HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-447/02 (KWS Saat AG tegen OHIM; kleur oranje) - dossier
Merkweigering. 
De kleur oranje (HKS7) is niet zeldzaam voor zaaigoed en zaadverwerkingsmachines en kan (zonder inburgering) geen merk zijn.
„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen – Kleur als zodanig – Oranje kleur”
Samenvatting van het arrest
1. Gemeenschapsmerk – Beslissingen van Bureau – Eerbiediging van rechten van verdediging (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 73)
1. Overeenkomstig artikel 73, tweede zin, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) haar beslissing alleen nemen op grond van de gegevens, feitelijk of rechtens, waarover de partijen hun opmerkingen kenbaar hebben kunnen maken.
Wanneer de kamer van beroep ambtshalve feitelijke gegevens verzamelt die haar beslissing zullen schragen, dient zij deze aan de partijen mede te delen zodat deze hun opmerkingen kenbaar kunnen maken. (cf. punten 42‑43)
2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Erkenning van onderscheidend vermogen van kleur als zodanig – Verkrijging door gebruik (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, leden 1, sub b, en 3)
2. Een kleur als zodanig kan weliswaar, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 onderscheidend vermogen verkrijgen voor de waren en diensten waarvoor inschrijving van een gemeenschapsmerk is gevraagd, maar de mogelijkheid dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen krijgt voordat daarvan enig gebruik is gemaakt, in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van die verordening, bestaat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt en de relevante markt zeer specifiek is.
76 Met haar vierde middel voert KWS aan dat het onderscheidend vermogen van kleurmerken moet worden beoordeeld volgens dezelfde beginselen als die welke gelden voor andere categorieën merken, in het bijzonder de woordmerken en de beeldmerken, en dat geen strengere eisen mogen worden gesteld. Het doet er volgens KWS weinig toe of voor de aangevraagde waren en diensten nog andere kleuren worden gebruikt om bepaalde eigenschappen aan te duiden. Daarentegen moet worden onderzocht of de in concreto aangevraagde kleur door het publiek als een aanduiding van bepaalde eigenschappen wordt aangezien. Als verschillende producenten verschillende kleuren gebruiken om bepaalde eigenschappen aan te duiden, ziet het publiek in die kleuren tegelijkertijd een aanwijzing over de producent. In dat geval moet worden erkend dat sprake is van onderscheidend vermogen. In de onderhavige zaak wordt de oranje kleur door de betrokken kringen niet aangezien als een aanduiding van eigenschappen van de betrokken waren en diensten, en is er van een decoratief of functioneel gebruik geen sprake. Derhalve moet het onderscheidend vermogen van het merk worden erkend.
77 Volgens KWS heeft het Gerecht in het bestreden arrest de volgende beoordelingsfouten gemaakt. Om te beginnen heeft het voor kleurmerken een strenger criterium toegepast dan voor andere merken. Voorts heeft het Gerecht zich vergist inzake het criterium van het onderscheidend vermogen, dat enkel het vermogen is om de commerciële herkomst aan te duiden. Ten slotte heeft het Gerecht zijn eigen oordeel in de plaats gesteld van de mening van de betrokken kringen.78 Betreffende de criteria om het onderscheidend vermogen van de verschillende categorieën merken te beoordelen, heeft het Gerecht in punt 29 van het bestreden arrest terecht eraan herinnerd dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid maakt tussen de verschillende soorten tekens. Evenwel heeft het Gerecht – eveneens terecht – opgemerkt dat de perceptie van het relevante publiek in het geval van een teken bestaande uit een kleur als zodanig, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als in het geval van een woordmerk of een beeldmerk, dat bestaat uit een teken dat losstaat van het voorkomen van de erdoor aangeduide waren. Terwijl het publiek de gewoonte heeft, woordmerken of beeldmerken onmiddellijk als identificatietekens van de commerciële herkomst van de waar op te vatten, is dit niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer het teken samenvalt met het uiterlijk van de waar [zie inzake de identieke bepalingen van artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) arrest van 6 mei 2003, Libertel, C‑104/01, Jurispr. blz. I‑3793, punt 65].
79 In dat verband kan een kleur als zodanig, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 onderscheidend vermogen verkrijgen voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd. Daarentegen bestaat de mogelijkheid dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen krijgt voordat daarvan enig gebruik is gemaakt, slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is (zie inzake de identieke bepalingen van artikel 3, leden 1, sub b, en 3, van richtlijn 89/104, arrest Libertel, reeds aangehaald, punten 66 en 67).
