Merkenrecht  

Gerecht EU 4 december 2015, IEF 15526; ECLI:EU:T:2015:937 (K-Swiss tegen OHIM)
Merkenrecht. K-Swiss verzoekt via een internationale registratie voor de EG om een positie-beeldmerk voor vijf strepen op een schoen. Het BHIM weigert (terecht) de inschrijving vanwege gebruik aan onderscheidend vermogen. De strepen zijn niets meer dan een nogal banaal generieke verfraaiing gezien de wijdverbreide praktijk van het plaatsen van streeppatronen op sportschoenen. Beroep wordt verworpen.

33      In any event, even if it were accepted that the average consumer pays particularly close attention to the shapes placed on the side of the shoe, to the point that that consumer considers that those shapes generally constitute trade marks, the applicant has not adduced sufficient evidence to establish that, in view of the banal nature of the sign at issue, the average consumer would consider that sign to be an indication of the origin of the goods at issue and not a mere decorative element.

34      Moreover, to accept that every geometric shape, even the most simple, has distinctive character because it features on the side of a sports shoe would make it possible for some manufacturers to appropriate simple, and above all decorative, shapes, which must remain accessible to everyone, with the exception of those situations in which the distinctive character of the sign has been acquired by use.

36      The Court has already found, in relation to the clothing sector, that this comprises goods which vary widely in quality and price and that, while it is possible that the consumer may be more attentive to the choice of mark when he or she buys a particularly expensive item of clothing, such an approach on the part of the consumer cannot be presumed without evidence with regard to all goods in that sector (judgment of 6 October 2004 in New Look v OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE and NLCollection), T‑117/03 to T‑119/03 and T‑171/03, ECR, EU:T:2004:293, paragraph 43).

37      That finding also applies to the sector of sports shoes and casual shoes.

Op andere blogs:
Dirkzwager
Bright-advocaten.nl
IP Kat

Vzr. Rechtbank Gelderland 9 november 2015, IEF 15525; ECLI:NL:RBGEL:2015:7724 (Lifemaxx)
Auteursrecht. Merkenrecht. Lifemaxx verkoopt sportartikelen en fitnessproducten via haar website en is houdster van gelijkluidend woordmerk en van beeldmerk crossmaxx. Power Impact heeft foto's van fitnessproducten van Lifemaxx op haar website gebruikt waarbij het merk op een slordige wijze is geprobeerd onzichtbaar te maken. De foto's getuigen van eigen oorspronkelijk karakter dragen het persoonlijk stempel van de fotografen. Met een eenvormige wijze van belichting, geringe schaduwvorm, de hoek waaronder is gefotografeerd, tegen een witte achtergrond en volledig scherp zijn producten in beeld gebracht. Staking op grond van auteursrecht wordt bevolen. Niet is gebleken dat het beeldmerk ook op de door gedaagde gebruikte foto’s is weergegeven, het woordmerk LIFEMAXX is wel herhaaldelijk gebruikt om producten te verkopen. Staking van het woordmerk wordt bevolen, voorschot op schadevergoeding wordt afgewezen. 

4.5. Lifemaxx heeft aangevoerd dat bij het maken van de foto’s van de fitnessproducten subjectieve keuzes zijn gemaakt door de fotografen met betrekking tot de eenvormige wijze van belichting (vanuit de linker- en rechterzijde belicht) en de geringe schaduwvorming die daardoor ontstaat, de hoek waaronder gefotografeerd is (tussen 20 en 70 graden), de positionering van de producten tegen een witte achtergrond (waardoor de producten een zelfde kleurstelling hebben die afsteekt tegen die achtergrond) en het scherp en volledig in kleur in beeld brengen van de producten (en dus niet fotograferen met scherpte diepte). Ter onderbouwing hiervan heeft Lifemaxx twee verklaringen van door haar ingeschakelde fotografen van respectievelijk 21 en 23 oktober 2015 overgelegd.

4.6. Vastgesteld kan worden dat als gevolg van deze door Lifemaxx, althans van de door haar ingeschakelde fotografen, gemaakte keuzes bij het maken van de foto’s een duidelijke en herkenbare lijn ontstaat. De onder 4.5. genoemde subjectieve keuzes hebben erin geresulteerd dat voldoende aannemelijk is geworden dat de foto’s een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat dit anders zou zijn is onvoldoende gemotiveerd uiteengezet. De foto’s van Lifemaxx omvatten dan ook meer dan een uitsluitend technische weergave van gefotografeerde objecten en zijn daarom aan te merken als auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artikel 10 Aw.

4.8. [bedrijf] en haar vennoten hebben voorts betoogd dat zij toestemming hadden om de foto’s van Lifemaxx op de website van [bedrijf] te plaatsen, omdat [bedrijf] , en daarvoor PI Sports, de producten van Lifemaxx via de website van [bedrijf] verkocht. Ten aanzien daarvan overweegt de voorzieningenrechter dat wat er ook zij van de vraag of door Lifemaxx toestemming aan [bedrijf] zou zijn verleend om de foto’s te gebruiken voor de verkoop van Lifemaxx producten, ter zitting is komen vast te staan ( [vennoot 1] heeft dat desgevraagd verklaard) dat [bedrijf] de producten van Lifemaxx vanaf begin 2015 niet meer heeft verkocht. Bovendien heeft [vennoot 2] tijdens een telefonisch overleg in februari 2015 met de heer Doolhof te kennen gegeven dat [bedrijf] de fitnessproducten rechtstreeks uit China zou gaan betrekken. Dit laat geen andere conclusie toe dan dat [bedrijf] foto’s van fitnessproducten van Lifemaxx heeft gebruikt om andere dan de producten van Lifemaxx te verkopen – hetgeen ook overigens volgt uit de omstandigheid dat op enkele foto’s het merk “Lifemaxx” onzichtbaar is geprobeerd te maken – waarvoor zij geen toestemming van Lifemaxx had. Dat de in het verleden gegeven toestemming van Lifemaxx om haar foto’s te gebruiken voor de verkoop van fitnessartikelen door [bedrijf] op haar website nog steeds zou gelden, ook indien niet langer de producten van Lifemaxx door [bedrijf] op haar website werden verkocht, is niet aannemelijk.

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 21 augustus 2015, IEF 15521 (Köylü Kip tegen verweerder)
Uitspraak ingestuurd door Ernst-Jan Louwers, Louwers IP Technology Advocaten. Merkenrecht. Benelux woordmerk. Depot ter kwader trouw. Verweerder is houder van Beneluxmerk KÖYLÜ en de domeinnaam koylufood.be. Enkele jaren voor het depot van dit merk registreerde Köylü Kip reeds de domeinnaam www.koylufood.com en voerde zij de handelsnaam rechtmatig. Köylü Kip vordert met succes de nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk KÖYLÜ op grond van depot ter kwader trouw. Eiser heeft rechtmatig en eerder het teken feitelijk gebruikt. Rechtbank acht het, mede vanwege de registratie van haar domeinnaam, niet aannemelijk dat hij niet van dit gebruik op de hoogte was. De vordering wordt toegewezen.
 

Het staat vast dat bij een correct uitgevoerd antecedentenonderzoek het bestaan van de website www.koylufood.com, die op 23.03.05 werd geregistreerd door KOYLO KIP, en het eerder feitelijk gebruik van KOYLO aan het Iicht zouden zijn gekomen.

Bovendien zou verweerder , voor zover hij onwetend zou zijn geweest van het gebruik van II KOYLO" in een door de op halal voeding gerichte consument beperkte markt in de Benelux, door een eenvoudige opzoeking op internet zelf en voorafgaand aan het depot van het merk met inschrijvingsnummer 0854809 dit feitelijk gebruik en het bestaan van "KOYLU" achterhaald hebben zodat hij behoorde te weten, voorafgaand aan zijn depot, dat er minstens voor wat kipproducten betreft eerder gebruik was.

Verweerder registreerde op 09.05.11 zelf de website www.koylufood.be : aldus acht de rechtbank niet aannemelijk dat hij niet minstens vanaf deze registratie op de hoogte was van het bestaan van www.koylufood.com.

Gerecht EU 10 december 2015, IEF 15519; ECLI:NL:EU:T:2015:952; T-615/14 (FC Barcelona)
Merkenrecht. FC Barcelona heeft merkaanvraag gedaan voor de de omlijning van haar FCB-logo. Het OHIM verwierp deze aanvraag en het Gerecht gaat hierin mee. Volgens het Gerecht bezit het teken geen karakteristieken die de aandacht van de consument kan trekken en zal slechts als een vorm worden waargenomen. Het beroep wordt afgewezen op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen.

58. Il convient de considérer que quasiment aucun des éléments de preuve ne concernent spécifiquement la marque demandée. En effet, ils se rattachent surtout à l’écusson du club de football de Barcelone, aux lettres majuscules « F », « C » et « B », initiales du nom du club, à la combinaison des couleurs bleu et rouge, qui sont celles du tee-shirt de l’équipe de football, et au drapeau catalan ainsi qu’à celui de la ville de Barcelone. En ce qui concerne les éléments de preuve consistant en des impressions du site « www.fcbarcelona.es », où apparaissent uniquement l’écusson de la requérante, il y a lieu d’observer que, au regard des impressions des sites Internet, ces preuves ne concernent pas les produits et services en cause. De même, s’agissant des éléments de preuve consistant en des publications du club de football de Barcelone, par lesquels la requérante cherche à démontrer qu’elle a utilisé la marque demandée pour la prestation des services éducatifs ou culturels compris dans la classe 41, il n’est pas possible d’établir, sur la base de ceux-ci, quel est le public pertinent auquel ils ont été adressés. En tout cas, ce public pertinent semble être limité à la communauté autonome de Catalogne (Espagne) ou à l’Espagne, étant donné que le texte est écrit en catalan, tandis que les signes utilisés consistent en un écusson coloré dont les contours coïncident avec ceux de la marque demandée et sur lequel se superposent les slogans suivants, rédigés en catalan : « Som el que mengem » (nous sommes ce que nous mangeons), « Som el que respectem » (nous sommes ce que nous respectons), « Som el que ens proposem » (nous sommes ce que nous nous proposons) ou « Som el que fem » (nous sommes ce que nous faisons).

59. En tout état de cause, la requérante n’a produit aucune déclaration des milieux concernés permettant d’établir que le signe en question était perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause dans l’ensemble de l’Union.

60. Ainsi, il y a lieu de juger que, eu égard à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, même si l’on considérait que la marque avait été utilisée comme un signe, aucun des éléments de preuve présentés par la requérante ne permet d’établir que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque demandée les produits et services visés par celle-ci. Les éléments de preuve présentés permettent seulement d’établir que le signe dont l’enregistrement a été demandé a été utilisé par la requérante tant en ce qui concerne lesdits produits et services que dans le cadre de différentes activités promotionnelles. Cependant, ils ne permettent pas d’établir que ledit signe sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.

Op andere blogs:
MARQUES

Rechtbank van Koophandel Gent 9 april 2015, IEF 15516; eerder als IEFbe 1612 (Engicon e.a. tegen Geldof)
Merkenrecht. Recht op gebruik eigen naam. Depot ter kwader trouw. Eiseressen exploiteren een bedrijf in metaalconstructies onder de handelsnaam “Geldof metaalconstructie”. Zij vorderen, op grond van deze oudere handelsnaam, de doorhaling van het door mevrouw Geldof gedeponeerde Benelux merk GELDOF en beroepen zich hierbij op depot ter kwader trouw. De rechtbank oordeelt dat er inderdaad sprake van kwader trouw is nu zonder toestemming en concrete intentie tot gebruik is gedeponeerd en vernietigt het merkdepot. De vordering tot een verbod op nieuwe registratie wijst de rechtbank af, omdat zij niet kan ingrijpen op uitoefening van hypothetische rechten.

Registratie ter kwader trouw
Kwade trouw wordt in  ieder geval uitgesloten wanneer de  merkhouder, dan wel  een andere relevante voorgebruiker, de  toestemming tot gebruik zou hebben gegeven. Te dezen komt het gebruik van de benaming "GELDOF". in de overeenkomst van overdracht van aandelen afgesloten tussen partijen, op twee plaatsen aan bod.
(…)

Het staat vast  dat er in hoofde van verweerster ten tijde van het depot geen concrete intentie was het zelf als merk te gebruiken voor de aanduiding van waren of  diensten, maar  eerder als een instrument om de activiteiten van eiseressen te  belemmeren in  hun (verdere)  gebruik van de handelsnaam "GELDOF" terwijl de ingebrekestelling zelf  bewijst dat dit gebruik in hoofde van eiseressen nog actueel was.

Elke uittegging  van de overeenkomst die erop zou neerkomen dat de  voornoemde relevante bepalingen ervan een  toestemming uitmaken voor verweerster en verkopende partu, om tot een onmiddellijk depot als Benelux woordmerk over te gaan, is niet bestaanbaar met het overige van de inhoud van de overeenkomst.

Het staat vast dat  verweerster niet de toestemming van de houder van  de oudere handelsnaam had bekomen tot depot van een  identieke benaming  voor soortgelijke waren of diensten.

Ten  overvloede bieden de na  tussenvonnis van 26.06.2014 door verweerster bijgebrachte stukken, ongeacht of zij voldoen aan het  tegensprekelijk karakter van de procedure, geen bewus van het feit dat zij voorbereidingen getroffen heeft om na 1 januari 2014 onder de eisen naam "GELDOF" zelfstandige activiteiten te ontwikkelen: de interne nota's, haalbaarheids- en opportuniteitsstudies bevatten niet de minste verwijzingen naar een  toekomstige bedrijvigheid onder de benaming "GELDOF".

Een en ander is niet van aard haar kwade  trouw te weerleggen.

De omstandigheid van kwade trouw dient beoordeeld te  worden op het tijdstip van het depot en rekening houdend met alle begeleidende omstandigheden (HvJ 11juni 2009, Lindt & Sprtigli/ Franz Hauswirth, C-529l07, BIE 2009, 59)

(…)

Deze omstandigheden worden zonder ultzondering aangetroffen in het concreet litigieus geval: er is sprake van een gelijk teken voor dezelfde concurrerende activiteiten in een beperkte markt waar het verwarringrisico acuut is, terwijl de ware bedoelingen van de deposant ten tijde van het depot niet  stroken met de goede trouw.

Het volstaat dat deze  voorwaarden verenigd zijn om van een depot ter kwader trouw te kunnen spreken: de sanctie is geen andere dan de nietigverklaring van de  registratie'

Aan het onderdeel van de vordering om verweerster verbod op te leggen om de naam "GELDOF", of enige daarmee overeenstemmende naam op enigerlei wijze als merk' in welk register dan ook,  te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor eiseressen het  teken "GELDOF" gebruiken, op straffe van een dwangsom, kan geen gevolg gegeven  worden gegeven.

De rechtbank is niet bij machte om anticipatief in te grijpen op de uitoefening van hypothetische toekomstige rechten.

Rechtbank Den Haag 2 december 2015, IEF 15503 (Alpargatas tegen Brands & Concepts)
Eindvonnis na IEF 15325. Slippers met daarop Hollandaisas maken inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk HAVAIANAS. Onder 'in conventie' in het dictum van het verwijzingsvonnis omvat niet de verwijzing 'in reconventie'. Er is nauwe samenhang, maar er moet afzonderlijk worden beslist. Als het niet-verwijzen van de zaak 'in reconventie' als kennelijke fout wordt beschouwd, betekent niet dat er nu ruimte is voor verbeterde lezing, dat staat op gespannen voet met de herstelprocedure (artikel 31 Rv).

2.4. De rechtbank overweegt als volgt. Anders dan Brands & Concepts betoogt, kan niet worden geoordeeld dat de in het dictum van het verwijzingsvonnis onder “in conventie” opgenomen verwijzing, de verwijzing in reconventie omvat. Dat er nauwe samenhang tussen de zaken in conventie en reconventie bestaat neemt immers niet weg dat hierop afzonderlijk moet worden beslist. In het dictum van het verwijzingsvonnis wordt ook duidelijk onderscheid tussen de zaken in conventie en reconventie gemaakt. Onder “in reconventie” zijn twee verklaringen voor recht gegeven en vervolgens is zowel in conventie als in reconventie het meer of anders gevorderde afgewezen. Niet is vermeld dat de zaak in reconventie (ten dele) naar deze rechtbank wordt verwezen.

2.5. Zo het niet-verwijzen van de zaak in reconventie als kennelijke fout in het dictum moet worden beschouwd, betekent dat niet dat zonder meer plaats is voor verbeterde lezing van dat dictum door deze rechtbank, zoals Brands & Concepts klaarblijkelijk voorstaat. De rechtbank zou daarmee een voor de omvang van het geding van belang zijnde en, gegeven het standpunt van Alpargatas, tussen partijen niet onbestreden uitleg aan het dictum van een vonnis van een andere rechtbank geven, hetgeen op gespannen voet staat met de in artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) neergelegde herstelprocedure, volgens welke het aan de rechter is die het vonnis heeft gewezen om tot verbetering van zijn vonnis over te gaan. Bovendien moet er met Alpargatas vanuit worden gegaan dat het niet-verwijzen van de reconventionele vorderingen in het aanhangige hoger beroep tegen het verwijzingsvonnis aan de appelrechter kan worden voorgelegd. Voornoemde omstandigheden staan naar het oordeel van de rechtbank aan de door Brands & Concepts gewenste verbeterde lezing van het dictum in de onderhavige procedure in de weg. Daarom gaat de rechtbank, in aanmerking genomen dat terzake niet is verzocht een beslissing in appel of in een herstelprocedure af te wachten, van het dictum van het verwijzingsvonnis uit zoals dat thans luidt. Zij gaat er dus vanuit dat de zaak in reconventie niet naar haar is verwezen en zal de betreffende vorderingen niet beoordelen.

Rechtbank Rotterdam 18 november 2015, IEF 15502; ECLI:NL:RBROT:2015:8428 (eiser tegen Flügel)
Als randvermelding. Eiser had een geldlening van 24 miljoen gulden verstrekt aan Flügel Enterprise voor de koop van de economische eigendom van de merken. Gedaagde heeft die lening (en de rente) niet volledig afgelost en beroept zich op verrekening met een aan haar gecedeerde vordering van een van haar dochtermaatschappijen op eiser. Die vordering komt niet vast te staan. Het bewijsaanbod van gedaagde wordt als tardief gepasseerd. Het beroep van gedaagde op artikel 6:140 lid 3 BW slaagt ook niet, omdat sprake is van bijzondere omstandigheden die meebrengen dat toepassing van dit wetartikel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

2.4. Op 1 januari 2001 heeft Flügel Enterprises de economische eigendom van de door het Flügel-concern gevoerde merken voor een bedrag van fl. 24.000.000,00 gekocht van [aandeelhouder/bestuurder 2] , [aandeelhouder/bestuurder 3] , [aandeelhouder/bestuurder 4] en [eiser 1] . Omdat Flügel Enterprises de koopsom niet ineens kon betalen heeft zij met [aandeelhouder/bestuurder 2] , [aandeelhouder/bestuurder 3] , [aandeelhouder/bestuurder 4] en [eiser 1] overeenkomsten van geldlening afgesloten. De overeenkomst van geldlening tussen Flügel Enterprises en [eiser 1] van 1 januari 2001 luidt voor zover hier van belang:
“(…) [eiser 1] verkoopt zijn economisch eigendom in de merkenrechten (…) aan Flügel (Flügel Enterprises; opm rb) per 1 januari 2001. Flügel betaalt voor dit economisch eigendom een bedrag van fl. 6.000.000,= (€ 2.722.681,30). Over dit bedrag is vanaf 1 januari 2001 rente verschuldigd. De rente wordt per kwartaal vastgesteld op 1 procent boven het 3 maands Euribor tarief op de 1e dag van het betreffende kwartaal. Flügel zal het geleende bedrag terugbetalen in maandelijks gelijke bedragen (annuïteit)van fl. 50.000,= vanaf 1 januari 2002 per maand € 23.000,= (…)”.

4.14. De regeling van artikel 6:140 lid 3 BW en de rechtszekerheid die zij beoogt te dienen, verzetten zich ertegen dat een overeenkomstig die bepaling vastgesteld saldo alsnog in rechte ter discussie zou kunnen worden gesteld door een der partijen bij die rekening-courantverhouding. Dat sluit niet uit dat de bijzondere omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat toepassing van het bepaalde in genoemd wetsartikel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als bedoeld in artikel 6:2 lid 2 BW.

4.15. Naar het oordeel van de rechtbank is in het onderhavige geval van dergelijke bijzondere omstandigheden sprake. Zoals hiervoor reeds is overwogen is de overeenkomst tussen Helling I en [eiser 1] met de door Flügel Enterprises gestelde inhoud, namelijk dat Helling I de advocaatkosten slechts zou voorschieten, niet vast komen te staan. Dat betekent dat de gestelde vordering van Helling I op [eiser 1] niet is komen vast te staan en dat het boeken van de advocaatkosten in rekening-courant ten laste van [eiser 1] is gebeurd zonder rechtsgrond. Gelet daarop en in het licht van de verklaring van [eiser 1] dat hij, zoals vermeld in de brief van 16 oktober 2004, verplicht was om via een artikel 591a Sv-procedure in eerste instantie zijn advocaatkosten te verhalen op de Staat der Nederlanden en dat hij in het kader daarvan moest aantonen dat zijn advocaatkosten voor zijn eigen rekening waren gekomen, kan aan [eiser 1] niet worden tegengeworpen dat hij nooit heeft geklaagd tegen het opnemen van de advocaatkosten in rekening-courant ten laste van hem en acht de rechtbank het beroep van Flügel Enterprises op artikel 6:140 lid 3 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Gerecht EU 3 december 2015, IEF 15499 ; ECLI:EU:T:2015:928; T-695/14 (Omega)
Merkenrecht. Beeldmerk. Omega heeft een gemeenschapsbeeldmerkaanvraag gedaan dat door het BHIM wordt geweigerd op absolute gronden, het ontbreekt aan onderscheidend vermogen. De gemiddelde consument beperkt zich tot een oppervlakkig onderzoek naar het merk dat slechts een gestyleerde versie van de letter oméga voorstelt. Het beroep wordt verworpen.

48      Cette considération est d’autant plus applicable à l’appréciation de l’éventuel caractère distinctif d’un signe. En effet, si le consommateur moyen ne se livre pas à un examen des différents détails d’une marque, laquelle constitue, par définition, une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service et, en d’autres termes, possède un caractère distinctif, il ne procédera certainement pas à un examen détaillé d’un signe dont il n’est même pas certain qu’il possède un tel caractère.

49      Compte tenu également de cette considération, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a, en substance, considéré que le consommateur moyen qui, en règle générale, se limitera en un examen superficiel du signe en cause ne verra pas en lui une représentation stylisée de la lettre oméga. Il est, en effet, beaucoup plus probable que ce consommateur percevra ledit signe de la manière indiquée par la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015, IEF 15491 (H&M tegen Adidas)
Uitspraak ingezonden door Gregor Vos, Klos Morel Vos & Reeskamp. Merkenrecht. Verwarringsgevaar. Verwatering. Al sinds 1997 zijn H&M en Adidas in een geschil verwikkeld vanwege de H&M twee-strepensportkleding vgl. IEF 10477 en IEF 8447. Deze producten maken volgens Adidas inbreuk op haar drie-strepenmerk. Na verschillende uitspraken stelde de Nederlandse rechter prejudiciële vragen aan het HvJ. Na terugverwijzing oordeelt het Hof dat Adidas in het gelijk moet worden gesteld, op grond van zowel gevaar voor verwarring als gevaar voor verwatering. De grieven worden afgewezen, H&M dient het gebruik van de tekens in de Benelux te staken.

Verwarringsgevaar: H&M miskent de mogelijkheid van zogeheten ‘post sale confusion’, dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het twee-strepenteken nadat het kledingstuk is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht (vgl. HvJ EG Arsenal/Reed). Die verwarring wordt niet weggenomen door het aanbrengen van een (duidelijk zichtbaar) H&M label. Die visuele overeenstemming wordt niet weggenomen door enige auditieve of begripsmatige verschillen.

Dat Adidas Cruyff tijdens het WK 1974 en de tweelingbroers Van de Kerkhof tijdens het WK 1978 hebben toegestaan om een twee-strepenmotief te gebruiken, staat daaraan evenmin in de weg. Uit dit incidentele gebruik kan, gelet op het door Adidas gevoerde handhavingsbeleid, geen verwatering van het drie-strepenbeeldmerk worden afgeleid.

Mate van bekendheid driestrepenbeeldmerk
7.10. Het hof is van oordeel dat Adidas c.s. met het door hen overgelegde materiaal in het kader van dit kort geding genoegzaam hebben aangetoond dat het drie-strepenmerk in de Benelux over de gehele periode van 1997 tot heden bij een breed publiek bekend was en is. Dit is door H&M, gelet op het door Adidas c.s. overgelegde materiaal, onvoldoende onderbouwd betwist. De enkele omstandigheid dat het drie-strepenbeeldmerk in genoemde top 100 slechts een 59ste plaats inneemt, staat niet in de weg aan de voorlopige conclusie dat het drie-strepenbeeldmerk bij de gemiddelde consument van sport- en vrijetijdskleding algemeen bekend is. Dat Adidas c.s. Cruyff tijdens het WK van 1974 en de tweelingbroers van de Kerkhof tijdens het WK van 1978 hebben toegestaan om een twee-strepenmotief te gebruiken, staat daaraan evenmin in de weg. Uit dit incidentele gebruik kan, mede gelet op het door Adidas c.s. gevoerde handhavingsbeleid, geen verwatering van het drie-strepenbeeldmerk worden afgeleid.

Verwarringwekkende overeenstemming?
7.14. Het hof kan H&M evenmin volgen in haar stelling dat de strepen op haar fitnesskleding niet, althans niet op de wijze zoals deze blijkt uit de in het geding zijn merkinschrijvingen van Adidas c.s., afsteken tegen de basiskleur van het kledingstuk. Het contrast is wat betreft het gele kledingstuk minder groot, maar naar het oordeel van het hof nog steeds voldoende groot om te kunnen spreken van een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. Het enige verschil is dat H&M twee strepen gebruikt in plaats van drie. Naar het voorlopig oordeel van het hof weegt dit punt van verschil, gelet op de totaalindruk die door het rie-strepenbeeldmerk en het twee-strepenteken wordt opgeroepen, niet op tegen de punten van overeenstemming. Die visuele overeenstemming wordt niet weggenomen door enige auditieve of begripsmatige verschillen. Naar het oordeel van het hof is daarom aan de noodzakelijke vereiste van overeenstemming tussen merk en teken voldaan. De daarop betrekking hebbende principale grief XIV faalt.

7.15. Gelet op de mate van bekendheid van het drie-strepenbeeldmerk, de gelijkheid van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken door H&M wordt gebruik en de mate van overeenstemming daartussen, is het hof voorshands van oordeel dat het door H&M gebruikte twee-strepenteken zodanig met het drie-strepenbeeldmerk overeenstemt dat door het gebruik van dat teken bij potentiële kopers van de betrokken sport- en vrijetijdskleding verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen, omdat de kledingstukken door H&M uitsluitend in haar eigen winkels worden aangeboden waar geen kleding van Adidas c.s. wordt verkocht, zoals H&M onder grief X in het principaal appel stelt, doet daaraan niet af. Met die stelling miskent H&M de mogelijkheid van zogeheten ‘post sale confusion’, dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het twee-strepenteken nadat het kledingstuk is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht (vgl. HvJEU 12 november 2002, nr. C-206/01, ECLI:NL:XX:2002:AK3864, Arsenal/Reed). Die verwarring wordt evenmin weggenomen, zoals H&M stelt, door het aanbrengen van het H&M label, nog daargelaten dat H&M niet heeft aangetoond dat de betrokken kledingstukken zijn voorzien van een, volgens H&M, duidelijk zichtbaar H&M label. De grief faalt.

7.19. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Adidas c.s. zich in beginsel kunnen verzetten tegen het gewraakte gebruik van het twee-strepenteken door H&M, wat betreft de toekomst op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub BVIE en voor wat betreft 1997 op grond van artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW. De principale grieven XVI, XVII, XVIII en XIX, die alle vanuit verschillende gezichtspunten bestrijden dat er sprake is van verwarringsgevaar en inbreuk, falen dus.

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het driestrepenbeeldmerk
7.21. Met betrekking tot het vereiste verband tussen drie-strepenbeeldmerk en twee-strepenteken kan het hof kort zijn. De bij de beoordeling van de b-grond vastgestelde overeenstemming geldt tevens en eens temeer voor de c-grond. Het voorlopig oordeel van het hof dat er sprake is van verwarringsgevaar betekent noodzakelijkerwijs dat het relevante publiek een verband legt tussen het drie-strepenbeeldmerk en het twee-strepenteken. Dat het publiek een verband legt, is op zich nog niet voldoende voor een geslaagd beroep van Adidas c.s. op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE. Daarvoor is nodig dat Adidas c.s. aantonen dat door dit gebruik tevens afbreuk wordt gedaan of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen (ook wel “verwatering”, “verschraling” of “vervaging” genoemd) of de reputatie van hun driestrepenbeeldmerk (ook wel “aantasting” of “degeneratie” genoemd) of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of reputatie (het zogenaamde “meeliften”) van het driestrepenbeeldmerk. Voor inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE volstaat het dat er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken (vgl. HvJEU, 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:NL:XX:2009:BJ1503, L’Oréal/Bellure). Uit de stellingen van Adidas c.s. begrijpt het hof dat zij zich in het bijzonder beroepen op de verwatering van hun merkrechten. Uit het Intel-arrest volgt dat de vraag of er sprake is van verwatering bevestigd moet worden beantwoord indien er een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de betrokken waren waarvoor het driestrepenbeeldmerk is ingeschreven als gevolg van het gebruik van het twee-strepenteken in de toekomst zal wijzigen.

Op andere blogs:
Bright-advocaten.nl

Gerecht EU 8 oktober 2015, IEF 15486; ECLI:EU:T:2015:769 (Rummikub-doos)
Merkenrecht. Vormmerk. Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk in de vorm van een spellendoos wordt afgewezen op absolute grond, vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen. Het BHIM kan zich baseren op algemeen bekende feiten die volgen uit de praktische ervaring die doorgaans wordt opgedaan bij de commercialisering van algemene verbruiksgoederen, zonder dat het nodig is specifieke voorbeelden aan te geven. Het beroep wordt verworpen.

43      Bovendien kan evenmin worden ingestemd met het argument waarmee wordt betoogd dat de kamer van beroep een fout zou hebben begaan door geen bewijzen aan te dragen tot staving van haar omschrijving van het relevante publiek en zijn aandachtsniveau. Van het BHIM kan niet worden verlangd dat het een economische marktanalyse maakt of zelfs een enquête onder de consumenten houdt om vast te stellen in hoeverre deze letten op de verschijningsvorm van waren die tot een bepaalde categorie behoren [arrest van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaloïde tablet), T‑194/01, Jurispr., EU:T:2003:53, punt 48].

51      Daaruit volgt eveneens, zonder dat uitspraak over de ontvankelijkheid van de daartoe overgelegde bewijzen hoeft te worden gedaan, dat verzoeksters stelling dat de kamer van beroep een fout zou hebben begaan door te verwijzen naar andere waren die op de markt voorhanden zijn terwijl het gaat om namaak, niet relevant is.

53      In casu is de kamer van beroep op basis van een volledig onderzoek en rekening houdend met de perceptie door het relevante publiek tot de slotsom gekomen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Zoals blijkt uit de punten 42 tot en met 51 hierboven, volstaat deze vaststelling op zich om te besluiten dat de in artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bedoelde absolute weigeringsgrond in de weg staat aan inschrijving van het betrokken driedimensionale teken als gemeenschapsmerk voor de betrokken waren.

55      Hieruit volgt dat de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk voor alle betrokken waren onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.