Merkenrecht  

De Uniemerkverordening treedt in werking op 23 maart 2016.

De nieuwe merkenrichtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie [red. 23 december], e.g. 13 januari 2016. De artikelen 1, 7, 15, 19, 20, 21 en 54 tot en met 57 zijn van toepassing met ingang van 15 januari 2019.

BBIE 26 november 2015, IEF 15567 (De Nachtwacht)
PS: Chiever zal wel een canvas ontvangen als waardering voor de ludieke actie. Beslissing ingezonden door Bas Kist, Chiever. Het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE heeft geweigerd een afbeelding van de Nachtwacht als merk te registreren. De Nachtwacht zou als merk ‘te ingewikkeld’ zijn. Bovendien zal het niet ‘als merk worden opgevat’, aldus het BBIE in zijn brief van 26 november 2015:

De als merk gedeponeerde afbeelding - een weergave van het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn (1606-1669) - is te ingewikkeld van aard om als teken in de zin van artikel 2.1. lid 1 BVIE te gelden. Bovendien zal het teken, voor zover het dat zou zijn, niet als merk ter onderscheiding van de herkomst van waren uit een bepaalde onderneming worden opgevat. Het mist derhalve ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11 lid 1 sub a. en b. BVIE [ PS: Als blijk van waardering voor de ludieke actie van uw cliënt, niettegenstaande de onderhavige voorlopige weigering, binnenkort een mooie canvas - uiteraard in neutrale verpakking - tegemoet zien]

Uw merk op canvas
De Nachtwacht is door merkenbureau Chiever gedeponeerd als reactie op de marketing-actie van het BBIE ‘Uw merk op canvas’. Iedereen die tussen september en november 2015 een merk deponeerde, krijgt van het BBIE een schilderij van dat merk cadeau op het moment van registratie. Een merkregistratie van de Nachtwacht zou voor Chiever dus een fraai schilderij van de Nachtwacht opleveren.

Bekend kunstwerk als merk
Echter, dat feest gaat nu voorlopig niet door. Chiever overweegt beroep aan te tekenen tegen de weigering. Niet omdat Chiever zo nodig die merkregistratie
of een schilderijtje wil hebben, maar om een principieel punt te maken: de Nachtwacht is toch in één oogopslag herkenbaar en kan zo een merkfunctie vervullen?

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice (v1.2), 28 oktober 2015.
Merkenrecht. Na de jaarlijkse herziening van de Classificatie van Nice zijn een aantal classheadings gewijzigd met ingang van 1 januari aanstaande. De volgende vijf van de 204 benamingen in de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice blijven echter door de merkenbureaus van de Europese Unie aangemerkt als te weinig duidelijk en nauwkeurig om de omvang van de bescherming die ze zouden geven te beschrijven en kunnen dientengevolge ook na 1 januari 2016 niet zonder nadere toelichting worden aanvaard:
• Kl. 7 – Machines en werktuigmachines
• Kl. 37 – Reparaties
• Kl. 37 – Installatiewerkzaamheden
• Kl. 40 – Behandeling van materialen
• Kl. 45 – Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen

Hieronder wordt voor elk van de vijf algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice aangegeven waarom ze niet duidelijk en nauwkeurig zijn.

• Kl. 7 – Machines en werktuigmachines  – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft de term “machines” niet duidelijk aan welke machines ertoe behoren. Machines kunnen zeer uiteenlopende kenmerken en/of gebruiksdoelen hebben; voor de productie en/of het gebruik ervan kunnen zeer uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow 5/6 noodzakelijk zijn, ze kunnen verschillende consumenten als doelgroep hebben, via verschillende verkoopkanalen worden verkocht, en bijgevolg op verschillende marktsectoren betrekking hebben.

• Kl. 37 – Reparaties – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft deze term geen duidelijke indicatie van de geleverde diensten. Er wordt immers alleen aangegeven dat het gaat om reparatiewerk, niet wat er gerepareerd moet worden. Aangezien de te repareren waren verschillende kenmerken kunnen hebben, zullen de reparatiediensten worden verricht door reparateurs met uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow en kunnen ze betrekking hebben op verschillende marktsectoren.

• Kl. 37 – Installatiewerkzaamheden – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft deze term geen duidelijke indicatie van de geleverde diensten. Er wordt immers alleen aangegeven dat het gaat om installatiewerkzaamheden, niet wat er geïnstalleerd moet worden. Aangezien de te installeren producten verschillende kenmerken kunnen hebben, zullen de installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door installateurs met uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow en kunnen ze betrekking hebben op verschillende marktsectoren.

• Kl. 40 – Behandeling van materialen – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft deze term geen duidelijke indicatie van de geleverde diensten. De aard van de behandeling is onduidelijk, evenals de materialen die behandeld moeten worden. De diensten omvatten een brede reeks bewerkingen, uitgevoerd door verschillende dienstverleners, van materialen met uiteenlopende kenmerken, waarvoor zeer uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow noodzakelijk zijn en die op verschillende marktsectoren betrekking kunnen hebben.

• Kl. 45 – Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft deze term geen duidelijke indicatie van de geleverde diensten. De diensten omvatten een brede reeks activiteiten die worden uitgevoerd door verschillende dienstverleners, waarvoor zeer uiteenlopende vaardigheden en knowhow noodzakelijk zijn en die op verschillende marktsectoren betrekking kunnen hebben.

Uit het persbericht (Novagraaf): Het Europees Parlement heeft op 15 december jongstleden ingestemd met belangrijke hervormingen in het Europees merkenrecht. Dit betekent dat de komst van een nieuwe merkenrichtlijn en een gewijzigde merkenverordening vast zijn komen te staan. Naar verwachting wordt het pakket aan wijzigingen op 24 december 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De nieuwe merkenrichtlijn en de gewijzigde merkenverordening zullen respectievelijk 20 dagen en 90 dagen daarna in werking treden. (...)

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste gevolgen van de hervormingen.

Nieuwe merkenrichtlijn – gevolgen voor het Benelux merkenrecht
De nieuwe merkenrichtlijn dient binnen drie jaar te worden geïmplementeerd in de nationale merkenwetgeving van lidstaten. In de Benelux betekent dit dat als gevolg van de nieuwe richtlijn het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) ten aanzien van het merkenrecht zal worden aangepast.

•    Mogelijk gewijzigd taksesysteem
Thans geldt dat voor een Benelux-depot in één tot drie klasse(n) dezelfde takse gerekend wordt (‘drie klassen voor de prijs van één’). Dit heeft geleid tot een merkenregister dat is  volgelopen met merken die niet gebruikt worden voor alle klassen waarin het merk geregistreerd is, hetgeen gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van merken en betrouwbaarheid van het merkenregister. Om dit probleem op te lossen geeft de nieuwe merkenrichtlijn de lidstaten de mogelijkheid om een takse te gaan rekenen per klasse (‘een takse per klasse’). De verwachting is dat verschillende EU lidstaten, waaronder de Benelux, deze mogelijkheid zullen overnemen in de nationale merkenwetgeving.

•    Administratieve verval- en nietigheidsprocedure
Nationale merkenbureaus worden verplicht binnen zeven jaar na inwerkingtreding van de nieuwe merkenrichtlijn een administratieve procedure tot vervallen- en nietigverklaring van merkregistraties aan te bieden. Thans zijn merkhouders genoodzaakt een juridische procedure te starten om een vervallen- en nietigverklaring van merkregistraties te vorderen. Verwacht wordt dat de administratieve procedure in de Benelux (veel) sneller zal zijn ingevoerd dan de maximale termijn van zeven jaar.

Gewijzigde merkenverordening
De gewijzigde merkenverordening ziet op het Uniemerk (thans nog ‘Gemeenschapsmerk’) en treedt (grotendeels) direct in werking. Merkhouders van Uniemerken zullen derhalve vanaf de inwerkingtreding reeds te maken (kunnen) hebben met de gewijzigde verordening.
Twee punten zijn met name van belang voor Uniemerkhouders:

•    Gewijzigd taksesysteem
Na inwerkingtreding van de gewijzigde merkenverordening zal voor Uniemerken een takse betaald dienen te worden per klasse (‘één takse per klasse’). Dit zal eveneens komen te gelden voor vernieuwing van bestaande Uniemerkregistraties.

•    Mogelijkheid tot indienen verklaring tot behoud van brede bescherming merk
Bij het deponeren van een Uniemerk dient de merkhouder middels een omschrijving aan te geven voor welke waren en/of diensten hij het merk wenst te (gaan) gebruiken. Tot medio 2012 gold ten aanzien van het Uniemerk dat wanneer een merkhouder koos voor de algemene klasseomschrijving, de merkregistratie alles dekte wat in de desbetreffende klasse kon vallen, het zogeheten ‘class-heading-covers-all’-principe. Hieraan kwam een einde door het IP Translator-arrest waarin het Europese Hof van Justitie uiteen zette dat het verplicht is om bij depot zorg te dragen voor een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de waren en diensten. De beschermingsomvang van een na 22 juni 2012 gedeponeerd Uniemerk is hierdoor beperkt tot datgeen wat bij registratie duidelijk en nauwkeurig is omschreven, het ‘means-what-it-says’-principe.

Hierdoor kunnen houders van Uniemerken in feite minder beschermd zijn dan bij registratie door de merkhouder was beoogd. Vandaar dat de mogelijkheid is gecreëerd voor houders van Uniemerken die voor 22 juni 2012 zijn gedeponeerd en de algemene klasseomschrijving hebben gebruikt om, binnen zes maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde merkenverordening, te verklaren dat zij “(…) op de datum van indiening het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen (…)’. Oftewel: houders kunnen door middel van het indienen van de verklaring bewerkstelligen dat de registratie ook waren en diensten dekt die niet vallen onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving. Hiervoor geldt wel het vereiste dat die waren en diensten in de zogenaamde alfabetische lijst voorkomen: een door merkenautoriteiten gehanteerde lijst met per klasse ingedeelde waren en diensten.

Indien een merkhouder niet van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de beschermingsomvang van het merk, na het verstrijken van de zes maanden-termijn, beperkt zijn tot wat letterlijk binnen de betekenis van de gebruikte klasseomschrijving valt.

Vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ komt te vervallen
Tot slot is van belang dat zowel in de nieuwe merkenrichtlijn als in de gewijzigde merkenverordening het vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ komt te vervallen. Dit maakt het mogelijk om een niet-zichtbaar teken zoals een geur of klank te registeren, mits het teken omschreven kan worden op precieze en duidelijke wijze en het teken onderscheidend vermogen bezit voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd.

Hof Den Haag 22 december 2015, IEF 15562; ECLI:NL:GHDHA:2015:3532 (AvroTros tegen Pretium)
Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Remco Klöters, Van Kaam Advocaten. Vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring. ‘Chilling effect’. Pretium eist op grond van art. 843a Rv dat al het ruwe geluids- en beeldmateriaal dat Tros tijdens de infiltratie heeft verkregen aan haar ter beschikking stelt. Op grond van het Nordisk-arrest van het EHRM valt dit materiaal onder de bescherming van art. 10 EVRM. Een beperking hiervan is bij wet voorzien (art. 843a Rv), maar in deze situatie niet noodzakelijk omdat Pretium ook getuigen kan horen. Voor toewijzing van de vordering van Pretium tot afgifte van het volledige beeld- en geluidsmateriaal door Tros is geen plaats is. Het tussenarrest wordt vernietigd.

7 Het hof is, onder verwijzing naar het Nordisk-arrest van het EHRM, van oordeel dat het beeld- en geluidsmateriaal dat Tros tijdens de infiltratie van het callcenter heeft verkregen valt onder de bescherming van het recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring als bedoeld in artikel 10 EVRM. Het betreft onderzoeksmateriaal dat verkregen is door een journalist bij zijn onderzoek naar een mogelijke maatschappelijke misstand, namelijk de mogelijk onzorgvuldige/agressieve wijze van telefonische klantenwerving door Pretium. Voor persvrijheid, die essentieel is in een democratische samenleving en die zo min mogelijk moet worden beperkt, is vereist dat een journalist in beginsel vrij is en zich vrij moet voelen om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld maatschappelijke misstanden. Het gebruik van een verborgen camera kan in uiterste gevallen noodzakelijk zijn om deze misstanden op overtuigende wijze aan de kaak te kunnen stellen. Het hof acht het denkbaar dat een gedwongen afgifte van met een verborgen camera gemaakte opnames een “chilling effect” zal hebben op de uitoefening van de persvrijheid, in die zin dat - zoals Tros ook heeft aangevoerd in hoger beroep - journalisten als gevolg van de dreiging van een gedwongen afgifte van de opnames terughoudender zullen worden met het gebruik van deze onderzoeksmethode, als gevolg waarvan sommige (ernstige) misstanden niet meer openbaar zullen worden. Aannemelijk is dat journalisten er om diverse - niet op voorhand ongegronde - redenen ernstig bezwaar tegen zullen hebben om de met de verborgen camera gemaakte opnames integraal af te geven aan bijvoorbeeld justitie of, zoals in dit geval, het bedrijf tegen wie het onderzoek naar de maatschappelijke misstand is gericht. Door de afgifte van de integrale opnames worden immers ook beelden bekend die door de journalist bewust niet zijn geselecteerd om te gebruiken in de uitzending, en wordt ook de onderzoeksmethode van de journalist voor derden zichtbaar. Daar komt nog bij dat de opnames naar hun aard beelden zullen bevatten van personen die, zich onbewust van het feit dat zij werden gefilmd, dingen hebben gedaan of gezegd waarvan aannemelijk is dat zij, met het oog op hun privacy, niet willen dat deze verder bekend worden. Niet onaannemelijk is dat deze personen, indien de opnames toch bekend worden, de pers in zijn algemeenheid en de betreffende journalist in het bijzonder verantwoordelijk zullen houden voor het bekend worden van de beelden en de mogelijke represailles of andere schadelijke gevolgen die daarvan het gevolg kunnen zijn. Dit alles kan ertoe leiden dat journalisten minder snel zullen besluiten tot het doen van onderzoek naar een maatschappelijke misstand die slechts met behulp van een verborgen camera op overtuigende wijze aan de kaak kan worden gesteld.

8 De door Pretium gevorderde afgifte van het volledige beeld- en geluidmateriaal vormt derhalve een inbreuk op artikel 10 EVRM. Een dergelijke inbreuk is slechts gerechtvaardigd indien deze bij wet is voorzien en, met inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, noodzakelijk in een democratische samenleving. Aangezien artikel 843a Rv de bevoegdheid geeft tot een dergelijke inbreuk, is deze inbreuk naar het oordeel van het hof bij wet voorzien. Uit het bovenstaande vloeit voort dat de vordering van Pretium tot afgifte van het volledige beeld- en geluidmateriaal door Tros op grond van artikel 843a Rv moet worden beoordeeld met inachtneming van de bescherming van de opnames onder artikel 10 EVRM.

9 Ingevolge artikel 843a RV is degene die de gegevens onder zich heeft niet gehouden aan een vordering tot afgifte te voldoen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, en ook niet indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd. Voor dat laatste dient allereerst te worden vastgesteld dat sprake is van bewijsnood bij de eisende partij, waarvoor geëist mag worden dat alle andere bewijsmiddelen, zoals het horen van getuigen, afwezig zijn of zijn uitgeput. Bij de verdere beoordeling dient voorts mede te worden onderzocht of het noodzakelijk is dat het volledige materiaal wordt verstrekt, of dat met een minder verstrekkende maatregel kan worden volstaan.

10 Vast staat dat Pretium, in het kader van de waarheidsvinding, geen getuigen heeft doen horen. Zij heeft in de onderhavige procedure gesteld dat dat geen alternatief vormt, omdat de getuigen zich na twee jaar niet meer goed zullen kunnen herinneren op welke wijze de infiltrant precies te werk is gegaan. Bovendien zullen alle nuances verloren gaan in een getuigenverhoor, terwijl Pretium recht heeft op een objectieve weergave. De onrechtmatigheid van de - volgens Pretium - vergaande beeldmanipulatie en uitlokking kan volgens haar niet anders worden beoordeeld en vastgesteld dan door kennisneming van het volledige ruwe opnamemateriaal en door vergelijking met het in de Radar-uitzending vertoonde beeld- en geluidmateriaal.

Het hof deelt dit standpunt niet. Het hof ziet niet in waarom Pretium geen bewijs kan leveren door het doen horen van de cursusleider en de callcenter-cursisten als getuigen. Zij kunnen immers uit eigen wetenschap verklaren over de vraag of de in de Radar-uitzending uitgezonden beelden al dan niet overeenstemmen met hun herinneringen aan hetgeen tijdens de cursus in het callcenter is besproken. Ook kunnen zij uit eigen wetenschap verklaren over de vraag of de in de Radar-uitzending aan de kaak gestelde wijze van telefonische klantenwerving van Pretium al dan niet overeenstemt met de daadwerkelijke werkwijze ten tijde van de opnames. Pretium is bekend met de naam van de betreffende cursusleider die dag, die uit eigen wetenschap kan verklaren over feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid of de infiltrant zich jegens hem schuldig heeft gemaakt aan uitlokking van bepaalde uitspraken. Aangenomen mag worden dat bij Pretium ook de namen van de andere callcenter-cursisten bekend zijn althans dat zij die namen op eenvoudige wijze kan achterhalen. Dat er op het moment dat Pretium haar 843a Rv-vordering instelde reeds twee jaar was verstreken, maakt nog niet dat de getuigen geen goede herinnering meer aan die dag zouden hebben. Pretium had deze mogelijkheid in elk gevallen kunnen en moeten benutten alvorens haar vordering ex artikel 843a Rv in te stellen.

Rechtbank Den Haag 16 december 2015, IEF 15549; ECLI:NL:RBDHA:2015:14357 (ITT tegen Karl Dungs)
Uitspraak mede ingezonden door Muriel van den Hazenkamp, Bernhaege Advocaten. Domeinnaamrecht. Merkenrecht. ITT Controls heeft onder de domeinnaam dungs.nl meet- en regelapparatuur van het merk DUNGS aangeboden. Karl Dungs, is houder van merk DUNGS en eigenaar van dungs.com. Eiser meent ten onrechte dat de WIPO-Arbitrage de Oki Data-criteria onjuist toepast, omdat de andere producten met andere specificaties niet met de Dungs-producten concurreren. Een andere look and feel van de website kan de indruk van een commerciële band niet wegnemen; de disclaimer staat onderaan de site en zal niet onmiddellijk in het oog springen. Het gebruik van de domeinnaam is deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs. Vorderingen van ITT worden afgewezen.

5.7. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter daarbij de Oki Data-criteria onjuist toegepast, omdat de andere producten die [X] aanbood niet met de Dungs-producten concurreren. Van concurrerende producten is volgens [X] c.s. geen sprake omdat die andere producten andere specificaties hebben, zodat zij niet inwisselbaar zijn voor Dungs-producten en niet als reserveonderdeel van een Dungs-product gebruikt kunnen worden. In het verweerschrift in de WIPO procedure, heeft [X] slechts bestreden dat er op de in 3.5 beschreven pagina concurrerende producten werden aangeboden, zonder de in de vorige zin beschreven nadere motivering voor die betwisting. Dat verweer is in die procedure niet gevoerd. Reeds daarom is het feit dat de arbiter tot de slotsom is gekomen dat er op de website concurrerende producten werden aangeboden niet evident onjuist. Bovendien hebben [X] c.s. ter comparitie verklaard dat die andere producten wel dezelfde functionaliteit hebben als de Dungs-producten. Tegen deze feitelijke achtergrond is het oordeel van de WIPO geschillenbeslechter dat er sprake was van het aanbieden van concurrerende producten evenmin evident onjuist.

5.8. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter ook nagelaten om latere WIPO beslissingen waarin de Oki Data-criteria nader zouden zijn genuanceerd toe te passen. Ook die stelling kan niet tot de conclusie leiden dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. hebben ter comparitie geciteerd uit een beslissing met nummer D2004-0481, waarop [X] zich ook in de WIPO procedure heeft beroepen. Uit die beslissing zou volgens [X] c.s. volgen dat aan het vereiste “to sell only the trademarked goods” ook is voldaan, indien de links naar pagina’s op de website met andere producten duidelijk herkenbaar (“clearly designated links”) zijn. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het niet navolgen van een specifieke andere beslissing van WIPO geschillenbeslechting nog niet betekent dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. verliezen bij hun betoog bovendien uit het oog dat de door henzelf ter comparitie geciteerde jurisprudentie het voorbehoud maakt dat die links een klein deel van de website moeten innemen en dat de algemene indruk van de website er een blijft van een website die producten van de merkhouder aanbiedt. In de beslissing van 6 mei 2014 is overwogen dat er zowel bovenaan de pagina een link ‘Products’ en een link ‘Brands’ wordt geboden, als logo’s met links naar pagina’s met (deels) concurrerende producten aan de rechterzijde van de webpagina. Voorts wordt overwogen dat al die links verwijzen naar pagina’s van dezelfde website. Op grond daarvan concludeert de WIPO geschillenbeslechter dat het gebruik van de website niet plaatsvindt uitsluitend voor de verkoop van producten van de merkhouder, alsmede dat de links het relatief eenvoudig maken voor internetgebruikers om te switchen naar producten van andere aanbieders. Die beoordeling acht de rechtbank geenszins onbegrijpelijk en in lijn met de door [X] c.s. aangehaalde WIPO beslissingen. Immers, uit die beslissingen volgt dat het totaalbeeld van de website doorslaggevend is en uit de beslissing van 6 mei 2014 blijkt dat de WIPO geschillenbeslechter dat totaalbeeld aan zijn beoordeling ten grondslag heeft gelegd.

Merkinbreuk
5.13. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er een reële kans dat het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van [X] c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs. Daarvoor is het volgende redengevend. De domeinnaam bestaat uitsluitend uit het Merk gevolgd door ‘.nl’. Het publiek is er aan gewend dat een website met een dergelijke domeinnaam wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. Het feit dat [X] c.s. de handelsnaam ITT Controls gebruiken, die geen verband met Karl Dungs suggereert, neemt die indruk niet weg. Ook zelfstandige ondernemingen met afwijkende handelsnamen kunnen immers een commerciële band hebben met de merkhouder, bijvoorbeeld als distributeur. Dat de professionele consumenten van brandersystemen en brandermanagementapparatuur zouden weten dat daarvan in dit geval geen sprake is, hebben [X] c.s. onvoldoende onderbouwd. Ook het feit dat [X] c.s. een andere look and feel voor hun website gebruiken dan Karl Dungs doet, kan die indruk niet wegnemen. [X] c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde consument van de betreffende producten de look and feel van de website van Karl Dungs zo goed kent, dat die bij het bezoek van de website van [X] c.s. zal opmerken dat deze een andere look and feel heeft. Bovendien kunnen ook ondernemingen die een ander ontwerp voor hun website gebruiken, een commerciële band hebben met de merkhouder. Die andere look and feel kan de indruk van een commerciële band dus niet wegnemen.

5.14. Die indruk kan wel worden weggenomen als het relevante publiek in alle gevallen de disclaimer op de website van [X] c.s. zou lezen. Een niet te verwaarlozen deel van de bezoekers zal de betreffende disclaimer echter niet lezen, omdat die onderaan een lang stuk tekst is vermeld en daardoor niet onmiddellijk in het oog springt. De bezoeker die het wel leest is bovendien al op de website van [X] c.s. aangekomen, waardoor zij al een commercieel voordeel behalen met de aanvankelijk gewekte onjuiste indruk. Gelet op het voorgaande dient het gebruik van de domeinnaam te worden aangemerkt als deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs.

Rechtbank Den Haag 16 december 2015, IEF 15545 (Converse tegen Carmika)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Stijn Wijnker, Kennedy Van der Laan. Gemeenschapsmerk. Converse spreekt Carmika in rechte aan vanwege inbreuk op haar Gemeenschapsmerk door met 13.908 paar namaak Converse Chuck Taylor All Star schoenen. De rechter verklaart zich bevoegd op grond van art. 5 lid 3 EEX, nu de inbreuk plaatsvindt in Nederland. Deze regel prevaleert boven artikel 4.6 van het BVIE, aldus het Gerechtshof Den Haag in een eerder arrest. De rechtbank wijst de vorderingen van Converse toe en gebiedt Carmika de merkinbreuk in Nederland te staken en beveelt de vernietiging van de schoenen.

2.2 Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op de Beneluxmerkrechten geldt het volgende. In een arrest van het Gerechtshof Den Haag is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekening of modellen) (hierna: BVIE) (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is de Nederlandse rechter internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 5 lid 4 EEX-Vo oud, nu Converse c.s. stelt dat Carmika inbreukmakende handelingen verricht in Nederland. Aan te nemen is dat op deze grond bevoegdheid bestaat kennis te nemen van het gevorderde verbod op merkinbreuk voor de gehele Benelux. Hetzelfde geldt voor zover de internationale bevoegdheid zou moeten worden vastgesteld aan de hand van artikel 4.6 BVIE. Relatieve bevoegdheid is in dat geval reeds aan te nemen op grond van verknochtheid met de op de Gemeenschapsmerkrechten gebaseerd vorderingen.

2.3 De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor en zullen worden toegewezen, met dien verstande dat gezien het voorgaande het onder I gevorderde verbod zal worden beperkt tot Nederland c.q. de Benelux en het onder II gevorderde verbod zal worden beperkt tot Nederland. Voor het gevorderde en de gronden van de beslissing, waaronder begrepen de feiten, wordt verwezen naar het gestelde in de dagvaarding. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd. Voor zover de vorderingen overigens op onderdelen worden afgewezen, geldt dat voor het gevorderde geen wettelijke grondslag bestaat of zulks onnodig aanleiding geeft tot executiegeschillen.

Conclusie AG HvJ EU 17 december 2015, IEF 15544; ECLI:EU:C:2015:834; zaak C-163/15 (Hassan tegen Breiding)
Merkenrecht. Vraag gesteld [IEF 14945] Licentiehouder heeft recht om een vordering wegens inbreuk in te stellen hoewel de licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven. Conclusie AG:

1) Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [Gemeenschapsmerkenrechtverordening] staat niet eraan in de weg dat de houder van een licentie die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt.

2)      Aangezien de tweede prejudiciële vraag alleen wordt gesteld in het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, hoeft daarop geen antwoord te worden gegeven.

Gestelde vraag:

1)      Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?

2)      Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht (,Prozessstandschaft’)?

Gerecht EU 16 december 2015, IEF 15534; ECLI:EU:T:2015:979 (Perfetti Van Melle tegen OHIM)
Uitspraak ingezonden door Maarten Haak, Hoogenraad & Haak Advertising + IP Advocaten. Merkenrecht. Kraft Foods Global Brand heeft bij het OHIM een aanvraag ingediend voor het Gemeenschapsmerk TRIDENT PURE. Perfetti gaat in oppositie tegen deze aanvraag, gebaseerd op eerdere merken (art. 8(1)(b) Gemeenschapsmerkenverordening). Oppositie divisie wijst de oppositie toe op grond van verwarringsgevaar. De kamer van beroep vernietigt deze beslissing. Perfetti vordert voor het Gerecht om aanpassing uitspraak van de kamer van beroep en dat de aanvraag voor een merkdepot wordt afgewezen. Het Gerecht merkt op dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het onderscheidende karakter van “pure" terecht onderscheid heeft gemaakt tussen het deel van het publiek dat het woord wel kent en het deel dat het woord niet kent. Dit heeft tevens invloed op de vergelijking van de merken en het verwarringsgevaar. Zo is het begripsmatige overeenstemming voor het publiek dat het woord “pure” niet kent neutraal. Net als de kamer van beroep oordeelt het Gerecht dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen beide merken. Het beroep wordt verworpen.

3.     The comparison of the signs and the likelihood of confusion

44      In the present case, the word element ‘pure’ exists in English and also in a similar form in other languages, including Italian (puro), French (pur), Spanish (puro), Portuguese (puro), German (pur), and Dutch (puur), which is the reason why it may be assumed that that word will be understood by consumers in those countries. In other languages, however, the word has no equivalent originating from the same stem (‘pur-’). While it is true that a large portion of the population of those language areas will understand the English word ‘pure’, which forms part of the basic vocabulary frequently used in advertising to describe the characteristics of goods, it nevertheless cannot be accepted, contrary to what the intervener submits, that, in the absence of any supporting evidence, it is understood throughout the territory of the European Union. The Board of Appeal therefore correctly found that there was a significant number of consumers for whom the word ‘pure’ was devoid of any meaning. For that portion of the relevant public, the word is fanciful and has, as the Board of Appeal correctly found, an average inherent distinctiveness, which, moreover, is not disputed by the applicant.

47 In the first place, the argument that the word ‘pure’ is not commonly used in confectionery and candy advertisements and that purity is not a characteristic of those goods does not resolve the question of how the relevant public will perceive that word element. That question does not depend on whether or not that word element is frequently used in advertisements or whether use of that element in the context of marketing a product is logically or scientifically correct. The only relevant question in this case, for the purposes of determining whether the element ‘pure’ is distinctive or whether it is, on the contrary, descriptive, is whether or not use of a term in the marketing of a product leads the consumer to perceive that term as a description of the product, since a word mark which is descriptive of the characteristics of goods or services is, on that account, necessarily devoid of any distinctive character in relation to those goods or services (see, to that effect, judgment of 29 March 2012 in Kaltenbach & Voigt v OHIM (3D eXam), T‑242/11, EU:T:2012:179, paragraph 39 and the case-law cited).

48      In the second place, the applicant’s argument that the distinctiveness of the element ‘pure’ is even greater given that the applicant has demonstrated intensive use of a family of trade marks that share the element ‘pure’ is unrelated to the question of whether the inherent distinctiveness of an element of a composite mark is higher or lower. This argument will be addressed in the context of the global assessment of the likelihood of confusion.

49      In the third place, the applicant’s argument that OHIM’s decision-making practice indicates that the word element ‘pure’ is not descriptive also cannot succeed. The applicant relies, first, on the decision of the Opposition Division of OHIM of 29 August 2011 in Case B 1 771 164, Pure Collection Limited v Tina Baum. At page 7 of that decision, the Opposition Division noted that the word element ‘pure’ had no particular meaning in relation to the goods at issue, namely clothing, footwear and bags adapted for sporting articles. Consequently, the Opposition Division found that the distinctive character of the word element ‘pure’ was normal. However, contrary to what the applicant apparently infers from that decision, the Opposition Division in no way concluded that the element ‘pure’ had, as a general rule, an average distinctive character. Although it is true that the element ‘pure’ did not characterise the goods at issue in that case, the same reasoning cannot apply to the goods in the present case, as has been shown in paragraph 45 above. Second, the applicant relies on the decision of the Opposition Division of OHIM of 18 February 2013 in Case B 1 916 546, Euroquimica SA v The Dial Corporation. That case involved laundry detergents sold under the marks PUREX and PUREX COMPLETE. The Opposition Division concluded, at page 6 of that decision, that the word ‘purex’ had no meaning for a major part of the relevant public, comprising the Spanish public, whereas it would be associated by a small portion of consumers in that public with the concept of purity of the detergent derived from use of the product. The Opposition Division stated that, for that smaller part of the relevant public, the word elements ‘purex’ and ‘complete’ had an equivalent distinctive character. With regard to the mark PUREX, the Opposition Division stated that that word was distinctive even for consumers who associated it with the concept of the purity or cleanliness of detergent, since that word does not exist in Spanish as such. However, it cannot be inferred from the reasoning followed by the Opposition Division in that case that the word element ‘pure’, in the present case, also has a distinctive character, since the comparison made by the Opposition Division in the case mentioned above did not involve the word ‘pure’, but a different expression. It follows that the decisions relied on by the party relate to circumstances that differ significantly from those in the present case and that they are, therefore, not relevant to the outcome of the present dispute.

50      It must therefore be concluded that the Board of Appeal acted correctly in finding that, for the part of the relevant public that understood the meaning of the word ‘pure’, that word was descriptive. As has been shown in paragraph 45 above, the word element ‘pure’ has a sufficiently direct and specific link with the goods in question to enable consumers immediately to perceive, without further thought, a description of one of the characteristics of those goods. For those consumers who understand the word ‘pure’, that term is, therefore, devoid of any distinctive character (see, to that effect and by analogy, judgment of 27 February 2002 in REWE-Zentral v OHIM (LITE), T‑79/00, ECR, EU:T:2002:42, paragraphs 35 to 39). By contrast, for those consumers who do not understand the meaning of the word ‘pure’, the element ‘pure’ is, as the Board of Appeal correctly concluded, without being challenged on this point by the parties, a fanciful term endowed with average distinctive character.

 The comparison between the mark applied for and Community figurative mark No 9291634 (word element ‘pure’ above a design representing a mint leaf) and the likelihood of confusion

107    In the light of all of the foregoing, the view must therefore be taken that, for those consumers who do not understand the word ‘pure’, the differences which have been identified between the marks at issue, particularly the critical importance that consumers attribute to visual appearance characterised, as regards the earlier mark, by the significant role played by the figurative element and, as regards the mark applied for, by its beginning, are sufficient to lessen phonetic similarity even for the category of consumers who pronounce the word ‘pure’ in two syllables. It must therefore be held that the overall impressions created by the marks at issue are, despite the similarities identified, sufficiently different to justify the conclusion that there is no likelihood of confusion for consumers who do not understand the word ‘pure’.

108    For those consumers who do understand that word, any likelihood of confusion must also a fortiori be ruled out, since, first, those consumers will attribute even less importance to the element ‘pure’, which to them is merely descriptive, and, second, the impact of the identified conceptual similarity on the overall impression created by the marks at issue is very low and is thus not decisive for the purposes of the global assessment of the likelihood of confusion. The conceptual similarity results solely from the descriptive element ‘pure’, which attracts those consumers’ attention only in a limited manner.

109    Accordingly, the Board of Appeal was right to conclude that there was no likelihood of confusion between the marks at issue, even if it committed two errors, first, in concluding that there was no visual similarity between those marks and, second, in taking the view that the conceptual similarity of those marks resulting from the presence of the word element ‘pure’ was not relevant for the purposes of the conceptual comparison. However, those errors had no bearing on the result of the assessment which it carried out.

The comparison between the mark applied for and Community trade mark No 6771869 (PURE WHITE) and the likelihood of confusion

120    With regard to the global assessment of the likelihood of confusion between the two marks, it is necessary to take into consideration the fact that, for those consumers who do not understand the words ‘pure’ and ‘white’, the marks at issue are of low visual similarity and are, at most, of average phonetic similarity and are each of average distinctiveness. As has been demonstrated in paragraph 101 above, the applicant has proved neither that there was an enhanced distinctive character by reason of use nor that there was a family of trade marks. Taking into account the fact that, first, consumers pay more attention to the beginnings of marks than to their ends and that, second, visual appearance plays a more important role than phonetic appearance in the present case, it must be concluded that there is no likelihood of confusion for consumers who understand neither the word ‘pure’ nor the word ‘white’. For those consumers who understand the word ‘pure’, but not the word ‘white’, the differences between the marks at issue are even greater, since these consumers attach more weight to the elements which they do not understand, with the result that the only element which those marks have in common, namely the element ‘pure’, will attract their attention less in comparison with consumers who understand neither of the words ‘pure’ and ‘white’. Finally, for the reasons set out in paragraph 108 above, the same conclusion must apply in regard to consumers who do understand the words ‘pure’ and ‘white’.

121    Accordingly, the Board of Appeal was correct to exclude, also for Community trade mark No 6771869, all likelihood of confusion for all groups of consumers.

The comparison between the mark applied for and French word mark No 63431610 (PURE FRESH)

125    With regard to the global assessment of the likelihood of confusion, it is appropriate to refer, in essence, to the findings already made in the context of the examination of the other marks examined. Given that the similarities between the marks at issue are even less evident than in the context of the other marks examined and that the element ‘pure’ is descriptive for all of the relevant public concerned, the Board of Appeal’s conclusion — that a likelihood of confusion between the marks at issue is excluded — must be endorsed.

The comparison between the mark applied for and the other earlier marks relied on by the applicant

132    In that regard, it must be pointed out that the applicant has provided no evidence capable of proving that the umbrella brand MENTOS was widely known by the relevant public. Even on the assumption that it has been proved that the element ‘mentos’ was readily known by the relevant public, that element is not, for that reason, less important for the purposes of the comparison of the signs at issue. On the contrary, the Court of Justice has indicated that the overall impression produced by a mark made up of a widely-known element and an element which was not widely known was, as a general rule, characterised more by the former than by the latter (see, to that effect, judgment in Medion, paragraph 76 above, EU:C:2005:594, paragraph 34). It must also be pointed out that a widely-known word element incorporated in a composite mark is particularly appropriate for indicating the commercial origin of the goods sold under that mark, for which reason it is impossible to regard such an element as ancillary, or even as negligible.

Gerecht EU 15 december 2015, IEF 15531; T-64/15; ECLI:EU:T:2015:973 (Twee strepen op broekspijp)en T-63/15 ECLI:EU:T:2015:972 (strepen op mouw)
Merkenrecht. Shoe Branding verricht een merkdepot voor twee parallelle strepen op een broek / mouw. Dit wordt geweigerd op absolute gronden, vanwege het niet onderscheidend vermogen. Het patroon is extreem eenvoudig, aanvrager heeft ook niet aangetoond dat onder een bepaalde hoek plaatsen van de lijnen onderscheidend vermogen geven aan het patroon. Het beroep wordt verworpen.

20      First, as the Board of Appeal correctly observed in the contested decision, the pattern concerned is extremely simple which, as such, lacks a distinctive character (paragraphs 22,  32 and 33 of the contested decision).

21      Second, the Board of Appeal was also correct in considering that the applicant had not established that such a pattern would acquire a distinctive character from the fact that it was affixed, at a certain angle, to a specific part of the pants (paragraphs 24 to 26 and 28 of the contested decision).

22      Contrary to what the applicant maintains, the fact that the two stripes in question are placed along the lower lateral side of a pair of pants, that they are distinct lines that seem to come alive when the person who wears the pants moves and these lines are inclined relative to the axis of these pants is not likely to distinguish that pattern from other purely decorative patterns which can be used on the products at issue.

Uit de mouw-zaak:

29 Moreover, accepting that any geometric shape, including the simplest one, has a distinctive character because it is affixed to a particular portion of the sleeve of a sport shirts would result in some manufacturers being able to appropriate simple, primarily decorative, shapes, which must remain accessible to all, except where the distinctive character of the sign has been acquired through use.

Op andere blogs:
Bright-advocaten.nl