Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Overijssel 17 maart 2015, IEF 14776; ECLI:NL:RBOVE:2015:1350 (Serbo Serres tegen Luxlight)
Merkenrecht. Keyword. Serbo Serres is houdster van woordmerk LUMINUS en houdt zich evenals Luxlight onder meer bezig met assemblage en verkoop van lichtstraten. Luxlight maakt gebruik van Keyword Insertion waardoor bij bepaalde keywords ('lichtstraat') de zoekopdracht terugkomt in de advertentie. Er is geen inbreuk merkrechten woordmerk LUMINUS, want er is geen verwarring omtrent de vraag van wie de door Google samengestelde advertentie afkomstig is.

4.4. Luxlight heeft ter zitting betoogd dat zij van mening is dat er in het geheel geen sprake is van gebruik van het woordmerk van Serbo Serres. Daartoe heeft zij onder meer aangevoerd dat zij weliswaar betaalde advertentiemogelijkheden van Google gebruikt, maar daarbij geen gebruik maakt van het woordmerk LUMINUS. Luxlight heeft na de brief van het incassobureau van 23 januari 2015 opdracht gegeven te achterhalen hoe zij inbreuk zou maken op het woordmerk LUMINUS, maar dit heeft zij niet kunnen achterhalen. De brief was in dat opzicht ook niet duidelijk. Pas na ontvangst van de dagvaarding werd duidelijk waar de vermeende inbreuk uit zou moeten bestaan. Luxlight maakt gebruik van de betaalde advertentiemogelijkheden door toepassing van zogenaamde ‘Keyword Insertion’, waardoor bij bepaalde keywords (zoals ‘lichtstraat’) de Google-zoekopdracht van de gebruiker terugkomt in de kop boven de Adwords-advertentie van Luxlight. Dit blijkt ook uit de in rechtsoverweging 2.6 weergegeven screenshot waar de zoekopdracht ‘luminus lichtstraat’ is ingevoerd. Google heeft de zoekopdracht beantwoordt met ‘luminus lichtstraat?’ en gekoppeld aan de advertentie van Luxlight. Dit betekent dat indien de zoekopdracht ‘volkswagen lichtstraat’ gegeven zou worden, de melding ‘volkswagen lichtstraat?’ in beeld zou verschijnen, wederom gekoppeld aan de advertentie van Luxlight. Luxlight maakt dus geen gebruik van een keyword dan wel adword dat gelijk is aan of overeenstemt met het woordmerk LUMINUS. Inmiddels heeft Luxlight onverplicht het woordmerk LUMINUS als ‘negative keyword’ opgegeven, teneinde Serbo Serres tegemoet gekomen. Luxlight blijft zich echter op het standpunt stellen dat zij geen gebruik, laat staan inbreuk maakt op het woordmerk van Serbo Serres.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verweer van Luxlight doel treft.  (...)

Op andere blogs:
Dohmen
Novagraaf

Bijdrage ingezonden door Brigitte Spiegeler, Michiel Heffels, Camille Rideau en Joyce van der Holst, Spiegeler advocaten. De hoogste Franse rechter, het Cour de Cassation, heeft in haar arrest van 6 januari 2015 de afwijzing bevestigd van de weigering de frasen «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» als merk in te schrijven wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De functie van het merk was hier de kern van het juridische debat. De frasen in kwestie werden volgens de merkaanvrager gebruikt als merk doordat zij op een etiket waren geplaatst, waarmee ze een onderscheidend karakter zouden hebben verkregen. De Franse rechter was echter een andere mening toegedaan en besliste dat «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» ongeschikt zijn als aanduiding voor de herkomst van producten of diensten afkomstig van een onderneming.

Functies van een merk
De voornaamste functie van het merk bestaat uit het herleiden van de herkomst van de producten en diensten. Er bestaan echter nog meer functies die een merk kan hebben.

De esthetische functie van het merk is een aantal keer erkend door verschillende uitspraken en vooral door het arrest ‘l’Oréal Bellure’[1]. Zelfs wanneer merken daadwerkelijk esthetische creaties zijn, zijn noch de originaliteit, noch de nieuwheid van het symbool criteria voor de acceptatie van een merk. De rechtbank heeft echter «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» geweigerd omdat het een «common place» was, met andere woorden, te banaal[2] om een merk te zijn. In principe is hierbij de perceptie van de consument c.q. de geadresseerde de belangrijkste maatstaf.

Onderscheidend vermogen verkrijgen
Het is zeker mogelijk dat een teken onderscheidend vermogen kan verkrijgen door de manier waarop het wordt gebruikt (‘secondary meaning’, in het Engels). Toch was dit niet het geval in de deze zaak. Het Franse Hof merkt op dat onder de 62 producties van de wederpartij geen enkele peiling zat waaruit op te maken viel dat «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» door gebruik onderscheidend vermogen hadden verkregen.

Succes van I ♥ NY
In de jaren ’70 werd het imago van de stad New York een ‘boost’ gegeven en toerisme bevordert door gebruik van het logo « I ♥ NY ». De grafisch ontwerper Milton Glaser ontwierp het logo « I ♥ NY » dat hij vervolgens, achteraf gezien wat naïef, gratis overdroeg aan de stad New York[3]. Sindsdien is het logo een groot commercieel succes geworden. Dankzij intensief optreden tegen commercieel gebruik zonder toestemming, verdient de stad New York tegenwoordig per jaar minstens 30 miljoen dollar aan haar geliefde logo door het uitgeven van gebruikslicenties[4].

Algemeen nut en merkinschrijving
Als de gemeente van Parijs betrokken zou zijn geweest bij de inschrijving van de merken «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris», dan zou het Franse Hof wellicht tot een andere uitspraak zijn gekomen. Maar dat zou dan betekenen dat er sprake is van een nieuwe voorafgaande voorwaarde voor de indiening van een merk: die van het wettelijk belang van de indiener en bovendien een andere beoordeling aangezien de herkomst van producten of diensten wel duidelijk zouden zijn geweest, namelijk die van de stad Parijs. Zo heeft bijvoorbeeld de stad Düsseldorf een aantal logo’s als Europees merk ingeschreven. Wellicht hebben «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» meer kans van slagen als Europees merk.

Hoe dan ook, het is toe te juichen dat «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» niet als merk zijn gemonopoliseerd; het straatbeeld rond de toeristische plekken in ons geliefde Parijs zou er zeker anders hebben uitgezien.

Brigitte Spiegeler, Michiel Heffels, Camille Rideau en Joyce van der Holst
[1] C-487/07,L’Oréal SA, Lancôme parfums en beauté & Cie SNC en Laboratoire Garnier & Cie contre Bellure NV, Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd., 18 juni 2009
[2] T-128/01, DaimlerChrysler / OHMI, 6 maart 2003
[3] https://www.logoworks.com/blog/a-brief-history-of-the-i-love-new-york-logo/
[4] https://www.muckrock.com/news/archives/2013/nov/19/new-york-cashes-i-ny-copyright/

Hof van beroep Brussel 27 januari 2015, IEF 14764; IEFbe 1261 (Kraft Foods tegen Natrajacali)
Eerder als IEFbe 1261 verschenen. Vormmerkenrecht. Marktpraktijken. Kraft Foods is merkhouder van diverse COTE D'OR-woord/beeldmerken en een vormmerk voor chocolade. Natrajacali brengt onder gemeenschapsmerk Belgid'Or chocoladeproducten uit onder gebruikmaking van een 'retroscript' van verpakking uit 1911 van Kraft Foods. De eerste rechter verklaart de vordering ontvankelijk, doch ongegrond. Het hof stelt vast dat Natrajacali enkel inbreuk pleegt op het Benelux vormmerk door gebruik te maken van de vorm van haar repen (langwerpig, driehoekig/"welvend", met streepjes). Het is aannemelijk dat de aaneengeschakelde repen in individuele repen verdeeld worden bij de consumptie en dan als dusdanig door het relevante publiek worden waargenomen. Er volgt een stakingsbevel vanwege strijd met 2.20.1 sub a BVIE en VI 104 en 97 boek VI WER.

p. 19/20: De inschrijving van het Benelux vormmerk van Kraft Foods maakt geen melding van een discreet opschrift "Dôte d'Or" bovenaan op de ingeschreven vorm. Natrajacali kan uit de aanwezigheid van een dergelijk opschrift op sommige chocoladereden die verkocht worden door Kraft Foods, echter geen nuttig argument putten. Het betrokken opschrift wijzigt het onderscheidend vermogen van de vorm waarin deze is ingeschreven immers niet.

Natrajacali kan evenmin nuttig een argument uit het gegeven dat de als merk ingeschreven vorm door Natrajacali wordt gebruikt in een aaneenschakeling daarvan. Het is immers aannemelijk dat de aaneengeschakelde repen in individuele repen verdeeld worden bij de consumptie daarvan en dan als dusdanig door het relevante publiek worden waargenomen.

Gelet op hetgeen voorafgaat besluit het hof dat het gelaakte teken gebruikt door Natrajacali (de gelaakte chocoladetablet) in vergelijking met het Beneluxmerk van Kraft Foods hoogstens verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van het vergeleken teken en merk.

Hof van beroep Antwerpen 26 februari 2015, IEF 14759 (LuxuryCarSelection tegen Porsche)
Uitspraak ingezonden door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen uitputting. Luxury Car Selection is een onderneming die zich bezig houdt met de in- en verkoop evenals met import en export van luxe- en personenwagens.  Daarnaast specialiseert zij zich ook in “autotuning”. Het geschil betreft de verkoop van Porsche-wagens, die oorspronkelijk door Porsche in het verkeer werden gebracht en vervolgens door Luxury Car Selection in een “getunede” versie verkocht werden. Voor het uitbouwen van deze auto’s werden geen oorspronkelijke Porsche-onderdelen gebruikt, maar onderdelen afkomstig van andere merken. Porsche verzet zich met succes tegen deze verkoop.

De Voorzitter [IE-Forum.be IEFbe 686] stelde vast dat er geen sprake is van uitputting aangezien Porsche de wagens niet getuned in het verkeer heeft gebracht. De verkoop van de getunede Porsche wagens is een merkinbreuk. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de beslissing.

2.3. Luxurycarselection gebruikt de geregistreerde Porsche merktekens voor een auto die in zijn oorspronkelijke staat door Porsche op de markt is gebracht maar die nadien gewijzigd werd, Hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie, rneer specifiek de kwaliteitsgarantiefunctie van de Porsche merken aangetast.

Tevens gebruikt Luxurycarselection de Porschmerken voor gewijzigde waren waarbij zij afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatle van de Porschemerken.

Het is hlerbij niet relevant dat Luxurycarselection te goeder trouw zou zijn en niet wist dat het in de handel brengen van een "getuned Porsche voertuig waaraan onderdelen van een Techart pakket werden aangebracht, niet door Porsche wordt toegestaan.

(...)
2.4 (...) Door de aard van de handel van Luxurycarselection is het niet uitgesloten dat in de toekomst nog gewijzigde Porsche-wagens te koop zullen worden aangeboden. Het gegeven dat Luxurycarselection na de dagvaardlng vrijwlllig de onrechtmatige praktijk heeft gestaakt doet hleraan geen afbreuk.

Conclusie AG HvJ EU 12 maart 2015, IEF 14751; ECLI:EU:C:2015:167; zaak C-20/14 (BGW)
Eerder IEF 13594. Jonger merk [BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] bestaande uit nevenschikking van een lettercombinatie die het woordelement van het oudere merk [BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH] overneemt en een combinatie van woorden waarvan de beginletters de letters van de lettercombinatie herhalen. Conclusie A-G:

Artikel 4, lid 1, onder b), van [merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, er bij het publiek gevaar voor verwarring van twee tekens kan bestaan wanneer de lettercombinatie, die het enige woordelement van het oudere teken is, ook voorkomt in het jongere woordteken en daar in nevenschikking staat met een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van die lettercombinatie, zodat deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de woordcombinatie waaraan zij is toegevoegd. Het bestaan van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, rekening houdende met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Gestelde vraag:

Moet artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden aanvaard wanneer een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het oudere woord- of beeldteken met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, in het jongere woordteken van een derde zo wordt overgenomen dat aan deze lettercombinatie een beschrijvende woordcombinatie wordt toegevoegd die daarop betrekking heeft en die lettercombinatie als afkorting van de beschrijvende woorden verklaart?

Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie, Brinkhof. Maakt de Hoge Raad de werkdruk voor IE-rechters onnodig zwaar? Een korte reactie op HR 20 februari 2015, IEF 14684 (AFC Ajax / Promosports). Het Amsterdamse hof had in deze zaak geoordeeld dat merk en teken niet voldoende lijken om tot relevante overeenstemming te concluderen (vgl. § 3.3.2 van het arrest). De Hoge Raad keert het oordeel van het hof om en maakt ervan dat in het oordeel van het hof dat de vesten met geen van de rood-wit merken voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen, besloten ligt dat het hof enige mate van overeenstemming aanwezig acht (vgl. § 3.3.5 van het arrest).

De Hoge Raad overweegt in § 3.3.4 in absolute bewoordingen dat een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) slechts achterwege kan blijven indien “in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken” en overweegt dan vervolgens:

“Vertonen merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk. (Vgl. in het kader van art. 8 lid 1 sub a, b en lid 5 Vo.40/94, thans Vo. 207/2009: HvJEU 2 september 2010, IEF 9061; zaak C-254/09P, ECLI:EU:C:2010:488 (Calvin Klein) en 24 maart 2011, IEF 12437; zaak C-552/09P, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero))” (§ 3.3.4 van het arrest).

De Hoge Raad concludeert dat het hof vanwege de gevonden “enige mate van overeenstemming” had moeten onderzoeken of er verwarringsgevaar (sub b)  is of verband (sub c) en door dit na te laten blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting (§ 3.3.5 van het arrest), waarna het arrest wordt vernietigd en naar het Haagse hof wordt verwezen. Waarom doet de Hoge Raad dit? Maakt de Hoge Raad het werk van IE-feitenrechters niet onnodig zwaarder?

Waarom zouden de feitenrechters nog het verwarringsgevaar (sub b) en het verband (sub c) nog moeten onderzoeken als geoordeeld is dat merk en teken niet op (merkenrechtelijk) relevante wijze overeenstemmen? De stelling dat zulk onderzoek alleen achterwege mag blijven als er “in geen enkel opzicht”  overeenstemming is tussen merk en teken, houdt noodzakelijkerwijs in dat dit onderzoek steeds moet plaats vinden. Immers, het is eigen aan de aard van merkenrechtelijke geschillen dat er altijd wel enige (feitelijke) overeenstem¬ming is tussen merk en teken.

De Hoge Raad verwijst voor zijn oordeel naar Calvin Klein en Ferrero van het HvJEU. De Hoge Raad had met verwijzing naar het arrest van het HvJEU van 23 januari 2014, BHIM / riha WeserGold, IEF 13456; zaak C-558/12 P ook voor een andere weg kunnen kiezen. Het HvJEU overwoog daar:

“47    Terwijl het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest had geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal verschilden, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming, heeft het wat de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing betreft immers juridische consequenties willen trekken uit het feit dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet had onderzocht. […] Aldus heeft het Gerecht heeft in de punten 70 tot en met 72 van dit arrest opgemerkt dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 had moeten onderzoeken, hetgeen zij heeft verzuimd te doen. Het Gerecht heeft bijgevolg in punt 82 van dat arrest geoordeeld dat deze onjuiste opvatting betekende dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet had onderzocht en, in punt 83 van dat arrest, dat een dergelijke onjuiste opvatting een schending van wezenlijke vormvoorschriften vormde, wat moest leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing.

48      Door te oordelen dat het ontbreken van een onderzoek van het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken door de kamer van beroep de nietigheid van de litigieuze beslissing met zich meebracht, heeft het Gerecht aldus geëist dat de kamer van beroep een element onderzocht dat niet relevant was om te beoordelen of sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Aangezien vooraf was vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden, was verwarringsgevaar immers uitgesloten en kon een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet compenseren.”

Ook in de door de Hoge Raad aangehaalde arresten Calvin Klein en Ferrero was er (natuurlijk) enige gelijkenis tussen merk en teken, maar in beide zaken werd - niettegenstaande enige gelijkenis - vastgesteld dat merk en teken niet overeenstemden, zodat nader onderzoek naar verwarringsgevaar of merkbekendheid achterwege kon blijven.

In Calvin Klein (bm CK Calvin Klein v wm CK Creaziones Kennya) heette het dat “de conflicterende merken in geen enkel opzicht” overeenstemden, waardoor verwarringsgevaar of bekendheid van het merk niet nader onderzocht hoefden te worden (Calvin Klein, § 58 en § 68).

In Ferrero (wm Kinder v bm TiMi Kinderjoghurt) heette het dat “de betrokken tekens niet overeenstemden” en herhaalt het HvJEU dat de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk geen relevante factoren zijn om uit te maken of conflicterende merken overeenstemmen (Ferrero, § 58) en overweegt het hof in § 66 zoals de Hoge Raad in § 3.3.4 overweegt (kennelijk is § 3.3.4 aan §66 ontleend) om vervolgens vast te stellen dat het Gerecht had geoordeeld dat de betrokken tekens gelet op een aantal visuele en fonetische kenmerken niet overeenstemmend waren (§ 67), zodat nader onderzoek naar merkbekendheid of warensoortgelijkheid irrelevant is (§ 68).

Uit het voorgaande lijkt te volgen dat de Hoge Raad de slotsom van het Amsterdamse hof (onvoldoende gelijkenis en dus geen relevante overeenstemming tussen merk en teken) ook heel wel had kunnen begrijpen als “geen overeenstemming” of “geen merkenrechtelijk relevante overeenstemming” tussen de betrokken tekens, zodat het hof terecht geen nader onderzoek had gedaan naar de gestelde onderscheidende kracht en bekendheid van de ingeroepen merken.

De overweging van de Hoge Raad dat dit nadere onderzoek altijd moet plaats vinden als tussen de betrokken tekens ook maar “een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming” bestaat, lijkt op basis van de genoemde arresten van het HvJEU in elk geval niet zo absoluut begrepen te hoeven worden. Dat zou de feitenrechter in elk geval een hoop werk besparen.

Een andere, makkelijker oplossing is dat de feitenrechter zich in absolute bewoordingen uitspreekt en voortaan niet overweegt dat de betrokken tekens onvoldoende lijken om tot relevante overeenstemming te concluderen, maar gewoon niet lijken. Maar of zo’n overweging van de Hoge Raad een voldoende krijgt, durf ik niet te voorspellen.

Kurt Stöpetie
Amsterdam, 10 maart 2015

Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2015, IEF 14734; ECLI:NL:RBMNE:2015:1063 (Fuelplaza tegen Gaos)
Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Sarah Arayess, Hoogenraad & Haak advocaten. Merkenrecht. Fuelplaza handelt in brandstoffen en smeermiddelen via de handelsnaam "OK", via www.okolie.nl en heeft woordmerk OK NoordOost en woord/beeldmerk OK geregistreerd. Goas onderneemt in beleggingen en heeft sinds 1999 www.ok.nl geregistreerd. Tevergeefs heeft Fuelplaza deze domeinnaam getracht over te namen en beroept zich nu op het merkenrecht (2.20 lid1 sub a en d BVIE). Gaos verwijst naar  Rb Groningen 2007 [IEF 4196] waarin is overwogen dat iemand nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of reputatie, noch met enig voordeel trekken daaruit. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE geeft niet onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk. De rechtbank wijst de vorderingen af.

4.5. Gaos heeft betwist dat door het gebvruik van het teken "ok" in de domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Fuelplaza. Zij heeft in dat verband verwezen naar een uitspraak van de Rechtbank Groningen (thans Rechtbank Noord-Nederland (...)). Daarin is (...) overwogen dat het feit dat iemand (de merkhouder nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (de beschikking over met het merk overeenstemmende domeinnaam) niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan. De rechtbank sluit zich hierbij aan.
Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft tot doel de goodwillfunctie van het merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken te bestrijden, niet om de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen. Ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt daarom verworpen.

Lees de uitspraak (pdf/html)
Op andere blogs verschrenen:
Hoogenraad & Haak

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Toen in 1999 bekend werd dat Willem-Alexander een verhouding had met Maxima Zorreguieta, spoedde zich een tiental gewiekste ondernemers naar het merkenbureau om de naam Maxima als merk te registreren. Dat móest wel handel opleveren, Maxima-tasjes, -juwelen of -cosmetica.

AMALIA OOK GEDEPONEERD
Hetzelfde gebeurde in 2003 toen kroonprinses Amalia werd geboren. Nog geen 10 minuten na het bekend worden van de naam rammelde een aantal commerciële geesten al aan de deur van het merkenbureau om het merk te claimen. Hoewel de wet de mogelijkheid biedt een registratie te weigeren wegens ‘strijd met de openbare orde’ of ‘misleiding’, maken de merkenautoriteiten in de Benelux daar bij dit soort aanvragen geen gebruik van. Men speelt niet graag voor zedenmeester.

PRINCESS KATE MISLEIDEND
Dat is natuurlijk anders in de VS. Daar werden kort geleden de merken Princess Kate en Royal Kate geweigerd. De merken waren door een bedrijf aangevraagd voor allerlei mode-artikelen. Volgens het Amerikaanse merkenbureau is Kate Middleton een beroemdheid, die bovendien bekend staat als een ‘mode icoon’. Die merkregistraties wekken ten onrechte de indruk dat er een link bestaat tussen Kate en dit nieuwe mode-merk. Het argument van de aanvrager dat Kate technisch gezien geen prinses is maar hertogin, maakte op het merkenbureau geen indruk. Misleidend blijft het.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad Princess Kate geen merk in de VS NRC 05-03-2015

Gerecht EU 3 maart 2015, IEF 14723; ECLI:EU:T:2015:128; gevoegde zaak T-492/13 en T-493/13 (Schmidt Spiele/OHIM)
Gemeenschapsbeeldmerk. Aanvragen voor gemeenschapsbeeldmerken die speelborden van gezelschapsspellen voorstellen. Absolute weigeringsgronden. Het OHIM besluit dat de geregistreerde beeldmerken een typische grafische weergave van een speelveld van een gezelschapsspel en dus van een loutere reproductie van het uiterlijk van de goederen betreft. Het ingeschreven merk verschilt niet voldoende van de in de handel verkrijgbare edities. Het betoog dat artikel 7 lid 3 foutief is uitgelegd betreft het bewijs in de gehele Gemeenschap, slaagt. De beslissingen van kamer van beroep van het OHIM worden vernietigd, voor zover daarbij de beroepen van Schmidt Spiele GmbH zijn verworpen voor andere waren en diensten dan „computers”, producten van papier/karton en spellen (...) van klasse 9, 16, 28 en 41.

56      Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 fehlerhaft ausgelegt, als sie verlangt habe, dass der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft für das gesamte Unionsgebiet erbracht werden müsse.

61      Da die Klägerin nichts vorgebracht hat, was diese Argumentation der Beschwerdekammer in Frage stellen könnte, ist der Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 zurückzuweisen, ohne dass auf die vom HABM in Bezug auf diesen Klagegrund geltend gemachte Einrede der Unzulässigkeit einzugehen ist.

62      Nach alledem ist den Klagen teilweise stattzugeben und sind die angefochtenen Entscheidungen wegen Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 aufzuheben, soweit die Beschwerden der Klägerin für andere Waren und Dienstleistungen als „Computer“, „Spielprogramme für Computer; Videospielprogramme gespeichert auf Cartridges, Disketten, CD-ROMs, Kassetten, Bändern und Minidiscs“, „Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware [gespeichert]“ der Klasse 9, „Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Farbdrucke“ der Klasse 16, „Spiele [einschließlich elektronischer Spiele und Videospiele], ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor“, „Spielkarten“, „Brettspiele; Kartenspiele“, „Taschengeräte zum Spielen von elektronischen Spielen“, „Gesellschaftsspiele“ und „Videospiele als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor“ der Klasse 28 sowie „Unterhaltung“, „Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterhaltender Art“ und „Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung“ der Klasse 41 zurückgewiesen wurden. Im Übrigen sind die Klagen abzuweisen.

Dictum:
1.      Die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 3. Juli 2013 (Sachen R 1767/2012‑1 und R 1768/2012‑1) werden aufgehoben, soweit die Beschwerden der Schmidt Spiele GmbH für andere Waren und Dienstleistungen als „Computer“, „Spielprogramme für Computer; Videospielprogramme gespeichert auf Cartridges, Disketten, CD-ROMs, Kassetten, Bändern und Minidiscs“, „Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware [gespeichert]“ der Klasse 9, „Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Farbdrucke“ der Klasse 16, „Spiele [einschließlich elektronischer Spiele und Videospiele], ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor“, „Spielkarten“, „Brettspiele; Kartenspiele“, „Taschengeräte zum Spielen von elektronischen Spielen“, „Gesellschaftsspiele“ und „Videospiele als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor“ der Klasse 28 sowie „Unterhaltung“, „Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterhaltender Art“ und „Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung“ der Klasse 41 zurückgewiesen wurden.

Op andere blogs:
Dirkzwager

Vzr. Rechtbank Rotterdam 2 maart 2015, IEF 14721 (TSS tegen Recom)
Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals. Merkenrecht. Douane. TSS en Recom hebben een leveringsovereenkomst voor 1.568 zonnepanelen. Recom verzocht de douane op te treden, vanwege het vermoeden dat TSS 'Recom branded zonnepanelen' zou importeren zonder toestemming. Er is sprake van namaak en Recom dagvaart TSS voor Beneluxmerkrechtinbreuk. TSS vordert om vrijgave van de zonnepanelen en de in haar opdracht geproduceerde en door de douane niet vrijgegeven zonnepanelen op RECOMs kosten het merk te laten verwijderen. Er is slechts sprake van één overeenkomst en de tweede productie is op eigen risico van TSS geweest. Dat de goederen niet zijn ingeklaard en zich in T1-status bevinden, maakt het nog onvoldoende aannemelijk dat de goederen niet bestemd zijn voor de EU c.q. Benelux. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

4.9.3. (...) Daar staat echter tegenover dat TSS veelvuldig, bijvoorbeeld in e-mails van 5 en 12 mei 2014, aandringt op het doen van de aanbetaling, maar blijkbaar is gaan produceren zonder dat enige aanbetaling is ontvangen. Een tweede aanbetaling heeft Recom immers nooit gedaan. TSS heeft daar desgevraagd over verklaard dat het allemaal met spoed moest. Dat verklaart echter niet dat zij voor een klant waarmee zij blijkbaar voor het eerst zaken deed, welke klant de eerste aanbetaling al te laat deed, en welke klante vervolgende een tweede aanbetaling maar bleef uitstellen om vervolgens (bij e-mails van 12 mei 2014) tot twee maal toe aan te geven dat er niet geproduceerd moest gaan worden, toch en daarmee op geheel eigen risico is gaan produceren. (...) En hoewel TSS zich in deze procedure beroept op een met Recom gesloten tweede overeenkomst blijkt nergens uit dat zij dat in de periode vanaf mei/juni ook heeft gedaan. Sterker nog, TSS stelt zelf dat zij door de douane beslagen op 20 augustus 2014, nog voordat die de haven van Rotterdam hadden bereikt, heeft verkocht aan H&D. (...)