Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 15 oktober 2014, IEF 14863; ECLI:NL:RBDHA:2014:16829 (Converse tegen Alpi)
In steekwoorden: Herstel. Bewijslast. Inbreuk: verkoop aan personeel. Geen inbreuken, invoorraad houden, ompakken, invoer door Alpi, geen gebruik voor schoenen in zakelijke stukken, geen inbreuk door verhulling, geen auctor intellectualis, geen mede-inbreuk. Faciliteren. Merkengeschil over schoenen. Bewijslastverdeling uitputting afhankelijk van de grondslag van de vordering. Gedaagden maken niet zelf inbreuk. Tegenbewijs tegen voorshands oordeel dat schoenen zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht in Europa. De rechtbank acht ten aanzien van een aantal zendingen voorshands bewezen dat de opdrachtgevers van Alpi c.s. schoenen met Converse-tekens in Europa zonder toestemming van Converse in het verkeer hebben gebracht.

inbreuk: verkoop aan personeel
4.11. De rechtbank begrijpt dat Alpi c.s. als verweer heeft willen aanvoeren dat de personeelsleden zelf rechtstreeks hebben ingekocht bij een opdrachtgever van Alpi International en dat Alpi International dus niet betrokken is geweest bij de koop. Die stelling is niet onderbouwd en is onverenigbaar met de door Converse overgelegde stukken. De genoemde inkoopfactuur is namelijk niet gericht aan de personeelsleden, maar aan Alpi International en uit de e-mailcorrespondentie blijkt dat de personeelsleden ook niet hebben betaald aan de opdrachtgever van Alpi International, maar moesten “afrekenen” bij een medewerker van Alpi International. Gelet daarop staat de inkoop en verkoop door Alpi International als onvoldoende betwist vast. Dat die handelingen ook overigens aan de voorwaarden van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo voldoen, heeft Alpi c.s. niet bestreden.

geen inbreuken door Alpi c.s.
4.14. Converse heeft ter onderbouwing van haar stelling dat Alpi c.s. inbreuk heeft gemaakt ten eerste een reeks van handelingen aangevoerd die feitelijk door Alpi c.s. zijn uitgevoerd. Zoals hierna per handeling zal worden toegelicht kunnen die handelingen echter niet worden aangemerkt als inbreuken door Alpi c.s. Daarbij is van belang dat, zelfs al zou worden aangenomen dat Alpi c.s. met die handelingen inbreuken door haar opdrachtgevers dusdanig heeft gefaciliteerd dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Converse (of dat zo is, kan vooralsnog in het midden blijven), dat naar het oordeel van de rechtbank niet meebrengt dat Alpi c.s. als inbreukmaker kan worden aangemerkt. Beslissend is of Alpi c.s. kan worden aangemerkt als een partij die Converse-tekens zelf heeft gebruikt (als onder meer bedoeld in de artikelen 2.20 lid 2 BVIE en 9 lid 2 GMVo). Als Alpi c.s. de Converse-tekens niet zelf heeft gebruikt, moet bij de beoordeling van de rol van Alpi c.s. worden uitgegaan van andere rechtsregels dan de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 1 GMVo (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 tot en met C-238/08, Google).

4.16. Converse heeft daarnaast aangevoerd dat Alpi c.s., althans Alpi International inbreukmakende handelingen heeft verricht door het “ompakken” van de schoenen met de Converse-tekens en meer in het bijzonder door het vervangen van zogeheten “micro paks” (pakketjes die het vochtgehalte in schoenendozen reguleren teneinde schimmel tegen te gaan) en het verwijderen van etiketten, labels en prijzen. Alpi c.s. heeft hiertegen ingebracht dat zij deze handelingen heeft verricht in opdracht van haar opdrachtgevers. Wat betreft de micro paks heeft Alpi c.s. er daarbij op gewezen dat haar opdrachtgever de betreffende micro paks heeft besteld en heeft laten afleveren bij Alpi International met het verzoek de micro paks van een bepaalde zending te vervangen, waarna Alpi International de kosten van een en ander in rekening heeft gebracht bij haar opdrachtgever. Die gang van zaken wordt bevestigd door de e-mailcorrespondentie tussen Alpi c.s. en haar opdrachtgevers over de micro paks die Converse zelf heeft overgelegd (producties 83L, 83Q en 83Y van Converse) en is ook niet bestreden door Converse. Onder die omstandigheden kan, voor zover het vervangen van micro paks als inbreuk moet worden aangemerkt, die handeling niet worden aangemerkt als inbreuk door Alpi c.s. (vgl. HvJ EU 15 december 2011, C-119/10, Red Bull – Winters). Hetzelfde geldt voor het verwijderen van de etiketten, labels en prijzen. Ook ten aanzien van die handelingen moet ervan worden uitgegaan dat Alpi c.s. ze heeft verricht in opdracht van haar opdrachtgevers. Dat heeft Alpi c.s. namelijk nadrukkelijk aangevoerd en het tegendeel is gesteld noch gebleken.

geen inbreuk door verhulling
4.22. Ten vijfde heeft Converse aangevoerd dat Alpi c.s. inbreuk heeft gemaakt omdat Alpi c.s. (i) in haar zakelijke stukken de generieke benaming “shoes” heeft gebruikt, (ii) te lage invoerwaardes heeft opgegeven, en (iii) constructies heeft bedacht om douane-interventie te voorkomen. Dat betoog kan geen doel treffen. Voor zover de aangevoerde stellingen juist zijn, betreffen ze handelingen die mogelijk eventuele inbreuken door de opdrachtgevers verhullen. De handelingen zelf kunnen echter niet worden aangemerkt als inbreuken, dat wil zeggen als aan de merkhouder voorbehouden handelingen in de zin van de artikelen 9 GMVo en 2.20 BVIE.

maatstaf mede-inbreuk
4.25. Een andere conclusie kan, anders dan Converse meent, ook niet worden getrokken uit artikel 6:166 BW. Dit artikel geeft namelijk geen antwoord op de vraag onder welke omstandigheden een partij kan worden aangemerkt als dader van een onrechtmatige daad, zoals een merkinbreuk. Het bevat een regeling voor het causaal verband tussen een specifieke onrechtmatige daad en daardoor geleden schade, in die zin dat iemand die deelneemt aan een groep zich niet kan onttrekken aan mede-aansprakelijkheid voor schade die door een ander lid van de groep is toegebracht, met een beroep op het ontbreken van causaal verband tussen zijn deelname en de schade. Bovendien is de grondslag voor de in artikel 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid een onrechtmatige daad bestaande uit het deelnemen aan een groep terwijl de kans op het onrechtmatig schade toebrengen door één van de leden, de betreffende persoon had behoren te weerhouden van zijn deelname aan de groep. Ook indien het onrechtmatig schade toebrengen door het ene groepslid bestaat uit het maken van inbreuk op een merkrecht, is de grondslag voor de in artikel 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid van het andere groepslid dus niet een inbreuk op een merkrecht.

Alpi c.s. geen auctor intellectualis
4.26. Ter onderbouwing van de gestelde mede-inbreuk heeft Converse als meest verstrekkende stelling aangevoerd dat Alpi c.s. de “auctor intellectualis” van de inbreuken door derden zou zijn. Converse verwijst in dit verband naar een stroomschema dat zij heeft gevonden in de administratie van Alpi International (productie 33 van Converse). Uit dit document blijkt, anders dan Converse meent, echter niet dat Alpi c.s. zelf heeft bedacht hoe de schoenen met Converse-tekens moeten worden ingevoerd en verhandeld. Het schema geeft aan op welke wijze er gefactureerd diende te worden voor de diverse mogelijk stappen in het logistieke proces, zoals de opslag van de goederen, de organisatie van het vervoer en het “orderpicken”. Een dergelijk schema is verenigbaar met de stelling van Alpi c.s. dat Alpi c.s. de in het schema genoemde werkzaamheden steeds uitvoerde in opdracht van de in het schema genoemde partijen Baccarat en Pelham. Dat het schema de indruk wekt dat de dienstverlening aan die partijen een structureel karakter had, maakt dat niet anders. Het structureel verlenen van diensten bij bepaalde invoer- en verkoophandelingen impliceert niet dat Alpi c.s. die invoer- en verkoophandelingen ook zelf verricht. De rechtbank verwerpt dan ook de stelling dat Alpi c.s. de “auctor intellectualis” is.

geen mede-inbreuk
4.32. Ook de stelling van Converse dat Alpi c.s. zou hebben geweten dat de schoenen met de Converse-tekens zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat Alpi c.s. de gestelde wetenschap bestrijdt, maakt die enkele wetenschap een logistiek dienstverlener onder de hiervoor genoemde omstandigheden niet tot mede-inbreukmaker.

faciliteren inbreuken
4.33. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat, afgezien van de verkoop aan het eigen personeel, Alpi c.s. niet zelf inbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken. Bij de beantwoording van de vraag of Alpi c.s. wel kan worden verweten inbreuken door derden te hebben gefaciliteerd, dient zoals hiervoor is overwogen, eerst te worden vastgesteld of die derden inbreuk hebben gemaakt. Zoals hierna zal worden toegelicht moet in dit kader een onderscheid worden gemaakt tussen (i) zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk voorshands moet worden aangenomen, maar Alpi c.s. tegenbewijs mag leveren, (ii) zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk als onvoldoende onderbouwd moet worden verworpen en (iii) zendingen ten aanzien waarvan Converse nog bewijs moet leveren.

Lees hier de uitspraak (pdf / html)

Hof Den Haag 7 april 2015, IEF 14860; ECLI:NL:GHDHA:2015:910 (Tronios tegen Dertronics)
Uitspraak ingezonden door Nine Bennink, Damsté advocaten. In kort geding: IEF 14455. Contractenrecht. Mededingingsrecht. Merkenrecht. Tronios drijft een groothandel en Dertronics heeft een detailhandel in elektronische apparatuur. Tronios communiceert de MAP- (Minimum Advertising Price) en RIP- (Retail Internet Price) prijzen van haar producten en wenst graag aanpassing van de minimumprijzen op de site van Dertronics, herhaaldelijk wordt hier niet aan voldaan en wordt de samenwerking beëindigd. Dertronics maakt zich schuldig maakt aan "bait and switch"-praktijken (klanten lokken met een merk en vervolgens een concurrerend product aanbieden), wat geldt als een ontoelaatbaar refererend merkgebruik en oneerlijk handelsgebruik (6:193g sub f BW), het gaat niet om een incident. Dat is een geldige reden voor opzegging. Merkinbreuk op beamz, skytec, skytronic, power dynamics moet worden gestaakt en productfoto's moeten worden verwijderd.

10. Ook overigens leidt het hof, anders dan de voorzieningenrechter, uit de mailwisseling tussen partijen voorshands niet af dat het zich niet houden aan prijsafspraken de werkelijke reden voor opzegging zou zijn. Niet valt immers in te zien en uit de stukken blijkt niet waarom Tronios B.V., nadat partijen elkaar al jarenlang op de prijzen aanspraken, daar plotseling een probleem van zou gaan maken. Daarbij heeft Tronios B.V. niet enkel Dertronics op de prijsafspraken aangesproken maar ook andere afnemers. Gesteld noch gebleken is dat met deze afnemers (ook) de handelsrelatie is opgezegd. Daar staat tegenover dat Tronios c.s. gesteld hebben dat sprake is van "bait and switch" praktijken (klanten lokken met een merk en vervolgens een concurrerend product aanbieden), wat geldt als ontoelaatbaar refererend merkgebruik en oneerlijk handelsgebruik (vgl. art. 6:193g sub f BW), hetgeen — dat is ook niet betwist door Dertronics - een geldige reden voor opzegging is en dat zij, Tronios B.V., de overeenkomst derhalve rechtsgeldig in ieder geval bij brief van 19 december 2014 heeft opgezegd.

 

11. Ter illustratie van hun standpunt dat Dertronics zich schuldig maakt aan merkafbreuk hebben Tronios c.s. verwezen naar een groot aantal (met stukken onderbouwde) voorbeelden. Hieruit volgt naar voorshands oordeel van het hof dat Dertronics zich inderdaad heeft schuldig gemaakt aan "bait and switch" praktijken en voorts dat het niet om een enkel incident gaat. Evenmin kan — ook al zouden sommige gevallen volgens Dertronics zijn geënsceneerd - voorshands worden geoordeeld dat uitspraken of gedragingen van Dertronics door Tronios c.s. zijn uitgelokt. Ook het verweer van Dertronics dat zij na juni 2014 niet meer beleverd werd door Tronios B.V. en derhalve in de positie werd gebracht dat zij nauwelijks Tronios-producten kon verkopen, baat haar niet. Uit een klantbeoordelingensite (productie 17, tweede pagina, bij dagvaarding in hoger beroep) volgt immers dat reeds in mei 2014 door een klant werd geklaagd over producten die wel op N\ N\ \N .djstunter.n1 als aanwezig vermeld stonden maar niet leverbaar waren en dat hij een vervangend product aangeboden heeft gekregen. Ook bij mail van 4 juli 2013 (productie 30 bij mva in incidenteel appel) is Dertronics reeds door Tronios B.V. erop aangesproken dat zij op haar website een foto gebruikt van een Skytech-versterker, een van de producten van Tronios c.s., op de pagina waar een RedSound-versterker wordt aangeboden.

13. Op grond van het voorgaande is het hof voorshands van oordeel dat het Tronios c.s. vrij stond de handelsrelatie op te zeggen. Daarmee is tevens de toestemming voor het gebruik van de woord- en beeldmerken en de productfoto's van Tronios c.s. komen te vervallen zodat Dertronics niet langer gerechtigd is deze te gebruiken. De grieven slagen derhalve.

Op basis van het mededingingsrecht is het opleggen van verticale prijsbinding niet toegestaan. De overeenkomst is in stand gebleven en dat Dertronics is op grond van de onbepaalde duurovereenkomst gerechtigd gebruik te maken van de TRONIOS-merken en het verstrekte beeldmateriaal. De vorderingen worden afgewezen.

Zie hier de PDF.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ 13 februari 2015, IEF 14855; C-75/15 (Viiniverla) - dossier
Geografhische aanduiding. Verzoekster produceert sinds 2001 in Verla, een dorp in het Zuidoosten van FIN, het product ‘Verlados’, een uit appels gedistilleerde drank waarvoor geen merkenrechtelijke bescherming is gevraagd. Gemiddeld wordt een paar honderd liter in het eigen restaurant verkocht, en is het in de staatswinkel opgenomen in het assortiment ‘leverbaar op bestelling. Bij beschikking van 18november2013 verbiedt de vergunningverlenende en toezichthoudende instantie ‘Valvira’ het product onder de naam Verlados na 01februari2014 op de markt te brengen. Dit besluit is genomen na een klacht over misbruik van de Franse geografische aanduiding Calvados. Finland heeft dit bestreden – het Finse product verwijst expliciet naar de productieplaats en komt slechts één lettergreep overeen met Calvados (en niet twee zoals het HvJ EU in rechtspraak heeft bepaald). De Europese Commissie wijst deze motivering van Finland af en dreigt een inbreukprocedure te starten als Finland niet de nodige maatregelen neemt: de uitgang ‘ados’ zou volstaan om in de zin van de rechtspraak van het HvJ EU een voorstelling voor de benaming „Calvados” op te leveren. Verzoekster start een procedure ter vernietiging van de beschikking. Verweerster Valvira stelt dat zij niet anders kan dan het bindend advies van de Europese Commissie volgen.

De verwijzende Finse rechter (Markkinaoikeus) vraagt zich af of bij de beoordeling of sprake is van ‘voorstelling’ moet worden uitgegaan van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Het is voor hem onduidelijk of daarvoor van belang is dat de benaming „Verlados” expliciet verwijst naar de wijngaard van het dorpje en productieplaats Verla. Aan deze herkenning kan bijdragen dat in het dorp Verla een oud fabriekscomplex is gelegen, dat erkend is als UNESCO-werelderfgoed. Daarnaast wenst hij meer uitleg over beoordeling van fonetische en visuele gelijkenis van merknamen. Hij legt hij de volgende vragen voor aan het HvJEU:

1) Dient bij de beoordeling of er sprake is van voorstelling in de zin van artikel 16, onder b), van verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39, blz. 16) te worden uitgegaan van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument?
2) Welke betekenis dient in het kader van de beoordeling van een ter bescherming van de geografische benaming „Calvados” gegeven verbod op het gebruik van de benaming „Verlados” voor een op nationaal niveau onder die benaming in de handel gebrachte, uit appels gedistilleerde drank, te worden gehecht aan de volgende omstandigheden bij de uitlegging van het begrip „voorstelling” in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 en de toepassing van deze verordening:
a) het eerste deel van de benaming „Verlados”, Verla, een Fins dorp is en als zodanig door de Finse consument kan worden herkend;
b) het eerste deel van de benaming „Verlados”, Verla, verwijst naar de fabrikant van het product „Verlados”, Viiniverla Oy;
c) „Verlados” is een in het dorp gefabriceerd plaatselijk product waarvan per jaar gemiddeld een paar honderd liter wordt verkocht in het eigen restaurant en dat voorts in beperkte omvang op bestelling kan worden geleverd in de staatswinkel in de zin van de alkoholilaki;
d) de woorden „Verlados” en „Calvados” slechts één gezamenlijke lettergreep („dos”) hebben van de drie lettergrepen, maar anderzijds vier letters („ados”), oftewel de helft van alle letters van beide woorden, hetzelfde zijn?
3) Indien er wordt geacht sprake te zijn van „voorstelling” in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008, kan het gebruik van de benaming Verlados dan toch worden gerechtvaardigd door een van de bovengenoemde omstandigheden of een andere omstandigheid, zoals de omstandigheid dat bij de Finse consument in ieder geval niet de opvatting kan ontstaan dat het product „Verlados” gefabriceerd zou zijn in Frankrijk?

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 27 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie januari 2015.

Rechtbank Noord-Holland 10 september 2014, IEF 14850; ECLI:NL:RBNHO:2014:13117 (De Bijenkorf tegen Meyer & Meyer)
Merkenrecht. Bekend merk. Reclamerecht. Sinds 1983 organiseert De Bijenkorf 'DRIE DWAZE DAGEN', kortingsacties voor kleding in het hogere segment. Meyer & Meyer organiseert sinds 1995 de '4 Fabulous Business Days'. Met postergebruik in geel en zwart tijdens de 2012-editie van DRIE DWAZE DAGEN, stelt De Bijenkorf dat zij, gelet op de vele denkbare mogelijkheden van inbreuk, en in aanmerking genomen dat Meyer & Meyer in het verleden herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd, belang heeft bij een gebod dat ruim geformuleerd is. Dit wordt afgewezen. Wel volgt een verklaring van recht dat er inbreuk is gemaakt op de woord/beeldmerken in advertenties, posters en banners, omdat zij 'bekende merken' zijn ex 2.20 lid 1 sub c BVIE.

Het gebruik van de woorden “bijzondere (aanbiedingen)”, “bijzonder (lage prijzen)” en “(dol) dwaze (prijzen)” in combinatie met de kleurstelling geel/zwart voor promotieacties, is normaal taalgebruik om de bijzondere aard van een aanbieding aan te duiden. Het gebruik, al dan niet tijdens dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, is geen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

4.15. De rechtbank is met Meyer & Meyer van oordeel dat het zuivere gebruik (dat wil zeggen gebruik zonder accentuering van woorden of woordbestanddelen) van de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in reclame-uitingen waarin wordt gerefereerd aan “bijzondere aanbiedingen”, “bijzonder lage prijzen” en “dol dwaze prijzen”, of soortgelijke kreten, geen gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten inhoudt, omdat het relevante publiek dit gebruik – naar de Bijenkorf ten aanzien van de woorden “bijzonder lage prijzen” erkent – zal opvatten als normaal taalgebruik om de bijzondere aard te beschrijven van de aanbieding (derhalve niet van waren of diensten). Reeds daarom kan in geval van zuiver gebruik van deze woorden geen sprake zijn van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, wat er ook zij van de vraag of het zuivere gebruik van deze woorden plaatsvindt in combinatie met een geel/zwarte achtergrondkleur of in het kader van een meerdaagse promotieactie in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen.

4.17. Meyer & Meyer hebben met stukken onderbouwd aangetoond dat veel bedrijven in promotiemateriaal de kleurencombinatie geel/zwart voeren, en hebben onbetwist aangevoerd dat deze kleurencombinatie ook tijdens de Drie Dwaze Dagen door andere winkelketens wordt gebruikt. Daarmee heeft Meyer & Meyer, mede in aanmerking genomen dat de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” deel uitmaken van het normale taalgebruik en niet gelijk zijn aan de Merken, voldoende onderbouwd dat de enkele toevoeging van de kleurencombinatie geel/zwart bij de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in promotieacties, ook indien deze plaatsvinden in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, er niet toe leidt dat het publiek een verband legt met de Merken. Het had op de weg van de Bijenkorf gelegen hiertegenover te onderbouwen dat het in aanmerking komend publiek door het gebruik van de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in promotieacties (al dan niet tijdens de Drie Dwaze Dagen) in combinatie met de kleurstelling geel/zwart een verband legt tussen deze tekens en de Merken. Dat heeft zij echter nagelaten. De rechtbank verwerpt dit standpunt dan ook als onvoldoende gemotiveerd, zonder dat plaats is voor bewijslevering. Dit leidt tot de conclusie dat het gebruik de woorden “bijzondere (aanbiedingen)”, “bijzonder (lage prijzen)” en “(dol) dwaze (prijzen)” in combinatie met de kleurstelling geel/zwart voor promotieacties, al dan niet tijdens dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, geen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inhoudt.

4.18. Denkbaar is dat andere combinaties van de in 4.10 genoemde elementen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE opleveren. Voor welke combinaties dat wel en niet het geval is, valt echter niet geheel te specificeren, gelet op het grote aantal mogelijke combinaties. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of het publiek door de gekozen combinatie van kleuren en woorden een samenhang ziet tussen de gebruikte tekens en (één van de) Merken. Door accentuering van (bestanddelen van) de woorden “bijzondere aanbiedingen”, “bijzonder lage prijzen” en “dol dwaze prijzen” kan voorts sprake zijn van gebruik dat niet op zuiver beschrijvende wijze plaatsvindt en niet als normaal spraakgebruik kan worden opgevat. Het gebruik kan in dat geval zodanig zijn dat sprake is van een teken in merkrechtelijke zin en dat het relevante publiek een verband legt tussen het teken en één van de Merken. In dat geval kan sprake zijn van inbreukmakend gebruik van het teken, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Zoals door de Bijenkorf wordt onderkend (zie 4.10), is, gelet op het grote aantal mogelijke combinaties, op voorhand niet vast te stellen onder welke concrete omstandigheden sprake is van merkinbreuk.

4.19. De Bijenkorf stelt dat zij, gelet op de vele denkbare mogelijkheden van inbreuk, en in aanmerking genomen dat Meyer & Meyer in het verleden herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd, belang heeft bij een gebod dat ruim geformuleerd is. Dit is een gerechtvaardigd belang aan de zijde van de Bijenkorf. Anderzijds heeft Meyer & Meyer er belang bij dat wordt voorkomen dat zij het inbreukverbod overtreedt en dwangsommen verbeurt, terwijl het haar niet duidelijk was dat er sprake was van inbreuk. Dit klemt te meer daar het van de omstandigheden van het geval afhangt of het publiek een verband legt tussen de gebruikte tekens en de Merken. De rechtbank is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden het belang van Meyer & Meyer zwaarder dient te wegen dan het belang van de Bijenkorf. Tussen partijen is in confesso dat Meyer & Meyer zich sinds het afgeven van de onthoudingsverklaring aan die verklaring heeft gehouden. Mede in aanmerking genomen dat de Bijenkorf haar merkrechten blijkens haar sommatie zeer ruim opvat, rechtvaardigen de gegeven omstandigheden niet een verbod dat zo ruim is als door de Bijenkorf geformuleerd. De sub B geformuleerde vordering zal dan ook worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14846; ECLI:NL:RBDHA:2015:3529 (Bacardig tegen Seva)
De merkenrechtelijke status van T1-, T2- en AGD-goederen. Zie eerdere IEF 14148. Seva heeft zonder toestemming van Bacardi partijen alcoholhoudende dranken voorzien van een BACARDI-merk in de EU in het verkeer gebracht. Bacardi stelt dat Seva gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad heeft. De rechtbank houdt de beslissing aan tot prejudiciële vragen zijn beantwoord [IEF 14058] en laat Seva toe (tegen)bewijs te leveren tegen de prijslijst. Indien prijslijst afkomstig van Seva: oordeel merkinbreuk en onrechtmatige daad.

4.13.
De lijn van de jurisprudentie4 van deze rechtbank is tot op heden dat merkproducten die douanerechtelijk in het vrije verkeer van goederen zijn gebracht te gelden hebben als merkenrechtelijk ingevoerd, ongeacht de vraag of zij een AGD-status hebben. Het hof Den Haag heeft recentelijk bij arrest5 in een zaak tussen Bacardi en Van Caem, Top Logistics en Mevi, partijen die voor derden alcoholische producten op- en overslaan de volgende vragen aan het Hof van Justitie van de EU voorgelegd:

“1. Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer" dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?
2. Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”
De rechtbank zal, indien het Hof van Justitie bepaalt dat AGD-goederen niet als merkenrechtelijk ingevoerd hebben te gelden, de lijn in haar jurisprudentie niet voortzetten.

4.29.
Niet in geschil is dat de prijslijst is gevonden bij de opgave van [B] in het kader van de andere inbreukprocedure en dat de prijslijst is voorzien van het logo van Seva Trading B.V.. Seva heeft zich in dit kader slechts verweerd met de algemene stelling dat zij nooit heeft gewerkt met prijslijsten. Zij heeft geen concrete aanwijzingen kunnen geven die leiden naar de heer [E]. Onder deze omstandigheden is de rechtbank voorshands van oordeel dat vaststaat dat de prijslijst van Seva afkomstig is. Omdat Seva bewijs, mede inhoudende tegenbewijs, heeft aangeboden ter zake zal zij worden toegelaten tot tegenbewijs tegen dit voorshandse oordeel, als in het dictum te verwoorden.

Indien prijslijst afkomstig van Seva: oordeel merkinbreuk en onrechtmatige daad

CvdM 17 maart 2015, IEF 14834 (Omroep Max - Heel Holland Bakt)
Mediarecht. Rechtenlicentie. Merkenrecht. Boete Omroep MAX voor overtreding van het dienstbaarheidsverbod ten aanzien van de Heel Holland Bakt producten. Door het Commissariaat voor de Media is in het kader van zijn toezichthoudende taak op grond van de Mediawet 2008, onderzoek verricht naar een mogelijke overtreding door Omroep MAX van het dienstbaarheidsverbod van artikel 2.141 van de Mediawet 2008. Aanleiding voor het onderzoek waren de Heel Holland Bakt producten die te koop zijn (geweest) via de winkels van Albert Heijn, ah.nl en Bol.com, alle eigendom van Ahold. Merkdepots zijn verricht door Omroep Max als houder.

Merchandise en het dienstbaarheidsverbod 61. Merchandise is het commercieel exploiteren van rechten op karakters/figuren, namen en (beeld)merken door het op de markt brengen van producten en diensten. Het op de markt brengen van merchandise rondom programma’s van publieke media-instellingen is in beginsel niet verboden, mits de publieke media-instellingen zich houden aan de reclameen sponsorregels, het dienstbaarheidsverbod en toestemming van het Commissariaat krijgen voor het uitvoeren van deze nevenactiviteit. Het Commissariaat merkt hierbij duidelijkheidshalve op dat in het onderhavige geval geen sprake is van een nevenactiviteit van een publieke media-instelling. Merchandise is dus mogelijk, maar mag er niet toe leiden dat commerciële partijen daar meer dan normaal van profiteren. Het dienstbaarheidsverbod betreft immers alle activiteiten van publieke media-instellingen

62. Zoals gezegd is merchandise rondom programma’s in beginsel niet verboden, mits er wordt voldaan aan een aantal vereisten zoals naleving van het dienstbaarheidsverbod. De exclusiviteit van de verkoop van de Heel Holland Bakt merchandise door Ahold in combinatie met het grote aantal producten, hebben tot de vraag geleid of een commerciële derde (Ahold) daarmee een meer dan normale winst of andere concurrentievoordelen heeft kunnen behalen.

67. Omroep MAX had zich tijdens het ondertekenen van het contract met de BBCW bewust moeten zijn van het dienstbaarheidsverbod door het uit handen geven van de merchandiserechten. Dat deze dienstbaarheid zich in de praktijk realiseerde door het op de markt brengen van een Heel Holland Bakt productlijn door Ahold was daarbij voor Omroep MAX te voorzien nu al voordat Omroep MAX de licentieovereenkomst sloot, in andere landen waar een soortgelijke licentie voor een lokale versie van The Great British Bake Off was verleend, eveneens een productlijn met het lokale woordbeeldmerk op de markt is gebracht. Omroep MAX was zich bewust of had zich bewust moeten zijn van het feit dat er merchandise rondom het programma op de markt zou kunnen worden gebracht. Het Commissariaat acht daartoe mede van belang dat Omroep MAX, in overeenstemming met de bepalingen in de licentieovereenkomst, het woordbeeldmerk van Heel Holland Bakt deponeerde en vervolgens overdroeg aan BBCW (zie hierover verder randnummer 75). Ook hierdoor had Omroep MAX er extra alert op moeten zijn dat in de met BBCW afgesloten overeenkomsten voldoende waarborgen werden ingebouwd om overtreding van het dienstbaarheidsverbod te voorkomen.

Merkrechten uit handen gegeven 74. Zoals Omroep MAX ter hoorzitting heeft bevestigd, was zij op grond van haar contract met BBCW verplicht haar merkrechten over te dragen aan BBCW. Het Commissariaat stelt vast dat uit artikel 8.2 van de Key terms in de Format rights license agreement inderdaad volgt dat Omroep MAX Heel Holland Bakt als merk diende te deponeren en op verzoek van BBCW over moest dragen aan BBCW.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 6 maart 2015, IEF 14833; ECLI:NL:RBMNE:2015:1450 (Gelders Isolatiebedrijf hodn GIB tegen G.I.B. Techniek)

4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het beeldmerk van Gelders Isolatiebedrijf is ingeschreven bij het BBIE en dat de geldigheidsduur van de inschrijving niet is verstreken. G.I.B. Techniek heeft aangevoerd dat het beeldmerk van Gelders Isolatiebedrijf in een bodemprocedure vervallen kan worden verklaard, omdat Gelders Isolatiebedrijf dit beeldmerk al gedurende vijf jaar niet op normale wijze heeft gebruikt doordat zij een onderscheidend kenmerk van dit beeldmerk (de kleur) heeft gewijzigd.
Aangezien het verval van een merkrecht werkt vanaf het moment dat de reden van het verval zich voordoet, zal de voorzieningenrechter beoordelen of er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het merk in een bodemprocedure vervallen zal worden verklaard. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat hiervan geen sprake is. De enige gestelde of gebleken wijziging is dat (op de busjes en het bord bij de ingang van Gelders Isolatiebedrijf) gebruik wordt gemaakt van witte tekens op een rood font of (op de website en het briefpapier van Gelders Isolatiebedrijf) van groene tekens. Nu het merk verder precies zo is gebruikt als geregistreerd (zie 2.2), waarbij zij opgemerkt dat het hier geen kleurmerk betreft, maakt deze enkele wijziging van de kleur van de tekens niet dat het onderscheidende vermogen van het merk is gewijzigd,

4.14. Gelders Isolatiebedrijf heeft gesteld dat zij in totaal € 20.750,83 (inclusief 6% kantoorkosten en exclusief verschotten en BTW) aan advocaatkosten heeft moeten maken. Gelders Isolatiebedrijf vordert op grond van artikel 1019h Rv dat G.I.B. Techniek wordt veroordeeld in de volledige door haar gemaakte proceskosten, waarbij zij dat bedrag beperkt tot het in de Indicatietarieven in IE-zaken (versie september 2014) genoemde tarief voor een complex kort geding van € 15.000,00. Dat sprake zou zijn van een dermate complex kort geding dat de kosten van € 15.000,00 als redelijk en evenredig zijn aan te merken onderbouwt Gelders Isolatiebedrijf – verkort weergegeven – als volgt. Gelders Isolatiebedrijf heeft extra werkzaamheden moeten uitvoeren doordat G.I.B. Techniek van advocaat is gewisseld (hierdoor was extra correspondentie in het voortraject noodzakelijk) en doordat G.I.B. Techniek heel veel verweren heeft gevoerd (hierdoor was een uitgebreid feitenonderzoek en een uitgebreide dagvaarding noodzakelijk), daarbij zijn de vorderingen van Gelders Isolatiebedrijf gebaseerd op verschillende grondslagen. Gelders Isolatiebedrijf heeft ervoor gewaakt dat de betrokkenheid van twee advocaten niet tot hogere kosten heeft geleid door eventuele doublures in werkzaamheden niet te declareren.

G.I.B. Techniek heeft hier tegen aangevoerd dat er geen sprake is van een complex kort geding als bedoeld in de Indicatietarieven in IE-zaken en onderbouwt dit, onder meer, als volgt. De advocaten van Gelders Isolatiebedrijf zijn IE-specialisten, (mede) gelet hierop is de casus eenvoudig en was er weinig onderzoek vereist. Gegeven de eenvoud van de zaak is de betrokkenheid van twee advocaten overbodig. Daarbij komt dat er geen grote hoeveelheid producties is overgelegd en dat in het voortraject slechts sprake is geweest van een paar brieven van slechts een paar pagina’s. Bovendien bestaat er een (grote) overlap tussen de verschillende brieven en processtukken.

De voorzieningenrechter is – mede gelet op bovenstaande verweren van G.I.B. Techniek – van oordeel dat er geen sprake is van een dermate complex kort geding dat toepassing van het tarief van € 15.000,00 rechtvaardigt en acht een kostenveroordeling op basis van het tarief van € 6.000,00 voor een eenvoudig kort geding zoals genoemd in de Indicatietarieven in IE-zaken in casu redelijk en evenredig. De voorzieningenrechter verwerpt het verweer van G.I.B. Techniek dat Gelders Isolatiebedrijf haar kosten niet voldoende tijdig en/of voldoende duidelijk zou hebben gespecificeerd. Met de toepassing van het tarief van € 6.000,00 is bovendien voldoende tegemoet gekomen aan het verweer van G.I.B. Techniek dat oppositiewerkzaamheden in het declaratieoverzicht van Gelders Isolatiebedrijf zouden zijn opgenomen of dat daaruit niet voldoende blijkt dat er geen dubbele uren zouden zijn gedeclareerd, wat daar verder ook van zij.
(...)

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 1 april 2015, IEF 14831; ECLI:NL:RBDHA:2015:3649 (Bacardi tegen Van Caem c.s.)
Uitspraak ingezonden door Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. Parallelhandel. Gedecodeerde goederen. Partijen verzoeken om Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen "ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nu in deze zaak reeds vonnis was bepaald, wordt het verzoek als tardief geweigerd. De rechtbank houdt het geding geschorst tot na beantwoording van het HvJ EU van de prejudiciële vragen in de Mevi-Bacardi [IEF 14058].

Nieuw bewijs?
4.2. Bij brief van 19 december 2014 (vgl. 1.3.) is door partijen onder meer verzocht toe te staan Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen ‘ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nti in deze zaak reeds vonnis was bepaald wordt het verzoek als tardief geweigerd.4.6. De rechtbank is na de zitting ambtshalve bekend geworden met de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de procedure tussen Mevi/Top Logistics en (onder meer) Bacardi, waarin Van Caem is toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi/Top Logistics, van 22juli 2014’ Daarin heeft het Haagse hof de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU voorgelegd:

“Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het Communautair douanewetboek, Verordening (EEG) nr. 2913/92 (oud) en Verordening (EG) nr. 450/2008).

1 .Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van ‘gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?
2.Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”

Schorsing
4.7. Ook is inmiddels op 30 september 2014 arrest gewezen in het hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 201 1. Het Haagse hof heeft in dit arrest onder meer overwogen, dat voor de beantwoording van de in die procedure voorliggende vragen, het antwoord op de in de Mevi/Bacardi-zaak aan het HvJ EU gestelde vragen van belang is. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat zijn beslissing over de vraag of opslag van en handel in Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, dient te worden aangehouden tot na de beantwoording van de prejudiciële vragen in de Mevi/Bacardi-zaak. Ook voor de beoordeling van de vraag of handel in gedecodeerde producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, is het oordeel van het HvJ EU in de Mevi/Bacardi-zaak voor de beoordeling door het Haagse hof van belang. Bij de beoordeling van de overige grieven die zich richten tegen de toewijzing van het inbreukverbod en een aantal nevenvorderingen, de formulering en/of de omvang dan wet de motivering daarvan is de beantwoording door het HvJ EU van Justitie van de voorgelegde vragen eveneens van belang. Daarom heeft het hof zijn oordeel aangehouden tot na de beantwoording van die vragen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Bijdrage ingezonden door Marloes Meddens-Bakker, Klos Morel Vos & Reeskamp. Bij de naamgeving van farmaceutische producten komen nogal wat zaken kijken. Onlangs publiceerde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het College) het concept Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten. Het concept bevat de richtlijnen die het College voornemens is toe te passen op alle productnamen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die door het College worden vastgesteld. Het Beleidsdocument is dan ook vanuit het perspectief van de registratieautoriteit geschreven. De onderwerpen die voorbij komen, waaronder het voorkomen van naamsverwarring, toevoegingen en paraplumerken, hebben echter ook een sterke merkenrechtelijke component. De naam van een geneesmiddel zal vaak niet alleen als productnaam bij het College worden geregistreerd, maar ook als merk. Om die reden is het zinvol het concept Beleidsdocument niet uitsluitend op zichzelf te beschouwen, maar tevens vanuit merkenrechtelijk perspectief te bekijken. Deze bijdrage behandelt de meest in het oog springende thema’s vanuit die invalshoek.

(...Lees het gehele artikel hier...)

Conclusie
Naast het volgen van de richtlijnen van het College en de overige in het Beleidsdocument genoemde beleidsdocumenten over de naamgeving van
farmaceutische producten is het verstandig om vanuit merkenrechtelijk perspectief na te denken over de naam van een farmaceutisch product.

Met welke oudere namen van derden moet rekening worden gehouden bij het ‘clearen’ van een voorgenomen naam? Welke invloed heeft het toevoegen van bepaalde elementen aan de naam op de beschermingsomvang daarvan? En welke risico’s brengt het gebruik van bepaalde symbolen met zich mee? Vanwege de mogelijk verstrekkende invloed van deze onderwerpen op het gebruik van de naam in de praktijk kan het nuttig zijn al in een vroeg stadium van het bedenken van de naam de merkenrechtelijke aspecten in ogenschouw te nemen.

Als de naam eenmaal is gekozen, brengt de wijze waarop die naam als merk wordt gedeponeerd bovendien aanvullende uitdagingen met zich. Wordt gekozen voor een woordmerk of een woord-/beeldmerk? Wordt de naam gedeponeerd in combinatie met een overkoepelend element of is het beter een los paraplumerk te deponeren? En welke waren en diensten kan de registratie het beste dekken? Een merkgemachtigde of in het merkenrecht gespecialiseerde advocaat kan adviseren over de beste keuze en/of combinatie.