Merkenrecht  

BBIE Oppositie 27 november 2014, IEF 14443 (Moszkowicz en Moszkowicz)
Merkenrecht. Oppositie. Max en David Moszkowicz (Maastricht) voeren oppositie tegen het depot voor de merkinschrijving van ‘Moszkowicz’ gedaan door Yehudi Moszkowicz (Utrecht) en overgedragen aan Max Moszkowicz (regisseur). Oppositie is gebaseerd op eerder geregistreerde Moszkowicz-merken. De media-optredens van Bram Moszkowicz vormen onvoldoende grond voor de vaststelling dat het teken 'Moszkowicz’ een algemeen bekend merk is geworden. Van verwarringsgevaar is bovendien geen sprake. Art. 2.3 sub c BVIE is daarnaast niet van toepassing op oppositieprocedures. De oppositie wordt afgewezen.

Kwade trouw

45. Opposant stelt dat verweerder een depot te kwader trouw heeft verricht en dat het depot op die grond zal moeten worden doorgehaald. Een dergelijk argument kan echter geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot de specifieke gronden van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. (…)

2.3 lid 1 sub c BVIE

46. Opposant baseert de ingestelde oppositie op artikel 2.3 sub c. BVIE. Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid van bescherming bij overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze grond is nadrukkelijk uitgesloten als grond waarop een oppositie kan worden ingesteld bij het Bureau (zie overweging 45). Een beroep op artikel 2.3 sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure derhalve niet mogelijk.

Bekendheid

49. Ten bewijze van de algemene bekendheid van het teken ‘Moszkowicz’ maakt opposant melding van optredens in Nederland op televisie en in reclamespots van één der maatschapspartners, te weten Bram Moszkowicz. In één reclamespot waren Bram Moszkowicz en vader Max Moszkowicz sr. samen te zien. De media-optredens van Bram Moszkowicz vormen onvoldoende grond voor de vaststelling dat het teken “Moszkowicz’ een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Bovendien stelt opposant nergens expliciet voor welke waren en/of diensten het ingeroepen algemeen bekend merk, bekend zou zijn.

Verwarring

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat de ingestelde oppositie deels gebaseerd is op onjuiste gronden. Voor zover deze is gebaseerd op de grondslag van artikel 2.14 lid 1 sub b. BVIE is onvoldoende aangetoond dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs en evenmin dat er sprake zou zijn van gevaar voor verwarring.

Op andere blogs:
Novagraaf
RISE merken

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Hieronder de tabel met 23 arresten die wellicht de moeite waard is om door te nemen.

T-53/13		-	Beroep verworpen
T‑463/12		MB	Beroep verworpen
T‑506/13	URB		Beroep verworpen
T‑567/12	KAATSU	-	Beroep verworpen

T‑188/13	NOTFALL	-	Beroep verworpen
T‑504/12		-	Beroep verworpen
T‑524/11			Beroep verworpen
T‑525/11			Beroep verworpen
T‑549/10		-	Beroep toegewezen
T‑50/13	VOODOO	-	Beroep verworpen
T‑308/13	ELECTROLINERA	ELECTROLINERA	Gedeeltelijke vernietiging
T‑484/13	THE YOUTH EXPERTS	-	Gedeeltelijke vernietiging
T‑510/12	EuroSky	SKY	Beroep verworpen
T‑138/13	VISCOTECH	VISCOPLEX	Beroep verworpen
T‑344/13	FUNNY BRANDS	FUNNY BANDS www.funny-bands.com	Beroep verworpen
T‑303/06 en T‑337/06	UNIWEB UniCredit Wealth Management	UNIFONDS UNIRAK UNIZINS	Gedeeltelijke vernietiging
T‑374/12		CASTLE BEER	Beroep verworpen
T‑375/12	KASTEEL	CASTLE BEER	Beroep verworpen
T‑556/12		KAISERHOFF	Beroep toegewezen
T‑240/13		ALDI	Beroep verworpen
T-153/11	ZENATO RIPASSA	RIPASSO	Beroep verworpen
T‑154/11		RIPASSO	Beroep verworpen
T‑173/11	Carrera	Carrera	Beroep verworpen

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl.

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 december 2014, IEF 14428 (I-Health tegen Mediamarkt; I-Health tegen IHealthlabs)
Uitspraak ingezonden door Diederik Donk en Helen Maatjes, The Legal Group. Merkenrecht. I-health (merkhouder) is actief op gebied van ontwikkeling en exploitatie meet- en scansystemen op het gebied van gezondheid. iHealthLabs meetapparatuur en levert apps met behulp waarvan consumenten meetresultaten kan aflezen; producten worden door wederverkoper onder andere via Mediamarkt en Saturn aangeboden. Het niet-normaal gebruikverweer is door niets ondersteund en wordt gepasseerd. iHealthLabs c.s. maakt inbreuk ex sub b op het merk en staking wordt bevolen binnen 48 uur.

Voor een uitloopperiode van drie maanden bestaat geen aanleiding en aangezien in deze procedure alle professionele afnemers al zijn gedaagd en afgifte van producten is gevorderd, terwijl deze afnemers uitsluitend aan consumenten levert, wordt de recall afgewezen. De vordering tot aflevering is niet concludent, het is niet duidelijk waartoe de afgifte dient en wat de grondslag is.

4.11. De hiervoor besproken sterke overeenstemming tussen merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren, leidt, ook indien met iHealthLabs c.s. wordt aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk niet bijster groot is (iHealthLabs c.s. heeft niet de stelling betrokken dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist), tot het oordeel dat bij het publiek verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van dat gebruik op zijn minst kunnen menen dat de betrokken waren van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, hetgeen afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk.

4.16 De vordering tot 'aflevering' van - kort gezegd - geretourneerde en op voorraad zijnde inbreukmakende producten en promotiematerialen 'totdat omtrent de bestemming van die producten in een procedure dan wel bij overeenkomst tussen partijen onherroepelijk is beslist' wordt afgewezen nu de vordering niet concludent is. In het bijzonder is niet duidelijk waartoe de kennelijk gevorderde afgifte dient en wat daarvan de juridische grondslag is.

Lees de uitspraak (pdf / html)

Dit overzicht zal het komende jaar dienst doen als living document met voor de praktijk relevante rechtspraak van het HvJ EU vanaf voorjaar 2010, inclusief conclusies en aanhangige prejudiciële vragen. Steeds als er arresten zijn gewezen, conclusies zijn genomen of verzoeken zijn neergelegd wordt dit overzicht bijgewerkt (in deze serie: auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, octrooirecht en reclamerecht).

Inhoudsopgave
A. HvJ EU
B. Gerecht EU
C. Conclusies AG HvJ EU
D. Aanhangige prejudiciële vragen
E. Hogere voorziening (verzoek)
F. Verder in de pijplijn (vragen nog niet definitief gesteld)
G. Aanhangig bij het Gerecht EU

A. HvJ EU
1. HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08; IEF 8965 (Portakabin  tegen Primakabin)
Gebruik niet legitiem wanneer het onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of een ander.
2. HvJ EU 29 juli 2010, zaak C-214/09P; IEF 9021 (Anheuser-Busch Inc. tegen Budvar)
Bewijs van vernieuwing van de registratie was niet nodig
3. HvJ EU, 2 september 2010, zaak C-254/09P; IEF 9061 (Calvin Klein)
Letters CK zijn niet dominerend, kwade opzet door prominent gebruik speelt geen rol.
4. HVJ EU 14 september 2010, zaak C-48/09P; IEF 9083 (Lego tegen Mega Brands Inc.)
Lego-blokje kan geen vormmerk zijn; vorm van de waar is noodzakelijk om een technische uitkomst te krijgen
5. HvJ EU 22 december 2010, zaak C-120/08; IEF 9323 (Bayerischer Brauerbund tegen Bavaria)
Inschrijving valt tussen indiening en bekendmaking geografische oorsprongsbenaming, inwerkingtreding registratie telt (oude verordening)
6. HvJ EU 13 januari 2011, zaak C-92/10P; IEF 9344 (Media-Saturn)
Beeldmerk “slogan” Best Buy mist onderscheidend vermogen.
7. HvJ EU 29 maart 2011, zaak C-96/09P; IEF 9505 (Anheuser-Busch Inc tegen Budějovický Budvar)
Oppositie op basis van een ander teken en de beschermde oorsprongsbenaming.
8. HvJ EU 12 april 2011, zaak C-235/09; IEF 9546 (DHL tegen Chronopost)
(Dreigend) inbreukverbod op een gemeenschapsmerk sterkt zich uit tot het gehele grondgebied van de Europese Unie, in bepaalde gevallen beperkt.
9. HvJ EU 16 mei 2011, zaak C-429/10P;IEF 9811 (X Technology Swiss)
Merk is niet onderscheidend, omdat oranje vlakken samenvalt met het uiterlijk van de aangeduide waar (sokken)
10. HvJ EU 19 mei 2011, zaak C-308/10; IEF  9679 (Union Investment)
Discretionaire bevoegdheid bij de beoordeling of stukken te laat zijn ingediend
11. HvJ EU 16 juni 2011, zaak C-317/10P; IEF 9792 (Union Investmen/ UniCredito)
Associatie van voorvoegsel met een oudere merkenserie
12. HvJ EU 5 juli 2011, zaak C-263/09P; IEF 9885 (Elio Fiorucci)
Vordering tot nietigverklaring op grond van "recht op naam" volgens nationaal recht. Gerecht EU bevoegd OHIM te herzien.
13. HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09; IEF 9961 (l'Oréal e.a. tegen eBay e.a.)
Bepaalde vormen wederverkoop merkproducten op online marktplaats kwalificeren als merkinbreuk, aansprakelijkheid online marktplaatsen
14. HvJ EU 14 juli 2011, zaken C-4/10 en C-27/10; IEF 9945 (Bureau national interprofessionel du Cognac tegen Gust. Ranin Oy)
Geografische bescherming en merkenrecht: alleen als er echte cognac in zit.
15. HvJ EU,14 juli 2011, zaak C-46/10; IEF 9944 (Viking Gas tegen Kosan Gas)
De merkhouder van gasflessen kan zich in beginsel niet verzetten tegen het navullen van die flessen door derden.
16. HvJ EU 28 juli 2011, gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10; IEF 10018 (Orifarm en Paranova tegen MSD)
Uitleg ompakkingsjurisprudentie
17. HvJ EU 22 september 2011, zaak C-482/09; IEF 10213 (Budvar tegen Anheuser-Busch)
Hof beantwoord vragen over gedoogbepaling merkenrichtlijn en eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken en eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken.
18. HvJ EU 30 september 2011 zaak C-541/10P, IEF 10368 (Quinta do Portal)
Hogere voorziening na T-369/09. Beschrijvende elementen aan het eind van merken is niet dominant en de combinatie van twee woorden is samen logisch en conceptueel voor het product
19. HvJ EU 10 november 2011, zaak C-88/11P; IEF 10465 (LG Electronics)
Hogere voorziening na T-497/09. In CTM registratie is de beschrijving is te lovend en een overdrijving van de werkelijke mogelijkheden.
20. HvJ EU 1 december 2011, zaken C-446/09 en C-495/09; IEF 10604 en IEF 10605 (Philips en Nokia)
Vervaardigingsfictie n.v.t. bij goederen in transit
21. HvJ EU 1 december 2011, zaak C-222/11; IEF 10730 (Longevity Health Products tegen  Performing Science LLC)
Vaklieden en lekenpubliek kennen het verschil tussen merk en chemische formule.
22. HvJ EU 15 december 2011, zaak C-119/10; IEF 10674 (Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull)
Diensten bestaande in het enkele afvullen van blikjes die van een als merk beschermd teken zijn voorzien, vormen geen gebruik van dit teken dat kan worden verboden.
23. HvJ EU 15 maart 2012, zaak C-90/11 en C-91/11, IEF 11047 (Strigl tegen DPMA en Securvita tegen Öko-Invest)
Over de nevenschikking van een beschrijvend woord en een niet-beschrijvende lettercombinatie die elkaars betekenis verduidelijken.
24. HvJ EU 19 april 2012, zaak C-523/10, IEF 11205 (Wintersteiger)
Rechterlijke bevoegdheidsvraag rondom Adwords: waar merk is ingeschreven of adverteerder is gevestigd
25. HvJ EU van 16 februari 2012, zaak C-100/11P; IEF 11290 (Rubinstein en L'Oreal tegen OHIM)
Nietigverklaring van de gemeenschapsmerken „BOTOLIST” en „BOTOCYL” op grond van bekend merk „BOTOX”.
26. HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-368/10; IEF 11305 (EC tegen Koninkrijk der Nederlanden)
Een aanbestedende dienst moet niet naar bepaalde milieukeuren verwijzen, maar gedetailleerde specificaties gebruiken.
27. HvJ EU 24 mei 2012, zaak C-98/11P; IEF 11348 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli tegen OHIM)
Ontbreken onderscheidend vermogen. Weigering van een vormmerk op een chocoladehaas met rood halsbandje.
28. HvJ EU 24 mei 2012, zaak C-196/11 P, IEF 11349 (Formula One Licensing tegen OHIM)
Noch het BHIM noch het Gerecht is bevoegd om de geldigheid ter discussie te stellen van nationale merken.
29. HvJ EU 19 juni 2012, zaak C-307/10; IEF 11454 (CIPA, IP Translator)
De mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist is wat de omschrijving van de door een merk bestreken waren of diensten betreft.
30. HvJ EU 28 juni 2012, zaak C-306/11 P, IEF 11496 (XXXLutz Marken GmbH tegen OHIM)
Natura selection heeft een zwak onderscheidend vermogen, dominante deel van een woordbestanddeel.
31. HvJ EU 28 Juni 2012, zaak C-599/11 (Tofutown.com GmbH tegen Meica GmbH)
Tofu vs Curry (hogere voorziening)
32. Schriftelijke opmerkingen door de Europese Commissie in zaak C-2/12, IEF 11398 (Trianon Productie B.V. tegen Revillon Chocolatier Spa) 2 april 2012, D2722.
Een vorm kan wezenlijk waarde aan de betrokken waar geven, maar dit kan hooguit een nuttig beoordelingselement zijn.
33. HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-311/11P; IEF 11575 (Smart Technologies)
Inzake de analyse en het onderscheidend vermogen.
34. HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-376/11; IEF 11602 (Pie Optiek)
Lastgeving, persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren, is "geen licentiehouder van oudere rechten"
35. HvJ EU 6 september 2012, zaak C-96/11P, IEF 11727 (Storck tegen OHIM)
Geen onderscheidend vermogen chocolademuis vormmerk, hogere voorziening afgewezen.
36. HvJ EU 6 september 2012, zaak C-327/11P, IEF 11728 (US Polo Association)
Inzake foutieve interpretatie en toepassing van de wet en het verwarringsgevaar.
37. HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-101/11P en , IEF 11890 (Neuman en Galdeano del Sel / Baena Grup, BHIM tegen Baena Grupo)
Begrip geïnformeerde gebruiker dient als een tussencategorie bij modellen en merkenrecht
38. HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-553/11, IEF 11926 (Bernhard Rintisch tegen Klaus Eder)
De omstandigheden waaronder een CTM gewoon wordt gebruikt.
39. HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-385/10, IEF 11887 (Elenca Srl tegen Ministero dell'Interno)
Voor de bouw bestemde producten automatisch de voorwaarde geldt dat deze producten het EG-merkteken dragen.
40. HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-101/11P en C-102/11P, IEF 11890 (Neuman en Galdeano del Sel / Baena Grup, BHIM tegen Baena Grupo)
Vordering tot nietigverklaring van een model wegens strijd met een ouder Gemeenschapsmerk. Gerecht oordeelt dat het latere model een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. Begrip geïnformeerde gebruiker dient als een tussencategorie. Geen verkeerde maatstaf: indirecte vergelijking ouder merk en jonger model.
41. HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-37/11, IEF 11904 (Commissie tegen Tsjechische Republiek)
"Smeerbare boter" mag niet onder de naam 'boter' de markt op.
42. HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-553/11, IEF 11926 (Rintisch tegen Eder)
Gebruik van een merk in een vorm die afwijkt van de registratie is toegestaan.
43. HvJ EU 19 december 2012, zaak C-149/11, IEF 12154 (Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V.)
Normaal gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.
44. HvJ EU 22 januari 2012, zaak T-225/06 RENV, IEF 12253 (Budějovický Budvar/OHMI - Anheuser-Busch (BUD))
Het merk BUD kan worden geregistreerd als merk vanwege het onbeduidende gebruik in Frankrijk en Oostenrijk van de oorsprongsbenaming BUD.
45. HvJ EU 21 februari 2013, zaak C-561/11, IEF 12362 (Fédération Cynologique Internationale)
Optreden tegen derde, houder van jonger gemeenschapsmerk, zonder eerst een nietigverklaring.
46. HvJ EU 18 april 2013, zaak C-12/12, IEF 12574 (Colloseum Holding) - dossier
Normaal gebruik. Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt.
47. HvJ EU 11 juli 2013, zaak C-657/11, IEF 12849 (Belgian Electronic Sorting Technology) - dossier
In een situatie zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, het gebruik van een domeinnaam en het gebruik van metatags in de metadata van een website onder het begrip „reclame” vallen zoals dit in deze bepalingen is gedefinieerd.
48. HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12, IEF 12883 (Specsavers tegen Healthcare) - dossier
Merk ingeschreven zonder kleur, maar gebruikt in een bepaalde kleur zodat die kleur bij een deel van het publiek met het merk geassocieerd is geraakt.
49. HvJ EU 19 september 2013, zaak C-661/11, IEF 13049 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt) - dossier
Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde.
50. HvJ EU 27 juni 2013, zaak C-320/12, IEF 12811 (Malaysia Dairy Industries tegen Ankenævnet for Patenter og Varemærker) - dossier
Nietigverklaring van de merkinschrijving van een plastic melkfles omdat de aanvrager het in het buitenland door een concurrent gebruikte oudere vergelijkbare merk kende.
51. HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-621/11 P, IEF 12881 (New Yorker SHK Jeans/BHIM) - dossier
Normaal gebruik van het oudere merk. Inaanmerkingneming van extra bewijsmateriaal.
52. HvJ EU 16 januari 2014, zaak C-481/12, IEF 13462 (Juvelta) - dossier
Vrij verkeer van goederen verzet zich tegen nationaal edelmetalen waarborgmerk
53. HvJ EU 12 december 2013, zaaknr. C-445/12P, IEF 13335 (Rivella (BASKAYA)) - dossier
Eenheidsbeginsel van gemeenschapsmerk geldt niet absoluut.
54. HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-597/12P, IEF 13148 (Isdin/BHIM en Bial-Portela) - dossier
Weigeringsgrond motiveren voor elk van de groepen in een klasse.
55. HvJ EU 3 oktober 2013, zaak C-170/12, IEF 13101 (Pinckney tegen KDG Mediatech) - dossier
Bepaling van plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.
56. HvJ EU 3 oktober 2013, C-120/12P - dossier, C121/12P - dossier, C122/12P - dossier, IEF 13097 (Rintisch)
Precieze bewijsdocumenten voor instelling oppositie bekend geworden.
57. HvJ EU 19 september 2013, IEF 13049, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt)
Voor een lange periode gedeeld merkgebruik met een derde
58. HvJ EU 26 september 2013, zaak C-610/11P, IEF 13071 (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
In aanmerking nemen bewijs is resultaat van objectieve en gemotiveerde uitoefening van beoordelingsvrijheid.
59. HvJ EU 26 september 2013, zaak C-609/11P, IEF 13070 (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Beroep procedure tot vervallenverklaring slaagt niet.
60. HvJ EU 3 oktober 2013, IEF 13097, C-120/12P
Precieze bewijsdocumenten ouder merk voor instelling oppositie bekend.
61. HvJ EU 17 oktober 2013, IEF 13148, zaak C-597/12P (Isdin/BHIM en Bial-Portela)
Weigeringsgrond motiveren voor elk van de groepen in een klasse.
62. HvJ EU 12 december 2013, IEF 13335 zaaknr. C-445/12P (Rivella (BASKAYA))
Eenheidsbeginsel van gemeenschapsmerk geldt niet absoluut
63. HvJ EU 16 januari 2014, IEF 13462, zaak C-481/12 (Juvelta)
Vrij verkeer van goederen verzet zich tegen nationaal edelmetalen waarborgmerk
64. HvJ EU 6 februari 2014, IEF 13513, zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex)
Bescherming op het ogenblik dat een in China gekocht goed op het grondgebied komt
65. HvJ EU 6 februari 2014, IEF 13512, zaak C-65/12 (Leidseplein beheer tegen Red Bull)
Gebruik te goeder trouw nog voordat het bekende merk is gedeponeerd
66. HvJ EU 13 februari 2014, IEF 13549, zaak C-31/13 P (Hongarije tegen Commissie)
Opname wijnnaam in E-Bacchus is geen appellabele maatregel
67. HvJ EU 6 maart 2014, IEF 13612, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company)
Verwording tot soortnaam door nalaten verkopers te instrueren
68. HvJ EU 6 maart 2014, IEF 13616, gevoegde zaken C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P, C-340/12 P (Pi-Design e.a. / Yoshida Metal Industry)
Daadwerkelijk gebruik van geregistreerd vormmerk en technische uitkomst
69. HvJ EU 27 maart 2014, IEF 13693, zaak C-530/12P (BHIM tegen National Lottery Commission)
Over toegestaan ambtshalve onderzoek over het toepasselijk nationaal recht
70. HvJ EU 9 april 2014, IEF 13732, zaak C-583/12 (Sintax Trading)
Douaneautoriteiten kunnen op voorwaarde antipiraterijprocedure zelf inleiden
71. HvJ EU 8 mei 2014, IEF 13824, zaak C-591/12P (Bimbo/BHIM)
Onderdeel Doughnuts niet verwaarloosbaar in BIMBO DOUGHNUTS-merk
72. HvJ EU 8 mei 2014,  IEF 13836, zaak C-35/13 (ASSICA en Krafts Foods)
Geen communautaire bescherming niet-geregistreerde geografische benaming
73. HvJ EU 15 mei 2014, zaak C-97/12P, IEF 13849 (Vuitton Malletier / BHIM) - dossier
Toepassing van jurisprudentie 3D-vormmerken op 2D-representatie beeldmerk is toegestaan
74. HvJ EU 19 juni 2014, IEF 13958, gevoegde zaken C-217/13 en C-218/13 (Oberbank en Banco Santander)
HvJ EU: Inschrijving kleurmerk rood wanneer herkenningsgraad minstens 70 procent is
75. HvJ EU 10 juli 2014, IEF 14031, zaak C-421/13 (Apple winkelinrichting)
Winkelinrichting Apple flagship store is een merk
76. HvJ EU 10 juli 2014, IEF 14030, zaak C-420/13 (Netto Marken Discount)
Diensten bij elkaar brengen, is ook een dienst
77. HvJ EU 18 september 2014, IEF 14209, C-205/13 (Hauck tegen Stokke)
Tripp Trapp-kinderstoel en de aard van de waar
78. HvJ EU 20 november 2014, IEF 14393, C-581/13P (GOLDEN BALLS)
OHIM moet opnieuw oordelen over GOLDEN BALLS en BALLON D'OR

B. Gerecht EU
1. Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-508/08, IEF 10300 (Bang & Olufsen)
Potloodvormige speaker geeft een wezenlijke waarde aan de waar (en kan geen merk zijn)
2. Vijf chocolade-arresten; IEF 9296
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-13/09 (August Storck)
Geen onderscheidend vermogen chocolademuis vormmerk (hogere voorziening, hierboven nr. A.34.).
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-336/08 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli I)
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-337/08 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli II)
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-346/08 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli III)
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-395/08 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli IV)
Geen onderscheidend vermogen vormmerk chocoladehaas met rood halsbandje / chocoladerendier / chocoladehaasrood bandje met belletje. Geen Unie-inburgering.
3. Gerecht EU 20 februari 2013, zaak T-224/11 en T-225/11, IEF 12361 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (BERG)) en T-631/11 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (B BERG))
De gelijkheid van het relevante publiek en de waren, waaronder sportkleding, leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar.
4. Gerecht EU 20 februari 2-13 T-378/11, IEF 12361 (Langguth Erben / OHMI (MEDINET))
Van belang dat wanneer het oudere merk in kleur is geregistreerd, bij het vaststellen van gelijkheid met het basismerk, de aanvraag tot internationale inschrijving ook in kleur is.
5. Gerecht EU 21 februari 2013 T-427/11, IEF 12361 (Laboratoire Bioderma / OHMI - Cabinet Continental (BIODERMA))
Het het woordmerk "BIODERMA" heeft een beschrijvend karakter en onvoldoende onderscheidend vermogen voor waren en diensten in de klasse 5.
6. Gerecht EU 21 februari 2013, T-444/10, IEF 12361 (ESGE / OHMI - De'Longhi Benelux (KMIX))

C. Conclusies A-G HvJ EU
1.
2.
5.
6.
7.
8. Conclusie A-G 21 november 2013, zaak C-360/12, IEF 13271 (Coty Germany tegen First Note Perfumes) - dossier
Internationale bevoegdheid inzake namaak driedimensionaal merk.Geen bevoegdheid op basis van merkenverordening, wel op basis van de EEX-verordening. Uitlegging van artikel 93, lid 3, van Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 5, lid 3, van EEX-verordening.

D. Aanhangige prejudiciële vragen
1. Vraag aan HvJ EU van 8 december 2011, zaak C-467/11, IEF 10487 (Audi/Volkswagen)
Hogere voorziening na T-318/09;  IEF 9897. Het beschrijvend karakter van TDI, fout ex 7(1)(c)?
2. Prejudiciële vragen HvJ EU 18 november 2013, zaak C-580/13, IEF 13461 (Coty Germany tegen Stadtsparkasse Magdeburg) - dossier
Over het bankgeheim en gegevensafgifte door banken bij merkvervalsing.
3. Prejudiciële vragen HvJ EU 10 oktober 2013, zaak C-535/13, IEF 13319 (Honda Giken Kogyo tegen Patmandi) - dossier
Over parallelimport van buiten de EER en internationale uitputting.
4. Prejudiciële vragen BGH 17 oktober 2013, I ZR 51/12, IEF 13221 (Davidoff Hot Water)
Vragen over het bankgeheim en gegevensafgifte door banken bij merkvervalsing.
5. Prejudiciële vragen gesteld HvJ EU 16 december 2013, IEF 13594, zaak C-20/14 (BGW Marketing- & Management-Service)
Over lettercombinaties en de toevoeging van beschrijvende woordcombinaties
6. Prejudiciële vragen aan HvJ EU 27 januari 2014, IEF 14078, zaak C-215/14 (Nestlé)
Over drie wezenlijke kenmerken van Kit Kat-vingers
7. Prejudiciële vragen door Hof van Beroep Brussel 17 maart 2014, IEF 13868 (Loutfi Management IP tegen AMJ Meatproducts en Halalsupply)
Over relevantie van uitspraak en betekenis van Arabische woorden in Gemeenschapsmerkenrecht
8. Prejudiciële vragen aan HvJ EU 18 maart 2014, IEF 13872, zaak C-125/14 (Iron & Smith tegen Unilever)
Volstaat bekend merk in één lidstaat?

E. Hogere voorziening (verzoek)
1. Dossier van HvJ EU 20 april 2011, zaak C-191/11P, hogere voorziening na Gerecht EU T-213/09 (Yorma/Norma)
Dominantie woordelement in een beeldmerk waarin een letter Y op drie lijnen die aan muzikale notenbalk doet denken en een sterk uitgesproken kleurgebruik heeft.
2. Dossier van HvJ EU 28 april 2011, zaak C-198/11, hogere voorziening na T-194/09 (Lan Airlines)
De perceptie van acroniem van het woordelement
3. Dossier van HvJ EU 20 juni 2011, zaak C-307/11P, hogere voorziening na T-202/09 (Deichmann)
Inzake het onderscheidend vermogen van een beeldmerk.
4. Dossier van HvJ EU 28 juni 2011, zaak C-328/11P; hogere voorziening na T-209/09, IEF 9606 (Alder tegen Halder)
Inzake de herziening van de claim voor een nietigheidsbesluit.
5. Dossier van HvJ EU 29 juni 2011, zaak C-334/11 P; hogere voorziening na T-466/08, IEF 9606 (Lancôme tegen Focus Magazine)
Inzake het tijdstip van registratie en verwarringsgevaar met een ouder CTM, 43(2) en (3) CTM Regulation.
6. Dossier van HvJ EU 6 juli 2011, zaak C-354/11, hogere voorziening na T-187/10; IEF 9640 (Emram tegen Gucci)
Inzake verwarringsgevaar, onjuiste toepassing van jurisprudentie en inbreuk gelijkheidsbeginsel
7. Dossier van HvJ EU 29 juli 2011, zaak C-406/11, hogere voorziening na T-145/08; IEF 9658 (Atlas Transport tegen Atlas Air)
Over inbreukcriteria en de registratie van een CTM, 20(7) Rules, en 59 en 60 CTM Regulation.
8. Dossier van HvJ EU 24 november 2011, zaak C-688/11P, hogere voorziening na T-290/09 (Omnicare/Astallas Pharma)
Over normaal gebruik en kostenloze diensten
9. Dossier van HvJ EU 24 november 2011, zaak C-582/11P, hogere voorziening na T-201/09, IEF 10203 (Rügen Fisch/Schwaaner Fischwaren)
Niet beschrijvend: Gemiddelde consument kent niet de Latijnse taal, noch zoölogische vakterm "Scomber"
10. Dossier van HvJ EU 19 december 2011, zaak C-649/11P, hogere voorziening na Gerecht EU T-421/10 (Vitivinícola Arousana/OHIM)
Motiveringsplicht niet nagekomen. Recht op eerlijk proces, artikel 6 EVRM.
11. Dossier van HvJ EU 11 januari 2012, zaak C-14/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-313/10, IEF 10464 (Shah en Shah tegen Three-N-Products Private)
Over het verschil dat "niet van dien aard is dat het de aandacht van de consument trekt"
12. Dossier van HvJ EU 26 januari 2012, zaak C-41/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-216/10, IEF 10540 (Monster Cable Products tegen OHIM/Live Nation)
Verzuim om rekening te houden met de "gemiddelde gespecialiseerde gebruiker in het Verenigd Koninkrijk"
13. Dossier van HvJ EU 16 januari 2012, zaak C-21/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-363/10, IEF 10500 (Abbott Laboratories tegen OHIM)
Vanwege het beschrijvende karakter van het teken RESTORE gezien het relevante publiek (gebruikers van medische en chirurgische instrumenten).
14. Dossier van HvJ EU 27 januari 2012, zaak C-42/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-434/10, IEF 10501 (Václav Hrbek tegen OHIM)
De begrippen 'global assessment' en 'overall impression'
15. Dossier van HvJ EU 30 november 2011, zaak C-611/11P, hogere voorziening na Gerecht EU T-174/10, IEF 10211 (Ara AG tegen OHIM/ Allrounder)
Inzake een A met twee hoornen, relevante publiek, vergelijking vd tekens en verwarringsgevaar.
16. Dossier van HvJ EU 6 december 2011, zaak C-624/11 P, hogere voorziening na Gerecht EU T-403/10, IEF 10239 (Brighton Collectibles tegen OHIM/Felmar)
Inzake een Geschäftsabzeichen, het ingediende bewijs en beslissing mbt nationaal recht inzake 'passing off'.
17. Dossier van HvJ EU 29 mei 2012, zaak C-266/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-227/09 (Majtcak tegen Feng Shen)
Uitleg van het begrip "kwader trouw" en selectieve beoordeling van het overlegde bewijs.
18. Dossier van HvJ EU 30 mei 2012, zaak C-268/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-288/08 (Cadila Healthcare tegen OHIM)
Vernietiging, het Gerecht heeft er geen rekening mee gehouden dat voor de verkoop van farmaceutische producten het optreden van vakmensen vereist is.
19. Dossier van HvJ EU in zaak C-346/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-546/10 (DMK Deutsches Milchkontor)
Merk dient te worden beoordeeld in de afwijkende schrijfwijze (in hoofdletters) en volgens Spaans taalgevoel is klemtoon op tweede lettergreep uitgesloten
20. Dossier van HvJ EU in zaak C-341/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-101/11 (Mizuno tegen BHIM)
Zwaartepunt van de merken ligt in hun grafische (G, +, pijlsymbool) en niet in hun fonetische verschijningsvorm
21. Dossier van HvJ EU in zaak C-357/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-580/10 (Wohlfahrt tegen BHIM)
Kindertraum - door een teleologische uitlegging wegnemen door te interpreteren in de zin van bepalingen uit het nationale merkenrecht.
22. Dossier van HvJ EU in zaak C-354/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-110/11 (ASA SP Z.O.O.)
FEMINATAL - onjuiste toepassing criterium gemiddelde consument, niet ernstig en grondig onderzoek.
23. Dossier van HvJ EU in zaak C-294/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-369/10 (You-Q)
o.a. Geen juiste toepassing INTEL-arrest
24. Dossier van HvJ EU in zaak C-379/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-557/10 (Arav/H.Eich)
Familienaam, niet voornaam, is het wezen van het merk en geringe waarde van een punt (in teken H.EICH)
25. Dossier van HvJ EU in zaak C-337/12P, C-338/12P, C-339/12P, C-340/12P hogere voorzieningen na o.a. Gerecht EU T-331/10 (PI-Design, Bodum e.a.)
Onjuiste toepassing artikel 7(1)(e)(iii)
26. Dossier van HvJ EU in zaak C-410/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-470/09 (Medi GmbH)
Over de registratie van 'medi' als merk
27. Dossier van HvJ EU in zaak C-383/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-570/10 [IEF 11342] (Environmental Manufacturing)
Over een jonger merk dat de identiteit van het oudere merk laat afbrokkelen en aan impact op publiek inboet.
28. Dossier van HvJ EU in zaak C-393/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11421] (Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/BHIM)
Inzake de weigering van de registratie van "Hellim" als merk (beschrijvend voor zachte kaas uit een Cypriotische regio)
29. Dossier van HvJ EU C-524/12 P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11779] (TeamBank/OHIM)
Duidelijk zichtbaar visueel verschil tussen beeldtekens "f@ir Credit" en "FERCREDIT".
30. Dossier van HvJ EU, zaak C-530/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11779(C)] (National Lottery Commission)
Schending van het recht van het BHIM om te worden gehoord, kennelijke en innerlijke tegenstrijdigheid.
31. Dossier van HvJ EU, zaak C-558/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11779(J)] (Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co KG, Lidl Stiftung)
Is het toegenomen onderscheidend vermogen voor de beslissing irrelevant?
32. Dossier van HvJ EU in zaak C-584/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11799 (D)] (El Corte Inglés tegen Pucci International)
Geen normaal gebruik wanneer een merk enkel op foto's voorkwam.
33. Dossier van HvJ EU in zaak C-582/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11799 (E)] (EL CORTES INGLES S.A.
Bewijs overlegging volledige en originele versie van brochures, tijdschriften of afschriften en overeenstemming met voor- en familienamen.
34. Dossier van HvJ EU, in zaak C-578/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11799 (F)], (EL CORTES INGLES S.A.)
Verwarring tussen "EMIDIO TUCCI" en "E. TUCCI" en het aangevraagde litigieuze gemeenschapsmerk "PUCCI".
35. Dossier van HvJ EU 8 februari in zaak C-70/13P, Hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 12031 (B)] (Getty Images v OHIM) PHOTOS.COM mist het noodzakelijke minimale onderscheidend vermogen.
36. Dossier van HvJ EU in zaak C-608/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11852 (C)], (Greinwald tegen BHIM)
Conceptuele overeenstemming van de woorden STAR "foods" en STAR "snacks".
37. Dossier van HvJ EU, in zaak C-422/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11557] , (Industrias Alen tegen The Clorox Company)
Bestaan van co-existentieovereenkomsten en onjuiste vergelijking CLOROX en CLORALEX.

F. Verder in de pijplijn (vragen nog niet definitief gesteld)
In dit overzicht nog niet bekend.
Tipt u de redactie via redactie@ie-forum.nl

G. Aanhangig bij het Gerecht EU
In dit overzicht nog niet bekend.
Tipt u de redactie via redactie@ie-forum.nl

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Kornspitz, IEF 14420, eerder verschenen: IER 2014/50.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen. (...) Merkenrecht. 6. Dat brengt mij bij de eerste prejudiciële vraag [IEF 13612]. In het Bostongurka-arrest heeft het HvJ beslist dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang van de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen [IEF 2843]. Aangezien in de onderhavige zaak het merk "KORNSPITZ" alleen in de perceptie van de eindverbruikers van de broodjes tot soortnaam is verworden wenst de verwijzende rechter te vernemen of de aan de merkhouder verleende rechten ook vervallen kunnen worden verklaard wanneer dit merk in de perceptie van de verkopers van het eindproduct dat is geproduceerd op basis van de door de houder van dat merk geleverde grondstof, niet de gebruikelijke benaming is geworden.

16. Maar men kan op basis van dit arrest evengoed een ander standpunt innemen. In het Levi Strauss/Cassuci-arrest (r.o. 29) weegt het HvJ het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven af tegen de belangen van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Door te beslissen dat de verbodsvordering van de merkhouder (onder de gegeven omstandigheden) niet kan worden toegewezen, laat het HvJ de belangen van de andere marktdeelnemers zwaarder wegen. Als wij bij de beantwoording van de hierboven in nr. 14 gestelde vraag deze gedachte doortrekken en de belangen van de andere marktdeelnemers laten prevaleren, dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht (dan wel een reconventionele vordering wordt ingesteld) beslissend is.

17. Het is een dooddoener, maar het is het HvJ die ook deze knoop uiteindelijk zal moeten doorhakken. Ik ben er een voorstander van om de belangen van de andere marktdeelnemers zwaarder te laten wegen, zodat de merkhouder door een hernieuwde inburgering van het merk tijdens de procedure het verval van dat merk niet kan voorkomen. Met andere woorden: het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht (dan wel een reconventionele vordering wordt ingesteld) zou in mijn ogen dus het beslissende moment moeten zijn, waardoor de merkhouder de vordering tot verval niet kan frustreren.

Gerecht EU 25 november 2014, IEF 14415, zaak T-556/13 (Original Eau de Cologne)
Merkenrecht. Geografische aanduiding. Het Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller e.V. heeft ORIGINAL EAU DE COLOGNE als collectief gemeenschapswoordmerk willen registreren, maar dat wordt door het OHIM geweigerd. Het teken zou beschrijvend zijn voor de waren en mist onderscheidend vermogen ex 7 lid 1 (b). De toevoeging ORIGINAL is slechts beschrijvend om het van 'namaak' en 'onecht' te onderscheiden. Van "Relokalisierung" van een geografische aanduiding (66 lid 2 Verordening 207/2009) is geen sprake. Het beroep wordt afgewezen.

16      Im vorliegenden Fall ist darauf hinzuweisen, dass die angemeldete Marke nach Feststellung der Beschwerdekammer als Bezugnahme auf ein Parfüm – Kölnisch Wasser – verstanden werde, das ein Original und keine Kopie sei, und daher ausschließlich aus Angaben bestehe, die die Art und Beschaffenheit der betreffenden Ware beschrieben. Weiter führte die Beschwerdekammer aus, dass der Bestandteil „Eau de Cologne“ keine Angabe enthalte, die die geografische Herkunft der betreffenden Ware beschreibe, so dass die Ausnahme des Art. 66 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht anwendbar sei.

22      Was schließlich die Gesamtwahrnehmung des Zeichens angeht, ist festzustellen, dass es im Hinblick auf seine Zusammensetzung von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Bezeichnung einer Parfümart, hier des Kölnisch Wassers, verstanden werden wird, bei dem es sich um das Original und nicht um eine Kopie oder Nachahmung handelt.

23      Zweitens hat die Beschwerdekammer in Bezug auf die Art des Verhältnisses zwischen dem fraglichen Zeichen und der betreffenden Ware zutreffend festgestellt, dass das Zeichen zur Beschreibung der Art dieser Ware dienen kann. Im Hinblick auf seine Bedeutung wird dieses Zeichen von den maßgeblichen Verkehrskreisen als unmittelbare Beschreibung der betreffenden Ware, also des Kölnisch Wassers, aufgefasst werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Bestandteil „Eau de Cologne“ des fraglichen Zeichens, wie auch die Beschwerdekammer festgestellt hat, um die französische Übersetzung der betreffenden Ware handelt; dies wird vom Kläger nicht bestritten. Dieser Bestandteil wird auch als Beschreibung einer der Eigenschaften der Ware, hier seiner Echtheit, verstanden werden, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise dadurch darüber informiert werden, dass es sich um ein echtes Kölnisch Wasser und nicht um eine Kopie handelt.

MARQUES

Hof van Beroep Gent 30 juni 2014, IEFbe 1037 (Greenpoints tegen Arena)
Merkenrecht. Handelsnaam. Vennootschapsnaam. Domeinnaam. Oneerlijke handelspraktijk. Eerder verschenen op IE-Forum.be. De betwisting gaat over het gebruik van het teken "Arena". Partijen hebben hun samenwerking in 2010 beëindigd. X is handelaar in de zin van art. 2 Wet op de marktpraktijken en heeft het merk 'ARENA' op zijn naam ingeschreven in het merkenregister. Geïntimeerden maken inbreuk op eerlijke handelspraktijken (Wet op de Marktpraktijken), doordat zij de vennootschapsbenaming Arena-Net voeren als handelsnaam en daarmee handelen in strijd met het merk Arena.

Ten aanzien van de handelsnaam 'Arena':
14. (...) Terecht oordeelde de eeste rechter dat met toepassing van art. 8 van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1983 (...) het recht op de handelsbenaming toekomt aan de eerste gebruiker. Eveneens terecht oordeelde de eerste rechter dat het moet gaan om een publiek gebruik.
(...)
Het Hof voegt het volgende toe. De registratie van de domeinnamen "Arena-net.com", "Arena-net.net" (...) doet aan dit oordeel geen afbreuk. Het ging duidelijk om namen, die gebruikt werden door en voor de vennootschap, die op dat ogenblik aan het ontstaan was, en voor haar activiteiten. X gaf bij de registratie van de domeinnamen zijn persoonlijk adres op en niet dat van Intacon. Intacon kan derhalve geen rechten putten uit de registratie van domeinnamen. X kan dit ook niet. Uit de context van de oprichting en de andere publieke handelingen die in dezelfde periode gesteld werden is het duidelijk dat de vennootschap in wording met haar activiteiten de naam met het bestanddeel "Arena" gebruikte en publiek gebruikte."

(...) Hieruit vloeit tevens voort dat X ten onrechte het zogenaamde gebruiksrecht dat hij beweerde verleend te hebben aan geïntimeerden van de domeinnamen 'opgezegd' heeft.

Verwarringsgevaar tussen vennootschapsnamen:
16. (...) Gelet op de identieke aard van het belangrijkste bestanddeel van de namen ("Arena") en op de gelijklopende activiteiten werpen geïntimeerden terecht op dat er verwarringsgevaar is met betrekking tot de vennootschapsnaam "Arena Net" tegenover "Arena Comet" en "Arena Comet Group".
Geïntimeerden tonen aan dat er ook effectief verwarring is.

Het Hof:
- bevestigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de vordering ontoelaatbaar verklaarde ten aanzien van X en behalve in zoverre geen maximum aan dawngsommen bepaald werd en behalve wat de termijn betreft waarbinnen de bevelen dienen nageleefd te worden;
- stelt vast dat (...) zich schuldig maken aan inbreuken op de eerlijke handelspraktijken verboden door art. 95 WMC, doordat zij de vennootschapsbenaming Arena-Net en door het gebruik van de handelsbenaming Arena en Arena Cometal dan niet in combinatie of met weglating van andere woorden en/of tekens;
- stelt eveneens vast dat voornoemde appellanten, door gebruik te maken van de vennootschapsnaam Arena-Net en het gebruik daarvan als handelsnaam en door het gebruik van de handelsnamen Arena en Arena Comet al dan niet in combinatie of met weglating van andere woorden en/of tekens, handelen in srijd met het merk Arena.

T.F. Westenbroek, ‘Hof Brussel omarmt Louboutin en registergegevens BBIE', IEF 14410.
Bijdrage van Tomas Westenbroek, VU Amsterdam/auteur. Het Hof van beroep te Brussel heeft op 18 november 2014 het ‘rode zool’ merk van Louboutin gered van een wisse dood. In een helder en consciëntieus arrest, volgt het Brusselse Hof van beroep nauwgezet de registergegevens, zoals opgenomen in het Benelux merkenregister: Eerder dit jaar shockeerde de Brusselse voorzieningenrechter de wereld door het rode zool merk van Louboutin nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen in een zaak die door de Franse schoenmaker was aangespannen tegen Van Dalen Footwear B.V. En dat terwijl een jaar eerder, in Den Haag, werd vastgesteld dat er inbreuk werd gemaakt op het geldige merkenrecht van de Franse koning van de (hele) hoge hak.

(...bijdrage is sterk ingekort, lees de volledige bijdrage hier...)
And they litigated happily ever after
Na het herstelarrest van het Brusselse Hof kan Louboutin niet alleen opgelucht ademhalen, maar dus ook lustig voort procederen tegen eenieder die een rode zool onder een gehakte schoen naait. Nu de geldigheid van het merk niet meer ter discussie lijkt te staan, zal bezien moeten worden tot hoever de beschermingsomvang van het litigieuze teken in de praktijk reikt. Immers, via de sub b. en sub c. gronden kan deze omvang nog wel eens groter blijken dan vermoed. Wat te denken van sneakers met rode zolen, die Louboutin ondertussen zelf ook al op de markt brengt? Of van een oranje of lichtrode zool onder een hooggehakte schoen? Is dat dan inbreuk?

De systematiek van het merkenrecht voor positiemerken lijkt inmiddels duidelijk, daar zal het beroep in Den Haag zeer vermoedelijk niets aan veranderen. Daarmee is evenwel niet de normatieve vraag beantwoord, of wij als samenleving, het nog altijd gerechtvaardigd vinden dat iemand een potentieel eeuwigdurend monopolie op een rode schoenzool kan verkrijgen. Die vraag lag natuurlijk ook niet voor, maar het merkenrechtelijk systeem biedt weinig ruimte voor dergelijke normatieve overwegingen. In de merkenrechtelijke systematiek kan vrijwel ieder banaal versiersel of volkomen beschrijvende aanduiding, door inburgering, merkenrechtelijk gemonopoliseerd worden.

Dit ondersteunt nog eens de stelling dat het, net zoals dat in sommige landen geldt voor het aantonen van normaal gebruik, geen hele vreemde gedachte zou zijn om merkhouders periodiek de (voortdurende) inburgering te laten aantonen. Uiteraard is er het correctiemechanisme van de nietigheid op grond van verlies van het onderscheidend vermogen, maar de bewijslast daarvan ligt nou eenmaal niet bij degene die de vruchten van het monopolie plukt.

Tomas Westenbroek

Gerecht EU 25 november 2014, IEF 14409, zaak T-450/09 (Simba Toys / BHIM)
3D-merk. Absolute weigeringsgronden. Geen teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. Uit het persbericht: De inschrijving van de vorm van de Rubik’s Cube als gemeenschapsmerk is geldig. De grafische voorstelling van deze kubus bevat geen technische oplossing die in de weg staat aan de bescherming ervan als merk.

In de eerste plaats stelt het Gerecht vast dat de wezenlijke kenmerken van het litigieuze merk enerzijds de kubus als zodanig en anderzijds de roosterstructuur op elk vlak van deze kubus zijn. Volgens het Gerecht doelen de dikke zwarte lijnen die deel uitmaken van deze structuur en die te zien zijn op de drie voorstellingen van de kubus doordat de binnenkant van elk vlak van de betrokken kubus in vakjes is verdeeld, geenszins op een draaivermogen van de individuele elementen van de kubus en vervullen deze zwarte lijnen dus geen enkele technische functie.

Het draaivermogen van de verticale en horizontale lijnen van de rasters van de Rubik’s Cube vloeit immers niet voort uit de zwarte lijnen en evenmin uit de roosterstructuur, maar uit een intern mechanisme van de kubus, dat onzichtbaar is op de grafische voorstellingen ervan. Bijgevolg kan de inschrijving van de vorm van de Rubik’s Cube als gemeenschapsmerk niet worden geweigerd op grond dat deze vorm een technische functie heeft.

In de tweede plaats wijst het Gerecht erop dat het betrokken merk de houder ervan niet in staat stelt om derden te verbieden, alle soorten driedimensionale puzzels met een draaivermogen in de handel te brengen. Het Gerecht beklemtoont dat het handelsmonopolie van de houder zich beperkt tot driedimensionale puzzels met de vorm van een kubus op de vlakken waarvan een roosterstructuur is aangebracht.

In de derde plaats is het Gerecht van oordeel dat de kubus met roosterstructuur die het betrokken merk vormt, zich aanzienlijk onderscheidt van de weergaven van andere op de markt beschikbare driedimensionale puzzels. Deze kubus met roosterstructuur heeft dus een onderscheidend vermogen dat de consument in staat stelt, de producent van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te identificeren.

54      Verder is dit betoog in elk geval ongegrond. Zoals interveniënte in haar schrifturen en ter terechtzitting heeft beklemtoond, is het immers volstrekt mogelijk dat een kubus waarvan met de vlakken of andere elementen draaibewegingen kunnen worden uitgevoerd, geen zichtbare scheidingslijnen bevat. Er is dus geen noodzakelijk verband tussen enerzijds een dergelijk eventueel draaivermogen of zelfs een andere mogelijkheid om bepaalde elementen van de betrokken kubus te bewegen, en anderzijds de aanwezigheid, op de vlakken van die kubus, van dikke zwarte lijnen of, a fortiori, van een roosterstructuur als die welke voorkomt op de grafische voorstellingen van het litigieuze merk.

55      Ten slotte dient eraan te worden herinnerd dat het litigieuze merk werd ingeschreven voor „driedimensionale puzzels” in het algemeen, te weten zonder deze te beperken tot dergelijke puzzels met een draaivermogen, die slechts één specifiek type tussen vele andere zijn. Voorts dient erop te worden gewezen dat interveniënte, zoals zij ter terechtzitting in antwoord op een vraag van het Gerecht heeft bevestigd, bij haar inschrijvingsaanvraag geen beschrijving heeft gevoegd waarin zij heeft gepreciseerd dat de betrokken vorm een draaivermogen had.

126    Hieraan kan niet worden afgedaan door het argument dat verzoekster ter onderbouwing van het vierde onderdeel van het zesde middel aanvoert en volgens hetwelk het BHIM geen rekening heeft gehouden met het „toekomstig openbaar belang” dat erin bestaat dat derden hun eigen kubussen met de afmetingen „3 x 3 x 3” in de handel kunnen brengen en in hun marketingdocumenten kunnen weergeven. Zoals voortvloeit uit de in punt 64 supra uiteengezette overwegingen kan de houder van het litigieuze merk dit laatste niet aanvoeren om derden te verbieden, met name driedimensionale puzzels in de handel te brengen die de vorm van een dergelijke kubus hebben, maar waarvan de vlakken geen roosterstructuur bevatten of een ander soortgelijk patroon waardoor dit merk het voorkomen van een „zwarte kooiconstructie” verkrijgt.

138    Wat in casu artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 betreft, heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing erop gewezen dat het litigieuze merk niet in strijd was met deze bepaling door uitdrukkelijk te verwijzen naar de redenen die zij had uiteengezet in het kader van haar onderzoek van de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van dezelfde verordening en door op te merken dat „behoudens bij voorkennis van de consument, [dit merk] niet [leek] op of [deed] denken aan een driedimensionale puzzel”.

Op andere blogs:
Abcor Rubik kubus vogelvrij? - auteursrecht als vangnet?
Hoogenraad & Haak

OHIM Cancellation Division 31 oktober 2014, IEF 14407 (GhanaFresh)
Uitspraak ingezonden door Teun Pouw en Willem Balfoort, De Clercq. Merkenrecht. Toegewezen vordering gebaseerd op artikel 52(1)(b) CTMR vanwege registratie te kwader trouw van GhanaFresh-merk: there was a dishonest intention on the filer's part to copy the applicant's mark. 'This is as close as one could expect to get to 'a smoking gun' in a bad faith case.' [r.o. 31]

Decision:
1. The application for a declaration of invalidity is upheld.
2. Community trade mark no 3 080 769 is declared invalid in its entirety.
3. The CTM proprietor bears the costs, fixed at EUR 1 150

5. Applicant claims that the contested mark was filed in bad faith, since there was a dishonest intention on the filer's part to copy the applicant's mark.

31. However, the similarities between the marks are profound. The marks are to all intents and purposes identical. A coincidence in all features of the marks is of course so highly improbable as to be practically inconceivable as a quirk of chance. But improbability is place upon improbability when an enlargement of the image of the contest marks reveals the presence of further coincidences which appear to have been ineptly airbrushed out, namely the words 'premium quality' and 'palmnut cream concentrate' (see paragraph 14 above). This is as close as one could expect to get to a 'smoking gun' in a bad faith case.