IEF 14256
Ook WIE ONTDEKT DE MOL? is een soortgelijk teken
Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2014, IEF 14256 (TB Events tegen IDTV)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan. Executievonnis. Na betekening van het vonnis [IEF 14068], waarin de staking op merkinbreuk "WIE IS DE MOL?" werd bevolen, past TB Events haar site aan. Nu wordt het teken "WIE ONTDEKT DE MOL?" gevoerd, dat valt binnen de toevoeging van het eerder verbod 'alsmede alle soortgelijke tekens' uit het eerder vonnis. De dwangsommen zijn terecht aangezegd.
4.6 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter refereert de toevoeging ‘alsmede alle soortgelijke tekens’ in 5.1 van het vonnis van 21 juli 2014 niet alleen aan het gebruik van ‘Wie is de Mol?’ in combinatie met een beschrijvende aanduiding, maar kan overweging 5.1 niet anders worden gelezen dan dat de zinsnede ‘alsmede alle soortgelijke tekens’ mede terug slaat op het teken ‘Wie is de Mol?’, zoals IDTV heeft aangevoerd.
Eveneens heeft IDTV terecht aangevoerd dat de tekens ‘Wie is de Mol?’ en ‘Wie ontdekt de Mol?’ soortgelijk zijn. Vier van de vijf tekens zijn identiek en merk en teken zijn auditief, visueel en conceptueel in hoge mate overeenstemmend. Slechts het werkwoord is vervangen, het minst dominante onderdeel van het teken. Zoals TB Events in deze procedure en ook in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 21 juli heeft aangevoerd, heeft zij bewust voor de titel ‘Wie is de Mol?’ gekozen, omdat zij daarmee wil verwijzen naar het spel dat in het televisieprogramma wordt gespeeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft TB Events door na het vonnis van 21 juli 2014 te kiezen voor de titel ‘Wie ontdekt de Mol?’ te weinig afstand genomen van het teken ‘Wie is de Mol?’, hetgeen voor TB Events ook duidelijk had moeten zijn. Ook al is hier sprake van een verbod met een enigszins algemene toevoeging, dan nog heeft TV Events er in redelijkheid niet vanuit kunnen gaan dat het teken ‘Wie ontdekt de Mol?’ niet onder de veroordeling zou vallen. Aan het feit dat een van de belangrijkste concurrenten van TB Events ook het teken ‘Wie ontdekt de Mol’ gebruikt kan TB Events geen rechten ontlenen. Dit geldt temeer waar IDTV ter zitting heeft verklaard alle inbreuken op haar merkenrechten te willen bestrijden, maar niet alle inbreuken tegelijk aan te kunnen pakken. Gelet op het aan TB Events opgelegde verbod had het op haar weg gelegen bij de nieuwe naamgeving van haar uitje meer afstand te nemen, en had zij bij twijfel en ter voorkoming van executieproblemen contact op dienen te nemen met IDTV.
4.7. Dat de voorzieningenrechter aan zijn beoordeling alleen artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE ten grondslag heeft gelegd is begrijpelijk. Op dat moment werd alleen nog het teken 'Wie is de Mol?' gebruikt en was van het gebruik van een soortgelijk teken nog geen sprake. Een beoordeling op grond van de sub b-grond was dus nog niet aan de orde. Dat wil echter niet zeggen dat niet een verbod kan worden uitgesproken op het gebruik van 'alle soortgelijke tekens'. Deze toevoeging wordt doorgaans gebruik om te voorkomen dat een partij door het maken van een kleine aanpassing onder de veroordeling uit zou kunnen komen. Een kennelijke misslag levert dat niet op.
Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 7 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: 
INTA Roundtable, Wednesday, October 8, 2014, 2:00 pm–5:30 pm, Amsterdam, The Netherlands
Uitspraak ingezonden door Natalie van der Laan, 
A) Eiseres is een verzekeringsmaatschappij die het merk “Nationwide” in 1968 in de VS heeft geregistreerd voor verzekerings- en andere financiële diensten. Hierna volgden nog andere merkregistraties zoals “Nationwide Financial Services” en “Nationwide Financial”. Verweerder (uit de VS) biedt online autoleningen aan. De domeinnamen zijn geregistreerd in de periode 2006 – 2010. Met uitzondering van de domeinnaam <nationwideautoapproval.com> verwijzen alle domeinnamen naar websites van verweerder die autoleningen en financiering aanbieden. Eiseres slaagt er niet in aan te tonen dat de verweerder de domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd. Volgens de geschillenbeslechter heeft eiseres onvoldoende aangetoond dat zij sinds 1983 rechten op de naam “Nationwide” voor autoleningen heeft. Verweerder heeft op haar beurt weer voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de beschrijvende merknaam – waarvan de geschillenbeslechter wel zegt dat deze een sterke reputatie heeft - van eiseres wegens het beschrijvende karakter voor haar diensten heeft geregistreerd. Eis wordt afgewezen.
B) Eiseres is sinds 1988 merkhouder van het internationale merk “Repossi”. Onder dit merk worden door eiseres sieraden verkocht. Verweerder, de heer Mauro Repossi, heeft de domeinnaam op 11 mei 2010 geregistreerd om door zijn familie als e-mailadres te laten gebruiken: […]@repossi.org. Eis wordt afgewezen. Door de domeinnaam als familie e-mail te gebruiken sprake van eigen recht/legitiem belang. Ook geen sprake van kwader trouw.
C) Eiseres stelt dat zij in 2000 begon met de verkoop van een systeem om bleek vlekken uit tapijten te verwijderen via de domeinnaam <bleachstain.com>. Eiseres is van mening dat zij rechten heeft op de naam “Bleach stain”, ook al heeft zij deze niet als merknaam geregistreerd. Zij gebruikt de term bijvoorbeeld voor het unieke vlekverwijderingsproces. Eiseres stelt verder dat nadat zij begon met het voeren van deze term, de term “Bleach stain” steeds meer werd gebruikt. Verweerder heeft de domeinnamen geregistreerd in 2006 en 2012 en biedt onder de domeinnamen tapijtreinigingsdiensten aan. Eis loopt stuk op het eerste vereiste: geen verwarringwekkende overeenstemming met merk. Eiseres kan geen rechten ontlenen aan de term “Bleach stain”. De geschillenbeslechter merkt daartoe een aantal dingen op. Het feit dat de term wordt gebruikt om een uniek systeem te onderscheiden, maakt niet dat de term ook uniek is. Daarnaast is komt de term alleen voor in de domeinnaam, in het e-mailadres en slechts eenmaal in de beschrijving van het systeem. De term is slechts gebruikt om de dienst van eiseres te verwijderen: bleekvlekken verwijderen. Als merk is de term niet gebruikt. 
D) Eiseres is het bedrijf Segway Inc. dat houder is van meerdere merkrechten op de naam “Segway”. Verweerder was in de periode 2007 – 2010 distributeur van Segway in Costa Rica en gebruikte daartoe de domeinnaam <segwaycostarica.com>. De distributie relatie is bij brief van februari 2011 beëindigd. in de brief wordt verweerder opgedragen het gebruik van de Segway merken te staken. Na het beëindigen van de relatie is verweerder rondleidingen per Segway gaan organiseren in Santa Cruz: Segway Santa Cruz. Hiertoe heeft verweerder de domeinnaam <segwaysantacruz.com> geregistreerd. De overige domeinnamen zijn naderhand ook door verweerder geregistreerd. Onder de domeinnamen <segwayexperience.com>, <segs4kids.com> en <segs4kids.org> hangt geen website. De domeinnaam <segwaycostarica.com> wordt momenteel door de nieuwe distributeur van Segway in Costa Rica gebruikt. Op De geschillenbeslechter oordeelt over het lot van de verschillende domeinnamen als volgt:
E) Eiseres, een financiële dienstverlener, is in Australië merkhouder van het merk “Challenger”. Ook in de UK is eiseres onder deze naam actief. Verweerder heeft de domeinnaam in februari 2013 geregistreerd. Verweerder exploiteert onder de domeinnaam een website waarop de eerlijkheid en de ethiek van de CEO van eiseres, de heer Benari, in twijfel wordt getrokken. Klaagsites zijn in principe toegestaan onder de WIPO-procedure. De geschillenbeslechters leggen deze zaak langs de daarvoor geldende criteria en komen daarmee tot de conclusie dat de verweerder een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Eén geschillenbeslechter is het hier echter niet mee eens en is van mening dat de eis moet worden afgewezen. Hij is van mening dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft nu de verweerder deze niet gebruikt om te klagen over het merk van eiseres, maar 'slechts' over de CEO. Verweerder heeft zelfs nooit zaken met eiseres gedaan. Interessante dissenting opinion.
G) Eiser is de Duitse modeontwerper Philippe Plein, sinds 2012 houder van het Gemeenschapsmerk “Plein”. De domeinnamen zijn geregistreerd door verschillende verweerders. Beide domeinnamen zijn geregistreerd in 2014. Op de websites die onder de domeinnamen hangen wordt reclame gemaakt voor – vermoedelijk – namaak Philippe Plein kleding. Zo op het eerste gezicht een voor de WIPO-procedure zaak. Echter, de eis loopt, in beide gevallen stuk op de eerste eis: de domeinnamen stemmen niet verwarringwekkend overeen met een merknaam. De domeinnamen bestaan uit een goed lopende zin die 'toevalligerwijs' tevens de merknaam van eiser vormt. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat internetgebruikers de domeinnaam op het eerste gezicht verwarren met het merk van eiser.
H) Eiseres is een onderneming die handelt in fietsonderdelen. Zij is actief in de VS onder de naam “Ritchey” sinds 1974. Eiseres heeft ook meerdere merkregistraties onder deze naam. Verweerder heeft de domeinnaam in 2007 verkregen. Voor die tijd verwees de domeinnaam naar een website waarop links naar producten van eiseres en haar concurrenten werden getoond. Sinds 2007 – na het verkrijgen van de domeinnaam door verweerder – worden er geen links meer getoond die zich richten op de fietsbranche. De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merknaam van eiser. De geschillenbeslechter oordeelt echter dat verweerder een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft nu er geen links op de website staan die verwijzen naar eiseres en haar concurrenten. Tenslotte oordeelt de geschillenbeslechter ook nog dat er geen sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Ritchey is een veelvoorkomende voornaam. Eiseres slaagt er niet in te onderbouwen dat verweerder bij registratie van de domeinnaam haar onderneming in het achterhoofd had. Eis wordt afgewezen.
I) Eiseres is sinds meerdere jaren merkhouder van merken die de term “Shaadi” en/of “Shaadi.com” bevatten. Verweerder heeft de domeinnaam in 2003 geregistreerd. Ondanks dat de domeinnaam en de merknaam slechts één letter verschillen (de 'a' ontbreekt) komt de geschillenbeslechter tot het oordeel dat de domeinnaam niet verwarringwekkend overeenstemt met een merknaam. De termen “shadi” en “shaadi” hebben een andere betekenis. Andere vereisten worden door eiseres onvoldoende onderbouwd. Eis wordt afgewezen.
Auteursrecht. Merkenrecht. Striping (na aanpassing) op voertuig gedaagde niet in strijd met het auteursrecht of merkenrecht van de Staat en evenmin onrechtmatig jegens de Staat. Het meest kenmerkende verschil wordt echter gevormd door de opvallende dubbele gele strepen, een brede en een smalle, die over de gehele omtrek van de Auto loopt, hetgeen bij de politiestriping en secundaire striping niet het geval is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de totaalindrukken verschillen. De auto wordt enkel gebruikt voor festivalbezoek en vakantie, en niet voor commerciële doeleinden.
Bijdrage ingezonden door Dirk Visser, 
A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk dat polospeler te paard met houten hamer weergeeft voor waren van de klassen 9, 18, 20, 21, 24 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 15/2012-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2013 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de inschrijving van het beeldmerk dat jongen op fiets met houten hamer weergeeft voor waren van de klassen 18, 25 en 28. De beslissing wordt nietig verklaard.
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk dat een polospeler weergeeft, voor waren en diensten van de klassen 3, 18, 25, 28, 41 en 43, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2240/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 november 2012 houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van de communautaire en nationale beeldmerken die een polospeler weergeven, voor waren van de klassen 9, 18, 20, 21, 24, 25 en 28. Het beroep is afgewezen.
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de beeldmerken met de woordelementen „BASS 3 TRES”, „BASS 10 DIEZ” en „BASS 20 VEINTE” voor waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2295/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 februari 2013 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "BAUSS" voor waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35. Het beroep is afgewezen.
Gecertificeerde vertaling van uitspraak ingezonden door Dr. Carl von Jagow, 
