Merkenrecht  

OHIM Knowledge Circles, CTM Revision and changes of practice: absolute grounds, Part B: Examination, Section 4: Absolute grounds for refusal, Alicante News december 2013.
Een bijdrage vanuit Knowledge Circle 'Absolute Grounds', OHIM.
The Knowledge Circle Absolute Grounds has revised part of the Guidelines on Article 7. In particular, the work focused on letters (a) to (e) of this provision. The Office’s practice has been revised in respect of some important topics, for example:

2. Single letters Trade marks consisting of a single letter in standard characters with no graphic modifications is another topic which has been revised as a consequence of a Court’s decision. In case C-265/09P ‘(α)’ [red. IEF 9087], the CoJ ruled that those signs must be assessed in the context of an examination, based on the facts, focusing on the goods or services concerned. Moreover, it also stated that the ‘distinctiveness test’ to be applied to these signs is not different from that of other signs. In that respect, the Guidelines explain that the examination of these signs must be based on the specific factual circumstances of the case. It is therefore not possible to rely on general assumptions, such as that consumers will not usually perceive them as distinctive signs. On the contrary, it is now for the Office to establish, on the basis of the case at issue, why the trade mark is not distinctive.

3. Abbreviations and acronyms This type of trade mark can usually be grouped into two cases. Some of them consist of an acronym (e.g. ‘TDI’, as in case T-16/02 ). The Guidelines state that abbreviations of descriptive terms are in themselves descriptive if they are or could be used in that way, and the relevant public recognises them as being identical to the full descriptive meaning. Some other trade marks consist of a descriptive expression conjoined with its acronym (e.g., ‘Multi Markets Fund MMF’, as in case C-90/11 [IEF 11047]). Unlike under previous practice of the Office (which usually tended to accept them), these signs should be now objected to as descriptive because the acronym and word combination together are intended to clarify each other and to draw attention to the fact that they are linked.

4. Names of colours As regards CTMs which consist of the name of a colour, in the past the Office usually objected to these only when the sign applied for sought protection for paints or similar colourant products. Under the new Guidelines, a sign consisting exclusively of the name of a colour must be objected to under Article 7(1)(b) and (c) when the application claims any goods for which the colour can reasonably be perceived by the public as a description of one of its characteristics. For example, BLUE in relation to cheese or GREEN in respect of tea.

5. Shapes giving substantial value Even though it is not as frequently raised as others, the Guidelines on the ground for refusal foreseen in Article 7(1)(e)(iii) has also been subject to revision. Following the Court’s judgment in case T-508/08 (‘loudspeaker’), the Guidelines underline that this ground for refusal will mostly apply to those goods where the shape of the object concerned is the main, although not necessarily exclusive, factor that determines the decision to buy it. For example, objects of art and items such as jewellery, vases and other objects that are bought primarily because of the aesthetic value associated with their shape.

6. Subject matter and titles of books Part of the new Guidelines is dedicated to a related issue: trade marks which consist of the title of a book and those which are descriptive of the ‘subject matter’ of the goods or services.

Certain stories (or their titles) have become so well known that they have ‘entered into the language’ and are incapable of being ascribed any meaning other than that of a particular story. The Guidelines now provide specific instructions on this issue: trade marks consisting solely of a famous story or book title are non-distinctive under Article 7(1)(b) in relation to goods and services which could have that story as their subject matter. This would be the case of ‘Cinderella’ for products like books or films.

On the other hand, guidance is also given as regards those signs which are descriptive under Article 7(1)(b) and (c) of the subject matter or content of the goods or services, in particular in respect of the scope of the objection (i.e. the goods and services concerned and the way in which they are described, for example whether or not they refer to a specific subject matter).

7. Figurative elements Another important issue dealt with in the new Guidelines refers to those trade marks which contain non-distinctive figurative elements. Part of this issue, moreover, is also the object of a Convergence Programme with the IP National Offices. The new Guidelines focus on providing instructions on how to assess the distinctive role, if any, that these elements may have within the overall assessment of the trade mark.

Knowledge Circle 'Absolute Grounds',

Hoge Raad 31 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:212 (Arubags & More N.V.)
Arubaans appelprocesrecht. Grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep, ontbreken grievenstelsel, bevoegdheid tot vernietiging buiten grieven om, beginsel van hoor en wederhoor, verrassingsbeslissing. Arubags is houdster van een woord- en beeldmerk waarbij gebruik wordt gemaakt van het woord 'Aruba' en het concept van het handelsmerk Robin Ruth. Arubags heeft een verbod van merkinbreuk gevorderd tegen verzoeker, die zonder toestemming tassen met gebruik van het woord 'Aruba' heeft verhandeld.

Het hof heeft het merendeel van de vorderingen van Arubags toegewezen op auteursrechtelijke grondslag, overwegende; Arubags heeft zich eveneens beroepen op het auteursrecht op de Robin Ruth-tassen; de door verzoeker verkochte tassen komt visueel overeen met de door Arubags verkochte tassen. Het hof is niet toegekomen aan bewijslevering van merkenrechtelijk voorgebruik en heeft in het midden gelaten of het ingeschreven merk van Arubags voldoende onderscheidend vermogen heeft. Verzoeker klaagt succesvol dat het hof in strijd met art. 6 EVRM en de artt. 52 en 128 Rv Aruba auteursrechtinbreuk aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd. Arubags heeft in hoger beroep immers uitsluitend een beroep gedaan op een aan haar toekomend merkrecht op tassen. Arubags heeft louter beroep gedaan op auteursrecht ter weerlegging van het verweer dat sprake is van merkenrechtelijk voorgebruik. Het hof heeft zowel de grenzen van de rechtsstrijd miskend als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven.

3.5.2. Onderdeel 1 voert terecht aan dat Arubags in paragraaf 11 van haar beroepschrift en in haar pleitnota in appel (weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.12) uitsluitend een beroep heeft gedaan op het auteursrecht op de Robin Ruth-tas ter weerlegging van het verweer van [verzoeker] c.s. dat sprake is van merkenrechtelijk voorgebruik, welk verweer door het gerecht was gehonoreerd. Eveneens terecht betoogt het onderdeel dat Arubags zich in deze passage van haar beroepschrift en in haar pleitnota in appel louter heeft beroepen op het auteursrecht van Avrahami op de Robin Ruth-tas, en niet op een aan Arubags toekomend auteursrecht. Weliswaar hebben [verzoeker] c.s. in paragraaf 8, eerste volzin, van hun pleitnota in hoger beroep (weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.13) opgemerkt dat geen sprake is van een auteursrecht van Arubags op de tassen, maar deze opmerking kan niet anders worden verstaan dan dat zij daarmee de feitelijke juistheid van het voormelde betoog van Arubags hebben betwist.

3.5.3. In het licht van hetgeen hiervoor in 3.5.2 is overwogen met betrekking tot de stellingname van Arubags in hoger beroep, heeft het hof in strijd met de hiervoor in 3.5.1, laatste alinea, genoemde regels gehandeld.  Het hof heeft zowel de grenzen van de rechtsstrijd miskend als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven, doordat het de toewijzing van Arubags’ vorderingen heeft gebaseerd op de niet door Arubags aangevoerde grondslag van inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht. De hierop gerichte klacht van onderdeel 1 slaagt.

3.6. De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak (Tropische verrassing)

Gerecht EU 4 februari 2014, zaak T-339/12 (Fauteuil cubique) - dossier ; zaak T-357/12 (Fauteuil) - dossier
Gemeenschapsmodel – Beroep tot vernietiging van beslissing kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van de vordering tot nietigverklaring die door verzoekster is ingesteld tegen gemeenschapsmodel nr. 1512633-0001 (Fauteuils).

Gemeenschapsmodel. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 1512633-0003 (Fauteuils) en strekkende tot vernietiging van beslissing  van de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 april 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van de door Gandia Blasco SA ingestelde vordering tot nietigverklaring. Beiden beroepen worden afgewezen.

57. Consequently, even though the Board of Appeal could correctly take into account as an element of similarity the fact that the seats of the armchairs represented in the designs at issue were composed of juxtaposed rectangular plates, that barely visible element is of little importance to the assessment of the overall impression produced by the contested design.

58. Fourthly, the applicant claims, wrongly, that the presence of a board below the plates on either side of the armchairs is called for by stability and structural requirements. Suffice it to point out that, in the present case, the Board of Appeal rightly found that the freedom of the designer was limited only by the fact that the armchairs have to be functional and include a seat, a backrest and two armrests. The applicant has not established that the presence of that board was a consequence of a technical constraint in constructing an armchair and the fact that many armchairs do not contain that board contradicts the applicant’s claim.

59. Fifthly and lastly, the applicant’s argument that the Board of Appeal stated, incorrectly, that the armrests of the armchairs were on the same level as the upper limits of the backs [of the armchairs] and that they were linked to them must be rejected. As stated in paragraph 46 above, it is clear from the designs at issue that the armrests of the armchairs are linked to the backs [of the armchairs], which is a structural element they have in common, and that only the cushion extends above the back of the armchair represented in the contested design.

60. It follows from the foregoing that the applicant has not shown that the Board of Appeal erred in its assessment of the elements of similarity between the designs at issue, nor, consequently, in finding that the designs at issue produced the same overall impression on the informed user. Accordingly, the applicant’s third complaint must be rejected.

Uit zaak T-357/12 (Fauteuil) - dossier

22. The applicant claims, in essence, that the designs at issue produce the same overall ‘cube’ impression and that the differences between them relate to immaterial details only.

27. The effect of the difference in the shape of the frame (rectangle and square) and in the height of the seat is that the designs at issue differ in their proportions. The applicant is therefore wrong to claim that the designs at issue produce the same impression of a ‘perfect cube’.

30. In view of the case-law cited in paragraph 26 above, according to which the overall impression produced on the informed user must necessarily be determined in the light of the manner in which the product in question is used, account must be taken of the difference between the designs at issue as regards the angle of the backrest and the seat of the armchair represented in the contested design. Since an inclined backrest and seat will give rise to a different [level of] comfort from that of a straight back and seat, the use that will be made of that armchair by the circumspect user is liable to be affected thereby.

39. First, the applicant claims that, taking account of the very high degree of freedom of the designer, it is difficult to comprehend why the features of the contested design should be so similar to those of the earlier design, [the features of] which differentiate [the earlier design] from pre-existing armchair designs. The applicant submits that protection requires a creative effort that results in an object with an original and different appearance. The applicant claims, in essence, that the designer of the contested design reproduced the original idea of the earlier design, altering certain insignificant details only.

40. It is true, as the Board of Appeal has pointed out, that the possibilities for the design of an armchair are almost unlimited: the designer’s freedom may be applied to colours, patterns, shapes and materials. Nevertheless, it has been found, in paragraph 36 above, that the contested design differed from the earlier design, from the point of view of the informed user, in significant, not inconsiderable features concerning the appearance of the armchairs. The contested design cannot, therefore, be regarded as a reproduction of the earlier design or of the original idea that was developed for the first time in that earlier design.

41. Secondly, the applicant invokes two earlier OHIM decisions in which OHIM granted the applicant’s applications for a declaration that designs for armchairs registered by the intervener were invalid.

42.  In this connection, it should be pointed out that the decision of the Invalidity Division and the decision of the Board of Appeal invoked by the applicant related to invalidity proceedings concerning designs other than the designs at issue in the present case and that the legality of the decisions of Boards of Appeal must be assessed solely on the basis of Regulation No 6/2002, as interpreted by the Courts of the European Union, and not on the basis of a previous decision-making practice of OHIM.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep tegen „FREEVOLUTION TM” afgewezen [FREE v. FREEVOLUTION]
B) Beroep „MAGNEXT” afgewezen [Mega Brands v. Diset]

Gerecht EU 4 februari 2014, zaak T-127/12 (FREEVOLUTION TM) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale woord en beeldmerken, maatschappelijke benaming en domeinnaam die de woordelementen „free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX”, „FREE”, „FREE MOBILE” en „FREE.FR” bevatten voor waren en diensten van de klassen 9 en 38 en strekkende tot vernietiging van beslissing van de kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk dat het woordelement „FREEVOLUTION TM” bevat voor waren en diensten van de klassen 9, 41 en 42. Het beroep is afgewezen.

70 S’agissant ensuite de l’argument selon lequel, en substance, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en conflit tel qu’il existe un risque de confusion, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’application de cette disposition n’est en effet pas subordonnée à l’existence d’un tel degré de similitude entre la marque renommée et la marque dont l’enregistrement est demandé dans l’esprit du public concerné. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque dont l’enregistrement est demandé ait pour effet que le public concerné établit un lien entre celles-ci (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, Adidas‑Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, Rec. p. I‑12537, points 29 et 31, et du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, Rec. p. I‑2439, point 41).

71 Toutefois, il ressort de cette jurisprudence que l’existence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit est nécessaire pour que le public concerné établisse un lien entre elles au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Golden Balls/OHMI – Intra-Presse (GOLDEN BALLS), T‑448/11, non publié au Recueil, points 70 à 72]. Il y a d’ailleurs lieu de rappeler, à cet égard, que la Cour, dans son arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C‑552/09 P, Rec. p. I‑2063), a jugé qu’il ne ressort ni du libellé des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou l’autre de ces dispositions (point 54).

72 Or, comme il a été constaté aux points 53 et 54 ci-dessus, un tel degré de similitude fait défaut en l’espèce. 

Gerecht EU 4 februari 2014, zaak T-604/11 en T-292/12 (MAGNEXT) - dossier

34      Thus, in the context of a global assessment of the likelihood of confusion, taking account of the very slight degree of similarity between the figurative mark applied for and the weak distinctive character of the earlier mark (see paragraphs 22 to 24 and 26 to 28 above), it must be held that the Board of Appeal has made an error of assessment by recognising a likelihood of confusion between them within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. Even if the products covered by the marks in question are partly identical, the overall impression given to the consumer who is a member of the relevant public by each of those marks is sufficiently different to avoid such a risk, also taking account of the weak distinctive character of the earlier mark.

35      However, since the similarity between the word mark applied for and the earlier mark is greater, the finding of the Board of Appeal on the likelihood of confusion between those marks must be upheld, given the identity of the goods covered by them and in spite of the weak distinctive character of the earlier mark.

36      In those circumstances, in Case T‑604/11, OHIM’s decision of 27 September 2011 must be annulled and the application for annulment in Case T‑292/12 must be dismissed.

37      As regards the applications to have the oppositions dismissed, it must be held, first of all, that, taking account of the dismissal of the application for annulment in Case T‑292/12, the application for alteration relating to it must also be dismissed.

Merkenrecht. We beperken ons tot een tweemaandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 7 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie november-december 2013.

Eerdere oppositiebeslissingen van het BBIE treft u hier aan.

Hof van Beroep 8 januari 2014, 2013/AR/71 (Duo Tableware tegen BBIE)
Procedure gericht tegen weigering van inschrijving van het woordmerk DUO (klasse 8, 21 en 35). Merk is hooguit suggestief, maar wel geldig.

Het teken DUO is beschrijvend en kan immers tot aanduiding van de soort, hoedanigheid of hoeveelheid van de genoemde waren en diensten dienen. Het mist bovendien ieder onderscheidend vermogen (2.11 lid 1, sub b en c BVIE). DUO is een banaal en veelgebruikt begrijp dat louter beschrijvende waarde heeft, zeker nu de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd voor een doorsnee publiek zijn bedoeld. Uit verschillende verkoopwebsites (marktplaats.nl en Kapaza) wordt het begrip duo gebruikt als aanduiding van "tweevoud" of "tweedelig".

Indien het teken geen een essentiële, belangrijke eigenschap van de waren of diensten beschrijven, dan is er ten hoogste sprake van een "suggestief" merk en dergelijke merken zijn wel geldig. Het woord DUO beschrijft geen concreet en objectief kenmerk van de betrokken waren, maar het mogelijk aankoopgedrag van consumenten ('als duo' een aankoop doen). De definitieve weigering is niet naar recht verantwoord.

Lees verder

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2014, KG ZA 13-1397 (Sequoia Inc. & Dakota Hills tegen Rademaker B.V.)
Uitspraak ingezonden door Boris von der Assen en Remco Klöters, Van Kaam advocaten.
Merkenrecht. Auteursrecht. Sequoia heeft een productlijn voor 'feather extensions'. Rademaker exploiteert een groothandel in kappersbenodigdheden. Sequoia en Rademaker hebben een distributieovereenkomst gesloten voor de Benelux, die door Sequoia is beëindigd. Rademaker blijft het teken FEATHERHEADS en FINE FEATHERS gebruiken en blijft deze aanbieden via haar websites.

Sequoia vordert succesvol een bevel tot staking van het gebruik van het merk en de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de auteursrechtelijke werken. Het is niet aannemelijk geworden dat de feather extensions die Rademaker thans verkoopt originele producten zijn van Sequoia waarvoor Rademaker nog gebruik mag maken van het merk. Geldigheid van de ingeroepen auteursrechten zijn niet bestreden door Rademaker, daarmee staat auteursrechtinbreuk vast.

Beëindiging distributieovereenkomst:

4.6. [..] Het recht om na het einde van de distributieovereenkomst nog voorraad te verhandelen en daarvoor te adverteren met gebruikmaking van de rechten van intellectuele eigendom van Sequoia [..] ziet uitsluitend op van Sequoia afkomstige producten. [..] niet aannemelijk geworden dat de feather extensions die Rademaker thans verkoop originele producten zijn van Sequoia waarvoor Rademaker nog gebruik mag maken van het merk, de Fine Featherheads logo's, de foto's, en het verpakkings- en promotiemateriaal van Sequoia c.s.

4.7. [..] Uit genoemd artikel 2.2 onder c aanhef en onder (i) volgt dat Rademaker niet gerechtigd is om originele feather extensions afkomstig van Sequoia te verhandelen in een andere verpakking dan waarin deze door Sequoia aan haar is geleverd. Ook om die reden faalt een beroep op de distributieovereenkomst.

Inbreuk op het merk:

4.11. [..] De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat voormeld gebruik door Rademaker van het teken Featherheads niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid nu zij dit teken aldus gebruikt dat het relevante publiek ten onrechte kan menen dat er nog steeds een economisch verband bestaat tussen Sequoia en Rademaker zoals hiervoor overwogen.

4.12 Het gebruik door Rademaker van de tekens Featherheads en Fine Feathers als vermeld in 3.2 levert derhalve inbrek op de merkrechten van Sequoia c.s. op.

Inbreuk op auteursrechten

4.13. Rademaker heeft de geldigheid van de ingeroepen auteursrechten niet bestreden. Nu Rademaker voorts niet bestrijdt dat zij na de beëindiging van de distributieovereenkomsst nog de Fine Featherheads logo's en foto's van Broussard openbaar heeft gemaakt en dit thans nog doet, staat daarmee auteursrechtinbreuk vast omdat toestemming voor openbaarmaking van de betreffende auteursrechthebbenden ontbreekt en Rademaker voor die toestemming ook geen beroep toekomt op de distributieovereenkoms zoals hiervoor overwogen.

Rechtbank Midden-Nederland 29 januari 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:206 (Spruit ICT tegen Yows c.s.)
Uitspraak mede ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.
Handelsnaamrecht, verwarringsgevaar, domeinnaam, e-mailadres. Spruit ICT is een trainingsbureau dat is opgericht in 1981. Zij voert vanaf haar oprichting de handelsnamen “Spruit in Company (trainingen)”. Yows c.s., opgericht in 2011, richt zich op training en ontwikkeling van trainers hebben het woordmerk “Spruitt” gedeponeerd.

Voor zover Yowsa en Yowsim hun ondernemingen feitelijk hebben gedreven onder de naam “Spruitt”, en zij gebruik hebben gemaakt en maken van de domeinnaam www.spruitt.nl en e-mailadressen eindigend op @spruitt.nl, is sprake van inbreukmakend gebruik, in de zin van artikel 5 van de Hnw. Yowsa en Yowsim hebben weliswaar hun handelsnaam gewijzigd in “Splintt”, maar de domeinnaam “www.spruitt.nl” en de e-mailadressen eindigend op “@spruitt.nl” zijn nog steeds actief. De rechtbank is van oordeel dat Yowsa en Yowsim het gebruik van die domeinnaam en de e-mailadressen moeten staken en deze gestaakt te houden.

4.14. Yowsa en Yowsim hebben weliswaar hun handelsnaam gewijzigd in “Splintt”, maar de domeinnaam “www.spruitt.nl” en de e-mailadressen eindigend op “@spruitt.nl” zijn nog steeds actief. De rechtbank is van oordeel dat Yowsa en Yowsim het gebruik van die domeinnaam en de e-mailadressen moeten staken en deze gestaakt te houden. Het gebruik van deze domeinnaam en e-mailadressen vloeit voort uit de periode dat Yowsa en Yowsim de naam “Spruitt” als handelsnaam gebruikten. Het publiek dat op dit moment immers de domeinnaam “www.spruitt.nl” intypt of het e-mailadres eindigend op “Spruitt” gebruikt, is bekend met deze adressen door een eerdere kennismaking met Yowsa en/of Yowsim in de periode dat zij de handelsnaam “Spruitt” voerden. Dit publiek maakt derhalve gebruik van deze adressen met het doel om de in haar ogen onder de handelsnaam “Spruitt” gedreven onderneming, welke zij wellicht daardoor ten onrechte associeert met Spruit ICT te benaderen. Er is daarom sprake van een voortdurende inbreuk op de handelsnaam van Spruit ICT zolang het via deze adressen benaderen van Yowsim en Yowsa mogelijk blijft. Aan het voormelde doet niet af dat het publiek bij gebruik van de oude e-mailadressen het verzoek krijgt in het vervolg gebruik te maken van nieuwe e-mailadressen waarin de naam “Spruitt” niet meer voorkomt.

4.15. Voor zover Yowsa en Yowsim hun ondernemingen feitelijk hebben gedreven onder de naam “Spruitt”, en zij gebruik hebben gemaakt en maken van de domeinnaam www.spruitt.nl en e-mailadressen eindigend op @spruitt.nl, is sprake van inbreukmakend gebruik, in de zin van artikel 5 van de Hnw. Zij hadden behoren te voorkomen dat zij een dergelijke inbreuk zouden maken door geen soortgelijke handelsnaam te voeren als Spruit ICT.

Verbod nietigheid merk
4.19. In de stellingen van Spruit ICT heeft de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten gevonden om de gevraagde nietigverklaring en doorhaling van het ingeschreven Beneluxmerk “Spruitt” te kunnen uitspreken. Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom dat betrekking heeft op merken en tekeningen of modellen, biedt hiertoe in dit geval geen mogelijkheid. De nietigverklaring en doorhaling zoals gevorderd in vordering 2 zal daarom worden afgewezen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep IMPERIA afgewezen [IMPERIA v. IMPERIAL]
B) Geen onjuiste toepassing artikel 8(1)(b) Verordening 40/94 [Carrera panamericana v. CARRERA]
C) Niet voldaan aan artikel 8(1)(b) van Verordening 207/2009 [GOLDSTEIG v. goldstück
D) Beroep parameta afgewezen [parameta v. PARAMETRICA]

Gerecht EU 28 januari 2014, zaak T-216/11 (IMPERIA) - dossier

Sur les signes figuratifs:
31 La circonstance que le volatile de la marque demandée puisse être un canard ou une oie alors que celui de la marque antérieure serait un rapace ne saurait remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours selon laquelle les deux marques sont composées d’éléments figuratifs similaires, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de deux volatiles.

Sur le caractère dominant du signe verbal:
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler, contrairement à ce qu’affirme la requérante, qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci

53 En l’espèce, à la différence de l’affaire visée au point précédent, les éléments verbaux présents dans les deux marques en conflit apparaissent comme dominants, eu égard, d’une part, à leur dimension et à leur représentation et, d’autre part, à la position qu’ils occupent dans le signe.

Caractère distinctif acquis par l’usage
49 l’argument de la requérante, tiré de ce que l’intervenante n’aurait pas établi l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage, même s’il était fondé, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à pouvoir infirmer le constat fait par le Tribunal selon lequel la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif moyen.

Gerecht EU 28 januari 2014, zaak T-600/11 (Carrera panamericana)  - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Carrera panamericana” voor waren van de klassen 18 en 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1989/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het beeldmerk met het woordelement „CARRERA” voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.

54 In the third place, the applicant disputes the Board of Appeal’s findings relating to the conceptual comparison of the two marks. It submits, first, that none of the meanings of the Spanish word ‘carrera’, which translates as ‘race’ and designates a famous sports car as well as numerous other marks, has any connection with the mark applied for. Secondly, the applicant alleges that the Board of Appeal did not take into account the fact that the car race which took place from 1950 to 1955 in Mexico and is known by the name of ‘carrera panamericana’ began again in 1988 and is therefore known to broad sections of the public. In the applicant’s submission, even if the consumer did not know that car race, he would identify the mark applied for as referring to the ‘panamericana’, also called ‘carretera panamericana’, which is a road network ‘link[ing] Alaska to Tierra del Fuego’. The two components of that expression are therefore inseparably linked and, consequently, the Board of Appeal erred in dissociating them.

62 In view of all of those considerations, the Board of Appeal did not err in law under Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 in finding that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

Gerecht EU 29 januari 2014, zaak T/47-13 (goldstück) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „GOLDSTEIG”
voor waren en diensten van de klassen 29 en 43 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2589/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 november 2012 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk met het woordelement „goldstück” voor waren van de klassen 29 en 30 in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door verzoekster. Het beroep is afgewezen.

42 En l’espèce, il y a lieu de relever que le public pertinent, lors de l’achat des produits et de l’utilisation des services en cause, percevra les marques les désignant de façon visuelle. Dès lors, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, en l’espèce, l’examen des marques en conflit montre qu’elles ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’elles sont seulement en partie similaires sur le plan phonétique.

43 Dans ces conditions, compte tenu des différences significatives entre les marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit dans la perception du public pertinent, à savoir du consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

44 Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie. Dès lors, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner les différents arguments de la requérante relatifs à l’appréciation erronée du caractère distinctif de sa marque.

Gerecht EU 30 januari 2014, zaak T-495/11 (PARAMETRICA)  - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „parameta”, voor diensten van de klassen 35, 38, 41 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1348/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 juli 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van het woordmerk „PARAMETRICA”, voor diensten van de klassen 36 en 42, in het kader van de oppositie van verzoeker. Het beroep is afgewezen.

35 Or, en l’espèce, le requérant n’avait traduit que de manière sélective l’extrait de site Internet qu’il avait produit devant l’OHMI. En particulier, cet extrait comportait plusieurs mentions substantielles, telles que l’autorité émettrice, la date de dépôt de la demande de l’enregistrement, le type de marque et le statut juridique de la marque, qui n’avaient pas été traduites.

36 Dès lors, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que ce document ne constitue pas une traduction au sens de la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95.

37 Deuxièmement, il est, certes, incontestable que l’extrait du registre des marques du Deutsches Patent- und Markenamt, datant du 2 septembre 2003 et produit le 25 août 2008 en annexe à l’acte d’opposition, contient des codes INID qui ne nécessitent pas une traduction. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas méconnu l’objectif poursuivi par les codes INID en exigeant une traduction complète d’un document contenant ces codes. Elle s’est bornée à constater, à juste titre, que « les codes INID ne peuvent dispenser que de traduction des catégories générales et des termes qu’ils représentent ». D’autre part, il convient de relever que l’extrait en cause contient plusieurs rubriques qui ne sont pas accompagnées de ces codes INID et n’ont pas été traduites par le requérant.

38 Troisièmement, l’argument selon lequel l’interprétation formaliste des règles pertinentes par la chambre de recours porte atteinte au droit de la propriété du requérant ne saurait non plus prospérer. En effet, le droit de la propriété intellectuelle consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux n’est pas absolu [voir arrêt du Tribunal du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO), T‑439/04, Rec. p. II‑1269, point 21] et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, pourvu, en particulier, que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, celles-ci soient proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, même à supposer que la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 ait limité l’exercice, par le requérant, de son droit de propriété, force est de constater que cette limitation n’excède pas ce qui est requis pour atteindre les objectifs mentionnés au point 26 ci-dessus. En effet, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même dans ses écritures, la protection de l’intérêt de l’autre partie devant l’OHMI exige la présentation de preuves dans la langue de procédure dans la mesure nécessaire pour établir l’existence, la validité et l’étendue de la marque antérieure.

39 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le requérant n’avait pas traduit les éléments essentiels et a rejeté l’opposition, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95. Partant, le recours doit être rejeté.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:302 (Stichting Nederlands Symfonieorkest tegen Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest)
Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Contractrecht. Schorsing tenuitvoerlegging. In kort geding [IEF 11168] is NedSym bevolen de inbreuk op de merkrechten van NedPho met betrekking tot het gebruik van het teken NedSo te staken en gestaakt te houden. Bij arrest [IEF 12802] is de vordering van NedPho toegewezen, omdat er afspraken uit 1996/97 bestaan op grond waarvan NedPho ervan uit mocht gaan dat NedSym nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken. Na dit arrest heeft NedSym de nietigheid dan wel vernietigbaarheid ingeroepen van de tussen partijen in 1996/1997 gemaakte afspraken. Tevens heeft NedSym deze afspraken bij opzeggingsbrief beëindigd per 1 januari 2014. Bij dagvaarding heeft NedSym een bodemprocedure aanhangig gemaakt, waarin onder meer een verklaring voor recht wordt gevorderd dat geen sprake is van bindende contractuele afspraken. NedSym heeft NedPho verzocht of zij bereid is om het arrest van het gerechtshof, voor zover het een verbod op voorbereidingshandelingen betreft, niet ten uitvoer te leggen. NedPho heeft hier afwijzend op gereageerd.

Nedsym vordert NedPho te verbieden het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 25 juni 2013 ten uitvoer te leggen, primair totdat in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure een beslissing is genomen en subsidiair voor zover dat arrest betrekking heeft op een verbod op het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest bij voorbereidingshandelingen voor het seizoen 2014/2015. De voorzieningenrechter schorst de tenuitvoerlegging van het arrest.

De rechtbank oordeelt als volgt:

4.1. Vooropgesteld wordt dat het arrest van het gerechtshof van 25 juni 2013 is gewezen in kort geding en daarom geen gezag van gewijsde heeft (HR 16 december 1994, NJ 1995, 213). Partijen zijn dus aan de voorlopige oordelen en beslissingen van het gerechtshof niet gebonden. Dat neemt niet weg dat voor zover een verbod wordt gevraagd om de executie van een bij genoemd arrest uitgesproken veroordeling te verbieden, daarvoor in beginsel het criterium voor een executiegeschil moet worden toegepast. Dat betekent dat voor schorsing van de tenuitvoerlegging van het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde arrest slechts plaats is, indien NedPho geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van haar bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van de bodemprocedure tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn, indien het arrest klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag, of indien de executie op grond van na het arrest voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van NedSym een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard (HR 22 april 1983, NJ 1984, 145).

4.3. In het kader van voornoemde beoordeling is uitgangspunt dat het gerechtshof in het arrest van 25 juni 2013 heeft vastgesteld dat tussen partijen in 1996/1997 een rechtens bindende overeenkomst is tot stand gekomen. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij dit oordeel. Tussen partijen is in geschil of deze overeenkomst moet worden gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is. Het enkele feit dat er onzekerheid was over de rechtstoestand (te weten het al dan niet toelaatbaar zijn van de naam The Netherlands Symphony Orchestra) is onvoldoende om een vaststellingsovereenkomst aan te nemen. Voor een vaststellingsovereenkomst is immers volgens artikel 7:900 BW vereist dat partijen daarmee beogen tussen hen een rechtstoestand vast te stellen. De strekking van de overeenkomst zoals deze uit de gedingstukken kan worden afgeleid (weergegeven onder 2.6) was echter niet dat tussen partijen een rechtstoestand werd vastgesteld, maar dat de ene partij de ander ‘met rust zou laten’ en ‘het er bij zou laten zitten’, gezien de toezegging van de andere partij de naam The Netherlands Symphony Orchestra alleen in het buitenland te gebruiken. De aard van een vaststellingsovereenkomst verzet zich er tegen dat deze kan worden opgezegd. Een overeenkomst als de onderhavige, te weten om iets niet te doen (waarvan niet is vastgesteld of het al dan niet onrechtmatig is) met als tegenprestatie dan ‘met rust gelaten te worden’, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen afspraak waarvan ‘voor altijd’ de nakoming kan worden gevorderd. Een dergelijke overeenkomst kan dus worden opgezegd. Er is dan ook een reële kans dat in de bodemprocedure geoordeeld zal worden dat gezien de onder 2.7 vermelde opzegging de overeenkomst van 1996/1997 NedSym niet langer bindt.

4.4. NedPho heeft zich in dit geding ook beroepen op haar merkenrechten en handelsnaamrechten. De voorzieningenrechter heeft in het onder 2.4 vermelde vonnis daarover een oordeel gegeven, te weten dat de afkorting NedSo niet gebruikt mocht worden, maar dat NedPho overigens genoemde rechten onvoldoende waren om de vorderingen van NedPho toe te wijzen. NedPho heeft geen omstandigheden gesteld die thans tot een andere beoordeling zouden moeten leiden. De voorzieningenrechter sluit zich dan ook aan bij het eerder door zijn ambtgenoot gegeven oordeel op dit punt.

4.5. Er vanuit gaande dat gezien de gewijzigde omstandigheden een andere beoordeling in de bodemprocedure een reële mogelijkheid is, dienen de wederzijdse belangen van partijen te worden meegewogen. Het belang van NedSym is erin gelegen dat zij niet gedwongen wordt om in de mogelijk korte periode tot de uitkomst in de bodemprocedure een andere naam aan te nemen met alle kosten van dien, indien zij in de bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld en haar huidige naam weer mag aannemen. Het belang van NedPho is dat in het nieuwe seizoen geen verwarring tussen de twee orkesten meer kan bestaan. Het gebruik van Nederlands Symfonie Orkest in de voorbereidingshandelingen van het nieuwe seizoen zal betekenen dat NedPho in het nieuwe seizoen geconfronteerd blijft met deze naam, aldus NedPho.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gezien de nog voor de aanvang van het seizoen 2014/2015 te verwachten uitspraak in de bodemprocedure en gezien voornoemde opzegging van de overeenkomst van 1996/1997, het eerder gegeven verbod om in alle voorbereidingshandelingen met betrekking tot het seizoen 2014/2015 nog de naam Nederlands Symfonieorkest te gebruiken, zodat NedSym gedwongen is tot een naamswijziging, te ver gaat. Daarbij is tevens van belang dat de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen reeds nu, en dus vóór een oordeel van de bodemrechter, aanvangen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zal onder deze omstandigheden aan de zijde van NedSym een noodtoestand ontstaan indien de executie van het arrest van 25 juni 2013 wordt voortgezet, nu NedSym aannemelijk heeft gemaakt dat een tijdelijke wijziging van haar naam en het vervolgens weer terugwijzigen in haar ‘oude’ naam aanzienlijke kosten met zich zal brengen. De voorzieningenrechter zal thans, rekening houdende met de wederzijdse belangen van partijen, voorzieningen geven die zullen gelden tot de uitspraak in de bodemprocedure en die enerzijds aan het belang van NedPho om niet met NedSym verward te worden zo veel mogelijk tegemoet komt en anderzijds NedSym niet noodzaakt, mogelijk voor een korte periode, een geheel andere naam te kiezen.

4.7. Deze voorzieningen houden in dat NedSym, totdat uitspraak in de bodemprocedure is gedaan, alleen brochures mag verspreiden met daarop de naam (alles in even grote letters) ‘Nederlands Symfonie Orkest/HET orkest van het oosten’. In de communicatie met zaalverhuurders en bij alle andere afspraken met betrekking tot het seizoen 2014/2015 moet door NedSym steeds bedongen worden dat de naam van het orkest in communicatie met het publiek met ingang van het seizoen 2014/2015 als volgt wordt aangeduid: ‘Nederlands Symfonie Orkest/HET orkest van het oosten’ of als daarvoor geen plaats is: ‘NedSym/orkest v.h. Oosten’. Ook dit geldt totdat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan. Als vóór aanvang van het nieuwe seizoen op 1 september 2014 geen uitspraak door de bodemrechter is gedaan, gelden de bovenstaande aanwijzingen tot de bodemrechter uitspraak doet voor alle communicatie die van NedSym uitgaat.