Merkenrecht  

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 (Refresco/opvolger van Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull)
Zie eerder HvJ EU [IEF 10674]. Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Begrip dienstverlener en derde.
In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan Frisdranken Industrie Winters aangeleverd. Frisdranken Industrie Winters vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert.”

Deze feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van Frisdranken Industrie Winters en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. De gedragingen van Frisdranken Industrie Winters leveren derhalve geen ‘gebruik’ op in de zin van art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG en daarmee evenmin in de zin van art. 2.20 BVIE. Onderdeel I treft dus doel, het bestreden arrest kan niet in stand blijven, de Hoge Raad doet de zaak zelf af door de vorderingen van Red Bull af te wijzen en haar in de kosten te veroordelen.

2.3. Het bestreden arrest kan niet in stand blijven.
De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. Red Bull heeft geen andere grondslag aan haar vorderingen gegeven dan de beweerde merkinbreuk van [A] door het ‘afvullen’ van de blikjes. Nu die grondslag ondeugdelijk is gebleken, waar vaststaat dat [A] de merken van Red Bull niet heeft gebruikt, dienen de vorderingen alsnog te worden afgewezen, met verwijzing van Red Bull, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep.

2.4.1. Ook in cassatie dient Red Bull in de proceskosten te worden veroordeeld. [A] heeft in haar schriftelijke toelichting na prejudiciële verwijzing alsnog aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, en wel tot een bedrag van € 41.500, vermeerderd met een bedrag van € 24.700,50 voor de prejudiciële procedure.

De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 29 januari 2008;
vernietigt het vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 26 september 2006;
wijst de vorderingen van Red Bull af;
veroordeelt Red Bull in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [A] begroot:
- in eerste aanleg op € 1.600,--;
- in hoger beroep op € 2.088,--;
- in cassatie op € 455,98 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Voor een ander afvullen van verpakkingen met een merk erop is geen merkgebruik)
Marques (Dutch Supreme Court: merely filling cans does not constitute 'use' (following CJEU in Red Bull v Winters))

Rechtbank Amsterdam 11 december 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8898 (eiser tegen Skytex)
Eiser is houder van het op het op 19 januari 2011 gedeponeerde Benelux beeldmerk (links), Skytex van het op 2 februari 2011 gedeponeerde Benelux beeldmerk (rechts).

De rechtbank heeft geoordeeld dat het teken I love (hartje) Suriname onderscheidend vermogen ontbeert. Zowel eiser als gedaagden wensten rechten te ontlenen aan het gestelde beeldmerk, dat zij willen gebruiken voor commerciële doeleinden. Zij hebben daartoe over en weer vorderingen ingesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat, ofschoon gedaagden geen expliciete vordering hebben ingesteld die erop ziet dat de nietigheid van het beeldmerk wordt uitgesproken, het verweer dat is gevoerd wel degelijk ziet op de nietigheid van het merk vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen. Daar gaat de rechtbank in mee, nu het teken naar haar oordeel ongeschikt is om de herkomstfunctie van het merk uit te oefenen. Daarop stranden zowel de vorderingen van eiser, als die van gedaagden.

4.2.
Het meest verstrekkende verweer van Skytex c.s. is dat de beeldmerken onderscheidend vermogen ontberen en dat daarom daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4.3.
De betwisting van een merkrecht kan ook bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Daarvoor is niet noodzakelijk dat in reconventie gevorderd wordt dat de nietigheid wordt uitgesproken. (HR 28 oktober 2011, LJN: BR3059).

4.4.
Het verweer slaagt.
Het teken “ILOVESU” is ongeschikt om de herkomstfunctie van het merk uit te oefenen. Naar het BBIE met juistheid heeft gesteld in de brief van 18 maart 2013, zal daarin wellicht een geografische herkomstaanduiding worden herkend hetgeen als een beschrijvende aanduiding in merkenrechtelijke zin moet worden aangemerkt, maar geen herkomstfunctie in merkenrechtelijke zin. Het teken mist daardoor ieder vermogen om de waren als afkomstig van een onderneming te onderscheiden, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 BVIE.
4.5.
Aan het teken komt dus geen merkenrechtelijke bescherming toe.
Alle vorderingen, zowel in conventie als in reconventie moeten daarop stranden.

Op andere blogs:
DomJur

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071 (Spirits International B.V. tegen FKP Sojuzploimport)
Uitspraak ingezonden door Laura Fresco, Hoyng Monegier LLP.
Zie eerder IEF 11612 en IEF 2223. De onderhavige zaak betreft de vraag aan wie enkele Benelux-merkrechten betreffende wodkamerken toekomen. Deze merken zijn in de jaren zeventig gedeponeerd door een staatsonderneming van de toenmalige Sovjet-Unie. In 1999 zijn de merkrechten door een private onderneming verkocht aan Spirits. In geschil is of sprake is geweest van een rechtsgeldige verkrijging door Spirits.Het hof mocht FKP als houder van de "oudere" registraties (ex 14.B BMW) aanmerken, omdat het hof FKP heeft aangemerkt als voortzetting van het de publieke onderneming. Dat de vordering tot "afgifte" van een merk werd bestreken door de BMW, sluit echter niet (als in de onderhavige situatie) de toepassing van het nationale recht van de verdragsstaten niet uit. De ongeldigheid van de transformatie / privatisering op basis van (Russische of Nederlandse) verjaringsregels staat los van de vordering tot wijziging van de tenaamstelling. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

In citaten:

3.6.3. Onderdeel 1.5 klaagt dat het hof FKP niet mocht aanmerken als de houder van de “oudere” registraties als bedoeld in art. 14.B BMW, ook niet indien vaststaat dat FKP rechthebbende is op de VO-merken. Deze klacht faalt. Kennelijk heeft het hof op grond van zijn beslissingen in rov. 7.13-7.19 FKP aangemerkt als de voortzetting van eerdere (publieke) ondernemingen die de VO-merkrechten, zijnde staatseigendom, beheerden, en heeft het in verband daarmee FKP aangemerkt als (voortzettende) “houder van de eerdere inschrijving” als bedoeld in art. 14.B BMW. Dit oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het overige als verweven met waarderingen van feitelijke aard in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden onderzocht. Onbegrijpelijk is het geenszins.

3.7.2. Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat de vordering tot “afgifte” van een merk werd bestreken door de BMW, die daartoe in de regeling betreffende nietigverklaring van een depot te kwader trouw (art. 4, aanhef en onder 6, in verbinding met art. 14.B, aanhef en onder 2) een uitputtend stelsel bevatte. Volgens het onderdeel is daarom een vordering tot afgifte van de VO-merken op basis van art. 3:296 BW niet mogelijk. Het onderdeel faalt, omdat het miskent dat de onderhavige vordering van FKP niet ertoe strekt dat depots worden nietig verklaard omdat zij te kwader trouw zouden zijn verricht, maar ertoe strekt dat de tenaamstelling van depots in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke rechtstoestand omdat geen geldige verkrijging van merkrechten heeft plaatsgevonden. De BMW bood geen mogelijkheid om een zodanige wijziging van tenaamstelling af te dwingen. Bovendien heeft FKP aan de onderhavige vordering niet ten grondslag gelegd dat sprake is geweest van te kwader trouw verrichte depots; haar vordering gaat juist uit van geldige depots (waarvan op een later tijdstip ten onrechte de naam van de gerechtigde is gewijzigd). Het staat buiten redelijke twijfel dat de BMW ten aanzien van een vordering als de onderhavige de toepassing van het nationale recht van de verdragsstaten niet uitsloot.

3.7.5. In de onderdelen 4.1-4.3 ligt voorts de klacht besloten dat het hof in (vooral) rov. 9.8 heeft miskend dat de bevoegdheid om een beroep te doen op ongeldigheid van de transformatie van VVO naar Russisch recht is verjaard, en dat dit noodzakelijkerwijze meebrengt dat de vordering van FKP moet worden afgewezen. Deze klacht faalt. Rov. 9.8 van het hof moet worden gelezen in samenhang met de rov. 16.1-16.3. In die laatste overwegingen – die in cassatie als zodanig niet zijn bestreden – heeft het hof niet geoordeeld over een beroep op ongeldigverklaring naar Russisch recht van een transformatie die bij het ontbreken van een zodanig beroep geldig zou zijn, maar heeft het hof geoordeeld dat de VO-merkrechten destijds niet onder algemene titel zijn overgegaan op VAO omdat naar Russisch recht geen sprake was van een transformatie van VVO in VAO (en dus VVO is blijven voortbestaan). Uit deze overwegingen volgt dat VVO toen rechthebbende op de VO-merkrechten is gebleven. Voorts heeft het hof in rov. 16.3, in cassatie niet bestreden, overwogen dat niet is gesteld of gebleken dat anderszins – waarmee het hof bedoelt: anders dan door een rechtsgeldige privatisering – sprake is geweest van een rechtsopvolging van VVO door VAO waardoor deVO-merkrechten onder algemene titel zijn overgegaan of dat sprake is geweest van een overdracht van die rechten door VVO aan VAO. In deze overweging ligt besloten dat niet is gesteld of gebleken dat de verjaring naar Russisch recht van de mogelijkheid om een beroep te doen op de ongeldigheid van de transformatie, alsnog volgens dat recht heeft geleid tot een verkrijging van de VO-merkrechten door VAO. Het oordeel van het hof dat (de verjaring naar Russisch recht van de) mogelijkheid om ongeldigheid van de transformatie in te roepen, losstaat van de (verjaring naar Nederlands recht van) de onderhavige vordering tot wijziging van de tenaamstelling, getuigt dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting. Evenmin behoefde het nadere motivering.

Hof Den Haag 17 december 2013, zaaknr. 429981/KG ZA 12-1198 (SBS en Talpla tegen Screentime)

SBS c.s. stellen dat de bodemrechter heeft geoordeeld dat (ook) ten tijde van de inleidende dagvaarding in de bodemzaak op 8 november 2012 - en dus ook op 15 november 2012 - geen sprake was van een algemeen bekend merk. Screentime stelt dat de bodemrechter slechts heeft geoordeeld dat anno 2013 geen sprake was/is van een algemeen bekend merk. Het hof oordeelt dat Screentime niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 15 november 2012 meer dan 25% van het relevante publiek in Nederland bekend was met POPSTARS als merk. Dit acht het hof voorshands niet een aanzienlijk deel van het relevante publiek, zodat Screentime de gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk op 15 november 2012 niet aannemelijk heeft gemaakt. Het hof vernietigt het vonnis in eerste aanleg.

5. Het hof overweegt als volgt. Indien in hoger beroep de vraag moet worden beantwoord of een in kort geding verlangde voorziening - hetzij na toewijzing hetzij na weigering door de voorzieningenrechter - in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, dient ook in hoger beroep mede te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 en HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389). Bij de verminderde vordering (een verbod tot april 2013) heeft Screentime, mede in aanmerking nemende dat vaststaat dat geen dwangsommen zijn verbeurd, geen spoedeisend belang. Al om die reden kan deze vordering in dit kort geding niet worden toegewezen en zal het vonnis in zoverre worden vernietigd. Dit doet er echter niet aan af dat partijen nog wel belang hebben bij een oordeel of het vonnis van de voorzieningenrecliter juist was, in het bijzonder in verband met de kostenveroordelingen, waartegen zowel principale grief 3 (mede) als de onvoorwaardelijke incidentele grieven zijn gericiit. De omstandigheid dat in hoger beroep een spoedeisend belang ontbreekt bij het door Screentime gevorderde hoeft aan een beoordeling van de juistheid van het vonnis in eerste aanleg niet in de weg te staan (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343). Gelet op het bovenstaande zal het hof slechts beoordelen of het vonnis in eerste aanleg juist is.

15. Bij die beoordeling moet het hof op grond van de afstemmingsregel als uitgangspunten in aanmerking nemen dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omziclitige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden, dat voor het aannemen van een algemeen bekend merk nodig is dat een aanzienlijk deel van dat relevante publiek het merk kent en voor bescherming als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6i)is UvP een grotere bekendheid vereist is dan voor een bekend merk in de zin van 'sub c'. Uit het vonnis in de bodemzaak valt af te leiden dat de bodemrechter van oordeel was dat zowel voor de vraag of de (ingeschreven) merken waren ingeburgerd als voor de vraag of sprake was van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van hetzelfde publiek, namelijk de consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden. Dat volgt uit de opbouw van het bodemvonnis en de omstandigheid dat niet specifiek een ander publiek wordt genoemd bij de beoordeling of sprake is van een algemeen bekend merk. Voor zover Screentime heeft willen stellen dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van een beperkter publiek (het publiek dat geïnteresseerd is in talentenjachten), passeert het hof deze stelling derhalve.

19. Tenslotte acht het hof voorshands aannemelijk dat de bekendheid van POPSTARS op 15 november 2012 is afgenomen sedert de laatste uitzending en de betreffende media-aandaclit in januari 2011. In dit verband is relevant dat ook de bodemrechter, gelet op de rechtsoverwegingen 4.28 en 4.29 van het vonnis in de bodemzaak, er kennelijk van is uitgegaan dat de bekendheid in de periode februari 2011 tot 2013 zodanig is afgenomen, althans gestagneerd dat in elk geval in 2013 geen sprake was van een algemeen bekend merk.

20. Op grond van het bovenstaande is het hof, alles afwegend, voorshands van oordeel dat Screentime niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 15 november 2012 meer dan 25% van het relevante publiek in Nederland bekend was met POPSTARS als merk. Dit acht het hof voorshands niet een aanzienlijk deel van het relevante publiek, zodat Screentime de gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk op 15 november 2012 niet aannemelijk heeft gemaakt.

21. Een en ander leidt ertoe dat de principale grieven van SBS c.s. slagen, het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover het het bevel, de veroordelingen en de bepaling onder 5.1, 5.3 , 5.4 en 5.5 betreft en het door Screentime gevorderde in zoverre alsnog zal worden afgewezen, met veroordeling van Screentime in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad zal niet worden vernietigd nu Screentime daar nog belang bij heeft vanwege het bevel onder 5.2, waarvan geen vernietiging is gevorderd. De onvoorwaardelijke incidentele grief 1 van Screentime betreffende de kostenveroordeling in eerste aanleg, kan op grond van het bovenstaande niet tot vernietiging leiden. Incidentele gi-ief II kan niet tot vernietiging leiden omdat deze grief zich richt tegen het oordeel van de voorzieningenrecliter in de zaak tussen Screentime en reclitspersonen die in dit hoger beroep geen partij zijn. Ook van het incidentele beroep dient Screentime als de in liet ongelijk gestelde partij de kosten te dragen.

Beslissing
Het gerechtshof

in principaal hoger beroep
vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis, voor zover het het/de in het dictum onder 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 vennelde bevel, veroordelingen en bepaling betreft

en in zoverre opnieuw rechtdoende:
wijst het gevorderde oolc in zoverre af;
veroordeelt Screentime in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op 15 november 2012 begroot op€ 19.549,64;
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
bekrachtigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank De Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis,

voor het overige;
in incidenteel hoger beroep
verwerpt het beroep;
in principaal en incidenteel hoger beroep
veroordeelt Screentime in de kosten van het principaal en het incidenteel hoger beroep, tot op heden begroot op € 41.723,62;

Hof Den Haag 10 december 2013, IEF 13339 (Zhu Quping tegen Promodyne c.s.)
Uitspraak ingezonden door Jerry Considine, Considine Advocaten.
Merkenrecht. Randorde inschrijving. In eerste aanleg IEF 11083 wordt de inschrijving van Zhu's Beneluxmerk MABA nietig verklaard en wordt de doorhaling uitgesproken vanwege de eerdere inschrijving van het Gemeenschapsmerk door GBS. Zhu wordt bevolen elk gebruik van overstemmende tekens te gebruiken. De beroepen van Zhu op nietigverklaring vanwege kwader trouw (52 lid 1 sub b GMVo), en het auteursrecht (53 lid 2 sub e GMVo) falen. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Zhu in de kosten ad €27.687,54.

5.9. Het onder 5.4. t/m 5.8 overwogene resumerend:
- het door Zhu ingeroepen voorgebruik in de EU is zo zwak dat daarmee geen enkele rechtspositie is opgebouwd;
- door de aangevallen aanvrage wordt Zhu niet verhinderd om in de EU sigaretten voor de Aziatische markt te (doen) produceren.
- die aanvrage is door GBS bovendien verricht met het oog op de exploitatie van haar merk en niet (enkel) om Zhu te dwarsbomen.
Onder deze omstandigheden valt de te verrichten globale beoordeling in het voordeel van GBS uit: zij heeft de aanvrage om het GBS-merk niet te kwader trouw ingediend.

5.11 De conclusie luidt dat Zhu zich niet met vrucht kan beroepen op artikel 52 lid 1 sub b GMVo.

6.8. Nu, naar uit het voorgaande volgt, Zhu geen ouder auteursrechte tegen het GBS-merk in stelling kan brengen, treft ook zijn beroep op artikel 53 lid 2 sub c GMVo geen doel.

Lees de uitspraak:
zaaknr. 200.110.341/01 (pdf)
IEF 13339 (link)

Gerecht EU 12 december 2013, zaaknr. T-156/12 (Ovale vorm met deukje) - dossier
Vormmerk. 3D-merk. Vernietiging van beslissing R 542/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het driedimensionale merk in de vorm van een ovaal voor waren van de klassen 16 (verpakkingen) en 30 (zoetwaren).

De consument van zoetwaren heeft geen verhoogde aandacht bij de aanschaf van dit soort producten. Het is onwaarschijnlijk dat consumenten zich op het deukje in het bovenvlak zullen concentreren. Het beroep wordt afgewezen.

22 Was das Vorbringen der Klägerin betrifft, dass sich die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf diese Vertiefung konzentrieren werde, die aber im Kontrast zur üblichen ovalen Grundform stehe und überdies den Gesamteindruck der angemeldeten Marke präge, so wird in der Rechtsprechung davon ausgegangen, dass der Verbraucher der Form von Süßwaren keine hohe Aufmerksamkeit schenkt, so dass es unwahrscheinlich ist, dass die Wahl des Durchschnittsverbrauchers von der Bonbonform diktiert wird (Urteil des Gerichts vom 10. November 2004, Storck/HABM [Form eines Bonbons], T‑396/02, Slg. 2004, II‑3821, Randnr. 39). Im Allgemeinen wendet der Endverbraucher dem auf der Ware oder ihrer Verpackung angebrachten Etikett sowie dem Namen, dem Bild oder der grafischen Gestaltung darauf eine größere Aufmerksamkeit zu als allein der Warenform (Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2009, Mars/HABM – Ludwig Schokolade [Form eines Schokoladenriegels], T‑28/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 33). Da der Verbraucher der Warenform geringe Aufmerksamkeit zuwendet, ist es unwahrscheinlich, dass er der Form der Vertiefung der Anmeldemarke Aufmerksamkeit schenkt. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht ausgeführt, es sei unter Berücksichtigung der üblichen Größe von Bonbons unwahrscheinlich, dass der Verbraucher den genauen Formmerkmalen der Vertiefung auf der Oberfläche der Anmeldemarke Aufmerksamkeit schenke. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin ist diese Aussage, die auf die übliche Größe von Bonbons gestützt ist, hinreichend begründet.

23 Was das weitere Argument der Klägerin angeht, dass die Form der Vertiefung der Anmeldemarke anders als die Formen der üblichen Vertiefungen von Süßwaren oder Bonbons nicht technisch bedingt sei, so ist dieser Umstand, da er kein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Form bildet, für die fehlende Unterscheidungskraft der Anmeldemarke ohne Bedeutung.

24 Mithin ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, wonach die Vertiefung auf der Oberfläche der Anmeldemarke dieser Marke Unterscheidungskraft verleihe.

HvJ EU 12 december 2013, zaaknr. C-445/12P (Rivella (BASKAYA)) - dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van 12 juli 2012, Rivella International / BHIM – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T170/11) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM inzake een oppositieprocedure tussen Rivella International AG en Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas. Gevaar voor verwarring tussen een beeldteken met het woordelement „BASKAYA” en een ouder internationaal beeldmerk met het woordelement „Passaia”. Schending van artikel 42, leden 2 en 3, van Merkenverordening. Onjuiste beoordeling van het onderzoek van de oppositie.

De hogere voorziening wordt afgewezen. Het beginsel dat het merk een eenheid vormt, niet absoluut geldt, heeft het Gerecht EU juist beoordeeld.

54 Volgens rekwirante zou het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk worden aangetast door de omstandigheid dat het gebruik van het aangevraagde merk op het Duitse grondgebied kan worden verboden krachtens het verdrag van 1892. Uitzonderingen op het beginsel dat een dergelijk merk een eenheid vormt, zijn weliswaar mogelijk, maar deze moeten uitdrukkelijk zijn vastgesteld door verordening nr. 207/2009, zoals blijkt uit punt 3 van de considerans van deze verordening.

55 Onder verwijzing naar de artikelen 111 en 165 van deze verordening wijst het BHIM met klem erop dat het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, niet absoluut geldt.

Beoordeling door het Hof
56 Er zij aan herinnerd dat uitzonderingen bestaan op het beginsel dat het merk een eenheid vormt, zoals deze zijn vastgesteld bij verordening nr. 207/2009.

57 In het bijzonder kan een houder van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft, op grond van artikel 111, lid 1, van deze verordening bezwaar maken tegen het gebruik van het gemeenschapsmerk op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd, voor zover het recht van de betrokken lidstaat dit toestaat.

58 Derhalve heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest op goede gronden geoordeeld dat het beginsel dat het merk een eenheid vormt, niet absoluut geldt.

59 Hieruit volgt dat het derde onderdeel van het enige middel ongegrond is, zodat de hogere voorziening in haar geheel moet worden afgewezen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Sonic is niet beschrijvend voor een gewone tandenborstel, 360° is een wiskundig concept
B) merkinschrijving SMARTBOOK is afgewezen
C) GRANINI en PANINI: enkel een lage fonetische overeenstemming is onvoldoende
D) Ondanks een zwak onderscheidend vermogen SUPER GLUE toch verwarring met ouder merk SUPER GLUE

Gerecht EU 10 december 2013, zaaknr. T-467/11 (360º Sonic Energy) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk "360° SONIC ENERGY" voor waren van klasse 21 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1094/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale woordmerk "SONIC POWER" voor waren van de klassen 3 en 21. Het beroep wordt afgewezen. Sonic is niet beschrijvend voor een gewone tandenborstel. Het element 360° is een wiskundig concept en wordt meer gezien als een technische specificatie voor de associatie met een gehele en kwalitatieve schoonmaak van het gebit.

49      Admittedly, the Board of Appeal did not err in finding that the term ‘sonic’ was not, with regard to the relevant public, descriptive of ‘ordinary bristle’ toothbrushes, that is to say, those which are not fitted with an electrical device generating ultrasounds.

58      In addition, the Board of Appeal acted correctly in taking the view that the ‘360°’ element, which is a mathematical concept, will be perceived by the relevant public more as a technical specification for the goods concerned, evoking the idea of a complete and quality dental cleaning, than as a significant distinctive element in the mark applied for.

60      It follows that the dissimilarity between the conflicting signs resulting from the presence of the ‘360°’ element in the trade mark applied for cannot be decisive for the purpose of counteracting the similarity existing between those signs, resulting in particular from their common element ‘sonic’.

61      In the light of those various findings, the General Court finds that the Board of Appeal acted correctly in deciding that the conflicting signs presented a certain visual similarity due to their common element ‘sonic’.

78      In the present case, it has been established that, in view of the fact that the goods in question are identical but also by reason of the similarity of the conflicting signs, the application for registration came up against the relative ground for refusal set out in Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. Furthermore, the sign in respect of which registration was sought and the signs in respect of which registration was contested in the cases cited by the applicant are neither identical nor similar.

Gerecht EU 11 december 2013, zaak T-123/12 (SMARTBOOK) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 799/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 december 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker tot inschrijving van het woordmerk „SMARTBOOK” voor waren van de klassen 9, 16 en 28. Het beroep wordt afgewezen. Verzoekster stelt dat niemand gebruik maakt van de term "smartbook" als een productcategorie, deze productcategorie heeft nooit bestaan​​. Zelf zou verzoekster het "merk SMARTBOOK" gebruiken om voor netbooks , notebooks , pc's aan te prijzen en niet voor een specifiek type of klasse van laptops.

28      Or, il résulte de ce qui précède que les « publications électroniques (téléchargeables) » n’ont pas fait partie du contexte factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours parce que, d’une part, l’enregistrement pour ce produit avait été accueilli et, d’autre part, la requérante n’a jamais contesté cette partie de la décision de l’examinatrice devant la chambre de recours.

29      Il convient donc de considérer que c’est par erreur que, aux points 2, 6, 42 et 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a mentionné les « publications électroniques (téléchargeables) » parmi les produits pour lesquels l’examinatrice avait refusé la marque demandée à l’enregistrement. Interrogé sur cette situation lors de l’audience, l’OHMI s’est référé au point 5 du mémoire en réponse, auquel il avait énuméré les produits pour lesquels la chambre de recours avait rejeté l’enregistrement, et a précisé que cette énumération ne contenait, notamment, pas les « publications électroniques (téléchargeables) ».

48      La requérante soutient aussi que la circonstance que personne n’utilise actuellement le terme « smartbook » comme pour désigner une catégorie de produits démontre qu’une telle catégorie de produits n’a jamais existé. Elle-même utiliserait la « marque SMARTBOOK » pour commercialiser des miniportables, des ordinateurs bloc-notes, des ordinateurs personnels et non pour un type déterminé ou une catégorie d’ordinateurs portables. À cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’un signe doit exister au moment de la demande d’enregistrement. Par ailleurs, la requérante n’avance aucune preuve à l’appui de cette argumentation. En outre, il y a lieu d’observer que le fait que la requérante utilise sa raison sociale pour les différents produits qu’elle fabrique et met sur le marché ne saurait empêcher que, parallèlement et notamment au moment de la demande d’enregistrement, le terme « smartbook » ait été adopté dans le monde informatique pour une nouvelle génération d’ordinateurs, désignant un appareil rapide, léger, doté de caractéristiques de connectivité supérieure, combinant celles d’un téléphone mobile sophistiqué (« smartphone ») et d’un petit ordinateur portable (« notepad ») (voir points 32 et 41 de la décision attaquée).

Gerecht EU 11 december 2013, zaak T-487/12 (GRANINI vs PANINI) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de gemeenschaps- en nationale woordmerken „GRANINI” voor waren van klasse 32 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2393/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 september 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „PANINI” voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen. Een lage fonetische overeenstemming is onvoldoende om eenzelfde gelijke indruk te wekken.

68      Consequently, it must be held that, having regard to the low degree of phonetic similarity between the signs at issue, to their lack of visual similarity, to their lack of conceptual similarity or to the absence of a possible comparison between the signs from a conceptual point of view, those signs are dissimilar overall and that, contrary to what the applicant claims, overall those signs do not have a high, or even average, degree of similarity. The Board of Appeal therefore correctly concluded in paragraphs 28, 29 and 32 of the contested decision that the signs were different or different overall, its error in the assessment of the visual similarity between the signs not being capable of vitiating the finding relating to the overall comparison of the signs.

69      Therefore, it must be held that, within the context of the global assessment of the trade marks at issue, assuming that use of the earlier marks was demonstrated with regard to the goods for which they were registered and which are mentioned in paragraph 7 above, the signs in question are dissimilar and, in accordance with the case-law cited in paragraph 21 above, the existence of a likelihood of confusion on the part of the consumer concerned is excluded.

Gerecht EU 11 december 2013, zaaknr. T-591/11 (SUPER GLUE) - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „SUPER GLUE” voor waren van de klassen 1 en 16, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1147/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „SUPERGLUE” voor waren van de klassen 1 en 16. Het beroep wordt afgewezen.

62      Compte tenu de l’identité des produits couverts par les marques en conflit, de la similitude visuelle élevée et de l’identité phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 27 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion en dépit du faible caractère distinctif de la marque antérieure.

63      Dès lors, d’une part, il convient d’écarter l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait invoqué à tort les arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191) et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25 supra, puisque la circonstance, ressortant de ces arrêts tels que cités par la chambre de recours, que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important n’interdit aucunement de constater l’existence d’un risque de confusion lorsque la marque antérieure possède un faible caractère distinctif (voir points 36 à 48 ci-dessus).

65      Si l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, il doit concilier les principes d’égalité de traitement et de bonne administration avec le respect de la légalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 74 et 75). Or, il convient de constater que, dans la procédure d’opposition à l’enregistrement de la demande de marque communautaire KLEJ BŁYSKAWICZNY CYJANOAKRYLOWY SUPER GLUE, la division d’opposition a accueilli la demande de marque pour les produits suivants de la classe 1, « Décreusage (produits de -), Silicones, Résines acryliques à l’état brut », qui ne correspondent pas aux produits en litige dans la présente espèce. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à invoquer implicitement une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, faute que les situations invoquées soient comparables.

66      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion et a accueilli l’opposition.

H. Bongers, ‘Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?!’, IE-Forum.nl IEF 13331.
Bijdrage ingezonden door Henrike Bongers, LinkedIn-profiel.
Bewijsrecht. Merkenrecht. Over de bewijsregels bij verwatering is veel te doen (geweest). Aanleiding voor deze discussie vormde de interessante, doch voor meerdere interpretaties vatbare en daarom verwarrende, Intel uitspraak van het Hof uit 2008. Volgens het Hof mag de merkhouder (al) optreden voordat een ‘verwateringsinbreuk’ zich daadwerkelijk voordoet. Hij moet echter wel bewijzen dat er sprake is van een ‘ernstig gevaar’ dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. Hoe moet ‘ernstig gevaar’ (cursivering HB) nu worden begrepen? Wat verder helemaal voor grote onrust zorgde is het criterium van ‘economische gedragsverandering van de consument of grote kans daarop in de toekomst ’: is het aantonen dat het economisch gedrag van de consument gewijzigd is of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag gewijzigd zal worden volgens het Hof echt een (zelfstandig) vereiste?

Na vele discussies, speculaties en gerechtelijke uitspraken (waarin al dan niet Intel strikt werd toegepast) is er vijf jaar na de ‘beruchte’ Intel uitspraak eindelijk een nieuwe uitspraak van het Hof zelf waarin de Intel uitspraak nader wordt toegelicht en het Hof antwoord geeft op de hierboven weergegeven vragen. Voor het overzicht én de duidelijkheid geef ik kort eerst nog even de geschiedenis weer, te beginnen bij de Intel uitspraak zelf, alvorens te eindigen met de recente uitspraak van het Hof.

Dit artikel is ingekort, lees het gehele artikel hier.

IV. Conclusie
De Intel uitspraak uit 2008 zorgde voor grote onrust in de ‘merkenrechtwereld’ aangezien het Hof een wel erg hoge bewijsstandaard leek te eisen bij verwatering. In de literatuur werd betoogd dat de soep niet zo heet gegeten hoefde te worden als het Hof leek te suggereren en ook (latere) arresten gaven de merkhouder hoop. Die hoop bleek gedeeltelijk gegrond te zijn want het Hof heeft geoordeeld dat onder ‘ernstig gevaar’ dat verwatering zich in de toekomst voordoet een toekomstig niet theoretisch gevaar moet worden begrepen waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen die berusten op een waarschijnlijkheidanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval. ‘Ernstig’ uit r.o. 38 van de Intel uitspraak is gebleken (inderdaad) niet zo ernstig te zijn! Dit kan helaas niet gezegd worden over het bewijscriterium van ‘economische gedragsverandering van de consument of een grote kans daarop’, oftewel de gevreesde r.o. 77 uit de Intel uitspraak. Hoewel de uitspraak van het Gerecht in de zaak Environmental Manufacturing vs. OHIM uit 2012 positief nieuws voor de merkhouder bevatte door de bewijsstandaard te verlagen, heeft het Hof het Gerecht op 14 november 2013 in deze zaak terecht gewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat het hier om een autonome, objectieve voorwaarde gaat welke niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Het Hof benadrukt dat er een hogere bewijsstandaard geëist wordt voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk om te voorkomen dat de mededinging geschaad wordt. Kortom, r.o. 77 van de Intel uitspraak, welke zich volgens het Hof overigens niet beperkt zich tot situaties waarbij waren of diensten niet-soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten, moet strikt geïnterpreteerd worden. Goed nieuws dus voor de mededinging maar slecht nieuws voor de merkhouders. De vraag rijst in hoeverre het in de praktijk (nog) mogelijk is om een succesvol beroep op verwatering te doen; is/blijft verwatering de grote boze wolf?

Henrike Bongers

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (The Sun Company tegen Sol de Mallorca c.s.)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Huisstijl. Franchise. Executie. Cadeaubonnen. Reclameaanhangbord. Organische zoekresultaten. Online (telefoon)gidsen. KvK-inschrijving. Klantenpassen. Gevelkleurstelling. Tweemaal bevel overtreden. Sun is eigenaar van zonnestudio's in Den Haag, heeft een huisstijl ontwikkeld voor de inrichting hiervan, voert de handelsnaam 'The Sun Company' en heeft een beeldmerk. Sun heeft als licentiegever overeenkomsten gesloten met gedaagden tot gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl met een direct opeisbare boete van €250 bij overtreding. Middels zes eerdere Kort Gedingen, de bodemprocedure en het arrest wordt onder meer een inbreukverbod afgegeven, en worden beslagen gelegd en weer opgeheven [o.a. IEF2978, IEF2975, IEF6379, IEF10906].

Sun vordert een bedrag van 1 miljoen euro vanwege de in KG III opgelegde dwangsommen en veroordeling in proceskosten. De executierechter beoordeeld of de door de rechter verlangde prestatie waaraan de dwangsom als sanctie is verbonden, is verricht. De voorlopige voorziening is pas vervallen vanaf 31 augustus 2012 vanwege de door Sol de Mallorca gegeven verklaring. Deze verklaring heeft geen terugwerkende kracht, tot die datum blijven dwangsommen verbeurd.

Het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam geldt als gebruik daarvan. Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl. Er zijn geen dwangsommen verbeurd voor:

- door het gebruiken van zonnebanken met het 'Sun Company'-logo (dat was expliciet door de voorzieningenrechter overwogen),
- de gevel met kleurstelling is geen overtreding van de huisstijl,
- het verzoek tot wijziging in KvK-handelsregister is tijdig gedaan,
- dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven is onvoldoende om van handelsnaamgebruik uit te gaan
- opname in de Gouden Gids kan niet aan Sol worden verweten
- Sun stelt niet dat Sol de Mallorca c.s. onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen uit online gidsen te laten verwijderen
- de organische zoekresultaten betreft informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol, althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft
- het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan niet worden gezien als merk of handelsnaamgebruik
- Het nog mogen gebruiken van klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 valt niet onder het bevel.

Gelet op het voorgaande is de slotsom dat Sol tweemaal het bevel in KG vonnis III heeft overtreden. Daarmee heeft Sol naar het oordeel van de rechtbank een bedrag van € 20.000,- aan dwangsommen verbeurd.

In citaten:

Cadeaubonnen
Naar het oordeel van de rechtbank geldt het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam als gebruik van merk en handelsnaam als bedoeld in KG vonnis III. (r.o. 4.21).

Huisstijl wijzigingen
Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl (4.23).

Logo op zonnebanken
Aangezien de voorzieningenrechter expliciet heeft overwogen dat gebruik van zonnebanken voorzien van het 'Sun Company'-logo niet onrechtmatig is, zijn daarmee geen dwangsommen verbeurd (4.24).

Gevel met kleurstelling
Op een foto is slechts te zien dat de woorden studio en Sun staan, maar niet meer het merk of de handelsnaam. De kleurstelling op de voorgeven dient niet op zichzelf te worden beoordeeld, maar als onderdeel van de huisstijl. Door gebruik van lichtgeel en bordeauxrood is er geen sprake van overtreding van het bevel (r.o. 4.25).

KvK-inschrijving
Er is vóór 8 juli 2006 verzocht tot verwijderen van de handelsnaam uit het handelsregister van de KvK. Dat het niet tijdig is aangepast, is een verzuim dat niet aan Sol de Mallorca is te wijten (r.o. 4.26).

Websites
Het enkele feit dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven, is onvoldoende om te oordelen dat nog sprake was van het feitelijk voeren van de handelsnaam (4.27).

Gouden Gids
Tijdens de zitting heeft Sun nog aangevoerd dat recente navraag heeft geleerd dat wat de Gouden Gids betreft, Sol nog tot 28 juli 2006 wijzigingen had kunnen doorgeven en dat zij over een schriftelijke verklaring beschikt waaruit dit volgt. Gelet op het voorgaande is het Sol niet te verwijten dat in genoemde Gouden Gids en KPN telefoongids de handelsnaam nog is opgenomen. (4.28).

Online De Telefoongids en Nationale Telefoongids
Nu daar dus niet van is uit te gaan, is het niet (tijdig) laten wijzigen van de vermelding in die gidsen Sol naar het oordeel van de rechtbank niet te verwijten, terwijl Sun niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.29).

Natuurlijke zoekresultaten
Zoals onweersproken aangevoerd door Sol de Mallorca c.s. gaat het ook hier om informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft, terwijl Sun ook hier niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.30).

Reclameaanhangwagen
Sol de Mallorca c.s. heeft gemotiveerd betwist dat zij in de relevante periode gebruik heeft gemaakt van de reclameaanhangwagen met daarop het merk op de openbare weg en zij heeft gesteld dat deze reclamewagen steeds geparkeerd stond op een achterterrein bij haar bedrijfspand. De foto die Sun ter onderbouwing van haar stelling heeft overgelegd, dateert van 1 oktober 2006 zodat die niet kan dienen ter onderbouwing van een overtreding van het vonnis in de relevante periode (...) Het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan gelet op voornoemde omstandigheden dan ook niet worden gezien als gebruik van het merk in het economisch verkeer dan wel van het voeren van de handelsnaam voor de onderneming. (4.31).

Klantenpassen
Voor zover klanten reeds zo’n klantenpas in hun bezit hadden voor 8 juli 2006 valt het nog mogen gebruiken van deze klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 niet onder het bevel (4.32).

Lees hier de uitspraak:
HA ZA 12-969 (pdf)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (pdf)