Merkenrecht  

Hof van Beroep Brussel 22 november 2013, 2012/AR/3311 (Stada Arzneimittel tegen BBIE - LACTOFLORA)
Merkenrecht. Absolute weigeringsgrond. Stada heeft internationaal woordmerk LACTOFLORA ingeschreven. Haar beroep richt zicht tegen de definitieve weigering van de inschrijving van het woordmerk LACTOFLORA voor de producten en diensten in klasse 5 (farmaceutische producten). De combinatie van twee gebruikelijke (Latijnse) termen vormen geen ongewoon teken op ten opzichte van de producten waarvoor het is bedoeld. Bovendien wordt de term lactoflora al gebruik in de markt van voedingssupplementen.

5. L’OBPI expose que le signe <<Lactoflora>> est constitue sur base de la simple juxtaposition du préfixe usuel <lacto> et de la denomination générique <<flora>>. et désigne dans son ensemble l’espèce, la qualité ou la destination des produits visés en classe 5.

9.(...) Le prefix << lacto >> est issu du mot latin << lac-lactis >> qui signifie << lait >>. Ce terme est largement utilisé dans le langage courant en référence au << lait >> en raison notamment de l'intolérance d'une partie de la population au lactose, enfants ou adultes. (...)

12. Des lors que la cour a dit que le signe en cause est descriptif, il est sans utilité de verifier s’il est éventuellement distinctif. Du reste, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 3, par. 1, c) de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif an regard de ces mémes produits ou services au sens de la méme disposition sous b) de Ia directive (CJ.C.E., 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99, point 86).

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Maestro tegen Maestro de Oliva
B) SOLVO wint van VOLVO
C) ECOFORCE tegen ECO FORTE
D) Absolute weigeringsgrond VALORES DE FUTURO, slogan niet ter onderscheiding van dienst

Gerecht EU 5 december 2013, zaak T-3/12 (Maestro de Oliva) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „Maestro de Oliva” voor waren van de klassen 29 en 30, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1612/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 september 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie van de houder van het nationale woordmerk „MAESTRO” voor waren van de klassen 29 en 30 is afgewezen. Het beroep wordt afgewezen, er zijn door de kamer van beroep geen fouten gemaakt in de vergelijking en er bestaat verwarringsgevaar. [overwegingen 67, 77, 84, 88].

Gerecht EU 5 december 2013, zaak T-394/10 (SOLVO - VOLVO) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement "SOLVO" voor waren van klasse 9 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 861/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juni 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de communautaire en nationale woord- en beeldmerken met het woordelement "VOLVO" voor waren van onder meer de klassen 9 en 12. Het beroep wordt toegewezen, er is geen verwarringsgevaar. Dat consumenten software mondeling bestellen, betekent niet dat zij niet geconfronteerd worden met het visuele merk. Anders dan het OHIM, oordeelt het Gerecht EU dat de visuele verschillen de fonetische overeenstemming overstemmen.

37 OHIM’s argument that the software in question may be ordered orally is irrelevant since consumers will inevitably be faced with the image of the sign applied for during the selection process, with the result that the doubts which the phonetic similarities may have given rise to regarding the commercial origin of the goods will be dispelled by the readily perceptible visual differences which distinguish the signs at issue. In any event, it is apparent from the case-law cited in paragraph 30 above that the phonetic aspect of the comparison of the signs retains its importance only if the consumer is not usually able to compare the signs visually during the process of selecting the product.

Gerecht EU 6 december 2013, zaak T-361/12 (ECOFORCE) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ECOFORCE” voor waren van klasse 3, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 851/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 juni 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk is geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „ECO FORTE” voor waren van de klassen 1, 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 6 december 2013, zaak T-428/12 (VALORES DE FUTURO) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2299/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 juli 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „VALORES DE FUTURO” (vertaald: waarden van de toekomst) in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 16, 36 en 41. Het beroep wordt afgewezen. Het teken, dat meer doet denken aan een slogan, zou niet ter onderscheiding van diensten kunnen dienen en stuit daarmee op een absolute weigeringsgrond.

44 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts de la Cour du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I‑6959, point 40 ; OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, point 41, et Audi/OHMI, point 42 supra, point 35 ; arrêts Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 15, et Inspired by efficiency, point 42 supra, point 19). D’ailleurs, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, points 32 et 44 ; Audi/OHMI, point 42 supra, point 36 ; Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 16, et Inspired by efficiency, point 42 supra, point 19). Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que celui de marques d’autres catégories (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, point 24 ; Audi/OHMI, point 42 supra, point 37, et Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 17).

45 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 42 supra, point 20 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 25 ; du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 25 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE-RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 66, et Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 22].

46 En revanche, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (arrêt Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 22). Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 30, et la jurisprudence citée, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée].

62 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe VALORES DE FUTURO, faute de caractère distinctif, n’était pas en mesure de servir d’indication de l’origine commerciale pour les services concernés dans l’esprit du public pertinent et, partant, se heurtait au motif absolu de refus édicté par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 oktober 2013, zaak C-535/13 (Honda Giken Kogyo tegen Patmandi) -
dossier
Merkenrecht. Internationale uitputting. GATT en TRIPS. Parallelimport. Vrije handel. Verzoekster is fabrikant en distributeur van (met name) auto’s onder de naam Honda Motor Co Ltd. In Griekenland is zij houdster van diverse (inter)nationaal rechtsgeldig ingeschreven merken. In Griekenland worden haar producten geïmporteerd door AEBE die de producten via haar officiële distributienetwerk verspreidt. Zij verwijt Patmanidi dat zij parallelimporten verrichten van door verzoekster voor de Aziatische markt geproduceerde producten en dat daarvoor nooit toestemming is verleend. Zij meent dat dit afbreuk doet aan de functies (garantie, reclame en herkomst) van haar merk en het distributiestelsel ondermijnt. Verzoekster eist dan ook dat verweerster invoer en verkoop staakt en dat het haar verboden wordt dit in de toekomst nog te doen.

De Griekse rechter wijst er in zijn beschikking op dat het HvJ EU in vaste rechtspraak (over artikel 85 en 86 EEG) parallelimporten van merkproducten uit landen buiten de EER onrechtmatig heeft geoordeeld op de grond dat artikel 7 van de richtlijn 2008/95 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten bevat, en de lidstaten niet toestaat om in hun nationaal recht de internationale uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen, dit om de interne marktwerking niet te verstoren. Evenmin kan uit de TRIPs-overeenkomst een doorslaggevend argument worden afgeleid ten gunste van een beginsel van de internationale uitputting van het merkrecht. De verwijzende rechter stelt vast dat het HvJ EU nog niet in de gelegenheid is geweest zich te buigen over toepassing van VWEU art. 101 en 102 op gevallen van parallelimporten uit landen buiten de EER. Hij stelt het HvJ EU de volgende vragen:

“Wat is de omvang van de werkingssfeer van artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG (thans artikel 7 van richtlijn 2008/95/EG) en artikel 13 van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 13 van verordening (EG) nr. 207/2009] met betrekking tot het recht van de merkhouder om de parallelle import in de EU en de EER van zijn oorspronkelijk in een land buiten de EU of de EER gefabriceerde of op de markt gebrachte producten te verbieden, met name wanneer het gaat om producten die, zoals het geval is bij allerlei onderdelen van motorvoertuigen, worden gekenmerkt door een ruime winstmarge en een grote neerwaartse druk op de prijzen als blijkend uit grote fluctuaties in het prijsbeleid, en/of waarbij parallelimporten kunnen leiden tot aanzienlijke dalingen van de prijzen voor de eindverbruiker in het voordeel zowel van hem als van de mededinging, in het licht van de volgende bepalingen, afzonderlijk en in onderling verband beschouwd:
a) de artikelen 101 en 102 VWEU,
b) de artikelen I, XI, lid 1, ΙΙΙ, lid 4, en XX, sub d, van de GATT-overeenkomst van 1994 en van deze overeenkomst in het algemeen, en
c) de artikelen I en [Χ]XIV van de GATT-overeenkomst van 1994, en, in het bijzonder, wordt door deze laatste bepalingen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EU en artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 uitgebreid tot producten die op de markt worden gebracht in staten die partij zijn bij de GATT-overeenkomst van 1994, [en] doen zich in dat geval vraagstukken van wederkerigheid tussen deze bepalingen voor?”

HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1613 (Makro tegen Diesel)
Uitspraak mede ingezonden door Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.
Zie eerder IEF9158 en IEF10868. Merkenrecht. Uitputting. Economische verbondenheid. In citaten: Hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, Makro c.s. zich niet met vrucht op uitputting kunnen beroepen, en dat zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk hebben gepleegd (r.o. 3.2).

Gelet op het antwoord op vraag 2 in het Copad-arrest, ontbreekt bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn, zodat van uitputting dus geen sprake is. Er is geen grond aan te nemen dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af. (r.o. 3.4.3)

De Hoge Raad verwerpt het beroep [anders: Conclusie AG].

3.4.2 (...) Als uitvloeisel van een en ander heeft het HvJEU vraag 2 als volgt beantwoord:
“Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.”

3.4.3 Het hof heeft (in rov. 13) geoordeeld dat de 1994-overeenkomst en 1994-machtiging inhouden dat, voordat Flexi Casual van het merk Diesel voorziene schoenen van eigen makelij mag gaan vervaardigen en distribueren, zij de resultaten van de testverkopen eerst aan Diesel moet hebben voorgelegd, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren, en dat deze aldus een bepaling behelzen inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. In het licht van punt 22 en 23 van het Copad-arrest moet worden aangenomen dat een dergelijk beding een bepaling is als bedoeld in art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn, derhalve een beperking die – in de formulering van de beantwoording van vraag 2 in dat arrest: – ‘overeenkomt’ (Engels: ‘is included’, Frans: ‘correspond à’, Duits: ‘entspricht’) met een van de in art. 8 lid 2 bedoelde bepalingen, te weten een bepaling ‘inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’. Gelet op het antwoord op vraag 2 in het Copad-arrest, ontbreekt bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn, zodat van uitputting dus geen sprake is. Er is geen grond aan te nemen, zoals het onderdeel wil, dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af.

3.4.4 Op dit alles stuiten de onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 af. Onderdeel 2.1.1 bevat geen klachten.

3.6 Onderdeel 2.1.5 keert zich tegen rov. 11-15, voor zover het hof daarin uitleg heeft gegeven aan de 1994-overeenkomst en -machtiging, zonder acht te slaan op de Spaanse uitspraken en zonder Diesel te bevelen haar Spaanse procesdossier over te leggen. Geklaagd wordt dat het hof heeft miskend dat de arresten van het Hof van Appel te Valencia en het Tribunal Supremo tot bewijs kunnen strekken ten faveure van het standpunt van Makro c.s., nu daaruit blijkt dat Cosmos niet heeft gehandeld in strijd met contractuele bepalingen. Deze klacht faalt. De waardering van de bewijskracht van die uitspraken is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het oordeel van het hof is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.

3.7 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof (in rov. 3) ten onrechte heeft geoordeeld dat de Spaanse uitspraken in deze procedure alleen in zoverre een rol spelen dat daaraan informatie kan worden ontleend over de inhoud van het Spaanse recht en klaagt dat het verlangen (van Makro c.s.) om overlegging door Diesel van haar procesdossier op de voet van art. 22 en 843a Rv niet is gehonoreerd. Deze klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Het hof kon, in het licht van hetgeen het (in rov. 3 en 17) had overwogen en van de volgens rov. 4 van het tussenarrest tot uitgangspunt te nemen feiten, zonder schending van enige rechtsregel, tot het in rov. 18 neergelegde oordeel komen dat voor een zodanig bevel geen grond bestond. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Onvoldoende bespreking van bewijs van gebruik middels export
B) OHIM had de opmerkzaamheid van het in publiek relatief hoog ingeschat
C) vitaminaqua tegen VITAMINWATER

Gerecht EU 28 november 2013, zaak T-34/12 (HERBA SHINE) - dossier
A) Beroep ingesteld door de houder van de nationale, internationale en communautaire woordmerken „HERBACIN”, voor waren van klasse 3, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2255/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt merken, tekeningen en modellen) van 22 november 2011, houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „HERBA SHINE”, voor waren van klasse 3, in te schrijven in het kader van de oppositie die door verzoekster is ingesteld.

Het beroep wordt toegewezen; het bewijs van gebruik (middels export) is door het OHIM onvoldoende meegenomen in haar beslissing. Het behoort niet tot de taken van het Gerecht EU de beoordeling van die stukken nu voor het eerst uit te voeren.

44      Die Klägerin legt die angefochtene Entscheidung anders aus als das HABM. Während die Klägerin meint, die Beschwerdekammer habe die Bestimmung des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 „ignoriert“ oder „übersehen“, macht das HABM in seiner Klagebeantwortung im Wesentlichen geltend, die Beschwerdekammer habe die von der Klägerin beigebrachten Unterlagen nicht für ausreichend gehalten, um den Nachweis einer Benutzung durch Export zu erbringen.

46      In der mündlichen Verhandlung hat das HABM im Wesentlichen geltend gemacht, dass die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung insoweit nicht habe begründen müssen, da die Klägerin im Verwaltungsverfahren nicht vorgetragen habe, die älteren Marken durch Export benutzt zu haben.

53      Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Laboratoire Garnier zwar vorgetragen hatte, die von der Klägerin vorgelegten Benutzungsnachweise seien nicht ausreichend, und dabei angemerkt hatte, dass nur neun der 30 eingereichten Rechnungen in Mitgliedstaaten der Union gesandt worden seien. Jedoch hatte Laboratoire Garnier nicht geltend gemacht, dass an Empfänger außerhalb der Union ausgestellte Rechnungen nicht zu berücksichtigen seien. Sie hatte jedenfalls kein spezielles Argument vorgebracht, um die Feststellung der Widerspruchsabteilung zu widerlegen, wonach mit den Rechnungen nachgewiesen worden sei, dass die Waren aus Deutschland stammten und für die Ausfuhr ins Ausland bestimmt waren. Selbst wenn man annähme, dass die schriftliche Beschwerdebegründung der Laboratoire Garnier vom 17. Januar 2011 bei der Prüfung der Begründung der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt werden muss, ließen sich diesem Schriftsatz nicht die Gründe entnehmen, aus denen die Beschwerdekammer die an Empfänger außerhalb der Union ausgestellten Rechnungen unbeachtet ließ.

56      Die Prüfung der Frage, ob die von der Klägerin vorgelegten Beweismittel für den Nachweis genügen, dass die in Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, erfordert jedoch eine Beurteilung sämtlicher von der Klägerin vorgelegter Beweismittel, die von der Beschwerdekammer nicht vorgenommen wurde. Diese Beurteilung erstmals vorzunehmen, ist nicht Aufgabe des Gerichts (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C‑263/09 P, Slg. 2011, I‑5853, Randnr. 72).

Gerecht EU 28 november 2013, zaak T-374/09 (Ganeder) - dossier
B) Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Ganter” voor waren van klasse 25 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1289/20081 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 juli 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „Ganeder”  voor waren van de klassen 14, 18 en 25. Het beroep wordt toegewezen, de beslissing van het OHIM wordt vernietigd; het OHIM had de opmerkzaamheidgraad van het gebruikelijke publiek relatief hoog ingeschat.

31      Zum Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht davon ausgegangen ist, dass der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise relativ hoch sei, da es sich bei den fraglichen Waren zwar nicht um solche handele, die vom Verbraucher tagtäglich eingekauft würden, jedoch um solche, die im Alltagsleben unabdingbar seien.

32      Entgegen der Ansicht des HABM sind Schuhe nämlich Massenkonsumgüter, die vom Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeitsgrad beim Kauf dieser Waren nicht höher als durchschnittlich sein wird, häufig gekauft und verwendet werden. Der Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf diese Waren wird nicht höher als durchschnittlich sein, weil diese Waren weder teuer noch selten sind, ihr Erwerb und ihre Verwendung keine speziellen Kenntnisse erfordern und sie keine schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit, das Budget oder das Leben des Verbrauchers haben (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 25. Mai 2012, Nike International/HABM – Intermar Simanto Nahmias [JUMPMAN], T‑233/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 22, und vom 19. April 2013, Hultafors Group/HABM – Società Italiana Calzature [Snickers], T‑537/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 23).

33      Daher ist der Klägerin darin zuzustimmen, dass der Beschwerdekammer ein Fehler unterlaufen ist, als sie den Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der fraglichen Waren und ihrer Marken als relativ hoch eingestuft hat.

Gerecht EU 28 november 2013, zaak T-410/12 vitaminaqua) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „vitaminaqua”  voor waren van de klassen 5, 30 en 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 997/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 juni 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie van de houder van onder meer de nationale woordmerken „VITAMINWATER” voor waren van de klassen 5, 30 en 32 is afgewezen. Het beroep wordt afgewezen.

56      Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les marques en conflit présentaient une similitude, voire une identité.

80      Quant à la comparaison conceptuelle des signes, il a déjà été constaté aux points 57, 58 et 69 ci-dessus que les consommateurs portugais et français connaissent le mot « vitamin » et comprendront aisément que les termes « water » et « aqua » signifient tous les deux « eau ». Par définition, les consommateurs anglophones comprendront également la signification des mots « vitamin » et « water », qui font partie du vocabulaire courant de la langue anglaise. Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au considérant 43 de la décision attaquée, il est également raisonnable de penser que le public anglophone identifiera le sens du mot « aqua » comme désignant l’eau, ce dernier étant le préfixe de nombreux mots courants de la langue anglaise qui se réfèrent à l’eau.

81      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en constatant une identité conceptuelle entre les marques en conflit au considérant 45 de la décision attaquée, au moins dans une partie de l’Union.

Rechtbank Den Haag 27 november 2013, HA ZA 12-1391 (L&D tegen Julius Sämann)
Uitspraak ingezonden door Lara van Huizen en Linda Brouwer, Bird & Bird.
Merkenrecht. Beeldmerk. Non-usus. Technische uitkomst. L&D is producent van luchtverfrissers voor auto's en is houdster van woord-beeldmerk en vordert de vervallenverklaring en doorhaling van de merken van JSL. Zij vordert tevens verklaring voor recht dat: (a) De vorm van een dennenboom beschrijvend is voor luchtverfrissers (b) de vorm van een dennenboom noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst en (c) dat JSL geen monopolie kan krijgen op het silhouet van een dennenboom. De vorderingen worden afgewezen. Uit het feitelijk gebruik van de merken (zie afbeelding d) en h) volgt instandhoudend gebruik van de overige merken.

Merk niet onderscheidend: Voor zover L&D zich beroept op 2.28 lid 1 sub b BVIE: Dat in de luchtverfrissersbranche vaak gebruik wordt gemaakt van vormen van bomen, bladeren, bloemen en vruchten betekent niet dat de specifieke vormgeving van het JSL merk ieder onderscheidend vermogen mist.

Technisch noodzakelijke vorm: L&D beroept zich erop dat de vorm van JSL in een Amerikaans octrooirecht is beschreven en daardoor dat het vormmerk uitsluitend technisch is bepaald. Onderdeel van het geoctrooieerde voortbrengsel is dat een drager met een punt aan de top die naar beneden toe breder wordt. Het octrooi bevestigt daarmee dat de vorm van het merk elementen bevat die niet bijdragen aan de gestelde technische functie.

Non Usus: Uit het feitelijke gebruik van JSL merken (d) en/of (h) volgt het instandhoudend gebruik van de JSL merken (a) tot en met (c) en (e) tot en met (g). De vordering tot vervallenverklaring is daarom niet toewijsbaar.

Leestips: 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.12, 4.13, 4.22, 4.27

4.4. Bij de beoordeling van de vraag of JSL merk (d) uitsluitend bestaat uit tekens die dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE, dient te worden uitgegaan van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van luchtverfrissers voor voertuigen. Dat die consument de vorm van een dennenboom opvat als een symbool van frisse geur, ook als dat bijvoorbeeld een citroen- of vanillegeur is, kan niet zonder nadere onderbouwing worden aangenomen. Die onderbouwing ontbreekt echter. L&D heeft in de onderhavige procedure publicaties uit de negentiende en begin twintigste eeuw overgelegd, waaruit blijkt dat het gebruik van de essentiële oliën van dennenbomen als luchtverfrisser toen al bekend was. Dat gegeven betekent echter nog niet dat het relevante publiek een dennenboom tegenwoordig beschouwt als beschrijvend voor geurverfrissing ongeacht welke geur. Ook het feit dat het gebruik van afbeeldingen en vormen van bomen, bloemen, vruchten en bladeren gebruikelijk is in de luchtverfrissers branche, toont niet aan dat het relevante publiek dennenbomen percipieert als beschrijving van frisheid in het algemeen.
4.5. Voor zover L&D ook bedoeld heeft zich te beroepen op artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE, geldt het volgende. Artikel 2.28 lid 1 sub b beoogt het algemeen belang van voorkoming van verwarring bij consumenten te beschermen door te eisen dat een merk het publiek in staat stelt de waren of diensten van de merkhouder te onderscheiden van die van andere ondernemingen1. Gelet op de waar, luchtverfrissers, kan het JSL merk (d) dat bestaat uit het beeld van een gestileerde dennenboom op een sokkel, die functie vervullen. Ook in dit verband is van belang dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het publiek een dennenboom opvat als beschrijvend symbool voor de waar luchtverfrisser in zijn algemeenheid. Dat er in de luchtverfrissersbranche vaak gebruik wordt gemaakt van vormen van bomen, bladeren, bloemen en vruchten betekent ook niet dat de specifieke vormgeving van JSL merk (d) ieder onderscheidend vermogen mist.

Technisch noodzakelijke vorm
4.6. L&D stelt in de tweede plaats dat JSL merk (d) uitsluitend bestaat uit een vorm die  technisch bepaald is. Bij het gebruik van deze vorm voor de papieren luchtverfrissers van JSL, zorgt de vorm er voor dat de lucht niet in één keer ontsnapt. Door de verpakking aan de bovenkant telkens enigszins verder te openen, kan telkens een iets groter oppervlak van de
luchtverfrisser uit de verpakking worden getrokken, waardoor niet in één keer de lucht van de hele luchtverfrisser vervliegt, aldus L&D.

4.9. L&D heeft zich er op beroepen dat (de oprichter van) JSL voor de vorm van JSL merk (d) het in 2.7 beschreven Amerikaans octrooirecht heeft verkregen. Daaraan verbindt L&D de conclusie dat sprake is van een uitsluitend technisch bepaald vormmerk. Uit de conclusie van het door L&D overgelegde octrooischrift blijkt echter dat het gaat om een octrooi voor
een verpakking die bestaat uit een “flat closed enveloppe (…) with a sealed top end adapted to permit progressive opening thereof” met daarin een “absorbent body having a point at the top and an outline which flares outward toward the bottom”. Als uitvoeringsvoorbeeld is een luchtverfrisser met een dennenboomvorm in de geclaimde verpakking getoond, maar onderdeel van het geoctrooieerde voortbrengsel is alleen een drager met een punt aan de top die naar beneden toe breder wordt. Het  octrooi bevestigt daarmee dat de vorm van JSL merk (d) elementen bevat die niet bijdragen aan de gestelde technische functie. Daarom is er geen sprake van een merk waarvan de onderscheidende vormgevingselementen uitsluitend een
technische functie vervullen.

Nietigheid overige JSL merken
4.12. L&D heeft nog voorwaardelijk de nietigverklaring van de JSL merken (a) tot en met (c) en (e) tot en met (g) gevorderd. Zij stelt deze vordering in onder de voorwaarde dat de rechtbank (met JSL) van mening is dat die merken ook overigens geen onderscheidende elementen bevatten. Daarbij begrijpt de rechtbank de voorwaarde aldus, dat haar oordeel de voorwaarde vormt. Voor de JSL merken (a), (b), (e) en (g) gaat die voorwaarde niet in vervulling, omdat JSL (evenals L&D) blijkens haar processtukken van mening is dat de woordelementen op die JSL merken onderscheidend vermogen hebben. Alleen al daarom komt de rechtbank aan een beoordeling van dat onderscheidend vermogen niet toe. Ten aanzien van JSL merken (c) en (f) geldt dat, voor zover de voorwaarde al in vervulling zou gaan, de vordering niet toewijsbaar is op dezelfde gronden als hiervoor besproken ten aanzien van JSL merk (d).

Non usus
4.13. Tussen partijen is daarnaast in geschil of de JSL merken (a) tot en met (g) normaal zijn gebruikt in de Benelux in een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze procedure. Tussen partijen is niet in geschil dat JSL het JSL merk (h) normaal heeft gebruikt in die periode.

4.29. L&D heeft zich er in deze procedure over beklaagd dat het gevolg van deze slotsom is, dat JSL zich jegens derden op acht verschillende merkinschrijvingen kan beroepen terwijl zij feitelijk maar twee varianten van haar boommerken gebruikt. Dat gevolg acht de rechtbank echter niet strijdig met het in 4.21 weergegeven doel van de mogelijkheid tot instandhoudend gebruik: het aanpassen van het merk aan commerciële eisen, zolang het onderscheidend vermogen van het merk niet wordt gewijzigd.

De Directeur-Generaal van het BBIE heeft, overeenkomstig de regels 3.14 en 5.2 lid 3 van het uitvoeringsreglement, besloten dat vanaf 1 januari 2014 voor Benelux merkdepots die langs niet-elektronische weg (“papier”) worden ingediend een vergoeding voor administratiekosten verschuldigd is ter hoogte van 15%, naar beneden afgerond op hele euro’s. De volgende bedragen:

Als elektronisch wordt aangemerkt een depot dat wordt verricht ofwel middels de daartoe op de website van het BBIE (www.boip.int) ter beschikking gestelde software (BOIP online filing), ofwel door een bestand (formaat .xml) dat voldoet aan de door het BBIE bepaalde technische specificaties te uploaden op een daartoe door het BBIE aangewezen url.

Alle andere wijzen van indiening (zoals per post of fax) gelden als papieren indiening, waarvoor de vergoeding voor administratiekosten verschuldigd is. Indiening van een merkdepot per e-mail of via het contactformulier op de website van het BBIE is niet mogelijk.

De vergoeding voor administratiekosten is verschuldigd voor niet-elektronische depots die vanaf 1 januari 2014 door het BBIE worden ontvangen.

Hof Den Haag 26 november 2013, zaaknr. 200.109.445/01 (X tegen Dr.Ing. H.C.F. Porsche AG)
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. Rangorde. Kwader trouw. X heeft vanaf 2009 diverse Benelux- en Gemeenschapsmerken gedeponeerd bestaande uit het woord PORSCHE voor uiteenlopende diensten. De rechtbank oordeelt [IEF 10771] dat, behoudens voor wat betreft 'broedmachines' in klasse 7, de ingeschreven merken nietig zijn. Er is een grote mate van overeenstemming met de door Porsche geregistreerde merken en er is sprake van soortgelijkheid van waren en diensten van deze ingeschreven merken. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Met grief 1 betoogt X dat het niet relevant is dat X ook de merken SAAB-SPYKER, MAYBELLINE en BREITLING heeft gedeponeerd. Het hof is van oordeel dat deze omstandigheid van belang is voor de beoordeling van het beroep op de kwader trouw.

Met grieven 2 en 3 betoogt X dat er sprake is van een beeldmerk in plaats van een gecombineerd woord-/beeldmerk en dat een woordmerk niet met een beeldmerk kan worden vergeleken. Ook kan er geen sprake is van een depot te kwader trouw, gezien de betekenis in het 'varkenslatijn' van het woord PORSCHE.

Het hof oordeelt dat een vergelijk wel mogelijk is, het PORSCHE-merk bestaat immers uit het woord PORSCHE. Dat in de registratie is gekozen voor een bepaalde grafische vormgeving doet daaraan niet af.

Het BBIE kon in de oppositieprocedure de nietigheidsgrond ex 2.28 lid 3 sub a jo 2.3 sub c BVIE niet toetsen. Bij de beoordeling van de nietigheid van het merk op grond van 2.3 BVIE (rangorde) kan het gebruik van een merk worden verondersteld. Het Porsche-merk is in elk geval in de Benelux bekend en is voor geen van de ingeschreven waren beschrijvend, zodat dit leidt tot een grote onderscheidingskracht. De merkdepots van X komen zowel op grond "b" als grond "c" in rangorde ná het PORSCHE-merk.

X houdt vast aan zijn stelling omtrent de betekenis van het woord PORSCHE, dat varkenslatijn is voor 'varken'. Ook indien juist zou zijn dat X op grond van de gestelde betekenis tot zijn keuze voor dit woord zou zijn gekomen, brengt dat nog niet mee dat er geen sprake is van kwade trouw bij het merkdepot. Het oogmerk van het depot en of deposant bekend was met het gebruik van het merk door een ander is van belang. Doordat X aan Porsche diverse voorstellen heeft gedaan tot overdracht of intrekking van de depots tegen betaling of leveren van auto's, komt het hof tot de conclusie dat de merkdepots te kwader trouw zijn verricht.

Leestips: r.o. 13, 14, 17, 21, 22.

Op andere blogs:
Abcor Ik wil een gratis PORSCHE 911 - merkdepot te kwader trouw

Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met Reglement en bijlagen) Singapore, 27 maart 2006, Trb 2013, nr. 225.
Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met Reglement en bijlagen, dat vanaf 2 januari 2010 alleen voor de Nederlandse Antillen gold, vanaf 8 januari 2014 voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel), Curaçao en Sint Maarten gelden. Er wordt voorzien in bijzonderheden betreffende de aanvrage. Naast de standaardtekens (letters en cijfers), worden er regels gegeven voor naam van kleur, het aantal afbeeldingen, het driedimensionaal merk, maar ook meer  bijzonder een holografisch merk, bewegend merk, kleurmerk of plaatsmerk of een merk bestaand uit een niet-zichtbaar teken.

Regel 3 Bijzonderheden betreffende de aanvrage
1. [Standaardtekens] Wanneer het bureau van een Verdragsluitende Partij tekens (letters en cijfers) gebruikt die het als standaard beschouwt, en de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat de deposant het merk wenst te doen inschrijven en openbaar maken in de door het bureau gebruikte standaardtekens, schrijft het bureau dat merk in en maakt het openbaar in die standaardtekens.
2. [Merk waarbij een beroep op kleur wordt gedaan]
Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat de deposant zich wenst te beroepen op kleur als onderscheidend kenmerk van het merk, kan het bureau verlangen dat in de aanvrage de naam of code van de kleur of kleuren waarop beroep wordt gedaan wordt vermeld, alsmede een aanduiding, met betrekking tot elke kleur, van de belangrijkste onderdelen van het merk die in deze kleur zijn uitgevoerd.
3. [Aantal afbeeldingen]
a. Wanneer een aanvrage geen verklaring omvat waaruit blijkt dat de deposant zich wenst te beroepen op kleur als onderscheidend kenmerk van het merk, mag een Verdragsluitende Partij niet meer verlangen dan
i. vijf afbeeldingen van het merk in zwart-wit wanneer de aanvrage geen verklaring mag omvatten, op grond van de wetgeving van die Verdragsluitende Partij, of geen verklaring omvat waaruit blijkt dat de deposant het merk wenst te doen inschrijven en openbaar maken in de door het bureau van die Verdragsluitende Partij gebruikte standaardtekens;
ii. één afbeelding van het merk in zwart-wit wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat de deposant het merk wenst te doen inschrijven en openbaar maken in de door het bureau van die Verdragsluitende Partij gebruikte standaardtekens.
b. Wanneer een aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat de deposant zich wenst te beroepen op kleur als onderscheidend kenmerk van het merk, mag een Verdragsluitende Partij niet meer verlangen dan vijf afbeeldingen van het merk in zwart-wit en vijf afbeeldingen van het merk in kleur.
4. [Driedimensionaal merk]
a. Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk een driedimensionaal merk is, dient de afbeelding van het merk te bestaan uit een tweedimensionale grafische of fotografische afbeelding.
b. De ingevolge onderdeel a verstrekte afbeelding kan, naar keuze van de deposant, bestaan uit één weergave van het merk of uit een aantal verschillende weergaven van het merk.
c. Wanneer het bureau van oordeel is dat de ingevolge onderdeel a door de deposant verstrekte afbeelding van het merk de details van het driedimensionale merk onvoldoende weergeeft, kan het de deposant uitnodigen binnen een redelijke in de uitnodiging vastgestelde termijn ten hoogste zes verschillende weergaven van het merk en/of een beschrijving in woorden van het merk te verstrekken.
d. Wanneer het bureau van oordeel is dat de in onderdeel c bedoelde verschillende weergaven en/of de beschrijving in woorden van het merk de details van het driedimensionale merk nog steeds niet voldoende weergeven, kan het de deposant uitnodigen binnen een redelijke in de uitnodiging vastgestelde termijn een specimen van het merk te verstrekken.
e. Het derde lid, onderdeel a, punt i. en onderdeel b zijn van overeenkomstige toepassing.
5. [Holografisch merk, bewegend merk, kleurmerk, plaatsmerk*] Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk een holografisch merk, bewegend merk, kleurmerk of plaatsmerk is, kan een Verdragsluitende Partij een of meer afbeeldingen van het merk verlangen en bijzonderheden betreffende het merk, zoals voorzien in de wetgeving van die Verdragsluitende Partij.
6. [Merk bestaande uit een niet-zichtbaar teken] Wanneer de aanvrage een verklaring omvat waaruit blijkt dat het merk bestaat uit een niet-zichtbaar teken, kan een Verdragsluitende Partij een of meer afbeeldingen van het merk verlangen, een aanduiding van het type merk alsmede bijzonderheden betreffende het merk, zoals voorzien in de wetgeving van die Verdragsluitende Partij.
7. [Transliteratie van het merk] Voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, punt xiii: wanneer het merk uit andere dan de door het bureau gebruikte lettertekens of cijfers bestaat, of deze bevat, kan een transliteratie daarvan in de door het bureau gebruikte lettertekens of cijfers worden verlangd.
8. [Vertaling van het merk] Voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, punt xiv.: wanneer het merk uit een woord of woorden bestaat dan wel een woord of woorden bevat die zijn gesteld in een andere taal dan de door het bureau toegelaten taal of talen, kan een vertaling van dat woord of die woorden in die taal of een van die talen worden verlangd.
9. [Termijn voor het verstrekken van bewijsstukken betreffende het feitelijk gebruik van het merk] De in artikel 3, derde lid, bedoelde termijn mag niet korter zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrage ontvankelijk is verklaard door het bureau van de Verdragsluitende Partij waarbij die aanvrage is ingediend. De deposant of de rechthebbende heeft recht op verlenging van die termijn, met inachtneming van de in de wetgeving van die Verdragsluitende Partij gestelde voorwaarden, met perioden van telkens ten minste zes maanden, zulks tot in totaal ten minste tweeënhalf jaar.

Een selectie van artikelen

Artikel 2 Merken waarop dit Verdrag van toepassing is
1. [Aard van de merken] Dit Verdrag wordt door elke Verdragsluitend Partij toegepast op merken die bestaan uit tekens die op grond van haar wetgeving als merken ingeschreven kunnen worden.
2. [Soorten merken]
a. Dit Verdrag is van toepassing op merken die betrekking hebben op waren (warenmerken) of diensten (dienstenmerken) of die betrekking hebben op zowel waren als diensten.
b. Dit Verdrag is niet van toepassing op collectieve merken, certificatiemerken en waarborgmerken.

Artikel 8 Berichten
1. [Wijze van toezending en vorm van de berichten] Elke Verdragsluitende Partij mag zelf beslissen over de wijze van toezending en of zij berichten op papier, berichten langs elektronische weg of enige andere vorm van berichten accepteert.
2. [Taal waarin de berichten zijn gesteld]
a. Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een bericht wordt gesteld in een door het bureau toegelaten taal. Wanneer het bureau meer dan een taal toelaat, kan van de deposant, de rechthebbende of een andere belanghebbende worden verlangd dat deze voldoet aan enig ander van toepassing zijnd taalvereiste met betrekking tot het bureau, op voorwaarde dat van geen gegeven in of bestanddeel van het bericht vereist mag worden dat dit in meer dan een taal gesteld is.
b. Geen enkele Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een vertaling van een bericht door een ambtenaar of notaris voor eensluidend wordt verklaard, gewaarmerkt, gelegaliseerd of anderszins gecertificeerd, anders dan voorzien in dit Verdrag.
c. Wanneer een Verdragsluitende Partij niet verlangt dat een bericht in een door het bureau toegelaten taal is gesteld, kan het bureau verlangen dat een door een erkend vertaler of gemachtigde vervaardigde vertaling van het bericht in een door het bureau toegelaten taal binnen een redelijke termijn wordt overgelegd.

Artikel 9 Klasse-indeling van waren en/of diensten

1. [Aanduiding van waren en/of diensten] Elke door een bureau verrichte inschrijving en openbaarmaking die betrekking heeft op een aanvrage of inschrijving en waarin waren en/of diensten zijn vermeld, dient de waren en/of diensten aan te duiden met hun naam, gerangschikt volgens de klassen van de Classificatie van Nice, waarbij iedere soort waren of diensten wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse van deze classificatie waartoe deze groep waren of diensten behoort, en weergegeven in de volgorde van de klassen van bedoelde classificatie.
2. [Waren of diensten van dezelfde klasse of van verschillende klassen]
a. Waren of diensten mogen niet als soortgelijk worden beschouwd op grond van het feit dat zij in een inschrijving of openbaarmaking door het bureau in dezelfde klasse van de Classificatie van Nice voorkomen.
b. Waren of diensten mogen niet als niet-soortgelijk worden beschouwd op grond van het feit dat zij in een inschrijving of openbaarmaking door het bureau in verschillende klassen van de Classificatie van Nice voorkomen.

Artikel 15 Verplichting zich te houden aan het Verdrag van Parijs

Elke Verdragsluitende Partij houdt zich aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs die betrekking hebben op merken.
Artikel 16 Dienstmerken

Elke Verdragsluitende Partij schrijft dienstmerken in en past daarop de bepalingen van het Verdrag van Parijs toe die betrekking hebben op warenmerken.
Artikel 17 Verzoek om aantekening van een licentie

1. [Voorwaarden betreffende een verzoek om aantekening] Wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij voorziet in de aantekening van een licentie bij haar bureau, kan deze Verdragsluitende Partij verlangen dat het verzoek om aantekening
i. wordt ingediend in overeenstemming met de in het Reglement voorgeschreven voorwaarden, en
ii. vergezeld gaat van de in het Reglement voorgeschreven ondersteunende documenten.
2. [Rechten] Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat voor een aantekening van een licentie rechten aan het bureau worden betaald.

Artikel 19 Gevolgen van het niet aantekenen van een licentie
1. [Geldigheid van de inschrijving en bescherming van het merk] Het niet aantekenen van een licentie bij het bureau of bij enige andere autoriteit van de Verdragsluitende Partij laat de geldigheid van de inschrijving van het merk dat het voorwerp van de licentie is of de bescherming van het merk onverlet.
2. [Bepaalde rechten van de licentiehouder] Een Verdragsluitende Partij mag het aantekenen van een licentie niet als voorwaarde verbinden aan rechten die de licentiehouder krachtens de wetgeving van die Verdragsluitende Partij kan hebben op het deelnemen aan een inbreukprocedure die is ingesteld door de houder of op het verkrijgen, via een dergelijke procedure, van schadevergoeding voor een inbreuk op het merk dat het voorwerp van de licentie is.
3. [Gebruik van een merk wanneer een licentie niet is aangetekend] Het aantekenen van een licentie mag door een Verdragsluitende Partij niet als voorwaarde worden gesteld voor het aanmerken van het gebruik van een merk door een licentiehouder als het gebruik door de houder in een procedure betreffende het verwerven, onderhouden en handhaven van merken.

Artikel 20 Aantekening van de licentie
Wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij een aantekening verlangt dat het merk onder licentie wordt gebruikt, doet het ten dele of geheel niet voldoen aan deze eis geen afbreuk aan de geldigheid van de inschrijving van het merk dat het voorwerp van de licentie of van de bescherming van dat merk is, en doet het evenmin afbreuk aan de toepassing van artikel 19, derde lid.

Artikel 22 Reglement
1. [Inhoud]
a. Het Reglement bij dit Verdrag bevat voorschriften betreffende
i. aangelegenheden ten aanzien waarvan in dit Verdrag uitdrukkelijk is bepaald „zoals voorgeschreven in het Reglement’’;
ii. alle bijzonderheden die nuttig zijn ter uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag;
iii. alle administratieve voorwaarden, kwesties of procedures.
b. Het Reglement bevat tevens internationale standaardformulieren.

Reglement van het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht

Bepalingen
Regel 1: Verkorte uitdrukkingen
Regel 2: Wijze van vermelden van namen en adressen
Regel 3: Bijzonderheden betreffende de aanvrage
Regel 4: Bijzonderheden betreffende de aanstelling van een gemachtigde en domiciliekeuze
Regel 5: Bijzonderheden betreffende de datum van het depot
Regel 6: Bijzonderheden betreffende berichten
Regel 7: Wijze van aanduiding van een aanvrage zonder nummer
Regel 8: Bijzonderheden betreffende de geldigheidsduur en vernieuwing
Regel 9: Uitstel indien verzuimd is de termijnen in acht te nemen
Regel 10: Voorschriften betreffende het verzoek om aantekening van een licentie of om wijziging of doorhaling van een aantekening van een licentie

Internationale standaardformulieren*
Formulier nr. 1 Aanvrage om inschrijving van een merk
Formulier nr. 2 Volmacht
Formulier nr. 3 Verzoek om aantekening van naams- of adreswijziging(en)
Formulier nr. 4 Verzoek om aantekening van een verandering van rechthebbende met betrekking tot (een) inschrijving(en) en/of aanvrage(n) tot inschrijving van een merk of merken
Formulier nr. 5 Verklaring van overdracht met betrekking tot (een) inschrijving(en) en/of aanvrage(n) van inschrijving van merken
Formulier nr. 6 Akte van overdracht met betrekking tot (een) inschrijving(en) en/of aanvrage(n) van inschrijving van merken
Formulier nr. 7 Verzoek om correctie van (een) fout(en) met betrekking tot (een) inschrijving(en) en/of aanvrage(n) van inschrijving van merken
Formulier nr. 8 Verzoek om vernieuwing van een inschrijving
Formulier nr. 9 Verzoek om aantekening van een licentie
Formulier nr. 10 Licentieverklaring
Formulier nr. 11 Verklaring van wijziging van een licentie
Formulier nr. 12 Verklaring van doorhaling van een licentie

Conclusie A-G 21 november 2013, zaak C-360/12 (Coty Germany tegen First Note Perfumes) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundesgerichtshof.
Internationale bevoegdheid inzake namaak driedimensionaal merk. Geen bevoegdheid op basis van merkenverordening, wel op basis van de EEX-verordening. Uitlegging van artikel 93, lid 3, van Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 5, lid 3, van EEX-verordening. Bepaling van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Door verweerder in andere lidstaat verrichte handeling bestaande in medewerking aan inbreuk of onrechtmatige daad die heeft plaatsgevonden op grondgebied van lidstaat waar aangezochte rechter zetelt.

Conclusie A-G:

1)      Artikel 93, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling uit de plaats van de inbreuk op een gemeenschapsmerk die een van de veronderstelde inbreukmakers ten laste wordt gelegd, geen rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van een andere veronderstelde inbreukmaker – die niet heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter – kan worden afgeleid.

2)      Artikel 5, sub 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling uit de plaats waar de schade is ingetreden van de handeling die een van de veronderstelde veroorzakers van de schade ten laste wordt gelegd, rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van een andere veronderstelde veroorzaker van deze schade – die niet heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter – kan worden afgeleid.

Subsidiair:
Artikel 5, sub 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling noch uit de plaats van de handeling die een van de veronderstelde veroorzakers van schade ten laste wordt gelegd noch uit de plaats waar deze schade is ingetreden, rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van een andere veronderstelde veroorzaker van deze schade – die niet heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter – kan worden afgeleid.

Gestelde vragen:

1)      Dient artikel 93, lid 5, van [de] verordening [inzake het gemeenschapsmerk] aldus te worden uitgelegd dat in een lidstaat (lidstaat A) inbreuk is gemaakt in de zin van artikel 93, lid 5, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk wanneer door een handeling in een andere lidstaat (lidstaat B) is deelgenomen aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gemaakte inbreuk?

 

2)      Dient artikel 5, sub 3, van [de Brussel I-]verordening aldus te worden uitgelegd dat het schadebrengende feit zich in een lidstaat (lidstaat A) heeft voorgedaan wanneer de onrechtmatige daad waarop de procedure betrekking heeft of waarop aanspraken worden gebaseerd in een andere lidstaat (lidstaat B) is gesteld en in de deelneming aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gepleegde onrechtmatige daad (basisdelict) bestaat?