Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Rotterdam 7 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8523 (GT CORP SP.Z.O.O. tegen Honda Motor Co.Ltd)
Uitspraak ingezonden door Ady van Nieuwenhuizen, Ploum Lodder Princen.
Zie eerder IEF 10366 en IEF 12068. Honda is houder van het beeldmerk GX en heeft, met verlof van de voorzieningenrechter, beslag tot afgifte doen leggen op 486 aggregaten in de Douane Controle Loods te Rotterdam. Gt Corp vordert een bevel tot opheffing van het beslag op straffe van een dwangsom, en vergoeding van de gemaakte opslagkosten. Volgens Gt Corp is de vordering van Honda ondeugdelijk omdat er geen sprake is van een merkinbreuk. Ook heeft Honda volgens Gt Corp geen belang bij afgifte en vernietiging nu de stickers met het opschrift GX200 door Gt Corp kunnen worden verwijderd.

De rechtbank oordeelt dat er bij het invoeren en in de handel brengen van de aggregaten sprake is van merkinbreuk en dat het om namaakproducten gaat. De vordering tot opheffing van het beslag wordt afgewezen. Honda hoeft geen genoegen te nemen met het verwijderen van de stickers en mag de aggregaten vernietigen. Als Honda het moest doen met de stickerverwijdering dan zou het afschrikwekkende effect voor toekomstige inbreukmakers aanzienlijk afnemen. Nu het niet aannemelijk is dat Honda ten onrechte de container door de douane heeft laten vasthouden, moet ook de geldvordering worden afgewezen.

De beoordeling
4.7 Op grond van het vorenstaande is voorshands voldoende aannemelijk dat het invoeren en in de handel brengen van de aggregaten een inbreuk op de merkrechten van Honda oplevert en dat die aggregaten als namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 onder a van de Verordening (EG) 1333/2003 gekwalificeerd kunnen worden.

4.9 Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die er op wijzen dat er sprake is  van enig opzet bij Gt Corp. Ondanks dat is niet aannemelijk dat, gelet op het doel en de strekking van de merkenbescherming, Honda genoegen behoeft te nemen met ongedaan making van de merkinbreuk door middel van het verwijderen van de ronde stickers met het teken GX200. Dat zou immers risico's van het plegen van merkinbreuk zodanig beperken dat er onvoldoende afschrikwekkende werking resteert om potentiële inbreukmakers te ontmoedigen. Daarbij is mede van belang dat Honda in het recente verleden is geconfronteerd met grove manieren van namaak met behulp van inbreukmakende stickers en dat Gt Corp niet heft verklaard hoe he kon gebeuren dat haar leverancier de onderhavige inbreukmakende stickers op de aggregaten heeft aangebracht. Voorts komt de gestelde fout van de Chinese leverancier van Gt Corp jegens Honda voor rekening en risico van Gt Corp en is gesteld noch gebleken dat Gt Corp de schade die zij door die fout zal leiden niet op die leverancier zou kunnen verhalen.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift KG ZA 13-1165 (pdf)

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Verwarringsgevaar tussen beeldmerken met woordelement X
B) Verwarringsgevaar tussen AYUR en oudere AYUS
C)Verwarringsgevaar tussen woordmerk IBSolution en eerder beeldmerk met woorden IBS

A) Gerecht EU 5 november 2013, zaak T-378/12 (Capitalizaciones Mercantiles / OHMI - Leineweber (X)) -  dossier

66. Au vu de ce qui a déjà été dit aux points 29 à 62 ci-dessus sur le public pertinent composé de consommateurs moyens de l’Union, sur l’identité ou la similitude des produits couverts par les marques en conflit, sur le caractère moyennement distinctif de la marque antérieure, sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 30 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

Sur les dépens
75. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1)      Le recours est rejeté.
2)      Capitalizaciones Mercantiles Ltda est condamnée aux dépens

B) Gerecht EU 7 november 2013, zaak T-63/13 (Three-N-Products / OHMI - Munindra (AYUR)) -  dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „AYUR” voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 16 en 44 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2296/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 november 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke toewijzing door de nietigheidsafdeling van de vordering tot nietigverklaring ingesteld door de houder van het Benelux-woordmerk „AYUS” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 29 tot en met 31. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar.

54 En l’espèce, eu égard à la similitude ou à l’identité des produits et services en cause, à la similitude des signes en cause, il y a lieu de considérer, au regard du caractère distinctif normal des marques antérieures, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. Cette conclusion est également valable pour les produits et les services pour lesquels le public aura un niveau d’attention relativement élevé, en raison de la similitude ou de l’identité existant entre ceux-ci ainsi qu’au regard du degré de similitude des signes en cause.
55 L’examen du risque de confusion effectué par la chambre de recours est donc exempt d’erreur.
56 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

C) Gerecht EU 7 november 2013, zaak T-533/12 (IBSolution / OHMI - IBS (IBSolution)) -  dossier
Gemeenschapsmerk – Door de aanvrager van het woordmerk „IBSolution” voor diensten van de klassen 35, 41, en 42, ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 771/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 september 2012, houdende afwijzing van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het gemeenschapsbeeldmerk met het woordelement „IBS” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 gedeeltelijk is geweigerd. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar.

The likelihood of confusion
55 In the present case, it should be noted that it has been established, first, that the services concerned were in part identical and in part similar and, secondly, that the Board of Appeal held, correctly, that the signs at issue were similar.

56 In those circumstances, it must therefore be held, in accordance with the case-law cited in paragraphs 18 and 54 above, that the Board of Appeal acted correctly in holding that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

57 That finding cannot be invalidated by the applicant’s arguments that the earlier mark is not very distinctive, since numerous names of companies and trade marks in the sector concerned begin with the letter ‘i’ or the letter group ‘ib’. In that regard, it should be noted that the finding that the earlier mark has a weak distinctive character does not preclude a finding that there is a likelihood of confusion in the present case. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in such assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see PAGESJAUNES.COM, paragraph 70 and the case-law cited).

58 Furthermore, it is apparent from settled case-law that the distinctive character of a trade mark must be assessed, first, by reference to the goods or services in respect of which registration has been applied for and, second, by reference to the perception of them on the part of the relevant public (see Joined Cases C‑473/01 P and C‑474/01 P Procter & Gamble v OHIM [2004] ECR I‑5173, paragraph 33, and Case C‑25/05 P Storck v OHIM [2006] ECR I‑5719, paragraph 25).

59 As was found by the Board of Appeal, the applicant has not shown that the letter combination ‘ibs’ was descriptive as regards both the services at issue and the relevant public’s perception of them. Therefore, the applicant’s arguments relating to the widespread use of acronyms consisting of the same letters as those making up the earlier mark cannot call into question the Board of Appeal’s finding that the element ‘ibs’ of the earlier mark possesses a normal distinctive character.

Maandag 4 november 2013
punt 4.0 (JURI/7/12936) Private Copying Levies van 15:14:20 tot 15:33:30.
punt 7.0 (JURI/7/12941) The implementation of the Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC van 15:33:30 tot 15:39:55.

Dinsdag 5 november
punt 10.0 Exchange of views with the Commission on the next steps on the Treaty on copyright limitations and exceptions for visually impaired persons and persons with print disabilities with a view to its conclusion van 09:14:20 tot 09:47:10.
punt 19.0 (JURI/7/13679) Laws of the Member States relating to trade marks (Recast) van 09:47:10 tot 10:14:19.
punt 24.0 Public Hearing Implementation of the unitary patent package: state of play van 15:38:00 tot 16:46:30.

Hof van Beroep Brussel 9 september 2013, 2009/AR/2440 (Intres Belgium NV tegen BBIE)
Merkenrecht. Beroep ingesteld tegen de weigering van de inschrijving van het woordmerk "À LA CARTE". Na de beantwoording van prejudiciële vragen gesteld aan het Benelux Gerechtshof (IEF 10303) doet Intres afstand van rechtsvordering en betaalt aan BOIE de proceskosten.

Eerder bij BenGH: Uitleg 2.12 BVIE. Meer specifiek was de vraag aan de orde of na overdracht van een merkaanvraag c.q. –inschrijving de rechtsverkrijgende, die in een ander Benelux-land is gevestigd dan de deposant, gebonden blijft aan het in het depotformulier vermelde adres van de deposant.

5. De partijen hebben een gemeenschappelijke conclusie ingediend waarbij ze over het verder verloop.van de rechtspleging een akkoord hebben bereikt. Eiseres doet afstand van rechtsvordering en de afstand wordt door het BOIE aanvaard. Eiseres betaalt aan de BOIE het geïndexeerde basisbedrag van de rechtsplegingvergoeding, hetzij €1.320. (...)

Het hof verleent akte dat eiseres afstand doet van haar rechtsvordering en verweerster die afstand aanvaardt. Het geschil is beëindigd.

Gerecht EU 25 oktober 2013, zaak T-416/11 (Biotronik SE / OHMI - Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale woordmerk „CardioMessenger” voor waren van de klassen 9 en 10 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1156/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster tegen inschrijving van het woordmerk „CARDIO MANAGER” voor waren van de klassen 9 en 10 is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen. Er is geen bewijs geleverd van eerder merkgebruik van het ouder merk.

39      Similarly, as regards the scientific publications in the journal Das Krankenhaus (published in 2003), and in a number of specialist journals – Kardiotechnik (published in 2003), MT-Info Medizintechnik (published in 2004), Journal of Electrocardiology (published in 2004) and Zeitschrift für Kardiologie (published in 2005) – as well as the article which appeared in the Berliner Morgenpost newspaper (in 2005), these establish the existence and function of a device called ‘CardioMessenger’, but do not provide any indication as to the extent of use. Admittedly, the publications mention a new method of remote cardiac monitoring, including Biotronik’s ‘Home Monitoring’ system; they describe how such a system operates; they describe a pilot phase; and they mention the fact that, in 2003, 1 500 patients worldwide already had a device which made remote monitoring possible and that research had shown the positive experience felt by those patients (sense of security). However, those publications do not really refer to the CardioMessenger trade mark itself. Furthermore, even if it is true that in 2003 there were already 1 500 patients worldwide using a remote monitoring system, the number of patients established solely in Germany, the relevant country, is not given. Nor is it stated in that context that the 1 500 patients in question were using Biotronik’s system. Similarly, the only information to emerge from the article published in the journal Ärzte Zeitung in 2005 is that 14 000 implanted devices existing in Germany are defined as having a ‘Telemonitoring-Funktion’, there being no express reference to the device known under the trade mark CardioMessenger; nor is there any express reference to the extent and nature of use. The documents mentioned above thus contain no specific details regarding the volume of sales, advertising or the extent of use.

40      The same is true of the extracts from an instruction manual for the CardioMessenger product, the Internet pages and the product packaging. In this connection, it should be noted that that manual relates only to the way in which the patient is to use the product and that it does not provide any additional solid evidence of use of the trade mark. It is not possible to extract from the manual the information necessary for verifying that use, such as the place of sale, the sales systems and the quantities of goods sold. That finding applies also to the product packaging for the CardioMessenger kit and to the Internet pages.

41      Lastly, as regards the formal statement referred to in paragraph 28 of the contested decision, it should be observed that that statement does indeed indicate the number of patients worldwide who, between 2000 and 2009, were provided with the ‘CardioMessenger’ device as an integral part of a ‘Home Monitoring’ system and the percentage of those patients who were in Germany. However, as the Board of Appeal noted, that formal statement fails to set out essential information such as the market price for the devices, the nature of the distributors, the market share of the product, sales and advertising turnover, the sales outlets in Germany or the existence of customers. In any case, it should be borne in mind that the value of a statement from the applicant, such as the statement under consideration, is lower than the value of a statement from an independent source and the information contained in it must be borne out by other information, which is not the position in the present case (see, to that effect, Case T‑303/03 Lidl Stiftung v OHIM – REWE–Zentral (Salvita) [2005] ECR II‑1917, paragraph 45).

42      It follows from the above, therefore, that the Board of Appeal was right in finding that proof of use of the trade mark CardioMessenger had not been produced. Consequently, the first plea in law must be rejected as unfounded.

Hof van Beroep Brussel 21 oktober 2013, 2012/AR/1999 (InBev tegen Alken-Maes Brouwerijen)
Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans, Altius.
Abstract kleurmerk. BBIE-Richtlijnen. Weigering. Geen uitburgering, inschrijving van woordmerk BLUE is geen bewijs van voorgebruik van de kleur blauw. Oneerlijke praktijk/mededinging. Zie eerder IEF 11589. Alken-Maes is houder van het kleurmerk PMS 2748C voor bier in blik en fles. Inbev brengt bier op de markt onder de merken Jupiler Blue dat door de rechtbank als inbreukmakend wordt beschouwd, omdat gebruik wordt gemaakt van het kleurmerk van Alken-Maes. De rechtbank oordeelt dat het kleurmerk blauw, bekend in heel België, is ingeburgerd, waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Het hof besluit dat de inschrijving van de abstracte kleur blauw met aanduiding PMS 2748C voldoet aan artikel 2.28 lid 1 sub a BVIE. Het BBIE kwam op basis van haar richtlijnen Weigering bij de inschrijving tot het besluit dat de door Maes gedeponeerde kleur blauw ongebruikelijk was en onderscheidend vermogen heeft. Inbev dient aan te tonen dat het besluit van het BBIE, om tot inschrijving over te gaan, ten onrechte is en dat het teken elk onderscheidend vermogen mist. Daarin slaagt zij niet. Het merk wordt niet gebruikt om aan te tonen dat het pilsbier ijskoud gedronken moet worden, op de verpakking staat slechts in kleine letters "koel schenken".

Zelfs voor de consument met een onvolmaakt beeld dat bij hem is achtergebleven van de merken, is er geen sprake van een identiek merk en teken ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Dat het merk van Maes "uitgeburgerd" zou zijn, is ongegrond. Het hof besluit dat er in casu een reëel risico is op verwatering van het merk.

Inbev voert aan dat zij voorgebruiker is van de kleur blauw voor bier en zij hiermee een geldige reden heeft, zij laat echter na te bewijzen vanaf welke datum de blikjes en flesjes werden verhandeld. De eerdere inschrijving van het woordmerk Jupiler BLUE zonder opeising van enige kleur, bewijst dit niet. Maes kan zich met succes beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE). omdat de kleur inbreuk maakt op het abstracte Benelux kleurmerk blauw.

Maes vordert ex artikel 2.22 lid 4 BVIE informatievrijgave over lot en de distributiekanalen van de teruggenomen goederen. Bier is een drank die onderhevig is aan relatief snel verval (verhandeld in april 2012, vervaldatum april 2013), waardoor inbreukmakende flessen en blikjes inmiddels zijn vervallen en niet meer in de handel te koop worden aangeboden, deze vordering is om die reden niet redelijk.

De gewraakte presentatie en marketing is (ook) strijdig met eerlijke gebruiken in de handel en maakt inbreuk op artikel 10bis lid 2 UvP. De omstandigheden waarin Inbev haar producten in de winkelrekken (naast Maes' producten) aanbiedt en promoot vormen eveneens een oneerlijke mededingingspraktijk en een inbreuk op artikel 10 bis lid 3 sub 1 UvP.

Vordering nietigheid kleurmerk
17. In casu heeft Maes een papieren staal van de blauwe kleur gedeponeerd, daarbij vermeldend dat dit depot betrekking heeft op "de kleur blauw, met name de schakering PMS 2748C als zodanig". (...) De door Maes opgeëiste bescherming is duidelijk beperkt tot blauw PMS 2748C. Dat het in het Benelux-register afgebeelde beeldmerk een blauwe kleur betreft die niet "gecoat" is en (daardoor) visueel ietwat zou verschillen van de kleur PMS 2748C, neemt niet weg dat het tekenen dat het voorwerp was van de aanvrage van Maes nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De grafische voorstelling ervan is volledig gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, nauwkeurig en tevens duurzaam, dankzij de vermelding van PMS 2748C, in die zin dat ze voortdurende en stellig kan worden waargenomen

Onderscheid door inburgering
23(...) Sinds 1 januari 1996 toetst het BBIE merken aan de absolute weigeringsgronden. Hoewel ze niet tot het wettelijk kader behoren, zijn de richtlijnen Weigering van het BBIE in casu relevant, aangezien zij afgestemd zijn op de Rechtspraak van het Hof van Justitie EU en aan de hand daarvan kan opgemaakt worden dat de inschrijving van een kleurmerk niet lichtzinnig gebeurt.
(...)
Het BBIE kwam, gelet op haar richtlijnen Weigering, naar aanleiding van het door haar gevoerde onderzoek meer bepaald tot het besluit dat de door Maes gedeponeerde kleur blauw zeer ongebruikelijk was voor bieren en de wezenlijke functie van een merk vervulde (...).
Gelet op hetgeen voorafgaat, behoort aan Inbev, op wie dienaangaande de bewijslast rust, om aan te tonen dat, in strijd met het besluit waartoe het BBIE kwam op basis van haar onderzoek in concreto, op grond waarvan tot inschrijving van het kleurmerk van Maes werd overgegaan, het kleurteken op het ogenblik van het depot in hoofde van het relevante publiek elk onderscheidend vermogen miste voor de waren waarvoor de inschrijving was gevraagd en het zodoende ten onrechte werd ingeschreven.

41. (...) Dat de situatie in Duitsland blijkens rechtspraak neergelegd door Inbev, anders werd beoordeeld, neemt niet weg hetgeen voorafgaat. De Duitse consument van bieren kan immers niet per se gelijkgestelde worden met de Benelux-consument daarvan. In dit verband verwijst het hof trouwens naar maatschappelijke en culturele factoren die verschillend kunnen zijn in Duitsland in vergelijking met de Benelux. Minstens bewijst Inbev niet dat het Duitse relevantie publiek, waarvan geoordeeld werd dat "het de biermerken kent en de verschillende merken van elkaar kan onderscheiden", gelijk te stellen is met het relevante publiek van de Benelux.

60. In casu stelt het hof vast dat Inbev de aankleding van het BLUE pilsbier ingrijpend heeft gewijzigd in april 2012 en dat de aankleding van haar Jupiler BLUE pilsbier sedertdien zeer nauw aanleunt bij de aanleding van het pilsbier van Maes, in die mate dat het hof oordeelde dat de toepassingsvoorwaarde van artikel 2.20.1.c. BVIE vervuld zijn. Algemeen kan gesteld worden dat, gelet op de wijze waarop Inbev sedert april 2012 haar pilsbier Jupiler BLUE aankleedt en te koop aanbiedt, haar producten, vanuit een synthetische beoordeling, een grote visuele gelijkenis vertonen met deze van Maes.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van zeven oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie augustus 2013.

Zie meer in het dossier IE-Forum.nl ; Instanties - BBIE

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 oktober 2013, KG ZA 13-530 (She Blends Holding BV-He Blends BV tegen He Blends Nederland BV-Berkman Energie Service)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur.
Merkenrecht. Licenties. SBH is houder van octrooi die ziet op hE Blend, een brandstofmengsel met benzine en natte ethanol. SBH is houder van merkrechten en auteursrechten op logo's van hE15. HB heeft een licentieovereenkomst om de brandstof te produceren en sublicenties te verstrekken op de productie en verkoop. Eisers stellen dat de overeenkomsten zijn vernietigd op grond van dwaling. BES stelt dat de intentieovereenkomst gebruikmaking van merken, namen en logo's inhoudt.

De voorzieningenrechter gebiedt BES om na opgave van de juiste specificaties zich te onthouden van misleidende reclame, waaronder het aanbieden van de brandstof onder de merknamen terwijl deze brandstof niet aan de He Blends specificaties voor hE15 voldoet. In reconventie gebiedt de voorzieningenrechter SBH en HB om binnen vier weken gespecificeerde gegevens te verstrekken zodat BES een berekening kan maken van de licentie-inkomsten die worden gegenereerd en de dienovereenkomstig over de periode tot 1 maart 2013 aan BES verschuldigde vergoeding.

5.10 De voorzieningenrechter oordeelt dat HB door het overleggen van de rapportages van SGS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door BES aangeboden hE15 niet (op alle punten) voldoet aan de bepalingen van het octrooi, waarin is bepaald dat de blend 1-50% ethanol en 1-15% water dient te bevatten.

Anders dan in de Overeenkomst van 23 april 2008, is echter de intentieovereenkomst van 8 februari 2012, evenals in de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 niet overeengekomen dat conform de bepalingen van het octrooi moet worden geblend. Daar staat tegenover dat artikel 1.1 van de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 dat luidt: "Licensed product" means the blended product with gasoline and hydrous ethanol and/or anhydrous ethanol with demineralized water" het blenden met gedemineraliseerd water wordt toegevoegd. Beide partijen verwijzen naar het voorgaande artikel om hun gelijk te bepleiten. De voorzieningenrechter zal gelet hierop in de rechtsverhouding tussen partijen genoemd artikel beschouwen als geldend tussen partijen, ook als is sprake van een concept-licentieovereenkomst.

Nu BES droge ethanol heeft toegepast zonder gedemineraliseerd water toe te voegen voldoet het product van BES niet aan de eisen vermeld in artikel 1.1. van de nieuwe licentieovereenkomst van 25 juni 2012. Ter zitting heeft BES onbetwist gesteld dat HB niet eerder heeft gezegd dat BES gedemineraliseerd water zou moeten toevoegen. BES stelt dat zij daartoe bereid is, maar dat zij voor aanpassing van haar productieproces specificaties nodig heeft en zij afhankelijk is van aanwijzingen van HB die, anders dan BES over de vereiste kennis beschikt op welke wijze gedemineraliseerd water aan de brandstof die is gemengd met droge ethanol moet worden toegevoegd. Met BES is de voorzieningenrechter van oordeel dat het op weg van HB ligt om aan BES aanwijzingen te geven op welke wijze zij door toevoeging van gedemineraliseerd water kan voldoen aan de vereisten van de nieuwe concept-licentieovereenkomst.

De vordering sub 4 zal daarom worden toegewezen met bepaling dat het gevorderde gebod zal ingaan binnen een week na opgave door HB van de juiste specificaties waaraan het product hE15 dient te voldoen indien gebruik wordt gemaakt van droge ethanol.

De vorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als na te melden.

Hof van Beroep Brussel 17 september 2013, 2011/AR/1337 (Sunnyland Distribution tegen Stassen)
Ingezonden door Joost Verbeek, Adverb Advocaten
Merkrecht. Schadevergoeding. Verwatering. Eerder oordeelde het hof dat Sunnyland door gebruik van haar Limoh-party verpakking inbreuk pleegde op merkrechten van Stassen. Verder maakte Sunnyland zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Verdere staking en verspreiding van de inbreukmakende producten werd bevolen.

Nu vordert Stassen schadevergoeding en afdracht van genoten winst. Het hof kent €0.45 per verkochte fles en in totaal €135.000 schadevergoeding toe inzake gederfde winst. Ook moest Stassen extra investeren nu door inbreuk op de merkrechten verwatering plaatsvond. Deze kosten worden begroot op €75.000. De vordering op grond van kwade trouw wijst het hof af. Het hof veroordeelt Sunnyland tot schadevergoeding van €210.000.

Beoordeling
(...) Gelet op de door Stassen voorgelegde cijfers die op zich niet worden betwist, bedraagt de terugval in de stijging van de verkoop sedert de namaak, ongeveer 90.000 flessen in 2007 en 210.000 flessen in 2008, hetzij 300.000 flessen in totaal.

De winst die door Stassen op de verkoop van Kidibul gemaakt werd tijdens de jaren 2007 en 2008 varieert, in functie van de prijs Van de grondstoffen om het product te vervaardigen. Stassen zelf bepaalt deze winst op 0,45 euro (zonder rekening te houden met de marketingkost die Stassen in haar berekening op bladzijde 25 van i haar conclusie d.d. 28 februari 2012 verwerkt heeft) per verkochte fles Kidibul. De aangevoerde winst op zich wordt niet betwist door Sunnyland.

Het hof besluit dat de door Stassen gederfde winst ingevolge de namaak door Sunnyland in de periode van 2006 tot 2009, 135.000 euro bedraagt, hetzij 300.000 flessen (terugval in de verkoop) x 0,45 euro (gemiddelde winst per fles tijdens de jaren 2007 en 2008).

(...) Ingevolge de namaak door Sunnyland is er tevens een verwatering opgetreden van het onderscheidend vermogen van het merk Kidibul.

(...) Het hof begroot de door Stassen geleden verliezen die als vaststaand kunnen worden beschouwd ex aequo et bono, rekening houdend met de door Stassen neergelegde stukken die de door haar geleden verliezen en kosten aantonen doch bij gebrek aan voldoende gegevens die een precieze begroting ervan toelaten, op een bedrag van 25.000 euro per volledig jaar dat de inbreuk heeft geduurd, met name van april 2006 tot 23 juni 2009, hetzij op een totaal bedrag van 75.000 euro.

Hof Amsterdam 15 oktober 2013 ECLI:NL:GHAMS:2013:3472 (Alpi Netherlands B.V. tegen Converse INC)
Ingezonden door Mark Tsoutsanis, Frank Dekkers en Alexander Klein Hofmeijer, RWV ADVOCATEN
In navolging van IEF 105888.
Converse heeft, na het verkrijgen van verlof van de rechtbank, conservatoir verhaalsbeslag gelegd onder derden, op onroerende zaken, op aandelen op naam en op roerende zaken ten laste van Alpi International, Alpi Netherlands en X en Y. Alpi Netherlands heeft in kort geding opheffing gevorderd van de gelegde beslagen en een verbod aan Converse tot het leggen van nieuwe beslagen. De vorderingen van Alpi Netherlands werden afgewezen. Alpi Netherlands heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Het hof oordeelde bij tussenarrest dat Alpi Netherlands niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Converse geen schade ondervindt als gevolg van de bedrijfsopvolging tussen Alpi International en Alpi Netherlands. Het hof stelde Alpi Netherlands in de gelegenheid meer stukken te leveren en dat heeft Alpi Netherlands ook gedaan.
Het hof oordeelt nu dat het aannemelijk is dat Alpi Netherlands niet aansprakelijk is tegenover Converse. Nu het door Converse ingeroepen recht ondeugdelijk blijkt wordt  de vordering toegewezen. Converse moet de beslagen opheffen en krijgt een verbod nieuwe beslagen te leggen.

Tussenarrest
3.1. [..] (x) Bij verzoekschrift van 28 september 2011 (hierna: het beslagrekest) heeft Converse verzocht conservatoir verhaalsbeslag te mogen leggen onder derden, op onroerende zaken, op aandelen op naam en op roerende zaken ten laste van Alpi International, Alpi Netherlands en X en Y, waarbij Converse haar vordering op gerekwestreerden heeft begroot op EUR 62.830.411,90,-.

3.6. Naar het oordeel van het hof heeft Alpi Netherlands in hoger beroep voldoende aannemelijk gemaakt dat Alpi Netherlands tegenover Converse niet aansprakelijk is wegens eigen betrokkenheid bij de verweten merkinbreuken en verweten (andere) onrechtmatige gedragingen.

Eindarrest
2.3. De vorengenoemde gegevens in aanmerking genomen had Converse in de door haar in aansluiting daarop genomen akte tenminste meer specifieke ondersteuning kunnen en moeten geven aan haar stelling dat zij door de litigieuze overdracht is benadeeld. Iedere nadere bespreking van de door Alpi Netherlands verstrekte gegevens is evenwel achterwege gebleven.

2.4, Dit leidt ertoe dat, bij de begroting van de schade die Converse zou hebben kunnen lijden als gevolg van de activatransactie, het hof tot de conclusie moet komen dat benadeling niet aannemelijk is geworden en dat dus in het onderhavige geding tot opheffing van de onder Alpi Netherlands gelegde beslagen summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de stelling van Converse dat zij door de overdracht is benadeeld.

2.5. Hieruit, in samenhang met hetgeen eerder in het tussenarrest met betrekking tot de gestelde vereenzelviging/misbruik van rechtspersoonlijkheid/eigen onrechtmatig handelen van Alpi Netherlands werd overwogen, vloeit voort dat de vorderingen van Alpi Netherlands strekkende tot opheffing van de gelegde beslagen alsnog dienen te worden toegewezen. Voor deze beslissing bestaat temeer reden nu Alpi Netherlands (bij de toelichting op grief V) gemotiveerd en onderbouwd heeft aangevoerd dat zij door het door Converse gelegde beslag in financieel moeilijk vaarwater is gekomen. Bij de onzekerheid over de door Converse gestelde schade dient in zo'n geval een belangenafweging (zeer) in het voordeel van Alpi Netherlands uit te vallen.

Lees hier de uitspraak:
KG ZA 11-475 (pdf)
ECLI:NL:GHAMS:2013:3472 (link)
ECLI:NL:GHAMS:2013:3472 (pdf)