Merkenrecht  

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Visuele en fonetische overeenstemming tussen IKFLT KRASNIK en FLT
B) Zekere complementariteit voor beeldmerken die een kip weergeven
C) Sprake van verwarringsgevaar tussen CA' MARINA en MARINA ALTA
D) FLUEGE.DE is beschrijvend voor de litigieuze diensten
E - F) Loutere registratie van domeinnaam partitodellaliberta.it geen bewijs voor commercieel gebruik
G) Gevaar voor verwarring ongeacht onderscheiden vermogen van ouder merk RIVER WOODS
H) Verwarringsgevaar uitgesloten tussen VORTEX en VORTEX
I) Geen normaal gebruik aangetoond ten aanzien goederen ALARIS
J) Geen onderscheidend vermogen woordmerk EQUIPMENT
K) Gevaar voor verwarring te duchten tussen sigarettenmerken met woordelement TRADITION
L) Geen normaal gebruik aangetoond voor ouder merk W. Amadeus Mozart
M) Geen verwarringsgevaar tussen gemeenschapsmerken die een hond afbeelden
N) Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerken die twee verstrengelde sikkelvormige tekens weergeven

Gerecht EU 14 mei 2013, zaak T-19/12 (Fabryka Lozysk Tocznych-Krasnik / OHMI - Impexmetal (IKFLT KRASNIK)) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „IKFLT KRASNIK” voor waren van klasse 7 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2475/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 oktober 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van onder meer het gemeenschapsbeeldmerk met het woordelement „FLT” voor waren van klasse 7.

Het beroep wordt verworpen, er is sprake van visuele en fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens, voornamelijk gebaseerd op de zeer vergelijkbare aard van de combinatie van de letterst 'FLT'. Ze wekken een vergelijkbare algemene indruk.

54 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours pouvait légalement conclure, en substance, que, compte tenu de l’identité et/ou la similitude entre les produits concernés ainsi que des similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit, fondées essentiellement sur le caractère très similaire de la combinaison de lettres « fłt » qui figure dans chacune des marques en conflit et constitue l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, les différences entre elles n’étaient pas suffisantes pour pouvoir exclure tout risque de confusion (point 30 de la décision attaquée). Partant, la chambre de recours pouvait également considérer à bon droit que le public pertinent, même doté d’une attention plus élevée, était amené à croire que les signes desdites marques provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, la marque demandée étant une ligne de produits ou la marque modernisée de cette entreprise ou de ces entreprises (point 31 de la décision attaquée). En tout état de cause, hormis sa contestation des considérations de la chambre de recours portant sur les similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit, la requérante n’avance aucun argument spécifique visant à contester le bien-fondé de son appréciation globale du risque de confusion, y compris de l’interdépendance des différents éléments, tant dominants que négligeables, desdits signes dans leur impression d’ensemble.

Gerecht EU 14 mei 2013, zaak T-249/11 (Sanco / OHMI - Marsalman (Représentation d'un poulet)) - dossier

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van een nationaal beeldmerk dat een kip weergeeft voor waren van de klassen 29 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing        
R 1073/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 februari 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk dat een kip weergeeft voor waren en diensten van de klassen 29, 35 en 39.

De beslissing van de tweede kamer van beroep wordt vernietigd en het beroep wordt verworpen. Er is sprake van zekere complementariteit. De kamer van beroep heeft ten onrechte vastgesteld dat de waren en diensten helemaal niet soortgelijk waren. Er is sprake van een geringe soortgelijkheid, hetgeen met zich meebrengt dat de kamer van beroep de overeenstemming van de betrokken merken had moeten onderzoeken en het verwarringsgevaar globaal had moeten beoordelen, wat zij niet heeft gedaan. Verzoekers vordering, waarmee zij vraagt om weigering van de inschrijving moet aldus worden afgewezen.

62 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, diende de kamer van beroep rekening te houden met alle relevante factoren die het verband tussen de betrokken waren en diensten kenmerken. Ondanks het verschil tussen kippenvlees en levende kippen enerzijds, en transport, opslag en distributie van kippen anderzijds, met betrekking tot de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerende karakter ervan, had de kamer van beroep dus moeten vaststellen dat er sprake was van een zekere complementariteit. Wanneer rekening wordt gehouden met alle relevante factoren voor de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren en diensten, blijkt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft vastgesteld dat deze waren en diensten helemaal niet soortgelijk waren.

69 In casu is dit echter niet het geval. De methodologische vergissing bij de in de punten 29 en volgende uiteengezette beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten, doordat niet op passende wijze rekening is gehouden met de complementariteit ervan, heeft tot gevolg dat het Gerecht zou moeten overgaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep geen standpunt heeft ingenomen. Zoals blijkt uit de punten 43 en volgende moet bovendien een, zij het geringe, soortgelijkheid van bepaalde betrokken waren en diensten worden vastgesteld, hetgeen met zich meebrengt dat de kamer van beroep de overeenstemming van de betrokken merken had moeten onderzoeken en het verwarringsgevaar globaal had moeten beoordelen, hetgeen zij niet heeft gedaan.

Gerecht EU 14 mei 2013, zaak T-393/11 (Masottina / OHMI - Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA)) - dossier

Rechtbank Den Haag 15 mei 2013, HAZA 11-1501 (zaak 1) en HAZA 11-2134 (zaak II) (New Jet System S.A.S. tegen AVO Anthurium Vogels B.V. c.s. / AVO Anthuriums B.V. c.s. tegen New Jet System S.A.S. c.s.)
Vervolg op IEF 11897 (zie deze zaak voor details). In 't kort: Octrooirecht. Merkrecht. Ontbinding exclusieve licentieovereenkomst en wanprestatie. In het tussenvonnis van 17 oktober 2012 heeft de rechtbank iedere verdere beslissing aangehouden.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft New Jet, ondanks voldoende gelegenheid daartoe, nagelaten de gestelde vordering op Avo Anthurium Vogels behoorlijk te motiveren en het onderzoek naar de gegrondheid van de vordering belemmerd. De rechtbank acht het in strijd met de goede procesorde New Jet nader gelegenheid te bieden dit verzuim te herstellen. De vordering in zaak I in conventie wordt als onvoldoende gemotiveerd afgewezen. De beslissing zal wederom worden aangehouden tot ook over de vorderingen in reconventie en in zaak II kan worden beslist.

2.7. Gezien de hiervoor geschetste gang van zaken heeft New Jet, ondanks voldoende gelegenheid daartoe, nagelaten de gestelde vordering op Avo Anthurium Vogels behoorlijk te motiveren en het onderzoek naar de gegrondheid van de vordering belemmerd. De rechtbank acht het strijdig met de goede procesorde New Jet nader gelegenheid te bieden dit verzuim te herstellen.

2.8. De vordering in zaak I in conventie dient derhalve als onvoldoende gemotiveerd te worden afgewezen met veroordeling van New Jet in de proceskosten. De beslissing zal worden aangehouden tot ook over de vorderingen in reconventie en in zaak II kan worden beslist.

Rechtbank Overijssel 15 mei 2013, HZ ZA 11-900 (Trebs B.V./Nearbor Limited tegen Food & Fun B.V. c.s.)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Eelco Bergsma, Deterink.

Zie ook IEF 10393 en IEF 10680. In 't kort: Uitleg distributie- en vaststellingsovereenkomst. Merkenrecht. Partijen hebben op 22 april 2011 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Trebs heeft het Trebs logo op de Pizzarette doos aangebracht, terwijl deze met toestemming van Food & Fun c.s. in het verkeer is gebracht. In eerder gewezen zaken heeft Food & Fun c.s. gesteld dat Trebs en Nearbor inbreuk plegen op haar merkrecht. Bij vonnis in kort geding van 12 juli 2011, heeft de rechtbank de vorderingen van Food & Fun c.s. afgewezen en hen verboden de Pizzarette pizzaoven en/of andere (nieuwe) door hen zelf of in samenwerking met Trebs of Nearbor ontwikkelde producten te verkopen, te leveren, te importeren, te exporteren of in voorraad te houden. Bij arrest van 13 december 2011 heeft het hof Food & Fun c.s. veroordeeld onder verbeurte van een dwangsom. Thans vorderen Trebs en Nearbor dat er een voorlopige voorziening (verhoging dwangsom) wordt getroffen.

De rechtbank wijst het gevorderde af. De verlangde verhoging van de dwangsom en het maximum daarvan voor de duur van de procedure ontbeert daarbij de vereiste 'samenhang' met de hoofdvordering als bedoeld in lid 2 van artikel 223 Rv.

4.3. Mede gelet op hetgeen in de hoofdzaak wordt gevorderd, waarbij eisers geen dwangsom hebben verbonden aan de vordering sub II - welke vordering overeenkomst met hetgeen reeds in kort geding, bekrachtigd in hoger beroep, is toegewezen -, betreft het gevorderde in het incident in zoverre hoe dan ook niet een voorlopige voorziening die strekt tot (bij wege van 'voorschot') toewijzing van hetgeen in de hoofdzaak wordt gevorderd of van een gedeelte daarvan. De door eisers verlangde verhoging van de dwangsom en het maximum daarvan voor de duur van de procedure ontbeert daarbij de vereiste 'samenhang' met de hoofdvordering als bedoeld in lid 2 van artikel 223 Rv.

4.4. Overigens heeft het hof in zijn uitspraak in het incidenteel appel de destijds gevorderde dwangsom gematigd en gemaximeerd, in voege als hiervoor geciteerd in rechtsoverweging 2.1.4, waarbij ervan uit dient te worden gegaan dat die matiging en maximering weloverwogen is geschied, zodat - behoudens bijzondere omstandigheden die zijn gesteld noch gebleken - terughoudendheid op haar plaats is bij het nadien verhogen van die dwangsommen en het maximum daarvan.

Th. W. van Leeuwen, Merkaanvraag READY TO F*CK- in strijd met openbare orde en goede zeden, Abcor.nl
Een redactionele bijdrage van Theo-Willem van Leeuwen, Abcor merkenbureau.
Het komt toch niet zo vaak voor, daarom dit keer aandacht voor een voor de hand liggende maar toch bijzondere weigering. Merken worden vaak geweigerd op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen (eigenlijk weigeringsgrond nummer 1). Soms wordt een merk geweigerd omdat dit in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Echter dit is een uitzondering. Er mag namelijk bijzonder veel, want de merkautoriteiten willen niet van censuur beschuldigd worden. Maar er is wel een grens en die is dit keer weer opgezocht.

Het logo ‘READY TO F*CK’ was aangevraagd voor merchandising producten in de klassen 16, 25 en 41 (voornamelijk drukwerk en kleding). Het Duitse merkenbureau had het merk geweigerd waarna er bezwaar was ingediend bij de het Duitse Bundesgericht. Maar ook daar vond de klager geen gehoor.

Bij de beoordeling of een merk wel acceptabel is, moet niet alleen gekeken worden naar de doelgroep waarvoor de producten bedoeld zijn, maar ook naar de markt waar men het product tegenkomt. En bij deze producten is de kans niet uitgesloten dat kinderen met het teken geconfronteerd worden. Het gerecht maakt wel duidelijk dat zij geen censuurpolitie wenst te zijn en dat merken met een ‘slechte smaak’ ook registreerbaar zijn, maar er is wel een grens. Gezien het effect van dit merk op kinderen en tieners, en het feit dat dit voor een groot deel van het publiek wel aanstootgevend kan zijn, is voldoende reden om het merk te weigeren.

Er is nog betoogd dat er de consument in het teken het woord FAAK zou lezen (door de weggekraste UC en de letters AA). Dit verwijst dan naar een stadje in de buurt van Kämten. Maar het Bundesgericht gaat niet mee met deze stelling. Het gaat om hoe het merk is ingediend. Dat het woord ‘fuck’ ook nog alternatieve betekenissen heeft, is tevens niet relevant bij de beoordeling van dit merk. De aanvrager had nog betoogd dat ‘fuck’ gezien kan worden in de betekenis van ERG, een krachtige versterking van de boodschap (net zoals ‘damn’) en dat het een alternatieve betekenis heeft van ‘rot op’ (fuck off). Maar ook dit mocht niet baten.

De uitspraak is geheel in lijn met eerdere vergelijkbare aanvragen. Zo hebben de Europese merkautoriteiten eerder het merk FUCKING FREEZING geweigerd voor kleding. Ook daar werd nog betoogd dat ‘fucking’ een gebruikelijk woord was geworden in de taal om de intensiteit van iets te benadrukken (dus in de betekenis van ERG). De Board of Appeal ging hier niet in mee. Zij weigerde het merk  (net zoals in deze zaak) omdat dit vulgair en aanstootgevend kan zijn. Het Duitse merk is daarom terecht geweigerd omdat het in strijd is met de openbare orde en goede zeden voor een deel van het relevante publiek.

Merkenrecht. Ditmaal conclusies in zes hogere voorzieningen.
A - C) Over niet-tijdige overlegging van documenten in PROTIVITAL / PROTI SNACK / PROTIACTIVE. onmisbaar schriftelijk bewijs kan ander schriftelijk bewijs niet aanvullen, maar wel vice versa.
D) A-G verwijst naar ONEL/OMEL inzake bewijs van normaal gebruik CENTROTHERM
E) CENTROTHERM (2); BHIM heeft beoordelingsvrijheid om rekening te houden met bewijs van normaal gebruik dat niet tijdig is ingediend.
F) Indiening van aanvullend bewijs voor normaal gebruik van het oudere nationale beeldmerk FISHBONE, daarin heeft de oppositieafdeling een beoordelingsmarge, berust op de beginselen van BHIM/Kaul (zaak C-29/05P).

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, zaak C-120/12P - zaak C-121/12P - zaak C-122/12P (Rintisch / BHIM)
A - C) Bewijs van bestaan en geldigheid van ouder merk – Bewijzen en vertalingen ingediend na afloop van de door het BHIM gestelde termijn – Beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 16 december 2011, Rintisch / BHIM – Valfleuri Pâtes alimentaires (T-109/09, T-62/09 en T-152/09, zie IEF 10688), waarbij het Gerecht de actie heeft verworpen en waartegen beroep is ingesteld door de houder van bepaalde communautaire en nationale woordmerken, een nationaal woord- en beeldmerken en een handelsnaam met het woordelement PROTI”, „PROTIPOWER” en „PROTIPLUS”, "PROTITOP" en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1660/20074 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 januari 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de inschrijving van de woordmerken „PROTIVITAL” (C-120/12P), „PROTI SNACK” (C-121/12P) en „PROTIACTIVE” (C-122/12P) – Niet-tijdige overlegging van documenten – Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009]. De A-G concludeert tot gehele afwijzing.

72. Ik lees regel 20, lid 1, echter anders. In regel 19, lid 2, sub a, punt ii, heeft de wetgever in wezen een bewijsdrempel gedefinieerd: voor ingeschreven merken die geen gemeenschapsmerken zijn, moet de opposant een kopie van het desbetreffende inschrijvingsbewijs en eventueel van het laatste vernieuwingsbewijs overleggen, ten blijke dat de beschermingstermijn van het merk langer is dan de door de oppositieafdeling gestelde termijn en de eventuele verlenging daarvan, of gelijkwaardige documenten, afgegeven door de instantie waarbij het merk werd ingeschreven.

73. De opposant legt het desbetreffende inschrijvingsbewijs (en het eventuele vernieuwingsbewijs) over, of doet dat niet. Met het BHIM ben ik daarom van mening dat er geen ruimte is om aan de toereikendheid van het bewijs te twijfelen, of te twisten over de vraag of het een aanvulling vormt op eerder ingediend bewijs. Onmisbaar schriftelijk bewijs kan ander schriftelijk bewijs niet aanvullen. (Omgekeerd is dat natuurlijk wel het geval.)

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, zaak C-609/11P (Centrotherm Systemtechnik / centrotherm Clean Solutions) - dossier

D) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T-427/09, zie IEF 10182), waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) is vernietigd voor zover zij de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 oktober 2007 gedeeltelijk heeft vernietigd – Normaal gebruik van het merk CENTROTHERM – Bewijs. De A-G concludeert tot afwijzing van zaak C-609/11, en verwijst naar LENO MERKEN-zaak (Onel/Omel).

137. De volledige tekst van het eerste deel van de eerste zin van punt 26 luidt als volgt: „Hoewel het begrip normaal gebruik dus in de weg staat aan elk minimaal gebruik dat niet volstaat om te oordelen dat een merk daadwerkelijk op een bepaalde markt is gebruikt [...].” Het Gerecht beschrijft daar hoe het gebruik op een bepaalde markt kan worden aangetoond en kan worden beschouwd als bij te dragen aan de vaststelling van normaal gebruik van het merk. Dit blijkt uit lezing van het eerste deel van de zin tezamen met het tweede deel, waarin het Gerecht vervolgens stelt dat voor het bewijs van gebruik op een bepaalde markt niet het bewijs van commercieel succes, een handelsstrategie of een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik is vereist. Dit volgt eveneens uit lezing van punt 26 in samenhang met punt 25, waarin het Gerecht het begrip „normaal gebruik van een merk” definieert.

138. Ik onderschrijf de hier door het Gerecht gevolgde benadering.

139. In punt 26 van zijn arrest geeft het Gerecht mijn inziens aan dat geen van deze factoren afzonderlijk bezien de basis kan vormen voor de conclusie dat een merk daadwerkelijk op een bepaalde markt is gebruikt. In lijn hiermee merkt het Gerecht vervolgens in punt 28 op dat „het geringe aantal onder dit merk verhandelde waren of diensten [kan] worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd”, en in punt 29 dat „[h]oe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is echter de noodzaak dat de houder [...] extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen”. Deze redenering sluit mijns inziens volledig aan bij de vereiste algehele beoordeling van alle relevante factoren, zoals dit Hof recentelijk heeft uitgemaakt in het arrest Leno Merken. (32)

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, C-610/11P (Centrotherm Systemtechnik / BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
E) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T434/09), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen – Normaal gebruik van het merk – Bewijs.
A-G concludeert tot afwijzing/toewijzing. A-G concludeert tot vernietiging van het arrest van het Gerecht.

152. Mijn conclusie luidt dat de hogere voorziening in zaak C‑610/11 P gegrond is voor zover zij betrekking heeft op het feit dat het BHIM een beoordelingsvrijheid heeft om rekening te houden met bewijs van normaal gebruik dat niet tijdig is ingediend.

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, zaak C-621/11P (New Yorker SHK Jeans / BHIM) – dossier
F) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011, New Yorker SHK Jeans / BHIM (T-415/09), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot vernietiging dat door de aanvrager van het woordmerk „FISHBONE”, voor waren van de klassen 18 en 25, is ingesteld tegen beslissing R 1051/20081 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 juli 2009 tot gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale merk „FISHBONE BEACHWEAR”, voor waren van klasse 25, alsook van het in het economische verkeer gebruikte nationale teken „Fishbone” is ingesteld – Normaal gebruik van het oudere merk – Inaanmerkingneming van extra bewijsmateriaal. A-G concludeert tot gehele afwijzing.

42. Het gaat in deze hogere voorziening enkel om de vraag of de oppositieafdeling van het BHIM een beoordelingsmarge heeft om te beslissen of zij rekening houdt met bewijs van normaal gebruik dat zij na het verstrijken van de aanvankelijk voor de overlegging van dat bewijs gestelde termijn heeft ontvangen.

46. Mijns inziens biedt verordening nr. 207/2009 de oppositieafdeling de mogelijkheid dergelijk aanvullend bewijs in aanmerking te nemen.

47. Mijn zienswijze berust op de beginselen die zijn vastgesteld in het arrest BHIM/Kaul.

50. Het uitgangspunt is derhalve dat het BHIM in de regel een beoordelingsmarge heeft om te beslissen of het rekening houdt met bewijsmiddelen die zijn aangedragen na afloop van de door het BHIM gestelde termijn.

Ex parte beschikking Rechtbank Arnhem 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Basic Wear B.V.);    beschikking Rechtbank Almelo 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Moda Italia) ;   beschikking Rechtbank Arnhem 18 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Rigans B.V.)
Beschikkingen ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Samenvatting uit het verzoekschrift: Ex parte bevel. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Modelrecht. Auteursrecht. Gerekwesteerden maken inbreuk op de handelsnaamrechten, merkrechten en ongeregistreerde gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van Il Mito op kledingstukken. Il Mito heeft bij beslag een ex parte bevel tot staking van de inbreuk verzocht. Daarnaast heeft zij belang bij de bewijsbescherming en verzoeken zij om inzage/afschrift van bepaalde bescheiden ex art. 843a Rv. jo 1019b jo 1019c RV, beschrijving en monsterneming van de inbreukmakende kledingstukken ex art. 1019b jo 1019d Rv. en conservatoir derdenbeslag op banktegoed van gerekwesteerden. Na sommatie hebben gerekwesteerden de beweerde inbreuk ontkend, maar laten zij de goederen in opslag en zullen zij niet overgaan tot verkoop. Il Mito weet niet of dit zo blijft en om welke hoeveelheden het gaat. Zij vreest verduistering en/of vernietiging zodat hun bewijspositie wordt uitgehold. De voorzieningenrechter wijst de ex parte-verzoeken toe.

Gerecht EU 7 mei 2013, zaak T-579/10 (macros consult/OHMI - MIP Metro (makro))
Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep ingesteld door de houder van de handelsnaam „macros Consult GmbH” strekkende tot vernietiging van beslissing R 339/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende afwijzing van de door verzoekster ingestelde vordering tot nietigverklaring van het beeldmerk dat het woordelement „makro” bevat, voor waren en diensten van de klassen 1 tot en met 42. Het beroep wordt verworpen, de loutere aanvraag tot woordmerkregistratie is onvoldoende om gebruik van de handelsnaam ex § 5 Duitse Markengesetz te bewijzen. Ook een briefwisseling volstaat niet ten bewijze van duurzaam gebruik van de firmanaam. Er is geen fout gemaakt bij de toepassing van Duits recht.

85 Met haar vaststelling dat een loutere aanvraag tot inschrijving van een woordmerk, ingediend bij het Deutsches Patent‑ und Markenamt, niet volstond ten bewijze van het gebruik van de firmanaam macros consult GmbH in het economisch verkeer, heeft de kamer van beroep geen beoordelingsfout gemaakt bij de toepassing van het Duitse recht zoals zij de strekking daarvan heeft omschreven.

86 Zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, vooronderstelt noch impliceert de aanvraag tot inschrijving van een merk immers dat gebruik wordt gemaakt van het merk, en staat vast dat verzoekster de inschrijvingsprocedure niet heeft voortgezet. Aangezien de kamer van beroep van oordeel was dat de in § 5 Markengesetz gestelde voorwaarde van het gebruik in het economisch verkeer een zekere mate van werkzaamheid en een voldoende duurzaam karakter diende te hebben (punten 23 en 25 van de bestreden beslissing), kon zij daaruit op goede gronden afleiden dat een loutere briefwisseling als zodanig niet volstond ten bewijze van het duurzaam gebruik van verzoeksters firmanaam in het economische verkeer.

87 Verzoekster heeft geen enkel ontvankelijk bewijselement aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt. Bijgevolg is zij niet geslaagd in het bewijs dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte van oordeel was dat zij niet het bestaan had aangetoond van een ouder recht dat de grondslag kon bieden voor een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.

Op andere blogs:
IPKat (Case T‑579/10, a list of dos and don'ts for trade mark litigation in the EU)

Conclusie A-G 3 mei 2013, nr. 12/00405 (Red Bull GmbH tegen Grupo Osborne en Refresco Benelux, rechtsopvolger van Menken)
Conclusie ingezonden door Vivien Rörsch, Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek, Arvid van Oorschot en Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Merkenrecht. De A-G concludeert tot verwerping van het principale beroep. Voor de beschrijving van de feiten: zie IEF 10200. Uit de introductie van de Advocaat-Generaal:

Anders dan het omvangrijke dossier wellicht doet vermoeden, gaat het in deze zaak in wezen om een doorsnee-merkenkwestie.
Ik meen dat het hof geen rechtsregels heeft miskend en dat de cassatieklachten geen aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. De klachten vragen m.i. in wezen om een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie en miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak.

Leeswijzer:
3.I. Principaal onderdeel I (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE)
3.1.A. Miskenning van 'kruisverbanden'
3.1.B. Miskenning associatiegevaar
3.1.C. Kleur van het TORO-blikje
3.II Principaal onderdeel II (2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE)
3.II.A stelplicht ivm afbreuk aan onderscheidend vermogen / verwatering
3.II.B. ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en reputatie
3.III Principaal onderdeel III (Normaal gebruik van BULL als merk)
4. Voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel
4.I 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c BVIE
4.II 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE; art. 24 Rv
4.III 2.20 lid 1 BVIE, geen 'gebruik' door Menken

BBIE oppositie 15 april 2013, no. 2005851 (R&A Bailey & Co tegen Van der Meulen) (pdf)
Beslissing mede ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en Rijksuniversiteit Groningen.

Merkenrecht. Oppositieprocedure van Benelux gecombineerde woord-/beeldmerk BIERBAR gebaseerd op eerdere inschrijving van Gemeenschapswoord/beeldmerken 7594484 en 7029788. De oppositie wordt toegewezen en het depot wordt niet ingeschreven, er bestaat verwarringsgevaar.

Merk en teken hebben het beeld bestaande uit de letters “BB” gemeen. De gelijkenis bestaat verder ook uit het feit dat deze letter met de rug naar elkaar staan en verbonden zijn door het middelste streep van de letter "B" en de letters hebben een gelijkaardige ronde, sierlijke vorm. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Bieren zijn soortgelijk aan alcoholhoudende dranken, want ze kunnen bij en in dezelfde gelegenheden worden genuttigd. Oppositie wordt toegewezen.

Visuele vergelijking
32. Merk en teken hebben het beeld bestaande uit de letters “BB” gemeen. De gelijkenis tussen deze beeldelementen bestaat niet enkel uit het feit dat het twee letters “B” betreft, maar ook uit het feit dat de opbouw en weergave in beide gevallen overeenstemmend is: in beide gevallen staan de letters “B” met de rug naar elkaar toe en worden deze letters verbonden door het middelste streepje van de letter “B”. Bovendien hebben de letters een gelijkaardige ronde, sierlijke vorm.

33. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van tekens die op visueel vlak overeenstemmen.

Auditieve vergelijking
35. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de letters BB zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken zal herkennen. Het ingeroepen recht zal dan ook worden uitgesproken als “BÉBÉ” of als “dubbel “B”. Het bestreden teken zal uitgesproken worden ofwel door enkel te refereren aan “bierbar”, ofwel als “BÉBÉ” of als “dubbel “B”, al dan niet in combinatie met het onderschrift “bierbar”.

36. Merk en teken zijn auditief ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking
37. De letters “BB” hebben geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek, in tegenstelling tot het woord “bierbar” in het bestreden teken. Merk en teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

41. Bieren zijn soortgelijk aan alcoholhoudende dranken. Ze kunnen immers bij en in dezelfde gelegenheden genuttigd worden. Ze zijn bovendien concurrerend: iemand kan de keuze maken tussen een biertje of een ander alcoholisch drankje. Bovendien worden bieren, die een subcategorie van de alcoholische dranken zijn, verkocht op dezelfde plaatsen waar zij zich in dezelfde rayons of in aanpalende rayons bevinden als de alcoholische dranken (zie: GEU, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 oktober 2011).

42. De niet-alcoholische dranken minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen worden veelal gecommercialiseerd en geconsumeerd samen met alcoholische dranken en zijn het voorwerp van een algemene distributie, gaande van de voedingsschappen van de grootwarenhuizen tot bars en cafés (zie GEU, arrest Hai, T-33/3, 9 maart 2005). Daarnaast is het mogelijk dat een mix van verschillende drankjes wordt aangeboden, zoals een siroop of ander preparaat voor de bereiding van dranken in combinatie met een alcoholhoudend drankje.

49. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Op auditief vlak zijn zij ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. In dit kader merkt het Bureau echter op, dat het gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek al voldoende is om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). De waren zijn soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

52. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

53. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

Het Office for the Harmonization in the Internal Market (OHIM) heeft in het kader van de HvJ EU-uitspraak Onel/Omel [IEF 12154] haar Manual on Proof of Use aangepast zodat het overeenkomt met hetgeen is bepaald in dit arrest (hier):

• The revised version of the Manual now spells out the principle that the territorial borders of the Member States should be disregarded in the assessment of whether a CTM has been put to ‘genuine use in the Community’.
• Moreover, the previous reference to the Joint Statements by the Council and the Commission has been deleted. According to these Statements, ‘use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community’. Such an automatic assumption can no longer stand.
• Finally, the exact territorial extent of the use that is needed in a particular case to meet the genuine use test has to be determined on a case-by-case basis, taking into account all the relevant facts and circumstances.

The revised version of the Manual will enter into force immediately after publication.

Huidige versie