Merkenrecht  

Gerecht EU 23 november 2011, zaak T-59/10 (GeeMarc Telecom tegn OHIM/Audioline, inzake AMPLIDECT)

Gemeenschapsmerk. Nietigheidsprocedure gemeenschapswoordmerk AMPLIDECT  voor telecom en print (telefoon voor slechthorenden). Absolute weigeringsgrond: beschrijvend karakter, verkrijging van onderscheidend vermogen. Bewijs (aanvullend semantische studie), pas geleverd bij beroepsprocedure is gebruikelijk. Beroep op Benelux-registratie doet er niet toe om te bepalen of merk beschrijvend karakter heeft (EU is eigen rechtssysteem) en het merk heeft geen onderscheidend vermogen gekregen, daartoe is geen bewijs overlegt. Het is niet nodig om te oordelen of het merk beschrijvend is in talen anders dan slechts de Franse taal. Merk wordt vernietigd.

17. Without prejudice to the analysis of the second and third pleas set out below, it is common ground that the documents which the intervener filed for the first time before the Board of Appeal were of such a kind as to shed additional light on the perception which the relevant public has of the terms ‘ampli’ and ‘dect’, taken separately or combined to form one single word.

67      In view of the foregoing, it must be held, as was also found by the Board of Appeal, that the term ‘amplidect’ is descriptive from the point of view of the relevant public.

68      As it constitutes a sufficient ground for invalidity if the disputed mark is identified as having descriptive character in part of the European Union, it is not necessary to rule on whether the mark may have descriptive character in languages other than French.

69      Moreover, in accordance with the case-law cited in paragraph 26 above, the finding that the mark AMPLIDECT has descriptive character is by itself sufficient for that mark to be regarded as also being devoid of any distinctive character, as the Board of Appeal correctly pointed out in paragraph 33 of the contested decision.

80      Lastly, and more generally, the applicant has failed to submit any form of document, such as a survey or a market study, capable of substantiating in any other way its claim that the mark AMPLIDECT has acquired enhanced distinctiveness with the relevant public.

Gerechtshof 's-Gravenhage 22 november 2011, 200.083.709/01 (Tempur Benelux B.V./Dan-Foam tegen Medicomfort b.v.) - LJN BU6275

Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager.

In navolging van IEF 9383.

Merkenrecht. Adwords. Reclamerecht. Kort gezegd komt het arrest erop neer dat merkgebruik via adwords is toegestaan, dat geldt ook voor de inhoud van de litigieuze adword advertenties zelf. Geen inbreuk sub a noch sub b, sub c (verwatering r.o. 29, afbreken r.o. 30 en aanhaken r.o. 31) noch sub d (r.o. 33).

Het Hof geeft tevens een nadere invulling aan het Interflora-arrest. Tempur wordt veroordeeld in de kosten €649 voorschotten, €9.378 salaris advocaat.

25. Mocht het zo zijn dat in het kader van de beoordeling van de gestelde afbreuk aan de reputatie toch ook in een geval als het onderhavige moeten worden gekeken naar de aangeboden waren of diensten zelf, dan geldt het volgende.
Het hof acht voldoende aannemelijk dat het merk van Tempur de reputatie heeft dat waren voorzien van dit merk van goede kwaliteit zijn en een luxueuze uitstraling hebben. Echter is onvoldoende aannemelijk geworden dat de door Medicomfort aangeboden matrassen op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk Tempur daardoor vermindert.

28. In het kader van het beroep op inbreukgrond sub c. doet Tempur een beroep op alle in dat verband erkende inbreuken, te weten: afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk ("verwatering"), afbreuk aan de reputatie van het merk ("afbreken") en ongerechtvaardigd voordeel trekken ("aanhaken").

29. In Interflora heeft het Hof van Justitie verduidelijkt dat van verwatering sprake is wanneer het onderscheidend vermogen van het merk verzwakte en dat aan het slot van het proces van verwatering het merk niet meer in staat is bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen. (...) Temput steelt dat dit heet geval is. Anders dan zij bepleit, draagt de selectie als trefwoord van een dergelijk teken echter niet noodzakelijkerwijs tot een dergelijke ontwikkeling bij. Daartoe is in de eerste plaats vereist dat de litigieuze advertentie de maatman niet in staat stelt te bepalen of de aangeprezen waar of dienst niet van de merkhouder, maar van een concurrent van deze afkomstig zijn. Stelt de advertentie de maatman daartoe wel in stat dan wordt het onderscheidend vermogen van het merk door dat gebruik niet aangetast, aangezien het gebruik van het merk als adword er in dat geval enkel toe strekt de aandacht van de intergebruiker te vestigen op het feit dat er alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de merkhouder, aldus het Hof van Justitie in rov. 80 en 81 in Interflora. Zoals volgt uit hetgeen reeds in het kader van grond sub a. is overwogen, kan de maatman naar 's hofs voorlopig oordeel uit de advertentie(s) van Medicomfort opmaken dat de aangeboden matrassen niet van Tempur of een met Tempur verbonden onderneming, maar van Medicomfort afkomstig zijn en dat laatstgenoemde als concurrent een alternatief biedt. Onder die omstandigheden kan geen sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk. [red. arcering]

Meer citaten volgen spoedig.

HR 14 oktober 2011, 10/02367 (conclusie PG Verkade, Trianon Productie BV tegen Revillon Chocolatier)

Met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird LLP.

In navolging van IEF 8516 (Hof) en IEF 6081 (Rb). Vormmerk. en de wezenlijke waarde van de waar.

Het gaat in deze zaak voornamelijk om de (on)geldigheid van een vorrnmerk van Revillon (staafje chocola in wijnrankvorm). Gestreden wordt over het al dan niet onderscheidend ver mogen van deze vorm, en over de vraag of de vorm al dan niet een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat deze ingevolge art. 2.1 (2) BVIE van merkbescherming uitgesloten zou zijn. Op dit punt wordt geconcludeerd tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Ten slotte speelt nog de vraag of het hof rekening heeft gehouden met de kwade trouw die is vereist bij het toewijzen van een vordering tot winstafdracht.

Verkade concludeert tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU:

3.71. De door het cassatiemiddel (en het verweer daartegen) opgeroepen kwesties zouden kunnen leiden tot de volgende aan het HvJ EU voor te leggen prejudiciële vragen.
1. Dienen de woorden ‘een wezenlijke waarde’ in de context van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van art. 3(1)(e)(iii) MRl, uitgelegd te worden in die zin dat zij gerelateerd zijn aan het motief of de motieven voor de aankoopbeslissing?
2. Is van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van art. 3 (1)(e)(iii) MRl
(a) slechts sprake indien die vorm beschouwd wordt als de meest wezenlijke (of voornaamste, of overwegende) waarde (in vergelijking tot andere waarden, zoals — bij voedingswaren — smaak en substantie), of

(b) kan een vorm als waarde ook wezenlijk geoordeeld worden, naast aanwezigheid van andere, eveneens als wezenlijk (voornaam) te beoordelen waarden (zoals smaak en substantie)?
3. (a) Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de (volgens de rechter aanwezig geachte) opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek?, of
(b) kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek, dat een vorm als waarde ook wezenlijk (voornaam) geoordeeld worden, naast aanwezigheid van andere, eveneens als wezenlijk (voornaam) te beoordelen waarden, volstaat om deze als ‘we zenlijk’ in de zin van voormelde Richtlijnbepaling te kwalificeren?
4. Indien het antwoord of vraag 3 luidt in de onder (b) bedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek gesteld te worden (bijv.: ‘een niet te ver waarlozen deel’ of ‘een aanzienlijk deel’, of een nog andere eis)? 

Gerecht EU 22 november 2011, zaak T-290/10 (Sports Warehouse tegen OHMI, inzake TENNIS WAREHOUSE) - computervertaling

Merkenrecht. Aanvrage gemeenschapsmerk TENNIS WAREHOUSE. Relatieve weigeringsgrond: beschrijvend karakter, onderscheidend karakter, plicht tot motiveren is niet geschonden. Verder doet een beroep op inschrijving als merk in Verenigde Staten, Canada, Zwitserland en Australië er niet toe, het gemeenschapsmerkenrecht een autonoom rechtssysteem. Dat het zoeken via een internetzoekmachine op de term "tennis warehouse" altijd verwijst naar aanvrager, doet eveneens niet ter zake of er sprake is van beschrijvend karakter. Gerecht neemt aan dat er geen fouten zijn gemaakt, dus beroep is ongegrond.

35      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel la marque demandée a été enregistrée aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Australie, il doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 57, et la jurisprudence citée].

36      Deuxièmement, il y a lieu de rejeter comme étant inopérant l’argument selon lequel la chambre de recours a considéré à tort, au point 23 de la décision attaquée, qu’il existait un impératif de disponibilité future de la marque demandée sans toutefois en rapporter la preuve. En effet, selon la jurisprudence, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25), il n’en demeure pas moins que son application ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers [voir arrêt du Tribunal du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, non encore publié au Recueil, point 44, et la jurisprudence citée]. Dès lors, même s’il devait être considéré que la chambre de recours a estimé à tort dans la décision attaquée qu’il existait un impératif de disponibilité future de la marque demandée, cela ne modifierait pas, en toute hypothèse, le constat selon lequel elle a conclu à bon droit que ladite marque était descriptive des produits en cause.

37      Troisièmement, dans la mesure où la requérante soutient qu’il découle de la jurisprudence que la chambre de recours aurait dû en l’espèce réfuter « les indications précises plaidant en faveur du caractère distinctif de la marque demandée » résultant, d’une part, de l’utilisation pendant de nombreuses années de la marque demandée par la requérante et, d’autre part, du fait qu’une recherche sur Internet, à partir d’un moteur de recherche déterminé, de l’expression « tennis warehouse » renvoie systématiquement à la requérante, un tel argument doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, les éléments invoqués par la requérante sont, dans le cadre du présent moyen, sans influence sur le constat selon lequel la marque demandée est descriptive des produits en cause.

Computervertaling
35 Ten eerste, zoals het argument dat het aangevraagde merk is gedeponeerd in de VS, Canada, Zwitserland en Australië betreft, dient te worden afgewezen als ineffectief. Inderdaad, het Gemeenschapsmerk is immers een autonoom systeem dat bestaat uit een set van regels en het nastreven van de doelstellingen die specifiek zijn, en de toepassing losstaat van enig nationaal systeem. Bijgevolg moet de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk worden beoordeeld aan de hand van de relevante communautaire wetgeving [zie arrest van 12 juni 2007, MacLean (LOKTHREAD), T-339 / 05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, paragraaf 57, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

36 de tweede plaats moet worden verworpen als irrelevant het argument dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld, in paragraaf 23 van de bestreden beslissing, dat er sprake was een eis van beschikbaarheid toekomst van het aangevraagde merk, maar niet melden het bewijs. Volgens de jurisprudentie, terwijl artikel 7, paragraaf 1, sub c), van verordening nr. 207/2009 een doel van algemeen belang, namelijk dat tekens of benamingen van het product categorieën of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, mogen vrij worden gebruikt door alle (zie, naar analogie, het Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I- 2779, paragraaf 25), het feit blijft dat de toepassing ervan niet afhankelijk is van het bestaan ​​van een noodzaak om concrete, actuele en professionaliteit ten behoeve van derden [zie arrest van 12 april 2011, Euro- informatie / BHIM (EURO automatische betaling), T-28/10, nog niet gepubliceerd, paragraaf 44, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Daarom, ook al werden beschouwd, dat de kamer van beroep ten onrechte in het bestreden besluit dat er sprake was een eis van beschikbaarheid toekomst van het aangevraagde merk, zou het niet, in ieder geval de bevinding dat het heeft terecht geconcludeerd dat het merk beschrijvend voor de waren in kwestie.

37 Ten derde, in de mate dat de verzoekster, dat volgt uit jurisprudentie dat de kamer van beroep zou hebben in dit geval weerleggen "de precieze indicaties pleiten voor het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk" als gevolg, eerst , te gebruiken voor vele jaren het aangevraagde merk door de aanvrager, en anderzijds het feit dat internet zoeken met behulp van een bepaalde zoekmachine, de term "Tennis Warehouse" altijd verwijst naar de aanvrager, dient een dergelijk argument niet ter zake. Inderdaad, het bewijsmateriaal waarop de door de aanvrager in het kader van dit middel, zonder invloed op de vaststelling dat het aangevraagde merk is beschrijvend voor de waren in kwestie.

Gerecht EU 22 november 2011, zaak T-561/10 (LG Electronics tegen OHMI, inzake DIRECT DRIVE)

Merkenrecht. Aanvrage gemeenschapswoordmerk DIRECT DRIVE. Absolute weigeringsgronden: beschrijvend karakter en afwezigheid ervan. Drive wordt door relevante Engelstalige publiek gezien als beschrijving van technische aspecten van de goederen. Dat het OHIM niet heeft gekeken naar , of rekening gehouden heeft met eerdere registraties, zoals een Canadese, doet er niet aan af dat het Gemeenschapsmerkenrecht een autonoom rechtssysteem is. Gerecht neemt aan dat er geen fouten zijn gemaakt, dus beroep is ongegrond .

33 Moreover, the applicant refers to a word mark registered in Canada and another word mark applied for in that country, two marks that are identical or similar to the mark applied for and concern comparable products. It submits that, although the relevant provisions of Canadian law are not dissimilar to those applicable to the registration of Community trade marks, since trade marks that are clearly descriptive are not eligible for registration, no absolute ground for refusal has been raised against those signs. Furthermore, Canada belongs to the linguistic area in which the mark applied for originated.

34 In that regard, it is sufficient to recall that the Community trade mark regime is an autonomous legal system which pursues objectives peculiar to it; it applies independently of any national system (Case T‑32/00 Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3829, paragraph 47; see, to that effect, judgment of 21 January 2009 in Case T‑399/06 giropay v OHIM (GIROPAY), not published in the ECR, paragraph 46). Consequently, the registrability or protectability of a sign as a Community mark must be assessed by reference only to the relevant Community rules. Accordingly, OHIM and, as the case may be, the European Union judicature are not bound by a decision given in a Member State, or indeed a third country, that the sign in question is registrable as a national mark. That is so even if such a decision was adopted in a country belonging to the linguistic area in which the word mark in question originated (see, to that effect, Case T‑471/07 Wella v OHIM (TAME IT) [2009] ECR II‑3377, paragraph 35).

Gerecht EU 22 november 2011, zaak T-275/10 (mPay24 tegen OHMI/Ultra, inzake mPay24)

Gemeenschapsmerk. Nietigheidsprocedure inzake gemeenschapswoordmerk MPAY24 (o.a. software, hardware, advertentie, telecom). Absolute weigeringsgrond: beschrijvend karakter. Non-existente bevoegdheid van OHIM: correctie van beslissing (niet behandeld door Gerecht EU). OHIM heeft een fout gemaakt, zij heeft geen onderzoek gedaan naar of  'general statement of reasons' gemaakt over het beschrijvend karakter van het teken MPAY24 in relatie met de goederen en diensten waarvoor het merk werd aangevraagd. De correctie door het OHIM van 3 augustus 2010 bevestigd dit. Vernietiging van de OHIM-beslissing volgt.

55 The applicant submits that the goods and services covered by the contested mark do not constitute one category allowing a general statement of reasons. As the Board of Appeal’s analysis ignored the differences between the goods and services in question, it is, consequently, incomplete and incorrect. The applicant adds that the fact that the Board of Appeal supplemented its reasoning on this point by means of the corrigendum of 3 August 2010 proves that OHIM itself considered that its reasoning was insufficient.

57 In that regard, it must also be recalled that, in accordance with the first sentence of Article 75 of Regulation No 207/2009, OHIM decisions must state the reasons on which they are based. Moreover, it should be added that OHIM’s obligation to state reasons has the same meaning as that resulting from Article 296 TFEU. It is settled case-law that the statement of reasons required by Article 296 TFEU must set out clearly and unequivocally the reasoning of the body which adopted the act in question. The purpose of that obligation is twofold: firstly, to enable the persons concerned to ascertain the reasons for the measure in order to defend their rights and, secondly, to enable the Community Courts to exercise their power to review the legality of the decision (see Case C‑447/02 P KWS Saat v OHIM [2004] ECR I‑10107, paragraphs 63 to 65 and the case-law cited).

58 In the present case, however, as is apparent from the contested decision, the Board of Appeal did not carry out a specific analysis of the descriptive character of the sign MPAY24 in connection with the goods and services covered by the mark applied for. Consequently, in the absence of such an analysis, the Board of Appeal did not comply with the obligation to state reasons set out in the first sentence of Article 75 of Regulation No 207/2009.

Woensdag 16 november jl. hield de Vereniging voor Intellectuele Eigendom / AIPPI Nederland haar najaarsvergadering. Na de Algemene Ledenvergadering spraken prof. T. Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek en Erasmus Universiteit Rotterdam en ) en mr. G.R.B. van Peursem (Rechtbank Den Haag) over “IE rechtspraak in Europa: lessen uit het merkenrecht voor het octrooirecht". Tobias Cohen Jehoram over enkele casus over geharmoniseerde begrippen in het merkenrecht (presentatie):

• (Enkele) kleurmerken (art. 2)
• Vormmerken (art. 2)
• Refererend merkgebruik (art. 5(1)(a))
• Verwarringsgevaar (art. 5(1)(b))

Rechter Van Peursem over Unified Patent Court en EP eenheidsoctrooi (presentatie):

• Hoofdlijnen
• Hoofdbezwaren
• art. 118 VWEU
• Gevolgen inbreukcriteria ca acquis

Gerecht EU 16 november 2011, zaak T-500/10 (Dorma GmbH & Co. KG tegen OHIM/Puertas Doorsa, SL)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvrage gemeenschapsbeeldmerk 'doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS' op basis van oudere Engelse en internationale woord- en beeldmerken 'DORMA'. Over het indienen van aanvullende documenten om de reputatie van oudere merken te bewijzen in de procedure bij Board of Appeal.

Meeste aanvullende documenten bestaan uit persberichten waaruit de expertise van aanvrager blijkt, maar niet gerelateerd aan de goederen of diensten gedekt door de eerdere merken. Overigens komen deze artikelen ook van de website van aanvrager. In het bijzonder is er geen bewijs geleverd betreffend o.a. marktaandeel van eerdere merken (zie r.o. 53). Relatieve weigeringsgrond: geen verwarringsgevaar. Klacht wordt afgewezen, oppositie wordt toegewezen.

Bewijs 52      Lastly, as correctly stated by the Board of Appeal in paragraph 25 of the contested decision, the enhanced distinctive character of the earlier marks would have had to be based on use of the marks for the goods and services for which those marks were registered.

53      Most of the documents consist of press articles which indeed mention the applicant’s expertise, but make no reference at all to the goods or services covered by the earlier marks, with the exception of a passing reference to the TS90 product. A large number of documents come from the applicant’s own Internet site and, as correctly stated by the Board of Appeal in paragraph 25 of the contested decision, the documents relied on by the applicant demonstrate that it is known for its expertise ‘in improving visitor access at historic and cultural centres in the United Kingdom’ and as ‘one of the world’s leading suppliers of door technology systems and allied products’, but contain no specific reference to the goods and services covered by the earlier marks.

54      In particular, the applicant supplied no evidence of: the market share held by the earlier marks; how intensive, geographically widespread and long-standing use of the marks had been; the amount invested by the undertaking in promoting the marks; or the proportion of the relevant section of the public which, because of the earlier marks, identifies the goods or services as originating from the undertaking concerned, and supplied no statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations, according to the case‑law cited in paragraph 46 above.

Overeenstemming 59      It is clear that the applicant’s argument that the finding of aural similarity alone should have led to a finding that there was a likelihood of confusion is manifestly misconceived.

60      It is indeed true that conceivably the marks’ aural similarity alone could create a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. However, the existence of such a likelihood must be established as part of a global assessment as regards the conceptual, visual and aural similarities between the signs at issue. In that regard, the assessment of any aural similarity is but one of the relevant factors for the purpose of that global assessment (Case C‑206/04 P Mülhens v OHIM [2006] ECR I‑2717, paragraph 21).

Rechtbank 's-Gravenhage 16 november 2011, HA ZA 10-2190 (Gaastra c.s. tegen X)

Met gelijktijdige dank aan Thomas Berendsen, BANNING.

Sterk vergelijkbaar met IEF 10457 en IEF 10014. Gaastra c.s. bemerkt dat in een advertentie op de website www.marktplaats.nl door ene ‘[M] en [C]’ kleding voorzien van de GAASTRA merken ter verkoop werd aangeboden. Contact heeft geleid tot één testaankoop van één vest. Na onderzoek blijkt sprake van namaak.

Het verweer luidt dat vesten zijn gekocht op een braderie en deze niet pasten (noch hun zoon), waarna overgegaan wordt tot verkoop op marktplaats.nl. De gebruikte foto voor bij de advertentie is van een andere gebruiker. Noch op privébasis, noch bedrijfsmatig is sprake van handel. Uitputtingsleer doet niet terzake nu er sprake is van verkoop van namaak.

Er wordt bulk-afname aangeboden, dus is er handelsverkeer middels gebruik maken van een juist voor particulieren geëigend verkoopkanaal. Schadevergoeding op te maken bij staat, nu niet uit te sluiten valt dat meer dan vier vesten zijn verkocht. Nevenvorderingen: opgave, onder last van dwangsom á €1,000 met maximum van €50.000 en proceskosten ad €6.930,11.

Uitputting 4.10. Tot slot heeft [X] nog gesteld dat hij slechts tweedehands kleding heeft aangeboden. Dit verweer doet niet terzake nu sprake is van verkoop van namaakkleding en niet van originele kleding waar aan de orde kan zijn dat de rechten van de merkhouder zijn uitgeput.

Schadevergoeding 4.24. [X] heeft onweersproken gesteld dat Arie Ruighaver de eerste was die de Marktplaats advertentie I bekeek en dat de advertenties maar vier dagen op www.marktplaats.nl hebben gestaan. Hieruit kan anders dan [X] betoogt, naar het oordeel van de rechtbank niet worden afgeleid dat [X] slechts vier vesten heeft verkocht. Ook uit het feit dat [M] in reactie op de vraag van Arie Ruighaver “Krijg je later ook nog nieuwe merkkleding binnen? Kun je me dan mailen?” niet meer vesten heeft aangeboden, zoals door [X] is aangevoerd, blijkt naar het oordeel van de rechtbank niet dat er niet meer kleding was. In een eerder e-mailbericht verwijst [M] Arie Ruighaver immers nog naar zijn andere advertenties. Beide e-mailberichten zijn hiervoor vermeld in 2.6 en 2.7.

4.25. In het licht van deze omstandigheden is niet uit te sluiten dat [X] meer dan vier vesten met de GAASTRA merken heeft verkocht. Nu de omvang van het inbreukmakend handelen niet vast staat, kan de rechtbank de door Gaastra c.s. geleden schade thans niet begroten. De vordering tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat is dan ook toewijsbaar.

4.26. Gaastra c.s. vordert voorts een voorschot op schadevergoeding van € 500,--, althans een bedrag dat de rechtbank in goede justitie juist acht. Gaastra c.s. heeft gesteld dat [X] tenminste 35 inbreukmakende vesten heeft aangeboden en dat op basis van branchegegevens ten aanzien van de omzet bij kleding het in de rede ligt dat de daadwerkelijke schade veel hoger is dan € 500,--. Op de zitting heeft Gaastra c.s. haar vordering toegelicht en gesteld dat het gevorderde bedrag een schatting is. De enkele stelling dat tenminste 35 inbreukmakende vesten door [X] ter verkoop zijn aangeboden, terwijl slechts de verkoop van ten minste vier inbreukmakende vesten is komen vast te staan, kan niet leiden tot de vaststelling dat de schade ten minste € 500,-- bedraagt. Ook de subsidiaire vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding in goede justitie te bepalen, wordt afgewezen. Gaastra c.s. heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan de omvang van de schade in deze procedure vastgesteld kan worden.

Gerecht EU 15 november 2011, zaak T-434/10 (Václav Hrbek tegen OHIM/The Outdoor Group Ltd)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op basis van ouder gemeenschapsbeeldmerk ALPINE tegen aanvrage gemeenschapsbeeldmerk ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT. Geen bewijs waaruit misbruik van bevoegdheid door het OHIM. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Volgens eiser refereert Alpine aan de locatie van productgebruik, tot dusver moet het eerste woord dus als beschrijvend worden gezien; dit beroep op absolute weigeringsgrond valt niet binnen de jurisdictie van het Gerecht EU in oppositie procedures. Een zwakke onderscheidend vermogen van ouder merk doet niets af aan het feit of er verwarringsgevaar is of overeenstemming tussen tekens en tussen goederen en diensten. Afwijzing van oppositie.

In citaten:

Misbruik van bevoegdheid 22 It must be borne in mind that the concept of misuse of power has a precisely defined scope in European Union law and refers to cases where an administrative authority has used its powers for a purpose other than that for which they were conferred on it. In that respect, the Court has consistently held that a decision may amount to a misuse of power only if it appears, on the basis of objective, relevant and consistent evidence, to have been taken for purposes other than those stated (Case T‑30/00 Henkel v OHIM (Image of a detergent product) [2001] ECR II‑2663, paragraph 70, Case T‑247/01 eCopy v OHIM (ECOPY) [2002] ECR II‑5301, paragraph 22).

23 In the present case, however, the applicant has not put forward any evidence to demonstrate that the Board of Appeal, by adopting the contested decision, was pursuing a purpose other than that of ascertaining whether the mark applied for complied with the conditions for registration prescribed by Regulation No 207/2009, as regards the existence of a relative ground for refusal. By his arguments, the applicant has merely relied on circumstances allowing him to challenge the legality of the contested decision.

Verwarringsgevaar 68. The applicant submits that the term ‘alpine’ will be understood as a clear reference to the place where the products may be used or where they emanate from and that it cannot therefore be a constituent element of a mark, in particular for skiwear, rucksacks and other similar products for ski sports. Thus, in so far as the word element is descriptive and, therefore, lacking distinctive character, it must be available for use by other traders.

69. In that regard, first of all, on the assumption that that argument could be understood as meaning that the mark applied for was contrary to the absolute grounds for refusal and may not be registered, it must be borne in mind that this does not fall within the jurisdiction of the General Court in opposition proceedings (see, to that effect, judgment of 15 October 2008 in Joined Cases T‑305/06 to T‑307/06 Air Products and Chemicals v OHIM – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), not published in the ECR, paragraph 62).

70. Secondly, should the applicant, by his submissions, be seeking to highlight the weak distinctive character of the earlier mark, it must be borne in mind that, in accordance with the case-law, the finding of a weak distinctive character for the earlier trade mark does not prevent a finding that there is a likelihood of confusion with the mark applied for. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see PAGESJAUNES.COM, paragraph 70 and the case-law cited).