Merkenrecht  

Gerecht EU 15 november 2011, zaak T-363/10 (Abbott Laboratories tegen OHIM) - Computervertaling

Gemeenschapsmerk. Merkweigering aanvrage gemeenschapsmerk RESTORE, absolute weigeringsgrond ingeroepen vanwege het beschrijvende karakter gezien het relevante publiek (gebruikers van medische en chirurgische instrumenten). Beroep wordt afgewezen. Overigens zijn er wel Gemeenschapsmerken met dezelfde benaming en soortgelijke productaanduiding afgegeven aan Centocor, Hollister Inc. en Medtronics.

36. Dès lors que les produits revendiqués concernent le domaine de la santé, la perception qu’aura le public pertinent à l’égard de ces produits sera à l’évidence que ceux-ci servent à guérir, à rétablir la santé d’un être humain. Plus que suggestive, l’utilisation du concept « restore », pour les produits tels que les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, les stents ou les cathéters, sera comprise directement et sans équivoque, par ce public médical spécialisé anglophone ou ayant, à tout le moins, des connaissances suffisantes en langue anglaise, comme directement liée au rétablissement de la santé des personnes qui bénéficient de ces produits.

37. Comme le démontre correctement l’OHMI, lorsqu’un membre de ce public utilisera un instrument chirurgical ou médical dans le cadre de son travail, tel qu’un scalpel, et si un tel instrument porte la marque RESTORE, il effectuera un rapport direct et concret entre ce produit et la destination de celui-ci, à savoir guérir, rétablir la santé de la personne malade. Le verbe « restore », même utilisé seul, apparaît ainsi, dans le contexte des produits revendiqués, toujours associé avec un acte médical.

38. Il résulte de ce qui précède que l’analyse de la chambre de recours et les conclusions auxquelles elle aboutit, aux points 16 à 18 de la décision attaquée, quant à la signification à retenir du terme « restore » dans le cas d’espèce, ainsi que la motivation qu’elle développe aux points 19 à 21 de la décision attaquée, pour expliquer en détail dans quelle mesure la marque demandée est descriptive pour chacun des produits, sont donc fondées.

41. La marque demandée décrivant l’usage prévu par les produits couverts, donc la destination de ces produits, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que le public pertinent percevra la marque demandée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

50. En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a correctement estimé que la notion de « restore » ayant une signification claire et concrète en ce qui concerne les produits revendiqués et étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle ne peut être appréhendée comme une marque et est donc dépourvue de caractère distinctif au sens du paragraphe 1, sous b), de cet article.

Gerecht EU 15 november 2011, zaak T-276/10 (El Coto De Rioja SA tegen OHIM/Álvarez Serrano) - Computervertaling

Gemeenschapsmerk. Nietigheidsprocedure tegen gemeenschapsbeeldmerk COTO DE GOMARIZ op basis van ouder gemeenschapswoordmerken COTO DE IMAZ en EL COTO. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar en overeenstemmende tekens. Het besluit van het OHIM waarin de zeer grote bekendheid van de merken op de Spaanse markt en de kennis van de Spaanse markt is miskend, wordt daarom door het Gerecht vernietigd.

52 À cet égard, il ya lieu de noter que la décision attaquée ne remet pas en question la constatation, faite par la division d'annulation, selon laquelle les documents produits par la requérante étaient suffisants pour démontrer que les marques antérieures avaient acquis un degré distinctif élevé, du fait de leur renommée, sur le marché espagnol. Par ailleurs, le Tribunal, dans l'arrêt Coto D'Arcis, précité (points 49 à 53), avait déjà constaté le caractère distinctif accru que la marque antérieure EL COTO possédait du fait de sa connaissance par les consommateurs espagnols.

53 Toutefois, la chambre de recours a nié toute conséquence, en l'espèce, au caractère distinctif élevé acquis par les marques antérieures, au motif que la renommée d'une marque, aux fins de l'examen du risque de confusion, ne jouait un rôle que lorsqu'il existait une identité ou une similitude entre les signes, ce dont elle a à tort écarté l'existence en l'espèce.

54 Il s'ensuit que l'appréciation erronée de la chambre de recours quant à la similitude des signes en cause a influencé son examen du risque de confusion.

Gerecht EU 16 november 2011, zaak T-323/10 (Chickmouza Chbu tegen OHIM/Chalou GmbH)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products. Ouder Duits beeldmerk BÚFALO (beiden: was, ledercrémes, handtassen, zepen, lederwaren). Over het bewijs dat voor het eerst bij kamer van beroep wordt overgelegd en beoordelingsvrijheid die is toegekend bij artikel 76 lid 2 EG-Vo. 207/2009.

Normaal gebruik van ouder merk wordt niet aangenomen op basis van waarschijnlijkheden of vermoeden, het komt eveneens voort uit voortgezet gebruik. Beroep wordt afgewezen.

52. Bovendien heeft het Gerecht gepreciseerd dat normaal gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [arrest Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Jurispr. blz. II‑5233, punt 47].

65. Ook moet worden verworpen, verzoeksters argument dat de ongedateerde stukken, of de stukken die een andere datum vermelden dan een datum die binnen het in aanmerking te nemen tijdvak valt, evenmin van belang zijn. Zelfs gesteld dat op basis van deze stukken alleen niet de conclusie kan worden getrokken dat van normaal gebruik sprake is, moet in overweging worden genomen dat, aangezien de commerciële levensduur van een product zich in het algemeen over een bepaalde periode uitstrekt en het voortgezet gebruik maakt deel uit van de aanwijzingen waarmee rekening moet worden gehouden om vast te stellen dat het gebruik er objectief toe stekt om marktaandeel te verkrijgen of te behouden, dit soort stukken, die verre van zonder belang zijn, in casu dus in aanmerking moeten worden genomen en tezamen met andere factoren moeten worden onderzocht, daar zij het bewijs achteraf kunnen leveren dat van een reële en gewone commerciële exploitatie van het merk sprake is.

Gerecht EU 16 november 2011, zaak T-323/10 (Chickmouza Chbu tegen OHIM/Chalou GmbH) - Computervertaling

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag van het gemeenschapswoordmerk CHABOU tegenover ouder Duits en internationaal woordmerk CHALOU (beiden kleding). Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Omdat de betrokken producten tot dezelfde familie behoren, namelijk de kleding in de mode voor vrouwen of jongens en adolescenten. Verwarringsgevaar aannemelijk; beroep afgewezen

Vertaald vanuit het Frans: 54 Echter, zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt in paragraaf 32 van de bestreden beslissing, de betrokken producten behoren tot dezelfde familie, namelijk de kleding in de mode. Zoals duidelijk blijkt uit de analyse in de punten 34 en 35 hierboven, sommige van deze producten van belang zijn voor hetzelfde publiek, en zijn daarom concurrenten, terwijl anderen zijn gewoon een familie produkt met betrekking tot de aard, doel en gebruik. Ten aanzien van de tweede categorie, is het redelijk te veronderstellen dat een consument zou kunnen overwegen normaal gesproken geadviseerd dat de aangeboden producten van een bedrijf dat kleding verkoopt voor zowel dames als voor jongens en adolescenten.

55 Bovendien, zoals blijkt uit de punten 40 tot 52 hierboven, de tekenen zijn zeer vergelijkbaar zijn, zowel visueel als auditief. Dit compenseert de sterke gelijkenis gemiddelde soortgelijkheid van de betrokken producten voor de algemene beoordeling van het verwarringsgevaar.

Gerecht EU 16 november 2011, zaak T-484/09 (McLoughney tegen OHIM/Ernst Kern) - Computervertaling

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag gemeenschapswoordmerk POWERBALL tegenover ouder niet-geregistreerd woordmerk POWERBALL. Relatieve weigeringsgrond. Middelen: niet voldoende gewicht gegeven aan bewijs dat niet goed was ingediend en gewaardeerd en het handelsmerk werd reeds in het ´zakenleven´ gebruik voor de registratie, dit volgt uit een representatieve steekproef. Echter OHIM heeft geen fouten gemaakt en wijst verzoek af.

Vertaald: 25 Op de derde plaats lijkt verzoekster aan te tonen dat hij een commercieel merk eerder gebruikte. Dit betekent echter niet dat te allen tijde, en indien dergelijk gebruik plaatsvond, dit voldoende is om te voldoen aan de eisen op grond van artikel 8, paragraaf 4 van verordening nr. 207/2009. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze bepaling bezien meerdere omstandigheden, zoals de exacte geografische omvang van het merk of teken en de mate van bescherming die merk of teken geeft geniet krachtens de nationale wetgeving, van toepassing is. Echter, het verzoek voldoet aan geen van deze voorwaarden.

Hogere voorziening ingesteld op 9 september 2011, zaak C-467/11 door Audi/Volkswagen AG tegen Gerecht EU 6 juli 2011, zaak T-318/09 (Audi AG, Volkswagen AG/OHIM, inzake merk "TDI") - dossier

Bij hoge uitzondering. Er is hogere voorziening ingesteld met de volgende middelen en voornaamste argumenten tegen Gerecht EU van 6 juli 2011, IEF 9897.

In het bestreden arrest heeft het Gerecht artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 1 geschonden doordat het het materiële merkenrecht onjuist heeft toegepast. Het teken TDI is niet beschrijvend. Ten onrechte is het Gerecht ervan uitgegaan dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken het teken TDI waarneemt als een afkorting van een technische eigenschap. Dat is niet correct aangezien TDI geen afkorting is en een dergelijke afkorting bovendien talloze betekenissen heeft. Bijgevolg is in geen geval voldaan aan het vereiste dat het publiek dat teken "onmiddellijk en zonder verder nadenken" in die zin waarneemt. Voorts zijn rekwiranten van mening dat er schending is van het beginsel van ambtshalve onderzoek van de feiten van artikel 74, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 doordat het BHIM heeft nagelaten te bewijzen dat er een absolute weigeringsgrond bestaat.

Bovendien is er schending van het gelijkheidsbeginsel doordat tussen het teken TDI en de ingeschreven tekens CDI en HOI een rechtstreeks en concreet verband bestaat zodat een gelijke behandeling noodzakelijk is. Nu is er geen gelijke behandeling doordat inschrijving van het teken TDI is geweigerd.

In het bestreden arrest heeft het Gerecht tevens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 geschonden doordat het bewijs dat het aangevraagde teken als merk is ingeburgerd niet voor het grondgebied van de gehele Gemeenschap vereist is en bovendien heeft het Gerecht de ten grondslag liggende feiten juridisch onjuist beoordeeld. Een bewijs is niet vereist aangezien de rechtspraak in de zaak Pago van het Hof 2 betreffende artikel 9 van verordening nr. 207/2009 mutatis mutandis van toepassing is op artikel 7 ervan. Daarenboven is op afdoende wijze bewezen dat het aangevraagde teken als merk is ingeburgerd, doch het Gerecht heeft deze bewijzen juridisch onjuist beoordeeld. Het Gerecht heeft met name de indicatieve waarde van nationale inschrijvingen miskend. Het Gerecht heeft evenmin rekening gehouden met de grote marktaandelen en verkoopscijfers van TDI-auto's en op deze wijze bij de juridische beoordeling het daarmee verbonden reclame-effect over het hoofd gezien.

Ten slotte heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat het teken TDI niet als merk is gebruikt. Dit is niet correct en in strijd met het gemeenschapsrecht aangezien het teken TDI in elke gebruiksvorm als een merk is gebruikt.

Beantwoording Kamervragen over kinderprogrammering bij de publieke omroep, in het bijzonder de TROS, kenmerk: 2011Z19876.

In navolging van IEF 10017. Mediarecht. Merkgebruik en reclame. Gebruik van merkenrecht geschiedt met toestemming, middels overeenkomst.

2. Waarom is Sesamstraattandpasta wel toegestaan en zijn Sprookjesboomboekjes dat niet? Klopt het dat merchandising in sommige gevallen wel is toegestaan en in andere gevallen niet? Kunt u aangeven welke regels er gelden voor de publieke omroep? Zo nee, waarom niet?

(...) Sesamstraattandpasta, maar ook de Sprookjesboomboekjes zijn daar voorbeelden van. Die merchandise door derden is toegestaan. Mocht echter de NTR – die Sesamstraat uitzendt – of de TROS – die Sprookjesboomfeest uitzond – bijvoorbeeld zijn naam of logo op de Sesamstraattandpasta of de Sprookjesboomboekjes willen zetten, dan is er sprake van merchandise waaraan die omroepen meewerken. Dat is dan een en een nevenactiviteit die vooraf getoetst moet worden.

(...) Merchandise hoeft geen belemmering te zijn bij de aankoop van kinderprogrammering, als de keuze voor aankoop en uitzending maar het resultaat is van programma-inhoudelijke afwegingen, niet gebeurt om commerciële belangen van derden te dienen (of de ogen te sluiten voor de kans dat het zal gebeuren of gebeurt) en de onafhankelijkheid van de publieke omroep overeind blijft. De merchandise op zichzelf is meestal ook niet het probleem. Publieke omroepen moeten vooral alert zijn op de reclame- en sponsorregels en het dienstbaarheidverbod als het gaat om aankoop van programma’s waar commerciële derden ook merchandiseproducten en -diensten van op de markt brengen. De TROS heeft in de kwestie van het kinderprogramma Het Sprookjesboomfeest geen boete gekregen vanwege ongeoorloofde merchandise, maar vanwege overtreding van de reclameregels en van het dienstbaarheidsverbod. Het logo, de naam, de karakters, het décor en de muziek in het kinderprogramma Het Sprookjeboomfeest zijn vrijwel identiek aan die van attracties in de Efteling en aan die welke de Efteling commercieel gebruikt op producten. Volgens het Commissariaat bevat het programma te veel ongeoorloofde reclame-uitingen voor de Efteling en producten van de Efteling. Daarnaast is het Commissariaat van mening dat de omstandigheden er toe leiden dat er sprake is van dienstbaarheid aan het commercieel exploiteren van de Efteling-attractie. Daarbij speelden vooral het moment van uitzending van de afleveringen van het programma in relatie tot de bouw van de Efteling-attractie, de opvoering van een gelijknamige musical en de publiciteit daarover een rol. Het is niet aan mij om een oordeel te geven of de opgelegde boetes terecht zijn; dat is een zaak van het Commissariaat en uiteindelijk de rechter.

4 Deelt u de mening dat, om onbedoelde fouten te voorkomen, het mogelijk moet zijn het CvdM vooraf te laten toetsen welke zaken toelaatbaar zijn en welke niet?

Wanneer omroepen daarom vragen is het Commissariaat altijd bereid informatie en uitleg te geven over de toepassing van de regels. In voorkomende gevallen kan het Commissariaat desgevraagd een bestuurlijk rechtsoordeel geven of voorgenomen activiteiten naar verwachting passen binnen de wettelijke regels en het toezichtbeleid. Maar dat gebeurt wel altijd onder het voorbehoud van definitieve toetsing achteraf op basis van de werkelijke feiten en onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de omroepen om te zorgen dat de regels in acht worden genomen. Als het gaat om de inhoud van programma’s verbieden de Grondwet (artikel 7) en de Mediawet 2008 (artikel 7.20) toezicht vooraf.

HR 11 november 2011, 10/02162 (Conclusie AG Verkade, Leidseplein Beheer B.V. en De Vries tegen Red Bull)

Met dank aan Lars Bakers, BINGH advocaten en Tobias Cohen Jehoram en Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek. In navolging van Hof Amsterdam, IEF 8571 en Rb Amsterdam, IEF 3288.

Merkenrecht. Co-existentieregeling (scriptie/promotiemateriaal in r.o. 3.11 - 3.12), invloed van gedogen, 'graantje meepikken' en uitleg van het begrip 'geldige reden'.

Een forse conclusie, en potentieel materiaal voor prejudiciële vragen aan HvJ EU, omdat de volgorde van de klachten AG Verkade niet aanspreekt, neemt hij de vrijheid een andere volgorde van bespreking te kiezen, waarvan hier een inhoudsopgave:

A. onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull (bestaan van subjectief merkrecht)
B. onderdeel VII co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing?
C. onderdeel II, heeft het hof het merk 'Red Bull Krating-Daeng' tot uitgangspunt genomen?
D. onderdeel III, invloed op onderscheidend vermogen van element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT?
E. onderdeel IV, overeenstemming tussen de woord-/beelmerken?
F. onderdeel IV, 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull?
G. onder I, Is er 'een geldige reden'?

A. onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull (bestaan van een subjectief merkrecht), p. 7-8 Klacht faalt deels omdat het feitelijke grondslag mist. Volgens het hof staat de omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken.

B. onderdeel VII co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing? p.8-10

3.13 (...) Het hof heeft geoordeeld dat er ondanks het weglaten van de woorden 'Krating-Daeng' sprake is van normaal gebruik door Red Bull. Nu De Vries zijn beroep op het verval van het REd Bull Krating-Daeng' merk gebaseerd heeft op het weglaten dan de woorden 'Krating-Daeng' (en daarmee een onderscheidend kenmerk) en nu die stellingname van de hand gewezen is, komt het 'co-existentie'-systeem van art. 2.27 lid 3 BVIE (jo lid 2) niet aan de orde. Onderdeel VII faalt bij gebrek aan (processueel) belang

C. onderdeel II, heeft het hof het merk 'Red Bull Krating-Daeng' tot uitgangspunt genomen? p.10-13.
D. onderdeel III, invloed op onderscheidend vermogen van element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT? p. 13-15.

3.25. De Vries betoogt in onderdeel III terecht niet dat door de in het onderdeel aangegeven omstandigheden het woord-/beeldmerk ´Red Bull Krating/Daeng´ in zijn geheel (ieder) onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Maar het onderdeel refereert wél aan zijn stellingen over zodanig verlies, of in elk geval sterke verwatering voor wat betreft het element BULL in dit merk. Gaat het hier om essentiële stellingen waarop het hof had behoren te responderen?

3.26. (...) De Vries heeft betoogd dat het volgens Red Bull zeer onderscheidende element BULL met instemming van Red Bull door derden wordt gebruikt, waardoor Red Bull zelf bijdraagt aan de afbreuk van het onderscheidend vermogen van het element BULL. Afhankelijk van de juistheid van deze stelling en de mede op basis daarvan te beoordelen beschermingsomvang van het (al dan niet, of minder of meer) verwaterde onderscheidend vermogen van het element BULL is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen De Vries' 'The Bulldog'-merken en Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng', en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door De Vries, anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan. (...)

3.27 Uit het voorgaande volgt dat het onderdeel, voor zover het klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd, slaagt.

E. onderdeel IV, overeenstemming tussen de woord-/beeldmerken? p.15-17

3.34. Anders dan uit de jurisprudentie van het HvJEG volgt, heeft het hof de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming inderdaad niet globaal beoordeeld. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming heeft het hof in rov 3.9 veeleer merk en teken ontrafeld totdat een overstemmend deel-element ('Bull') overbleef.

F. onderdeel IV, 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull? p.17-19

Het citaat uit een interview met De Vries in Nieuwe Revu: "Red Bull heeft een omzet van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar maar 1 proces van zou kunnen meepikken" is uit context gehaald, oordeel is uitgesproken 'dun' gemotiveerd. Het voordeel dat De Vries zou hebben getrokken uit de bekendheid van het merk van Red Bull, is daarmee nog geen ongerechtvaardigd voordeel.

G. onderdeel I, Is er 'een geldige reden'? p.19-25
3.55. Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander - en ruimer - begrip 'geldige reden' geldt dan onder de - door het hof in het arrest a quo nog aangehangen - Claeryn-jurisprudentie van het BenGH het geval was.
   Onderdeel I.1 is dus gegrond. Ik herinner er nog aan dat het hof in het arrest a quo het beroep van De Vries op een geldige reden in verband met het gebruik van zijn merk "The Bulldog" als passend binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy, afwees. Dit is m.i. een verweer dat voor herbeoordeling onder Europeesrechtelijke uitleg van het begrip 'geldige reden' in aanmerking komt.

3.57. (...) de hier bedoelde omstandigheden lenen zich ervoor om onder het Europeesrechtelijk criterium van het Interflora-arrest te worden meegewogen [red. zie IEF 10209]

WIPO Arbitrage 9 november 2011, DNL2011-0042, LEGO Juris A/S tegen Stichting RIBW ZWWF; inzake: gebruiktlego.nl; arbiter: Tjeerd F.W. Overdijk)

Een van de vele WIPO Arbitrage LEGO-beslissingen, echter deze vordering van gemeenschaps- en beneluxmerkhouder LEGO wordt afgewezen .

Verweerder is een organisatie die dagactiviteiten voor autistische personen organiseert waaronder deze LEGO-formula. LEGO bouwwerken worden gemaakt van tweedehands lego-onderdelen en verkocht via de webshop onder de gewraakte domeinnaam. Ondanks dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijkt op merken van eiser, concludeert het Panel dat er sprake is van een legitiem belang en bona fide gebruik. De analyse vind plaats aan de hand van de z.g. Oki Data criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903), BMW / Deenik, zaak C-63/97 (merkgebruik door derde om reparatie  en onderhoud aan te bieden) en Gilette / LA Laboratoire, zaak C-228/03 (eerlijk gebruik, IEF 2834).

Ondanks dat de relatie met merkhouder niet is uitgelegd aan de hand van een expliciete disclaimer, het uiterlijk van de website doet niet vermoeden dat er een commerciële relatie tussen de twee bestaat. Integendeel; de vordering wordt afgewezen.

According to the Oki Data criteria, a bona fide offering must meet several requirements. These include, at minimum, the following:
- The respondent must actually be offering the goods or services at issue;
- The respondent must use the site to sell only the trademarked goods (otherwise, it could be using the trademark for “baiting” Internet users and then switch them to other goods);
- The site must accurately disclose the registrant’s relationship with the trademark owner;
- The respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name.

Although Respondent is not an authorized reseller, it is using the web shop under the Domain Name to sell toys for which Complainant’s trademark rights have been exhausted. The website does not disclose any LEGO figurative trade mark.

The Panel notes that the website to which the Domain Name resolves does not contain an express disclaimer which would make it immediately clear that Respondent is not an authorized reseller of LEGO branded products. On the other hand, however, one cannot say that the website and the content provided on the website would somehow create the impression of a (non-existing) commercial connection between Respondent and Complainant, or that Respondent would belong to any official LEGO reseller network, or that a special relationship of any other nature would exist between Complainant and Respondent. The website clearly mentions that Respondent is the owner and that the products are sold by Respondent and not by Complainant. After weighing all these factors the Panel is of the opinion that the website is sufficiently accurate with regard to the relationship between Complainant and Respondent.

Rechtbank 's-Gravenhage 11 november 2011, KG ZA 11-1047 (C&A Nederland C.V. en Wehkamp tegen G-Star Raw en Facton Ltd)

Met gelijktijdige dank aan Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan

In navolging van IEF 9888. Executiegeschil. Merkenrecht. Kleding. Casuïstisch vonnis. Verboden wordt: gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd. Niet verboden: tekens waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR.

Van een aantal kledingstukken wordt geoordeeld dat het teken Dstr niet valt binnen het gegeven verbod. En in geval van twijfel wordt er in executiegeschillen in het voordeel van veroordeelde beslist. En omdat er sprake is van schrijfletter met duidelijk waarneembare afstand tussen de D en de letters STR, geen twijfel. G-Star moet zich onthouden van iedere vorm van verdere aanzegging, executie of incasseren van dwangsommen op grond van het vonnis. Betaalt proceskosten.

In citaten (kledingstukken i-iv) Ook het feit dat het teken ‘Dstr’ op de thans voorliggende kledingstukken wordt gebruikt in direct verband met en voorafgegaan door het teken ‘Urbn’ maakt dat aan het criterium dat in ernst niet kan worden betwijfeld of het door C&A gebezigde lettergebruik onder het gebod valt, niet is voldaan. (...)

(kledingstuk v) Gelet op het in executiegeschillen geldende uitgangspunt dat gevallen van twijfel in het voordeel van de veroordeelde dienen te worden beslist, komt ook ten aanzien van het gebruik van dit teken de vordering van C&A voor toewijzing in aanmerking.

(kledingstuk vi , r.o. 4.12) (...) Twijfel over de vraag of het teken afgebeeld op kledingstuk (vi) onder het gebod valt, bestaat naar voorlopig oordeel niet. Bij het daarop afgebeelde teken, weergegeven in schrijfletter, is een duidelijke afstand waarneembaar tussen de letter ‘D’ en de letters ‘str’.

4.5. Ten aanzien van de tekens afgebeeld op kledingstukken (i)-(iv) dient voorshands te worden beoordeeld of bij het daarop afgebeelde ‘Dstr’ teken in de door C&A toegepaste vorm – dat wil zeggen in het weergegeven lettertype en met de getoonde typografie, en met steeds één hoofdletter gevolgd door kleine letters – een afstand is gecreëerd tussen de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘str’ anderzijds in de zin van het gebod. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de relevantie van het losgekoppeld zijn van de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘str’ anderzijds, daarin is gelegen dat het publiek de letters ‘str’ dan eerder zal opvatten als ‘Star’, waarmee auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het merk G-STAR en het teken Dstr is gegeven (vgl. r.o. 4.14 van het vonnis), welke (relevante mate van) overeenstemming niet zonder meer kan worden aangenomen indien die afstand ontbreekt (vgl. r.o. 4.15 van het vonnis).

4.7. Ook het feit dat het teken ‘Dstr’ op de thans voorliggende kledingstukken wordt gebruikt in direct verband met en voorafgegaan door het teken ‘Urbn’ maakt dat aan het criterium dat in ernst niet kan worden betwijfeld of het door C&A gebezigde lettergebruik onder het gebod valt, niet is voldaan. Immers, dat de letters ‘STR’ door het publiek zouden worden gelezen als ‘STAR’ werd in het vonnis van 5 juli 2011 niet zonder meer aannemelijk geacht indien ‘DSTR’ werd voorafgegaan door ‘URBN’, omdat het dan aannemelijk werd geacht dat het teken ‘DSTR’ eerder zou worden opgevat als ‘district’. Een teken dat werd voorafgegaan door ‘URBN’ én waarbij afstand was gecreëerd tussen de letter ‘D’ en de letters ‘STR’ is in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 5 juli 2011 niet aan de orde geweest. Zelfs indien G-Star zou moeten worden gevolgd in haar standpunt dat bij de tekens afgebeeld op kledingstukken (i)-(iv) sprake zou zijn van een afstand gecreëerd tussen de ‘D’ en ‘str’, dan nog zou in ernst kunnen worden betwijfeld of dat teken onder het gebod valt, gelet op het gebruik van het teken ‘Urbn’ daaraan voorafgaand.

Kledingstuk vi 4.13. Twijfel over de vraag of het teken afgebeeld op kledingstuk (vi) onder het gebod valt, bestaat naar voorlopig oordeel niet. Bij het daarop afgebeelde teken, weergegeven in schrijfletter, is een duidelijke afstand waarneembaar tussen de letter ‘D’ en de letters ‘str’. Zoals G-Star onweersproken heeft gesteld vloeit dit niet voort uit het door C&A voor dit T-shirt toegepaste lettertype Radagund (dat overigens ook door G-Star wordt gebruikt op sommige van haar kledingstukken). Bij gebruik daarvan zou het teken zijn weergegeven zoals hieronder links afgebeeld. De letterzetting van de letters ‘str’ is door C&A echter zodanig aangepast dat de letters s, t en r tegen elkaar aan zijn gedrukt (hieronder rechts weergegeven), met als resultaat dat visueel een duidelijke afstand is gecreëerd tot de letter ‘D’.

Slotsom 4.17. De slotsom is dat het door C&A gevorderde toewijsbaar is voor zover betrekking hebbend op de tekens zoals afgebeeld op kledingstukken (i), (ii), (iii), (iv) en (v) en voor wat betreft het teken zoals afgebeeld op kledingstuk (vi) voor zover betrekking hebbend op de periode van 2 augustus 2011 tot 26 augustus 2011. Ter voorkoming van verdere executiegeschillen zal de rechtbank het gebod laten ingaan 24 uur na betekening, teneinde G-Star in de gelegenheid te stellen eventueel reeds ingezette executiemaatregelen (waaronder begrepen het incasseren van dwangsommen) te staken. C&A heeft geen vordering ingesteld terzake van de ongedaanmaking van eventueel reeds uitgevoerde executiemaatregelen c.q. geïnde dwangsommen, zodat het gebod daarop geen betrekking heeft.

Dictum 5.1. gebiedt G-Star zich binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere vorm van verdere aanzegging, executie of incasseren van dwangsommen op grond van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 5 juli 2011 (zaak-/ rolnummer 394437 / KG ZA 11-554) voor zover betrekking hebbend op de tekens zoals afgebeeld op de ten processe bedoelde kledingstukken (i), (ii), (iii), (iv) en (v) en voor wat betreft het teken zoals afgebeeld op het ten processe bedoelde kledingstuk (vi) voor zover betrekking hebbend op de periode van 2 augustus 2011 tot 26 augustus 2011,

5.2. veroordeelt G-Star om aan C&A een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van EUR 1.000.000,= is bereikt,
5.3. veroordeelt G-Star in de proceskosten, aan de zijde van C&A tot op heden begroot op EUR 13.393,=,