Merkenrecht  

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 8 december 2009, zaaknr. HD 200.025.077, Bacardi And Company Limited c.s. tegen F. Loendersloot Warehousing B.V. c.s. (met dank aan Gerard van der Wal & Freya van Schaik, Houthoff Buruma)

Merkenrecht. Parallelimport. Bewijsbeslag. Gedeeltelijke vernietiging vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Breda, 13 januari 2009, IEF 7476).  Geen merkinbreuk door douane-entreposeur, ook niet na UDV/Brandtraders. Geen indruk van een materieel verband in het economisch verkeer. Informatie door bewijsbeschermende maatregelen verkregen mag niet achteraf worden gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid van die bewijsbeschermende maatregelen.

In kort geding heeft de Rechtbank Breda de vorderingen van douane-entreposeur Loendersloot c.s. tot herziening van het bij haar gelegde verlof beschrijving, monsterneming en conservatoir beslag bij en ongedaanmaking van de gevolgen ervan toegewezen, aangezien er  geen sprake was van merkinbreuk omdat zuivere transitohandel (opslag en doorvervoer) van niet-communautaire goederen over her grondgebied van de EER niet inbreukmakend is.

Het Hof oordeelt in hoger beroep allereerst dat de opgeheven beslagen niet zullen herleven, nu vaststaat dat de goederen zich niet meer onder de belagende bevinden. Daarnaast oordeelt het hof dat de informatie die Bacardi door middel van bij Loendersloot getroffen bewijsbeschermende maatregelen heeft verkregen, niet achteraf mag worden gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid van die bewijsbeschermende maatregelen:

4.6.4. Een uitzondering dient echter te worden gemaakt voor de informatie die juist door de gewraakte maatregelen ie verkregen. Die informatie mag niet worden meegenomen in het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van de getroffen maatregelen. Het kan immers niet zo zijn dat een partij die bewijsbeschermende maatregelen treft en - geconfronteerd met door de wederpartij in een kort geding aangevoerde feiten en omstandigheden op grond waarvan de maatregelen niet getroffen hadden mogen worden - de resultaten van de litigieuze maatregelen gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid daarvan,

Met betrekking tot de gestelde merkinbreuk heeft Bacardi niet aannemelijk gemaakt dat entrepothouder Loendersloot - die alleen goederen van anderen opslaat in haar douane-entrepot - zelf bestrokken is bij merkinbreuk:

4.6.6. Aan het voorgaande doet niet af dat Bacardi in haar  verzoekschriften niet Van Caem maar Loendersloot als wederpartij heeft genoemd. Een merkhouder kan immers bewijsbeschermende maatregelen (doen) treffen ten aanzien van mogelijk inbreukmakende goederen ongeacht: de vraag of die goederen zich onder de vermeende inbreukmaker bevinden. Indien die goederen zich onder een derde bevinden van wie niet vaststaat dat deze op zijn beurt inbreuk maakt, staat dat niet aan bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van die goederen in de weg.

4.6.7. Of Bacardi voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Loendersloot zelf ook inbreuk maakt op Bacardi’s merkenrechten is wel relevant voor de vraag over welke goederen de gevraagde maatregelen zich mogen uitstrekken. Zou Loendersloot zelf (ook) inbreuk maken op de merkenrechten van Bacardi dan wel daarop dreigen te maken, dan zou dat bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van alle zich onder Loendersloot bevindende Bacardi-producten kunnen rechtvaardigen.  rechtvaardigen.

4.6.8. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Bacardi dit echter niet aannemelijk gemaakt. Loendersloot heeft gemotiveerd weersproken dat zij inbreuk maakt op de merkenrechten van Bacardi en, meer in het bijzonder, dat zij in merkenrechtelijke zin gebruik maakt van de merken van Bacardi. Zij heeft onderbouwd aangevoerd dat zij uitsluitend de Bacardi-producten in opdracht van derden opslaat in haar douane-entrepot dan wel vervoert naar andere douane-entrepots, doch deze nooit zelf in de EER in het vrije verkeer brengt. Loendersloot- heeft zich in dit verband tevens beroepen op uitspraken van het Benelux Gerechtshof (Hagens, Jacobs/Niemeyer, BenGH 29 juni 1982, NJ 1982, 624; kort gezegd; een bloot vervoerder van gemerkte waren maakt geen gebruik van de merken) en van het Hof van Sustitie van de Europese Gemeenschappen (Class/SKB, HvJ EG 18 oktober 2005, IER 2006, 8;  kort gezegd: geen merkinbreuk bij binnenkomst in de Gemeenschap onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot).

4.6.9. Bacardi heeft in een reactie daarop verwezen naar twee uitspraken (UDV/Brandtraders HvJ EG 19 februari 2009 en Red Bull/Winters  Rb den Haag 7 oktober 2009, IEPT20091007) en aangevoerd dat die uitspraken laten zien dat de door Loendersloot aangehaalde uitspraak Jacobs/Niemeyer achterhaald is. Dit beroep gaat echter naar het oordeel van het hof niet op omdat de rol van Loendersloot (en van de bloot vervoerder Hagens in Hagens, Jacobs/Niemeyer) een andere is dan die van Brandtraders (die als commissionair van de verkoper overeenkomsten sloot voor rekening van de verkoper maar op eigen naam) en die van Winters (die van een derde afkomstige blikjes met daarop het teken van een ander veilde en die gevulde blikjes voorzien van de vermelding van Winters als producent weer afleverde bij die derde). De rollen van Brandtraders en van Winters waren zodanig dat bij het betrokken publiek de indruk kon ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestond tussen Brandtraders en de door haar (voor rekening van de verkoper) verkochte waren respectievelijk Winters en de gewraakte blikjes. Bacardi heeft niet gesteld en het is niet aannemelijk geworden, dat in casu bij het betrokken publiek de indruk bestaat dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen Loendersloot en de door anderen, waaronder Van Caem, in het verkeer gebrachte Bacardi-producten.

4.6.10 Los van het voorgaande geldt dat ingevolge de uitspraak in Class/SKB van merkenrechtelijk gebruik geen sprake is zolang de goederen op het grondgebied van een lid-staat verblijven als niet-communautaire goederen waarop de regeling extern douanevervoer of het stelsel douane-entrepot van toepassing is. Bacardi heeft niet weersproken dat daarvan in ieder geval ten aanzien van een deel van de bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten sprake is. Tenslotte kan zonder nadere toelichting die ontbreekt de enkele vermelding door Loendersloot van bij haar opgeslagen Bacardi-producten in haar voorraadadministratie en op haar facturen niet als gebruik van de Bacardi-merken in de zin van artikel 2.20 BVIE worden gekwalificeerd.

4.6.11. Het voorgaande betekent dat naar het voorlopig oordeel van het hof Bacardi niet aannemelijk heeft gemaakt dat Loendersloot in merkenrechtelijke zin gebruik heeft gemaakt van de Bacardi-merken en inbreuk heeft gemaakt of dreigt te maken op de merkenrechten van Bacardi (…). 

Het Hof beveelt Bacardi voor geen enkel doel gebruik te maken van de opgemaakte beschrijving behalve voor zover die beschrijving betrekking heeft op Bacardi-producten waarop Van Caem ten tijde van die beschrijving rechthebbende was.

4.6.13. Het voorgaande betekent dat de door Bacardi verzochte beschrijving en monsterneming had moeten worden beperkt tot bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende was. (…)

4.6.15. De slotsom is dat Bacardi terecht beschrijving en monsterneming heeft doen uitvoeren van bij Loendersloot opgeslagen Bacardi producten waarop Van Caem rechthebbende was en dat de grieven 3,4,5 en 7 in zoverre slagen, Het beroepen vonnis zal op dit punt worden vernietigd en de in het dictum daarvan onder 8.1 gegeven beslissing zal met inachtneming van het voorgaande worden gewijzigd. Omdat Loendersloot onweersproken heeft gesteld dat de in december 2008 genomen en na het beroepen vonnis weer teruggegeven monsters zich niet meer onder haar bevinden zal het hof het onder 8.2 gegeven dictum niet wijzigen. Voor zover het om bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-produkten gaat waarop niet van Caem rechthebbende is blijft het in conventie gewezen dictum in stand. (…)

Lees het arrest hier.

Rechtbank Almelo, 4 december 2009, 106407 / KG ZA 09-351, Jade B.V. tegen Deltex B.V. (met dank aan Maarten Rijks & Wim Maas, Banning)
 
Merkenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eiseres maakt op grond van vormmerk, auteursrecht en onrechtmatig handelen bezwaar tegen het door gedaagde op de markt brengen van hoofdkussens. Alleen vorderingen m.b.t. slaafse nabootsing worden toegewezen (maar wel met een volledige 1019h Proceskostenveroordeling).

De hoofdkussens van zowel eiseres (de Silvana Support, afbeelding boven) als gedaagde (de Cinderella Orthoflex, afbeelding onder) bestaan uit een verdeling in 4 vlakken: 3 vlakken bestemd voor een goede ondersteuning van het hoofd van zij- en rugslapers en 1 vlak ter ondersteuning van de nek. Op de vlakverdeling is met behulp van 'gezichtjes' dan wel 'poppetjes' aangegeven hoe het kussen gebruikt dient te worden. Vorderingen op grond van het vormmerk worden afgewezen op grond van 2:1 lid 2 BVIE. Auteursrechtelijke vorderingen worden afgewezen, omdat het kussen slechts uit functionele elementen en stijlelementen bestaat. Vorderingen op grond van onrechtmatig handelen worden wel toegewezen. De rechtbank Almelo komt tot het voorlopig oordeel dat:

5.3. (…)  een reëel verwarringsgevaar te duchten (is) bij het winkelend publiek (zowel online als 'live') indien zij afzonderlijk worden geconfronteerd met de kussens van partijen. Er sprake van een onnodige nabootsing van Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk (van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Immers, het is op zichzelf al vreemd en de klant onderschattend dat een gebruiksaanwijzing op een kussen wordt gedrukt waarop het hoofd dient te rusten.

Het publiek dat geacht wordt deze kussens te kopen, voorziet de nieuwe aankoop in het algemeen onmiddellijk van een kussensloop in zijn favoriete ontwerp. Daarmee wordt de gebruiksaanwijzing vrijwel onzichtbaar. Dat is op zichzelf niet erg en bovendien de vrije en te respecteren keuze van de fabrikant, maar het is wel vreemd als een concurrent op dezelfde wijze een gebruiksaanwijzing op haar kussen aanbrengt terwijl dat - het gaat om een hoofdkussen! - volstrekt onnodig is.

Als diezelfde producent (in casu Deltex) dan ook nog eens een zestal kleuren hanteert die voor een groot deel (en wat betreft het onweersproken meest populaire kussen van Jade exact dezelfde kleur) overeenstemmen, deze kleuren gebruikt voor de biezen, de labels op dezelfde plek bevestigt en de drie gezichten voorziet van iets dat op een menselijk lichaam moet lijken, is de verwarring compleet) en dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter te worden geoordeeld dat sprake is van ongeoorloofd en daarmee onrechtmatig aanhaken bij het succes van de concurrent. De nagebootste elementen zijn immers onnodig nagebootst. Het label zit op exact dezelfde plek, maar had evengoed meer naar de onderzijde kunnen worden geplaatst. De biezen zijn slechts anders wat betreft de opgedrukte tekst op het kussen van Deltex. maar dat is van een afstand (en de gemiddelde consument ondergaat de eerste indruk veelal op afstand) nauwelijks zichtbaar. Dat Deltex 'poppetjes' gebruikt in plaats van 'gezichtjes' lijkt op het eerst gezicht voldoende onderscheidend maar is dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. Ook hier geldt: het kan eenvoudig anders. Deltex had andere keuzes kunnen maken die niets af zouden doen aan het doel van het kussen maar wel voor een beter onderscheid met het kussen van Jade zorg zouden dragen."

De voorzieningenrechter veroordeelt Deltex in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Jade op grond van artikel 1019h Rv. begroot op € 5.222,25 aan verschotten en salaris van de advocaat.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 1 december 2009, KG ZA 09-1368, Westland Kaasspecialiteiten B.V. tegen X h.o.d.n. Y (met dank aan Godert van Rappard, NautaDutilh).

Merkenrecht. Eiser maakt op grond van (Gemeenschaps)merkregistraties OLD AMSTERDAM bezwaar tegen het in een marktkraam aanbieden door gedaagde van kaas (met, zwarte korst, net als de Old Amsterdamkaas) onder de aanduiding ‘Oud Amsterdam’. “Niet weersproken is dat bij een bestelling voor OLD AMSTERDAM eerstbedoelde merkloze kaas met zwarte korst wordt geleverd.”

Vorderingen toegewezen. Merkinbreuk “sub b” en “sub c” (kielzogvaren). De warenwettelijke aanduiding “Amsterdamse kaas” bestaat niet meer. Niet aannemelijk is geworden dat een zwarte korst gebruikelijk zou zijn voor hele oude kaas.

4.4. Niet voldoende steekhoudend bestreden is dat X in zijn marktkramen in Tilburg en Dordrecht kaas in zwarte korst verkoopt onder gebruikmaking van de tekens “Oude Amsterdam” en “Oud Amsterdam”, die geen door Westland Kaas met het merk OLD AMSTERDAM in het verkeer gebrachte kaas betreft, terwijl evenmin toestemming van Westland Kaas is verkregen voor het hanteren van de gewraakte tekens. Daarbij is voorshands aannemelijk geworden dat tevens “echte” kaas voorzien van het merk OLD AMSTERDAM (afkomstig van Westland) ter verkoop gereed ligt en origineel reclamemateriaal voor deze kaas in de marktkraam aanwezig is (zie bijvoorbeeld de onderste foto uit 2.6 aan de linker onderzijde). Niet weersproken is dat bij een bestelling voor OLD AMSTERDAM eerstbedoelde merkloze kaas met zwarte korst wordt geleverd.

(…)

4.6. Niet in geschil is dat het identieke waren, kaas, betreft. Het merk OLD AMSTERDAM stemt naar voorlopig oordeel visueel en begripsmatig – en in mindere mate ook auditief – zodanig overeen met de door of vanwege X gebruikte tekens “Oud(e) Amsterdam” – mede in aanmerking genomen de grote onderscheidende kracht van het Gemeenschapsmerk – dat daardoor verwarringsgevaar bij het publiek omtrent de herkomst voorshands aannemelijk is geworden. Dat is op zichzelf ook niet inhoudelijk bestreden door X. Dat levert dan ook in beginsel voorshands merkinbreuk “sub b” op. Als mee te wegen bijzondere omstandigheid van het onderhavige geval is voorshands ook aan te merken dat X de door hem onder de gewraakte tekens gevoerde kaas aanbiedt in zwarte korsten, waarin ook Westland Kaas haar OLD AMSTERDAM gemerkte kaas op de markt brengt. Dat dit soort korst gebruikelijk zou zijn voor hele oude kaas, zoals X stelt, maar niet onderbouwt, is in dit kort geding niet aannemelijk geworden.

4.7. Evenmin is bestreden dat het Gemeenschapswoordmerk OLD AMSTERDAM een bekend merk is in de zin van art. 9(1)(c) GMVo (hierna: "sub c"), hetgeen door Westland Kaas harerzijds voldoende aannemelijk is gemaakt met de feitelijke gegevens als vermeld in 2.4, en dat X door het aanprijzen van kaas in zwarte korst, niet zijnde vanwege Westland Kaas op de markt gebrachte kaas voorzien van het merk OLD AMSTERDAM, probeert in het kielzog te varen van het in de Benelux, althans in Nederland, bekende merk OLD AMSTERDAM en zodoende zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het bekende merk van Westland Kaas. Alleen al dat levert voorshands in beginsel inbreuk “sub c” op. Daarbij wordt dan nog daargelaten dat X als "grote" marktpartij in de kaashandel in Nederland geen onbesproken reputatie geniet, waar Westland Kaas onvoldoende steekhoudend bestreden op wijst ter onderbouwing van de door haar gestelde afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar Gemeenschapsmerk en het aspect van reputatieschade. Deze andere pijler van de "sub c" inbreuk kan hier verder in verband met het vorenoverwogene blijven rusten.

4.8. X voert (…) als (enig) inhoudelijk verweer dat “Amsterdamse kaas” al sinds meer dan honderd jaar zou bestaan en voorzien zou zijn van een rijkskeurmerk “Amsterdam” en dat hij deze gewoon onder de aanduiding “Amsterdamse/Amsterdammer” – vergelijkbaar met “Goudse”, “Edamse” of “Leidse” kaas – zou mogen verkopen. (…)

4.9. Dit verweer wordt verworpen. Krachtens de nu geldende warenwettelijke regeling bestaat de aanduiding “Amsterdamse kaas” niet (meer). Alleen de aanduidingen “Goudse kaas”, “Edammer kaas” respectievelijk “Commissiekaas” of “Mimolette” zijn als zodanig in het economisch verkeer erkende aanduidingen voor soorten kaas.1 Voor zover het beroep van X aldus moet worden opgevat dat hij vanwege de beweerdelijk gebruikelijke typeaanduiding “Amsterdamse kaas” een geldige reden in de zin van art. 9(1)(c) GMVo zou hebben, faalt dit voorshands alleen al bij gebreke van dragende onderbouwing.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 3. December 2009, T-233/08, Iranian Tobacco tegen OHIM/AD Bulgartabac (Bahman) & T-245/08, Iranian Tobacco tegen OHIM/AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

Gemeenschapsmerk. Vervallenverklaring beeldmerken Bahman en TIR 20 FILTER CIGARETTES. Geen bewijs van gebruik, althans te laat aangevoerd.

29. Die Klägerin macht geltend, dass sie die fragliche Marke auf dem „virtuellen“ Markt, nämlich auf ihrer Internetseite für Zigaretten nutze.

Würdigung durch das Gericht:  31. Es genügt der Hinweis darauf, dass aus den Akten des Verfahrens vor dem HABM hervorgeht, dass die Klägerin während dieses Verfahrens nie die Ausführungen der Streithelferin zum Fehlen einer Benutzung der streitigen Marke in der Gemeinschaft bestritten hat. Dieser Klagegrund ist somit vor dem Gericht unzulässig, da es diesem obliegt, die Rechtmäßigkeit der von der Beschwerdekammer erlassenen Entscheidung dadurch zu überprüfen, dass es die von der Beschwerdekammer vorgenommene Anwendung des Gemeinschaftsrechts unter Berücksichtigung insbesondere der dieser vorliegenden tatsächlichen und rechtlichen Elemente einer Kontrolle unterzieht, es eine solche Kontrolle aber nicht dadurch ausüben kann, dass es neues Vorbringen berücksichtigt.

Lees de arresten hier (223) en hier (245).

Rechtbank Arnhem, sector kanton, 12 oktober 2009, LJN: BK3997, Kennametal Nederland B.V. tegen werknemer

Auteursrecht. Ontslagprocedure. Werknemer wilde pensioeninkomsten aanvullen met nevenwerkzaamheden:

6. Kennametal verwijt [werknemer] onder meer dat hij voor eigen rekening ontwerpen dan wel tekeningen voor vijf projecten in opdracht van [bedrijf Y] en [bedrijf Z] met gebruikmaking van haar software heeft gemaakt. (…)  [werknemer] (…) betwist niet dat hij deze ontwerpen, die hij kennelijk heeft gemaakt met behulp van de software van Kennametal, voor eigen rekening aan [bedrijf Z] heeft verzonden.
Voorts verwijt Kennametal [werknemer] dat enkele verzonden Kennametal-ontwerpen voorzien waren van het [bedrijf X]-logo op het Kennametal-logo, hetgeen een inbreuk op de merk- en auteursrechten van Kennametal oplevert. Volgens [werknemer] is dit juist wat betreft de als productie 15 bij het verzoekschrift overgelegde tekening, maar dat is een tekening van hem en [bedrijf Y] en daarom wilde hij de naam van Kennametal verwijderen. De voornoemde verwijten van Kennametal aan [werknemer] staan aldus tussen partijen vast. (…)

7 (…) De kantonrechter overweegt hieromtrent als volgt. (…) hij heeft meermalen onbevoegd gebruik gemaakt van de software van Kennametal, terwijl hij iedere werkdag bij het opstarten van zijn computer door middel van de onder 1.4 genoemde pop-up is gewaarschuwd dat dat niet is toegestaan en hij heeft eenmaal inbreuk gemaakt op het merk- en auteursrecht van Kennametal. Deze handelwijze van [werknemer] kan niet gerechtvaardigd worden door de afwijzing van zijn (herhaalde) verzoek om salarisverhoging, daar een goed werknemer niet op deze wijze reageert op een dergelijke, voor hem teleurstellende afwijzing. Dat volgens [werknemer] zijn handelwijze slechts een beperkte omzet voor [bedrijf X] en geen schade voor Kennametal heeft opgeleverd, doet niet af aan het geschonden vertrouwen. (…) Dit leidt ertoe dat het verzoek tot ontbinding op grond van veranderingen in de omstandigheden wordt toegewezen.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2009, HA ZA 08-2659, Cruise Travel Nederland B.V. tegen Cruise Factory B.V. & Meul Holdings B.V. (met dank aan Arnoud Engelfriet)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Adwords. Gedaagde Cruise Factory maakt door het gebruik van de adwords  'cruise' en 'travel' geen inbreuk op het merkenrecht en handelsnaamrecht van eiser Cruise Travel. Gebruikelijke, beschrijvende begrippen, geen strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, geen indruk van een commercieel verband, geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie.

4.3. Ingevolge artikel 2.23 lid 1 aanhef en sub b BVIE omvat het uitsluitend recht van Cruise Travel- voor zover hier van belang  niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door Cruise Factory c.s. van aanduidingen inzake soort of andere kenmerken van de door Cruise Factory aangeboden diensten. Cruise Factory biedt reizen aan, waaronder cruises. De woorden 'cruise' en 'travel' zijn aanduidingen inzake de door Cruise Factory aangeboden diensten. Dat deze woorden uit de Engelse taal afkomstig zijn, is in dit verband niet relevant. Cruise Travel heeft niet, althans niet gemotiveerd, betwist dat de Engelse taal in de reisbranche is ingeburgerd. De beide woorden zijn bij het relevante publiek bekend.

4.4. Cruise Travel zou zich tegen het gebruik door Cruise Factory c.s. van het adword "cruise travel" kunnen verzetten, indien dat gebruik in strijd is met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Daarvan is de rechtbank niet gebleken. Met het opgeven van het (onzichtbare) adword 'cruise travel' wordt niet de indruk gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen Cruise Travel en Cruise Factory c.s. Na het intypen van de zoektermen 'cruise travel' verschijnt in het gele kader boven de resultatenlijst de verwijzing naar de website van Cruise Factory. Over het gebruik van de betreffende aanduidingen op de site van Cruise Factory is niets gesteld. De achter elkaar ingetypte zoektermen 'cruise' en 'travel' zijn beschrijvend voor de door Cruise Factory aangeboden diensten. Om die reden zal het relevante publiek, op zoek zijnde naar een cruise, ze ook gebruiken. Het relevante publiek zal, gebruik makend van Google, niet de indruk hebben dat er een commercieel verband bestaat tussen de diverse ondernemingen die in de resultatenlijst verschijnen. Het weet dat het geconfronteerd zal worden met diverse aanbieders. Dit wordt niet anders omdat Cruise Factory, gebruik makend van de diensten die Google aanbiedt, boven de resultatenlijst in het gele kader verschijnt en Cruise Travel houdster is van een beeldmerk waarvan de beschrijvende woorden 'cruise' en 'travel' deel uitmaken.

4.5. De rechtbank zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de conclusie rechtvaardigen dat redelijkerwijs is te verwachten dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk van Cruise Travel. Cruise Travel heeft niet meer gedaan dan stellen dat dit het geval is. Het lag echter op haar weg aan te geven op grond waarvan te verwachten is dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van haar merk. Zo wijst de rechtbank erop dat Cruise Travel een beeldmerk heeft geregistreerd, terwijl de aanduiding CRUISETRAVEL, die daarvan deel uitmaakt, beschrijvend is te achten, alsmede op het feit dat niets is gesteld over het gebruik van het gewraakte teken op de website van Cruise Factory (zo daarvan al sprake is).

4.6. De vorderingen van Cruise Travel dienen eveneens te worden afgewezen voor zover deze zijn gebaseerd op de artikelen 5 en 5a Huw. Voor de toepassing van beide bepalingen is vereist dat Cruise Factory de aanduiding 'cruise travel' als handelsnaam voert. Daarvan is geen sprake. Cruise Factory drijft haar onderneming onder de gelijkluidende handelsnaam. De rechtbank is niet gebleken van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel dat zij tevens onder de handelsnaam Cruise Travel optreedt. Het enkele gegeven dat zij bij Google het adword 'cruise travel' heeft opgegeven is daartoe onvoldoende.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 2 december 2009, zaak T-434/07, Volvo Trademark Holding AB tegen OHIM/Elena Grebenshikova.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk SOLVO o.g.v. oudere communautaire en nationale woord- en beeldmerken VOLVO. GvEA vernietigt beslissing BoA: wel verband tussen de tekens.

44.  Uit het voorgaande volgt derhalve dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk SOLVO en het oudere woordteken VOLVO geen visuele en begripsmatige overeenstemming vertonen, maar een beoordelingsfout heeft gemaakt door iedere fonetische overeenstemming uit te sluiten.

(…)

50. In casu staat de omstandigheid dat er een zekere overeenstemming van de litigieuze tekens met betrekking tot een van de onderzochte relevante aspecten, te weten de fonetische overeenstemming, bestaat, eraan in de weg dat wordt geoordeeld dat een van de wezenlijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, niet is vervuld. In die omstandigheden moet de kamer van beroep een globale beoordeling van het verwarringsgevaar maken teneinde te bepalen of, rekening houdend met de geconstateerde mate van fonetische overeenstemming van de litigieuze tekens, de gelijkheid van de beoogde waren en de bekendheid van het oudere teken, het publiek waarvoor de aan de orde zijnde waren bestemd zijn, zal kunnen denken dat deze waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

(…)

53. Aangezien de kamer van beroep het verwarringsgevaar in casu niet globaal heeft beoordeeld, heeft zij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden. Derhalve slaagt het eerste middel en moet de bestreden beslissing op die grond worden vernietigd.

(…)

60. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de overeenstemming tussen de litigieuze tekens niet voldoende was om ervoor te zorgen dat het publiek een verband tussen deze tekens kon leggen, zodat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 kon worden toegepast.

61. Die conclusie volgt echter gedeeltelijk uit de beoordeling die de kamer van beroep heeft gemaakt inzake de overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Blijkens het onderzoek van het eerste middel heeft de kamer van beroep een beoordelingsfout gemaakt door te oordelen dat de litigieuze tekens totaal niet overeenstemden, aangezien deze een zekere fonetische overeenstemming vertonen.

62. Voor zover die beoordelingsfout een invloed kan hebben op de beoordeling van de vraag of, rekening houdend met de mate van overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens, het relevante publiek een verband tussen deze tekens kan leggen, heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast.

63. Derhalve slaagt het tweede middel en moet de bestreden beslissing ook op die grond worden vernietigd.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 24 november 2009, KG ZA 06/288, Orange Personal Communications Services Limited tegen Otip Media Group B.V. c.s  (met dank aan Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Hof Den Haag vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 april 2006, IEF 1949).  Orange is houdster van meerdere woord- en beeldmerken inhoudende het woord ORANGE. Deze worden met name gebruikt voor diensten op het gebied van de telecommunicatie. Otip Media gebruikt de aanduiding ORANGETIP, al dan niet in een gestileerde vorm, in het kader van het exploiteren van een zoekmachine op internet. Het hof stelt dat het bekende, niet beschrijvende merk ORANGE (“het gaat hier niet om een kleurmerk”) een groot onderscheidend vermogen heeft en er wel sprake is van voldoende overeenstemming.  Kort in citaten:

6. Toepassing van deze maatstaf op de onderhavige zaak leidt tot het volgende. In het merk van Otip neemt het woord OrangeTip een centrale plaats en aanzienlijk meer ruimte in dan de in de linker onderhoek afgebeelde vlinder. Deze vlinder heeft bovendien een tamelijk decoratief karakter, terwijl het woord door het publiek als onderscheidend bestanddeel zal worden opgevat. Het hof is, gelet op het bovenstaande, voorshands van oordeel dat het woord OrangeTip het dominerende en onderscheidende bestanddeel van dit merk vormt, waardoor het totaalbeeld wordt bepaald, Overigens wordt ook de enkele aanduiding Orange-Tip (onder andere in de domeinnaam, maar ook op de website) gebruikt. In het woord OrangeTip is het woord ORANGE, gelet op de omvang en het beschrijvende karakter van het tot de Nederlandse taal behorende woord TIP, het dominerende en onderscheidende bestanddeel.

7. Hef hof is van oordeel dat het teken OrangeTip en het merk ORANGE, in visueel en in auditief opzicht een aanzienlijke mate van overeenstemming vertonen. Een visuele overeenstemming wordt daar waar het woordbeeldmerk wordt gebruikt, naast de lettervolgorde, nog versterkt door het gebruik van de kleur oranje voor de letters 0 en T en de omstandigheid dat het woordonderdeel Tip met een (oranje gekleurde) hoofdletters wordt geschreven, waardoor een scheiding is aangebracht tussen de woorden Orange en Tip. Dit geldt temeer nu het woord "tip beschrijvend is en kan worden opgevat in haar betekenis van - zoals ook Otip c.s. stellen in hun pleitnotities in eerste aanleg - een (heimelijk) advies of informatie (“een tip geven") of van een korte slag of wraking ("een toets aantippen”). Hierdoor za1 naar het voorlopig oordeel van het hof de aanduiding OrangeTip door een deel van het publiek worden opgevat als "een tip van of naar Orange". (…)

8. (…) Gelet op de vaststaande bekendheid van het merk ORANGE voor mobiele telefonie en telecommunicatie en de onbetwist gestelde convergentie van telefonie, telecommunicatie en internet, is het hof' voorshands van oordeel dat de merken ook bekend zijn voor deze andere diensten [klasse 35 – IEF] en aldus een goot onderscheidend vermogen hebben. Aan dit onderscheidend vermogen kan niet afdoen dat een enkele kleur niet voor inschrijving als merk in aanmerking komt als er geen sprake is van inburgering. Het gaat hier immers niet om een kleurmerk, terwijl ORANGE op zichzelf niet beschrijvend is voor de desbetreffende diensten en er bovendien sprake is van een bekend merk. Evenmin kan daar voldoende aan afdoen dat er andere bedrijven in het handelsregister zijn ingeschreven met een handelsnaam waarvan het woord ORANGE onderdeel uitmaakt en/of dat er bedrijven zijn die zo'n naam of teken gebruiken. Nog daargelaten dat slechts gebruik (en niet enkele inschrijving in het handelsregister) van zo'n naam of teken van invloed kan zijn op het onderscheidend vermogen van de merken van Orange, heeft kennelijk het gebruik van aanduidingen van het woord ORANGE onderdeel uitmaak geen relevante invloed gehad op de bekendheid het (nog steeds bekende) merk ORANGE. (…)

9. Op grond van voormelde overeenstemming tussen de ORANGE merken en de door Otip gebruikte OrangeTip-tekens, de soortgelijkheid van de aangeboden diensten en het grote onderscheidende vermogen - de bekendheid - van de ORANGE-merken, acht het hof voorshands aannemelijk dat door het gebruik van de OranpTip-tekens bij het in aanmerking komende publiek directe en/of indirecte verwarring kan ontstaan.

Lees het arrest hier.  En lees hier meer over de vlindersoort Anthocharis cardamines.

GvEA, 30 November 2009, zaak T-353/07, Esber, SA tegen OHIM / Coloris Global Coloring Concept

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk COLORIS o.g.v. ouder Frans nationaal woordmerk COLORIS (verf e.a.). Oppositie toegewezen. Normaal gebruik ouder merk, ondanks vele toevoegingen.

16. The applicant claims, first, that, in the evidence submitted by the intervener, the mark COLORIS never appears on its own, but exclusively in complex forms (…) The signs used in the evidence are therefore substantially different from the earlier mark.

31. In the present case, the words ‘global coloring concept’ constitute one long word element, and are always juxtaposed with the term ‘coloris’ and positioned below it. In the evidence submitted, the size of the letters in those words is never greater than that in the term ‘coloris’. In contrast, in a number of items of evidence those words are appreciably smaller than the term ‘coloris’, and their position is thus clearly secondary. In addition, they are words with a general meaning. Furthermore, the word ‘coloring’ refers to the goods concerned and, consequently, has a certain descriptive character.

32. Similar considerations apply to the word element ‘gcc’. (…)

33. In the light of those considerations, it must be concluded that the word elements which accompany the earlier word mark COLORIS do not affect its distinctive character.

34. As for the figurative element representing the globe, it does not alter the distinctive character of the earlier word mark either. It is a generic representation which is not reproduced in a particularly creative or unusual way. (…)

36. In conclusion, it follows from the foregoing that the complex forms, including the earlier word mark, used in certain items of evidence do not have any differences which alter the distinctive character of the earlier mark, within the meaning of Article 15(2)(a) of Regulation No 40/94. Consequently, the Board of Appeal did not err when it took those signs into consideration for the purpose of assessing the evidence of genuine use of the earlier mark.

50. It must therefore be concluded that, considered as a whole, the evidence submitted by the intervener to OHIM supports the finding of the Board of Appeal that genuine use of the earlier mark in the course of the relevant period in France had been established.

Lees het arrest hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 november 2009, HA ZA 09-414, G-Star International B.V. & G-Star Raw Denim KFT tegen Pepsico Inc.

Merkenrecht. Bodemprocedure in de Raw-zaak (zie ook Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 december 2008, IEF 7405). G-Star maakt i.c. op grond van haar Gemeenschapswoordmerk RAW en Benelux-woordmerk RW DENIM  bezwaar tegen gebruik PEPSI RAW, stellende dat Pepsico inbreuk maakt in Engeland en dat inbreuk dreigt in ander EU-landen. In reconventie vordert Pepsico nietigverklaring van de merken van G-Star.

Vonnis met aantal aardige elementen: nietigheid, beschrijving, bekendheid, Pago, Intel, marktonderzoeken. Bewijsopdracht G-Star "4.41. Indien de bekendheid van het merk ‘RAW’ en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘RAW’. Eerst even voor jezelf lezen:  

(Niet) beschrijvend: 4.3. PepsiCo stelt dat de merken beschrijvend zijn in relatie tot alle waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd. PepsiCo gaat er daarbij van uit dat het begrip ‘raw’ de betekenis heeft van ofwel ‘cool’, ’gers’, ’wous’, ’vet’ en ’wreed’ (de populaire betekenis) ofwel de betekenis rauw of onbewerkt.

(…) 4.5. (…) Uit een en ander kan worden afgeleid dat de populaire betekenis wellicht enige ingang heeft gevonden, en dan vooral in Nederland, maar het is onvoldoende om aan te nemen dat de betekenis gangbaar is. Daarom moet worden uitgegaan van alleen de betekenis rauw of onbewerkt.

4.6. G-Star heeft niet bestreden dat het Gemeenschapsmerk in deze betekenis beschrijvend kan zijn voor de waren in klasse 3 waarvoor het merk is ingeschreven. Het beroep van G-Star op inburgering is met betrekking tot deze waren op geen enkele wijze onderbouwd.

4.7. Voor wat de waren in klasse 25 betreft acht de rechtbank het Gemeenschapsmerk onderscheidend en niet beschrijvend omdat kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels en ceintuurs naar hun aard altijd afgewerkt zijn en niet is in te zien naar welk kenmerk van deze waren het begrip ‘raw’ dan zou moeten verwijzen. (…)

4.9. Voor wat het Beneluxmerk betreft is de rechtbank met PepsiCo van oordeel dat het merk beschrijvend kan zijn voor de kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De aanduiding ‘raw denim’ kan namelijk, zoals PepsiCo terecht stelt, worden gebruikt om aan te geven dat in de waar ruwe, onbewerkte, spijkerstof is verwerkt of dat de waar ruwe spijkerstof betreft. Dit geldt al heel duidelijk voor de waren in klasse 24 maar ook voor die in klasse 25.

4.10. De juistheid van de stelling van G-Star dat sprake is van inburgering van, ook, het Beneluxmerk is gezien de producties waar zij naar verwijst (de reclame-uitingen van producties 1 tot en met 7) en het rapport van het in Nederland uitgevoerde marktonderzoek (productie 23) niet in te zien. (…)

Beneluxmerk nietig: 4.11. Gelet op het voorgaande dient het Beneluxmerk te worden nietigverklaard en zo ook het Gemeenschapsmerk voor zover registratie heeft plaatsgevonden voor de genoemde waren in klasse 3. Deze beslissing zal worden aangehouden totdat ook op de vorderingen in conventie kan worden beslist.

Bekendheid: (Pago): 4.15. Zoals het HvJEG in het recent gewezen Pago-arrest van 6 oktober 2009, zaak C- 301/07 (gewezen nadat partijen in deze zaak vonnis hadden gevraagd) uiteen heeft gezet, is voor die bekendheid nodig dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek en in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht. De rechter dient alle relevante omstandigheden in aanmerking te nemen, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik van het merk en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Bekendheid in één lidstaat (althans de lidstaat Oostenrijk) volstaat om te voldoen aan de territoriale voorwaarde van artikel 9 lid 1 onder c.

4.18. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet.

(…)

Bekendheid onderdeel merk: 4.20. De omstandigheid dat het relevante publiek ‘RAW’ herkent als deel van het bekende merk G-STAR RAW en op die manier de waren beschouwt als zijnde afkomstig van G-Star of haar rechtsvoorgangster (althans van dezelfde bron) doet niet af aan de mogelijke bekendheid van het merk. Uit HvJEG 7 juli 2005, zaak C-353/03 (Have a break; LJN BF9997) volgt immers dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik als deel van een ander merk. Voldoende is dat het relevante publiek in staat is de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren op basis van het gebruik van het merk. Hiervan uitgaande is niet in te zien waarom het gebruik van het merk als deel van een ander merk er niet toe zou kunnen leiden dat dit deel niet alleen onderscheidend vermogen verkrijgt, maar zelfs een bekend merk wordt.

(…)

Bewijsaanbod bekendheid: 4.26. De bekendheid van het Gemeenschapsmerk staat dus op grond van het overgelegde bewijsmateriaal niet vast. G-Star heeft echter op dit punt uitdrukkelijk aanvullend bewijs aangeboden, waartoe de rechtbank haar zal toelaten. De rechtbank acht in ieder geval zinvol dat allereerst nogmaals een marktonderzoek wordt verricht door een door de rechtbank te benoemen deskundige en na overleg met partijen over de vraagstelling. Voor dit overleg wordt een comparitie van partijen gelast. Bij die gelegenheid kan G-Star tevens aangeven op welke (andere) wijze zij de stelling eventueel wenst te bewijzen en kunnen partijen zich desgewenst uitlaten over de consequenties van het Pago-arrest voor de onderhavige zaak. Gelet op de bewijslast dienen de kosten van het onderzoek voorshands te worden gedragen door G-Star.

Verband en inbreuk: 4.27. Voor inbreuk onder artikel 9 lid 1 onder c GMVo is vereist dat het publiek een verband legt tussen het Gemeenschapsmerk en de gebruikte tekens. Volgens het Intel-arrest (HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, LJN BG7353) is daaraan gelijk te stellen dat het jongere merk (het arrest betreft een geval van conflicterende merkinschrijvingen) het bekende merk bij het relevante publiek in gedachten roept. Het Hof houdt voor, deels met verwijzing naar de eerdere arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, dat het bestaan van een dergelijk verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waartoe behoren de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. Deze omstandigheden moeten volgens het arrest eveneens bij de beoordeling van de gestelde inbreuk in acht genomen worden (vergelijk overweging 68).

4.28. G-Star meent dat het verband niet bewezen hoeft te worden, maar kan worden afgeleid uit de omstandigheden. (…)

Intel: 4.32. Wel maakt het Intel-arrest in overweging 38 duidelijk dat de merkhouder niet noodzakelijk bewijs moet leveren van daadwerkelijk inbreuk, maar kan volstaan elementen te bewijzen op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar (in het arrest van 12 december 2008, zaak C-197/07 inzake TDK spreekt het Hof van Justitie in overweging 22 van een ‘risk, which is not hypothetical’) dat een inbreuk zich in de toekomst voordoet. Verder moet de uitleg in aanmerking worden genomen die door het Hof aan de verschillende vormen van inbreuk is gegeven (het meest recent in HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07 inzake L’Oréal, LJN BJ1503, met name overwegingen 39 – 41).

4.33. Bij de beoordeling van het te leveren bewijs is van belang dat de wijze van bewijslevering volgens artikel 101 lid 3 GMVo wordt bepaald door nationaal procesrecht, tenzij anders is bepaald. Naar Nederlands procesrecht behoeft (uiteraard) niet bewezen te worden wat niet is betwist of wat, in het licht van het door de wederpartij gestelde, onvoldoende gemotiveerd is betwist. Verder kan het bewijs van daadwerkelijke inbreuk door de rechter worden afgeleid uit – erkende of na bewijslevering – vaststaande feiten. In sommige gevallen, zoals in het geval van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, is dat zelfs noodzaak. Direct bewijs van de inbreuk is in een dergelijk geval niet mogelijk omdat daarin een rechterlijk oordeel (het ongerechtvaardigde van het genoten voordeel) besloten ligt.

4.34. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet dat het gestelde verband door het relevante publiek wordt gelegd, zodat alleen al daarom niet kan worden aangenomen dat zich een van de gestelde inbreuken voordoet of dat een ernstig gevaar bestaat dat een inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.

(…)

4.38. Uit deze onderzoeken volgt dus geenszins het vereiste verband. (…)

4.39. Voor de beoordeling van de gestelde inbreuk, meer in bijzonder het verband, is verder van belang dat in deze procedure niet, althans niet in dit stadium, kan worden uitgegaan van de bekendheid van het merk ‘RAW’.

Bewijsopdracht inbreuk: 4.40. Ook voor de gestelde inbreuk heeft G-Star uitdrukkelijk (aanvullend) bewijs aangeboden, in het bijzonder van de verwarring die ontstaat door de door PepsiCo gebruikte tekens. De rechtbank zal haar tot dat bewijs toelaten op dezelfde wijze als hiervoor onder 4.26 is overwogen.

4.41. Indien de bekendheid van het merk ‘RAW’ en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘RAW’ omdat PepsiCo, naar zij zelf stelt, het teken steeds, of vrijwel steeds, gebruikt in combinatie met haar algemeen bekende merk ‘PEPSI’ en te verwachten is dat door dit gebruik het relevante publiek in meer of mindere mate het merk ‘RAW’ zal gaan associëren met het hem zeer bekende ‘PEPSI’ in plaats van met de waren van G-Star. Dit punt kan echter pas na bewijslevering en eventueel tegenbewijs bindend worden beoordeeld.

Niet geregistreerd merk: 4.42. De rechtbank verwerpt het onder 3.4.4. weergegeven verweer dat PepsiCo door gebruik van een algemene term als ‘raw’ in de populaire betekenis nooit inbreuk kan maken. PepsiCo verwijst in dit verband naar paragraaf 9.7.5 van Cohen Jehoram / Van Nispen / Huydecoper, Industriële Eigendom 2, waarin de auteurs ingaan op een buitenwettelijke beperking van het merkrecht in gevallen waarin het merk niet is geregistreerd om normale merkfuncties te vervullen. Dat hiervan sprake is heeft PepsiCo echter op geen enkele manier gemotiveerd.

Lees het vonnis hier.