Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 18 november 2009, HA ZA 08-893, Atlas Transport GmbH tegen Atlas Air Inc.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. (Nietigheids)procedure over de geldigheid van het Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air. Vervolg na aanhouding m.b.t. Gemeenschapsmerk, zie ’s-Gravenhage,  29 oktober 2008, IEF 7270. Geen nietigheid wegens inschrijving ter  kwader trouw, ook niet o.g.v. 6:162:  termijn is ruimschoots overschreden. Geen non usus: gebruik van het merk in een op van de inschrijving afwijkende vorm wijzigt onderscheidend vermogen van het merk niet.

Verbod Atlas Transport om inbreuk te maken op Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air en handelsnaam die verwarring kam wekken met merk Atlas Air. Schorsing procedure in afwachting van eindbeslissingen m.b.t. de geldigheid van de Gemeenschapsmerken Atlas en Atlas Transport. Proceskostenveroordeling hors categorie: €32.000.

Kwade trouw: 4.6. Op een algemeen bekend merk in vorenbedoelde zin heeft Atlas Transport zich niet beroepen. Het Beneluxmerk ATLAS AIR van Atlas Air is gedeponeerd 4 mei 1994, de inschrijving is gepubliceerd 1 april 1995. Dit brengt mee dat de termijn waarbinnen de nietigheid wegens inschrijving ter kwader trouw kon worden ingeroepen ruimschoots is overschreden. De vordering op deze grondslag kan dan ook niet slagen. Aan de beoordeling van de vraag of Atlas Transport oudere rechten heeft komt de rechtbank dan niet toe.

4.7. Voorzover de inschrijving in het Merkenregister niet als ter kwader trouw wordt beschouwd, doet Atlas Transport een beroep op de aanvullende werking van artikel 6:162 BW wegens ongeoorloofde concurrentie, bestaande uit het zich toe-eigenen van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel Atlas Air te benadelen. Atlas Air verwijst naar Ben GH 21 november 1983, NJ 1985, 333, Cow Brand II.

4.8. Naar oordeel van de rechtbank kan ook deze grondslag niet slagen. In het systeem van het BVIE is aan het inroepen van nietigheid wegens kwader trouw de beperking gesteld dat deze dient te geschieden binnen een bepaalde periode. Daarmee is niet verenigbaar dat dezelfde gedraging, die binnen die periode kwade trouw zou hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal recht nog eens als onrechtmatig daad zou kunnen worden aangemerkt met het zelfde feitelijke gevolg dat de merkhouder zijn merk niet meer kan inroepen. Als dit wel mogelijk zou zijn kan men zich bovendien afvragen of de actie uit onrechtmatige daad ook niet is verjaard.

Non usus:  4.12. Onder gebruik verstaat art. 2.26, lid 3, onder a BVIE ook het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Atlas Transport gebruikt haar woord/beeldmerk inderdaad op van de inschrijving afwijkende wijze. De rechtbank verwijst naar de afbeeldingen opgenomen onder 2.2.

4.13. De afwijkingen zijn evenwel niet van dien aard dat het onderscheidend vermogen van het merk is gewijzigd. Dat er een fysieke scheiding is tussen het beeldelement en het woordelement, doordat deze zijn geplaatst op het staartvlak respectievelijk het voorste deel van de romp, is van onvoldoende gewicht. Auditief is het woordelement van het ingeschreven merk gelijk aan het woordelement van het merk zoals gebruikt. Visueel, wat betreft de typografie, zijn in het woordelement afwijkingen aanwijsbaar zoals het vervallen van de ronde punten in de letters A en het niet aaneenschrijven van de letters S en A. Het basislettertype keert echter wel terug in het merk zoals gebruikt en ook het gebruik van kleinkapitale letters met een kapitale hoofdletter. Van het beeldelement wordt de ingeschreven atlasfiguur welke een globe torst volledig toegepast in het merk zoals gebruikt. Dat door toepassing op een naar zijn aard niet vierkant staartvlak een deel van de globe is weggesneden is als afwijking niet relevant. Alles tezamen is de rechtbank dan ook van oordeel dat Atlas Air op de vliegtuigen zoals afgebeeld onder 2.2 haar woord/beeldmerk gebruikt op een wijze die voldoet aan het criterium van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE. Nu Air Transport niet langer betwist dat vliegtuigen met het woord/beeldmerk regelmatig in de Benelux zijn waar te nemen en zijn waargenomen wordt het merk in zoverre ook gebruikt in de Benelux.

Instandhoudend gebruik lessee: 4.14. Atlas Air heeft betwist dat zij haar vliegtuigen uitsluitend verhuurt en niet zelf de dienst van transport aanbiedt. De rechtbank zal dit in het midden laten want ook als het zo zou zijn dat Atlas Air niet meer is dan een leasebedrijf, werkzaam in klasse 36, dan is het de lessee die op basis van een overeenkomst met de merkhouder de dienst van transport aanbiedt met een vliegtuig dat het merk van Atlas Air draagt. Uit artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE volgt dat ook het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder is aan te merken als merk instandhoudend gebruik.

4.21. De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de parkeerrol. Zodra met betrekking tot de geldigheid van de Gemeenschapsmerken ATLAS en ATLAS TRANSPORT definitief is beslist kan de meest gerede partij verzoeken verder te procederen.

4.22. Het eerste onderdeel van de vordering in reconventie dient te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de geldigheid van het Beneluxmerk van Atlas Air en de vaststelling onder 4.13, volgend uit de consensus tussen partijen, dat de aanduidingen Atlas, Atlas Air en Atlas Transport niet naast elkaar kunnen bestaan. Tegen die achtergrond dient op grond van artikel 2.20 lid 1, sub b BVIE een inbreukverbod te worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. De rechtbank ziet aanleiding de te verbeuren dwangsom te matigen.

4.23. Tegen diezelfde achtergrond dient op grond van artikel 5a Handelsnaamwet Air Transport te worden verboden een handelsnaam, met name de handelsnaam Atlas Transport of Atlas, te gebruiken. De rechtbank zal dat doen op de wijze als hieronder verwoord, met matiging van de dwangsom.

Proceskosten: 4.26. Naar oordeel van de rechtbank is de onderhavige zaak waarin zowel Gemeenschapsmerken als handelsnamen en een Beneluxmerk ter discussie staan en waarbij buiten Nederland gevestigde partijen zijn betrokken, een en ander tegen de achtergrond van in Alicante en in Luxemburg lopende procedures, een zaak hors catégorie, die niet zonder meer in een der rubrieken van het Indicatietarief past. Overigens is de kostenopgave van Atlas Air niet betwist als onevenredig of onredelijk.

Lees het vonnis hier of hieronder:

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 23 november 2009, KG ZA 09-1325, Koninklijk Instituut van Ingenieurs Kivi Niria tegen NLingenieurs

Handelsnaamrecht. Collectief merkenrecht. Branche-organisatie Kivi Niria maakt bezwaar tegen gebruik van de gesteld misleidende (5b Hnw) handelsnaam 'NLingenieur'. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, de handelsnaam wekt bij het publiek (individuele ingenieurs en het publiek waarop de ingenieur zich richt) niet noodzakelijk de indruk dat het belangenvereniging betreft. Verwarring over de aard van de leden van NLingenieur is eveneens niet aannemelijk.

4.3. De voorzieningenrechter ziet vooralsnog niet in dat de handelsnaam voor het eerstbedoelde publiek misleidend zou zijn. Uit de handelsnaam volgt geenszins noodzakelijk dat NLingenieurs de belangen van individuele ingenieurs behartigt. Evenmin wekt de naam de indruk dat dit het geval zou zijn voor alle in Nederland werkzame ingenieurs. Uit de naam is al niet af te leiden dat sprake is van een belangenvereniging, zodat niet is in te zien dat de naam suggesties wekt over de aard van de behartigde belangen. Bovendien is de door Kivi Niria gestelde indruk die bij dit publiek zou ontstaan veel specifieker dan op grond van de handelsnaam gerechtvaardigd is.

4.4. Voorshands is evenmin verwarring te duchten bij het publiek waaraan ingenieursdiensten worden geleverd. Ter zitting heeft NLingenieurs onweersproken gesteld dat – ofschoon de doelgroep volgens haar statuten ruimer is – in de praktijk bij alle leden van de vereniging één of meer ingenieurs werkzaam zijn. De verwachting die volgens Kivi Niria door de handelsnaam wordt gewekt, namelijk dat de leden van NLingenieurs ingenieursdiensten kunnen leveren, kan dus worden waargemaakt. Daaraan doet niet af dat niet alle werknemers van het bureau ingenieur zijn. Voldoende is dat die diensten door of onder verantwoordelijkheid van een ingenieur worden uitgevoerd. Verder is niet is te zien waarom het publiek zou menen uitsluitend met natuurlijke personen te maken te hebben. Het publiek is er uiteraard mee bekend dat vele beroepen worden uitgeoefend in een organisatie met een andere rechtsvorm.

4.5. De bezwaren van Kivi Niria tegen het hiervoor vermelde predikaat en de merken kunnen geen grondslag vormen voor het verbieden van de handelsnaam. Afgezien daarvan heeft Kivi Niria niet gesteld dat het huishoudelijk reglement van NLingenieurs en/of het bij de collectieve merken behorende reglement zou inhouden dat NLingenieurs het gebruik van het predikaat ‘raadgevend ingenieur ONRI’ of de merken zou toestaan aan personen die niet de titel van ingenieur hebben c.q. organisaties die niet in staat zijn ingenieursdiensten te leveren.

4.6. Het beroep van Kivi Niria op artikel 5 Hnw, dat zij overigens pas ter zitting heeft gedaan, stuit alleen al daarop af dat NLingenieurs bestrijdt dat Kivi Niria de gestelde handelsnamen gebruikt en dat Kivi Niria het tegendeel op geen enkele manier aannemelijk heeft gemaakt.

4.8. Kivi Niria wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Volgens de onweersproken opgave van NLingenieurs bedragen deze € 6.746,91 exclusief B.T.W.

lees het vonnis hier of hieronder:

GvEA, 23 september 2009, T-291/07, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe, SA tegen OHIM / González Byass, SA.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk ALFONSO o.g.v. oudere Gemeenschaps- en nationale woordmerken PRINCIPE ALFONSO (wijn, drank). GvEA vernietigt beslissing BoA OHIM. BoA had zich niet alleen op de Spaanse consument mogen richten.

42. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, le terme « alfonso » n’est pas le terme dominant dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures et que rien ne permet de considérer que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera la première partie de l’élément verbal desdites marques. Tel est particulièrement le cas dans le secteur des boissons alcooliques, où les consommateurs sont habitués à ce que les produits soient fréquemment désignés par des marques comprenant plusieurs éléments verbaux (arrêt Torre Muga, précité, point 53).

(…)

50. Il résulte de ce qui précède que les éléments de similitude entre les marques en conflit, à savoir la présence de l’élément commun « alfonso », ne sauraient contrebalancer les différences qui existent entre elles et qui donnent une impression d’ensemble différente.

51. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en cause étaient différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

(…)

61. Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour le public espagnol.

(…)

66 . Il s’ensuit que la chambre de recours ne pouvait pas se limiter à constater l’absence de risque de confusion pour les seuls consommateurs espagnols, sans vérifier si un tel risque existait en revanche par rapport aux consommateurs des langues non latines. Ce faisant, la chambre de recours a donc méconnu son obligation d’examiner l’intégralité des chefs de conclusions de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus.

67. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la décision attaquée a été adoptée en violation d’une forme substantielle qui imposait, en l’espèce, à la chambre de recours de statuer sur l’opposition formée contre la marque demandée en ce qui concerne l’éventuelle existence d’un risque de confusion pour les consommateurs autres que ceux d’une des langues latines précitées et qu’elle doit, en conséquence, être annulée.

Lees het arrest hier.

GvEA,  19 november 2009, zaak T 234/06, Giampietro Torresan tegen OHIM / Klosterbrauerei Weissenohe GmbH.

Merkenrecht. Gemeenschapswoordmerk CANNABIS (voor bier en wijn). Nietigheidsprocedure. Absolute weigeringsgrond. Beschrijvend karakter .

38. Uit al deze overwegingen volgt dat het teken CANNABIS verwijst naar de cannabisplant, die ten gevolge van de mediatisering ervan bij het publiek goed bekend is en die wordt gebruikt bij de productie van een aantal levensmiddelen en dranken. De gemiddelde consument legt dus onmiddellijk en zonder verder nadenken een verband tussen het betrokken teken en de kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, hetgeen van dit teken een beschrijving maakt.

(…) 43. Deze conclusie wordt evenmin ontkracht door verzoekers argument dat de bieren en alcoholhoudende dranken waarvoor het betrokken merk is ingeschreven, geen illegale ingrediënten bevatten. In feite is dit argument in verzoekers redenering paradoxaal. Zoals interveniënte heeft benadrukt, bevatten de betrokken dranken hennep (of mogen zij hennep bevatten) en dan is het merk CANNABIS dus een beschrijving, ofwel mogen deze dranken geen hennep bevatten (en bevatten dus zij geen hennep) en dan kan het merk CANNABIS als misleidend worden beschouwd wanneer het leidt tot daadwerkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de gemiddelde consument.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 20 november 2009, Conclusie A-G Verkade in Nr. 08/01901, Frisdrankenindustrie Winters B.V. tegen Red Bull GmbH (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Arrest waarvan beroep: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 januari 2008, IEF 5795. Is afvullen van (reeds met tekens bedrukte) frisdrankblikjes die voor verhandeling buiten Benelux bestemd zijn merkgebruik?

"Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de in paragraaf4.8 van deze conclusie bedoelde vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

4.8. De kwesties van uitleg van de Merkenrichtlijn, die m.i. voor vraagstelling aan het Hof van Justitie van de EG in aanmerking komen, zijn de volgende: 

1. Is er bij '(louter) afvullen' door partij C, als bedoeld in 4.7 onder d en f, sprake van 'gebruik van een teken in het economisch verkeer' in de zin van art, 5, lid 1, onder b (dan wel lid 2), en lid 3, aanhef en onder a van de MRl, in aanmerking genomen dat - ook indien afvullen in een van het teken voorziene verpakking op zichzelf beschouwd zou worden als 'aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking' in de zin van art. 5, lid 3, aanhef en onder a MRl -het handelen van partij C geschiedt als dienstverlening voor een ander, partij B, ter onderscheiding van de waren van partij B, en niet voor of ter onderscheiding van eigen waren van partij C? 

2.a. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil uit dat de door partij C van de tekens voorziene waren niet bestemd zijn voor de consument in de Benelux of de EU, en na het afvullen direct vanuit de fabriek op transport gezet worden naar een bestemming  buiten de Benelux respectievelijk de EU, zonder contactmomenten voor deze consumenten met de blikjes? 

2.b. Zo neen, dient bij de beoordeling van de vraag of de tekens inbreuk maken op het merk van partij A, als 'abstracte' maatstaf te gelden de (fictieve) perceptie van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone Benelux- respectievelijk EU-consument, of geldt daarvoor een andere maatstaf?

Lees de conclusie hier.

Hoge Raad, 20 november 2009, LJN: BJ9431, Euro-Tyre B.V. tegen Eurotyre S.A. c.s. (met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek)

Merkenrecht. Euro-Tyre Procesrecht. Depot te kwader trouw? Motivering. Onbegrijpelijke beslissing om voorbij te gaan aan stellingen en verklaring getuige die zouden kunnen dienen ter onderbouwing van de beweerde subjectieve kwade trouw. Onbegrijpelijke motivering oordeel dat bewijs ontbreekt voor geobjectiveerde kwade trouw. Miskenning van aanvullende bescherming van art. 6:162 BW aan gebruiker van een oudere handelsnaam tegen gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Vergoeding kosten op de voet van art. 1019 h Rv.
 
 Lees het arrest hier en inmiddels ook hier (Rechtspraak.nl).

GvEA, 19 november 2009, Agencja Wydawnicza Technopol tegen OHIM, zaken T-200/07 tot T-202/07  (woordmerken 222, 333 en 555), T-425/07 & T-426/07 (beeldmerken 100 en 300), T-298/06 (woordmerk 100),  T-64/07 tot T-66/07 (woordmerken 350, 250 en 150)

Gemeenschapsmerk. Weigering registratie diverse voornamelijk uit een cijfer bestaande woord- en beeldmerken Beschrijvend. Zaken T-425/07 e.v. betreffen een ‘verklaring over omvang van bescherming’:

13. Uit de bewoordingen van artikel 4 van verordening nr. 40/94 blijkt duidelijk dat cijfers als gemeenschapsmerken kunnen worden ingeschreven.

(…)

25. In casu verwijzen de cijfers 100 en 300 naar hoeveelheden en zij zullen onmiddellijk en zonder verder nadenken door de gemiddelde consument worden opgevat als een beschrijving van de kenmerken van de betrokken waren, in het bijzonder het aantal affiches in de verkoopspakketten, het aantal pagina’s van de publicaties of het aantal stukjes van de puzzels en raadsels – dat de moeilijkheidsgraad ervan bepaalt –, kenmerken die wezenlijk zijn voor de aankoopbeslissing. Het relevante publiek zal deze cijferelementen derhalve opvatten als informatie over de aangeduide waren en niet als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren.

26. Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door de argumenten die verzoekster ontleent aan de rechtspraak van het Hof inzake de beoordeling van het onderscheidend vermogen van samengestelde tekens. In casu gaat het immers niet om de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken die bestaan uit elementen die, afzonderlijk beschouwd, geen onderscheidend vermogen hebben. Het gaat om de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dergelijke elementen ten einde te vermijden dat het aan de merken verbonden uitsluitende recht ten onrechte wordt uitgebreid tot die elementen. Derhalve moet de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van de aangevraagde merken in het kader van artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet berusten op de door deze merken opgeroepen totaalindruk, maar op de bestanddelen van deze merken.

27. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep met betrekking tot het bestaan van twijfel over de omvang van bescherming in punt 19 van de bestreden beslissingen gesteld dat het niet mogelijk was om vast te stellen welk element van de aangevraagde merken het onderscheidend vermogen van deze merken bepaalde, zodat twijfel kon rijzen over de omvang van de verleende bescherming. In casu zijn immers de beeldelementen van de aangevraagde merken, te weten de kleuren, de kaders, de linten en de gebruikte typografie, te banaal om bij de perceptie van de consument de overhand te hebben. Daarentegen zijn de cijfers als enige woordelementen in staat om meer de aandacht van de betrokken consument te trekken en nemen aldus een dominante plaats in in de door de aangevraagde merken opgeroepen totaalindruk.

28. Indien geen enkele voorwaarde wordt verbonden aan de inschrijving van de aangevraagde merken, zou derhalve de indruk kunnen ontstaan dat de uitsluitende rechten ook betrekking hebben op de elementen „100” en „300”, zodat deze niet kunnen worden gebruikt in andere merken. Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat de opneming van deze tekens in de aangevraagde merken twijfel kon doen rijzen over de omvang van de aan de merken verleende bescherming.

29. Verzoekster heeft evenwel bij brieven van 15 juni 2007 geweigerd te verklaren dat zij geen beroep zou doen op een uitsluitend recht op deze bestanddelen, op grond dat de cijfers 100 en 300 konden worden ingeschreven. Bovendien werden deze brieven ontvangen buiten de door de voorzitter van de kamer van beroep gestelde termijn van twee maanden, zonder dat verzoekster heeft kunnen aantonen dat haar een aanvullende termijn was verleend, ondanks haar bewering ter terechtzitting. Aangezien verzoekster de verklaringen als bedoeld in artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 en regel 11, lid 2, van verordening nr. 2868/95 niet heeft overgelegd, heeft de kamer van beroep de inschrijving van de aangevraagde merken terecht geweigerd overeenkomstig regel 11, lid 3, van verordening nr. 2868/95.

Lees de arresten T-200/07 tot T-202/07 hier, T-425/07 & T-426/07 hier, T-298/06 hier en T-64/07 tot T-66/07 hier.

GvEA, 19 November 2009, zaak T-399/08, Clearwire Corp. tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving IR woordmerk CLEARWIFI. Beschrijvend.

50. Accordingly, the Board of Appeal was right to find that the mark CLEARWIFI is likely to be perceived by the relevant public as an indication of the quality and purpose of the services in question.

Lees het arrest hier. 

Vzr. Rechtbank Dordrecht, 19 november 2009, LJN: BK3695, Eiser hodn. Bandenservice Numansdorp tegen Gedaagde hodn. [X] Bandenservice,

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Executiegeschil over dwangsommen (zie: IEF 6592). Gegeven bevel kan niet serieel worden overtreden, zodat eenmaal een dwangsom wordt verbeurd ongeacht het aantal wijzen waarop het bevel wordt overtreden. Aannemelijk dat bevel, gelet op doel en strekking daarvan, is overtreden.

Uit het bevel om “elk gebruik” te staken volgt dat ook met een overtreding van het bevel waarvan de ernst en omvang gering is dwangsommen worden verbeurd. Niet aannemelijk dat de overtreding het gevolg is van (gedeeltelijke of tijdelijke) onmogelijkheid om het bevel na te komen. Evenmin aannemelijk dat sprake is van rechtsverwerking. Geen bevoegdheid om dwangsombepaling te wijzigen.  

4.2.  Uit (…) het vonnis volgt dat het doel en de strekking van het (…) bevel de beëindiging betreft van (i) het gevaar dat het publiek door het gebruik van de handelsnaam “[Y] Bandenservice” (hierna ook de verboden handelsnaam) de ondernemingen van partijen met elkaar verwart (ii) inbreuk op het merkrecht van [gedaagde] en (iii) het onrechtmatig handelen van [eiser] jegens [gedaagde], daaruit bestaande dat hij zich een aanzienlijk bedrag voor onder meer achtergelaten goodwill heeft laten betalen en daarna een eigen bedrijf heeft opgericht met als handelsnaam de oude handelsnaam van het andere bedrijf en het dan in reclamemededelingen aan het publiek doen voorkomen alsof dit nieuwe bedrijf het oude bedrijf is, maar dan verhuisd. Uit het bevel om “elk gebruik” te staken volgt dat ook met een overtreding van het bevel waarvan de ernst en omvang gering is dwangsommen worden verbeurd. Het bevel is gericht tot [eiser], zodat het gebruik van de verboden handelsnaam door derden in beginsel niet daaronder valt. Dit kan anders zijn indien het gebruik door derden in opdracht of met toestemming van [eiser] plaatsvindt.

4.3.  Een verbod om elk gebruik te staken kan op elk moment maar één keer worden overtreden. De stelling van [eiser] dat het onder 5.1 geformuleerde bevel niet serieel kan worden overtreden, zodat er ongeacht het aantal wijzen waarop de verboden handelsnaam wordt gebruikt maar eenmaal een dwangsom wordt verbeurd, is derhalve juist. Hieraan doet niet af dat de dwangsom is opgelegd voor “elke overtreding” omdat de dwangsom geldt voor meerdere bevelen, namelijk “de onder r.o. 5.1 tot en met r.o. 5.4 geformuleerde bevelen”. Ook kan het van belang zijn indien na een periode van staking [eiser] opnieuw de verboden handelsnaam of de in het vonnis omschreven logo gebruikt, maar dat is niet aan de orde.

(…)

4.8.  De door [eiser] aangevoerde omstandigheid dat de vermeldingen op de bandenwebsites geen prominente plaats in zijn gedachten hadden, kan niet als excuus worden aanvaard nu [eiser], afgaande op zijn stelling dat hij de beheerders van de bandenwebsites op 21 augustus 2008 per e-mail heeft aangeschreven, er zich van bewust is geweest dat het gebruik van de verboden handelsnaam op die websites gestaakt diende te worden. Van [eiser] mag dan ook in redelijkheid worden verwacht dat hij daartoe adequate stappen onderneemt. Daarvoor was niet noodzakelijk dat, zoals [eiser] impliceert, eerst een nieuwe naam voor de onderneming van [eiser] werd bedacht en door [gedaagde] werd goedgekeurd. Dat is een keuze van [eiser] die voor zijn rekening en risico komt.

4.9.  (…) De afhankelijkheid van derden, waarop [eiser] zich beroept, doet er niet aan af dat in redelijkheid van hem meer inspanningen en zorgvuldigheid mocht worden verwacht (…) Dat [eiser] een en ander, zoals hij stelt, vanwege de hectiek in de bewuste periode heeft nagelaten, is voor zijn rekening en risico.

(…)

4.11.  Uit het voorafgaande volgt dat [eiser] voor de onder 4.6 bedoelde overtreding van het in het vonnis onder 5.1 gegeven bevel een bedrag van € 39.000 aan dwangsommen heeft verbeurd. Aangezien de overige door [gedaagde] gestelde overtredingen binnen de periode van 23 augustus 2008 tot en met 25 september 2008 vallen, behoeven deze geen bespreking omdat – gelet op hetgeen onder 4.3 is overwogen – daarmee geen hoger bedrag aan dwangsommen kan zijn verbeurd.

Lees het vonnis hier.

Hof van Cassatie van België, 22 oktober 2009, nr. C.08.0411.N, Benelux-organisatie voor de Intellectuele Eigendom tegen Janssen Pharmaceutica.

Merkenrecht. Cassatie in merkweigeringszaak. BBIE weigert inschrijving van het merk Summer Skin, in hoger beroep wordt die weigering ongedaan gemaakt (IEF 6079), maar in cassatie oordeelt het Hof dat de aanvankelijke weigering toch terecht was.

5. De appelrechters stellen vast dat de woordcombinatie Summer Skin kan worden "ervaren als de uitdrukking van een resultaat" dat wordt bereikt door het gebruik van de producten die onder het teken worden aangeboden en dat de combinatie van de twee termen als zodanig geen bepaalde betekenis heeft, maar daarentegen wel verwijst naar "een gegeerd resultaat" na gebruik van de producten. Aldus stellen zij vast dat de woordcombinatie Summer Skin in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

6. De appelrechters konden uit deze gegevens niet afleiden, zonder miskenning van de artikelen 2.1 1. l .b en c BVIE, dat "geen van de absolute weigeringsgronden uit artikel 2.1 1. l .b en c BVIE aan de registratie van het teken in de weg staan".

Lees het arrest hier.