Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Assen, 4 november 2009, LJN: BK2194, Stichting Prins Bernhardhoeve tegen Easy Sport & Events B.V.& Pbhoeve Beheer B.V. en V.O.F. Jaarmarkt Zuidlaren,

Merkenrecht. Kwalitatieve verplichtingen. Stichting verkoopt beurscomplex en verzet zich tegen gebruik van woordmerken "Prins Bernhardhoeve" en "PBH" door koper. Vorderingen afgewezen. Locatierecht (zie recent ook IEF 8293 (De Woeste Hoeve)  en IEF 8303 (Bellevue Dordrecht): “De naam is als zodanig te kwalificeren als een ouder recht van plaatselijk belang.” 

4.6.  Ook een beroep op art. 2.20 lid 1 sub d gaat niet op, nu PBhoeve Beheer een geldige reden heeft de naam te gebruiken en de Stichting het gebruik van de naam voor het gebouw ook nadrukkelijk heeft toegestaan. Indien en voorzover de Stichting probeert te stellen dat PBhoeve Beheer door het gebruik van die naam en door het gebruik van www.pbhoeve.nl, www.prinsbernardhoevezuidlaren.nl PBHoeve Events inbreuk maakt op de merkrechten van de Stichting, gaat deze stelling niet op. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is niet vast komen te staan dat door het gebruik van genoemde handels- en domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.7.  Voorts is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het beroep van PBhoeve Beheer en v.o.f. Jaarmarkt op een depot te kwader trouw c.q. misbruik van bevoegdheid in een bodemprocedure voldoende kans maakt. Daartoe neemt de voorzieningenrechter het volgende - in onderlinge samenhang beschouwd - in aanmerking. Allereerst is gebruik van de naam al ruim 50 jaar onlosmakelijk verbonden met het beurscomplex te Zuidlaren. Het onderdeel "hoeve" verwijst naar de plaats waar voorheen de Landbouwbeurs werd georganiseerd, namelijk daar waar voorheen een drietal hoeves stonden. Prins Bernhard werd beschermheer van het complex, waarna het complex de naam Prins Bernhardhoeve kreeg. De naam is als zodanig te kwalificeren als een ouder recht van plaatselijk belang.

4.8.  Ook is bij verkoop van het complex het gebruik van de naam niet verboden, terwijl het voor de hand had gelegen dit eveneens als een kwalitatieve verplichting in de koopovereenkomst/akte van levering op te nemen.

(…).

4.9.  De Stichting heeft het merkdepot niet meegedeeld, dit terwijl dit kort voor de verkoop heeft plaatsgevonden. De Stichting heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij de naam zelf feitelijk gebruikt of heeft gebruikt. Dit zou ook onlogisch zijn, omdat zij thans evenementen en beurzen in Leeuwarden organiseert, terwijl het publiek de naam Prins Bernhardhoeve associeert met het complex te Zuidlaren. De voorzieningenrechter houdt het er voorshands dan ook voor, dat het deponeren van de merken uitsluitend bedoeld is geweest om de opvolgende eigenaar van de Prins Berhardhoeve te beperken in het gebruik ervan (vgl. HvJEG, 11 juni 2009, nr. C-529/07).

4.10.  Het beroep van de Stichting op onrechtmatige daad gaat niet op nu zij volstrekt onvoldoende heeft onderbouwd dat PBhoeve Beheer de opgelegde kwalitatieve verplichtingen heeft overtreden. Bovendien zijn hieraan geen vorderingen verbonden.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 3 november 2009, zaaknr. 200.035.180/01, Kluijfhout tegen Gustaf Digel Kleiderfabrikel GmbH & Co.

Merkenrecht. Beroep in oppositieprocedure.  DIGEL tegen DIGO (kleding). Het hof concludeert dat het BBIE de oppositie terecht heeft toegewezen.

12. Gelet op de punten van overeenstemming op visueel en auditief gebied van het teken DIGO en de merken van Digel en de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, als door het Bureau omschreven en door het hof onderschreven, alsmede gelet op het gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek, is ook het bof van oordeel dat bij bedoeld publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Dat in het verleden nooit verwarring zou zijn ontstaan en dat Digel niet eerder bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van het woord-beeldmerk DiGO leidt - indien juist -niet tot een ander oordeel, nu ter beoordeling voorligt of verwarring kan ontstaan. Het hof acht het verwarringsgevaar overigens reëel. Ook de gevolgen die deze beslissing heeft voor de individuele vrijheid van ondernemen van Kluijfhout behoren niet tot de ten deze geldende beoordelingsmaatstaf.

Lees de beschikking hier (website BBIE).

Rechtbank Dordrecht, 29 oktober 2009, LJN: BK1517, Curator in het faillissement van Bellevue Dordrecht B.V. tegen Gasterhoon B.V.

Merkrecht. Handelsnaamrecht. Faillissement. Onrechtmatige daad. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Na faillissement heeft curator t.b.v. failliet het merk 'Bellevue Dordrecht' geregistreerd. Aannemelijk is dat het recht op dit merk is vervallen, omdat het zonder geldige reden gedurende een onafgebroken tijdvak van 5 jaar niet is gebruikt. Faillissement is geen geldige reden

De gestelde inbreuk op de zich nog in de faillissementsboedel bevindende handelsnamen wordt niet aangenomen omdat niet aannemelijk is dat de onderneming van de gefailleerde vennootschap weer wordt opgestart. Handelsnaam is geen exclusief recht. Niet kan worden aangenomen dat in de bedoelde handelsnamen thans nog goodwill is geïncorporeerd. Het beroep op oneerlijke mededinging faalt eveneens. De omstandigheid dat het merk of de handelsnamen niet ten voordele van de boedel aan een derde kunnen worden overgedragen kan onder de gegeven omstandigheden gedaagden niet worden toegerekend.

Merkenrecht/non-usus: 4.3.  Niet in geschil is dat de onderneming van Bellevue Dordrecht B.V. na haar faillissement is gestaakt en dat het merk ‘Bellevue Dordrecht’ pas na dat faillissement is geregistreerd. De curator heeft tegenover de betwisting van GasteRhoon c.s. niet aannemelijk gemaakt dat nadien het merk is gebruikt bij activiteiten die er op waren gericht afzet voor de door het merk beschermde diensten te vinden of te behouden. Het publiceren van een website over de afwikkeling van de boedel en/of de geschiedenis van Hotel Bellevue onder de domeinnaam www.bellevuedordrecht.nl richt zich niet op het genereren van afzet voor diensten. Het kan ook niet, zoals de curator stelt, worden gezien als een advertentie voor de door het merk beschermde diensten omdat geen sprake is van een aanbod om die diensten te leveren. Pogingen van de curator om de activa van de gefailleerde vennootschap met het merk aan derden over te dragen, zouden – indien deze waren geslaagd – weliswaar tot gebruik van het merk voor het vinden van afzet van de door het merk beschermde diensten hebben kunnen leiden, maar kunnen op zichzelf niet als daarop gerichte handelingen worden gezien.

4.4.  Blijkens het door de curator overgelegde registratie uit het Merkenregister heeft de inschrijving van het merk ‘Bellevue Dordrecht’ plaatsgevonden op 11 oktober 2004. Op grond van het vorenstaande is aannemelijk dat nadien het merk ‘Bellevue Dordrecht’ gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaren niet is gebruikt. Anders dan de curator heeft betoogd kan het faillissement van Bellevue Dordrecht B.V. niet worden aangemerkt als een geldige reden daarvoor. Daargelaten dat het faillissement reeds voor de inschrijving van het merk plaatsvond, is dat immers geen buiten de macht van de merkhouder liggende, niet tot zijn normale ondernemingsrisico behorende feit of omstandigheid.

(…)

Handelsnaamrecht:  4.10.  De door de gefailleerde vennootschap gevoerde handelsnamen zijn vermogensrechten en zijn als zodanig in het faillissement gevallen. Het recht om bij de afwikkeling van de boedel de handelsnamen te voeren en daarover te beschikken blijft ook tijdens het faillissement bestaan (vgl. HR 23-4-1931, NJ 1931, 1313). De door GasteRhoon c.s. aangevoerde omstandigheid dat de curator geen onderneming drijft, doet daar niet aan af.

4.11.  De tot een handelsnaam gerechtigde heeft niet, zoals de curator lijkt te stellen, een exclusief recht op het gebruik van de naam, maar is bevoegd om op de voet van art. 5 Hnw het gebruik door een ander van een gelijke of in geringe mate afwijkende handelsnaam te (doen) verbieden, indien bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. Deze bevoegdheid behoudt de handelsnaamgerechtigde ook na staking van zijn onderneming en wel zolang als de vorenbedoelde verwarring te duchten is, hetgeen afhankelijk is van de omstandigheden van het geval (vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 7-2-1979, BIE 1983, 49). Van deze verwarring tussen beide ondernemingen zal slechts sprake kunnen zijn indien de door de gefailleerde vennootschap gedreven onderneming weer opgestart wordt met gebruikmaking van de eerder gevoerde handelsnamen. GasteRhoon c.s. hebben gemotiveerd bestreden dat het laatste mogelijk is. Hieromtrent wordt het volgende overwogen.

4.12.  Ingevolge artikel 2 Hnw kan een handelsnaam slechts in verbinding met de onderneming die onder die naam werd gedreven worden overgedragen. Daarvoor is voldoende dat een relevant deel van de onderneming met de handelsnaam wordt overgedragen. Onder een relevant deel van de onderneming kan ook de – al dan niet in de handelsnaam belichaamde – goodwill worden verstaan. De curator beroept zich er op dat zich, naast schulden, in de boedel van de gefailleerde vennootschap nog goodwill bevindt, wat door GasteRhoon c.s. gemotiveerd is betwist.

4.13.  Volgens opgave van de curator zijn de bedrijfsinventaris en huurovereenkomst(en) van de door de gefailleerde vennootschap gedreven onderneming in 2004 aan een derde overgedragen. Niet gesteld is dat zich in de boedel andere rechten of zaken bevinden die van belang kunnen zijn voor de continuïteit van een hotel- of horecaonderneming. Met zijn beroep op de aanwezigheid van goodwill in de boedel van de gefailleerde vennootschap doelt de curator derhalve kennelijk op in de handelsnamen belichaamde goodwill. Hieruit volgt dat zich, naast de schulden en het merkrecht waarvan hiervoor is aangenomen dat het is vervallen, in de boedel van de gefailleerde vennootschap alleen nog de handelsnaam bevindt en dat roept de vraag op of daarmee niet reeds is gegeven dat niet kan worden voldaan aan het in artikel 2 Hnw neergelegde vereiste voor overdracht van de handelsnaam. Wat er ook zij van het antwoord op die vraag, de vordering stuit op het volgende af.

(…)

4.15.  Op grond van het vorenstaande kan de aanwezigheid van in de handelsnaam belichaamde goodwill in de boedel van de gefailleerde vennootschap niet worden aangenomen. Voor zover die goodwill heeft bestaan, is immers aannemelijk dat die slechts in combinatie met het gebruik van het complex aan de Boomstraat 37 te Dordrecht bestond. Het recht op het gebruik van dat complex, dat gedurende het 5½ jaar oude faillissement leeg heeft gestaan, bevindt zich echter niet in de boedel van de gefailleerde vennootschap en niet gesteld, laat staan voldoende aannemelijk gemaakt is, dat het mogelijk is dat dit recht in de boedel zal terugkeren. Vanwege de verwarring die kan ontstaan met de locatie van de onderneming is niet aannemelijk dat een derde die geen gebruik kan maken van het complex aan de Boomstraat 37 onder de voormelde omstandigheden is geïnteresseerd in overname van de handelsnamen van de gefailleerde vennootschap. Derhalve kan niet worden aangenomen dat in de bedoelde handelsnamen thans nog goodwill is geïncorporeerd en dat er een mogelijkheid bestaat dat de door de gefailleerde vennootschap gedreven onderneming weer wordt opgestart.

4.16.  Op grond van het vorenstaande is niet aannemelijk dat het gebruik van de domeinnaam www.bellevuegroothoofd.nl en de daaraan verbonden website bij het publiek tot een verwarring zal leiden als bedoeld in artikel 5 Hnw. De daarop gebaseerde vorderingen tot staking van het gebruik van deze domeinnaam en tot overdracht van de domeinnaam dienen daarom te worden afgewezen. Het beroep van de curator op artikel 5a Hnw faalt, nu hiervoor is aangenomen dat het merk ‘Bellevue Dordrecht’ is vervallen.

(…)

Onrechtmatig handelen:  4.18.  Het beroep van de curator op oneerlijke mededinging faalt, omdat op grond van het vorenstaande niet aannemelijk is dat ooit sprake zal zijn van mededinging tussen de ondernemingen die vanaf december 2009 in het complex aan de Boomstraat 37 zullen worden gedreven en de onderneming van de gefailleerde vennootschap. De omstandigheid dat het onwaarschijnlijk is dat de curator de handelsnamen en het merk ten voordele van de boedel nog aan een derde zal kunnen overdragen, kan gelet op hetgeen hiervoor is overwogen niet aan GasteRhoon c.s. worden toegerekend.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 29 October 2009, zaak T-386/07, Peek & Cloppenburg tegen OHIM / Redfil, SL

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk AGILE o.g.v. oudere Gemeenschaps- en nationale woordmerken Aygill’s (kleding). Verwarringsgevaar. Oppositie toegewezen.

42. First, it is not certain, contrary to the assertion of the Board of Appeal, in paragraph 39 of the contested decision, that the visual aspect plays a greater role, since the goods in question are marketed in such a way that, normally, when making their purchase, the relevant public’s perception of the mark designating those goods is visual. In that regard, it should be noted that the goods in question in the present case are not all of the same nature as those in question in the case-law cited by the Board of Appeal in support of its analysis, namely Case T-57/03 SPAG v OHIM – Dann and Backer (HOOLIGAN) [2005] ECR II-287, and Case T-194/03 Ponte Finanziaria v OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) [2006] ECR II-445).

43. Second, and in any event, as is apparent from paragraphs 26 to 28 above, the Board of Appeal was wrong to describe the visual similarity between the signs at issue as being of a low degree.

44. Third, although, for the reasons referred to in paragraphs 34 to 39 above, the signs at issue are globally similar only to a low degree, the Board of Appeal was still wrong to exclude, in paragraph 41 of the contested decision, a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, on the part of the relevant public, between the earlier mark and the mark applied for. In light of the case-law cited in paragraphs 17 to 19 above, the fact that the goods in question are identical offsets the low degree of similarity between the signs at issue.

45. The applicant’s single plea alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 must therefore be upheld.

46. It follows from all the foregoing that the action must be upheld and the contested decision annulled.

Lees het arrest hier.

GvEA, 28 oktober 2009, zaak T-80/08, CureVac GmbH tegen OHIM / Qiagen GmbH.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure  tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk RNAiFect o.g.v. ouder gemeenschapswoordmerk RNActive (geneesmiddelen) Beschrijvend dominant bestanddeel. Geen verwarringsgevaar.

48. Beide tekens zijn inderdaad rond het gemeenschappelijke bestanddeel „rna” opgebouwd. Vastgesteld moet evenwel worden dat, zoals de oppositieafdeling had geconstateerd zonder dat de kamer van beroep dit in de punten 16 en 17 van de bestreden beslissing ter sprake heeft gebracht, dit bestanddeel hoogstens een beperkt onderscheidend vermogen heeft, ook al weten sommige consumenten niet precies wat deze afkorting betekent, maar gaan zij ervan uit dat deze met name indirect naar een chemische of moleculaire verbinding verwijst.

(…)

50      Zoals reeds is geconstateerd, heeft het gemeenschappelijke bestanddeel van de twee betrokken tekens, te weten „rna”, hooguit een beperkt onderscheidend vermogen, zodat het niet mogelijk is om op basis daarvan de commerciële herkomst van de waren te onderscheiden. Derhalve heeft de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing op goede gronden de betrokken achtervoegsels van de conflicterende tekens, namelijk „ctive” en „ifect”, beschouwd als de onderscheidende en dominerende bestanddelen die de aandacht van de consument zullen trekken, aangezien zij een groter onderscheidend vermogen hebben dan het beginbestanddeel „rna” (zie in die zin arrest ECHINAID, punt 29 supra, punt 55).

51. Bovendien is het onjuist, zoals in punt 44 hiervóór is aangegeven en zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, te beweren dat de respectieve uitgangen van de tekens door associatie als gelijk zullen worden opgevat. Het Duitse woord „aktiv” is immers geenszins synoniem van „effektiv”, waardoor een onderscheid tussen de merken kan worden gemaakt. Op basis van deze verschillen in betekenis zal de betrokken consument de desbetreffende tekens dan ook van elkaar kunnen onderscheiden.

52. Hoewel het gemeenschappelijke bestanddeel van beide tekens, te weten „rna”, vooraan staat, leidt deze overeenstemming dus niet tot gevaar voor verwarring. Dit bestanddeel heeft immers een beperkt onderscheidend vermogen, zodat de aandacht van het publiek zal uitgaan naar de uitgang van beide tekens die – globaal beoordeeld – visueel, fonetisch en begripsmatig van elkaar verschillen. De twee tekens roepen dus een verschillende indruk op.

Lees het arrest hier.

GvEA, 28 oktober 2009, zaak T-273/08,  X-Technology R & D Swiss GmbH tegen Ipko-Amcor BV

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk First-On-Skin o.g.v. oudere nationale woordmerken FIRST (Kleding). Verwarringsgevaar in Benelux aannemelijk. Oppositie toegewezen.

39. Die Hinzufügung des Teils „-On-Skin“ in der angemeldeten Marke kann diese begriffliche Identität nicht ändern. Denn im Zusammenhang mit den betroffenen Waren, nämlich Kleidungsstücken, wird dieser Teil der angemeldeten Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen wegen ihrer Grundkenntnisse der englischen Sprache so verstanden, dass er „auf der Haut“ oder, wie die Beschwerdekammer meint, „in direktem Kontakt mit der Haut“ bedeutet. Er ist also, wie im Übrigen die Beschwerdekammer ohne Widerspruch seitens der Klägerin ausgeführt hat, für ein Merkmal dieser Waren beschreibend. Daher kann dieser Teil nicht dazu dienen, die beiden Marken zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Beschluss des Gerichts vom 18. Februar 2008, Altana Pharma/HABM – Avensa [PNEUMO UPDATE], T‑327/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 34). Dies gilt umso mehr, als dieser Teil der angemeldeten Marke dem Anfangsbestandteil „First“ folgt, der in beiden Marken identisch und das dominierende Element der angemeldeten Marke ist.

(…) 41. Nach alledem hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass sich die beiden Zeichen begrifflich hochgradig ähneln, was die Klägerin übrigens nicht bestritten hat.

48. Nach alledem hat die Beschwerdekammer zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen den betreffenden Marken bejaht und die Anmeldung des Zeichens First‑On‑Skin für die betreffenden Waren zurückgewiesen.

Lees het arrest hier.

GvEA, 28 oktober 2009, T-339/07, Juwel Aquarium GmbH & Co. KG tegen OHIM / Potschak

Gemeenschapsmerk. Succesvolle nietigheidsactie tegen woordmerk PANORAMA voor aquaria. Beschrijvend, daar het een wezenlijke eigenschap van de waren aangeeft.

36. Festzustellen ist, dass das Zeichen Panorama – wie die Beschwerdekammer in den Randnrn. 25 und 26 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat –, wenn es für die in Rede stehenden Waren verwendet wird, den angesprochenen Verkehrskreisen, zumindest in deutschsprachigen Gegenden, eine unmittelbare Information über eine wesentliche Eigenschaft dieser Waren vermittelt, nämlich über das besonders weite Blickfeld auf den Inhalt des Aquariums oder Terrariums. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin wird das Blickfeld, das ein Aquarium oder Terrarium bietet, nicht nur durch seine innere Ausgestaltung bestimmt, sondern auch durch die seiner Form innewohnenden Merkmale. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Möbel, Gestelle und Leuchten, die speziell der Panoramaform solcher Aquarien oder Terrarien angepasst sind, zur Erweiterung des Blickfelds beitragen und die angesprochenen Verkehrskreise somit eine Verbindung zwischen dem in Rede stehenden Zeichen und diesen Merkmalen herstellen.

Lees het arrest hier.

GvEA, 28 oktober 2009, zaak T-137/08, BCS SpA tegen OHIM /Deere & Company,

Gemeenschapsmerk. Onsuccesvolle nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapsmerk bestaande in combinatie van kleuren groen en geel. Combinatiekleurmerk heeft onderscheidend vermogen verkregen door gebruik.

46. Uit het voorgaande volgt dat, ofschoon het bestreden merk is gebruikt en gepromoot in combinatie met het woordmerk John Deere en de reclamekosten van interveniënte in de Europese Unie globaal en niet voor ieder land individueel zijn gepresenteerd, verzoekster ten onrechte beweert dat niet rechtens genoegzaam is aangetoond dat interveniënte de combinatie van de kleuren groen en geel op haar waren als merk had gebruikt en dat de waren vergaand en duurzaam waren verspreid in alle lidstaten van de Europese Unie op 1 april 1996.

(…) 58. In casu blijkt uit de door de diverse verenigingen afgelegde verklaringen – behalve uit die met betrekking tot Ierland en Denemarken – dat de combinatie van de kleuren groen en geel, gebruikt in verband met landbouwmachines, in de betrokken sector met interveniënte wordt geassocieerd. Dit wordt bevestigd door de opiniepeiling in Duitsland.

(…) 60. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep de verkrijging van het onderscheidend vermogen van het bestreden merk beoordeeld op basis van een reeks aanwijzingen, waaronder de verklaringen van diverse verenigingen en de in Duitsland gehouden opiniepeiling, en rekening houdend met het feit dat de waren van interveniënte gedurende een aanzienlijke periode sterk aanwezig waren op alle relevante markten en dat interveniënte de combinatie van de kleuren groen en geel intensief en langdurig als merk op bedoelde waren had gebruikt.

(…) 62. De kamer van beroep kan dan ook niet worden verweten te hebben geconcludeerd dat rechtens genoegzaam was bewezen dat het bestreden merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 had verkregen op 1 april 1996, de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag voor het bestreden merk.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 oktober 2009, KG ZA 09-1261, CosmicNavigation B.V. en ANWB B.V ( met dank aan Radboud Ribbert, Ribbert Advocaten).

Handelsnaamrecht. Oudere handelsnaam tegen jonger merk. Eiser CosmicNavigation, o.a. houdster van het Benelux-beeldmerk Onderweg.nl maakt bezwaar tegen het teken ‘ANWB Onderweg’. De voorzieningenrecht wijst de vorderingen van eiser, die zich i.c. geheel gebaseerd zijn op het handelsnaamrecht, af. Geen gebruik als handelsnaam, geen verwarring, geen kwade trouw en geen 1019h proceskosten (oneerlijke concurrentie, geen procedure krachtens  art. 5 of 5a Hnw). “Het gebruik van een jonger merk is onrechtmatig ten opzichte van de rechthebbende op een handelsnaam indien door dat merkgebruik verwarring kan worden gewekt bij het publiek.”

4.3. In het midden kan blijven of CosmicNavigation de tekens Onderweg en Onderweg.nl als handelsnaam gebruikt. Ook indien sprake zou zijn van handelsnaamgebruik, wat ANWB uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist, kan dat namelijk niet leiden tot toewijzing van de vorderingen.

4.4. in dit verband is van belang dat gesteld noch gebleken is dat ANWB het teken ANWB Onderweg als handelsnaam gebruikt. Beide partijen gaan ervan uit dat sprake is van gebruik als merk. De vraag die partijen verdeeld houdt is dus of CosmicNavigation op grond van haar vermeende handelsnaamrechten met betrekking tot de tekens Onderweg en Onderweg.nl zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk ANWB Onderweg.

4.5. Voornoemde vraag moet worden beantwoord aan de hand van de algemene regels inzake oneerlijke concurrentie. Op basis van die regels moet, mede gelet op artikel 10bis lid 3 van het Verdrag van Parijs, naar voorlopig oordeel worden aangenomen dat het gebruik van een jonger merk onrechtmatig is ten opzichte van de rechthebbende op een handelsnaam indien door dat merkgebruik verwarring kan worden gewekt bij het publiek.

4.6. 'In dit geval acht de voorzieningenrechter gevaar van verwarring voorshands onvoldoende aannemelijk gelet op (i) het weinig onderscheidende vermogen van d egestelde handelsnamen, (ii) de verschillen tussen de gestelde handelsnamen en het merk ANWB Onderweg en (iii) de verschillen tussen het deel van de onderneming van CosmicNavigation waarvoor CosmicNavigation de gestelde handelsnamen zegt te gebruiken en de door ANWB onder het merk ontplooide activiteiten.

4.7. Cosmic Navigation heeft op zich terecht aangevoerd dat ook een niet onderscheidende handelsnaam een geldige handelsnaam is. Dat laat echter onverlet dat een gebrek aan onderscheidend vermogen van een handelsnaam gevolgen heeft voor de beschermingsomvang van het handelsnaamrecht in die zin dat minder snel verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Dat is in deze zaak ook het geval.

4.8. Het teken ANWB Onderweg wijkt duidelijk af van de tekens Onderweg en Onderweg.nl door de toevoeging van het element ANWB. Het toegevoegde element ANWB heeft bovendien - anders dan het woord Onderweg - sterk onderscheidend vermogen. Niet in geschil is immers dat ANWB een bekend merk (en een bekende handelsnaam) is. (…)
4.9. Daar komt bij dat de waren en/of diensten die beide partijen aanbieden weliswaar overeenkomen, maar niet identiek zijn. Beide partijen bieden informatie aan, maar zij doen dat in een verschillende vorm.(…)

(…)

4.1 1. CosmicNavigation zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Anders dan ANWB meent, maakt zij geen aanspraak op een vergoeding op grond van artikel 1019h Rv. Gelet op artikel 1019 Rv komen de kosten van een procedure inzake een handelsnaam uitsluitend voor een vergoeding op grond van artikel 1019h Rv in aanmerking als het een procedure krachtens de artikelen 5 of 5a van de Handelsnaamwet betreft. Daarvan is in dit geval geen sprake. CosmicNavigation baseert haar vorderingen immers niet op de bedoelde bepalingen van de Handelsnaamwet, maar op de algemene regels inzake oneerlijke concurrentie. De Nederlandse wetgever heefî er niet voor gekozen om de toepassing van de handhavingsmaatregelen van titel 15 Rv uit te breiden tot dergelijke procedures. ANWB kan dus slechts aanspraak maken op een vergoeding conform het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier of hieronder:

Gerechtshof Den Haag, 6 oktober 2009, zaaknrs. 105.003.741/01 en 105.003.742/01, Prodalimenta S.A.R.L. regen Khalaf Stores en Betinjaneh tegen Khalaf Stores & Hashemitisch Koninkrijk Jordanië (met dank aan Sjo Anne Hoogcarspel, Freshfields Bruckhaus Deringer).

Merkenrecht. Auteursrecht. Tussenarrest in gecombineerde en  gecompliceerde zaken over (export)merken voor en zakken met poedermelk).

Heel kort, voor zover mogelijk, de feiten: Jordanië voert melkpoeder in, dat op de markt wordt gebracht onder het merk Halibna, Khalaf heeft een niet exclusief contract tot levering, Prodalimenta deponeert het (woord)beeldmerk Halibna in de Benelux en Betinjaneh deponeert het teken Nohib Halibna als merk in Syrië en Libanon, Jordanië draagt haar rechten op het merk over aan Khalaf, Khalaf deponeert het in de Benelux, Prodalimenta draagt haar Beneluxmerk over aan Betinajeh, Khalaf vordert de vervallenverklaring van het door Prodalimenta gedeponeerde merk en  Betinjaneh vordert nietigverklaring van de merken van Khalaf.

Over Heilung, over rechtshandhavend gebruik door licentienemer, over de vraag vanaf wanneer de vijfjaarsperiode dient te worden berekend, over de vraag of merken die onder het Oud BMW reeds vervallen waren onder de nieuwe Heilungsregeling kunnen vallen, over de vraag of inschrijving licentie via 11C BMW relevant is voor de vraag of er rechtshandhavend gebruik door licentienemer heeft plaatsgevonden, over rechtshandhavend gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm, over samenloop van auteursrecht en merkrecht en over bevoegdheid een grensoverschrijdend inbreukverbod voor alle landen van de Berner Conventie op te leggen.
 
Het hof laat beide partijen op verschillende punten toe nader bewijs bij te brengen, maar wijst onder andere wel alvast het door Rechtbank gestelde vereiste dat gebruik van de licentienemer kenbaar diende de te zijn van de hand en oordeelt dat aangezien strijd met het auteursrecht geen nietigheidsgrond oplevert, op die grond geen nietigverklaring of een tot hetzelfde resultaat leidende vordering worden ingesteld.

Lees het arrest hier, vonnis Rechtbank Den Haag hier, of beiden hieronder (Scribd):