Merkenrecht  

Rechtbank Alkmaar, 3 december 2008, HA ZA 07-622, Odlewnia Zeliwa Spólka Akcynjna tegen Bus Holland Alkmaar B.V. (met dank aan Ubel van der Werff, JPR Advocaten)

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Uitputting. Depot te kwader trouw. Overdracht merk. “Wat partijen verdeeld houdt, is de vraag of de door Bus Holland verhandelde fittingen met daarop EE met Odlewnia's toestemming in het verkeer zijn gebracht, dan wel of Bus Holland daar onder de gegeven omstandigheden van uit mocht gaan, of dat het hier gaat om het zonder toestemming van Odlewnia gebruik maken van haar EE merk.”

Inbreuk wordt aangenomen, net als kwade trouw: “Ondanks de omstandigheid dat de nietigheid niet meer door Odlewnia ten aanzien van dit merk kan worden ingeroepen, is de rechtbank van oordeel dat de rechten verbonden aan dit merk niet aan Bus Holland als deposant te kwader trouw maar aan Odlewnia als voorgebruiker dienen toe te komen.”

Uitputting & inbreuk: “4.9. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Odlewnia van Bus Hollands beroep op uitputting, ligt het op de weg van Bus Holland nader te onderbouwen op grond waarvan moet worden aangenomen dat zij EE fittingen afkomstig van Odlewnia verhandelt Bus Holland beperkt zich daarbij tot het betwisten van de conclusies die aan de twee onderzochte aankopen via wederverkopers van Odlewnia kunnen worden ontleend Bus Holland gaat er daarmee aan voorbij dat zij met die betwisting - wat daar ook van zij - nog geen onderbouwing van haar eigen stelling ter zake van uitputting heeft gegeven Bus Hollands beroep op uitputting zal dan ook, bij gebreke van een voldoende feitelijke onderbouwing, worden afgewezen

(…) 4.10. Het voorgaande leidt er toe dat de rechtbank van oordeel is dat Bus Holland door het verhandelen van fittingen voorzien van de aanduiding "EE" inbreuk maakt op de rechten die Odlewnia ontleent aan haar EE merk, die niet door of met toestemming van Odlewnia in het verkeer zijn gebracht.(…)”

Kwade trouw: “4.22 Ten aanzien van het hiervoor onder 2.8 sub a genoemde merk van Bus Holland komt de rechtbank voorts toe aan Odlewnia's subsidiaire vordering tot overdracht van dit merk aan haar. Dat Odlewnia niet meer de inschrijving van dit merk door Bus Holland kan aanvechten met een vordering tot nietigverklaring, brengt nog niet mee dat Odlewnia zich op geen enkele wijze kan verzetten tegen dit merk van Bus Holland. Zoals uit het voorgaande volgt, is de rechtbank van oordeel dat ook bij het hiervoor onder 28 sub a, genoemde merk van Bus Holland sprake is van een depot te kwader trouw zoals bedoeld in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE en artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs. Ondanks de omstandigheid dat de nietigheid niet meer door Odlewnia ten aanzien van dit merk kan worden ingeroepen, is de rechtbank van oordeel dat de rechten verbonden aan dit merk niet aan Bus Holland als deposant te kwader trouw maar aan Odlewnia als voorgebruiker dienen toe te komen.

4.23 De rechtbank zal Bus Holland op hierna te noemen wijze gebieden -conform Odlewnia's primaire vordering - de merken hiervoor bedoeld onder 2.8 sub c en d door te halen en -conform Odlewnia's subsidiaire vordering - het merk hiervoor bedoeld onder 2 8 sub a aan Odlewnia over te dragen. (…)”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 29 oktober 2008, HA ZA 08-335, […] De Gilde tegen Nedstede Leisure Holding B.V. & Speelpark “Oud Valkeveen” B.V.

Ongeschreven intellectuele eigendomsrechten. Overdracht rechten op artiestennaam en recht tot gebruik voor pretpark. “Een naam van een persoon met een verzilverbare populariteit wordt in de literatuur gekwalificeerd als een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht.” Naar huidig recht kan een dergelijke naam niet worden overgedragen, naar oud recht (vóór 1992) wel.

Wilhelm Marinus Antonius Akkerman, in leven beter bekend als Toni Boltini, de eigenaar van het bekende circus Toni Boltini, heeft  in 1986 de rechten op de naam Boltini overgedragen aan eiser i.c. De Gilde. De Gilde heeft in 1987 een, naar oordeel van de rechtbank niet-exclusieve, overeenkomst gesloten met, kort gezegd, een rechtsvoorganger van gedaagden voor het gebruik van de naam Boltini voor het pretpark “Oud Valkeveen” in Naarden, het pretpark waarvan de exploitatie door de dochters van  Akkkerman / Toni Boltini was verpacht aan de rechtsvoorganger van gedaagde. Akkerman overleed in 2003.

De tweemaandelijkse facturen voor het gebruik van de naam Boltini zijn sinds november 2005 onbetaald gebleven en eiser De Gilde vordert i.c. nakoming van de overeenkomst. De rechtbank oordeelt dat de overeenkomst rechtsgeldig zijn, maar buitengerechtelijke ontbonden mochten worden op grond van onvoorziene omstandigheden, zoals de wetswijziging van 1992, het niet meer noemenswaardig gebruiken van en de gerede twijfel over de verzilverbare populariteit van de naam.

“5.3. Naar de rechtbank begrijpt, stelt De Gilde zich op het standpunt dat Akkerman onder de artiestennaam Boltini een verzilverbare populariteit genoot, die hij te gelde kon maken. Dat wil zeggen dat hij zijn popularteit commercieel kon exploiteren en dat hij een geldelijke beloning kon bedingen voor het gebruik van zijn naam voor commerciële doeleinden. 

5.4. Een naam van een persoon met een verzilverbare populariteit wordt in de literatuur gekwalificeerd als een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht. Naar huidig recht is een dergelijk recht op grond van artikel 3:83 lid 3 BW niet overdraagbaar, waardoor dit recht  onder het huidige recht (artikel 3:6 BW) evenmin gekwalificeerd kan worden als vermogensrecht. Voormelde artikelen zijn evenwel pas in 1992 in werking getreden. Voor 1992 gold de regel dat alle vermogensrechten overdraagbaar waren, tenzij de wet of de aard van het recht zich daartegen verzette. Akkerman heeft de rechten op de naam Boltini in 1986 overgedragen aan De Gilde. Deze overeenkomst is rechtsgeldig, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen de overdracht verzette. De verzilverbare populariteit van een naam is verbonden aan een bepaald persoon. Dit staat er echter niet aan in de weg dat de rechten op die naam konden worden overgedragen. De overeenkomst van 1986 is derhalve rechtsgeldig.

(…) 5.7. Volgens Nedstede c.s. is De Gilde overigens ook tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, omdat zij een exclusief recht tot gebruik van de naam heeft gegeven, zodat zij zelf niet meer gerechtigd was die naam te voeren, maar desondanks deze naam is blijven gebruiken. In de overeenkomst is handgeschreven de toevoeging "niet exclusief" opgenomen, hetgeen is geparafeerd. Nedstede c.s. betwist de echtheid van de handgeschreven aanvulling van de akte. Uitgaande van de overeenkomst zonder de handgeschreven aanvulling volgt daaruit evenwel niet dat sprake is van exclusiviteit, zodat wat er ook van de echtheid van de toevoeging zij, de betwisting daarvan Nedstede c.s. niet kan baten. De overeenkomst is dan ook niet buitengerechtelijk ontbonden op deze grond.

5.8. Het voorgaande brengt mee dat de betalingen die zijn verricht in het kader van de overeenkomst tussen De Gilde en Jasper B.V., niet onverschuldigd zijn gedaan, alsmede dat De Gilde in beginsel nakoming van de overeenkomst kan vorderen. Het overlijden van Ak-kerman heeft daar gezien de onderhandse aktes van 17 februari 1988 en december 1990 geen wijziging in gebracht. Nedstede c.s. betwist de echtheid van deze akten. Zij heeft hiervoor echter geen feiten en omstandigheden aangevoerd, zodat het ervoor gehouden moet worden dat de betreffende akten echt zijn.

(…) 5.12. Nedstede c.s. voert subsidiair aan dat de door de raadsman van Nedstede c.s. bij brief van 14 september 2007 aan de raadsvrouwe van De Gilde buitengerechtelijk is ontbonden op grond van artikel 6:258 BW. Dat een brief met een dergelijke inhoud is ontvangen, wordt niet betwist, zodat de rechtbank hier thans vanuit gaat. De rechtbank is met Nedstede c.s. van oordeel dat de overeenkomst in het licht van de wetswijziging in 1992, het feit dat Nedstede c.s. de naam Boltini niet (noemenswaardig) gebruikt en De Gilde heeft nagelaten te onderbouwen waarom de naam Boltini tegenwoordig nog een verzilverbare populariteit geniet, inderdaad buitengerechtelijk ontbonden mocht worden. De rechtbank kent aan deze ontbinding gezien de omstandigheden van het geval terugwerkende kracht toe tot het moment dat Nedstede c.s. betaling uit hoofde van de overeenkomst (gedeeltelijk) heeft gestaakt. Partijen hebben derhalve over en weer niets meer te vorderen uit hoofde van deze overeenkomst.”

Lees het vonnis hier (IEPT.nl, bewerkte versie).

Rechtbank Amsterdam, 4 december 2008, LJN: BG6134, Building Products Nederland B.V. tegen Artcrete Europe B.V.

Merkenrecht. Woordbestanddeel ‘-crete’ is geen gebruikelijke aanduiding voor beton. Geen normaal (voor)gebruik in de Benelux van het merk Artcrete. Geen depot te kwader trouw eiser. “De enkele omstandigheid dat Artcrete Inc. deze handelsnaam in de Verenigde Staten hanteerde en dat Building Products daar mogelijk van op de hoogte is geweest of had moeten zijn, omdat – daar zijn partijen het over eens – de markt voor betonprints een ‘zeer specialistische niche markt’ is, is daartoe onvoldoende.”

De vorderingen worden toch afgewezen: Er is geen spoedeisend belang, omdat gedaagde, na sommatie maar (ruim) voor het uitbrengen van de dagvaarding, voortvarend een eind aan de gestelde merkinbreuk heeft gemaakt. 1019h proceskostenveroordeling voor eiser: €5625,-.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Roermond, 3 december 2008, LJN: BG6165, Strafzaak (merkregistratie vee).

Agrarisch merkenrecht. Economische politierechter. “Frustratie merkenregistratie vee door het gebruiken van merken van een ander bedrijf.”

“De rechter acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat zij in de periode van 15 januari 2006 tot en met 8 maart 2006 te Neeritter, in de gemeente Hunsel, als houder, opzettelijk, meerdere dieren die zij hield, te weten ongeveer 600 varkens (biggen), heeft gemerkt met merken, die blijkens de op het merk vermelde gegevens door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan derden ter beschikking waren gesteld.

(…) Door het niet zorgvuldig naleven van de regels met betrekking tot de identificatie en registratie van dieren heeft verdachte de volksgezondheid en de diergezondheid in potentie op ernstige wijze in gevaar gebracht. Het bewust niet gebruik maken van juiste merken vormt niet alleen een groot risico voor het eigen bedrijf, maar ook voor de gehele sector, voor de voedselveiligheid en de uitstraling daarvan naar het buitenland.

(…) Gelet op het risico voor de volksgezondheid die van het handelen van verdachte is uitgegaan, is de economische politierechter van oordeel dat aan verdachte een geldboete van aanzienlijke omvang moet worden opgelegd. (…) De economische politierechter veroordeelt verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een geldboete van € 10.000,--.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 december 2008, KG ZA 08-1416 The Body Shop International Plc c.s. tegen Men's Body Shop B.V. c.s.

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Gemeenschaps- en Beneluxmerken. Bekend merk The Body Shop tegen Men’s Body Shop. 2.20 lid 1 sub c, gevaar van verwatering. Geen tipje van de Intel-sluier. Overdracht domeinnaam. Proceskosten volgens indicatietarief: €6000,-

“ 4.7. Het teken MEN’S BODY SHOP en het merk THE BODY SHOP delen de twee laatste woorden waaruit zij zijn samengesteld. Hierboven (4.5.) is voorshands aangenomen dat het merk THE BODY SHOP door inburgering ruimschoots onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat geldt ook voor de twee laatste woorden tezamen. Anders dan MBS betoogt gaat het hier niet (meer) om algemene woorden. Voor zover MBS zou bedoelen dat body shop een generieke aanduiding is voor een winkel met producten voor de lichaamsverzorging, slaagt dit niet. Misschien is dat op enig moment zo geweest, maar nu de samenstelling body shop onderscheidend vermogen heeft verkregen en heeft behouden is dat in elk geval nu niet meer zo.

4.8. Dat betekent dus dat het teken en het merk de twee laatste woorden gemeenschappelijk hebben en dat deze woorden, in samenstelling, onderscheidend zijn. In het merk worden deze voorafgegaan door het niet onderscheidende woord The. In het teken van MBS worden de woorden voorafgegaan door het woord Men’s. Ook dit woord is niet onderscheidend voor een ‘mannenwinkel’. Tezamen komt dit erop neer dat merk en teken weliswaar niet identiek zijn maar wel overeenstemmend zijn door het gebruik van een gelijke en onderscheidende samenstelling van twee van de drie woorden. Die overeenstemming is begripsmatig en wat de twee laatste woorden betreft, ook visueel en auditief.

4.9. Door het gebruik van het teken MEN’S BODY SHOP dreigt ook het gevaar van verwatering van het merk THE BODY SHOP, doordat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Juist omdat merk en teken worden gebruikt voor winkels met producten voor de lichaamsverzorging dreigt dan het gevaar dat de samenstelling body shop verwordt tot generieke aanduiding voor een dergelijke winkel.

4.10. Bij deze stand van zaken ligt het onder I gevorderde verbod voor toewijzing gereed.”

Lees het vonnis hier. Zie ook Men's Body Shop zoekt nieuwe naam (hier) en nieuwe naam gevonden (hier).

HvJ EG, 3 december 2008, conclusie A-G Kokott in zaak C-59/08, Copad SA tegen Christian Dior couture SA e.a. (verzoek van de Cour de Cassation (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing).

Merkenrecht. Merkenrichtlijn. Uitputting van rechten van merkhouder. Verkoop van met merk voorziene producten onder schending van licentieovereenkomst. Verkoop door een discounter. Schending van merkreputatie. Ontbrekende toestemming merkhouder.

Dior heeft met SIL een merklicentieovereenkomst gesloten voor de vervaardiging en distributie van korsetterieartikelen onder het merk Christian Dior. In deze overeenkomst was bepaald dat „met het oog op de handhaving van de algemene bekendheid en het prestige van het merk de licentiehouder zich ertoe verbindt, niet te verkopen aan groothandelaren, inkoopcombinaties, discounters, postorderbedrijven, bedrijven die verkopen via het systeem van huis-aan-huis-verkoop of thuisparty’s, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. Hij neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze bepaling door zijn distributeurs of kleinhandelaren wordt nagekomen.”

SIL heeft vervolgens aan Copad International (hierna: „Copad”), een discounter, waren verkocht, voorzien van het merk dat het voorwerp is van de licentieovereenkomst. Copad heeft een deel van de waren doorverkocht aan derden. Dior heeft SIL en Copad gedagvaard wegens merkinbreuk.

Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of SIL door de verkoop van de waren aan Copad inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Dior. De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijke uitputting van het merkrecht. Handelt een licentiehouder zonder toestemming van de merkhouder als hij  waren in de handel brengt onder het betrokken merk en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt? En, voor het geval dat de merkhouder door het verbod van verkoop aan discounters de uitputting niet kan uitsluiten, kan de merkhouder zich op grond van artikel 7, lid 2, van deze richtlijn tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten?

“67. Tegen deze achtergrond geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

1) Artikel 8, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd, dat de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt, indien de reputatie van de waren door deze verkoop zo ernstig wordt geschaad dat afbreuk wordt gedaan aan hun kwaliteit.

2) Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een licentiehouder die in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst waren onder een merk in de handel brengt, slechts dan zonder toestemming van de merkhouder handelt indien de licentiehouder door de distributie tegelijkertijd de aan het merk verbonden rechten in de zin van artikel 8, lid 2, van die richtlijn schendt.

3) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt de merkhouder niet de mogelijkheid zich te verzetten tegen de distributie van zijn gemerkte waren door een discounter op de loutere grond dat een beding in de licentieovereenkomst de verkoop van de waren aan discounters verbiedt.”

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 december 2008, HA ZA 07-1918, G.A. Modefine S.A. tegen Nisu International B.V.

Eerst even kort: Merkenrecht.  Gestelde versiering maakt inbreuk op beeldmerk Armani. Geen rechtsverwerking omdat een bij eerdere door de douane vastgehouden partij geen inbreukprocedure is gestart. Onbetwiste proceskosten: € 25.504,14.

Eiser Modefine is houdster van de merkrechten met betrekking tot het modehuis Giorgio Armani en stelt dat gedaagde Nisu middels het op de zonnebrillen van gedaagde voorkomende teken (klik voor vergroting, afbeeldingen in vonnis) inbreuk maakt op de merkrechten van Armani.  De rechtbank wijst de vorderingen toe.

Rechtsverwerking: “4.2. Het meest vergaande verweer van Nisu houdt in dat Modefine haar rechten om ter zake van merkinbreuk op te treden heeft verwerkt. Dit verweer slaagt niet. Nisu mocht er naar het oordeel van de rechtbank niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat Modefine haar rechten jegens Nisu niet zou handhaven. De omstandigheid dat de Douane in oktober 2006 de vrijgave van een voor Nisu bestemde partij met onder andere 240 zonnebrillen met het Nisu-teken op grond van art. 9 Vo. 1383/2003 heeft geschorst en deze partij vervolgens is vrijgegeven omdat Modefine niet binnen de vereiste (twee keer) 10 dagen een inbreukprocedure is gestart, is daartoe onvoldoende. Van een verzwaarde zorgplicht voor de merkhouder op grond van Vo. 1383/2003, als door Nisu gesteld, is geen sprake.

Voorts kan niet gezegd worden dat Modefine heeft stilgezeten. Modefine heeft weliswaar niet binnen de in Vo. 1383/2003 genoemde termijn een procedure ingeleid, maar heeft Nisu vervolgens bij brief van 17 november 2006 laten weten bezwaar te maken tegen verdere verhandeling van de (240) zonnebrillen met het Nisu-teken. Ook nadien heeft Modefine niet stilgezeten. Na de brief van 21 november 2006, waarin Nisu de inbreuk betwist, heeft Modefine Nisu bij brief van 13 februari 2007 wederom gesommeerd ten aanzien van een partij zonnebrillen met het Nisu-teken. De daartussen gelegen periode is, zeker gelet op de sommatie van 17 november 2006, veel te kort om enig vertrouwen aan te ontlenen dat Modefine haar rechten niet zou handhaven.

4.3. Ook voor zover Nisu stelt dat zij in haar positie onredelijk wordt benadeeld en Modefine om die reden haar rechten heeft verwerkt, slaagt haar verweer niet. (…)  De rechtbank is van oordeel dat voor Nisu op grond van de aan haar verzonden sommatie van 17 november 2006 voorzienbaar was dat Modefine handhavend zou optreden, zodat Nisu hierop had kunnen anticiperen. Modefine heeft ook na deze sommatie niet stilgezeten en Nisu bij brief van 13 februari 2007 wederom gesommeerd inzake het gebruik van het Nisu-teken. Van rechtsverwerking is derhalve geen sprake.”

Inbreuk: “4.5. De rechtbank stelt voorop dat de omstandigheid dat het in aanmerking komende publiek een teken als versiering opvat, niet in de weg kan staan aan de door artikel 9 lid 1 aanhef en sub b GMVo. verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJEG 10 april 2008, zaak C-102/07, Adidas/Marca, LJN: BD9710, r.o. 34, 35 en 36). Het gaat er om of de gemiddelde consument zich, bij het zien van zonnebrillen die zijn voorzien van het Nisuteken, kan vergissen omtrent de herkomst van die zonnebrillen door te menen dat die worden verhandeld door Modefine of een daaraan verbonden onderneming. Hierbij speelt niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken.

4.6. (…) Daarvan uitgaande is het Nisu-teken in feite vrijwel gelijk aan het Gemeenschapsmerk van Modefine, met weglating van de letters ‘GA’ en de kop van de ‘vogel’. Niet gezegd kan worden dat nu juist de letteraanduiding en de ‘kop’ de totaalindruk van het Gemeenschapsmerk domineren. In overige zin is het Nisuteken gelijk aan het Gemeenschapsmerk van Modefine. Zelfs het aantal ribbels van het Nisu-teken stemt daarmee overeen. (…)  Het feit dat Nisu haar zonnebrillen (tevens) aanbiedt onder vermelding van de merken SAY en KOST en het prijsverschil tussen haar zonnebrillen en die van Modefine, doet daaraan niet af. Ook kan niet gezegd worden dat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmerk aldus wordt opgerekt tot de letter ‘V’, gelijk Nisu stelt. Zij gaat er daarmee immers aan voorbij dat haar teken, ervan uitgaande dat dit een ‘V’ is, op een bijzondere wijze is vormgegeven. Het is juist de wijze waarop zij de ‘V’ heeft gestileerd op grond waarvan de rechtbank tot het oordeel komt dat sprake is van een grote mate van overeenstemming met het Gemeenschapsmerk van Modefine.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 2 december 2008, zaak T-67/07, Ford Motor Co tegen OHIM.

Gemeenschapsmerkenrecht. Onterechte weigering inschrijving gemeenschapswoordmerk FUN voor klasse 12, motorvoertuigen en accessoires). Fun is niet beschrijvend. “Het teken FUN op de achterkant van een voertuig kan niet dienen om rechtstreeks een motorvoertuig of een van de wezenlijke kenmerken ervan aan te duiden.”

“34. Het teken FUN voor motorvoertuigen kan worden begrepen als een aanduiding dat deze voertuigen leuk of een bron van plezier kunnen zijn. Het teken FUN kan dus worden gezien als een teken waardoor aan de waar een positief imago – dat veel weg kan hebben van een verkoopbevorderend imago – wordt verleend, door bij de relevante consument het idee op te roepen dat een voertuig een bron van plezier kan zijn. In bepaalde gevallen kan een motorvoertuig weliswaar een bron van plezier zijn voor de bestuurder ervan, maar het teken FUN gaat niet verder dan suggereren.

35. In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat de band tussen de betekenis van het woord „fun” en motorvoertuigen te vaag, onbepaald en subjectief is om dit woord een beschrijvend karakter voor die waren te verlenen. 

36. Anders dan bepaalde aanduidingen die kenmerken van een voertuig beschrijven, zoals turbo, ABS of 4x4, kan het teken FUN op de achterkant van een voertuig niet dienen om rechtstreeks een motorvoertuig of een van de wezenlijke kenmerken ervan aan te duiden. Op die plaats zal het door de relevante consument worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar.

37. De vaststelling door de kamer van beroep dat de consument het woord „fun” voor de betrokken waren zal opvatten als een aanduiding dat een voertuig een origineel aspect heeft of leuk te rijden is, volstaat dus niet om het teken FUN een beschrijvend karakter in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te verlenen.

38. Uit het voorgaande volgt dat het teken FUN met motorvoertuigen niet een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft waardoor het betrokken publiek daarin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van deze waren of van een van de kenmerken ervan kan zien. Het teken FUN valt dus niet onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.”

(…) 54. De kamer van beroep heeft dus in wezen het ontbreken van onderscheidend vermogen van het teken FUN afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan. Hierboven werd evenwel geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte van mening was dat het teken FUN viel onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Bijgevolg moet de redenering van de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen voor zover deze is gebaseerd op de hierboven vastgestelde onjuiste opvatting.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 2 december 2008, zaak T-275/07, Ebro Puleva tegen OHIM /  Luis Berenguel, SL.

Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositieprocedure o.g.v. oudere Spaanse beeldmerken met het woordbestanddeel “Brillante” tegen aanvraag gemeenschapswoordmerk BRILLO’s. (Klassen 29, 30, 31, kort gezegd, voedingswaren). Oppositie afgewezen: overeenstemming bestanddeel ‘brill’ is onvoldoende.

"28. Il ressort de ce qui précède, d’une part, que les signes en cause sont clairement différents sous l’aspect visuel, qui joue un rôle prépondérant dans les circonstances de l’espèce, et d’autre part, que s’ils présentent une faible similitude phonétique et conceptuelle, véhiculée par leur élément commun « brill », la pertinence d’une telle constatation est réduite en raison du rôle prépondérant de l’élément visuel. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en cause, appréciés par rapport à l’impression d’ensemble qu’ils produisent, ne sont pas similaires et que, par conséquent, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur concerné peut être exclue, nonobstant l’identité ou la similitude entre certains produits visés. Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante sur lesquels la demande en annulation de la décision attaquée est fondée et, de ce fait, de rejeter le recours dans son intégralité."

Lees het arrest hier.

GvEA, 2 december 2008, zaak T-212/07, Harman International Industries, Inc. tegen OHIM / Barbara Becker.

Gemeenschapsmerkenrecht. Familienamen. Oppositieprocedure o.g.v. ouder gemeenschapswoordmerk BECKER tegen anvraag voor gemeenschapswoordmerk Barbara Becker (klasse 9). Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM en wijst de oppositie toe.

“36. Dat Barbara Becker in Duitsland het statuut van een beroemdheid heeft als ex-echtgenoot van de heer Boris Becker, betekent voorts niet dat de conflicterende merken begripsmatig niet overeenstemmen. Het oudere merk BECKER en het merk Barbara Becker verwijzen immers naar dezelfde familienaam Becker. Zij hebben dus een punt van overeenstemming, temeer daar in een deel van de Gemeenschap aan het element „becker” van het aangevraagde merk als familienaam mogelijkerwijs een groter onderscheidend vermogen wordt toegekend dan aan het element „barbara”, dat gewoon een voornaam is. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het relevante publiek een onvolmaakt beeld van de conflicterende merken bijblijft.

37. (…) In casu dient te worden vastgesteld dat het element „becker” zal worden opgevat als een familienaam, die vaak wordt gebruikt ter aanduiding van een persoon. Er dient te worden geoordeeld dat dit element een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het merk Barbara Becker.

 (…) 40. Wat het verwarringsgevaar betreft, dient eraan te worden herinnerd dat niet wordt betwist dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn, en dat het merk Barbara Becker en het merk BECKER op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak punten van overeenstemming vertonen. Zelfs al zijn de betrokken waren bestemd voor een betrekkelijk oplettend publiek, toch kan dit publiek menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Derhalve dient te worden vastgesteld dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.

42. Tevens faalt het argument van interveniënte dat de rechtspraak inzake samengestelde merken in casu niet van toepassing is doordat het aangevraagde merk bestaat uit een voornaam en een familienaam. In het geval van merken bestaande uit een persoonsnaam zijn de criteria ter beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 immers bij ontbreken van een andersluidende bepaling in deze verordening dezelfde als die welke gelden voor de andere categorieën van merken. Aldus kan een teken dat de voornaam en de familienaam van een natuurlijke persoon bevat, niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven indien het in strijd is met een relatieve weigeringsgrond voor inschrijving na oppositie door de houder van een ouder merk."

Lees het arrest hier.