Merkenrecht  

Benelux Gererechtshof, 17 november 2008, conclusie A-G Leclerq in zaak A 2008/1, JTEKT Corporation tegen NV. Jacobs Trading & BBIE

Op de valreep voor het weekend. Merkenrecht.

"(…) IV Conclusie.  Ik ben van mening, op grond van die redenen, Uw Hof te kunnen adviseren als volgt te antwoorden op de door het Hof van beroep te Brussel gestelde prejudiciële vragen: 

Vraag 1: In de procedure van beroep tegen een beslissing van her BBIE kan de BOIE en/of het BBIE niet aanwezig zijn in deze rechtspleging.

Vraag 2: Regel 1.17. l .c van het Uitvoeringsreglement strookt met artikel 2.16. lid 3 en 4 BVIE.

Vraag 3: Regel 1.17.l.c van het Uitvoeringsreglement is verzoenbaar met de bepalingen van het BVIE.

Vraag 4: Het "buiten behandeling laten" van de oppositie niet kan worden beschouwd als een beslissing in de zin van artikel 2.16.4 BVIE waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1. BVIE.

Vraag 5: Artikel 2.17 van het BVIE staat niet eraan in de weg dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift. De regelmatigheid van de inleidende akte moet vervolgens worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationale gerechtelijk privaatrecht.

Vraag 6: Het hof van beroep dat de oppositie beoordeelt, na beroep tot vernietiging tegen beslissing van het BBIE, kan de oppositie in volle omvang beoordelen en kan, na eventuele vernietiging, zijn beslissing in de plaats stellen van deze van het BBIE.”

Lees de conclusie hier.

GvEA, 19 November 2008, zaak T-269/06, Rautaruukki Oyj tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Terechte weigering beschrijvend gemeenschapswoordmerk RAUTARUUKKI (Fins voor metaalwerken) voor klasse 6, metaalwerken.  Aanvullend bewijsmateriaal ter ondersteuning van inburgering te laat ingediend.

“39. The applicant points out that, after the Second World War, the Republic of Finland was ordered to pay heavy war indemnities to the former Soviet Union, consisting mainly of vehicles and metal construction goods. Since that had the effect of limiting resources of steel and metal raw materials, the Finnish State decided, at the end of the 1950s, to set up a State-owned company with the task of producing the steel required by the metal industry. The applicant was accordingly established in 1960 and is generally known to Finnish consumers and traders.

(…) 49. First, it must be pointed out that, for the reasons given in paragraphs 19 to 22 above, the affidavits from the Finnish Central Chamber of Commerce and from all local chambers of commerce (except one) and from 92 companies, and the Finnish registration of the word mark RAUTARUUKKI for the goods in question in the present case, cannot be regarded as admissible."

"50. The applicant cannot claim that, by taking into consideration only the evidence submitted to OHIM, it has proved that distinctiveness has been acquired through use. It must be held that, as pointed out by the Board of Appeal in paragraph 20 of the contested decision, that evidence is clearly insufficient to establish distinctiveness through use.

51. (…) The Board of Appeal’s inference, at paragraph 20 of the contested decision, was therefore correct, namely that while that evidence was appropriate to establish the use of the mark applied for in Finland and its registration in the Trade and Companies Registers, it did not, on the other hand, establish distinctiveness in consequence of use within the meaning of Article 7(3) of Regulation No 40/94 and did not permit the inference that the relevant public in Finland associates the sign RAUTARUUKKI uniquely with the applicant’s goods falling within Class 6.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 19 November 2008, zaak T-315/06, Ercros, SA tegen OHIM / Degussa GmbH (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Oppositie op grond van oudere Spaanse nationale woord- en beeldmerken CROS, SOCIEDAD ANÓNIMA CROS en ERCROS tegen gemeenschapsbeeldmerkaanvraag CROS (chemische producten, meststoffen). Gespecialiseerde gebruiker. Geen overeenstemmende merken. Element CROS niet dominant in beeldmerk aanvrager. Seriemerk-argument. Oppositie afgewezen.

"43. Was die Verwechslungsgefahr betrifft, hat die Beschwerdekammer angesichts der Unterschiede zwischen den fraglichen Zeichen zu Recht entschieden, dass trotz der Identität der betroffenen Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe. Es ist nämlich nach einer Gesamtbetrachtung nicht davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus Fachleuten dieses Bereichs zusammensetzen, zu der Annahme verleitet werden, dass mit der Bildmarke TAI CROS gekennzeichnete Waren aus dem Unternehmen, das Inhaber der älteren Marken CROS ist, oder aus einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

44. Das Argument der Klägerin, dass die Marke TAI CROS von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Teil derselben Markenfamilie mit dem Bestandteil „cros“ betrachtet werden könne, weil die sechs älteren Marken eine Markenserie bildeten, steht dieser Schlussfolgerung nicht entgegen."

"45. Die in Randnr. 23 beschriebene Gefahr der gedanklichen Verbindung kann nur dann geltend gemacht werden, wenn der Inhaber einer Serie älterer Eintragungen den Nachweis der Benutzung aller zu der Serie gehörender Marken oder zumindest einer Reihe von Marken, die eine „Serie“ bilden können, erbringt. Denn damit die Gefahr bestehen kann, dass sich die Verkehrskreise über die Zugehörigkeit der angemeldeten Marke zu der Serie irren, müssen die älteren Marken, die dieser Serie angehören, notwendigerweise auf dem Markt präsent sein (…) Im vorliegenden Fall beruft sich die Klägerin jedoch lediglich auf die Eintragung ihrer älteren Marken.

46. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht festgestellt, dass kein Nachweis erbracht wurde, dass die angesprochenen Verkehrskreise die älteren Marken tatsächlich als Markenserie wahrnehmen.

47. Schließlich kann eine Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen den Marken auch dann ausgeschlossen werden, wenn man sie einzeln betrachtet. Denn im vorliegenden Fall deutet nichts darauf hin, dass allein das Bestehen älterer Einzelmarken bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gedankliche Verbindung zwischen dem Begriff „cros“ und den von der Klägerin vertriebenen Waren dahin geschaffen haben kann, dass jede neue aus diesem Begriff in Verbindung mit einem anderen Begriff gebildete Marke als eine Variante der älteren Marke wahrgenommen werden könnte.

48. Nach alledem ist der einzige Klagegrund zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen."

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 18 november 2008, conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer, zaak C-495/07, Silberquelle GmbH tegen Maselli Strickmode GmbH ( verzoek van de Oberste Patent- und Markensenat (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing).

Merkenrecht. Verval van rechten van merkhouder. Begrip ‚normaal gebruik’.Gebruik van merk op waren die bij aankoop van andere producten cadeau worden gedaan.

“58. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de door de Oberste Patent- und Markensenat voorgelegde prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt:

„De artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moeten aldus worden uitgelegd, dat van normaal gebruik van een merk geen sprake is wanneer het wordt gebruikt voor alcoholvrije dranken die de merkhouder gratis meegeeft aan de kopers van andere, door hem zelf in de handel gebrachte textielwaren.”

Lees de conclusie hier.

Charlie McCreevy (Commissie EU):  Opening address Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) exhibition opening (European Parliament), Brussels, 11 November 2008.

"The Community trade mark system has been operational for more than a decade now. (…) The Commission is currently conducting a comprehensive evaluation. This evaluation will provide for an in-depth assessment of the functioning of the EU and national trade mark systems and their co-existence. It aims to elaborate on potential improvements which could form the basis of a future review of the Community trade mark system. This is central to our recent communication on an "Industrial Property Rights Strategy for Europe".

(…) My next point relates to the partnership between the OHIM and the offices of the Member States. This is important for the efficient performance of the Community and national trade mark systems. We consider that developing cooperation between national offices and the OHIM – on, for example, training, education, IT tools and awareness programmes - is in the interest of all parties. It will lead to further improvements in the efficiency of our intellectual property system. National intellectual property offices could – and should - also step up their efforts in the fight against counterfeiting and piracy together with the Community institutions and other stakeholders."

Lees de speech hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 november 2008, KG ZA 08-1304, Coty Prestige Lancaster Group GmbH tegen Tico Trading

Merkenrecht. Exclusieve en selectieve distributie. Uitputting. Exclusief licentiehouder Coty (eiser) stelt succesvol dat gedaagde door het verhandelen van parfumtesters inbreuk maakt op de (parfum)merken Davidoff en Coolwater. Gedaagde beroept zich tevergeefs op uitputting. Van Doren / Lifestyle is niet van toepassing op selectieve distributiesystemen. Liquidatiekosten, nu van de proceskosten niet tijdig een gedetailleerde opgave is gedaan.

“4.9. Zoals hiervoor reeds overwogen volgt volgens Tico Trading uit Van Doren/ Lifestyle dat Coty dient te bewijzen dat de testers aanvankelijk door haar of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dat is naar voorlopig oordeel niet het geval. Uit rechtsoverweging 41 van genoemd arrest volgt dat er alleen ruimte is voor omkering van de bewijslast indien Tico Trading aantoont dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij zelf moet bewijzen dat de waren door Coty of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het Hof heeft weliswaar overwogen dat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld bestaat in situaties waarin de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, maar Tico Trading gaat eraan voorbij dat Coty een systeem van selectieve distributie hanteert.

Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - vermag de voorzieningenrechter voorshands niet in te zien waarom er (ook) in het geval van selectieve distributie van moet worden uitgegaan dat het door het Hof genoemde gevaar aanwezig is. Uit de door Coty overgelegde standaardovereenkomst volgt dat de depositaire slechts aan geselecteerde distributeurs mag leveren en niet aan derden (artikel 1.2). Dat de testers niet (aan derden) mogen worden verkocht staat ook op de verpakking. De testers worden op basis van het selectieve distributiesysteem bovendien kosteloos aan de depositaire ter beschikking gesteld. Tico Trading kan gelet hierop niet volstaan met de enkele verwijzing naar Van Doren/Lifestyle voor een geslaagd beroep op uitputting. Zij dient aannemelijk te maken dat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten aanwezig is, wanneer zij het bewijs moet leveren dat de testers voor het eerst met toestemming van Coty binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Gesteld noch gebleken is dat en waarom dat het geval is. Voor nadere bewijslevering op dit punt is in dit kort geding geen plaats.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 november 2008, KG ZA 08-1168, Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken tegen MF Medical & Safety B.V.

Merkenrecht. Even kort: Gebruik EHBO-logo door gedaagde. Geen spoedeisend belang KNV EHBO: gebruik door gedaagde (van het toen nog niet ingeschreven merk) was al in 2007 bekend en eiser heeft toentertijd niet meteen rechtsmaatregelen genomen. Bovendien heeft gedaagde de gesteld inbreukmakende handelingen gestaakt in afwachting oordeel van de rechter. Dat gedaagde  geen onthoudingsverklaring heeft getekend doet daaraan niet af, “van MF Medical kan niet gevergd worden inbreuk te erkennen nu KNV EHBO zich op een ten tijde van de leveranties niet bestaand recht heeft beroepen.”

Incidentele (afgewezen) vordering m.b.t. relatieve bevoegdheid leidt tot  incidentele proceskostenveroordeling gedaagde ( €585,00), die weer wordt afgetrokken van de proceskostenveroordeling van eiser in de hoofdzaak. €6.000,00 (betwist en dus indicatietarief) -  €585,00 =  €5.415,00.

Lees het vonnis hier.

- CASABLANCA RECORDS tegen CASABLANCA (gedeeltelijk toegewezen)
- CASABLANCA RECORDS tegen CASABLANCA (gedeeltelijk toegewezen) 
- SOS tegen STYLE SOS (afgewezen) 
- ALPS tegen ALP (toegewezen)
- LOOM tegen CASTLE LOOM (afgewezen)
- X4-LIFE tegen XI3 (afgewezen)
- RUMITAG tegen Y-TAG (afgewezen) 
- JINGLERS tegen JINGLES (toegewezen)
 
Lees de beslissingen hier.

Wie het vonnis heeft mag het mailen. Adformatie bericht dat het AD bericht dat de Hema een rechtszaak heeft verloren tegen Hans Textiel. “De retailer vindt dat er een te grote gelijkenis is tussen uiterlijk van de reclamefolders en zijn eigen folders.Maar de rechter oordeelt anders over deze aantijgingen, meldt Het Financieele Dagblad. Hema had een proces aangespannen tegen Hans Textiel omdat het van mening is dat deze textielketen de reclame van Hema imiteert. De Hema valt over de lay-out van de folders, maar ook de naam Hans die associaties zou oproepen met Hema.

De folders van Hans Textiel verschillen in hun ontwerp van die van Hema, aldus het vonnis van de rechter. De gedrukte reclame van de winkelketen Hans, die jaarlijks 60 miljoen folders huis-aan-huis verspreidt, onderscheidt zich door andere kleuren en lettertypen. Ook het formaat is anders, evenals de soort papier. En in tegenstelling tot Hema maakt Hans in zijn folders gebruik van poserende fotomodellen. Ook met de aanduiding Hans heeft de rechter geen moeite. De namen van de beide winkels lijken niet op elkaar en bovendien wordt Hans in een ander lettertype geschreven dan Hema.”

Lees hier (Adformatie) of hier (FD) meer.

Rechtbank Utrecht, 12 november 2008, LJN: BG4155, Thuisbezorgd.nl B.V. tegen Tjokkie E-Marketing B.V. i.o.

Eerst even voor jezelf lezen. Domeinnamen, Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Vervolg op Gerechtshof Amsterdam, 15 januari 2008, Thuisbezorgd.nl tegen Jolidé V.O.F. c.s, IEF 5552. (Dreigend) gebruik domeinnaam als handelsnaam. Gebruiksverbod o.g.v. onrechtmatige daad.  Proceskostenveroordeling in kort geding kan niet in de bodemzaak betrokken worden. Eiser Thuisbezorgd.nl wordt in de gelegenheid gesteld om  zich bij akte over de (hoogte van) proceskostenveroordeling i.c. uit het te laten.

Handelsnaamrecht: 7.14 In de onderhavige zaak doet zich niet de situatie voor dat een zuiver beschrijvend woord als handelsnaam gebruikt wordt. De handelsnaam van Tb is samengesteld uit het woorden thuis gevolgd door een vervoeging van het woord bezorgen. Dit zijn weliswaar gewone Nederlandse woorden maar door de combinatie van deze woorden met het achtervoegsel “.nl” is een niet zuiver beschrijvend woord ontstaan voor de door Tb aangeboden diensten, te weten het via online bemiddeling thuis (laten) bezorgen van maaltijden. In zoverre is er hier een andere situatie dan bij het gebruik van de naam Camping Holidays voor kampeervakanties of hypotheekofferte.nl voor het online aanbieden van hypotheekoffertes. Anders dan gedaagde partij heeft aangevoerd is hier derhalve geen sprake van monopolisering door Tb van een louter beschrijvende aanduiding.

(…) Het mag zo zijn dat gedaagde partij ingevolge het arrest van het hof van het gebruik van de aanduiding thuisbezorgen.nl heeft gestaakt, uit het feit dat zij geweigerd heeft aan Tb toe te zeggen dat het gebruik van de website thuisbezorgen.nl niet alsnog zal worden hervat voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb volgt dat er in ieder geval sprake is van een dreigend gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl. door gedaagde partij. Dit rechtvaardigt al een verbod op ieder gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl door gedaagde partij.”

Onrechtmatige daad: 7:16. (…) Het enkele feit dat er sprake is van verwarring en van verwarringsgevaar met de handelsnaam van Tb, leidt al tot de conclusie dat het gebruik van de domeinnaam thuisbezorgen.nl of enig ander daarmee overeenstemmend teken onrechtmatig is jegens Tb.

7.17.  Tb vraagt een verbod op het gebruik van de domein- en handelsnaam voor zover gebruikt met betrekking tot activiteiten en/of diensten (soort)gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb of waarvoor (een van) de merken van Tb is ingeschreven. Gelet op de zeer ruime omschrijving van de categorieën waarvoor de merken van Tb zijn ingeschreven, zal dit bevel beperkt worden tot activiteiten en/of diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt genoegzaam welke diensten of activiteiten dat zijn.”

Lees het vonnis hier.