Merkenrecht  

GvEA, 11 december 2008, zaak T-90/06, Tomorrow Focus AG tegen OHIM /  Information Builders (Netherlands) BV. (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositie tegen Gemeenschapswoordmerkaanvraag Tomorrow Focus op grond van oudere Gemeenschapsbeeldmerken FOCUS (computers e.d.).  Oppositie gedeeltelijk toegewezen. Redenering Gerecht was niet helemaal zuiver, maar resultaat was okee.

„32. Daraus kann allerdings nicht, wie von der Beschwerdekammer in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung getan, geschlossen werden, dass der Ausdruck „Tomorrow“ weniger kennzeichnend ist als der Ausdruck „Focus“. Wie nämlich die Beschwerdekammer selbst in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, ist der Ausdruck „Focus“ für Computerwaren und -dienstleistungen der Klassen 9 und 42 insoweit nicht sonderlich kennzeichnend, „als damit auf die gezielte Bemühung um oder das gezielte Augenmerk auf etwas Konkretes oder auf den Umstand einer scharfen oder klaren Wahrnehmung von etwas Bezug genommen wird“. Die angemeldete Marke besteht also aus zwei Ausdrücken mit geringer Kennzeichnungskraft. Die Beschwerdekammer hat deshalb beim Vergleich der Zeichen dem Ausdruck „Focus“ zu Unrecht eine größere Bedeutung beigemessen.

 33. Auf bildlicher Ebene kann aufgrund des Bestandteils „Tomorrow“ der angemeldeten Marke nicht auf eine Identität der einander gegenüberstehenden Zeichen geschlossen werden. Sowohl seine Stellung am Anfang des Zeichens als auch seine Länge, die die des Bestandteils „Focus“ deutlich übersteigt, schwächen nämlich den Umstand, dass dieser Ausdruck in beiden Marken vorkommt, weitgehend ab. Somit haben die beiden Marken auf bildlicher Ebene nur geringe Ähnlichkeit.

34. Auf klanglicher Ebene kann nicht auf eine Identität der betreffenden Marken geschlossen werden. Die sehr kurze ältere Marke (zwei Silben) und die längere angemeldete Marke (fünf Silben) werden unterschiedlich ausgesprochen. Aufgrund der gleichen Aussprache des Wortes „Focus“ in den beiden Marken besteht allerdings eine geringe Ähnlichkeit.

35. Auf begrifflicher Ebene kommen sich die beiden Marken ziemlich nahe, da sie beide auf die Idee der geistigen Konzentration abstellen. Wie die Klägerin zutreffend vorbringt, ist die begriffliche Bedeutung der angemeldeten Marke insoweit genauer, als sie eine Anspielung auf die Zukunft enthält, was im Übrigen auch von der Beschwerdekammer so beurteilt wurde. Selbst wenn man sich jedoch dem Standpunkt der Klägerin anschließt, dass diese Marke als untrennbares Gesamtzeichen mit der Bedeutung „auf die Zukunft fokussiert“ wahrgenommen werde, ist sie begrifflich doch nicht weit von der älteren Marke entfernt.

36. Nach alledem ist die Schlussfolgerung in Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung, dass die Marken eine – wenn auch geringe – Ähnlichkeit haben, trotz des Fehlers der Beschwerdekammer, dem Ausdruck „Focus“ beim Vergleich der angemeldeten Marke mit der älteren Marke eine größere Bedeutung beizumessen, zutreffend.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 december 2008, KG ZA 08-1322, G-Star International B.V. tegen Pepsico INC.

Merkenrecht. Visie van de Rechtbank ’s-Gravenhage op het Intel-arrest van het HvJ.  G-Star maakt op grond van haar Gemeenschapswoordmerk RAW bezwaar tegen PEPSI RAW. Vorderingen afgewezen. Interessante zaak, voor nu alleen even het college over Intel. “Het Hof van Justitie legt de lat hoog.”  “Ook dit is een betrekkelijke hoge horde”.

4.9. Mede in verband hiermee, is niet aannemelijk geworden dat G-Star in de bodemzaak zal kunnen bewijzen dat het relevante publiek een verband legt tussen de GStarmerken en Pepsi RAW zoals dat door PepsiCo wordt gebruikt. (...) Niet uit het oog mag worden verloren dat het bestaan van dit verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (r.o. 62 Intel). Zonder dat het publiek een hier bedoeld verband legt, is er geen sprake van "sub c" inbreuk (Intel r.o. 31). Maar zelfs als er al wel een dergelijk verband aannemelijk zou zijn, mede vanwege deze co-branding en de overige genoemde omstandigheden, dan is dat enkele verband nog niet genoeg voor een geslaagd beroep op "sub c" inbreuk (vgl. r.o. 32 Intel). 

4.10. Er is naar voorlopig oordeel namelijk geen (begin van) bewijs aannemelijk geworden dat PepsiCo door gebruik van het teken Pepsi RAW ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de G-Star merken en blijkens het Intel-arrest (r.o. 32, 37, 38 en 71) is dat een vereiste voor een geslaagd beroep op de "sub c" grond. Ook dit dient globaal te worden beoordeeld in dezelfde zin als hiervoor in 4.9. werd overwogen (r.o. 79 Intel). Het Hof van Justitie legt de lat hoog wanneer het verduidelijkt dat de omstandigheden a) dat een ouder merk zeer bekend is voor bepaalde waren (sc. spijkerkleding) en b) deze niet (in hoge mate) soortgelijk zijn aan die voor het aangevallen teken (in dit geval: frisdrank) en c) het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten dan ook (zoals bij [intel], hetgeen zich bij [raw] als gezegd niet voordoet) en d) bedoeld teken het oudere merk in gedachten roept, niet volstaan als bewijs in de hierbedoelde zin.

4.11. Bedoeld trekken van ongerechtvaardigd voordeel ("meeliften" genoemd door GStar) vereist volgens r.o. 38, 39 van dit arrest dat G-Star in de bodemprocedure minstgenomen bewijst dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen. Hetgeen G-Star thans te berde heeft gebracht rechtvaardigt zo'n conclusie naar voorlopig oordeel niet. Dat het element RAW de "DNA voor G-Star" zou zijn en G-Star eigenlijk gelijk zou zijn te stellen met RAW, is slechts in die zin relevant, dat het moet gaan om de perceptie daarvan van het relevante in aanmerking te nemen publiek. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat dit publiek dit in zodanig sterke mate als door G-Star betoogd zal opvatten, dat zij de gebruikelijke betekenis van het bijvoeglijk naamwoord "raw" in de context van het teken Pepsi RAW daarmee dusdanig naar de achtergrond zal dringen, dat daarmee bewijs van bedoeld ernstig gevaar zou zijn geleverd. Behalve de in 4.12. bedoelde klachten is hieromtrent verder niets onderbouwd gesteld of gebleken en dat is voorshands niet toereikend. Niet moet uit het oog worden verloren dat G-Star geen alleenrecht toekomt op het aanspreken van een jong (en derhalve tevens deels modieus en non-conformistisch) publiek. Dat is immers al zeer lange tijd een constante in algemeen bekende (en openbaar, via internet toegankelijke) reclame-uitingen van Pepsi, met als sprekende voorbeelden: "Now It's Pepsi, for Those Who Think Young" (begin jaren 60), "Pepsi, The Choice of a New Generation" (1984) en "GeneratioNEXT" (1997).

4.12. Voor zover afbreuk aan onderscheidend vermogen de kapstok voor G-Star is, behelst het bewijs daarvan volgens het Intel-arrest dat is aangetoond dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van G-Star kleding en aanverwante producten en diensten is gewijzigd als gevolg van het gebruik van Pepsi RAW of dat er grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (r.o. 77 Intel). Ook dit is een betrekkelijke hoge horde en voor het overschrijden daarvan zijn naar voorlopig oordeel onvoldoende reële aanwijzingen te berde gebracht in deze zaak. In feite het enige dat thans voorligt is beweerdelijke ongerustheid bij enkele G-Star retailers en naar hun zeggen bij dezen ontvangen vergelijkbare geluiden van sommige consumenten. Opvallend is dat dit zich hoofdzakelijk in Scandinavië lijkt af te spelen, waar Pepsi RAW niet op de markt is, en nauwelijks in het enige land waar Pepsi RAW wel is geïntroduceerd begin dit jaar, zoals PepsiCo met recht aanvoert. Terecht plaatst PepsiCo vraagtekens bij deze beweerdelijke ruis uit de markt. Dat G-Star dit zelfs als bewijs van verwarring presenteert (pleitnota mr. Hoyng nr. 86 e.v.), waarmee volgens Intel afbreuk is gegeven, wordt verworpen. Hetzelfde geldt voor de stelling zijdens G-Star dat dit "duidelijk bewijs" in bovenbedoelde zin zou opleveren en dat "duidelijk" zou zijn dat zulks tot ander commercieel gedrag van de consument zou leiden. Dat alles is naar voorlopig oordeel bepaald ontoereikend.

4.13. Dat – los van de gestelde merkinbreuk – sprake zou zijn van onrechtmatig aanhaken bij de bekendheid van G-Star en haar, wat G-Star noemt: "RAW- concept", is naar voorlopig oordeel niet voldoende aannemelijk gemaakt. Onvoldoende is ontzenuwd dat gebruik van het adjectief 'raw' in hedendaags trendgevoelig taalgebruik een aanvaarde beschrijvende betekenis heeft gekregen als hiervoor in 4.7. aangegeven. Het wordt voorshands niet onrechtmatig geoordeeld dat PepsiCo zich in haar reclame-uitingen van dat woord in die zin bedient. Dat dit gebruik G-Star schade zou toebrengen in haar zoals zij stelt "RAW crossover concept" is onvoldoende aannemelijk gemaakt in dit kort geding.”

Lees het vonnis hier.

BBIE nieuwsflits: Vanaf 1 januari 2009 past het BBIE de bezwaartermijn die wordt gegeven bij een op absolute gronden geweigerd depot aan. Dit geldt voor depots ingediend vanaf 1 januari 2009. De termijn voor het indienen van argumenten wordt drie maanden. 

Na afloop van deze drie maanden verlengt het Bureau de gegeven termijn altijd ambtshalve met één maand. Daarnaast is er tijdens een lopende bezwaartermijn altijd de mogelijkheid om schriftelijk te te verzoeken de termijn te verlengen tot zes maanden na de datum van de oorspronkelijke weigeringsbeslissing. Uiteraard zullen de gegeven termijnen in de verschillende brieven over de weigering worden medegedeeld. 

Overigens zal het indienen van een bezwaarschrft door het Bureau tevens worden opgevat als een verzoek tot verlenging van de initieel gegeven termijn tot zes maanden.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 9 december 2008, 105.005.788/01, Campina Nederland Holding B.V. tegen CBM B.V. (met dank aan Judith van der Linden van Sprankhuizen, Campina &  Dirk Straathof, Brinkhof).

Merkenrecht. Hof vernietigt in hoger beroep het vonnis van de Rechtbank Den Haag in de zuivelzaak Campina – Cabrima. CAMPINA is een bekend merk (niet betwist). Geitenzuivel is gewone consumentenzuivel, niet net iets anders dan koezuivel. CABRIMA en CAMPINA zijn overeenstemmende merken. Inbreuk alsnog aangenomen.  Liquidatietarief, het hof lijkt te suggereren dat aanspraak op 1019h proceskosten i.c. mogelijk zou zijn geweest, maar vermeldt niet dat de procedure al voor de implementatiedatum van de handhavingrichtlijn met een dagvaarding is ingeleid.

Soortgelijkheid waren / aandachtsniveau: “12. De rechtbank is uitgegaan van een"gerelativeerde soortgelijkheid' van waren. Daarbij heeft zij overwogen dat dat het bij Campina met name om koemelkzuivel gaat, terwijl CBM zich exclusief op geitenmelk richt. Tegen dit oordeel richt zich grief 3. (…)

13. (…) Uiteraard zal de consument die geitenmelk wil kopen zich erven vergewissen dat hij geitenmelk - dat staat ook in grote (koeien)letters op de verpakking - koopt, maar dat geldt ook voor een consument die karnemelk. yoghurt of een biologisch melkproduct wil kopen. Dit betekent nog niet dat de gemiddelde consument een bijzonder grote mate van oplettendheid heeft bij het voorbereiden en maken van zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie. Dat geitenmelk ongeveer twee keer zo duur is als koemelk doet daar onvoldoende aan af nu het nog steeds gaat om (de prijs van) gewone dagelijkse voedingswaren. (…).

14. Gelet op het bovenstaande gaat het hof man uit dat sprake is van dezelfde waren die bestemd zijn voor het grote publiek en dat geen sprake is van een relevant hoger liggend aandachtsniveau dan bij andere dagelijkse voedingsproducten. In zoverre slaagt grief 3.

Inbreuk: 17. (…) Mede in aanmerking nemende dat meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan de punten van verschil, dat sprake is van een zeer bekend merk met een groot onderscheidingsvermogen en dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, is het hof van oordeel dat er sprake is van zodanige overeenstemming dat verwarring is te duchten. (…)”

18 het bovenstaande brengt mee dat het inbreukverbod alsnog zal worden toegewezen. (…). 

Lees het arrest hier. Vonnis Rechtbank Den Haag, 1 november 2006:  IEF 2875.

Hoge Raad, 12 december 2008, LJN: BF0518, Portakabin Limited c.s. tegen Primakabin B.V.

Merkenrecht. Benelux-woordmerk (portakabin). Gebruik als ‘adword’ bij internetzoekprogramma’s als Google. “De Hoge Raad zal de vragen van uitleg van de Richtlijn aan het HvJEG voorleggen, ook al betreft het hier een kort geding, gelet op het grote, de nationale grenzen overschrijdende belang van de aan de orde zijnde toepassing van internet en de omstandigheid dat ook andere hoogste gerechten van de lidstaten soortgelijke vragen van uitleg aan het HvJEG hebben gesteld, die nog geen beantwoording hebben gevonden.”

Lees het arrest en de (5) vragen hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 december 2008, KG ZA 08-1384, Bizerta Sport B.V. tegen Nickelson Nederland B.V.

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Gedaagde maakt middels gebruik van het woord Chamonix op sportkleding inbreuk op eisers IR en Beneluxwoordmerk Chamonix. Geldig ‘Chiemsee’ merk. Gebruik woordmerk in opvallende vormgeving is normaal gebruik (onbeduidend verschil). Gedaagde gebruikt het woord als merk: “Het doel dat Nickelson voor ogen stond bij het gebruik van het teken is niet relevant. Het gaat om de perceptie van het in aanmerking komende publiek.” Verwarring en inbreuk aangenomen. Proceskosten €6000,-. Afbeeldingen in het vonnis.

“4.10. Naar voorlopig oordeel wordt de totaalindruk van de door Nickelson gebruikte tekens bij het relevante publiek in de Benelux gedomineerd door de woorden Nickelson en Chamonix. Deze woorden zijn immers veel groter afgebeeld dan de overige (bij vluchtige beschouwing nauwelijks leesbare) woorden. In het geval van de jassen is Chamonix zelfs nog weer groter weergegeven dan Nickelson. Omdat het woord Chamonix identiek is aan het merk van Bizerta, impliceert dit tevens een zekere mate van overeenstemming tussen merk en tekens, zowel auditief, visueel als begripsmatig. Nickelson gebruikt de tekens naar voorlopig oordeel voor soortgelijke waren (vrijetijdskleding voor sportieve mannen en vrouwen) als waarvoor het merk is ingeschreven (sportkleding, waarvan niet in geschil is dat deze steeds vaker (tevens) als vrijetijdskleding wordt gebruikt).

De voorzieningenrechter gaat er voorts vanuit dat het merk CHAMONIX een normaal onderscheidend vermogen heeft. Mogelijk dat Chamonix als bekende wintersportplaats van huis uit niet een erg sterk merk is, terwijl het kennelijk gebruikelijk is in de branche om bekende (wintersport)plaatsen als kledinglijn te gebruiken, maar daar staat onder andere tegenover dat het merk CHAMONIX sinds 1985 wordt gebruikt, via bekende winkelketens als Bristol, Makro, Piet Kerkhof en Henk ten Hoor (met 240 vestigingen in Nederland) en honderden kleinere kledingwinkels wordt verkocht en daar een grote afzet vindt. Het is onder de hiervoor genoemde omstandigheden naar voorlopig oordeel mogelijk dat het publiek op basis van de opgeroepen totaalindruk van de door Nickelson gebruikte tekens kan aannemen dat de betrokken waren van Bizerta, dan wel van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 december 2008, KG ZA 08-1415, MAN S.R.L. , Manas Nederland B.V. c.s. tegen Mamas Bederland B.V. c.s.

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Schoenenzaak. (Gemeenschaps-) woord- en beeldmerken Manas tegen Mamas. Inbreuk aangenomen, verweer niet overtuigend. Afbeeldingen in het vonnis.

“4.10. Het dominerende bestanddeel dat in de totaalindruk door het woordbeeldmerk wordt opgeworpen, is naar voorlopig oordeel het woord manas. In de gebruikte tekens is dat naar voorlopig oordeel mamas. Manas en mamas stemmen in grote mate overeen. Slechts de middelste medeklinker verschilt. De mate van overeenstemming wordt vergroot doordat in merk en teken het woord van 5 letters geflankeerd wordt door een 'M' in een ovaal. Ook auditief is er voorshands oordelend een grote mate van overeenstemming. Anders dan Mamas suggereert, zal het in aanmerking komende publiek manas en mamas op bijna dezelfde wijze uitspreken. Alleen de middelste medeklinker zal anders worden uitgesproken. Wat de begripsmatige overeenstemming betreft is de voorzieningenrechter van oordeel dat de verwijzing naar man (manas) vergezocht is. De verwijzing naar het Spaans voor borsten (mamas) zal - zo al juist - aan de mate van overeenstemming niet afdoen. Globaal beoordeeld naar de totaalindruk is naar voorlopig oordeel sprake van een grote mate van overeenstemming."

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 10 december 2008, LJN: BG6478, Laverana Gmbh tegen Sara Lee Household And Body Care Nederland B.V.

Merkenrecht. Nietigheidsactie. Het woordmerk "NEUTRAL" is (in de Benelux) een aanduiding van een kenmerk van de waar (huidverzorginsproducten) maar heeft wel onderscheidend vermogen verkregen als gevolg van inburgering (in Nederland). Gedaagde Laverana maakt derhalve door de prominente gebruikmaking (als merk) van de aanduiding "Neutral" op haar verpakkingen/etiketten inbreuk op het (bekende) merk "NEUTRAL"

Voor aanduiding van een kenmerk van de waar is relevant of minstens één van de betekenissen van de woordmerken “NEUTRAL” een kenmerk van de betrokken waren kan aanduiden. De producten waar het om gaat zijn neutraal voor de huid en de consument met een (over)gevoelige huid, de maatman, zal bij het zien van de aanduiding ‘neutral’ dan ook de vermoedelijke perceptie hebben dat het product waarop die aanduiding staat (één van) de kenmerken bezit die voor hem geschikt zijn. In beginsel zou het teken Neutral voor deze waren dus niet als merk beschermd kunnen worden.

Sara Lee kan echter aantonen dat het teken inmiddels is ingeburgerd. Aangetoond dat diezelfde consument met een (zeer) gevoelige huid zal de producten die onder de merknaam “NEUTRAL” worden verhandeld identificeren als afkomstig van Sara Lee, mede als gevolg van het marktaandeel en het (intensieve) gebruik dat Sara Lee van deze merknaam heeft gemaakt (ook vóór 2003).  Het teken heeft zo “een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer uitsluitend een kenmerk van de waar aanduidt, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt”.  Bij de beoordeling of de betrokken kringen de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, is rekening te worden gehouden alle waren die onder dat merk door die bepaalde onderneming op de markt worden gebracht.

Ook een vordering tot gedeeltelijke vervallenverklaring van de Neutral-merken wegens niet-gebruik wordt afgewezen. Laverana kan niet als belanghebbende bij een vervallenverklaring van de merken voor reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen worden aangemerkt nu nergens uit blijkt dat zij voornemens is bedoelde producten met gebruik van de aanduiding ‘neutral’ in de toekomst te gaan vermarkten.

Nu vastgesteld is dat NEUTRAL een geldig merk is oordeelt de rechtbank dat Laverna door de aanduiding ‘neutral’ prominent en in een apart kader op het etiket/de verpakking te vermelden, deze aanduiding ter onderscheiding van de door haar aangeboden waren, en dus als merk, gebruikt en dus inbreuk maakt op de merken van Sara Lee.

Wezenlijk kenmerk van de waar: “4.4.  (…) Het feit dat de woordmerken “NEUTRAL” niet een (precieze) aanduiding vormen van alle kenmerken van de in het geding zijnde producten, is voor de beoordeling niet van belang. Wel is relevant of minstens één van de betekenissen van de woordmerken “NEUTRAL” een kenmerk van de betrokken waren kan aanduiden. (…) Met het vorenstaande is gegeven dat de aanduiding ‘neutral’ verwijst naar een (belangrijk) kenmerk van het product, namelijk dat het neutraal is voor de huid, en meer specifiek dat het een acceptabel zuurgehalte heeft voor consumenten met een gevoelige huid, namelijk Ph-neutraal. (…)”

“4.5.  De omstandigheid dat het woord ‘neutral’ binnen het Beneluxgebied uitsluitend in de Duitse taal op dezelfde wijze wordt geschreven, doet aan bovenstaande conclusie niet af. Uitgangspunt is namelijk dat een leenwoord uit een andere taal ook het kenmerk van een product kan aanduiden, indien de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving geldt in staat moeten worden geacht de betekenis van het woord vast te stellen. Aangenomen moet worden dat de betrokken kringen binnen de Benelux, althans het grootste gedeelte daarvan, het woord ‘neutral’ zullen begrijpen als ‘neutraal’ (in het Nederlands sprekende gebied) of ‘neutre’ (in het Frans sprekende gedeelte). (…)”

4.6.  De omstandigheid dat de woordmerken “NEUTRAL” een aanduiding (kunnen) vormen van een kenmerk van de huidverzorgingsproducten die Sara Lee onder die naam op de markt brengt, is op zichzelf niet voldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat deze woordmerken nietig moeten worden verklaard. Vereist is namelijk ook dat het betrokken publiek deze koppeling tussen het woordmerk en het kenmerk van het product maakt. (…) Deze vraag wordt positief beantwoord. Deze consument wenst immers een huidverzorgingsproduct aan te schaffen dat neutraal is voor de huid, dus ook een zuurgraad heeft die Ph-neutraal is. De consument met een (over)gevoelige huid zal bij het zien van de aanduiding ‘neutral’ dan ook de vermoedelijke perceptie hebben dat het product waarop die aanduiding staat (één van) de kenmerken bezit die voor hem geschikt zijn.”

Inburgering: “4.9.  (…) Van inburgering is sprake als het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving geldt, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In een dergelijk geval heeft het teken een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer uitsluitend een kenmerk van de waar aanduidt, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt. (…)

4.10.   Bij de beoordeling of de betrokken kringen de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, dient rekening te worden gehouden met alle waren die onder dat merk door die bepaalde onderneming op de markt worden gebracht. Immers, in de situatie dat verschillende producten onder dezelfde merknaam worden verhandeld, kan het (intensieve) gebruik van het merk ten aanzien van het ene product van invloed zijn op de bekendheid, en daarmee de identificatie, ter zake het (latere) gebruik van dat merk voor andere, eventueel soortgelijke, producten. Dit betekent in de onderhavige zaak dat het gebruik dat vanaf 1993 van het woordmerk “NEUTRAL” binnen de Benelux door Sara Lee is gemaakt, mee moet worden gewogen bij de beantwoording van de vraag of de consument Sara Lee (ook) identificeert met de huidverzorgingsproducten, die vanaf 2003 onder dezelfde naam op de markt worden gebracht.

4.11.  Voorts volgt uit de in de jurisprudentie ontwikkelde criteria dat voor de beoordeling van een beroep op inburgering rekening moet worden gehouden met het marktaandeel van het merk (zie 4.9.). (…)

4.12.  Gelet op het vorenstaande ligt - samenvattend - de vraag voor of de consument met een (zeer) gevoelige huid de producten die onder de merknaam “NEUTRAL” worden verhandeld als afkomstig van Sara Lee zal identificeren, mede als gevolg van het (intensieve) gebruik dat Sara Lee van deze merknaam heeft gemaakt (ook vóór 2003). De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend en daartoe is het volgende redegevend.

De rechtbank neemt als vaststaand aan dat het merk “NEUTRAL” voor het product “wasmiddelen” al vanaf 1993 op de Nederlandse wordt gebruikt, derhalve gedurende een periode van 15 jaar. Tegen deze stelling van Sara Lee heeft Laverana geen gemotiveerd verweer gevoerd. In die periode heeft het merk “NEUTRAL” volgens Sara Lee een marktaandeel van 50-55% opgebouwd op de markt voor wasmiddelen voor de (zeer) gevoelige problematische huid. Weliswaar heeft Laverana betwist dat dit percentage juist is, maar zij heeft niet gemotiveerd weersproken dat de wasmiddelen van het merk “NEUTRAL” een groot aandeel hebben verworven op genoemde markt. In het licht hiervan is het voldoende aannemelijk geworden dat het merk “NEUTRAL” bij consumenten met een (zeer) gevoelige huid sinds de start van het gebruik in 1993 een zodanige grote bekendheid is gaan genieten, dat die consument de waren - die onder die merknaam op de markt worden gebracht - als afkomstig van een bepaalde onderneming is gaan identificeren. Deze bekendheid van het merk “NEUTRAL” voor de waar “wasmiddelen” - en daarmee de inburgering - heeft, zoals hiervoor reeds is overwogen, een effect gehad ten gunste van de bekendheid van woordmerk “NEUTRAL” dat Sara Lee in 2003 heeft gedeponeerd en vanaf toen is gaan gebruiken ter onderscheiding van huidverzorgingsproducten voor (eveneens) de consument met een (zeer) gevoelige huid. Dit gebruik is intensief is geweest. Dit volgt uit de ter comparitie door Sara Lee ingenomen - en niet door Laverana gemotiveerd betwiste - stelling dat de neutral-huidverzorgingsproducten verkrijgbaar zijn bij tenminste 4000 verkooppunten in Nederland, waaronder algemene en gespecialiseerde drogisterijen, supermarkten, natuurwinkels en internet.

4.13.  De conclusie op grond van het vorenstaande is dat de woordmerken “NEUTRAL” door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen, in die zin dat deze woordmerken zich lenen om de waren waarvoor de inschrijving geldt, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit brengt mee dat de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van deze woordmerken wordt afgewezen.

Vrijhoudingsbehoefte. Gebruik als merk door wederpartij: “4.14.  Laverana heeft een verklaring voor recht gevorderd dat Sara Lee zich niet kan verzetten tegen het gebruik door Laverana van de term ‘neutral’ voor waren in klasse 3, meer in het bijzonder niet tegen gebruik, bestaande in het voeren van deze term in het gecombineerd woordmerk ‘lavera Neutral’, waarvoor Laverana de gemeenschapsmerkaanvrage heeft verricht. (…)

4.15.  In dit verband wijst de rechtbank erop dat Laverana zich alleen op de aan artikel 2.23. lid 1 onder b. ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door haar gebruikte aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken van de door Laverana verhandelde waar. Hieruit volgt dat van een zodanig (toegelaten) gebruik geen sprake is als Laverana de aanduiding ‘neutral’ vooreerst als merk gebruikt en dus niet als aanduiding (van een kenmerk) van haar waren.

4.16.  Uit de verpakkingen/etiketten van de huidverzorgingsproducten van Laverana blijkt dat de aanduiding ‘neutral’ prominent iets boven het midden van het etiket/de verpakking is gepositioneerd en in grote donkerblauwe letters tegen een turkooizen achtergrond is afgebeeld, waarbij de ‘N’ in een kapitale letter is geschreven. Als gevolg van deze centrale positionering springt de aanduiding ‘Neutral’ direct in het oog. De kleur van het etiket/de verpakking buiten dit centrale kader is gebroken wit en aan de bovenzijde staat in zilveren letters het merk “lavera’ vermeld. Door op genoemde wijze de aanduiding ‘neutral’ prominent en in een apart kader op het etiket/de verpakking te vermelden, is de conclusie dat Laverana deze aanduiding ter onderscheiding van de door haar aangeboden waren, en dus als merk, gebruikt. Deze conclusie wordt bevestigd door het feit dat Laverana een gemeenschapsmerkaanvrage heeft verricht voor het merk “lavera neutral”. In het licht hiervan en met het oog op hetgeen hiervoor onder 4.15. is overwogen, komt Laverana geen beroep op artikel 2.23. lid 1 onder b. BVIE toe.”

Vervallenverklaring wegens non-usus:  “(…) 4.20.  In de akte houdende wijziging van eis stelt Laverana dat zij geen reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen op de markt brengt. Met het oog hierop en gegeven het feit dat nergens uit blijkt dat zij voornemens is bedoelde producten met gebruik van de aanduiding ‘neutral’ in de toekomst te gaan vermarkten, kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden geoordeeld dat Laverana in deze als belanghebbende bij een vervallenverklaring in de zin van artikel 2.27. lid 1 is te beschouwen. Dit leidt eveneens tot afwijzing van de vordering tot vervallenverklaring.

Inbreuk woordmerken: 4.25.  Verder speelt een rol in het kader van de beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar dat de woordmerken “NEUTRAL” door langdurig en intensief gebruik bij het publiek bekend zijn geworden. Dit geldt ook voor het gebruik van deze woordmerken vanaf 2003 voor de huidverzorgingsproducten van Sara Lee, zoals onder 4.12. reeds is geoordeeld. Door deze bekendheid heeft het merk “NEUTRAL” een grote mate van onderscheidend vermogen verkregen. In het licht hiervan en met inachtneming van de beschreven soortgelijkheid van de producten van Laverana en Sara Lee en de grote mate van overeenstemming tussen de woordmerken “NEUTRAL” en de prominente wijze waarop Laverana het teken ‘Neutral’ op haar verpakkingen/etiketten gebruikt, is de conclusie dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op de woordmerken “NEUTRAL” en Laverana als de gebruiker van het teken ‘Neutral’ (indirecte verwarring).

Inbreuk beeldmerken: “4.26. In de geregistreerde beeldmerken van Sara Lee uit 1992, 1993 en 2003 wordt direct de aandacht getrokken door het - in grote letters geschreven - teken ‘Neutral’. Dit dominerende bestanddeel is identiek aan de aanduiding ‘Neutral’, die Laverana prominent, dat wil zeggen net iets boven het midden van haar verpakkingen/etiketten, heeft gepositioneerd. Datgene wat er van het beeld van de merken van Sara Lee en de verpakkingen van Laverana in het geheugen van de gemiddelde consument blijft hangen, is onder meer dit meest in het oog springende woord. De visuele gelijkenis van de beeldmerken “NEUTRAL” en de verpakkingen/etiketten van Laverana komt ook naar voren door de kleurstelling hiervan, namelijk wit en blauw. Daarnaast wordt het woord ‘Neutral’ op de producten van beide partijen in een gelijkend lettertype en beginnend met een hoofdletter “N” geschreven. Voor de beeldmerken van Sara Lee uit 2003 geldt nog specifiek dat de aanduiding ‘Neutral’ daarop in donkerblauwe letters wordt afgebeeld. Laverana doet op haar verpakkingen/etiketten hetzelfde. Met het oog op deze omstandigheden en gegeven de bekendheid van het merk “NEUTRAL” en de soortgelijkheid van de producten van partijen, is ook met betrekking tot de beeldmerken van Sara Lee de conclusie dat sprake is van direct, althans indirect, verwarringsgevaar.

4.27.  Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de conclusie dat Laverana inbreuk maakt op de woord- en beeldmerken “NEUTRAL” van Sara Lee. (…)”

Proceskosten: “4.37.  (…) Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 wordt aansluiting gezocht bij de per die datum in werking getreden regeling indicatietarieven IE. De rechtbank is van oordeel dat in de onderhavige zaak, gelet op de aard daarvan, in conventie en in reconventie een totale kostenveroordeling is geïndiceerd van EUR 15.000,00 (…)”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2008, HA ZA 08-3222, Eiser tegen Gedaagde (Beneluxmerk KAMAL).

Merkenrecht. Incidentele vordering gedaagde tot voeging verknochte zaak. Vordering toegewezen. “Ofschoon in de jongere zaak tegen eiser verstek is verleend, is voeging van de hoofdzaak en de jongere zaak nog opportuun, aangezien eiser krachtens het bepaalde in artikel 143 Rv in verzet kan komen van het verstekvonnis.

Gedaagde vordert dat de hoofdzaak wordt gevoegd met een andere bij de Rechtbank Den Haag aanhangige zaak. In die zaak heeft X  (handelend onder de naam Designer Art India) eiser gedagvaard en daarbij de voeging van deze zaak met de hoofdzaak gevorderd alsmede de vernietiging en doorhaling van de Beneluxmerken. Indien deze Beneluxmerken worden vernietigd en doorgehaald, moet in de hoofdzaak worden geoordeeld dat gedaagde geen inbreuk op het Beneluxmerk KAMAL heeft gemaakt.

“4.1. Krachtens artikel 222 Rv kan voeging van zaken worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke of juridische geschilpunten in beide zaken identiek zijn dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken is geboden. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet de incidentele vordering aan het bepaalde in artikel 222 Rv. De hoofdzaak en de jongere zaak zijn beide voor dezelfde rechter aanhangig. Beide zaken zijn daarenboven aan elkaar verknocht, aangezien zij beide het Beneluxmerk KAMAL betreffen en toewijzing van de vorderingen in de jongere zaak noodwendig en rechtstreeks van invloed is op de beslissing in de hoofdzaak. Ofschoon in de jongere zaak tegen [eiser] verstek is verleend, is voeging van de hoofdzaak en de jongere zaak nog opportuun, aangezien [eiser] krachtens het bepaalde in artikel 143 Rv in verzet kan komen van het verstekvonnis. De incidentele vordering zal bijgevolg worden toegewezen.

4.2. De rechtbank merkt in dit verband nog op dat het verweer van eiser dat de dagvaarding in de jongere zaak niet juist aan hem is betekend en dat hij voor een onbevoegde rechter is gedagvaard, welk verweer gelet op de confraternele brief van 3 november 2008, waarin woonplaats wordt gekozen aan het kantooradres van zijn advocaat, zonder nadere motivering onbegrijpelijk is, in de jongere zaak moet worden gevoerd.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 10 december 2008, zaak T-290/07, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG tegen OHIM / Metronia, SA (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Oppositie op grond van ouder Duits beeldmerk METRO (o.a. spellen) tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk METRONIA (arcade spellen e.d.). Het GVeA vernietigt de afwijzende beschikking van het OHIM, omdat er volgens het Gerecht wel sprake is van enige de fonetische overeenstemming en het OHIm die overeenstemming in de beslissing had moeten betrekken. 

"55. It follows from all of the foregoing that, contrary to the Board of Appeal’s findings, there is a certain aural similarity between the conflicting marks, so that the Board of Appeal was wrong to find that there was a complete lack of similarity between the signs at issue and not to analyse the likelihood of confusion between the signs.

56. (…) In that regard, it should be pointed out that, although there will not necessarily always be a likelihood of confusion where two signs are found to be only aurally similar, it is nevertheless conceivable that the marks’ aural similarity alone could create a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94. However, the existence of such a likelihood must be established as part of a global assessment as regards the conceptual, visual and aural similarities between the signs at issue and the assessment of any aural similarity is only one of the relevant factors for the purpose of that global assessment.

57. Under those circumstances, the single plea must be upheld and, consequently, the contested decision annulled."

Lees het arrest hier.