Merkenrecht  

Voor meer informatie over de opleiding kunt u zich wenden tot https://www.bbmm.info of het secretariaat van het BBMM.

Secretariaat BBMM
Lodewijk de Vromestraat 25
NL-3962 VG  WIJK BIJ DUURSTEDE, Nederland
Telefoon +31 343 575 397; fax +31 343 594 566 (bgg 084 751 22 80)
E-mail Secretariaat@bbmm.info

De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af, evenmin als de omstandigheid dat de specifieke aard van geuren tot gevolg heeft dat niet alle bepalingen en beperkingen in de Auteurswet daarop onverminderd toepassing kunnen vinden, gelet bijvoorbeeld op het, aan de normale verbruiker niet te ontzeggen, gebruik van een parfum, dat naar zijn aard noodzakelijkerwijs verspreiding van de geur meebrengt.

Een geur kan, ook voor de toepassing van het auteursrecht, niet worden vereenzelvigd met de stof of stoffen die de geur teweegbrengen. Deze stof of stoffen fungeren als - niet noodzakelijkerwijs exclusieve - belichaming van het werk dat de geur is, en zij dragen er tevens toe bij dat de geur niet, als te vluchtig of onstabiel, van auteursrechtelijke bescherming moet worden uitgesloten.

Bij een parfum dient de geur dan ook te worden onderscheiden van het mengsel van stoffen waaruit het parfum is samengesteld en waaruit, wanneer het mengsel is blootgesteld aan de open lucht, de gasvormige geurstoffen vrijkomen die met het reukorgaan kunnen worden waargenomen.

Voor auteursrechtelijke bescherming is niet vereist dat het werk in objectieve zin nieuw is, doch dat voldoende is dat het in subjectieve zin, dat wil zeggen: vanuit de maker beschouwd, oorspronkelijk is, dat het op de weg ligt van degene die die oorspronkelijkheid betwist te stellen en, bij betwisting te bewijzen, dat de maker zijn werk aan eerder bestaand werk heeft ontleend.

Vooropgesteld wordt dat het hof de vrijheid had bij zijn oordeelsvorming het B&M-rapport te betrekken zoals het heeft gedaan. Aangenomen dat de raadsman van Kecofa het rapport eerst zo kort voor de pleitzitting in appèl had ontvangen, dat het niet mogelijk was tijdig een contra-expertise of -analyse te doen vervaardigen, zoals Kecofa in cassatie aanvoert, lag het op de weg van haar raadsman (uiterlijk) ter terechtzitting bezwaar te maken tegen de (te) late toezending.

De raadsman heeft een dergelijk bezwaar evenwel achterwege gelaten, de deskundigheid van Breese & Majerowicz niet betwist, de inhoud van het rapport niet, zelfs niet in algemene termen, bestreden en zich ertoe beperkt dat bureau als niet-onafhankelijke onderzoekinstantie te bestempelen.

Ambtshalve bewaking door het hof van de belangen van Kecofa, als bedoeld in HR 29 november 2002, nr. C00/128, NJ 2004, 172, was hier niet geboden, omdat, bij gebrek aan enig verweer van Kecofa terzake, niet zonder meer valt in te zien dat aard en omvang van het B&M-rapport het vermoeden wettigden dat tijd en gelegenheid voor een behoorlijke kennisneming ervan en een deugdelijke voorbereiding van het verweer daartegen - hetgeen niet noodzakelijkerwijs betekent: het doen verrichten van een contra-expertise of -analyse - hadden ontbroken.

In het licht van de vaststelling van het hof dat Kecofa de deskundigheid van Breese & Majerowicz niet had betwist, kon het hof zich van het rapport bedienen.

Gesteld voor de vraag of Female Treasure een verveelvoudiging of bewerking van het werk Trésor vormt, heeft het hof, aan de hand van de in rov. 4.16.1 gegeven - en in cassatie (terecht) niet bestreden - maatstaf, uit het B&M-rapport kunnen afleiden dat zulks het geval was.

Anders dan het onderdeel wil, behoefden de rechters daartoe niet ook zelf waarnemingen te doen.

Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom dat rapport, dat berust zowel op een fysisch-chemische analyse, als op een methodologisch onderbouwd zintuiglijk onderzoek onder 66 proefpersonen, minder betrouwbaar zou zijn dan de persoonlijke waarneming door de rechters van de geuren van alleen de beide in het geding zijnde parfums naast elkaar, nog daargelaten dat blijkens de door Lancôme geciteerde en door Kecofa niet weersproken reclame-uitingen van Kecofa zelf haar streven is gericht op het uitbannen van alle verschillen tussen haar parfums en de door haar beconcurreerde, zoals Trésor, behoudens waar het de prijs daarvan betreft."

Lees het arrest hier en hier op rechtspraak.nl.

Achtergrond. Lancôme brengt onder haar merk Trésor hier te lande een parfum op de markt. Kecofa brengt sinds circa 1993 onder het merk Female Treasure flacons eau de parfum op de markt. Dat merk staat in het Benelux Merkenregister ingeschreven ten name van de heer N. In deze procedure heeft Lancôme Kecofa en N. (hierna ook: Kecofa c.s.) in 2000 gedagvaard voor de rechtbank Maastricht. Lancôme vorderde een verbod op het verhandelen van Female Treasure en op door haar gewraakte reclame-uitingen, op straffe van een dwangsom, alsmede nietigverklaring van het merk Female Treasure, schadevergoeding en winstafdracht met de gebruikelijke nevenvorderingen. Aan deze vorderingen heeft Lancôme ten grondslag gelegd:

(a) dat het merk Female Treasure inbreuk maakt op het merk Trésor,
(b) dat Kecofa zich schuldig maakt aan misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW en
(c) dat sprake is van inbreuk op auteursrecht, aangezien de geur van Female Treasure een getrouwe nabootsing, en daarmee een verveelvoudiging, vormt van de exclusieve geur van Trésor en de verhandeling van deze geur een openbaarmaking is in de zin van art. 12 Auteurswet 1912 (Aw).

Kecofa c.s. hebben daartegen gemotiveerd verweer gevoerd.

De uitspraak van rechtbank en hof. Nadat de rechtbank Maastricht in een tussenvonnis van 18 april 2002 (zie LJnummer: AE1923), hersteld bij vonnis van 23 mei 2002, met betrekking tot de auteursrechtelijke grondslag - onder (c) - had geoordeeld dat de Auteurswet niet in weg staat aan auteursrechtelijke bescherming van een geurcombinatie, mits is voldaan aan de eisen, kort gezegd, die aan een werk in auteursrechtelijke zin worden gesteld, heeft de rechtbank Lancôme en Kecofa tot bewijslevering toegelaten en iedere verdere beslissing aangehouden.

De rechtbank liet Lancôme toe te bewijzen dat de onder het merk Trésor aangeboden geur aan die eisen voldoet en dat de geurcombinatie van Female Treasure als bewerking of nabootsing van die van Trésor moet worden beschouwd; Kecofa mocht bewijzen, kort gezegd, dat de geurcombinatie van Female Treasure niet het resultaat is van ontlening aan Trésor.

Op het door beide partijen ingestelde hoger beroep heeft het hof 's-Hertogenbosch in zijn arrest van 8 juni 2004 (zie LJ nummer AP2368) het vonnis van de rechtbank vernietigd en de op het auteursrecht gebaseerde vordering van Lancôme tegen Kecofa toegewezen. De overige vorderingen van Lancôme tegen Kecofa en die tegen N. heeft het hof afgewezen.

Cassatie bij de Hoge Raad. Kecofa heeft beroep in cassatie ingesteld. Lancôme heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld, zowel tegen Kecofa als tegen N. In deze procedure treedt voor Kecofa op: mr. R.S. Meijer, advocaat in Den Haag, en voor Lancôme: mr. T. Cohen Jehoram, advocaat in Den Haag, alsmede mr. Ch. Gielen, advocaat in Amsterdam.

Op 16 december 2005 heeft de advocaat-generaal mr. D.W.F. Verkade in zijn advies (hier) aan de Hoge Raad geconcludeerd in het principaal beroep tot vernietiging en verwijzing, en in het voorwaardelijk incidenteel beroep tot verwerping; voor zover het voorwaardelijk incidentele beroep is gericht tegen N., strekt zijn advies tot niet-ontvankelijkverklaring van Lancôme in haar beroep.

De Hoge Raad doet uitspraak op vrijdag 16 juni 2006, 10.00 uur. Vervolgens zal rond 10.45 uur een samenvatting van deze uitspraak worden gepubliceerd op de website hogeraad.nl/actualiteiten.
De uitspraak zelf (rolnr. C04/327) wordt zo spoedig mogelijk daarna op de website rechtspraak.nl gepubliceerd.

Den Haag, 14 juni 2006
mw. mr. E. Hartogs, griffier

Lees persbericht hier.

“35. Om het onderscheidend vermogen van het enige bestanddeel van een merk te beoordelen, moet worden nagegaan in hoeverre dit bestanddeel geschikt is om de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het betrokken bestanddeel van huis uit bezit, voor het beantwoorden van de vraag of het al dan niet de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, beschrijft (zie mutatis mutandis arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punten 22 en 23).

36. Gelet op de betrokken waren heeft het koeienhuidmotief in casu geen sterk onderscheidend vermogen, aangezien dit bestanddeel voor deze waren sterk allusief is. Dit motief verwijst namelijk naar koeien, dieren die bekend zijn om hun melkproductie, en vormt voor de aanduiding van melk en melkproducten een weinig suggestief bestanddeel.”

Volgens het Gerecht volstaat voor overeenstemming van merken niet, dat een sterke visuele indruk makend bestanddeel van een samengesteld teken gelijk is aan of overeenstemt met het enige bestanddeel van een ander teken, aangezien de vergelijking tussen de merken dient te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, en daarbij met name rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van de bestanddelen ervan met betrekking tot de betrokken waren of diensten.

Lees het vonnis hier.