Merkenrecht  

IEF 2335

Eerst even voor jezelf lezen

- HvJ EG, conclusie AG Sharpston, 13 juli 2006, in zaak C-316/05, Nokia Corp tegen Joacim Wärdell (Nog geen Nederlandse versie beschikbaar). Lees de conclusie hier.

- HvJ EG. conclusie AG Sharpston, HvJ EG, 13 Juli 2006, zaak C-306/05. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) tegen Rafael Hoteles SL. (Nog geen Nederlandse versie beschikbaar). Lees het arrest hier.

- HvJ EG, 13 juli 2006, in zaak C-61/05, Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugal. Lees het arrest hier.

IEF 2331

BVIE niet in gevaar

Een geruststellende mededeling voor wie zich ook zorgen maakte of de BVIE door wijzigingswet en kamerreces nog wel per 1 september in werking kon treden: Het komt allemaal goed. Heus.

De goedkeuringswet van 10 mei maakt dat Nederland het BVIE heeft goed gekeurd en zijn instrument van bekrachtiging neer kan leggen. Dat is op 29 juni gedaan.

Er komt echter wel een wijziging van de goedkeuringswet. Dit om tegemoet te komen aan de bezwaren van de eerste kamer. Dit maakt echter niet dat de Eerste Kamer daarmee de eerste goedkeuringswet heeft weggestemd. De Eerste Kamer heeft deze, weliswaar met tegenzin, aanvaard.

De EK heeft dit gedaan onder een voorwaarde. Namelijk dat een eventuele wijziging van het BVIE die voor zal worden gesteld voordat de tweede (wijzigende) goedkeuringwet erdoor is zal worden behandeld door de regering alsof die tweede goedkeuringswet wel al in werking is getreden. Hoewel daartoe niet verplicht, die verplichting bestaat pas nadat de tweede goedkeuringswet aanvaard is, zal de regering wijzigingen die 1.7 lid 1 BVIE volgen dus ook voorhangen. Indien instemming met wijzigingen niet wordt gegeven, zal de Nederlandse vertegenwoordiger in het Comité van Ministers tegen een besluit tot aanpassing of wijziging stemmen.

De EK heeft deze methode aanvaard omdat de Richtlijn Handhaving al geïmplementeerd had moeten zijn. Deze methode maakt dat het BVIE sneller in werking treedt dan wanneer er een novelle zou zijn geschreven. In dat geval was de goedkeuring wel opgehouden tot na aanvaarding van de gewijzigde goedkeuringswet.

IEF 2329

Eerst even voor jezelf lezen

- GvEA 12 juli 2006, zaak T-277/04. Vitakraft-Werke Wührmann  tegen OHIM / Johnson's Veterinary Products (VITACOAT - VITAKRAFT).

"Ten slotte moet een duidelijk uitkomend begripsmatig verschil tussen de tekens worden vastgesteld, aangezien het woord „kraft” voor de Duitse consument een duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft, terwijl het woord „coat” voor hem geen enkele betekenis heeft of hooguit als een Engels woord met een andere betekenis zal worden herkend. Een dergelijk begripsmatig verschil heft de visuele en fonetische overeenstemming van de betrokken tekens grotendeels op.  De aanwezigheid in de conflicterende tekens van het voorvoegsel „vita” brengt geen wijziging in deze beoordeling, omdat het zal worden opgevat als een voorvoegsel, zodat de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen op begripsmatig vlak grotendeels wordt bepaald door het tweede gedeelte van de tekens.

Lees het arrest hier

- GvEA 12 juli 2006, zaak T-97/05. Rossi / OHMI - Marcorossi (MARCO ROSSI - SERGIO ROSSI) (Alleen in het Frans en het Italiaans).

"Sur le plan conceptuel, les publics italien et français comprendront le mot « miss », signifiant « demoiselle » en anglais. Dès lors, ces consommateurs comprendront le signe antérieur comme désignant une demoiselle dont le nom de famille est « Rossi ». Comme le mot « miss » peut être compris, dans le secteur concerné, comme désignant une ligne de produits destinée à un public féminin, les consommateurs accorderont, dans l’impression d’ensemble, plus d’importance au mot « rossi ».

En revanche, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 45 ci-dessus, le signe demandé sera perçu comme un tout indissociable, dont chaque partie, à savoir les mots « marco » et « rossi », contribue de manière égale au caractère distinctif et à l’impression d’ensemble du signe. Le mot « rossi » ne constitue pas, par conséquent, l’élément dominant du signe demandé.

(…) Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause et que le moyen de la requérante tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était, dès lors, pas fondé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’influence éventuelle de la fréquence du nom « Rossi » en Italie sur l’appréciation du risque de confusion."

Lees het arrest hier.

IEF 2318

Cijfermatig

Markeys bericht dat het idee te hebben “dat John de Mol het nummer van de zender TALPA nog duidelijker willen communiceren. Maar Talpa wordt daarbij strak in de gaten gehouden door SBS Broadcasting. 

Hoe los je dit dan op? Er zijn verschillende manieren, maar het zou best eens kunnen dat Talpa overstapt op een ander nummer. Vandaag ontvingen wij namelijk signaalberichten dat Talpa zes nieuwe registraties heeft ingediend. Namelijk TALPA ACHT, TALPA 8, TALPA NEGEN, TALPA 9, TALPA ELF en TALPA 11. Wij krijgen deze berichten omdat wij de merkbescherming voor CATALPA doen, een kinderdagverblijf door heel Nederland.”

Lees hier meer.

IEF 2317

Een bij het modewerk behorende teken

Beslissing Rechtbank Haarlem, 4 juli 2006, LJN: AY0315 H. Van V. tegen Verzoekster.

In het kort: bij schulden die zijn ontstaan uit onrechtmatige daad, bestaand uit het - niet te goeder trouw - inbreuk maken op merk- en auteursrechten zal een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling worden afgewezen.

Iets langer: Verzoekster is, op vordering van Fashion Box S.P.A., de merk- en auteursrechthouder van de Replay-tekens, veroordeeld tot het verstrekken van financiële gegevens ter vaststelling van schade, na merk- en auteursrecht inbreuk door verzoekster, op straffe van een dwangsom van maximaal € 25.000. Verzoekster doet een beroep op de schuldsaneringsregeling, omdat zij vanwege betalingsonmacht niet aan de veroordeling kan voldoen.
 
Verzoekster heeft ter terechtzitting verklaard dat het ontstaan van de vordering van Fashion Box haar niet kan worden verweten, omdat zij ten tijde van de inkoop van de kleding onbekend was met het merk Replay, en El Vita feitelijk werd gedreven door haar voormalige partner. De rechtbank wijst dat echter van de hand. Gelet op de algemene bekendheid van het merk Replay is niet aannemelijk dat verzoekster - toendertijd ondernemer in de modebranche - het merkteken van Replay niet kende. Nu de eenmanszaak voor rekening van verzoekster werd gedreven en bovendien ter terechtzitting is gebleken dat behoudens haar ex-partner, ook verzoekster kleding showde en verkocht aan klanten, moet zij aansprakelijk worden geacht voor de handel in imitatiekleding.
 
De rechtbank concludeert derhalve dat verzoekster aanzienlijke schulden heeft die zijn ontstaan uit onrechtmatige daad en dat verzoekster ten aanzien van het ontstaan daarvan niet te goeder trouw is geweest. Deze schulden zijn ontstaan binnen de in de jurisprudentie gehanteerde termijn van vijf jaar. Gelet daarop dient het verzoek thans te worden afgewezen.

Lees de beschikking hier.

IEF 2316

Perfectly legitimate

oogle lawyers probably won't be all that thrilled to discover that Google has now been included as a verb.

Yes, that's right. According to the Oxford English Dictionary, it's now perfectly legitimate to say you "Googled" something. From the standpoint of Google, however, this could take them a step closer to losing the trademark on their own name, as it starts to fall into more common usage. Can Google sue the Oxford English Dictionary?"

Nu.nl verklaart de Engelse beslissing ook maar meteen geldend voor het Nederlandse taalgebied:  “Ik google, jij googlet, hij heeft gegoogled. De meeste internetters gebruiken Google al als een werkwoord. Sinds donderdag is het echter officieel. (…) 'To google' moet met een kleine 'g' geschreven worden en wordt gedefinieerd als: Het gebruiken van de Google zoekmachine om informatie te vinden op het wereld wijde web.

Lees hier en hier meer.

IEF 2314

Niet gevoelig

Ipodfan bericht dat er definitief geen derde nummer komt van iPodFan. Dat schrijft uitgever Jan van Die in een brief aan de abonnees. Al eerder was de productie van iPodFan  opgeschort omdat Apple via een advocaat bezwaar had gemaakt tegen het gebruik van de naam iPod of Pod in de naam van het tijdschrift. Voor het verweer dat de uitgever hiervoor tijdig toestemming heeft gevraagd en dat Apple heeft verzuimd die in behandeling te nemen, blijkt de fabrikant niet gevoelig. Van Die toont zich teleurgesteld in de onwrikbare houding van Apple.

‘Helaas moet ik u berichten dat er geen derde nummer van iPodFan zal verschijnen. Apple Computer ziet de naam iPodFan als inbreuk op het merk iPod en stelt dat ik die maar moet veranderen in iets zonder iPod en zelfs zonder de term Pod. Maar elke naam waarin dat begrip ontbreekt, dekt de lading niet,’ (…) Natuurlijk moet Apple bedrijven aanpakken die de naam iPod misbruiken. Voor journalistieke producten zouden de Amerikanen naar mijn mening een uitzondering moeten maken.’

Lees hier meer.

IEF 2308

BVIE: toezegging aan de Eerste Kamer

Kamerstuk 30633, nrs. 1 t/m 3,  2e Kamer. Wijziging van de wet van 10 mei 2006, houdende goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol (Trb. 2005, 96) Koninklijke boodschap,  Voorstel van wet en Memorie van Toelichting.

Gaat het nog lukken voor 1 september?

De Eerste Kamer heeft bezwaar tegen het vervallen van het goedkeuringsrecht terzake. Om daaraan tegemoet te komen wordt voorgesteld om in de goedkeuringswet een parlementair instemmingsrecht op te nemen.

Dit wetsvoorstel strekt tot nakoming van de toezegging aan de Eerste Kamer te bevorderen dat in de goedkeuringswet bij het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom een parlementair instemmingsrecht bij besluiten van het Comité van Ministers wordt opgenomen.

Artikel 1.7, eerste lid, van dat verdrag geeft het Comité van Ministers de bevoegdheid om bij besluit de wijzigingen in het verdrag aan te brengen die noodzakelijk zijn om de conformiteit met een verdrag of met EG-regelgeving te verzekeren. Bij toepassing van deze procedure voor versnelde omzetting van anderszins voor Nederland reeds bindende bepalingen is geen wetsvoorstel tot goedkeuring van de verdragswijziging meer noodzakelijk. De procedure beoogt te voorkomen dat de tijd die gemoeid is met goedkeuring van noodzakelijke verdragswijzigingen in de drie Benelux-staten leidt tot implementatieachterstanden.

Een dergelijk instemmingsrecht met besluiten van volkenrechtelijke organisaties – zoals in dit geval besluiten van het Comité van Ministers van de Benelux – is niet ongebruikelijk. Zo is een dergelijke bepaling opgenomen in de goedkeuringswet bij het Schengen verdrag en in de goedkeuringswet bij het Verdrag van Amsterdam.

Er is in dit wetsvoorstel dan ook nadrukkelijk aansluiting gezocht bij deze twee wetten. Volgens het wetsvoorstel wordt ieder ontwerp van een besluit van het Comité van Ministers op grond van artikel 1.7, eerste lid, van het verdrag, terstond nadat het tot stand is gekomen aan beide Kamers der Staten- Generaal ter instemming voorgelegd. Deze instemming is vereist voordat een lid van de regering zijn medewerking kan verlenen aan de totstandkoming van een besluit van het Comité van Ministers.

Het Comité besluit met algemene stemmen, waarbij stemonthouding van een van de leden niet verhindert dat een besluit wordt genomen. Indien één van de partijen tegenstemt zal het besluit niet tot stand kunnen komen. Dat betekent dat op het moment dat één der Kamers niet instemt met een voorgenomen besluit de Nederlandse vertegenwoordiger in het Comité van Ministers tegen moet stemmen. Onthouding zou immers impliceren dat hij alsnog zijn medewerking aan de totstandkoming van het besluit zou verlenen.

De instemming van de Kamers kan uitdrukkelijk en stilzwijgend worden verleend. Van stilzwijgende instemming is sprake indien niet binnen vijftien dagen na overlegging van het ontwerpbesluit aan de Staten-Generaal de wens te kennen wordt gegeven dat het ontwerp de uitdrukkelijke instemming behoeft. Deze termijn van vijftien dagen wordt ook gehanteerd in de twee genoemde goedkeuringswetten en blijkt een redelijke termijn om enerzijds de Kamers voldoende gelegenheid te geven kennis te nemen van het ontwerpbesluit en anderzijds niet te veel afbreuk te doen aan de beoogde tijdswinst van de vereenvoudigde omzettingsprocedure.

In lijn met artikel 5 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen en aanwijzing 43 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving volstaat een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van één der Kamers om het stilzwijgen te doorbreken en expliciete instemming noodzakelijk te maken.

Voorstel hier, boodschap koningin hier, MvT hier.

IEF 2304

Elk van de afzonderlijke waren

HvJ EG, Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston, 6 juli 2006, Zaak C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy tegen Benelux-Merkenbureau.

Verzoek van het Hof van Beroep te Brussel om een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van artikel 3 van de merkenrichtlijn (weigering registratie).

Het BMB weigerde het merk THE KITCHEN COMPANYin te schrijven omdat het louter beschrijvend was voor de soort, hoedanigheid, herkomst of bestemming van de in de klassen 11, 20, 21, 37 en 42 genoemde waren en diensten van, voor of met betrekking tot een bedrijf in keukens en het derhalve ieder onderscheidend vermogen miste.

De verwijzende rechter is van mening dat uit het arrest Postkantoor volgt dat de merkenautoriteit de inschrijvingsaanvraag moet onderzoeken met betrekking tot elk van de waren en diensten waarvoor om bescherming is verzocht, en dat zij voor elk daarvan tot een andere conclusie kan komen. Indien dit laatste het geval is, moeten de voorlopige en de definitieve beslissingen waarbij inschrijving wordt geweigerd, hiervan melding maken.

Hij verklaart eveneens dat de „relevante feiten en omstandigheden” kunnen veranderen tussen het tijdstip waarop de merkenautoriteit beslist, en het tijdstip waarop de rechterlijke instantie het beroep tegen die beslissing afdoet.

De verwijzende rechter is er niet van overtuigd is dat de eerdere beslissing van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond verenigbaar is met de rechtspraak van het Hof, en dat deze twijfel aan de basis ligt van de verwijzing.

V: Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eist dat een merkenautoriteit haar conclusie voor elk van de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, afzonderlijk vermeldt in de beslissing(24) waarbij zij de inschrijving van een merk weigert op basis van een absolute weigeringsgrond.

A: Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, eist niet dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing een afzonderlijke conclusie formuleert met betrekking tot elk van de individuele waren en diensten waarvoor om merkbescherming is verzocht. Het volstaat dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor specifieke categorieën van waren en diensten.

V: Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn aldus moet worden gelezen dat een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van een beroep tegen de beslissing van een merkenautoriteit waarbij de inschrijving van een merk is geweigerd, alleen de feiten en omstandigheden in aanmerking mag nemen die voorhanden waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft genomen, dan wel of het deze rechterlijke instantie volgens dit artikel is toegestaan, feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen die sinds deze beslissing zijn ontstaan. Met het eerste onderdeel van de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het verenigbaar is met artikel 3 van de merkenrichtlijn dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van de beslissing van een merkenautoriteit, verbieden wijzigingen van de relevante feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen.

A: Richtlijn 89/104 van de Raad laat het aan het nationale recht over om te bepalen of een rechterlijke instantie bij de toetsing van een beslissing van een merkenautoriteit houdende weigering van inschrijving van een merk, rekening mag houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld.

V: Met het tweede onderdeel van zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eraan in de weg staat dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie verbieden bij de toetsing van de beslissing van een merkenautoriteit uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk.

A: Richtlijn 89/104 van de Raad staat niet eraan in de weg dat nationale rechtsregels een rechterlijke instantie bij de toetsing van een dergelijke beslissing verbieden, ten eerste, rekening te houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld, en, ten tweede, uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk, mits deze regels de aanvrager daadwerkelijk de mogelijkheid bieden, in zijn aanvraag bij de merkenautoriteit subsidiair te verzoeken om gedeeltelijke inschrijving (te weten inschrijving voor slechts enkele van de waren en/of diensten die door de primaire aanvraag worden gedekt).”

Lees de conclusie hier. Lees het tussenarrest van het Hof van Beroep Brussel hier.

IEF 2303

Wel parallel (2)

Gerechtshof te Arnhem, 4 juli 2006, 2006/286. P. Struijk, h.o.d.n. Verhuurbedrijf Struijk en Handelsonderneming & Import Struijk tegen Deere and Company. (Met dank aan Hidde Koenraad, Steinhauser Hoogenraad).

Het hof bekrachtigt dit vonnis van de Rechtbank Arnhem. 

Merkhouder Deere & Company faciliteert de website www.machinefinder.com, een Internetportaal voor dealers van Deere-producten waarmee de facto wereldwijd tweedehands machines worden aangeboden. De website bevat geen mededelingen over de uitoefening van merkrechten. Het faciliteren van een dergelijk portaal kan niet worden beschouwd als impliciete toestemming voor parallelimport van buiten de EU. Het Hof weegt mee dat de merkhouder geen betrokkenheid heeft bij de totstandkoming van transacties tussen dealers en afnemers.

’Van belang is dat Deere niet zelf de aanbieder is van de op de site aangeboden machines en dat Deere ook geen directe invloed heeft op hetgeen door de dealers op de site wordt aangeboden Voorts is Deere niet betrokken bij de eventuele totstandkoming van een koopovereenkomst tussen een  aanbieder en een bezoeker van de site. Aldus biedt Deere zijn dealers met de site niet meer dan een medium om hun aanbod aan een — wereldwijd — publiek kenbaar te maken. Het ter beschikking stellen van dit medium is niet als een positief uitgedrukte toestemming te kwalificeren.

(…) Anders dan Struijk meent bieden de omstandigheden dat het aanbod geen regionale beperkingen kent en dat op de site geen merkenrechtelijke beperkingen zijn vermeld, evenmin ondersteuning voor het oordeel dat Deere Struijk wel degelijk (impliciet) toestemming heeft gegeven de machines voor het eerst in de EER in de handel te brengen.

(…) Uit een dergelijke passieve opstelling van Deere volgt ten aanzien van de merkenrechtelijke implicaties van eventuele tussen aanbieders en bezoekers van de site tot stand gekomen overeenkomsten, niet dat sprake is van een positief uitgedrukte toestemming voor de invoer in de EER van alle door Struijk met behulp van de site gekochte machines. Uit het voorgaande en het daaromtrent nog door Struijk aangevoerde, vloeit tevens voort dat er geen sprake is van het door Struijk gestelde misbruik van merkenrecht door Deere.’

Lees het vonnis hier.