Merkenrecht  

Dit wetsvoorstel strekt tot nakoming van de toezegging aan de Eerste Kamer te bevorderen dat in de goedkeuringswet bij het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom een parlementair instemmingsrecht bij besluiten van het Comité van Ministers wordt opgenomen.

Artikel 1.7, eerste lid, van dat verdrag geeft het Comité van Ministers de bevoegdheid om bij besluit de wijzigingen in het verdrag aan te brengen die noodzakelijk zijn om de conformiteit met een verdrag of met EG-regelgeving te verzekeren. Bij toepassing van deze procedure voor versnelde omzetting van anderszins voor Nederland reeds bindende bepalingen is geen wetsvoorstel tot goedkeuring van de verdragswijziging meer noodzakelijk. De procedure beoogt te voorkomen dat de tijd die gemoeid is met goedkeuring van noodzakelijke verdragswijzigingen in de drie Benelux-staten leidt tot implementatieachterstanden.

Een dergelijk instemmingsrecht met besluiten van volkenrechtelijke organisaties – zoals in dit geval besluiten van het Comité van Ministers van de Benelux – is niet ongebruikelijk. Zo is een dergelijke bepaling opgenomen in de goedkeuringswet bij het Schengen verdrag en in de goedkeuringswet bij het Verdrag van Amsterdam.

Er is in dit wetsvoorstel dan ook nadrukkelijk aansluiting gezocht bij deze twee wetten. Volgens het wetsvoorstel wordt ieder ontwerp van een besluit van het Comité van Ministers op grond van artikel 1.7, eerste lid, van het verdrag, terstond nadat het tot stand is gekomen aan beide Kamers der Staten- Generaal ter instemming voorgelegd. Deze instemming is vereist voordat een lid van de regering zijn medewerking kan verlenen aan de totstandkoming van een besluit van het Comité van Ministers.

Het Comité besluit met algemene stemmen, waarbij stemonthouding van een van de leden niet verhindert dat een besluit wordt genomen. Indien één van de partijen tegenstemt zal het besluit niet tot stand kunnen komen. Dat betekent dat op het moment dat één der Kamers niet instemt met een voorgenomen besluit de Nederlandse vertegenwoordiger in het Comité van Ministers tegen moet stemmen. Onthouding zou immers impliceren dat hij alsnog zijn medewerking aan de totstandkoming van het besluit zou verlenen.

De instemming van de Kamers kan uitdrukkelijk en stilzwijgend worden verleend. Van stilzwijgende instemming is sprake indien niet binnen vijftien dagen na overlegging van het ontwerpbesluit aan de Staten-Generaal de wens te kennen wordt gegeven dat het ontwerp de uitdrukkelijke instemming behoeft. Deze termijn van vijftien dagen wordt ook gehanteerd in de twee genoemde goedkeuringswetten en blijkt een redelijke termijn om enerzijds de Kamers voldoende gelegenheid te geven kennis te nemen van het ontwerpbesluit en anderzijds niet te veel afbreuk te doen aan de beoogde tijdswinst van de vereenvoudigde omzettingsprocedure.

In lijn met artikel 5 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen en aanwijzing 43 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving volstaat een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van één der Kamers om het stilzwijgen te doorbreken en expliciete instemming noodzakelijk te maken.

Voorstel hier, boodschap koningin hier, MvT hier.

Hij verklaart eveneens dat de „relevante feiten en omstandigheden” kunnen veranderen tussen het tijdstip waarop de merkenautoriteit beslist, en het tijdstip waarop de rechterlijke instantie het beroep tegen die beslissing afdoet.

De verwijzende rechter is er niet van overtuigd is dat de eerdere beslissing van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond verenigbaar is met de rechtspraak van het Hof, en dat deze twijfel aan de basis ligt van de verwijzing.

V: Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eist dat een merkenautoriteit haar conclusie voor elk van de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, afzonderlijk vermeldt in de beslissing(24) waarbij zij de inschrijving van een merk weigert op basis van een absolute weigeringsgrond.

A: Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, eist niet dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing een afzonderlijke conclusie formuleert met betrekking tot elk van de individuele waren en diensten waarvoor om merkbescherming is verzocht. Het volstaat dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor specifieke categorieën van waren en diensten.

V: Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn aldus moet worden gelezen dat een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van een beroep tegen de beslissing van een merkenautoriteit waarbij de inschrijving van een merk is geweigerd, alleen de feiten en omstandigheden in aanmerking mag nemen die voorhanden waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft genomen, dan wel of het deze rechterlijke instantie volgens dit artikel is toegestaan, feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen die sinds deze beslissing zijn ontstaan. Met het eerste onderdeel van de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het verenigbaar is met artikel 3 van de merkenrichtlijn dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van de beslissing van een merkenautoriteit, verbieden wijzigingen van de relevante feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen.

A: Richtlijn 89/104 van de Raad laat het aan het nationale recht over om te bepalen of een rechterlijke instantie bij de toetsing van een beslissing van een merkenautoriteit houdende weigering van inschrijving van een merk, rekening mag houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld.

V: Met het tweede onderdeel van zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eraan in de weg staat dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie verbieden bij de toetsing van de beslissing van een merkenautoriteit uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk.

A: Richtlijn 89/104 van de Raad staat niet eraan in de weg dat nationale rechtsregels een rechterlijke instantie bij de toetsing van een dergelijke beslissing verbieden, ten eerste, rekening te houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld, en, ten tweede, uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk, mits deze regels de aanvrager daadwerkelijk de mogelijkheid bieden, in zijn aanvraag bij de merkenautoriteit subsidiair te verzoeken om gedeeltelijke inschrijving (te weten inschrijving voor slechts enkele van de waren en/of diensten die door de primaire aanvraag worden gedekt).”

Lees de conclusie hier. Lees het tussenarrest van het Hof van Beroep Brussel hier.

’Van belang is dat Deere niet zelf de aanbieder is van de op de site aangeboden machines en dat Deere ook geen directe invloed heeft op hetgeen door de dealers op de site wordt aangeboden Voorts is Deere niet betrokken bij de eventuele totstandkoming van een koopovereenkomst tussen een  aanbieder en een bezoeker van de site. Aldus biedt Deere zijn dealers met de site niet meer dan een medium om hun aanbod aan een — wereldwijd — publiek kenbaar te maken. Het ter beschikking stellen van dit medium is niet als een positief uitgedrukte toestemming te kwalificeren.

(…) Anders dan Struijk meent bieden de omstandigheden dat het aanbod geen regionale beperkingen kent en dat op de site geen merkenrechtelijke beperkingen zijn vermeld, evenmin ondersteuning voor het oordeel dat Deere Struijk wel degelijk (impliciet) toestemming heeft gegeven de machines voor het eerst in de EER in de handel te brengen.

(…) Uit een dergelijke passieve opstelling van Deere volgt ten aanzien van de merkenrechtelijke implicaties van eventuele tussen aanbieders en bezoekers van de site tot stand gekomen overeenkomsten, niet dat sprake is van een positief uitgedrukte toestemming voor de invoer in de EER van alle door Struijk met behulp van de site gekochte machines. Uit het voorgaande en het daaromtrent nog door Struijk aangevoerde, vloeit tevens voort dat er geen sprake is van het door Struijk gestelde misbruik van merkenrecht door Deere.’

Lees het vonnis hier.

Door Nike is genoegzaam aangetoond dat het gebruik als versiering van het 2-strepenmotief als hiervoor omschreven bij sportkleding sinds vele jaren gemeengoed is. Het 2-strepenmotief wordt in ieder geval reeds sedert rond 1900 op sportkleding ter decoratie aangebracht. Dit is voorts niet voldoende gemotiveerd door Adidas weersproken. Dat betekent echter niet, dat het gebruik door derden als Nike van het 2-strepenmotief op de van oudsher bekende decoratieve wijze, die gebruikelijk is geworden voor sportkleding, ook als dat net als in Adidas’ 3-strepemnerk geschiedt met equidistante tussenafstand en langs de gehele zijkant van broek of mouw — nu opeens, vanwege dat gebruik als merk door Adidas, moet worden opgevat als gebruik van zo’n 2-strepen motief als merk in plaats van als versiering.

Naar het oordeel van de rechtbank wordt dat evenmin anders indien moet worden aangenomen dat het 3-strepenmerk van Adidas een bekend merk is in meerbedoelde zin. Dat zou alleen anders zijn, indien Adidas zou hebben bewezen dat het in aanmerking komende publiek een 2-strepenteken als hiervoor bedoeld wel degelijk als merk zou opvatten.

(…) niet is bewezen dat het publiek inmiddels een 2- strepenmotief in meerbedoelde zin als merkgebruik is gaan opvatten in plaats van als de van oudsher gebruikelijke versiering, Een dergelijke versiering was toegestaan en blijft toegestaan bij gebreke van een deugdelijk bewezen andere perceptie van het relevante publiek. Nu van merkgebruik geen sprake is, is er geen verwarringsgevaar in de zin van art. l3A lid 1 sub b BMW.

In dit kader stelt de rechtbank voorop dat het reeds lang bestaande en bestendige gebruik van het 2-strepenmotief op sportkleding ter decoratie als omstandigheid mee dient te wegen bij de beoordeling of van inbreuk sprake is. Er bestaat immers aldus een algemeen belang tot vrijhouding van het gebruik van dergelijke decoratieve elementen. Anders dan Adidas heeft aangevoerd, is dat een afweging die niet alleen bij de geschiktheid tot inschrijving van een merk een rol moet spelen, maar ook bij de inbreukvraag.

Het zou juist strijdig zijn met het systeem zoals door het Hof van Justitie EG is ontwikkeld in onder meer de zaken Chiemsee, Linde en Libertel,  het algemeen belang tot vrijhouding van bepaalde tekens bij de inbreukvraag zonder gewicht te laten. Een merkhouder zou dan immers door een “oprekken” van de bescherming van zijn merk een verbod kunnen krijgen op het gebruik van een teken dat evenwel niet op zichzelf als merk zou kunnen worden ingeschreven omdat het algemeen belang zich daartegen verzet. Zo zou het belang dat er bestaat om geen merk voor bepaalde tekens te verlenen  langs andere weg alsnog tot dat ongewenste resultaat leiden.

Zoals Nike voorts met juistheid heeft aangevoerd, is in feite het aanvankelijk eveneens decoratieve 3-strepenmotief door het stelselmatige, grootschalige gebruik door Adidas als het ware uit de decoratieve sfeer gelicht en heeft het een herkomstaanduidingsfunctie gekregen zodat het daarmee een merk is geworden. Dat betekent echter nog niet dat de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument (volgens Lloyd/Loints) bij het zien van het 2-strepenmotief aan Adidas zal denken, laat staan klakkeloos zal aannemen dat het betreffende kledingstuk van Adidas afkomstig zal zijn.

De twee strepen zijn immers zeer goed te onderscheiden van drie strepen. Voorts mag van die consument, die niet alleen gemiddeld geïnformeerd (en aldus bekend is met het feit dat dergelijke strepen eveneens decoratief worden gebruikt) maar ook gemiddeld omzichtig en oplettend is, worden verwacht dat hij zich niet uitsluitend zal laten leiden door de twee strepen. Hij zal zich er derhalve van trachten te vergewissen of het kledingstuk inderdaad van Adidas afkomstig is, indien hij überhaupt aan dat bedrijf al dacht.

Door verder juist de veronderstelde bekendheid van het 3-strepenmerk zal die consument temeer argwaan koesteren omtrent de vraag of Adidas wel bij de herkomst betrokken is, als thans in plaats van drie twee strepen worden toegepast. Zodra deze consument vervolgens nagaat of zijn — wat niet krachtiger kan worden omschreven als vage idee of vermoeden dat het een Adidaskledingstuk zou kunnen zijn juist is, zal hij echter onmiddellijk stuiten op de zeer bekende, op de kleding tevens voorkomende, Nike swoosh.

Aldus valt uit te sluiten dat er een concreet gevaar voor verwarring bestaat bij een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, zelfs indien die consument bij het zien van het 2-strepenmotief aan Adidas zou denken. Uit de veelheid van deskundigenonderzoeken als door partijen overgelegd valt, als gezegd, evenmin een dergelijk verwarringsgevaar af te leiden.

Uitgaande als gezegd van voldoende bekendheid van het 3-strepenmerk, acht de rechtbank evenmin inbreuk aanwezig volgens art. 13A lid 1 onder c BMW. Naar het oordeel van de rechtbank moet Nike geacht worden een geldige reden te hebben voor haar immers decoratieve gebruik van het 2-strepenmotief.

Lees het vonnis hier.

 De voorzitter van de rechtbank bepaalt o.a. het volgende:

"De stelling van MOBISTAR dat het merk "BASE" actueel slechts een gering onderscheidend vermogen zou hebben, mist feitelijke grondslag. In België zijn er slechts drie G.S.M.-operatoren met een eigen netwerk, nl. BASE, MOBISTAR en BELGACOM MOBILE. Het wordt niet betwist dat BASE haar G.S.M.-diensten aanbiedt onder de merknaam "BASE" en dat BASE in de voorbije jaren vele miljoenen euro heeft besteed aan reclame om haar naambekendheid te vergroten. Evenmin wordt betwist dat BASE in België een marktaandeel van 17% heeft, met 1.929 miljoen klanten. Uit een onbetwist marktonderzoek blijkt dat 90% van de Belgische bevolking het merk "BASE" kent."

"Het woord "base" mag op zich dan wel een banaal woord zijn, de massale reclamecampagnes en het beperkt aantal G.S.M.-operatoren, hebben er wel toe geleid dat "BASE" thans in België een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen."

"Dat het merk "BASE" in Nederland en in Luxemburg geen bekend merk is, doet geen afbreuk aan het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke diensten, bij toepassing van art. 13 A 1b BMW, wanneer dat gebruik kan leiden tot verwarring bij het relevante publiek, zijnde in casu de gemiddelde Belgische consument (...)"

"De rechtbank oordeelt dat er in casu visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming is tussen het teken "BASE" en de tekens "BASIC", "BASIC BY MOBISTAR" en "MOBISTAR BASIC", die kan leiden tot verwarring bij de gemiddelde consument."

Verder meent de rechtbank, kort gezegd, dat in combinaties met MOBISTAR het woord BASIC het dominerende bestanddeel is en BASIC wordt gebruikt ter onderscheiding van andere telecommunicatiediensten. MOBISTAR gebruikt het teken "BASIC" niet ter aanduiding van een bepaald kenmerk, doch wel ter aanduiding van een bepaalde dienst en de herkomst van die dienst.

Aangezien er in casu verwarringsgevaar bestaat, kan telecommunicatiebedrijf BASE zich op grond van haar handelsnaamrecht verzetten tegen het gebruik van de naam of van een overeenstemmende naam door derden (BASIC).

De rechter verklaart de vordering van BASE en KPN gegrond en stelt vast dat de N.V. MOBISTAR door het gebruik van de tekens BASIC, BASIC BY MOBISTAR en MOBISTAR BASIC voor de aanduiding van telecommunicatieapparatuur en -diensten en voor een domeinnaam inbreuk pleegt op de merkenrechten van KPN in de zin van artikel 13A 1b BMW, op de handelsnaamrechten van BASE in de zin van artikel 23, 8 WHPC en op de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 93 WHPC.

Lees het vonnis hier.  Eerder bericht over KPN-Mobistar hier. Uitleg titel hier.

Deutsche Telekom verzoekt de inschrijving van het teken voor een brede verzameling van waren en diensten, waaronder computers en diensten met betrekking tot computers en het verzamelen en verschaffen van gegevens, nieuws en informatie.

Deutsche Telekom legt aan haar verzoek tot inschrijving van het teken ten grondslag dat GLOBAL INTRANET wel degelijk onderscheidend vermogen bezit voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd. Zij voert daartoe aan dat de woorden ‘global’ en ‘intranet’ geen gangbare woorden zijn en een ongebruikelijke combinatie opleveren, die niet beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Voorts wijst zij er op dat het teken is ingeschreven in Duitsland en vergelijkbare tekens zijn ingeschreven in de Benelux.

‘Aan de orde is daarmee de vraag of het teken GLOBAL INTRANET elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten waarvoor het is gedeponeerd. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dient plaats te vinden, enerzijds, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd, en anderzijds, in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten.’

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage citeert na art. 6bis het POSTKANTOOR arrest:

‘Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond (…) is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van die waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.’

Vervolgens oordeelt zij dat “7. Het gedeponeerde teken bestaat uit een combinatie van het woord INTRANET met het woord GLOBAL. De afzonderlijke betekenis van deze woorden is van belang bij de beoordeling van de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het gehele teken zal opvatten.

De term Intranet behoort tot het gangbaar taalgebruik en is de soortnaam van een besloten computernetwerk binnen een organisatie, dat is gebaseerd op dezelfde protocollen als het internet. Het woord Global betekent in het Engels ‘wereldwijd’. Deze voor het in aanmerking komend Benelux-publiek onmiddellijk duidelijke betekenissen brengen mee dat het gehele teken door hem zal worden begrepen als aanduiding van een bepaald soort wereldwijd computernetwerk binnen een organisatie.

8. Het betoog van Telekom faalt, voor zover dat inhoudt dat GLOBAL INTRANET onderscheidend vermogen bezit voor waren of diensten die betrekking hebben op een wereldwijd intranet. Het teken bestaat uitsluitend uit woorden die kunnen dienen als aanduiding van de kenmerken van waren of diensten met betrekking tot een wereldwijd intranet. In de Benelux-landen is het gebruik van Engels of aan het Engels ontleende termen ter beschrijving van begrippen uit de wereld van het intra- of internet eerder regel dan uitzondering. De door Telekom gestelde begripsmatige tegenstelling tussen global (wereldwijd) en het voorvoegsel intra (besloten), doet niet af aan de beschrijvende betekenis van het teken. Anders dan Telekom aanvoert heeft het teken ook niet iets extra’s dat maakt dat het meer is dan de som van de bestanddelen. Niet kan worden gezegd dat de woordcombinatie begripsmatig, visueel of auditief meer is dan de som van haar afzonderlijke bestanddelen. Het teken wekt evenmin - door een voor de betrokken waren en diensten ongebruikelijke combinatie - een indruk die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de bestanddelen. Gesteld noch gebleken is verder dat het teken een eigen - niet beschrijvende - betekenis heeft (gekregen) die voortaan los staat van de bestanddelen.
Het in aanmerking komend publiek zal het teken – kortom – niet opvatten als onderscheidingsteken, maar veeleer als een aanduiding van kenmerken van waren en diensten met betrekking tot een wereldwijd intranet.

9. Telekom voert tevergeefs aan dat in de onderhavige procedure de beoordeling van onderscheidend vermogen afhangt van de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het teken heeft opgevat ten tijde van het depot (op 6 mei 1997). Het hof stelt voorop dat voor het oordeel dat sprake is van een uitsluitend beschrijvend teken niet noodzakelijk is dat dat teken daadwerkelijk wordt gebruikt ter aanduiding van kenmerken van de betrokken waren en diensten. Voldoende is dat het teken daartoe kan dienen (zie HvJ EG 12 februari 2004, r.o. 57, inzake ‘POSTKANTOOR’). Dit laatste is hier het geval, ook als geen acht zou worden geslagen op de – door Telekom niet betwiste - omstandigheid dat het begrip intranet ná de datum van het depot een aanzienlijk wijdere verbreiding heeft verkregen. Het Bureau stelt zich op het standpunt dat ‘intranet’ ook ten tijde van de inschrijvingsaanvraag reeds een soortnaam was. Deze stelling vindt steun in de door het Bureau bij brief van 9 september 1998 aangehaalde definities uit (vak)woordenboeken en is door Telekom niet (voldoende) bestreden.’

Aangezien Deutsche Telekom inschrijving verzoekt van het teken GLOBAL INTRANET voor waren en diensten met betrekking tot een wereldwijd intranet waarvoor het elk onderscheidend vermogen mist, dient deze inschrijving van het teken te worden geweigerd.

Het verzoek van Deutsche Telekom tot inschrijving voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is faalt reeds bij gebreke van enige toelichting of onderbouwing. Daarnaast stuit het er op af dat het hof slechts een bevel tot inschrijving van een depot mag geven voor bepaalde waren of diensten, indien eerder – in de bezwaarfase – een dergelijk verzoek aan het Bureau is voorgelegd.

Het kan Deutsche Telekom evenmin baten dat, zoals zij aanvoert, het gedeponeerde teken in Duitsland in 1996 is ingeschreven als merk, noch dat in de Benelux tekens met het bestanddeel global zijn ingeschreven. Het hof verwerpt het betoog dat feitelijk geen verschil zou moeten bestaan tussen de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het onderhavige teken in Duitsland en de Benelux. Het onderscheidend vermogen van het onderhavige teken dient te worden beoordeeld op zijn eigen merites. Andere inschrijvingen doen aan dat onderscheidend vermogen niet toe of af.

Tenslotte strookt de weigering van de inschrijving van het teken ook met het algemeen belang, dat er mede in bestaat dat beschrijvende tekens voor alle marktdeelnemers vrij beschikbaar blijven om de kenmerken van hun waren en diensten aan te duiden.

Lees de beschikking hier.

Bij een vergelijking van de GAGE broeken de Hallinger broek valt op dat weliswaar kenmerken van de GAGE spijkerbroek van Tommy Hilfiger ook in de Hallinger broek van The Sting terugkomen. maar dit betekent niet dat daarmee sprake van inbreuk is. Daarvoor moet immers de gehele combinatie van kenmerken door de ander zijn overgenomen. Tommy Hilfiger heeft ook nadrukkelijk geen beroep gedaan op auteursrechtelijke bescherming van individuele kenmerken of een deel van de combinatie van kenmerken, maar juist op de gehele combinatie van kenmerken.

De voorzieningenrechter is met The Sting van oordeel dat naast de overeenstemmende details, (…)  die overigens weinig origineel te noemen zijn, ook relevante verschillen tussen de broeken zijn aan te merken, die maken dat de totaalindrukken van de broeken anders zijn. Nu als gevolg van het groot aantal verschillende kenmerken de totaalindrukken van de broeken geheel anders zijn, kan van een inbreuk op de auteursrechten niet worden gesproken.

Voor het door Tommy Hilfiger gedane beroep op het modelrecht geldt hetzelfde als hiervoor is overwogen over het auteursrecht. Voor inbreuk moet de combinatie van elementen in het geheel of nagenoeg geheel door The Sting zijn overgenomen en daarvan is hier, gelet op het groot aantal relevante verschillen in de broeken, geen sprake. Het beroep op het modelrecht slaagt dan ook niet.

Gelet op die relevante verschillen kan evenmin gezegd worden dat The Sting met haar Hallinger broek de GAGE broek van Tommy Hiltiger slaafs heeft nagebootst.
De voorzieningenrechter is met The Sting van oordeel dat geen van de door The Sting gebruikte tekens zoals hierboven vermeld op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de merken zoals door Tommy Hilfiger gedeponeerd. Zowel visueel als auditief gezien zijn de tekens en merken verschillend. Dat van “Hilfiger” en “Hallinger”, de dominerende elementen van de merken en tekens, het aantal letterepen gelijk is, enkele medeklinkers overeenkomen en beide woorden, beginnen met een en eindigen op “er” is onvoldoende om relevante overeenstemming aan te nemen.

Ook de toevoeging van het beschrijvende woord “Denim” maakt dit niet anders. Op geen enkele wijze is aannemelijk gemaakt dat deze geringe overeenstemming tussen merken en tekens de afgelopen jaren tot enige verwarring heeft geleid. Van een handelen in strijd met artikel 13 A lid 1 sub b BMW is dan ook niet gebleken.

Ook is niet aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de merken van Tommy Hilfiger en de tekens van The Sting en dat als gevolg daarvan ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit en/of afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de merken in de zin van artikel 13 A lid 1 sub c BMW. Van enig inbreuk op de merkenrechten van Tommy Hilfiger is dan ook geen sprake.

Gelet op het voorgaande zijn geen van de vorderingen toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.