Merkenrecht  

The Complainant maintains that (i) he has older rights to the name PST in dispute, for being owner of the registered trademark since 01-08-2000 (publication date) deposited at the Benelux Merkenbureau; (ii) the trademark presented by Solutions has been acquired in a speed procedure base on a subsection `word’ trademark and is not legitimate as it is still subject to an appeal, while PST filed an opposition against the requested trademark.
Respondent

The Respondant maintains that (i) it is sufficient to submit as documentary evidence a copy of an official document issued by the competent trademark office proving that the applicant is the reported owner of the registered trademark; (ii) PST Business Solutions has filed an application for the registration of the domain name on the ground of a registered trademark; (iii) the Registry has accepted the application of PST Business Solutions and decided to register the domain name on the first come, first served basis.

According to the documentation filed with the Case File it is inferred that PST Business Solutions VV is owner of the trademark registered b the Benelux Trademarks Office “PST” nº 0779280, with publication date 01-01-2006;

Bearing in mind that although the Complainant has filed an opposition against the aforementioned trademark, according to the documentation filed by EURid such an opposition has finalized, without any statement that the trademark has been rejected;

Bearing in mind that PST Business Solutions has applied for the domain name on December 7, 2006 at 11:01:21.274 h. and Peripheral Systems Technology B.V. has applied for it on December 7, 2006 at 1:07:59.072 hr.;

Bearing in mind that the Registry shall register the domain name on the first come, first served basis, as per article 14 of the Commission Regulation (EC) No. 874/2004;

Bearing in mind that it is not realized that the Decision made by the Registry conflicts with the European Union Regulations. I decide to reject the claim and confirm the decision made by the Registry.
 
For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraphs B12 (b) and (c) of the Rules, the Panel orders that  the Complaint is Denied

Lees de uitspraak hier.

Dit brengt mee dat Verordening 1383/2003 EG van 22 juli 2003, inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten op de onderhavige schoenen niet van toepassing is.”

Het Gerechtshof neemt in haar uitspraak een uitgebreid citaat op uit het Class International arrest van het HvJ EG. Vervolgens wijst het Gerechtshof de vorderingen van Nike af, omdat de invoer en verkoop onvoldoende aannemelijk is gemaakt:

“In dit geval zijn de litigieuze schoenen afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten en, zoals ook blijkt uit de stukken betreffende de inbeslagneming, door de douane aangehouden met toepassing van Verordening (EG) nr. 1383/2003. Niet aannemelijk is geworden dat de goederen, die zich in een loods van ECT Home Terminal B.V. te Rotterdam bevinden, zijn ingeklaard en in het vrije verkeer zijn gebracht.

Nike heeft bij pleidooi verklaard dat de schoenen niet bestemd zijn voor de EER (dit blijkt uit de op de schoenen aangebrachte fabriekscodes) maar dat volgens de informatie van de douane de eindbestemming van de schoenen Nederland is.

Marimina voert aan dat zij de schoenen heeft verkocht aan een in Egypte gevestigde afnemer waartoe zij een factuur van 20 januari 2005 met opschrift ‘Invoice’ heeft overgelegd. Nike heeft hiertegenover aangevoerd dat ongeloofwaardig is dat de goederen eerst vanuit de Verenigde Arabische Emiraten via Egypte naar Rotterdam worden verscheept om deze vervolgens terug te verschepen naar Egypte. Marimina heeft dit gemotiveerd weersproken; dit is volgens haar geschied om te voorkomen dat de Egyptische afnemer rechtstreeks met haar toeleverancier in de Verenigde Arabische Emiraten zou gaan handelen. Het hof overweegt in dit verband dat niet aannemelijk is geworden dat de factuur is vervalst, zoals door Nike wordt gesteld en door Marimina wordt betwist.

Nike heeft nog betoogd dat Marimina reeds eerder - in oktober 2004 - een partij Nikeartikelen vanuit het Midden-Oosten in Nederland heeft geïmporteerd en verkocht. Uit de niet duidelijke (in het Nederlands afgelegde) verklaring ter terechtzitting in hoger beroep van G. Rizkalla, directeur en enig aandeelhouder van Marimina en geboren in Egypte, valt evenwel niet af te leiden dat het daarbij gaat om goederen die in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht.

Zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - kan het door Nike gestelde omtrent de invoer en verkoop van een partij schoenen in oktober 2004 niet leiden tot het aannemen van een vermoeden dat Marimina toen inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt. Het leidt er evenmin toe dat op grond van die stelling voorshands aannemelijk is geworden dat Marimina met de onderhavige partij schoenen inbreuk op de merkrechten van Nike heeft gemaakt. Gelet hierop heeft Nike, op wie de bewijslast rust, naar het voorlopige oordeel van het hof haar stelling betreffende de invoer en verkoop (in of omstreeks februari 2005) van de litigieuze 5094 paar schoenen in Nederland, de Gemeenschap of de EER onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat de gestelde inbreuk door Marimina niet aannemelijk is geworden.”

Lees het arrest  hier.

Op 2 januari 2001 heeft Tychon tegen voormelde aanvraag van Dell oppositie ingesteld bij het OHIM, zulks op de grond dat er gevaar voor verwarring bestond tussen het door Dell aangevraagde Gemeenschapsmerk en het anterieure Beneluxmerk van Tychon. Bij beslissing van 21 juni 2004 heeft de oppositie-afdeling van het OHIM de oppositie gedeeltelijk gegrond verklaard en de aanvraag van Dell afgewezen voor een aantal waren en diensten waarop die aanvraag betrekking had, meer in het bijzonder voor waren en diensten op het gebied van computers. Dell heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend bij de Kamer van Beroep van het OHIM, waarop nog niet is beslist.

In de onderhavige procedure vordert Dell primair dat de rechtbank het Beneluxmerk van Tychon nietig zal verklaren op basis van artikel 4 lid 6 BMW (depot te kwader trouw) en subsidiair dat de rechtbank de vervallenverklaring van dat merk zal uitspreken omdat het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden niet normaal gebruik is gebruikt binnen het Benelux-gebied.

De rechtbank laat in het midden of het merk van Tychon te kwader trouw is gedeponeerd, omdat het volgens de rechtbank in elk geval vervallen behoort te worden verklaard wegens non-usus. Onder verwijzing naar de Ajax/Ansul-uitspraak van het HvJ EG  stelt de rechtbank vast dat hier niet bewezen is dat hier sprake is geweest van normaal gebruik. Uit de ingediende producties kan een dergelijk gebruik in elk geval niet worden afgeleid: “Nog daargelaten dat uit geen van die producties valt af te leiden dat die ondubbelzinnig betrekking hebben op de relevante periode tot 11 februari 2005, leveren die producties noch afzonderlijk, noch in onderling verband bezien enige aanwijzing, laat staan bewijs op voor normaal gebruik in de zin van het zojuist weergegeven criterium.” 

Het verweer van Tychon dat hij altijd van plan is geweest zijn merk te gaan gebruiken, maar daarin werd gehinderd doordat hij actie moest ondernemen tegen Dell wordt gepasseerd, evenal het verweer dat Dell niet kan gelden als belanghebbende in de zin van de betreffende wetsbepaling. 

Ook het laatste verweer van Tychon, dat Dell als grote onderneming die talloze merken op haar naam heeft geregistreerd geen belang heeft bij de vervallenverklaring, althans minder belang dan Tychon bij instandhouding van zijn merk, strandt:  “Dat verweer behoeft niet te worden onderzocht, nu voor een belangenafweging als door Tychon kennelijk voorgestaan in het kader van een procedure als de onderhavige geen plaats is (zie rb ’s-Gravenhage 9 juli 2003, BIE 2004 nr. 80 inzake Montana, met name r.o. 11).

Het merk van Tychon wordt dus vervallen verklaard en de doorhaling ervan wordt bevolen.

Lees het vonnis hier.

Kavegas verweert zich met de stelling dat zij de betreffende gasflessen heeft ingekocht bij reguliere depothouders van Primagaz en zelf die flessen niet heeft gevuld of voorzien van een seal. De rechtbank wil wel aannemen dat er Primagaz flessen met vervalste seals in omloop zijn maar Primagaz slaagt er niet in om te bewijzen dat Kavegas de flessen zelf heeft gevuld of voorzien van een valse seal. Zij krijgt daarvoor alsnog een bewijsopdracht.

De rechtbank overweegt op voorhand dat, indien Primagaz in haar bewijslevering slaagt, de vordering van Primagaz tot afgifte van de inbeslaggenomen vulinstallatie in ieder geval niet toewijsbaar is. Vereist is volgens de rechtbank dat er:

“een rechtstreeks verband bestaat tussen de inbreuk en het middel waarmee inbreuk wordt gemaakt. Machines die, zonder dat er inbreuk wordt gemaakt, ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, kunnen niet daartoe worden gerekend. Ook als komt vast te staan dat Kavegas met gebruikmaking van bedoelde installatie Primagaz-gasflessen vult, dan laat dat onverlet dat zij onbetwist heeft gesteld dat zij de installatie ook gebruikt om eigen Kavegas-flessen te vullen. Dat betekent er geen rechtsgrond is voor afgifte van de installatie aan Primagaz op grond van artikel 13bis BMW.”

De rechtbank geeft niet aan waarop zij deze uitleg van 13bis lid 1 baseert. Tekst & Commentaar, Kort Begrip, Merkenrecht zwijgen erover (de laatste omdat 13bis, of een soortgelijke bepaling voor het merkenrecht toen nog niet bestond). Ook een summiere zoektocht in de BIE en de IER leverde vooralsnog niets op. Dus: wie het weet, mag het zeggen.

Lees het vonnis hier.

De rechtbank oordeelt: "Uit de tekst van de overeenkomst leidt de voorzieningenrechter af dat partijen slechts in onderhandeling zijn getreden over de wijze waarop (een gedeelte van) de executie van het arrest van het hof zou plaatsvinden en dat de overeenkomst derhalve een aanvullende werking heeft, waarbij het dictum van het arrest onverkort in stand blijft. [...] Ook de stelling van X dat in het bijzonder de dwangsombepaling haar executoriale kracht heeft verloren gaat niet op."

"Dat X vervolgens heeft gedraald met de doorhaling dan wel opheffing van de op haar naam geregistreerde domeinnamen, is een omstandigheid waarvan de gevolgen thans voor rekening en risico van X dienen te komen. De stelling van X dat zij gewacht heeft met de doorhaling c.q. opheffing van de registraties omdat B volgens X een rechtspersoon zou moeten aandragen aan wie de domeinnamen overgedragen zouden kunnen worden, doet aan het voorgaande niet af. Uit het arrest van het hof valt dit in ieder geval niet af te leiden en de brief waarop X zich beroept is gedateerd vóór de procedure bij het hof en dat maakt dat aan deze brief in het kader van de onderhavige procedure geen waarde gehecht kan worden. Ook de stelling van X dat een definitieve doorhaling van de domeinnamen voor X zeer riskant zou zijn, gaat niet op als argument voor het niet tijdig doorhalen van de domeinnamen. Dat een derde er mee aan de haal zou kunnen gaan, is een omstandigheid waar X part noch deel aan heeft. In dat geval had B die derde kunnen aanspreken op eventueel onrechtmatig gedrag, zonder dat dit van invloed was op de rechtsverhouding tussen partijen."

De conclusie luidt dan ook dat X niet (volledig) heeft voldaan aan ten eerste het arrest van het hof en ten tweede de aanvullende overeenkomst. Hierdoor kan en mag B overgaan tot het vorderen van dwangsommen.
Lees hier het vonnis.

De voorzieningenrechter oordeelt: “In beginsel kan Dr. van der Hoog haar merk CLEARSKIN niet aan Widmer tegenwerpen, tenzij het merk na de inschrijving bij het BMB door inburgering bij het relevante publiek onderscheidend vermogen heeft gekregen en daardoor als herkomstaanduiding van de waren van Dr. van der Hoog kan gelden.”

Over de inburgering van het teken CLEARSKIN stelt de rechter, vooruitlopend op de EUROPOLIS-uitspraak, het volgende: “Niet in geschil is dat de ClearSkin producten in België en Luxemburg niet of nauwelijks worden vermarkt en dat van inburgering in die landen geen sprake is. Over de vraag in hoeverre een merk dat slechts in een deel van het Benelux-gebied is ingeburgerd onderscheidend vermogen kan hebben, loopt thans een procedure bij het Europese Hof. Hoewel die vraag daarom nog onbeantwoord is, vindt de voorzieningenrechter het verdedigbaar dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als het in een substantieel deel van de Benelux is ingeburgerd en dat Nederland als een substantieel deel van het Benelux-gebied kan gelden."

Inburgering wordt daarmee aangenomen en daarmee is er sprake van een geldig merk en tevens sprake van merkinbreuk door gedaagde. Lees het vonnis hier.

De rechtbank oordeelt als volgt: "Zowel volgens artikel 37 A eerste lid van de Benelux Merkenwet als volgens artikel 2 juncto artikel 60 van de EEX-Verordening wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter bepaald door de woonplaats van de gedaagde. Webeffect Nederland is statutair gevestigd te Arnhem. Hieruit volgt dat de rechtbank te Arnhem bevoegd is om van het geschil tussen partijen kennis te nemen."

Lees het vonnis hier.

BenGH, 17 februari 2006, Conclusie van de Avocaat-Generaal L. Strikwerda, zaak A 2005/1 - Bovémij Verzekeringen N.V. / Benelux-Merkenbureau.

“Hieruit vloeit naar mijn oordeel voort dat in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW zowel het BMB als de deposant nadere juridische en feitelijke stellingen kunnen aanvoeren die van belang zijn bij de beoordeling van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB het depot in te schrijven.

Daarbij gelden echter twee beperkingen.

In de eerste plaats kunnen de nadere stellingen slechts betrekking hebben op de beoordeling van de aanvrage om inschrijving zoals deze aan het BMB is voorgelegd en beoordeeld. Voor een debat over de vraag of de aanvrage in gewijzigde of beperkte vorm voor inschrijving in aanmerking zou kunnen komen, is geen plaats.

In de tweede plaats brengt de omstandigheid dat de rechter bij een beroep op inburgering uitsluitend rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving, als beperking mee dat de nader aangevoerde stellingen slechts door de rechter in aanmerking kunnen worden genomen indien zij betrekking hebben op de inburgering van het teken vóór de datum van depot. 

Tegen deze achtergrond meen ik dat de in rechtsoverweging 11 van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003 (Langs Vlaamse Weegen) gebezigde term "gegevens" (“alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan
het BMB heeft beslist of had moeten beslissen”) als volgt dient te worden begrepen:

Met de aanvrage zoals voorgelegd aan het BMB staat de omvang van de rechtsstrijd in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW vast. Bij gevolg kan de rechter alleen maar die gegevens in aanmerking nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen. Andere gegevens die in de procedure ingevolge artikel 6ter BWM worden gepresenteerd met het oog op de mogelijkheid een gedeeltelijke inschrijving, gegevens dus op grond waarvan het BMB niet heeft beslist of had moeten beslissen, kunnen door de rechter niet in aanmerking worden genomen.

Dit betekent naar mijn oordeel niet dat het de deposant niet zou zijn toegestaan om in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW nader bewijsmateriaal over te leggen met betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvrage om inschrijving zoals deze aan het BMB was voorgelegd en is beoordeeld. De rechter dient immers bij de toetsing van de beslissing van het BMB mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk ter kennis van het BMB en 10 van de rechter gebrachte feiten en omstandigheden, en de rechter dient anderzijds bij de beoordeling van de vraag of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven, een door het BMB eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond te betrekken.

Ik meen daarom dat de term "gegevens"  niet zodanig moet worden uitgelegd dat zij mede omvat het in de verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW overgelegde (nadere) bewijsmateriaal met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering). Uit de regeling van de in artikel 6ter BMW bedoelde beroepsprocedure, zoals deze regeling is uitgelegd door het Benelux- Gerechtshof in zijn hiervoor vermelde arresten, vloeit niet voort dat de in artikel 6ter BMW aangewezen rechterlijke beroepsinstanties geen kennis mogen nemen van zodanig bewijsmateriaal.

Wat betreft de uitlegging van artikel 3 lid 3 van de Richtlijn (“Is voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien/vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?”), lijkt het niet opportuun dat het Benelux- Gerechtshof deze subvraag thans reeds beantwoord zonder het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen af te wachten. (zie conclusie AG HvJ hier) 

Lees de conclusie hier.

BenGH, 24 januari 2006, gevoegde conclusies AG. J.F. Leclerq, zaak A 2005/2 - Dieteren/BMB (Shop & Service) en Zaak A 2005/3 – D'Ieteren/BMB – artt. 6bis en 6ter.

Het BMB heeft geweigerd de tekens SHOP & SERVICE, voor onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen als vermeld in klasse 37, en  EXECUTIVE, voor vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water (waren als vermeld in klasse 12), in te schrijven in het merkenregister.

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in beide zaken beslist dat de inschrijving van de tekens niet kon worden geweigerd op basis van de absolute weigeringsgrond dat het teken beschrijvend van aard is.

In beide zaken is evenwel de vraag gerezen of het teken om die reden diende te worden ingeschreven, m.a.w. of de inschrijving van het teken kon worden geweigerd op een andere grond dan de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond, nl. het beschrijvende karakter van het teken. In dit verband heeft het Hof van Beroep de mogelijkheid overwogen ambtshalve een andere absolute weigeringsgrond op te werpen.

Uit de formulering van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de op beide zaken toepasselijke versie, de jurisprudentie van uw Hof aangaande die bepalingen, de uitlegging van de artikelen 3, lid 1, van de Richtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen en uit een summiere rechtsvergelijking meen ik te kunnen afleiden dat het Hof van Beroep dat vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder een nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, gehouden is te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat het ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

Lees de gehele conclusie hier.

Website BenGH hier.