Rechtspraak  

Rechtbank Utrecht 22 augustus 2012, LJN BX5433 (Burg Groep B.V. tegen Vrumona B.V.)

Merkenrecht; het merk LIMO heeft geen onderscheidend vermogen voor limonadesiroop en wordt nietig verklaard op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE.

Burg drijft een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de productie van limonadesiropen. In februari 1990 heeft Burg het woordmerk LIMO gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor waren in klasse 32. Vrumona brengt o.a. de frisdrank Sisi Fruit Limo op de markt en heeft voor iedere smaak een beeldmerk gedeponeerd (TROPICAL, ORANGE, STRAWBERRY).

Volgens Burg was het merk LIMO in 1990 nog geen soortnaam of gebruikelijke benaming voor limonadesiroop. De rechtbank stelt voorop dat het woord ‘limo’ moet worden beschouwd als een voor de hand liggende afkorting van het woord ‘limonade’. Het woord kan weliswaar eveneens worden gezien als afkorting voor het woord ‘limousine’, maar gelet op de aard van de waar ligt voor de hand dat de consument het woord als afkorting van het volledige woord in de eerste betekenis zal opvatten. Het woord limonade is beschrijvend voor de door Burg verkochte waar (siroop, aan te lengen met water). Er is geen sprake van onderscheidend vermogen verkregen door inburgering. De vordering wordt afgewezen en de reconventionele nietigverklaring van het woordmerk LIMO wordt toegewezen.

4.7.  Dit betekent dat in het onderhavige geval moet worden beoordeeld of de consument ten tijde van het deponeren van het merk LIMO in 1990 de door Burg onder het merk LIMO aangeboden waar zou hebben geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming.

4.8.  Volgens Burg was het merk LIMO in 1990 nog geen soortnaam of gebruikelijke benaming voor limonadesiroop. Voorts stelt zij dat zij al vele jaren, ook voorafgaande aan het depot, limonadesiropen onder de naam LIMO verkoopt en dat zij een aanzienlijk marktaandeel heeft in de markt van siropen, waardoor volgens haar moet worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek het merk kent. Volgens Burg leent het teken LIMO zich voorts als ‘suggestive trademark’ dan wel als afkorting voor bescherming als merk, omdat het publiek bij het horen van het woord ‘limo’ niet direct de link legt met limonadesiroop, maar daarvoor een gedachtestap moet maken.

4.9.  De rechtbank stelt voorop dat het woord ‘limo’ moet worden beschouwd als een voor de hand liggende afkorting van het woord ‘limonade’. Het woord kan weliswaar eveneens worden gezien als afkorting voor het woord ‘limousine’, maar gelet op de aard van de waar ligt voor de hand dat de consument het woord als afkorting van het volledige woord in de eerste betekenis zal opvatten. Het woord limonade is beschrijvend voor de door Burg verkochte waar (siroop, aan te lengen met water). Nu het merk van Burg niet meer bevat dan de voor de hand liggende afkorting van het woord ‘limo’ zal de consument het merk LIMO niet zien als een aanduiding van de herkomst van de waar, maar als een beschrijving van de inhoud van de waar. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het merk LIMO zodanig beschrijvend is dat het ieder onderscheidend vermogen mist.

4.12.  Het onder 4.9 weergegeven oordeel had alleen anders kunnen uitvallen, indien voldoende onderbouwd zou zijn gesteld dat het merk LIMO door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Voor inburgering moet komen vast te staan dat het werk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in het taalgebied binnen de Benelux waarin een weigeringsgrond voor LIMO bestaat, waarbij moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel daarvan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren (Hof van Justitie 7 september 2006, LJN:AZ2150 (Europolis). Naar het oordeel van de rechtbank heeft Burg onvoldoende gesteld om een dergelijke conclusie te rechtvaardigen. De enkele stelling dat Burg haar waren al jaren onder de naam LIMO verkoopt en een groot marktaandeel bezit, is daartoe onvoldoende, mede in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Vrumona en mede gelet op het feit dat Burg heeft erkend dat het gestelde onderscheidende vermogen zich tot Nederland beperkt, zodat in elk geval geen sprake is van inburgering in het gehele Nederlandstalige gedeelte van de Benelux.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 juni 2012, LJN BX4870 (Noosa tegen Intertoys en Nisu International)

Auteursrecht op riem (toegewezen). Auteursrecht op armband, chunks en modelrecht / slaafse nabootsing (afgewezen).

Noosa is een modebedrijf en ontwerpt, produceert en verkoopt lederen accessoires waarop drukkers, de zogenoemde 'chunks', kunnen worden geklikt. Noosa heeft geconstateerd dat Intertoys in haar winkels, in ieder geval in Amsterdam en Krommenie, armbanden met drukknopen aanbiedt die nagenoeg identiek zijn aan haar armbanden. Gebleken is dat Nisu deze artikelen aan Intertoys levert. Nisu verhandelt zelf ook armbanden, riemen en chunks die zijn nagebootst van Noosa en heeft ook de term ‘chunks’ overgenomen, door de drukknopen ‘chunkies’ te noemen.

De vordering van Noosa zijn op grond van auteursrechten, modelrechten en slaafse nabootsing van armbanden en riemen met verwisselbare elementen ("chunks"). De voorzieningenrechter wijst alleen de op auteursrechtinbreuk gebaseerde vorderingen terzake van de riemen toe.

Met betrekking tot de als model gedeponeerde drukknoop heeft Nisu c.s. terecht aangevoerd dat het hier slechts gaat om niet heel duidelijk zichtbare afbeeldingen van een drukknoop. Noosa heeft niet nader geconcretiseerd met welke producten Nisu c.s. op het modelrecht ten aanzien van deze drukknoop inbreuk heeft gemaakt, daargelaten dat bij de nieuwheid van dit model vraagtekens kunnen worden geplaatst. De op het modelrecht gebaseerde vorderingen van Noosa zullen daarom worden afgewezen. De nevenvorderingen worden afgewezen.

Chunks
4.8. Voor wat betreft de afzonderlijke chunks heeft Nisu c.s. dan ook terecht aangevoerd dat Noosa onvoldoende heeft onderbouwd op welke werken haar vorderingen zijn gericht en waar de overeenkomsten met de volgens haar inbreukmakende producten precies in zitten.

Riemen
4.10. (...) De in het geding gebrachte catalogus van MyLOvE JEWELRY, wat daarvan ook zij, bevat afbeeldingen van (druk-) knopen en armbanden, maar niet van riemen die gelijkenis vertonen met de in het geding zijnde riemen van Noosa.

4.11. Voorts heeft Noosa voldoende aannemelijk gemaakt dat Nisu c.s. met de door haar verhandelde riemen inbreuk maakt op de rechten van Noosa. De riemen van Nisu zijn qua afmetingen (vrijwel) gelijk met die van Noosa, de drukknopen zijn in dezelfde aantallen, op gelijke afstand van elkaar en op dezelfde plaats als op de Noosa riemen aangebracht en geschikt om de chunks in aan te brengen en om de riemen te sluiten. De totaalindruk van de in het geding zijnde riemen is hetzelfde en aannemelijk is dat de riemen van Nisu aan die van Noosa zijn ontleend. Weliswaar is de kleur van de in het geding zijnde brede riem van Noosa bruin, en die van Nisu zwart, maar Nisu heeft niet betwist dat ook de zwarte (brede) riem tot het assortiment van Noosa behoort.

Armbanden
4.12. (...) Zo verschillen de plaats en het aantal drukkers op een van de Nisu armbanden van die op de Noosa armband en wijkt de kleur en het uiterlijk van het materiaal van de beide in het geding gebrachte exemplaren van Nisu af van het Noosa exemplaar. Daar komt bij dat Nisu c.s. documentatie, naar haar stelling daterend uit 2008, in het geding heeft gebracht (de onder 2.9 genoemde catalogus), waarin soortgelijke armbanden onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Weliswaar heeft Noosa de authenticiteit daarvan in twijfel getrokken, maar, zonder nader onderzoek naar de feiten, bijvoorbeeld op het punt van de herkomst van de catalogus, kan op voorhand niet zonder meer van de originaliteit van de desbetreffende armband van Noosa worden uitgegaan.

4.14. Aangezien de armbanden niet als model zijn gedeponeerd, kunnen de daarop gebaseerde stellingen van Noosa haar ten aanzien van die artikelen niet baten. Met betrekking tot de als model gedeponeerde drukknoop heeft Nisu c.s. terecht aangevoerd dat het hier slechts gaat om (niet heel duidelijk zichtbare) afbeeldingen van een drukknoop. Noosa heeft niet nader geconcretiseerd met welke producten Nisu c.s. op het modelrecht ten aanzien van deze drukknoop inbreuk heeft gemaakt, daargelaten dat bij de nieuwheid van dit model vraagtekens kunnen worden geplaatst. De op het modelrecht gebaseerde vorderingen van Noosa zullen daarom worden afgewezen.

Slaafse nabootsing - eigen plaats in de markt
4.15. Noosa heeft zich tot slot, ook voor de armbanden en chunks, beroepen op slaafse nabootsing. Om een hierop gestoelde vordering te doen slagen, is in de eerste plaats vereist dat aannemelijk is dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt in de markt. Dat wil zeggen dat het product zich uiterlijk van andere in de handel zijnde soortgelijke producten aanmerkelijk onderscheidt. Dat dit het geval is heeft Noosa tegenover de gemotiveerde betwisting door Nisu c.s., ondersteund met afbeeldingen van reeds voor 2009 in de handel zijnde (druk-)knopen en armbanden – waaronder die in de onder 2.9 genoemde catalogus waarvan niet zonder meer op voorhand kan worden aangenomen dat deze op een later tijdstip in elkaar is geknutseld – onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Op andere blogs
Charlotte's law & fine prints (Noosa chunks niet beschermd)

Met samenvattingen van zes uitspraken door Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP.
Modelrecht op zwaailichten, patronen op stoffen, lamp, gevarendriehoek, schommelstoel en een föhn.

OHIM Board of Appeal 11 juni 2012, R 173/2011-3 (Manuel Rosillo Lópex v. Federal Signal Vama S.A.) (zwaailichten)

Om u volledig te berichten (hoewel slechts in het Spaans beschikbaar):
Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de toewijzing van een verzoek om nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 884036-0004 voor het uiterlijk van zwaailichten.

De Kamer van Beroep bevestigt de beslissing van de nietigheidsafdeling en beslist dat het Model nietig is wegens een gebrek aan eigen karakter.

26 Como se indica en la decisión impugnada, respecto a la elaboración de puentes de luz para coches, dicho grado de libertad está limitado por la existencia de determinadas reglas, entre otras, sobre la dimensión, la forma, o la potencia de luz, aplicables a los diferentes tipos de vehículos que podrían equiparse con tales productos. Sin embargo, dada la gran variedad de estas reglas según el tipo de vehículo considerado o la zona geográfica considerada, el cuerpo de diseños y modelos existentes da fe de una gran libertad para el creador, tanto en cuanto a los contornos, las líneas, los materiales, y otros elementos de diseño aplicados a los puentes de luz para techo de vehículo. La Sala está de acuerdo con esta evaluación.

29 En opinión de la Sala, el DMC impugnado y los dibujos anteriores también comparten numerosos elementos que son idénticos o al menos muy similares, que se enumeran a continuación: 

– su estructura general, 
– la forma en “V” o boomerang de los puentes, 
– sus dimensiones generales, 
– sus proporciones generales, 
– las terminaciones redondeadas de sus ramas.

32 Los elementos comunes o semejantes entre ambos diseños, como su estructura general, la forma en “V” o boomerang de los puentes, sus dimensiones y proporciones generales, así como las terminaciones redondeadas de sus ramas, son elementos de mayor importancia. En ausencia de cualquier restricción específica impuesta al diseñador, con la excepción de lo mencionado en el apartado 26 ut supra, las similitudes se refieren todas a los elementos en los que el diseñador era libre para desarrollar el dibujo impugnado. Todos estos elementos comunes y semejanzas mencionados son muy notables en la impresión general de los diseños y atraerá la atención del usuario informado.

OHIM Board of Appeal 4 juni 2012, R 79/2011-3 (Interfabrics S.L. v. Dissjacq S.L.) (patronen voor stoffen)

Om u volledig te berichten (hoewel slechts in het Spaans beschikbaar):
Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen een afwijzing van een verzoek om nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 922323-0001 voor een patroon voor een stof.

De Kamer van Beroep vernietigt het oordeel van de nietigheidsafdeling en beslist dat het Gemeenschapsmodel geen eigen karakter heeft ten opzichte van het vormgevingserfgoed.

 22 Lo primero que observará un usuario informado es que ambos dibujos comparten el tema compositivo, y concretamente una temática floral: las líneas entrelazadas que aparecen en los dos dibujos sirven convencionalmente para representar el recorrido de tallos vegetales. Las partes no están en desacuerdo sobre este extremo.

23 El usuario informado notará, además, que ambos dibujos comparten la forma de representar esta temática: a través de cintas que se mueven de manera sinuosa en varias direcciones y que terminan con un gancho. Este es el aspecto que más importancia tiene a la hora de determinar la impresión que producen los dos dibujos. En los dos casos el usuario informado ve cintas que suben y bajan haciendo curvas hasta terminar en un gancho. Es decir, este usuario no advertirá la presencia de representaciones de otros elementos diferentes a los tallos (representados a través de cintas) como, por ejemplo, flores u hojas a cuya presencia este usuario está también acostumbrado cuando ve tejidos inspirados en ese tipo de temática vegetal.

24 Las diferencias que separan los dibujos no son suficientes, desde la perspectiva de un usuario informado, para evitar que produzcan la misma impresión general. Los ganchos son más acusados y terminan con una bola en el dibujo posterior pero no bastan para alterar la impresión general, que está dominada por el movimiento de las cintas. Lo mismo cabe decir del hecho de que algunas cintas se dividen en tres o no tengan un recorrido vertical. Tampoco el diseño ranurado de las cintas en el dibujo posterior es una diferencia trascendente respecto del anterior, puesto que también se aprecian ranuras en el dibujo anterior y el aspecto ranurado es más bien natural en tejidos, que se realizan a partir de una trama de hilos que suele ser visible. Lo mismo hay que decir de los ligeros contrastes de tonos de las cintas en un dibujo y en el otro.

OHIM Board of Appeal 1 juni 2012, R 1622/2010-3 (Grupo T Diffusion S.A. v. ABR Producción Contemporánea S.L.) (lamp)

Om u volledig te berichten (hoewel slechts in het Spaans beschikbaar):
Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de toewijzing van een verzoek tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 427448-0001 voor een lamp.

Eerdere openbaarmaking
De Kamer van Beroep beslist dat, gezien de aanvraagdatum van het Gemeenschapsmodel (3 november 2005), de nietigheidsafdeling ten onrechte heeft geoordeeld dat de copyright notice “© 2005” voldoende bewijs was van een eerdere openbaarmaking. (par. 18) Verweerder stelt dat dezelfde lamp ook in 2002 op een beurs in Berlijn werd tentoongesteld. De Kamer van Beroep oordeelt dat de publicatie op een beurs in een van de lidstaten van de Europese Unie met zekerheid een openbaarmaking is zoals bedoeld in artikel 7 GModVo. (par. 24)

Model zoals geregistreerd
De modelhouder stelt dat er een verschil bestaat tussen het materiaal van de in 2002 tentoongestelde lamp, en de lamp die later is geregistreerd als Gemeenschapsmodel. De Kamer van Beroep beslist dat het model zoals geregistreerd en gepubliceerd in het publicatieblad als uitgangspunt moet worden genomen en dat daarin geen aanduiding van materiaal en kleur wordt geclaimd. Aldus is geen sprake van een verschil ten opzichte van het vormgevingserfgoed. (par. 41)

18 Aunque no lo haya expresado de forma explícita en la decisión atacada (véase el apartado 23), la División de Anulación se ha, evidentemente, basado en la mención “© 2005” que aparece en dicho catálogo. Esta mención significa que quien ha editado el catálogo lo considera como una obra protegida por derechos de autor y que la misma se creó (y/o se publicó por primera vez) en el año 2005.

24 La exhibición de un modelo de lámpara en una feria sobre diseño industrial en dos países de la Unión Europea debe ser considerada con toda seguridad como divulgación eficaz a tenor del artículo 7 del RDC. Hay que rechazar como manifiestamente infundada la afirmación de la titular (véase su escrito de 19 de febrero de 2009, página 6) según la cual la exposición de la lámpara en esa feria no ha podido llegar al conocimiento razonable de los círculos profesionales interesados. Estos círculos están formados por los que se interesan por el diseño industrial – arquitectos, diseñadores, decoradores – y no cabe duda de que estos profesionales acuden a las ferias especializadas.

41 Aunque es verdad, como dice la solicitante, que el material es parte del aspecto de un modelo a tenor del artículo 3 del RDC, en el presente caso el hecho de que el material es diferente en las dos lámparas no es realmente apreciable en las representaciones y, en cualquier caso, esta diferencia de material no evita una impresión general muy similar en las representaciones, por lo que el modelo posterior debe ser declarado nulo por falta de carácter singular. A este respecto, la Sala observa que para el modelo comunitario impugnado no hay ninguna reivindicación en cuanto a materiales o colores del producto, por lo que se debe dilucidar si posee carácter singular a partir de su aspecto tal como aparece representado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios y no según la apariencia que tiene el producto en el mercado.

OHIM Board of Appeal 11 juni 2012, R 979/2011-3 (Heijan Yu v. Leina-Werke GmbH) (gevarendriehoek)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de toewijzing van een verzoek om nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 466578-0001 voor een gevarendriehoek.

De Kamer van Beroep vernietigt de beslissing van de nietigheidsafdeling, maar verklaart het Gemeenschapsmodel alsnog nietig wegens een gebrek aan eigen karakter. Volgens de Kamer van Beroep is het uiterlijk van een gevarendriehoek in zeer grote mate bepaald door de wettelijke voorschriften die voor gevarendriehoeken gelden.  De modelhouder is echter binnen deze beperkte vrijheid van de ontwerper onvoldoende afgeweken van de gevarendriehoeken die bekend waren uit het vormgevingserfgoed.

14 In the case at hand, the product, which is a safety triangle, is a necessary accessory to road vehicles in the majority of the Members States. It is therefore presumed to be used by all vehicle drivers. However, it has an elevated importance for professional drivers who spend many hours of the day on the road and who use the safety triangles more frequently, when encountering problems, than an average, private driver. The Board therefore finds it appropriate to assume that in the present case professional drivers of road vehicles (cars and trucks in particular) constitute the category of informed users.

19 It is also important to note that the appearance as well as most of the technical characteristics of the warning triangle, are determined by Regulation No 27 of the United Nations’ Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions. Since all the Member States of the EU have signed the aforementioned Agreement, including the aforementioned Regulation No 27, also called ‘Uniform Provisions for the Approval of Advance-Warning Triangles’, the subject of the present invalidity proceedings, according to the Agreement, must look practically identical in all the Member States, as defined in Annex 3 of the Agreement: ‘Shape and Dimensions of the Advance-Warning Triangle and of the support’. Any warning triangle, different from the prescribed details will be banned from production and sale by the national authorities.

20 The aforementioned Provisions leave a very low margin of freedom to ‘design’ this safety product, limited to the surface pattern of the retro-reflecting strip (outer triangle), the edging between the triangles (which can be less than 5 mm in width), the fluorescent coating of the inner triangle and the legs which should provide stability. However, none of these details appear to be clearly visible on the drawings and photographs submitted. There is no recognizable surface pattern on the photos submitted—the edgings are not visible either—and even the back of both designs seems to follow the same technical solution, with only a slight difference in the width of the metallic frame. Under these circumstances it must be concluded that the contested design produces the same overall impression on the informed user as that produced by the earlier design, and that the contested design is not endowed by an individual character as required by Article 4(1) CDR.

OHIM Board of Appeal 14 juni 2012, R 2194/2010-3 (Sinochem Ningbo Ltd. v. DELTA-SPORT Handelskontor GmbH) (schommelstoel)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de toewijzing van een verzoek om nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 640990-0001 voor een opvouwbare schommelstoel.

De Kamer van Beroep beslist dat een eerdere publicatie in Japan redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van de ingewijden die in de Gemeenschap in de betrokken sector werkzaam zijn, en daarmee onderdeel uitmaakt van het vormgevingserfgoed.

De Kamer van Beroep bevestigt de beslissing van de nietigheidsafdeling en acht het Gemeenschapsmodel nieuw, maar nietig wegens een gebrek aan eigen karakter.

13 The Board agrees with the contested decision that the copy of the Japanese design patent publication submitted as D1 (para. 3) is evidence of disclosure prior to the priority date of the RCD of 22 June 2006 in the meaning of Article 7(1) CDR. This has not been disputed by the appellant.

25 In relation to rocking-chairs the freedom of the designer is limited to the extent that they must be functional, i.e. they must at least include a seat with a back rest and be construed in a way that allows the user of the chair to rock. However, as regards the size and shape of the seat, the construction of the chair and the materials used, the designer’s freedom is almost unlimited.

26 The appellant’s argument that the freedom of the designer is limited in that the two-ring structure is the only known solution to the problem of providing a support structure for a foldable lounge rocking chair must be rejected. As set out above (para. 22), application of the conflicting designs is not limited to foldable rocking-chairs. The functional requirement of a rocking-chair is, in principle, fulfilled by any structure that allows for the user of the chair to rock. As correctly set out by the contested decision, this requirement is not only met by a ring structure but by any sort of curved structure, like, for example, skids. Overall, the degree of freedom of the designer of rocking-chairs therefore must be considered as high.

34 In conclusion, the differences mentioned earlier are enough for the contested RCD to survive the strict novelty test under Article 5 CDR but do not assist it in the framework of Article 6 CDR. It follows from the above considerations that the contested decision was correct in declaring the contested RCD invalid pursuant to Article 6 CDR.

OHIM Board of Appeal 20 juni 2012, R 718/2012-3 (Adam-Robert Carfora v. Savoir Vivre Int. GmbH) (föhn)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de toewijzing van een verzoek om nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 780804-0001 voor een föhn. Niet-tijdige betaling beroepstaks. Juridische fictie dat geen beroep is ingesteld wordt toegepast.

Betaling taksen voor het instellen van beroep
Op grond van artikel 57 GModVo moet binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing aan de partijen is medegedeeld, schriftelijk hoger beroep worden ingesteld bij het Bureau. Volgens de tweede zin van hetzelfde artikel wordt het beroep pas geacht te zijn ingesteld nadat de beroepstaks is betaald. Artikel 35 lid 3 van de Uitvoeringsverordening bepaalt dat indien de beroepstaks pas na de termijn van artikel 57 GModVo wordt betaald, het beroep niet wordt geacht te zijn ingesteld, en de beroepstaks weer aan de appellant wordt terugbetaald. De appellant kan zich niet beroepen op schorsende werking van de kostenveroordeling van de nietigheidsafdeling, nu formeel geen hoger beroep is ingesteld.

Strijdig met R 583/2011-3?
De vraag is hoe deze beslissing zich verhoudt tot de hiervoor aangehaalde beslissing van de Derde Kamer van Beroep in zaak R 583/2011-3, waarin de Kamer van Beroep oordeelde dat bij het bepalen van de termijn voor het indienen van gronden op grond van artikel 57 GModVo (vier maanden na mededeling van beslissing) ook de tiendagentermijn van artikel 48 lid 3 Uitvoeringsverordening moet worden gerekend.

5 Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt, Artikel 57 Satz 2 GGV i.V.m. Artikel 35 Absatz 3 GGDV. Innerhalb der Beschwerdefrist, die am 2. Mai 2012 ablief, wurde keine Beschwerdegebühr entrichtet.

6 Eine Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt, hat keine aufschiebende Wirkung  nach Artikel 55 Absatz 1 Satz 2 GGV. Die angefochtene Entscheidung ist bereits  rechtskräftig geworden, einschließlich ihres Ausspruchs über die Kosten.

7 Artikel 57 Satz 2 GGV begründet eine Fiktion, die zur Konsequenz hat, dass kein Beschwerdeverfahren im Rechtssinne eröffnet wird. Eine Kostenentscheidung gemäß Artikel 70 GGV war daher nicht zu treffen.

Met samenvattingen van zes uitspraken door Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP.
Modelrecht op stoel, een schoen, een tuinstoel, uiterlijk van een bus en wiel van een kinderwagen

OHIM Board of Appeal 25 mei 2012, R 970/2011-3 (Gandia Blasco S.A. v. Sachi Premium – Outdoor Furniture LDA) (stoel)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de afwijzing van een verzoek tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 1512633-0001 voor een stoel. De Kamer van Beroep bevestigt de afwijzing door de nietigheidsafdeling en beslist dat het Gemeenschapsmodel nieuw is en beschikt over eigen karakter.

15 The Board agrees with the contested decision that the extract from the RCD ONLINE database related to the Community design No 000052113-0001 is evidence of disclosure prior to the filing date of the RCD on 14 May 2009 in the meaning of Article 7(1) CDR. This has not been disputed by the parties.

21 As correctly noted in the contested decision, the informed user is familiar with the basic features of the products to which the contested RCD relates, namely armchairs. The informed user, against whom individual character of the contested RCD should be measured, is whoever habitually purchases such an item and puts it to its intended use and has become informed on the subject by browsing through catalogues of armchairs, visiting the relevant stores, downloading information from the internet, etc. (see, by analogy, decision of the Third Board of Appeal of 18 September 2007 in case R 250/2007-3 -‘tavoli’) or a re-seller of such products. The informed user is familiar with the product at the level indicated in paragraphs 18-19 above.

23 The contested decision found that the freedom of the designer of armchairs is almost unlimited since armchairs can take any combination of colours, patterns, shapes and materials. The only limitation for the designer consists in that armchairs must be functional, namely that they must at least include a seat, a back rest, and two armrests. The Board agrees with this assessment, which has not been disputed.

29 The aforementioned differences in the designs are sufficient to deduce that they produce a different overall impression on the informed user. Consequently, the overall impression of the prior designs is not of such a nature as to deprive the RCD of its individual character pursuant to Article 6 CDR.

 OHIM Board of Appeal 1 juni 2012, R 2203/2010-3 (Joaquín Calderón Ruiz v. Camper S.L) (schoen)

Om u volledig te berichten (Hoewel alleen in het Spaans beschikbaar) Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de toewijzing van een verzoek tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 562962-0003 voor een schoen. In zijn beslissing oordeelde de nietigheidsafdeling dat sprake was van het gebruik van verschillende Gemeenschapsmerken zonder toestemming van de merkhouder. De Kamer van Beroep bevestigt de beslissing van de nietigheidsafdeling zonder nadere motivering.

17 En el escrito de motivación en apoyo de su recurso, el titular no se centró en la causa de nulidad planteada en la decisión y no trató ninguna de las cuestiones analizadas en la misma, es decir el riesgo de confusión, la similitud visual y conceptual entre el modelo y las marcas, la identidad aplicativa. Por lo tanto, el recurso carece de fundamento.

18 La Sala considera que el modelo comunitario es nulo por utilizar la marca anterior y se remite, para evitar reiteraciones, a lo dictaminado en la resolución atacada que se debe dar por reproducida integralmente aquí.

OHIM Board of Appeal 27 april 2012, R 969/2011-3 (Giandia Blasco v. Sachi Premium-Outdoor Furniture LDA) (tuinstoel)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen een afwijzing door de nietigheidsafdeling van een verzoek tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 1513633-0003 voor een stoel. Model is nieuw. Toevoeging van kussens aan in het vormgevingserfgoed bekende stoel leidt niet tot een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker.

Toevoeging niet onderscheidende elementen.
Sachi Premium-Outdoor Furniture vraagt een Gemeenschapsmodel aan voor een tuinstoel, met daarin een aantal kussens. Het vormgevingserfgoed bevat al een vrijwel identiek model, maar dan zonder kussens.

In lijn met eerdere beslissingen van de Kamer van Beroep beslist de Kamer van Beroep dat de toevoeging van niet-onderscheidende elementen aan een bekend model niet leidt tot een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker (zie bijvoorbeeld zaak R 1701/2010-3). Het Gemeenschapsmodel is dan ook nietig wegens een gebrek aan eigen karakter.

17 The Board notes that there are differences between the contested design and the prior design in at least the following features: a) the contested RCD’s seat consists of four juxtaposed rectangular plates, while the prior design’s seat consists of three juxtaposed rectangular plates; and b) the contested RCD’s back consists of two juxtaposed rectangular plates, while the prior design’s back consists of a single rectangular plate that covers 2/3 of the armchair’s back, leaving an open space/hole in the back of the chair at lumbar height. The Board is of the opinion that these do not amount to what could be considered as being only immaterial details.

25 The contested decision found that the freedom of the designer of armchairs is almost unlimited since armchairs can take any combination of colours, patterns, shapes and materials. The only limitation for the designer consists in that armchairs must be functional, namely they must include at least a seat, a back rest, and two armrests. The Board agrees with this assessment, which has not been disputed.

31 The only relevant difference between the two designs at issue concerns the fact that the contested RCD also contains three cushions, which are not present in the previous design. The contested decision concluded that the overall impression produced on the informed user by the contested RCD differs from the overall impression produced by the prior design, in particular because the RCD includes three cushions absent in the prior design, without mentioning any other notable differences. The Board cannot echo this reasoning because it appears to lend legitimacy to the integral reproduction of an existing design, with the sole proviso that some other component customarily used in combination with the product in question be added, for example a rim provided with a tyre.

32 The overall impression produced by a design on the informed user must necessarily be determined also in the light of the manner in which the product at issue is used (see judgments of 22 June 2010, T-153/08, ‘Communications equipment’, para. 66 and of 14 June 2011, T-68/10, ‘Montres’, para. 78).

33 In the opinion of the Board, the fact that the RCD contains three cushions absentin the prior design only has a marginal impact on the overall impression given by the designs. In the case at hand the prior design is easily discernible in the RCD.The cushions are a feature that the respondent added to the earlier version of the armchair. Even though the cushions have thus become an element of the design of the armchair, they are a relatively marginal one, in the sense that the armchair – with or without the cushions – produces on the informed user the same overall impression. There is no indication that the cushions would be a fixed element in the design, on the contrary, they are usually ones that can be easily separated from the main product. In fact, they are often even sold and bought separately and as they are elements which often deteriorate with time, the buyer often has the option of replacing them with new ones at, at least in comparison with the actual structure of the armchair, a relatively low cost. These factors decrease the importance that can be given to these components for the evaluation of the overall impression. In the opinion of the Board, the informed user will give far more importance to the overall impression of the structures of the armchairs.

34 Therefore, the Board takes the view that the contested design inevitably creates the same overall impression on informed users as the prior design since it reproduces all the essential characteristics of the latter and, in order to differentiate itself, in addition to making only very slight and hardly noticeable variations, simply adds another component – three cushions – which can be usually coupled to this type of product in the course of the latter’s customary usage (see also decisions of 16 March 2010, R 337/2008-3, ‘Reductores’, para. 15 and of 12 July 2011, R 1701/2010-3, ‘Vehicles (Toys)’, para. 28).

35 Further, it could even be argued that the informed user will perceive the cushions simply as an accessory, as they are not a fixed element but one that can be easily separated from the main product. The cushions could be seen as an optional accessory – i.e. something that anybody using the chair may decide to use or not – and therefore could hardly be qualified as ‘a significant part of the design’ (see also decisions of 26 March 2010, R 9/2008-3, ‘Footwear’, paras 102 and 103 and of 12 July 2011, R 1701/2010-3, ‘Vehicles (Toys)’, para. 27).

OHIM Board of Appeal 2 mei 2012, R 104/2011-3 (Rosero v. VDL Bus & Coach B.V.) (uiterlijk van een bus)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen een afwijzing door de nietigheidsafdeling van een verzoek nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 810247-0001 voor een bus. Indienen van bewijs in hoger beroep toelaatbaar, nu beide partijen op het bewijs hebben gereageerd en geen van de partijen bezwaar gemaakt heeft.

De Kamer van Beroep oordeelt dat het Gemeenschapsmodel niet uitsluitend door technische functie is bepaald, ondanks dat de bus moet voldoen aan richtlijn 2001/85, waarin technische voorschriften zijn opgenomen waar een personenbus met meer dan acht zitplaatsen aan moet volden. Volgens de Kamer zijn er nog voldoende vormgevingskeuzes ten aanzien van de verlichting, ramen, de vorm van de voorkant van het voertuig etc. De geïnformeerde gebruiker is iemand die bussen aankoopt en deze verhuurt of gebruikt om tegen betaling mensen in te vervoeren. (hiermee wijkt de Kamer van Beroep af van de definitie van geïnformeerde gebruiker uit het Shenzhen-arrest (IEF 8930), waar werd verwezen naar de daadwerkelijke gebruiker, wat in dit geval de bestuurder van de bus zou zijn).

Hoewel het model nieuw is ten opzichte van vormgevingserfgoed, heeft het geen eigen karakter.

12 In accordance with Article 63(2) CDR the Office may disregard facts or evidence
which are not submitted in due time by the party concerned. However, the Office
is not prohibited from taking into account facts and evidence which are submitted
or produced late.

13 The Board considers that in the case at hand, the further evidence is admissible for the following reasons. First, the new evidence has been systematically notified to both parties, who have made observations on it. Neither party has specifically disputed the filing of further evidence.

14 Second, there is no time-limit for bringing an invalidity action before the Office and therefore taking into account facts and evidence submitted late by the parties, could contribute to ensuring that an RCD whose use could later successfully be challenged by means of further invalidity proceedings does not stay on the register (see, for example, decision of 14 October 2009, R-316/2008-3, ‘Fireplaces’, paragraph 20).

31 The degree of freedom of the designer of the medibus is disputed.  The  RCD proprietor claims that there is little freedom of design because of the requirements of EU law (Directive 2001/85/EC of 20 November 2001 relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver’s seat). The invalidity applicant denies that claim and contends that there is a considerable freedom of design because many different choices can be made as regards, for example, the design of lamps, windows, the shape of the front of the bus and the passengers’ part, etc.

32 The Board notes that the aforementioned Directive appears to deal with technical details of vehicles such as chassis types, number of passengers seated and standing, strength of superstructure, accessibility for persons with reduced mobility or wheelchair-users, maximum laden mass and certain length, width and height requirements. It does not  have an  impact on esthetic considerations and therefore does not appear to disprove the invalidity applicant’s claim that there is freedom of design regarding lamps, windows, shape of the front of the vehicle, etc. Moreover it is apparent from the evidence on file (in particular, Appendices 16- 24) that the design of medibuses varies significantly in terms of shape, size and form. In light of these considerations, the Board concludes that there is a reasonable degree of freedom of design.

34 In the present case, it would seem that the informed user is likely to be a professional bus operator who acquires such medibuses for the purpose of either renting them out to the general public or for conveying passengers for a fare. That user is likely to have become ‘informed’ by going to exhibitions, consulting reviews, and  creating  websites on which such buses are exhibited. The level of attention of the informed user may be assumed to be relatively high when using the products on which the designs are placed (see judgment of 20 October 2011, C-281/10P, ‘Metal Rappers’, paragraph 59).

37 In the Board’s opinion, the shape, dimensions and arrangement of the various overlapping features of the contested RCD of the ‘King’ bus are more important than differences in details. While there are undeniably differences between the two designs (some of which have been noted under the discussion on novelty, see above), they all relate to details and the Board has not been persuaded otherwise by anything that has been argued by the invalidity applicant. Moreover, the fact that the earlier design is in colour whereas the  contested RCD is in black and white is not a significant difference (see  judgment of  14 June 2011,  T-68/10, ‘Watches’, para. 67). For these types of product designs, an informed user will be guided by basic structures alone and not by differences in the details, which do not produce different overall impressions on him (see ‘Combustion Engine’ judgment, cited above, paragraph 40). This is true despite the relatively high degree of attention of the informed user when using the product and the reasonable degree of design freedom.

OHIM Board of Appeal 4 mei 2012, R 583/2011-3 (Coneco Szymocha Winiarski Spolka Jawna v. Dorel France SA) (wiel van een kinderwagen)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de afwijzing door de nietigheidsafdeling van een verzoek om nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 152319-0005 voor een wiel van een kinderwagen. Beroepstermijn en wettelijk vermoeden van ontvangst kennisgeving OHIM. Zichtbaarheid van onderdeel van samengestelde voortbrengselen. Voorwaarden voor beroep op niet-nieuwheid en gebrek aan eigen karakter. Voorwaarden voor in aanmerking nemen nieuw bewijs in hoger beroep. Bewijskracht web.archive.org. Model is nieuw en heeft eigen karakter. Beperkte vrijheid van de ontwerper. Geen uitsluiting op grond van artikel 8 lid 1 GModVo.

Termijn voor het indienen van gronden voor hoger beroep
Als eerste beroept Dorel France zich op een overschrijding van de termijn voor het indienen van gronden voor hoger beroep, die op grond van artikel 57 GModVo vier maanden bedraagt. De Kamer van Beroep beslist dat de gronden voor het hoger beroep toch op tijd zijn ingediend.

Op grond van artikel 48 lid 3 GModVo wordt een kennisgeving bij aangetekende brief geacht op de tiende dag nadat de brief is gepost bij de geadresseerde te zijn bezorgd. De kennisgeving van de beslissing werd op 19 januari 2011 gepost. De kennisgeving wordt geacht tien dagen later, op 30 januari 2011, de geadresseerde te hebben bereikt. De schriftelijke uiteenzetting van de gronden van hoger beroep moet worden ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing is medegedeeld (artikel 57 GModVo). De appellant had dan ook tot 30 mei 2011 voor het indienen van zijn gronden voor hoger beroep. Door deze gronden op 23 mei 2011 in te dienen heeft hij volgens de Kamer van Beroep geen termijn overschreden.

Bewijs
Kamer van Beroep beslist dat in hoger beroep nieuw bewijs ingediend kan worden indien dit bewijs verband houdt met eerder (tijdig) ingediend bewijs dat als onvoldoende werd beoordeeld. Een uittreksel uit het archief van archive.org geldt voorts als betrouwbaar bewijs.

11 Aux termes de l’article 48, paragraphe 3 du REDMC, lorsque la notification est  faite par lettre recommandée, avec ou sans accusé de réception, celle-ci est  réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l'envoi par la  poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à  une date ultérieure.

12 En l’espèce, la notification de la décision attaquée a été effectuée le  19 janvier 2011 par lettre recommandée. Par conséquent, la décision est réputée  avoir été remise à la demanderesse en nullité le 30 janvier 2011 au plus tard. Dès  lors, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait le  30 mai 2011. Le mémoire exposant les motifs du recours présenté par la demanderesse en nullité le 23 mai 2011 a donc été reçu dans le délai prévu par  l’article 57 du RDMC.

34 Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que, en l’espèce, la Chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de prendre ou de ne pas prendre en compte les éléments de preuve complémentaires produits avec le mémoire de la demanderesse. En effet, rien ne saurait s’opposer à ce que soient pris en compte des éléments de preuve complémentaires, qui sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne la question de la 10 divulgation (voir, en ce sens, décision du 7 novembre 2011, R1823/2010-3, « Displays », point 11) et qui viennent simplement s’ajouter à d’autres éléments déposés dans le délai imparti, dès lors que les preuves initiales ne sont pas dépourvues de pertinence, mais ont été jugées insuffisantes (voir, par analogie, arrêt du 28 mars 2012, T-214/08, « Outburst », point 53 et suivants).

36 S’agissant, en troisième lieu, de l’impression d’une page provenant du site Internet https://web.archive.org (D3) présentée comme correspondant à l’apparence de l’archive de la page de l’offre d’une poussette de BÉBÉCAR, datée du 28 février 2003, la Chambre considère, contrairement à ce qu’a soutenu la division d’annulation, qu’il s’agit d’un élément de preuve fiable.

Grotendeels identieke beslissing:
OHIM Board of Appeal 4 mei 2012, R 564/2011-3 (Coneco Szymocha Winiarski Spolka Jawna v. Dorel France SA) (frame van een kinderwagen)

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, 376511/HA ZA 10-3443 (Eiser tegen Wehkamp B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers & Christine Diepstraten, BINGH Advocaten.

In 2005 heeft eiser een kindermeubel ontworpen bestaande uit een tafel en twee bankjes waarvan dee bovenbladen met behulp van scharnieren kunnen worden opengeklapt, waardoor een onderliggende bergruimte vrij komt te liggen. Deze is zij gaan verkopen onder het merk JunkTrunk. Eiser is houder van een Gemeenschapsmodel voor monteerbare meubelen.
In 2009 heeft Wehkamp een soortgelijke kindertafel ontworpen en op de markt gebracht onder de naam Benji.

De rechtbank oordeelt dat Wehkamp met de verhandeling vn de Benji-tafel geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodelrecht van eiser. Voor zover kenmerken van het model terugkomen in de Benji-tafel, gaat het voornamelijk om kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald. Volgens de rechtbank heeft Wehkamp terecht gewezen op een reeks van andere kenmerken van het model die niet terugkomen in de Benji-tafel. De Benji-tafel wekt en andere algemene indruk dan het model van eiser.

De rechtbank wijst de vorderingen van eiser af en veroordeelt eiser in de proceskosten.

4.1 Naar het oordeel van de rechtbank maakt Wehkamp met de verhandeling van de Benji-tafel geen inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van eiser. Voor zover kenmerken van het Gemeenschapsmodel terugkomen in de Benji-tafel, gaat het voornamelijk om kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald. Voor dergelijke kenmerken geldt het recht op een Gemeenschapsmodel niet omdat technische innovatie niet mag worden gehinderd door modelbescherming (zie overweging 10 en artikel 8 lid 1 GMVo). Andere in het oog springende kenmerken van het Gemeenschapsmodel komen juist niet terug in de Benji-tafel. Een en ander zal hierna worden toegelicht.

4.3 Dat bergruimte in een tafel ook op andere wijze toegankelijk kan worden gemaakt is, anders dan eiser heeft gesuggereerd, niet relevant (zie o.m. hof 's-Gravenhage 30 november 2010, IEPT 20101130, Hans Grohe/Tiger). Het toekennen van modelbescherming aan het door eiser ontworpen klapsysteem bestaande uit een in twee delen met behulp van scharnieren openklapbaar tafelblad, beperkt namelijk de mogelijkheden voor concurrenten om tafels met een toegankelijke bergruimte op de markt te brengen in te sterke mate, mede gelet op het feit dat ook de specifieke wijze waarop de bergruimte toegankelijk wordt gemaakt in het Gemeenschapsmodel, functionele voordelen biedt. Ter zitting heeft eiser toegelicht dat zijn klapsysteem zo is ontworpen dat kinderen tegelijkertijd aan de opengeklapte tafelbladen kunnen spelen en speelgoed uit de opbergruimte kunnen pakken. Het modelrecht kan niet worden gebruikt om concurrenten te verbieden die functionele eigenschappen te gebruiken in hun ontwerpen.

4.6 Daarnaast heeft Wehkamp terecht gewezen op een reeks andere kenmerken van het Gemeenschapsmodel die niet terugkomen in de Benji-tafel, waaronder de wijze van bevestiging van de poten, de rechthoekige vorm van het tafelblad, de holle bodem van de opbergruimte en de 'terugliggende' zijkanten. Wehkamp heeft onweersproken aangevoerd dat deze verschillen zullen worden opgemerkt door de geïnformeerde gebruiker. Gelet daarop en op het feit dat het door beide partijen als kenmerkend beschouwde stoere uiterlijk ontbreekt in de Benji-tafel, wekt de Benji-tafel een andere algemene indruk dan het Gemeenschapsmodel. Dat de Benji-tafel wel dezelfde dikte van de poten en het tafelblad heeft als het Gemeenschapsmodel en ook dezelfde soort scharnieren gebruikt als het Gemeenschapsmodel, weegt daar onvoldoende tegenop.

High Court of Justice 9 juli 2012, [2012] EWHC 1882 (Pat) (Samsung tegen Apple)

Modellenrecht. Samsung/Apple in het buitenland, Verenigd Koninkrijk [vergelijk: US District Court California, IEF 11502]. Interessant is het onderdeel waarin de rechter de uitkomst van de Duitse en Nederlandse gerechtelijke procedures afwijst [IEF 10819]. De geïnformeerde gebruiker treft op de achterzijde van de Samsung Galaxy Tablets ongebruikelijke details die de totaalindruk anders maken:

They do not have the same understated and extreme simplicity which is possessed by the Apple design. They are not as cool. The overall impression produced is different.

In de vergelijking van de totaalindrukken concludeert de rechter: They do not have the same understated and extreme simplicity which is possessed by the Apple design. They are not as cool.

The German and Dutch decisions

91. These are Community wide rights and harmony between courts of different member states on issues like this is very desirable. However I find myself in a position in which I respectfully disagree with the assessment of the Dutch Court of Appeal on Stevenson and the German Court of Appeal on Ozolins. These documents form important parts of the design corpus. Ozolins played a significant role in both decisions, especially the German decision, and Stevenson was important in the Dutch decision. Given these areas of disagreement and given their preliminary character, I will not place reliance on the German or Dutch decisions nor will I make this judgment longer than it already is by analysing those decisions in detail.

Totaalindruk van Apple Design: voorkant / cool design

181. Viewed without the design corpus, the appearance of the front surface of the Apple design would be given significant importance but that significance is reduced by the presence of identical features in the design corpus. The Apple design has a relatively thin profile but not excessively so. If the product was roughly 25cm long (c.f. the Tab 10.1) it would be about 1.5cm thick, comparable to the thickness of a finger.

182. The extreme simplicity of the Apple design is striking. Overall it has undecorated flat surfaces with a plate of glass on the front all the way out to a very thin rim and a blank back. There is a crisp edge around the rim and a combination of curves, both at the corners and the sides. The design looks like an object the informed user would want to pick up and hold. It is an understated, smooth and simple product. It is a cool design.

De totaalindrukken vergeleken:

189 This case illustrates the importance of properly taking into account the informed user's knowledge and experience of the design corpus. When I first saw the Samsung products in this case I was struck by how similar they look to the Apple design when they are resting on a table. They look similar because they both have the same front screen. It stands out. However to the informed user (which at that stage I was not) these screens do not stand out to anything like the same extent. The front view of the Apple design takes its place amongst its kindred prior art. There is a clear family resemblance between the front of the Apple design and other members of that family (Flatron, Bloomberg 1 and 2, Ozolins, Showbox, Wacom). They are not identical to each other but they form a family. There are differences all over these products but the biggest differences between these various family members are at the back and sides. The user who is particularly observant and is informed about the design corpus reacts to the Apple design by recognising the front view as one of a familiar type. From the front both the Apple design and the Samsung tablets look like members of the same, pre-existing family. As a result, the significance of that similarity overall is much reduced and the informed user's attention to the differences at the back and sides will be enhanced considerably.

190. The informed user's overall impression of each of the Samsung Galaxy Tablets is the following. From the front they belong to the family which includes the Apple design; but the Samsung products are very thin, almost insubstantial members of that family with unusual details on the back. They do not have the same understated and extreme simplicity which is possessed by the Apple design. They are not as cool. The overall impression produced is different.

U.S. District Court for the northern district of California (VS) 26 juni 2012, 11-CV-01846-LHK (Apple tegen Samsung)

Uitspraak ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird.

Octrooirecht. Betreft een prejudiciële beslissing in een Amerikaanse zaak van Apple vs. Samsung. Samsung heeft inbreuk gemaakt op Apple's modelrecht op de iPad.

De Amerikaanse rechter weegt de belangen van beide partijen af ('Balance of the hardships') om te bepalen of een prejudiciële beslissing op zijn plaats is. Hierbij speelt een rol dat Samsung geen beroep heeft gedaan op nietigheid van Apple's Amerikaanse modelrecht. De onomkeerbare schade is volgens de rechter groter bij Apple dan bij Samsung. Samsung zal de verkoop zien teruglopen door de uitspraak, maar dat Apple moet concurreren met de producten van Samsung weegt zwaarder. De Amerikaanse rechter oordeelt dat de Galaxy Tab 10.1 van Samsung niet veel verschilt van de iPad, waardoor er spake is van een modelrechtinbreuk. De Amerikaanse rechter oordeelt dat het model van een tablet een belangrijk element voor verkoop vormt, ondanks dat het een complex technologisch apparaat is. Het algemeen belang zorgt er mede voor dat Samsung moet worden veroordeeld, Apple heeft als modelrechthouder namelijk het recht op te treden tegen inbreukmakers die dit model gebruiken.

De Amerikaanse rechter oordeelt dat Samsung de Galaxy Tab 10.1 van de Amerikaanse markt moet terugtrekken; Samsung dient zich te weerhouden van verdere inbreuk en er wordt een bedrag ad. 2,6 miljoen Dollar vastgsteld om betaling van enige schadevergoeding van Apple veilig te stellen.

Apple has established a strong case on the merits. This Court already found that Samsung’s products are “virtually indistinguishable” from Apple’s products, and that the Galaxy Tab 10.1 likely infringed on the D’889 Patent. Moreover, this Court previously found that Apple had shown that it was likely to suffer irreparable harm from the sales of Samsung’s infringing tablets because: (1) Apple and Samsung were direct competitors, (2) together the two companies held a relatively large market share, with few other competitors in the relevant market; and (3) design mattered more to customers in making tablet purchases, establishing the requisite nexus. Apple, 678 F.3d at 1328; December 2 Order at 48-49. Given the strength of Apple’s case on the merits, and its likelihood of irreparable harm, the balance of hardships tips in Apple’s favor. While Samsung will certainly suffer lost sales from the issuance of an injunction, the hardship to Apple of having to directly compete with Samsung’s infringing products outweighs Samsung’s harm in light of the previous findings by the Court.

The Court is unpersuaded by Samsung’s arguments. Samsung previously raised, and this Court previously rejected, Samsung’s argument that design is but one aspect of a technologically complex product. This Court previously found that design is an important driver in the demand for tablet sales. December 2 Order at 49. This finding was upheld by the Federal Circuit. See Apple, 678 F.3d at 1328. Even though the Tab 10.1 may be a “complex technological device,” there is no basis to revisit the Court’s finding on this point.

This Court is persuaded by Judge O’Malley’s concurrence that the public interest favors an injunction here “because the record at this stage shows that the D’889 Patent is likely valid and infringed, and there are no other relevant concerns, the public interest is best served by granting a preliminary injunction.” Apple, 678 F.3d at 1338 (O’Malley, J. concurring). As a patent holder, Apple has a valid right to exclude others from practicing Apple’s invention. In order to protect that right, and promote the “encouragement of investment-based risk,” the public interest weighs in favor of Apple

Conclusie A-G Timmerman BenGH 13 juni 2012, in zaak A 2011/4 (MAG Instrument Incorporated tegen Edco C.S.)

Conclusie ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest  van 28 oktober 2011 (LJN BR3059) prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de overgangsbepaling van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 20 juni 2002 (hierna: het Protocol) . Dit is geschied nadat een vonnis van de rechtbank Amsterdam (LJN BA1277) en een arrest van het gerechtshof Amsterdam (LJN BK8821) is gewezen.

Feiten
MAG produceert en verkoopt diverse modellen zaklampen (de 'Mag-Lite zaklampen') en treedt op tegen het op de markt brengen van een zaklamp door Edco (de 'Alu-zaklamp'). Naar aanleiding van een eerder geschil in 1998 hebben de partijen een overeenkomst gesloten, waarbij Edco zich zou onthouden van verhandelen van kopieën van MAG's zaklampen. Edco heeft zich hier niet aan gehouden.

Prejudiciële vragen en beantwoording door A-G

1. Dient art. IV van het Protocol aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen, de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?

3.26 Dit alles overziend meen ik dat, alhoewel getwijfeld kan worden hoe het antwoord op
de eerste prejudiciele vraag moet luiden als art. IV Protocol naar de letter wordt gelezen, die
bepaling uitgelegd naar diens ratio en strekking tot de slotsom leidt dat de eerste prejudiciele
vraag bevestigend beantwoord dient te worden.

3.27 Als uw Hof zou menen dat art. IV Protocol naar de letter moet worden uitgelegd en dat de uitkomst daarvan is dat de eerste vraag ontkennend beantwoord dient te worden, meen ik dat de ratio van de regel, de strekking van de toelichting, de rechtszekerheid en de wenselijkheid van uniformiteit in het overgangsrecht, zoals die hiervoor zijn besproken, aanleiding geven om art. IV Protocol naar analogie toe te passen op handelingen waartegen op grond van het samenloopverbod onder het oude recht niet kon worden opgetreden. In gelijke zin betoogt Geerts34 . Dat zou betekenen dat de tweede prejudicie!e vraag bevestigend beantwoord dient te worden.

Rechtbank 's-Gravenhage 30 mei 2012, HA ZA 11-2640 (STR Collectie tegen HareChair B.V.)

Uitspraak ingezonden door Merle Hafkamp, Gravendeel Advocaten.

Modellenrecht. Contractenrecht. Licenties. Geen uitputting. Harechair ontwerpt, produceert en verhandelt meubels, waaronder de stoel genaamd "Coral" waarop ook een Gemeenschapsmodelrecht is gevestigd. STR houdt zich bezig met de handel in meubels en heeft 38 Gruvyer-stoelen (van de firma IGAP) ingekocht.

Met IGAP is een licentieovereenkomst gesloten en in een vaststellingsovereenkomst verklaart STR zich te onthouden van inbreuk. STR heeft IGAP aansprakelijk gesteld voor de schade ten gevolge van de levering door IGAP. STR vordert een verklaring voor recht ten behoeve van de buitengerechtelijke vernietiging van het contract en onrechtmatig handelen van Harechair. De rechten op de Gruvyer-stoelen zijn namelijk uitgeput op basis van de IGAP-overeenkomst.

De vorderingen worden afgewezen. Er is geen sprake van uitputting van de rechten conform de licentieovereenkomst, de verhandelde stoelen vallen niet onder de IGAP-overeenkomst en STR doet een beroep op een (niet-bestaande) bepaling "all disputes are settled".

4.1. Het betoog van STR dat de rechten van Harechair zijn uitgeput op basis van de IGAP-overeenkomst, moet worden verworpen. Harechaire heeft aangevoerd dat de bij die overeenkomst verleende licentie niet van toepassing is op handelingen in Nederland omdat Nederland (...) uitdrukkelijk is uitgezonderd van de territoriale reikwijdte van de licentie. Volgens Harechair moet de verkoop van de Gruvyer-stoelen door IGAP aan STR worden aangemerkt als een handeling in Nederland die onder die uitzondering valt. Dat heeft STR niet bestreden. Integendeel, hij heeft bij conclusie van antwoord zelf expliciet verklaard dat de door STR verhandelde stoelen niet vallen onder de licentie.

4.2. Het betoog van STR dat de door hem verhandelde stoelen wel vallen onder een in de IGAP-overeenkomst besloten schikking, moet worden verworpen. Anders dan STR meent, maakt de IGAP-overeenkomst geen onderscheid tussen een licentie voor de toekomst en een schikking voor het verleden. Blijkens de tekst van de IGAP-overeenkomst hebben Harechair en IGAP met de overeenkomst beoogd hun geschil zowel voor het verleden als voor de toekomst te regelen door IGAP een licentie te verlenen. Bij de overeenkomst wordt IGAP immers een licentie verleend voor de periode vanaf 1 januari 2010 tot 1 april 2012, dat wil zeggen voor zowel de periode voorafgaand aan de IGAP-overeenkomst als de periode vanaf die overeenkomst. De tekst van de overeenkomst bevat geen aanwijzing dat er verschillende licentievoorwaarden gelden voor die twee periodes. Gelet daarom moet worden geconcludeerd dat de in artikel 7 opgenomen beperking van de geografische reikwijdte van de licentie ook geldt voor de periode waarin IGAP de Gruvyer-stoelen heeft geleverd aan STR. Die conclusie is ook in overeenstemming met de door Harechair gestelde en door STR niet weersproken doelstelling van de IGAP-overeenkomst, te weten dat STR exclusiviteit zou behouden op haar thuismarkt Nederland. Daarmee is niet verenigbaar dat Harechair met terugwerkende kracht zou hebben ingestemd met inbreuken in Nederland.

OHIM Board of Appeal 17 april 2012, zaak R 2378/2010-3 (Lorenzo Pato Hermanos tegen Torrefacção Camelo)

Met samenvatting van Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP.

Om u volledig te berichten (hoewel slechts in het Spaans beschikbaar): Gemeenschapsmodellenrecht. Definitie van model. Niet voor het publiek beschikbaar gesteld. Niet-nieuwheid. Aanvoeren nieuwe gronden in hoger beroep.

Lorenzo Pato Hermanos is houder van Gemeenschapsmodel 706940-0001 voor 'versieringen voor verpakkingen'. Torrefaccao Camelo vordert de nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel op grond van artikel 25 lid 1 sub b GModVo ("beantwoordt niet aan de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9"), en meer in het bijzonder wegens niet-nieuwheid op grond van artikel 5 Modellenverordening. Torrefaccao Camelo beroept zich op verschillende documenten uit het vormgevingserfgoed, waaronder een oude verpakking voorzien van een telefoonnummer van zes cijfers (doc. 2). Volgens Torrefacao betreft het om die reden 'een betrekkelijk oude verpakking'.

De Nietigheidsafdeling oordeelt dat het Gemeenschapsmodel niet nieuw is ten opzichte van doc. 2, nu deze verpakking enkel op ondergeschikte details afwijkt van het Gemeenschapsmodel. De Nietigheidsafdeling neemt daarbij in aanmerking dat doc. 2 in ieder geval voor het jaar 2000 aan het publiek beschikbaar moet zijn gesteld, aangezien in dit jaar alle telefoonnummers in Portugal zijn aangepast naar negen cijfers.

De Kamer van Beroep vernietigt het oordeel van de Nietigheidsafdeling. Volgens de Kamer van Beroep is sprake van meer dan ondergeschikte verschillen tussen het Gemeenschapsmodel en de door de verzoeker aangedragen stukken uit het vormgevingserfgoed. Volgens de Kamer van Beroep is voorts onvoldoende bewijs geleverd voor de openbaarmaking van Doc. 2, aangezien het zescijferige telefoonnummer enkel bewijst dat de verpakking voor 2000 is gemaakt, maar geen bewijs biedt dat het product daadwerkelijk voor 2000 op de markt is gebracht.

Meer in het algemeen stelt de Kamer van Beroep dat als de verzoeker op het aanvraagformulier heeft aangegeven dat hij een beroep doet op artikel 25 lid 1 sub b GModVo, alle in dat artikel genoemde gronden voor nietigheid door het OHIM onderzocht kunnen worden. Nu de verzoeker bij de Nietigheidsafdeling alleen gronden had aangevoerd die betrekking hadden op de niet-nieuwheid van het GModVo, worden de (voor het eerst in hoger beroep) aangevoerde argumenten die betrekking hebben op het ontbreken van eigen karakter op grond van artikel 63 lid 2 GModVo buiten beschouwing gelaten.

Ondanks het feit dat de argumenten van verzoeker die betrekking hebben op het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel niet in aanmerking worden genomen, stelt de Kamer van Beroep vast dat omdat de definitie van model in artikel 3 GModVo niet spreekt over 'versiering', het product dat in aanmerking moet worden genomen de verpakking zelf is. De geinformeerde gebruiker is aldus niet de gebruiker van de versiering, of de consument die de versiering in de winkel ziet of de verpakking thuis gebruikt, maar een professionele inkoper van verpakkingsmaterialen.

Relevante paragrafen (tip: computervertaling):

17 En primer lugar cabe anular la decisión de la División de Anulación por haber considerado que el dibujo comunitario es “idéntico” (a tenor del artículo 5 del RDC) al dibujo identificado como Doc. n° 2 en el apartado 5 de esta
resolución.

21 Sin embargo, las imágenes del dromedario y del paisaje, así como las inscripciones en letra grande (CAMELO, CAFÉ TORREFACTO y CAMPO MAIOR) no se pueden calificar, en el contexto del artículo 5 del RDC, de detalles
insignificantes. La noción de “insignificante” debe interpretarse, a juicio de la Sala, desde la perspectiva visual porque en el marco del artículo 5 del RDC, se debe comparar el aspecto visual de los dibujos, y las palabras, si aparecen en letra
grande, son parte de dicho aspecto.

23 La decisión de la División de Anulación debe anularse también por haber considerado demostrada la divulgación del dibujo anterior. La División de Anulación consideró demostrada dicha divulgación en base a la cantidad de dígitos que aparecen en un número de teléfono escrito sobre el dibujo (que representa un envase de plástico para café en grano).

24 Esta apreciación carece de rigor porque la presencia de un número telefónico impreso sobre un envase de productos alimenticios no es una prueba de divulgación del envase sino que únicamente demuestra, como mucho, la fecha de su fabricación, pero no su efectiva presencia en el mercado, que es lo que exige, entre otras formas de divulgación, el artículo 7 del RDC.

25 Por lo tanto, la solicitante no ha demostrado satisfactoriamente la divulgación del dibujo correspondiente al Doc. n° 2.

28 Por lo tanto, lo que alega la titular – la solicitante únicamente habría invocado la primera causa de nulidad – no es cierto. En consecuencia, la Sala deberá pronunciarse sobre cada causa de nulidad, pero lo hará iuxta alligata et probata,
de acuerdo con el artículo 63 del RDC.

45 Estas alegaciones se presentan por primera vez, de forma subsidiaria, en las observaciones presentadas en respuesta al recurso, aunque la solicitante parece confundir la falta de carácter singular con la falta de novedad, puesto que alega (véase su escrito de 22 de febrero de 2011, página 11, alegación segunda) que la “identidad” de dos dibujos debe apreciarse en base a una “visión de conjunto que percibe un usuario informado”.

46 Se trata de alegaciones que deberían haberse formulado ante la División de Anulación y que la Sala podría desestimar, a tenor del artículo 63, apartado 2 del RDC, por extemporáneas.

48 La figura del usuario informado debe ser determinada a partir del producto en el que se incorpora el dibujo comunitario impugnado. En el presente caso, el producto se ha identificado como “ornamentación de envases para café” en la clase 99 de la Clasificación de Locarno. Hay que recordar, sin embargo, que el artículo 3 del RDC no menciona la ornamentación como ejemplo de producto, sino como ejemplo de apariencias del producto. Por lo tanto, se debe interpretar que, en el presente caso, el envase es el producto, y la ornamentación (según el dibujo comunitario) es su apariencia.

49 La solicitante afirma que se trata de productos de consumo masivo y que el usuario informado es, por lo tanto, un “consumidor medio”. Lo que es de consumo masivo es, posiblemente, el producto que se puede meter en el envase (el arroz, el azúcar, el café, etc.), pero no el envase en sí.

50 Los envases van habitualmente dirigidos a empresas que los rellenan de producto. El mercado de los envases no es, en línea general, accesible a los particulares sino, más bien, a profesionales en la industria de la alimentación, o de cualquier otra industria (química, construcción, etc.) que necesite contenedores para envasar su producción antes de venderla en el mercado. Por lo tanto, el usuario informado es, en el caso presente, el profesional de cualquier industria que busca en el mercado y elige el envase más adecuado para contener el producto (véanse, al respecto, las resoluciones de 9 de noviembre de 2007 en el caso R 103/2007-3 “Botellas” y de 7 de julio de 2008 en el caso R 1516/2007-3 “Cans”). Se trata, por lo tanto, de un experto en “packaging” quien, sin ser un diseñador o un arquitecto, es conocedor a razón de su profesión de lo que ofrece el mercado.