Rechtspraak  

Conclusie AG HvJ EU 8 november 2011, zaak C-488/10 (Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. tegen Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.)

Modellenrecht. Moet een later model eerst nietig worden verklaard alvorens het gebruik van dit Model op basis van artikel 19 GModVo kan worden tegengegaan door de houder van het oudere model? Is daarbij het gedrag van de houder van het latere model relevant?

De AG concludeert dat een modelrechthouder een inbreukvordering kan instellen tegen een derde die een later ingeschreven modelrecht gebruikt, zonder daarvoor eerst een nietigheidsvordering in te stellen tegen het ingeschreven jongere model. Een andere oplossing werkt volgens de AG misbruik in de hand. De vraag staat los van de intentie van derde of varieert naargelang zijn gedrag.

Prejudiciële vragen: Strekt, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten het te gebruiken als bedoeld in artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen1 zich uit tot iedere derde die een ander model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van een later gemeenschapsmodel dat op zijn naam is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang dat model niet nietig wordt verklaard?

 

Staat het antwoord op de voorgaande vraag los van de intentie van de derde of varieert het naargelang zijn gedrag, waarbij bepalend is dat die derde het latere gemeenschapsmodel heeft aangevraagd en laten inschrijven nadat hij door de houder van het oudere gemeenschapsmodel buiten rechte ertoe was verzocht het in de handel brengen van een product te staken wegens inbreuk op de aan dat oudere model verbonden rechten?

 

Conclusie: 

31. Bij het maken van die keuze lijkt mij van doorslaggevende betekenis dat indien de houder van een ingeschreven model zou worden verplicht om, teneinde een inbreukprocedure tegen de houder van een later ingeschreven model te kunnen inleiden, eerst te verzoeken om nietigverklaring van het tweede model, het systeem daardoor ernstig zou kunnen worden ondermijnd.

32. Zoals gezien wordt een model namelijk, anders dan een merk of octrooi, zonder enige inhoudelijke controle ingeschreven. Dit houdt in dat indien iemand te kwader trouw inbreuk maakt op een ingeschreven model zonder zelf een model te hebben ingeschreven, en de houder van het ingeschreven model vervolgens dreigt een inbreukvordering in te stellen, de inbreukmaker onmiddellijk een model zou kunnen inschrijven en daarmee de houder van het oudere model dwingen het jongere model nietig te laten verklaren alvorens een inbreukvordering te kunnen instellen(12). Het tweede model zou zelfs kunnen worden ingeschreven nadat de inbreukvordering al is ingesteld. Daar komt nog bij dat ook nadat het „defensieve” model nietig is verklaard, in principe niets de inbreukmaker zou beletten een nieuw model in te schrijven dat iets afwijkt van het eerdere model, en dat te gebruiken om een vrijwel identiek product te blijven verhandelen.

34. Nog een factor ter ondersteuning van deze uitlegging – die naar mijn mening evenwel niet doorslaggevend is, al denkt verzoekster in het hoofdgeding daar anders over – kan worden gevonden in het feit dat artikel 19, lid 1, van de verordening in algemene zin bepaalt dat de houder van een ingeschreven model een inbreukvordering kan instellen tegen elke willekeurige „derde” die het ingeschreven model zonder zijn toestemming gebruikt. Geen uitdrukkelijke uitzondering is voorzien voor derden die op hun beurt een model hebben ingeschreven. Indien de wetgever een beschermingsbeginsel voor houders van jongere ingeschreven modellen had willen invoeren, zou hij daar wel uitdrukkelijk in hebben voorzien.

47. Deze mogelijkheid leidt ons tot een meer specifieke beschouwing van de tweede prejudiciële vraag, waarmee de verwijzende rechter, zoals gezien, vraagt of het specifieke gedrag van de houder van het tweede model relevant kan zijn voor het antwoord op de eerste vraag.

48. Een dergelijke uitlegging kan, hoe interessant ook, niet worden aanvaard. Indien namelijk in alle met de onderhavige zaak vergelijkbare gevallen de intentie van de verweerder moet worden onderzocht, of ook maar moet worden gecontroleerd of aan het geding een fase is voorafgegaan die verweerder heeft aangezet tot de „defensieve inschrijving”, zou dat een aanzienlijke complicatie met zich brengen voor een systeem dat de wetgever uitdrukkelijk eenvoudig en efficiënt heeft willen maken.

Conclusie AG:

Het recht om derden te beletten een ingeschreven model te gebruiken als bepaald in artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 inzake gemeenschapsmodellen, kan ook worden uitgeoefend tegen een derde die een eigen, later ingeschreven model gebruikt. Daartoe is het niet noodzakelijk eerst de nietigverklaring van dit laatste model te verkrijgen.

De intentie van de derde alsook het feit dat deze het model al dan niet heeft ingeschreven na buiten rechte te zijn verzocht het in de handel brengen van zijn product te staken, zijn in dit verband irrelevant.”

Gerecht EU 16 december 2010, zaak T-513/09; Jose Manuel Baena Grupo SA v. OHIM/Herbert Neumann en Andoni Galdeano del Sel;

Ietswat ouder, nu is hoger beroep aangetekend tegen uitspraak van Gerecht EU met nummers C-101/11 en C-102/11. Modellenrecht. Nietigheidsprocedure. Ingeschreven gemeenschapsmodel betreft een zittend personage. "met de positie van het lichaam dat de indruk van enige irritatie geeft, gebogen naar voren, (...) eerdere model als een boos persoon, (...) het gevoel dat hij zal herinneren na het bekijken van de genoemde ontwerp"

Vordering tot nietigverklaring van een model wegens strijd met een ouder Gemeenschapsmerk. Gerecht oordeelt dat het latere model een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. 

Middelen en argumenten
a) Schending van artikel 25, sub b, van verordening (EG) nr. 6/20021 van de Raad en aanverwante artikelen 
Het Gerecht heeft ten onrechte verklaard dat het aan de orde zijnde model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het oudere model waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd. 
b) Schending van artikel 25, sub e, van verordening nr. 6/2002 en aanverwante artikelen 
Het Gerecht is nalatig geweest en heeft zich vergist bij de beoordeling van artikel 25, sub e, van deze verordening. 
c) Ontbreken van motivering van het bestreden arrest 
Het Gerecht heeft het bestreden arrest niet gemotiveerd en gerechtvaardigd en het heeft zijn bevoegdheden overschreden.

22 À cet égard, il y a lieu de souligner que, même si le créateur des dessins ou modèles comme ceux en cause jouit d’une importante liberté quant à la technique qu’il mettra en œuvre pour dessiner la silhouette, il n’en demeure pas moins que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes constitue une caractéristique fondamentale qui est gardée en mémoire par l’utilisateur averti, tel qu’il a correctement été défini par la chambre de recours.

23 En effet, cette expression, combinée avec la position du corps qui donne l’impression d’une certaine irritation en s’inclinant vers l’avant, amènera l’utilisateur averti à identifier le dessin ou modèle antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité comme un personnage énervé, impression qu’il gardera en mémoire après avoir visualisé ledit dessin ou modèle. En revanche, ainsi que le prétend la requérante, l’impression globale créée par le dessin ou modèle contesté n’est pas caractérisée par la manifestation d’un sentiment quelconque, que ce soit sur la base de l’expression du visage ou de la position du corps, qui est caractérisée par une inclinaison vers l’arrière.

24 La différence dans l’expression du visage apparaîtra clairement aux jeunes achetant des tee-shirts et des casquettes. Elle sera d’autant plus importante pour les enfants utilisant des autocollants pour personnaliser des objets, qui seront plus enclins encore à prêter une attention particulière aux sentiments dégagés par chaque personnage figurant sur un autocollant.

HvJ EU 20 oktober 2011, zaak C-281/10 (PepsiCo tegen Grupo Promer Mon Graphic)

In navolging van IEF 9650 (Concl A-G en noot Steinhauser) en IEF 8684 (Gerecht EU). Met samenvatting van Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP

In't kort. Hogere voorziening – Gemeenschapsmodellen – Omvang rechterlijke toetsing van beslissingen van BHIM inzake modellen – de beperkingen die aan de vrijheid van de ontwerper zijn gesteld – Begrip ‚geïnformeerde gebruiker. Toetsing door het Gerecht EU en Toetsing voortbrengselen ipv modellen. Hogere voorziening wordt afgewezen.

Inhoudsopgave
0. introductie
1. De beperkingen die aan de vrijheid van de ontwerper zijn gesteld
2. Het in aanmerking nemen van de gemiddelde consument uit het merkenrecht 
3a en 3b: De omvang van de rechterlijke toetsing
4. Toetsing van de voortbrengselen in plaats van de conflicterende modellen
5. Onjuiste voorstelling van de feiten

0. Introductie
Vandaag is eindelijk het lang verwachte arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJ EU" of "Hof") in de Grupo Promer-zaak gepubliceerd. Het is het eerste arrest van het Hof in een modellenzaak, en reeds om die reden relevant. Aanleiding tot dit arrest was het hoger beroep dat werd ingesteld door Pepsico tegen de uitspraak van het Gerecht EU van 18 maart 2001 (zaak T-9/07, IEF 8684).

Vooraf leek het erop dat het Hof eindelijk een analyse zou geven van een aantal begrippen uit Verordening 6/2002 betreffende de Gemeenschapsmodellen (hierna: "GModVo"). Helaas is dat niet het geval.

In het kort zijn met name de volgende twee zaken relevant:
- de definitie van "geïnformeerde gebruiker" uit het Shenzhen-arrest van het Gerecht wordt door het Hof bevestigd; en,
- het is onder omstandigheden mogelijk de voortbrengselen waarop een model is toegepast in de beoordeling te betrekken, maar dit kan alleen om de beoordeling op basis van de modelregistraties te bevestigen.
Ondanks dit wat tegenvallende resultaat zal ik het arrest hieronder in meer detail bespreken.

1. De beperkingen die aan de vrijheid van de ontwerper zijn gesteld
Het Hof merkt op dat PepsiCo niet het criterium als zodanig, maar de door het Gerecht uitgevoerde feitelijke toetsing ter discussie heeft gesteld, zonder aan te tonen dat sprake is van een onjuiste voorstelling van de feiten. Ook heeft Pepsico geen middel gericht tegen de relevantie van de elementen die bepalend zijn voor de vrijheid van de ontwerper, zoals het Gerecht die in par. 67 van het arrest had gedefinieerd (technische functie van het voortbrengsel of de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden leggen beperkingen op aan de vrijheid van de ontwerper). Evenmin heeft PepsiCo een middel gericht tegen de consequenties die het Gerecht daaruit trok in par. 72.

Aangezien PepsiCo zich uitsluitend heeft gericht op de feitelijke toetsing, levert dit geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het HvJEU. Het eerste onderdeel is volgens het Hof niet-ontvankelijk. (par. 44-45)

2. Het in aanmerking nemen van de gemiddelde consument uit het merkenrecht
Het HvJ EU sluit zich aan bij de opvatting van Advocaat-Generaal Mengozzi dat de geïnformeerde gebruiker een tussenvorm is tussen gemiddelde consument uit het merkenrecht, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Volgens het Hof heeft het betrekking op een gebruiker die "in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector" (par. 53). Volgens het Hof heeft het Gerecht wel degelijk dit tussenbegrip toegepast (par. 54).

Zoals de Advocaat-Generaal ook opmerkte in zijn conclusie bestaan er gevallen waarbij de geïnformeerde gebruiker de voorwerpen waarop de modellen betrekking hebben niet direct kan vergelijken. Het Gerecht heeft de algemene indruk dan ook terecht niet beoordeeld met het uitgangspunt dat de geïnformeerde gebruiker de modellen in elk geval rechtstreeks met elkaar zal vergelijken (par. 56).

Over het aandachtsniveau van de geïnformeerde consument sluit het Hof zich aan bij de overweging uit het arrest van het Gerecht in de zaak Shenzhen (T-153/08). Volgens het Hof suggereert het bijvoeglijk naamwoord geïnformeerd, dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn:

- de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent;
- een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten; en,
- door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau. (par. 59)

Het Hof oordeelt op basis van bovenstaande overwegingen, dat voorzover het Gerecht een correcte methode heeft toegepast de geïnformeerde gebruiker te definiëren, niet kan worden geconcludeerd dat de bewoordingen "gemakkelijk zal worden opgemerkt" op zich impliceren dat het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker onjuist is beoordeeld. (par. 60-61)

3a en 3b: De omvang van de rechterlijke toetsing
PepsiCo betoogde onder verwijzing naar het arrest van het Hof in de zaak Schräder/CBP (C-38/09 P, IEF 7304, IEF 8008 (Noot Koenraad)) dat het gedetailleerde onderzoek dat door het Gerecht werd uitgevoerd uitgebreider is dan de taak waarmee het Gerecht op grond van artikel 61 lid 2 GModVo belast is. Volgens PepsiCo had het Gerecht de beantwoording van de vraag of al dan niet sprake is van eeenzelfde algemene indruk aan de beoordeling van de Kamer van Beroep moeten overlaten. (par. 62)

Volgens het Hof blijkt uit de zaak Edwin/BHIM (C-263/09 P, IEF 9885) dat het Gerecht bevoegd is een volledige wettigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop de Kamer van Beroep de gegevens heeft beoordeeld. Hoewel het Gerecht een zekere beoordelingsvrijheid heeft, is het Gerecht bij de toetsing van de beslissing van de Kamer van Beroep van het OHIM niet buiten de herzieningsbevoegdheid is gegaan waarover het Gerecht op basis van artikel 61 van de GModVo beschikt. Het derde onderdeel wordt zonder verdere motivering ongegrond verklaard. (par. 66-67)

4. Toetsing van de voortbrengselen in plaats van de conflicterende modellen
Hoewel het volgens het Hof geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting om bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben in aanmerking te nemen, blijkt volgens het Hof uit het werkwoord "bevestigen" dat het Gerecht zijn bevindingen heeft gebaseerd op de conflicterende modellen zoals deze zijn ingeschreven.
De vergelijking van de reële voortbrengselen is alleen ter verduidelijking gebruikt, teneinde de reeds getrokken conclusies te bevestigen. (par. 73-74)

Het vierde onderdeel wordt ongegrond verklaard.

5. Onjuiste voorstelling van de feiten
Het Hof verwijst bij de bespreking van dit onderdeel naar de artikelen 256 VWEU, artikel 58 van het Statuut en Artikel 112 van het reglement van procesvoering en concludeert dat degene die deze grief aanvoert precies dient aan te geven welke elementen volgens hem onjuist zijn voorgesteld en aantoont welke fouten in de analyse het Gerecht hiertoe hebben gebracht. (par. 78)

Volgens het Hof heeft PepsiCo dit onvoldoende gedaan, en dient het vijfde onderdeel om die reden niet ontvankelijk te worden verklaard.
****

43 Vastgesteld moet worden dat PepsiCo met het eerste onderdeel van het door haar aangevoerde middel het Gerecht in wezen verwijt, te hebben geoordeeld dat het centrale cirkelvormige gedeelte, de verhoogde rand en de soortgelijke proporties van de betrokken modellen niet uit een beperking van de vrijheid van hun ontwerper voortvloeien, terwijl deze gelijkenissen in werkelijkheid noodzakelijk zijn opdat de betrokken voortbrengselen hun rol zouden kunnen vervullen. Volgens PepsiCo heeft het Gerecht daardoor de algemene indruk die door elk van de conflicterende modellen wordt gewekt, onjuist beoordeeld.

44 Aldus beoogt PepsiCo een feitelijke beoordeling van het Gerecht ter discussie te stellen, zonder aan te tonen dat sprake is van onjuiste voorstelling van de feiten en zonder op te komen tegen de relevantie van de elementen die bepalend zijn voor de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, zoals die door het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest zijn gedefinieerd, te weten onder meer het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt dan wel de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden, noch tegen de consequenties die het Gerecht in punt 72 van dat arrest daaraan heeft verbonden.

45 Volgens vaste rechtspraak is echter alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze feiten vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (arrest van 29 april 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C 470/00 P, Jurispr. blz. I 4167, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Geïnformeerde gebruiker

53 Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

54 Vastgesteld moet worden dat het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest wel degelijk dit tussenbegrip heeft toegepast. Dit blijkt overigens uit de conclusies die het in punt 64 van het bestreden arrest heeft getrokken waar het verklaart dat de geïnformeerde gebruiker in casu een kind van ongeveer vijf à tien jaar oud kan zijn óf de marketingdirecteur van een onderneming die voortbrengselen vervaardigt waarvoor reclame wordt gemaakt door „pogs”, „rappers” of „tazos” aan te bieden.

59. (...) Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerde” suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.

Toetsing door het Gerecht 
67. Stellig kan het Gerecht, naar analogie met het voormelde arrest Schräder/CBP, het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid laten, met name wanneer dit laatste zeer technische beoordelingen dient te verrichten, en kan het zich, wat de omvang van zijn toezicht op de beslissingen van de kamer van beroep op het gebied van industriële modellen betreft, tot het onderzoek van kennelijke beoordelingsfouten beperken.

68. Vastgesteld moet echter worden dat het Gerecht in de concrete omstandigheden van de onderhavige zaak niet verder is gegaan dan het toetsen van de litigieuze beslissing conform de herzieningsbevoegdheid waarover het volgens artikel 61 van verordening nr. 6/2002 beschikt.

Toetsing voortbrengselen ipv modellen
74. Hoe dan ook blijkt uit het gebruik van het werkwoord „bevestigen” in punt 83 van het bestreden arrest dat het Gerecht zijn bevindingen in werkelijkheid heeft gebaseerd op de conflicterende modellen zoals deze in de respectieve inschrijvingsaanvragen zijn beschreven en weergegeven, zodat de vergelijking van de reële voortbrengselen enkel ter verduidelijking is gebruikt, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen, en die vergelijking niet als de grondslag van de motivering van het bestreden arrest kan worden beschouwd. 

Voor het volledige dossier: klik hier.

HvJ EU 30 september 2011 zaak C-541/10 P (Quinta do Portal SA tegen OHIM/Vallegre, Vinhos do Porta SA) - computervertaling

Hogere voorziening na Gerecht EU (sept 2010). Gemeenschapsmerk. Verordening (EG) nr. 207/2009 - Artikel 8, paragraaf 1 b) - de communautaire woordmerk PORTO ALEGRE. Ouder nationaal woordmerk VISTA ALEGRE. Relatieve weigeringsgrond. Verwarringsgevaar: nietigverklaring van het merk. Beroep van Quinta do Portal wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Bovendien is de term alegre geplaatst aan het einde van elk van de twee merken kan niet worden beschouwd als dominerend bestanddeel en dat de combinatie "port" en "alegre" samen logisch en conceptueel.

42      Or, il est constant que, par ses arguments relatifs à l’absence de similitude des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la requérante se borne à contester l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal, sans qu’aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soit alléguée.

43      Par ailleurs, ayant déjà fait valoir devant le Tribunal, d’une part, que le terme «alegre», placé à la fin de chacune de ces deux marques en conflit, ne revêtait pas de caractère distinctif et ne pouvait pas être considéré comme l’élément dominant des marques en cause et, d’autre part, que le caractère distinctif de la marque communautaire découlerait de la combinaison des deux termes «porto» et «alegre», qui formeraient ensemble une unité logique et conceptuelle propre, Quinta do Portal se limite, dans le cadre du pourvoi, à réitérer les arguments qu’elle avait présentés devant le Tribunal, sans indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci aurait commis une erreur de droit en les écartant pour les motifs repris aux points 27 à 29 de l’arrêt attaqué.

44      De même, lorsqu’elle reproche au Tribunal de n’avoir pas pris en compte la circonstance qu’aucune desdites marques ne revêt les caractéristiques d’une marque notoirement connue ou de renommée et donc d’une marque forte, Quinta do Portal se borne à répéter les arguments présentés dans sa requête en première instance et n’identifie pas les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en rejetant lesdits arguments par les motifs énoncés au point 31 de l’arrêt attaqué.

45      Partant, il y a lieu de déclarer le moyen unique invoqué par Quinta do Portal manifestement irrecevable.

Gerecht EU 18 oktober 2011, zaak T-53/10 (Reisenthel tegen OHIM/Dynamic Promotion)

Gemeenschapsmodel picnickmand.  Procedurele vraag. Nietigheidsprocedure. Afwijzing van vordering tot nietigverklaring door nietigheidsafdeling. Kennisgeving van beslissing van nietigheidsafdeling per fax. Beroep bij kamer van beroep. Schriftelijke uiteenzetting van gronden van beroep. Termijn voor indiening. Ontvankelijkheid van beroep ex artikel 57 van verordening (EG) nr. 6/2002. Verzoek correctie van beslissing ex artikel 39 van verordening (EG) nr. 2245/2002. Algemeen rechtsbeginsel dat intrekking van onrechtmatige beslissing toestaat.

Verzoek om maatregelen van instructie, afgewezen.

91 Verzoeker vraagt het Gerecht om twee getuigen te horen teneinde aan te tonen dat de faxen van het BHIM het nummer van het verzendfaxapparaat vermelden en uiteen te zetten hoe wordt gewerkt in het kantoor van haar vertegenwoordiger, in het bijzonder wat de behandeling van inkomende faxen betreft. Verzoeker stelt dat door middel van die maatregel zal kunnen worden bewezen dat de kennisgeving per fax van de beslissing van de nietigheidsafdeling aan haar vertegenwoordiger op 20 mei 2009 niet heeft plaatsgevonden.

92 Gelet op hetgeen in de punten 75 tot en met 78 en 81 tot en met 83 hierboven is uiteengezet, zijn de vraag of de faxen van het BHIM het nummer van het verzendfaxapparaat vermelden, en de wijze waarop de arbeid in het kantoor van de vertegenwoordiger van verzoeker is georganiseerd, irrelevant voor de beslechting van het bij het Gerecht aanhangige geding. Het verzoek om maatregelen van instructie treft dan ook geen doel en dient te worden afgewezen.

84      Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat het verzendrapport rechtens afdoende aantoont dat van de beslissing van de nietigheidsafdeling op 20 mei 2009 per fax is kennis gegeven aan de vertegenwoordiger van verzoeker. De kamer van beroep heeft dan ook terecht geoordeeld dat de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep, die op 23 september 2009 was ontvangen, na het verstrijken van de in artikel 57 van verordening nr. 6/2002 gestelde termijn was ontvangen en dus niet in aanmerking kon worden genomen.

85      In die omstandigheden was de kamer van beroep, anders dan verzoeker beweert, niet gehouden om rekening te houden met de mogelijkheid van een technisch probleem bij de ontvangst van die fax of van verzending van die fax naar een verkeerd nummer. Overigens verduidelijkt verzoeker niet om welk technisch probleem het eventueel zou gaan en betwist hij niet dat het in het verzendrapport getoonde nummer van de geadresseerde het faxnummer van zijn vertegenwoordiger is.

Vzr. Rechtbank ´s-Gravenhage 17 oktober 2011, KG ZA 11-960 (Staten Productiedevelopment B.V. & Van Raalte Displays tegen Nedco Display)

In navolgingvan IEF 9451 (Rb Assen)en IEF 8051 (Vz. Assen)

Modelrecht. Staten heeft een reclamebordstandaard met kunststof voet ontworpen en is houdster van Beneluxmodel 31440-00.

In Coventie vordert Staten een verbod, met als nevenvorderingen: het doen van opgave van leveranciers, afnemers en bepaalde winst, het rondsturen van een recall, het vernietigen van producten, het betalen van een voorschot op schadevergoeding en het vergoeden van de proceskosten van Staten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

In voorwaardelijke reconventie: Nedco vordert een verbod op het entameren van een nieuw kort geding tegen Nedco op dezelfde gronden als het onderhavige kort geding, met veroordeling van Staten in de kosten van het geding in de zin van artikel 1019h Rv. De vordering is ingesteld onder de voorwaarde dat Staten de zaak in conventie intrekt.

Er is geen reële dreiging dat Nedco weer inbreuk zal gaan maken. Het enkele feit dat de (in vaststellingsovereenkomst vervatte) boete lager is dan de gevorderde dwangsom en dat de wettelijke ruimte om een boete te matigen groter zou zijn, is anders dan Staten meent, onvoldoende om een reële dreiging te kunnen aannemen. Gebrek aan aanwijzing/bewijs dat opgave, rcall of vernietiging onvolledig is geweest. Staten wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Verbod 4.2. Van een reële dreiging dat Nedco in de nabije toekomst weer inbreuk zal gaan maken is naar voorlopig oordeel ook geen sprake. Niet in geschil is dat Nedco door het tekenen van de onder 2.11 bedoelde vaststellingsovereenkomst zich jegens Staten heeft verbonden tot het nakomen van de daarin opgenomen verplichtingen, waaronder de verplichting geen inbreuk te maken, op straffe van een contractuele boete van € 500,00 per overtreding en € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Het enkele feit dat die boete lager is dan de gevorderde dwangsom en dat de wettelijke ruimte om een boete te matigen groter zou zijn, is anders dan Staten meent, onvoldoende om een reële dreiging te kunnen aannemen. Voorshands moet worden aangenomen dat de boete een onvoldoende prikkel is om de naleving van de toezegging te waarborgen. Ook de stelling van Staten dat Nedco niet direct volledige openheid van zaken heeft gegeven, kan niet leiden tot een ander oordeel, alleen al omdat Staten onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door Nedco gedane opgave van 12 juli 2011, waarin Nedco openheid van zaken heeft gegeven, onvolledig is (zie hierna r.o. 4.4).

nevenvorderingen 4.4. Een spoedeisend belang bij de nevenvorderingen kan evenmin worden aangenomen. Staten heeft in dit verband slechts aangevoerd dat zij belang heeft bij de nevenvorderingen omdat Nedco daar volgens haar nog niet aan heeft voldaan. Waarom dat belang spoedeisend zou zijn, heeft Staten niet toegelicht, ook niet nadat Nedco het spoedeisend belang zowel bij conclusie van antwoord als ter zitting nadrukkelijk had bestreden. Daar komt bij dat Nedco heeft aangevoerd dat zij al wel heeft voldaan aan een groot deel van de nevenvorderingen (door een accountant gecertificeerde opgave van het aantal verkochte Nedco voeten per afnemer, recall bij afnemers, vernietiging). Ter onderbouwing daarvan heeft zij de accountantsverklaring met de opgave, een afschrift van de recall-brieven en foto’s van de vernietiging overgelegd. Een en ander heeft Staten niet steekhoudend bestreden. Ter zitting is gebleken dat – anders dan Staten aanvankelijk meende – de opgave niet onverenigbaar is met het overzicht van de gestuurde recall-brieven, maar daar juist mee correspondeert. Daarnaast heeft Staten slechts aangevoerd dat zij de volledigheid van de opgave, recall en vernietiging niet kan verifiëren. Bij gebrek aan enige aanwijzing dat de opgave, recall of vernietiging onvolledig is uitgevoerd, is dat onvoldoende om er in dit kort geding van uit te gaan dat Nedco de nevenvorderingen in mindere mate heeft uitgevoerd dan zij stelt. Bij dat deel van de nevenvordering heeft Staten dus geen belang, laat staan een spoedeisend belang.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-246/10 (Industrias Francisco Ivars, SL tegen OHIM/Motive Srl)

Tekening en modellenrecht. Nietigheidsprocedure. Geregistreerd gemeenschapsmodel is een versnellingsmechanisme (mécanique de vitesse), afwezigheid van individueel karakter en weinig afwijkende algemene indruk, slechts onriëntatie van de koelribben is anders. Afwijzing van de klacht, vernietiging OHIM blijft in stand.

26 Het enige verschil in de koelribben is hun oriëntatie. Ze zijn gericht op de lengterichting van het bestreden ontwerp en in een cross in de eerdere ontwerpen, zoals de juiste overwegingen van de nietigheidsafdeling vermeld in paragraaf 4 van het bestreden besluit. Echter, gezien de vele gemeenschappelijke kenmerken van de gevallen aan de orde zijnde, heeft de kamer van beroep niet dwalen in het vinden van dat de oriëntatie van de koelribben was een onbetekenend detail in vergelijking met de algemene indruk van de geïnformeerde gebruiker door de twee ontwerpen aan de orde. Deze overweging wordt ondersteund door het feit dat de koelribben bevinden zich aan de zijkanten van dozen, zodat ze minder zichtbaar. Ze zullen geen grote invloed op de perceptie van de geïnformeerde gebruiker (zie in die zin, communicatie-apparatuur, paragraaf 16 hierboven, punten 64 en 65). 27 In de derde, met betrekking tot het argument van verzoekster dat het bestreden besluit tegenstrijdig is dat het eerst gevallen en de identiteit van de schijven vindt in de ontwerpen in kwestie voor te verwijzen naar gemeenschappelijke kenmerken en de verschillende oriëntatie van de koelribben, volstaat het op te merken dat, op grond van artikel 5, paragraaf 2, van Verordening nr. 6 / 2002, de ontwerpen zijn identiek beschouwd indien hun kenmerken verschillen slechts in onbelangrijke details, die hier het geval is.

Citaat is een geparafraseerde versie van onderstaande franstalige versie:

26 La seule différence concernant les ailettes de refroidissement est leur orientation. Celles-ci sont orientées d’une manière longitudinale dans le dessin ou modèle contesté et d’une manière transversale dans le dessin ou modèle antérieur, ainsi qu’il ressort à juste titre des considérations de la division d’annulation mentionnées au point 4 de la décision attaquée. Toutefois, au vu des multiples caractéristiques communes des boîtiers en cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que l’orientation des ailettes de refroidissement était un détail insignifiant par rapport à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les deux dessins ou modèles en cause. Cette considération est corroborée par le fait que les ailettes de refroidissement se trouvent sur les parties latérales des boîtiers, de sorte qu’elles sont moins visibles. Elles n’auront donc pas d’impact majeur sur la perception de l’utilisateur averti (voir, en ce sens, arrêt Équipement de communication, point 16 supra, points 64 et 65).

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 11 mei 2010, KG RK 10-1253 (ex parte) (oudje, maar zojuist vrijgegeven)

Gemeenschapsmodel. Auteursrecht geweigerd ex parte verbod.

Y maakt inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van X op het product, product van Y wekt geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruik wekt. Met de zomer voor de boeg zal het product van Y veelvuldig worden aangeboden en verkocht, gezien de publiciteit, bekendheid en zeer lage aanbiedingsprijs wordt aangeboden (2,95 ipv €29,95 zoals het origineel).

Uit de toelichting volgt dat Product X door diverse (veelal) Chinese bedrijven wordt nagemaakt, hiertegen is nooit actie ondernomen. Een bewijs van sommatie zou hier nuttig zijn geweest, daarnaast is toelichting waarom zij niet optreedt tegen producenten van namaak in China zeer wenselijke geweest. Het bewijs bestaat uit een ongedateerde nieuwsbrief bestaande uit één pagina, waaruit niet blijkt dat deze ook is verspreid. Ongeschikt voor behandeling.

2.2. Uit de namens verzoekster gegeven toelichting begrijpt de voorzieningenrechter dat verzoekster bekend is met het gegeven dat het Product van X door diverse (veelal) Chinese bedrijven veelvuldig wordt nagemaakt. Niet is gebleken dat tegen deze bedrijven enigerlei actie is of wordt ondernomen. Met een mogelijk verweer van gerekwestreerde, dat gerelateerd kan zijn aan de bovenbedoelde herkomst van de gestelde inbreukmakende producten, zijn verzoekster en de voorzieningenrechter niet bekend. Een sommatie zou hier nuttig kunnen zijn geweest. Daarnaast had het op de weg van verzoekster gelegen om toe te lichten waarom zij kennelijk niet optreedt tegen de producenten van namaak in China. Ten slotte is niet voldoende duidelijk gemaakt dat er in deze zaak sprake is van een zodanig spoedeisend belang dat een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod geboden is. Dat gerekwestreerde een inbreukmakende product heeft aangeboden blijkt voorshands alleen uit een nieuwsbrief waarvan de voorzieningenrechter één ongedateerde bladzijde heeft ontvangen en waaruit niet blijkt wanneer deze is verspreid. Raadpleging van de website van gerekwestreerde waarnaar verzoekster verwijst leert dat thans geen inbreukmakende producten meer worden aangeboden. Bij deze stand van zaken – niettegenstaande de op zich evidente inbreuk - dient deze zaak als ongeschikt voor ex parte behandeling te worden aangemerkt. Behandeling in een gewoon kort ge-ding op tegenspraak ligt dan meer in de rede. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, LJN BT2458 (Markant International B.V. tegen Technische handelsonderneming Europlex B.V.)

Modelrecht. Gemeenschapsmodelrecht. Vordering tot erkenning als rechtmatig houder na drie jaar. Vraag naar wie ontwerper van de flatscreenarmen is; bewijs.

Europlex heeft sinds 2002 een flatscreenarm, de E-motion, geleverd aan 3D Tradelink B.V. te Breda (hierna: Tradelink). Tradelink heeft de arm op de markt gebracht onder de naam E motion en modelrechten geregistreerd onder de nummers 000047972-0001 tot en met -0005, na faillissement overgedragen en deze liggen nu bij Markant.

Erg uitgebreide zaak, het hof staat gewijzigde eis toe, omdat de modelbescherming op de registraties is vervallen en de zaak mondt uit in toestaan van tegenbewijs en en eventueel doen horen van getuigen.

In citaten:

5.9  Nu Markant uitdrukkelijk (ook reeds in eerste aanleg) tegenbewijs door het horen van getuigen heeft aangeboden, zal zij in de gelegenheid worden gesteld dit tegenbewijs te leveren.

6.1  Voor het geval dat het hof daarna het tegenbewijs niet geleverd acht, en uitsluitend voor alsdan, overweegt het hof reeds thans het volgende in de overwegingen 6.1 t/m 9.4. In dat geval staat in dit geding vast dat de in geding zijnde modellen door Europlex zijn ontwikkeld en dat Tradelink niet uit hoofde van artikel 14 GmodV recht had op de in geding zijnde modelrechten.

6.2  Tussen partijen staat vast dat Tradelink de modellen op 3 juli 2003 op haar naam heeft doen inschrijven en dat Europlex ze niet eerder dan in 2007 heeft opgeëist. Artikel 15 GmodV bepaalt dat een vordering tot erkenning als rechtmatig houder van het Gemeenschapsmodel moet worden ingesteld binnen drie jaar nadat het ingeschreven Gemeenschapsmodel werd gepubliceerd. Dit artikel is niet van toepassing indien de persoon die geen recht heeft op het Gemeenschapsmodel te kwader trouw was op het ogenblik waarop het model werd aangevraagd of openbaar gemaakt of aan hem werd overgedragen. De rechtbank heeft deze kwade trouw vastgesteld.

7.1  De zevende grief van Markant bouwt voort op de overige grieven en richt zich tegen toewijzing van de vordering van Europlex in het algemeen. Markant zou door toewijzing onredelijk worden benadeeld, nu zij een grote investering in de overname uit de failliete boedel van Tradelink heeft gedaan en als houder van de modelrechten nog meer investeringen heeft gedaan.

8.1  Europlex heeft aangevoerd dat Markant onrechtmatig heeft gehandeld door de modelinschrijvingen te laten vervallen. Markant heeft hiertegen in gebracht dat zij dit niet bewust heeft gedaan en dat Europlex zelf heeft nagelaten actie te ondernemen teneinde de registraties in stand te houden. Dienaangaande overweegt het hof het volgende.

8.2  Het hof laat thans in het midden of Markant opzettelijk dan wel per ongeluk de rechten heeft laten verlopen. Vast staat dat Markant laatstelijk de houder van de in geding zijnde modelrechten was. Artikel 12 GmodV bepaalt dat de houder van het recht de beschermingsduur telkens met een of meer tijdvakken van vijf jaar kan laten verlengen. In de GmodV is geen ander dan de houder aangewezen om de beschermingsduur te verlengen. Het lag daarom, zoals Markant moest weten, op de weg van Markant, niet van Europlex, om voor verlenging zorg te dragen. Aangezien Europlex een procedure tegen Markant voerde aangaande deze modelrechten, was Markant jegens Europlex verplicht om voor de verlenging zorg te dragen. Nu zij dit niet heeft gedaan, terwijl de procedure betreffende deze modelrechten nog gaande was, heeft Markant jegens Europlex onrechtmatig gehandeld. Indien zij de rechten niet opzettelijk heeft laten verlopen, heeft zij door nalatigheid gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Dat Europlex niet direct bij het verlopen van de registraties een actie uit onrechtmatige daad tegen Markant is gestart, staat niet aan de vordering in de weg, nu Europlex de vordering wel binnen de verjaringstermijn heeft ingesteld.

Beslissing

-  laat Markant toe tot het leveren van tegenbewijs tegen het voorshands bewezen geachte feit dat de eerste schetsen/ontwerptekeningen van de in geding zijnde modellen flatscreenarmen door [directeur Europlex] zijn ontwikkeld;
-  laat Markant toe te bewijzen dat [directeur Tradelink] [directeur Europlex] op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om de modellen op naam van Tradelink te laten registreren en dat [directeur Europlex] hiervoor toestemming heeft verleend;
-  bepaalt dat, indien Markant getuigen wil doen horen, de getuigenverhoren zullen worden gehouden in een der zittingszalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te ’s-Gravenhage ten overstaan van de hierbij benoemde raadsheer-commissaris mr. S.J. Schaafsma, op vrijdag 14 oktober 2011 om 11.00 uur;

Lees het arrest hier (LJN / pdf)

HvJ EU 22 september 2011, zaak C-426/10 P (Bell & Ross tegen OHIM/ Klockgrossisten i Norden AB)

Procesrecht; Gemeenschapsmodelrecht. artikel 45 Statuut van het Hof en 43 Reglement voor procesvoering van het Gerecht. Hogere voorziening tegen de beschikking Gerecht EU 18 juni 2010, zaak T-51/10 (Bell & Ross / OHIM – Klockgrossisten i Norden), waarbij het Gerecht het beroep heeft verworpen tegen de beslissing van het OHIM inzake een nietigheidsprocedure tussen Klockgrossisten i Norden AB en Bell & Ross BV.

Ondertekend origineel van het verzoekschrift is te laat neergelegd. Uitleg van de begrippen "verschoonbare dwaling" en "toeval"; Beginselen van gewettigd vertrouwen en evenredigheid. Kennelijke niet-ontvankelijkheid.

48 Het begrip toeval bevat een objectief element, dat betrekking heeft op abnormale omstandigheden die niet de marktdeelnemer betreffen, en een subjectief element, dat betrekking heeft op de verplichting voor de betrokkene om zich tegen de gevolgen van de abnormale gebeurtenis te beschermen door passende maatregelen te treffen zonder buitensporige offers te brengen. In het bijzonder moet de marktdeelnemer het verloop van de ingeleide procedure nauwkeurig in de gaten houden en met name de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen om de voorziene termijnen in acht te nemen (zie in die zin arrest van 15 december 1994, Bayer/Commissie, C‑195/91 P, Jurispr. blz. I‑5619, punt 32, en beschikking België/Commissie, reeds aangehaald, punt 17).

49 Rekwirante stelt dat de verwarring tussen het origineel en de afschriften van het verzoekschrift kan worden toegeschreven aan de tussenkomst van een externe onderneming waaraan zij de taak had toevertrouwd om het grote aantal kopieën te maken dat noodzakelijk was voor de indiening van het inleidende verzoekschrift.

50 Zoals de advocaat-generaal in punt 89 van haar conclusie heeft opgemerkt, behoren de voorbereiding van, het toezicht op en de controle van de ter griffie neer te leggen processtukken tot de verantwoordelijkheid van de advocaat van de betrokken partij. Het feit dat de verwarring tussen het origineel en de afschriften van het verzoekschrift kan worden toegeschreven aan de tussenkomst van een externe onderneming die door rekwirante is opgedragen om kopieën te maken, en de andere door rekwirante aangevoerde omstandigheden kunnen derhalve niet worden erkend als uitzonderlijke omstandigheden of abnormale gebeurtenissen die rekwirante niet betreffen, die verschoonbare dwaling of toeval bij rekwirante kunnen rechtvaardigen.

Hele dossier lezen: hier.