Modellenrecht  

A. Engelfriet, Kroniek internetrecht 2011, Ius mentis 22 januari 2012.

Een bijdrage van Arnoud Engelfriet, ICTRecht.

Inhoudsopgave:
1. Auteursrecht
2. Merken, Adwords en domeinnamen
3. Innovatie
4. Meningsuiting

1. Auteursrecht
Op al je punten gelijk krijgen en toch verliezen: FTD moest sluiten, ondanks dat downloaden uit illegale bron expliciet legaal verklaard werd en FTD bijna niets anders deed dan dat faciliteren. Maar het geven van digitale schouderklopjes en een requestforum hebben was genoeg om toch onrechtmatig verklaard te worden.

Usenetprovider NSE ging compleet onderuit: zij maakte zelfstandig inbreuk op auteursrechten door muziek en films van Brein-aangeslotenen door te geven. Dat vonniste de rechtbank Amsterdam in oktober.

De reactiepanelen ontplofden bij mijn Gettyblog: de stockfotosite stuurt al een paar jaar blafbrieven over overname van hun plaatjes, en schakelde op zeker moment ook een Nederlandse advocaat in. Die komt echter ook maar niet verder dan schadeclaims eisen zonder ooit naar de rechter te stappen.

Wie wél procedeert, is Cozzmoss/Auxen en hun advocatenkantoor Banning, net als diverse fotografen die in iedere plaatjesgebruiker een geharde internetcrimineel zien. Een dozijn rechtszaken leverde niet echt een duidelijk beeld op van hoe je nu de schade vaststelt, hoewel de neiging is om naar één of twee keer de gemiste licentiekosten te gaan. En wie al te hard blaft, komt van een koude kermis thuis.

Het einde van de persexceptie: het gerechtshof wrong zich in een hoogst merkwaardige bocht om onze Auteurswet tóch binnen de Europese regels te houden, door de tekst “bij nieuwsberichten mag geen auteursrechtvoorbehoud tegen de persexceptie worden gemaakt” te lezen als “alleen bij nieuwsberichten waar geen auteursrecht op zit”. Gelukkig bleef de parodie-exceptie wél overeind in de Nijn Eleven-zaak.

Als afsluiter de licht bizarre zaak van Realnetworks tegen een hyperlinker, waarbij de vraag opgeworpen werd of de hyperlink zelf een openbaarmaking van de software opleverde. Gelukkig niet.2. Merken, Adwords en domeinnamen
Merken in domeinnamen en Adwords-advertenties, het blijft goed voor vele, vele rechtszaken. Het Google/Vuitton-arrest uit 2010 over gebruik van andermans merk in je Adwords-advertentie bood enkele vuistregels, die in Nederland nader ingevuld werden. Zo is het tonen van algemene advertenties legaal, bij wijze van suggestie van een alternatief. Ook legaal is het maken van vergelijkende reclame via een Adwords-advertentie. Het gebruik van de term ’scheidingsplanner’ in een advertentie was wél inbreuk, omdat te onduidelijk was dat de advertentie van een concurrent was.

3. Innovatie
Het grote nieuws hier natuurlijk de patentenoorlog (en modelrechtenoorlog) tussen Apple en Samsung. Van Europabrede verboden naar opgerekte Galaxy Tabs en patenten op het knijpen in digitale foto’s, zo ongeveer alles is wel langsgekomen. Maar eruit zijn ze nog steeds niet.

Een afgeleide uitspraak bepaalde dat Samsung haar octrooien op gestandaardiseerde technologie niet zomaar tegen de fruitige vijand mocht inzetten. Men had eerst moeten onderhandelen, conform de regels van de standaardisatiecommissie. Deze uitspraak kan nog wel eens heel groot gaan worden.

In juni bepaalde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat een octrooihouder een lagere bewijslast heeft ten aanzien van de inbreuk, dan de aangeklaagde ten aanzien van de geldigheid van het octrooi. Dit vanwege het uitstekende -kuch kuch- werk dat het US Patent Office verricht bij het onderzoeken van al die aanvragen.

De vervolgens verwachte “invasie van patenttrollen” bleef echter uit. Sterker nog, een Amerikaans hof deelde een gevoelige dreun uit aan een patenttrol, en sprak van “indicia of extortion” bij de handelspraktijken van een octrooi-opkoper.

In september werd aangekondigd het patentsysteem te herzien maar zoals wel vaker bleef er weinig over van die wet. Wel overeind bleef de overgang van het “first to invent”-principe naar “first to file”, zodat men hier eindelijk de rest van de wereld volgt.

Mijn artikelserie 3D dinsdag leverde een hoop leuke reacties op, waarvoor dank aan iedereen.

4. Meningsuiting
Bloggers opgepast: de Raad voor de Journalistiek achtte zichzelf in januari bevoegd over internet te oordelen. Ik heb nog geen uitspraken gezien over bloggers zonder redactiestatuut echter.

Als meningsuiter blijk je geen recht te hebben op toegang tot andermans forum, blog of krant. Je mag je mening wel uiten maar je zult zelf moeten zorgen voor de middelen. Zo mocht Elsevier haar onwelgevallige reacties verwijderen ook al waren deze on-topic. De sluiting van het Volkskrantblog gaf nog interessante discussie wat dát betekent voor de uitingsvrijheid.

Mijn persoonlijke ergernis dat de kaartenbakwet, pardon Wet bescherming persoonsgegevens kan worden ingezet tegen journalistieke publicaties kreeg een opsteker in het Kleintje Muurkrant-arrest. De afweging onder die wet blijkt namelijk precies dezelfde als de ‘gewone’ afweging of een publicatie rechtmatig is. Dus wie netjes schrijft, heeft van de Wbp niets te vrezen. Anders kan het uitvallen bij het publiceren van dossiers wanneer de wederpartij zijn auteursrecht inroept.

Vrolijk werd ik toch weer een beetje van de uitspraak dat TROS Radar en de Wereldomroep niet aansprakelijk bleken voor door anderen aangedragen inhoud.

Fotograferen op het station mag gewoon, zo bleek uit antwoord op Kamervragen. Maar dat zal menig agent, BOA of particuliere beveiliger er niet van weerhouden fotografen te arresteren of geheugenkaartjes in beslag te nemen, hoewel ook dat dus niet mag.

Oh, en nu we het toch over journalistiek hebben: nieuwssite Crimesite werd gesommeerd, pardon vriendelijk verzocht, om de IP-adressen van reageerders bij een artikel af te geven. De site weigerde met een beroep op journalistieke bronbescherming, en kreeg gelijk van de minister.

Dat vriendelijk verzoeken door osporingsinstanties is mij een doorn in het oog. Uitgangspunt van de wet is namelijk dat de politie alleen mag vorderen op grond van een expliciete wetsbepaling die regelt wat er mag worden gevorderd, wie daarover beslist en hoe ver de vordering kan gaan. Terecht klaagde RIPE dan ook het OM, KLPD en THTC aan. De IP-adresruimtebeheerder moest vier IP-ranges blokkeren maar niemand wist op grond van welke wet.

Onder licentie CC-BY-SA 2.5.

Hof 's-Gravenhage 24 januari 2012, LJN BV 1612 (Apple tegen Samsung) - grosse -

Met dank aan Bas Berghuis van Woortman en Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP.

Gemeenschapsmodellenrecht. Inmiddels volgt uit't persbericht: Het gerechtshof in Den Haag heeft op 24 januari 2012 in hoger beroep, evenals de voorzieningenrechter in eerste aanleg [red. IEF 10106], geoordeeld dat Samsung met de verhandeling van haar Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk maakt op het modelrecht van Apple uit 2004. Samsung mag deze tablet-computer dus blijven verhandelen.

Apple heeft in 2004 een Gemeenschapsmodel (een model geldend voor de Europese Unie) geregistreerd. Zij stelt dat de in 2010 gelanceerde iPad-serie daarop is gebaseerd. Volgens Apple lijken de Samsung Galaxy Tab 10.1 en het daaraan voorafgaande model 10.1v teveel op het geregistreerde model en op de iPad, vooral door de strakke, minimalistische vormgeving en de “dunheid” die ook de iPad kenmerkt.

Apple spande een kort geding aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, om de beide versies van de Galaxy Tab van de markt te weren. De voorzieningenrechter wees de vordering af. Hij was van mening dat de Galaxy Tab alleen vergeleken mag worden met de modelregistratie uit 2004 en niet met de in 2010 op de markt gekomen iPad. Bij vergelijking met die modelregistratie vond de voorzieningenrechter de Galaxy Tab daar voldoende van verschillen.

Ook het hof is die mening toegedaan. Het hof vindt dat de iPad niet kan worden gezien als een toepassing van het model zoals dat in 2004 is geregistreerd. Op in 2011 geregistreerde modelrechten betreffende ‘portable display devices’, die een grote(re) overeenkomst vertonen met de iPad, heeft Apple in deze procedure geen beroep gedaan. Het hof acht van belang dat alle elementen van het in 2004 geregistreerde model destijds al in eerdere displays voorkwamen, waardoor het model een beperkt ‘eigen karakter’ had. Daarvan uitgaand levert vergelijking tussen het in 2004 geregistreerde model en de Galaxy Tab 10.1 volgens het hof voldoende verschillen op om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Van inbreuk is dan geen sprake. Bij beoordeling van de Galaxy Tab 10.1v heeft Apple volgens het hof geen spoedeisend belang meer, omdat deze niet meer op de markt is. Het Haagse hof doet daarom in deze spoedappelzaak daar geen uitspraak over.

Inhoudsopgave
1. Algemene uitgangspunten
2. Modeldepot of de iPad?
3. Kenmerkende elementen van Apple's model
4. Vormgevingserfgoed
5. Is het Apple-model nietig?
6. Beschermingsomvang van het Apple-model
7. Onder de beschermingsomvang van het Apple-model?
8. Slotsom

 

1. Algemene uitgangspunten
3.5 Ingevolge artikel 6 lid 1 GModV wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Deze aan het publiek beschikbaar gestelde modellen vormen het vormgevingserfgoed (door partijen ook wel aangeduid als ‘prior art’ of ‘stand van de techniek’). Verder moet, zo is vermeld in artikel 6 lid 2 GModV, bij de beoordeling van het eigen karakter rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over ‘modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld’ (onderstreping hof). Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden.

3.6 Apple betwist niet dat bij de beoordeling van het eigen karakter in het kader van een nietigheidsberoep een Gemeenschapsmodel moet worden vergeleken met de ‘stand van de techniek’, doch naar haar opvatting speelt de ‘stand van de techniek’ nooit een rol bij de inbreukanalyse. Indien eenmaal is vastgesteld dat het model een eigen karakter heeft en dus geldig is, moet in het kader van de inbreukvraag het model uitsluitend worden vergeleken met het beweerdelijk inbreukmakende model als geheel; de ‘stand van de techniek’ mag niet worden betrokken bij de vaststelling van de reikwijdte van de bescherming van het model. Alleen de vrijheid van de ontwerper op het moment van het ontwikkelen van een model kan een beperking vormen van het beschermingsbereik van een model. Alles aldus Apple in de punten 25-31 AD en 107 PA. Samsung ziet dit anders en is van mening dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel mede wordt bepaald door het vormgevingserfgoed.

3.9 Het onder 3.7 en 3.8 overwogene voert tot de conclusie dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model – via de tussenstap van het eigen karakter – het vormgevingserfgoed mede van belang is.

2. Modeldepot of de iPad?
4.3 Naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD is de ‘thin form factor’ van haar model een opvallend en belangrijk element (zie ook rov. 9.8 hierna). Door de geïnformeerde gebruiker zullen relatief kleine verschillen in dikte van een tablet dan ook al snel worden opgemerkt. Naar ’s hofs voorlopig oordeel zal de geïnformeerde gebruiker waarnemen dat de iPad2 aanzienlijk dunner is dan de tablet overeenkomstig het model. Dit vindt bevestiging in het volgende. Meting door het hof aan het hem ter beschikking gestelde exemplaar van de iPad2 heeft uitgewezen dat deze tablet ongeveer 0,8 cm dik is bij een lengte van 24 cm en een breedte van 18,5 cm (waarbij aantekening verdient dat het hier, evenals bij de hierna nog te vermelden metingen, om een globale meting gaat, zodat de resultaten van deze metingen steeds als een benadering hebben te gelden). De verhouding tussen dikte, lengte en breedte in de iPad2 is dus 1:30:23,1. In de figuren 1.4 t/m 1.7 van het – in rov. 1.a verkeind weergegeven – Apple-model is de computer ongeveer 0,5 cm dik bij een lengte van 7,2 en een breedte van 5,5. Dit geeft een verhouding tussen dikte, lengte en breedte van 1:14,2:11. Hieruit volgt dat de iPad2, in verhouding tot de lengte en breedte ervan, ongeveer twee keer zo dun is als de hand held computer volgens het model. Ook bij het uitgangspunt dat hij zelf geen meting zal verrichten zal dit de geïnformeerde gebruiker niet ontgaan. De iPad2 kan daarom niet worden beschouwd als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft in de zin van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest. De iPad1 is weliswaar wat dikker dan de iPad2 – de verhouding tussen dikte, lengte en breedte is daarin blijkens de rov. 1.b opgenomen foto’s op het dikste punt ongeveer 1:21:16,3 – maar nog steeds merkbaar dunner dan het Apple-model. Verder vertoont de achterkant van de iPad1 (zie hierover ook rov. 9.2 hierna) een zichtbare en bij gebruik ongetwijfeld ook voelbare bolling. De achterkant van het Apple-model is tussen de vrij steile afrondingen van de hoeken evenwel kaarsrecht. Deze twee voor de geïnformeerde gebruiker goed waarneembare verschillen brengen bijeen genomen met zich dat ook de iPad1 niet kan worden aangemerkt als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft. Met de voorzieningenrechter is het hof dan ook van oordeel dat in dit geval alleen mag worden gekeken naar het ingeschreven model, en niet tevens naar de iPad.

3. Kenmerkende elementen van Apple's model
5.2 ad e: In de tekeningen 1.2 en 1.3 van het Apple-model zijn stippellijnen aangebracht. Apple ziet deze stippellijnen als aanduiding van onder het transparante oppervlak gelegen grensvlakken aan alle zijden van het scherm. Volgens Samsung maken stippellijnen evenwel geen deel uit van het model, gelet op artikel 11.4 van de Examination Guidelines van de Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design) – het OHIM – waarin het volgende is vermeld:
‘Dotted Lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines. Therefore, dotted lines identify elements which are not part of the view in which they are used.’
Verder heeft Samsung in dit verband gewezen op het arrest van het Gerecht van de EU van 14 juni 2011 (T-68/10), waarin is overwogen dat de elementen die in het in die zaak aan de orde zijnde model met stippellijnen waren weergeven (waaronder het bevestigingselement van een horloge) niet door dat model worden beschermd.
Uit de hieronder te bespreken ‘prior art’ blijkt dat het gebruikelijk was dat beeldschermen van ‘electronic devices’ waren voorzien van een – door de voorzieningenrechter als ‘passe-partout’ aangeduide – rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats waar in Apple’s model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm). De geïnformeerde gebruiker zal daarom die stippellijnen als zo’n rand/grensvlak opvatten, en meer in het bijzonder als een ‘rand’ die onder het transparante oppervlak is gelegen; anders had die rand niet met stippellijnen hoeven te worden aangegeven. Niet goed valt in te zien dat anders dan door gebruikmaking van stippellijnen de aanwezigheid van een rand/grensvlak onder het transparante oppervlak in een tekening tot uitdrukking kan worden gebracht. Indien dat wel mogelijk zou zijn, zoals Samsung suggereert in punt 2.15 PA, dan neemt dat niet weg dat het aanbrengen van stippellijnen daarvoor een geschikte en voor de hand liggende methode vormt. Aan de (vuist-)regel van artikel 11.4 van de Examination Guidelines van het OHIM kan Samsung dus geen argument ontlenen, en evenmin aan de uitspraak van het Gerecht van de EU in zaak T-68/10 waarin de met stippellijn weergegeven elementen, indien zij bedoeld waren om deel uit te maken van het model, even goed met ononderbroken lijnen hadden kunnen worden weergegeven. Het hof onderschrijft echter wel de stelling van Samsung, dat het Apple-model niet duidelijk maakt dat de grensvlakken zwart of wit zijn. Wat betreft de kwalificatie ‘substantieel’ overweegt het hof dat dit een subjectief/relatief begrip is. Het hof acht de breedte van de grensvlakken, blijkend uit het model (de ruimte tussen de stippellijnen en de buitenrand van het model) afgezet tegen de afmetingen van het model als geheel van dien aard deze wel ‘substantieel’ kunnen worden genoemd.

5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn – naast de behuizing van de computer – de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.

4. Vormgevingserfgoed
6.26 Uit het hiervoor overwogene blijkt dat alle elementen van Apple’s model zijn terug te vinden in het vormgevingserfgoed, en wel volgens dit schema.
Element A: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘388 en Design ‘127;
Element B1: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘155, Design ‘388 en Design ‘127;
Element B2: Ozolins, Design ‘155;
Element C: Ozolins, Design ‘155;
Element D: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘155, Design ‘388 en Design ‘127;
Element E: TC 1000, Design ‘155
Element F1: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000;
Element F2: Ozolins, Design ‘155;
Element G: Ozolins, Knight Ridder-tablet, Design ‘155;
Element H: Ozolins, Knight Ridder-tablet, Design ‘155.

5. Is het Apple-model nietig?
7.1 Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple’s model in zich droeg. Ozolins bevat weliswaar alle kenmerkende elementen van dat model afgezien van element E, doch gelet op dit verschil en de andere verschillen tussen Ozolins en Apple’s model, te weten:
- de duidelijke bredere grensvlakken in Ozolins;
- de meer vierkante vorm van het Ozolins-beeldscherm;
- de afwijkende achterkant van Ozolins, waarin blijkens de figuren 1 en 9 bij die aanvrage een holte/uitstulping is aangebracht,
kan voorshands niet worden gezegd dat het Apple-model ten opzichte van Ozolins geen eigen karakter heeft. Hetzelfde geldt voor de overige door Samsung genoemde ‘prior art’. Aan de vaststelling van dit hof dat alle kenmerkende elementen van Apple’s model al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, kan evenmin de gevolgtrekking worden verbonden dat Apple’s model een eigen karakter ontbeert. Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker – die tevens op niet al te minimale details let – ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple’s model stuit op dit een en ander af.

6. Beschermingsomvang van het Apple-model
8.1 De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple’s model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker – die blijkens de rovv. 3.10, 6.2, 6.8, 6.12, 6.17, 6.21 en 6.23 alle hiervoor besproken ‘prior art’ kent – het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen.

8.2 Op dit punt wijkt het oordeel van dit hof af van dat van het Landesgericht Düsseldorf dat van een ‘mittleren bis grossen Schutzbereich’ van dat model is uitgegaan (blz. 35 van zijn vonnis). Hierbij mag echter niet onvermeld blijven dat dat Landesgericht alleen de Knight Ridder-tablet en de TC1000 (kenbaar) bij zijn beoordeling van het eigen karakter van het Apple-model heeft betrokken, terwijl dit hof bij de eigen karakter-toets tevens acht heeft geslagen op met name Ozolins en Design ‘155.

7. Onder de beschermingsomvang van het Apple-model?
9.2 Het hof stelt voorop dat de regel dat de geïnformeerde gebruiker niet alleen het model als geheel waarneemt, maar tevens op de details let (zie rov. 3.3) tot consequentie heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het aangevallen model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt; ook detailverschillen moeten immers worden meegewogen. Voorts moet het volgende onder ogen worden gezien. Omdat de geïnformeerde gebruiker ‘in hoge mate aandachtig is’(punt 53 van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest van het HvJEU) althans ‘blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’ (punt 59 van dat arrest), zal hij ook de achterkant en de zijkanten van een tablet bekijken. In het depot van het Apple-model zijn afzonderlijke afbeeldingen van de achterkant en de zijkanten opgenomen. Hiermee zou niet stroken om, zoals Apple onder 105-107 AD lijkt te willen bepleiten, het accent vrijwel volledig op de voorzijden te leggen. Ook aan de zij- en achterkanten moet een passende betekenis worden gehecht.

9.4 Samsung heeft verder aangevoerd dat haar tablets veel dunner zijn dan het Apple-model (punt 6.19 MvA en punt 5.15 PA). Dat dit met betrekking tot de 10.1-versie zo is, is door het hof waargenomen en metingen hebben dit bevestigd. De Galaxy Tab 10.1 is ongeveer 0,9 cm dik (zie ook MvA onder 6.20) bij een lengte van 25,5 cm en een breedte van 17,5 cm. Dit geeft een verhouding tussen de dikte, lengte en breedte van ongeveer 1:28,3:19,4. Die verhouding is in het model 1:14,2:11. De Galaxy Tab 10.1 heeft derhalve een ongeveer twee keer zo grote ‘thin form factor’ als het Apple-model. Dit verschil is zo groot dat het de geïnformeerde gebruiker zonder meer opvalt (zie ook rov. 4.3).

9.5 Daarnaast is er door Samsung op gewezen dat haar tablets over dikke randen rond het scherm beschikken, waarmee zij doelt op de grensvlakken in de zin van element E van het Apple-model. In figuur 1.3 van Apple’s – in rov. 1.a verkleind weergegeven – modelregistratie is het grensvlak 0,4 cm breed, en is de handheld-computer 7 cm lang en 5,3 cm breed. In dat model is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de lengte van de computer dus 1:17,5 en de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de breedte van de computer dus 1:13,25. Meting door het hof heeft uitgewezen dat in de Galaxy Tab 10.1 het grensvlak 1,8 cm breed is en dat deze tablet een lengte van 25,5 cm heeft bij een breedte van 17,4 cm. In de Galaxy Tab 10.1 is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de lengte van de tablet dus 1:14,1, en is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de breedte van de tablet dus 1:9,6. Hieruit volgt dat in de Galaxy Tablet 10.1 het grensvlak breder is dan in het Apple-model, zoals ook is te zien wanneer de in rov. 1.a weergegeven figuur 1.3 van het Apple-model naast de in rov. 1.c opgenomen foto’s van de Galaxy Tab 10.1 wordt gehouden. Ook zonder meting zal dit niet aan de aandacht van de geïnformeerde gebruiker ontsnappen.

9.6 Van belang is voorts dat aan de achterkant van de Galaxy Tab 10.1 duidelijk een (grijze) langwerpige vorm is te zien waarin zich het cameraoog en de flitser bevinden. Een dergelijke vorm ontbreekt in het Apple-model, dat een ‘ongerepte’ achterkant heeft.

9.7 De zojuist genoemde verschillen tussen Apple’s model en de Galaxy Tab 10.1 springen in het oog en betreffen deels (zie de rovv. 9.3 en 9.4) elementen die door Apple, althans haar deskundige [X], als kenmerkend voor haar model zijn aangemerkt (zie rov. 5.1). Gezien de aard van de modellen in kwestie en de sector waarmee zij zijn verbonden, moet voorshands worden aangenomen dat de geïnformeerde gebruiker het Apple-model en de Samsung tablets rechtstreeks zal vergelijken. Dat betekent dat hij die verschillen goed kan waarnemen.

9.8 Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model. Hierbij heeft het hof met name ook meegewogen dat, naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD, de ‘thin form factor’ een opvallend en belangrijk element is, zodat de geïnformeerde gebruiker aan de ongeveer twee maal zo grote ‘thin form factor’ van de Galaxy Tab 10.1 veel gewicht zal toekennen. Het marktonderzoek dat Apple – met een voor haar gunstige uitkomst – heeft doen verrichten door Synovate kan aan voormeld oordeel niet afdoen reeds omdat het daarvan opgemaakte rapport van 26 juli 2011 (productie 41, tabblad 5 van Apple) geen aanwijzing bevat dat Synovate proefpersonen heeft geselecteerd die voldoen aan de criteria van de ‘geïnformeerde gebruiker’ in de zin van de GModV, dat wil zeggen de gebruiker die, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten en die door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. Dit klemt temeer daar in dit geschil het vormgevingserfgoed een belangrijke rol speelt bij de vaststelling van de beschermingsomvang van Apple’s model. Daarnaast is het Synovate-onderzoek ten onrechte (zie rov. 9.7) niet op een rechtstreekse vergelijking gebaseerd. Dit alles brengt het hof voorshands tot het oordeel dat het gebruik door Samsung van de Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk op Apple’s modelrecht oplevert.

9.10 Ten pleidooie in hoger beroep heeft Samsung – voor het eerst – de stelling betrokken dat de Galaxy Tab 10.1v al geruime tijd niet meer op de markt wordt gebracht, zulks ten betoge dat Apple geen spoedeisend belang meer heeft bij de door haar gevorderde voorzieningen ten aanzien van die tablet. Dit verweer kan, ook gelet op het arrest van de HR van 9 december 2011 (LJN BR2045), in aanmerking worden genomen nu het hier een nieuw feit betreft dat kennelijk in de twee maanden tussen de MvA en de datum van het pleidooi is opgekomen of definitief is geworden. Spoedeisend belang moet, anders dan Apple bij pleidooi heeft betoogd, nog bestaan op het moment van de uitspraak in hoger beroep (NJ 2001, 389), althans in een zaak als de onderhavige waarin het gevorderde in de eerste aanleg is afgewezen. Hoewel de genoemde stelling van Samsung aannemelijk is in het licht van a) de opmerking van Apple onder 3.b AD, dat tabletcomputers een zeer korte levenscyclus hebben (Apple spreekt over 6 maanden) en b) het feit dat Samsung in de vorm van de Galaxy Tab 10.1 inmiddels over een opvolger van de Galaxy Tab 10.1v beschikt – waardoor Apple bovendien op het hier bedoelde verweer bedacht had moeten zijn – heeft Apple niet voldoende duidelijk weten te maken dat de Galaxy Tab 10.1v nog wordt verhandeld. Bij deze stand van zaken kan niet worden aangenomen dat Apple thans voldoende spoedeisend belang bij het door haar gevorderde verbod tot gebruik van die tablet heeft. Datzelfde geldt voor haar op die tablet geënte nevenvorderingen waarvoor het spoedeisend belang bovendien door Apple niet nader is toegelicht. De vorderingen ten aanzien van de Galaxy Tab 10.1v stranden dus op het ontbreken van spoedeisend belang.

8. Slotsom
10.3 Onder 8.17 MvA en onder b. van het petitum van die memorie heeft Samsung voorts aanspraak gemaakt op betaling door Apple van € 75.000,-, stellende dat partijen zijn overeengekomen dat de kosten van de eerste instantie dat bedrag belopen. Het hof leest hierin een (ook voor Apple kenbare) incidentele grief tegen de beslissing van de voorzieningenrechter om de proceskosten in de door Samsung (volledig) gewonnen tablet-zaak (zaak 11-730) – waarvan de in dit hoger beroep behandelde zaak overigens slechts een onderdeel vormt – te compenseren met die in de door haar (deels) verloren smartphone-zaak (zaak 11-731). Nu een dergelijke ‘brede’ kostencompensatie over twee afzonderlijk aangebrachte en niet gevoegde zaken niet in overeenstemming is te achten met artikel 237 Rv treft Samsungs incidentele grief – die door Apple ook niet is bestreden – doel. Het vonnis van 24 augustus 2011 zal ten aanzien van de beslissing om in de tablet-zaak de proceskosten te compenseren dan ook worden vernietigd. In die zaak zal alsnog de door Samsung gevorderde proceskostenveroordeling in de eerste aanleg worden uitgesproken. De daarmee gemoeide kosten zullen worden bepaald op het door Samsung genoemde en door Apple niet betwiste bedrag van € 75.000,-.

Lees het arrest hier (LJN BV1612, grosse).

Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2011, HA ZA 10-2962 (Bodum AG/PI-Design AG tegen Ten Berg's Handelsmaatschappij B.V.)

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gemeenschapsmodelrecht. Bodemprocedure na IEF 8644 IEF 8486 en IEF 7220.

Bodum brengt sinds 2004 dubbelwandige glazen op de markt onder de merken ‘Pavina’ en ‘Bistro’. Zij is houdster van Gemeenschapsmodellen 206545-0002, 491303-0003, 627195-0002, 144027-0008. Ten Berg heeft een groothandel in tafel- en keukenartikelen en verhandelt sinds november 2009 double feeling isoglas-glazen.

De rechtbank is van oordeel dat de uiterlijke kenmerken van de glazen in belangrijke mate technisch zijn bepaald. Dat geldt voor vrijwel alle door Bodum genoemde kenmerken, die elkaar overigens in belangrijke mate overlappen. Zie citaten voor overeenstemmende elementen. De Ten Berg glazen wijken juist af op het punt waarin de creatieve keuzes van Bodum gezocht zouden moeten worden en waarin de speelruimte, gezien wat hiervoor is overwogen, beperkt is [red. zie inzet voor de beperkte keuze aan basisvormen voor een glas]. Er kan evenmin gesproken worden van slaafse nabootsing. Voor wat betreft het gemeenschapsmodellenrecht wordt de procedure aangehouden, omdat artikel 91 lid 1 GModVo bepaalt dat de procedure dient te worden geschorst als een vordering ex 81 en vordering tot nietigverklaring is ingesteld. Ten Berg moet zich onthouden van inbreuk op gemeenschapsmodelregistratie 627195-0002 en de rechtbank wijst de overige vorderingen af.

Auteursrecht
4.10. De keuze om het buiten- en het binnenglas uitsluitend aan de bovenzijde met elkaar te verbinden (kenmerk b) wordt ingegeven door enerzijds de noodzaak om de bovenzijde te voorzien van een rand die aan de mond gezet kan worden en anderzijds de eis contact tussen de beide wanden zoveel als mogelijk te vermijden voor het verkrijgen van een optimaal isolerend effect. De ‘soepele’ afronding van de bovenrand (kenmerk e) wordt eveneens ingegeven door de noodzaak van een rand die comfortabel en zonder gevaar voor verwonding aan de mond gezet kan worden.

4.13. Voor de plaatsing van een logo in spiegelbeeld op de onderzijde van het glas geldt eveneens dat dit deels technisch is bepaald. Ten Berg wijst er terecht op dat de gebruiker het logo in het algemeen zal waarnemen wanneer hij in het glas kijkt en dat het logo dus bij voorkeur in spiegelbeeld is afgebeeld. De plaatsing is daarnaast zodanig gebruikelijk dat ook daarin geen creatieve keuze schuilt.

4.14. Het door Bodum genoemde ‘zweefeffect’ (kenmerk j) is inherent aan het gebruik van een doorzichtige dubbele wand.

4.15. Van de door Bodum genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken blijft aldus, zoals Ten Berg terecht stelt, slechts over de keuze van de vorm van het buiten- en binnenglas, waaronder tevens zijn te verstaan de onder f nog genoemde afgeronde hoeken. Die keuze wordt in theorie alleen beperkt door de eis dat het binnenglas past in het buitenglas en dat het binnenglas een vorm heeft die geschikt is om een inhoud te bevatten. De door Ten Berg genoemde basisvormen zijn dus zeker niet de enige vormen die in aanmerking komen. Voldoende duidelijk is echter dat de keuzevrijheid ten aanzien van de vorm in aanzienlijke mate verder wordt beperkt omdat vele vormen technisch gecompliceerd zijn en/of leiden tot aanzienlijk hogere productiekosten.

4.16. Mede om die reden is de door Ten Berg gekozen – naar Bodum niet bestrijdt - afwijkende basisvorm van het buitenglas van de Pavinaglazen niet van ondergeschikte betekenis, maar moet worden geoordeeld dat de Ten Berg glazen een andere totaalindruk wekken en dus geen inbreuk maken op dat werk. De Ten Berg glazen wijken juist af op het punt waarin de creatieve keuzes van Bodum gezocht zouden moeten worden en waarin de speelruimte, gezien wat hiervoor is overwogen, beperkt is. De afwijkende vorm van het buitenglas heeft voorts tot gevolg dat de wanden van de binnenglazen bij Ten Berg veel dichter langs de buitenwand lopen dan bij de Bodumglazen, waardoor de laatste wat “plomper” lijken. Voor het theeglas geldt daarbij bovendien dat het door Ten Berg gekozen afwijkende binnenglas (met een ronde in plaats van een min of meer rechte bodem) eveneens een andere totaalindruk oplevert. Deze afwijking blijkt – duidelijker dan op bovenstaande afbeeldingen – met name uit de door partijen gedeponeerde glazen.

Aan het voorgaande doet onvoldoende af dat zowel de Ten Berg als Bodum glazen de vrij triviale maatregel van afgeronde hoeken hebben.

Slaafse nabootsing
4.17. Evenmin kan worden geoordeeld dat Ten Berg de Bodumglazen slaafs heeft nagebootst. Uitgaande van een dubbelwandig glas ligt het ontwerp al in hoge mate vast. Van Ten Berg mag niet worden verlangd dat zij afstand neemt van het ontwerp van de Bodumglazen indien zij daarmee zou moeten inleveren op eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Uit het voorgaande vloeit voort dat dit al snel het geval zal zijn. De rechtbank is met Ten Berg van oordeel dat, daar waar zij zonder bezwaar afstand kon houden van de ontwerpen van Bodum, zij dat met de keuze voor de afwijkende basisvorm van het buiten- c.q. binnenglas in voldoende mate heeft gedaan. Het staat haar dan vrij gelijkende glazen op de markt te brengen. Dat is niet als onrechtmatig aan te merken, ook al zou Ten Berg profiteren van het succes van de Bodumglazen en ook al zou het publiek de glazen kunnen verwarren.

Gemeenschapsmodelrecht
4.18. Artikel 91 lid 1 GModVo bepaalt dat de rechtbank de procedure dient te schorsen indien een in artikel 81 GModVo bedoelde vordering is ingesteld en bij het Bureau al een vordering tot nietigverklaring is ingesteld, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.

4.21. (...) Het vermoeden van rechtsgeldigheid kan geen reden zijn de procedure voort te zetten nu de rechtsgeldigheid wordt aangevochten in de procedure bij het Bureau.

4.22. Ook voor de Pavinamodellen van Bodum geldt dat de procedure dient te worden geschorst tot onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de modellen. Mocht Bodum blijken dat geen of niet tijdig beroep is ingesteld tegen de beslissingen van het Bureau, dan kan zij dat desgewenst bij akte aan de orde stellen.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 13 januari 2012, KG ZA 11-1463 en 11-1494 (Pronto Wonen tegen DTP Import)

Met dank aan Rens Jan Kramer en Sharinne Ibrahim, Boels Zanders.

Vergelijkbaar met IEF 10729. Opheffingskort geding. Ex parte. Auteursrecht en niet-geregistreerd gemeenschapsmodelrecht, onrechtmatige daad. Pronto is franchisegever voor meubelzaken met een 'life style' winkelformule. DTP is een exclusieve Nederlandse distributeur van de in Indonesië geproduceerde D-Bodhi-meubels (kenmerkend is het gerecycled hout en metaal). Olivier Lalmand ontwerpt lampen en sluit met D-Bodhi een overeenkomst rondom verkoop daarvan door D-Bodhi.

De vraag is aan wie de intellectuele rechten toekomen. Naar voorlopig oordeel is in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Pronto Wonen niet vast komen te staan dat Raymond Davids (directeur D-Bodhi) in samenwerking met Gerard Hoogendijk de Ferum collectie heeft ontworpen. Lalmand was noch in dienst, noch heeft zij in opdracht meubels ontworpen en een beroep op artikel 8 Aw slaagt evenmin.

Voorzieningenrechter herziet op grond van artikel 1019e lid 3 Rv de afgegeven ex parte beschikking en veroordeelt DTP Import in de kosten.

In dienst? 4.9. Voor zover artikel 3.8 BVIE al vast toepassing zou zijn op een situatie als de onderhavige, heeft DTP Import haar stelling dat Olivier Lalmand als werknemer is te beschouwen en dat hij de Ferum collectie in uitoefening van zijn functie heeft ontworpen, niet onderbouwd, anders dan met de enkele opmerking dat Olivier Lalmand een onkostenvergoeding en instructies kreeg van D-Bodhi voor aanwezigheid op een beurs op l februari 2010. Dit argument is - zeker in het licht van het feit dat in confesso is dat Lalmand destijds (in ieder geval tevens) werkzaam was voor zijn eigen ondernemingen CV Advantage Service en CV Samudra- naar voorlopig oordeel onvoldoende om te kunnen aannemen dat Lalmand het ontwerp in dienst van D-Bodhi heeft gemaakt. Hierbij heeft Pronto Wonen er terecht op gewezen dat geen arbeidsovereenkomst of enig concreet bewijs van dit dienstverband is overgelegd. Het beroep op artikel 3.8 lid 1 in combinatie met 3.29 BVIE gaat daarom voorshands oordelend niet op.

Opdracht? 4.10. DTP Import heeft voorts niet gesteld dat zij Olivier Lalmand opdracht zou hebben gegeven de Ferum collectie te ontwerpen. Niet in discussie is dat Olivier Lalmand van D-Bodhi de opdracht heeft gekregen de collectie te produceren maar dat is onvoldoende. Er moet immers (daarnaast) een opdracht zijn verstrekt om de meubels te ontwerpen wil de opdrachtgever rechthebbend worden op de (auteurs- en) modelrechten op de voet van artikel 3.8 lid 2 in combinatie met 3.29 BVIE.

4.11. Ook de verwijzing van DTP Import naar de overeenkomst van 7 januari 2009 (r.o. 2.5) ter onderbouwing van haar stelling dat de intellectuele eigendomsrechten aan D-Bodhi zouden toekomen, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Pronto Wonen heeft onvoldoende weersproken gesteld dal deze overeenkomst ziet op de levering van andere meubelen. In de eerste plaats heeft Pronto Wonen er in dit verband op gewezen dat de overeenkomst dateert van circa een jaar eerder dan het moment waarop naar de stellingen van DTP Import het ontwerp van de Ferum collectie zou zijn gemaakt, te weten Qp 24 december 2009. Het is, zonder nadere toelichting van de zijde van DTP Import, die ontbreekt, niet aannemelijk dat deze overeenkomst zou zien op de productie en levering van de Ferum collectie die toen nog niet ontworpen was. In de tweede plaats geldt dat "goods" in de zin van die overeenkomst meubels zijn die worden gemaakt van hergebruikt FSC teakhout (zie artikel 1). Pronto Wonen heeft onvoldoende weersproken gesteld dat dit ander hout is dan het boten hout dat werd gebruikt voor de levering van de Ferum meubels door Lalmand/CV Advantage Service en dat de overeenkomst ziet op levering van andere meubelen. Daarnaast is in confesso dat artikel 7 lid 1 van de overeenkomst waarin volgens de Engelse tekst is bepaald dat de intellectuele eigendomsrechten aan Kharisma toekomen, foutief in het Indonesisch is vertaald. Pronto Wonen heeft onweersproken gesteld dat de Indonesische versie naar het toepasselijke Indonesische recht leidend is.

Art. 8 Aw? 4.12. Ter zitting heeft DTP Import nog gesteld dat de Ferum collectie als van haar afkomstig openbaar is gemaakt, zodat zij als de maker daarvan dient te worden aangemerkt op de voet van artikel 8 Auteurswet. Dit betoog strandt reeds op de omstandigheid dat door de stempel van Samudra CV die naast de stempel van D-Bodhi is aangebracht op de meubels, zoals hieronder weergegeven, de meubels naar voorlopig oordeel niet als (uitsluitend) afkomstig van D-Bodhi openbaar gemaakt zijn te beschouwen. Zie de navolgende detailafbeelding (links stempel Samudra, rechts daarnaast logo D-Bodhi met daarin "dB").

Slotsom 4.13. Voorhands is de voorzieningenrechter er niet van overtuigd geraakt dat DTP Import als rechthebbende op de door haar gestelde auteurs- en modelrechten moet worden beschouwd. Of daarentegen Olivier Lalmand als ontwerper en rechthebbende moet worden aangemerkt, zoals Pronto Wonen heeft beargumenteerd, kan vooralsnog in het midden blijven. Thans dient het ervoor te worden gehouden dat D-Bodhi zich niet als rechthebbende kan beroepen op de auteurs- en/of modelrechten die rusten op de Ferum collectie, zodat de vorderingen van DTP Import dienen te worden afgewezen. Dat deze conclusie anders zou moeten luiden voor de grondslag slaafse nabootsing is gesteld noch anderszins gebleken.

4.14. De vorderingen van Pronto Wonen tot opheffing van het ex parte verbod zullen derhalve worden toegewezen zoals in het dicutm bepaald.

Lees de uitspraak hier (grosse, schone pdf).

Commentaar in't kort van Laura Bonnes, KienhuisHoving N.V.

Op 13 december 2011 deed het hof Den Haag uitspraak in de kwestie Bloom / The Groove Garden, IEF 10666. Voorwerp van geschil was een bloempot waarin lichtbronnen zijn aangebracht. Deze bloempot was door Bloom als model gedeponeerd en The Groove Garden bracht een soortgelijke pot op de markt, onder de naam de GG-pot. Partijen twisten over zowel het auteursrecht als het modellenrecht op de BLOOM en de inbreuk die de GG-pot daarop maakt. Met de uitkomst valt te leven, twee modelrechtelijke overwegingen komen echter vreemd voor.

Relevante prior art
Het hof overweegt dat alleen die prior art, die tot 12 maanden vóór de datum van indiening van de aanvrage is geopenbaard, schadelijk kan zijn voor de nieuwheid en het eigen karakter van het model. Dit bevreemdt.

De modellenverordening bepaalt namelijk dat alle prior art die is geopenbaard voor de datum van indiening van de aanvrage schadelijk kan zijn voor de nieuwheid en / of het eigen karakter van een ingeschreven model (5 lid 1, 6 lid 1 juncto 7 lid 1 GModVo).

Artikel 7 lid 2 sub b, waar het hof zijn oordeel op baseert, is alleen van toepassing als ook voldaan is aan de eisen van artikel 7 lid 2 sub a. Deze artikelen tezamen bepalen dat de ontwerper een ‘terme de grace’ verkrijgt om voortbrengselen waarin de modellen zijn toegepast op de markt te brengen gedurende een periode van een jaar, zonder dat deze openbaarmaking de nieuwheid of het eigen karakter van het model schaadt. Het hof lijkt te miskennen dat er in artikel 7 lid 2 twee vereisten zijn neergelegd, die alleen effect sorteren als aan beide vereisten is voldaan.

Omvang van het modeldepot
Ook wordt door partijen getwist over de omvang van het modeldepot van Bloom. Door Bloom wordt betoogd dat bij de bepaling daarvan niet alleen naar haar depot, maar aar de door haar vermarkte bloempot moet worden gekeken.

In zijn overwegingen ontleent het hof argumenten aan het PepsiCo-arrest van het Gerecht van de Europese Unie(Gerecht EU 18 maart 2010, IEF 8684, PepsiCo tegen Grupo Promer Mon Graphic)). Het Gerecht EU betrekt in deze kwestie zowel het vermarkte voortbrengsel, als het model zelf in de bepaling van de persoon van de geïnformeerde gebruiker en de vrijheid van de ontwerper. Artikel 36 lid 6 GModVo bepaalt immers dat zowel de omschrijving, als de in het depot opgenomen lijst met voortbrengselen niet van invloed is op de draagwijdte van de bescherming van het model. Dit maakt volgens het Gerecht EU dat zowel het voortbrengsel, als het model in ogenschouw genomen mag (moet?) worden bij de bepaling van de aard, de bestemming en de functie van het model en aldus bij de bepaling van de geïnformeerde gebruiker en de vrijheid van de ontwerper.

Het hof constateert vervolgens dat partijen in de onderhavige kwestie niet twisten over wie de geïnformeerde gebruiker is en wat de vrijheid van de ontwerper is en acht daarmee de bovenstaande redenering van het Gerecht niet van belang voor de onderhavige kwestie.

Wel van belang acht zij de overwegingen van het Gerecht EU en het HvJ EU (HvJ EU 20 oktober 2011, IEF 10374, PepsiCo / Grupo Promer Mon Graphic) in voornoemd arrest daar waar het gaat om de invloed van het voortbrengsel op de algemene indruk die het betrokken model wekt bij de geïnformeerde gebruiker. Het hof combineert de overwegingen van beide instanties om tot de conclusie te komen dat een voortbrengsel waarin een model is toegepast, betrokken mag worden in de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming van het model als dit een bevestiging oplevert van hetgeen reeds blijkt uit het model zoals ingeschreven.

Hiervan uitgaande leidt de feitelijke overweging van het Haagse hof (paragraaf 33), die impliceert dat de beschrijving ter verduidelijking van het model en de opsomming van voortbrengselen in het depot van belang is voor de bepaling van de beschermingsomvang van het model, tot vragen. Want wat is nu rechtens? Welke invloed hebben het voortbrengsel én de tekst van het depot nu echt? Hopelijk wordt dit in toekomst duidelijk.

Hof 's-Hertogenbosch 27 december 2011, LJN BU9749 (Goossens Meubelen B.V. tegen Montis Design B.V.)

Zie eerder hier. Auteursrecht. Internationaal Privaatrecht, conflictenrecht. Berner Conventie. Verval auteursrecht door gebrek instandhoudingsverklaring ex art. 21 lid 3 BTMW (oud); invloed Berner Conventie (beroep op S.J. Schaafsma, "Intellectuele eigendom in het conflictenrecht"; bewijslast land van oorsprong; beschermingsduur; inbreuk auteursrecht, slaafse nabootsing, bewijsopdracht

Montis is een Nederlandse meubelproducent. Door ontwerper is een fauteuil en een eetkamerstoel ontworpen, de Charly  en de Chaplin. Beiden met een internationaal modeldepot, maar zonder verlenging na vijf jaar of instandhoudingsverklaring. In 1990 zijn de rechten hierop aan Montis overgedragen. Appellante exploiteert een winkelketen en verkoopt de eetkamerstoel Beat. Na een uitgebreid arrest lijkt het auteursrecht in het land van oorsprong, Duitsland, te zijn verlopen waardoor geen auteursrechtinbreuk ná 2008 kan worden vastgesteld. Aldus, geen slaafse nabootsing. De bewijsopdracht wordt gewijzigd toegelaten: laat [Geintimeerde] toe bewijs te leveren dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC.

Het principaal appel omvat:
a) de invloed van de BC op het al dan niet vervallen zijn van het auteursrecht op de Charly in verband met het ontbreken van een instandhoudingsverklaring in de zin van art. 21 lid 3 BTMW (oud); zie r.o. 4.5.10 e.v.
b) de vraag of [Appellante] inbreuk maakt op het auteursrecht op de Charly/Chaplin indien er geen sprake is van verval daarvan; zie r.o. 4.9
c) de toelating van [Geïntimeerde] tot het leveren van bewijs zoals door de rechtbank in het bestreden tussenvonnis gedaan, er volgt een bewijsopdracht zie r.o. 4.8, 4.14 en dictum.

In citaten, waarbij het eerste deel interessant is voor IPR en conflictenrecht geïnteresseerden
Invloed BC op bestaan auteursrecht
4.5.10. De BC biedt voor werken van toegepaste kunst twee grondslagen voor bescherming. Enerzijds de bescherming die gelijk is aan de bescherming die wordt geboden aan de onderdanen in het land waar zij bescherming zoeken. In het onderhavige geval is deze aan de orde, omdat [Geintimeerde] weliswaar in Nederland is gevestigd en in Nederland bescherming zoekt, doch het object van bescherming ten aanzien waarvan zij bescherming zoekt voor het eerst in Duitsland gepubliceerd zou zijn, hetgeen in dit verband krachtens art. 5 lid 4 BC het relevante criterium is. In onderhavige kwestie houdt dit, bij een vervallen modeldepot, enkel auteursrechtelijke bescherming in indien een instandhoudingsverklaring is afgelegd. Anderzijds kan de auteur zich rechtstreeks beroepen op de minimumbescherming van art. 7 lid 4 BC, een beschermingsduur van minimaal 25 jaar. Aldus kan binnen Nederland, bij toepasselijkheid van de BC, voor de bescherming van werken van toegepaste kunst een beroep worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming zonder formaliteiten gedurende de minimumbeschermingsduur van 25 jaar vanaf de vervaardiging van het werk.
Dit leidt het hof ook af uit het Cassina-arrest waarbij de Hoge Raad in de hiervoor geciteerde ro. 3.3.2 oordeelt dat het geldend maken van dit aan art. 7 lid 4 te ontlenen recht niet aan formaliteiten mag worden onderworpen. Met andere woorden: het ontbreken van een instandhoudingsverklaring kan gedurende 25 jaar na het vervaardigen van het werk niet aan een auteur, die een beroep toekomt op de BC, worden tegengeworpen.

4.5.11. Uit art. 7 lid 5 BC volgt dat het einde van de beschermingstermijn wordt bepaald door te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar volgend op de datum van vervaardiging. De stelling van [Appellante] dat de Charly reeds in 1980 is vervaardigd volgt het hof niet. Deze stelling is door [Geintimeerde] voldoende gemotiveerd betwist en kan niet alleen op grond van de overgelegde producties 3 en 4 bij pleidooi als vaststaand worden aangenomen. Volgens de stellingen van [Geintimeerde] is de Charly in januari 1983 gepubliceerd op de meubelbeurs in Keulen. Het hof leidt uit het voorgaande af dat de vervaardiging niet later dan in 1982 kan zijn geschied. Voor de Charly geldt daarom als aanvang van de beschermingstermijn 1 januari 1983. Deze termijn is 25 jaar later, dus op 1 januari 2008, geëindigd.

4.5.12. Op grond van het voorgaande genoot [Geintimeerde] - indien vast komt te staan dat het land van oorsprong van de Charly Duitsland is - tot 1 januari 2008 auteursrechtelijke bescherming op de Charly, maar na 1 januari 2008 niet meer. Dat het gaat om twee Nederlandse vennootschappen die een geschil hebben over een in Nederland gepleegde vermeende inbreuk doet daar niet aan af, nu het land van oorsprong van het werk leidend is voor de toepasselijkheid van de BC. Dat deze bescherming ruimer is dan de bescherming die een model- en auteursrechthebbende geniet aan wie geen beroep toekomt op de BC, levert geen verboden discriminatie op in de zin van art. 12 EG-verdrag (thans art. 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen auteursrechthebbenden ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden, dan wel van werken van nationale oorsprong ten opzichte van werken van buitenlandse oorsprong, levert niet een door art. 18 VWEU verboden discriminatie op (vgl. HR 11 mei 2001, LJN AB1558, NJ 2002, 55, Vredestein, ro. 3.3.3). Het beroep van [Appellante] op het Tod’s arrest van het Europees Hof van Justitie (HvJEG 30 juni 2005, C-28/04, Tod’s/Heyraud) gaat niet op. Die zaak heeft immers betrekking op de omgekeerde situatie waarbij de auteur op grond van het reciprociteitsbeginsel minder bescherming zou toekomen dan de wetgeving van de lidstaat, waar bescherming wordt gezocht, biedt. Niet alleen in het voornoemde Tod’s arrest, maar ook in het Phil Collins-arrest (HvJEG 20 oktober 1993, C-92/92 en C-326/92, IER 1994, 91) heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het reciprociteitsbeginsel van art. 2 lid 7 BC niet mag worden toegepast op werken uit een ander EU-land dan het land waar bescherming wordt gezocht. Daarop stuit eveneens de stelling van [Appellante] af dat de rechtbank een onjuiste uitleg zou hebben gegeven aan art. 2 van het Duitse Urheberrechtsgesetz in verband met de reciprociteitsregel.

4.5.13. Het voorgaande brengt mee dat grieven II en X slagen voor zover deze zien op de periode na 1 januari 2008 en niet slagen voor de periode daarvóór.

Auteursrecht
4.10. De slotsom van het voorgaande is dat, indien het land van oorsprong van de Charly Duitsland is, op de Charly vanaf het moment van vervaardiging tot 25 jaar na 1 januari 1983 auteursrecht heeft gerust. [Appellante] heeft in dat geval van april 2007 tot 1 januari 2008 met haar Beat inbreuk gemaakt op dit auteursrecht. Doordat het auteursrecht op de Charly vanaf dat moment is vervallen is er nadien geen sprake meer van auteursrechtinbreuk.

Slaafse nabootsing
Incidenteel appel auteursrecht Chaplin
4.12.2. [Geintimeerde] heeft geen belang bij haar incidentele grieven om de volgende reden. Indien de grieven zouden slagen brengt dat met zich mee dat het auteursrecht op de Chaplin zou zijn vereenzelvigd met het auteursrecht op de Charly en, gezien hetgeen hiervoor is overwogen in principaal appel, zou dit auteursrecht dan eveneens zijn vervallen op 1 januari 2008. Nu het hof in het principaal appel reeds heeft vastgesteld dat [Appellante] met haar Beat inbreuk maakt op het auteursrecht op de Charly in de periode van 5 april 2007 tot 1 januari 2008 - indien het land van oorspong van de Charly Duitsland is - komt [Geintimeerde] geen belang meer toe bij de behandeling van de incidentele grieven.

Principaal appel
4.13.5. Weliswaar zijn in de Beat elementen terug te vinden die ook in de Charly/Chaplin zijn gebruikt, maar de Beat verschilt daarnaast op een aantal punten. De kruisverbinding tussen de poten is niet aanwezig bij de Beat. De toevoeging van een horizontale naad en het weglaten van de doorlopende verticale naad op het zitkussen van de Beat geeft de indruk dat het zitkussen een los element vormt van de stoel. De armleuningen zijn een stuk rechter, de poten lopen recht naar beneden en de kromming van de rugleuning is minder elegant, waardoor de Beat minder elegant, minder gestileerd en plomper oogt dan de Charly/Chaplin. De Beat oogt ook eenvoudiger dan de Charly/Chaplin.

4.13.6. [Geintimeerde] stelt terecht dat de consument meestal niet de mogelijkheid heeft beide producten naast elkaar te bekijken. Door de genoemde verschillen en gelet op het gegeven dat er meerdere nabootsingen op de markt aanwezig zijn, is het hof van oordeel dat het publiek de Beat niet zal verwarren met de Charly/Chaplin. Bovendien zal het publiek bij het kopen van een (eetkamer)stoel ook belang hechten aan de voel- en tastzin en hoe een (eetkamer)stoel ‘zit’. De gebruikte buisconstructie in de Beat, de diepere zitting en het minder stevige binnenwerk (vulling) maakt dat de Beat niet alleen aanmerkelijk anders zit dan de Charly/Chaplin, maar bovendien ook anders aanvoelt.
Mede gelet op het uitgangspunt dat bij het ontbreken van bescherming op grond van auteursrecht nabootsing in beginsel vrij staat, houdt de Beat met genoemde verschillen voldoende afstand van de Charly/Chaplin en valt verwarringsgevaar bij het publiek niet te duchten.

4.13.7. Het voorgaande brengt mee dat er geen sprake is van ongeoorloofde slaafse nabootsing door [Appellante], waardoor [Appellante] ook niet onrechtmatig handelt jegens [Geintimeerde].

Slotsom - bewijsopdracht
4.14. Op grond van hetgeen hiervoor is geoordeeld in principaal appel zal het hof het bestreden tussenvonnis van de rechtbank vernietigen voor zover de bewijsopdracht mede betrekking heeft op de periode na 1 januari 2008 en voor wat betreft de formulering van de bewijsopdracht in het dictum van het bestreden vonnis. Op grond van art. 356 Rv en in het belang van een doelmatige afdoening zal het hof de zaak aan zich houden en [Geintimeerde] toelaten bewijs te leveren van haar stelling dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC.

4.15. Gelet op het tussen partijen gevoerde debat zal het hof partijen toelaten tussentijds cassatie in te stellen tegen dit tussenarrest.

Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude van 23 december 2011, Stcrt. 2011, 22 925.

Deze richtlijn bevat uitgangspunten voor het transactie- en requireerbeleid van het delict intellectuele-eigendomsfraude (IE-fraude). Met een nuancering van de strafuitsluitingsgrond ´in voorraad hebben´ voor ´eigen gebruik´. Evenals een uitwijding betreffende het begrip 'plaats delict' voor het verhandelen van illegale bestanden of het aanbieden van inbreukmakende goederen op het internet (zie par 9). En tot slot een grenshoeveelhedentabel als bijlage.

4. Strafuitsluitingsgrond ‘in voorraad hebben’ voor ‘eigen gebruik’

In artikel 337 lid 2 WvSr is voor het merken- en modellenrecht een nuancering aangebracht. In dit artikel staat dat voor ‘eigen gebruik’ in voorraad hebben van enkele inbreukmakende goederen als bedoeld in artikel 337 lid 1 WvSr is toegestaan. Het voor eigen gebruik in-, uit- of doorvoeren valt niet onder deze uitzondering en is derhalve verboden.

‘Eigen gebruik’ komt ook voor in de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten, maar daar heeft het slechts een zeer beperkte betekenis. Niet strafbaar is het maken van enkele verveelvoudigingen zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dienend tot eigen oefening, studie of gebruik van degene die de kopieën zelf heeft gemaakt (art. 31 e.v. jo. art. 16b.1 en 16c.1 Auteurswet 1912; art. 21 e.v. jo. art. 10.e Wet op de naburige rechten).

De Rijksoctrooiwet 1995 kent de strafuitsluitingsgrond ‘eigen gebruik’ niet, maar stelt als voorwaarde dat de handelingen gepleegd moeten zijn ‘in of voor zijn bedrijf’, wil er sprake zijn van inbreuk. Hieronder valt ook de beroepsuitoefening. Deze voorwaarde komt bij de strafrechtelijke handhaving op hetzelfde neer als de genoemde strafuitsluitingsgrond in artikel 337 lid 2 WvSr. Voor de Rijksoctrooiwet geldt dus dat opzettelijke inbreuk op het octrooirecht, gepleegd in of voor het bedrijf van de inbreukmaker, strafbaar is. Let wel dat in de Rijksoctrooiwet enkel invoer strafbaar is gesteld. Uit- en doorvoer zijn niet strafbaar.

Eigen gebruik van inbreukmakende goederen is niet strafbaar als het enkele exemplaren betreft. In deze OM richtlijn wordt de term ‘enkele’ uitgewerkt in de tabel grenshoeveelheden. In deze tabel wordt aangegeven bij welke hoeveelheid sprake is van (slechts) enkele exemplaren.

Voor meer uitleg over het begrip ‘eigen gebruik’ in het kader van deze materie, wordt verwezen naar de Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude [zie H 4].

Rechtbank ´s-Gravenhage 21 december 2011, HA ZA 09-3475 (GB-Trade B.V. tegen Edco Eindhoven B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Bas Berghuis van Woortman en Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

In navolging van IEF 9529. Auteursrecht. Modellenrecht. Eiseres BD Trade stelt dat gedaagde Edco inbreuk maakt op haar auteurs- en gemeenschapsmodelrechten m.b.t. een houder voor navigatiesystemen (GPS Car Cushion, registratie 000889811-0001). De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis van 6 april 2011 (hierna: het tussenvonnis) is overwogen en beslist.

Dictum: 3.1. beveelt Edco met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk
in de Gemeenschap op het Gemeenschapsmodel van GB-Trade, geregistreerd onder
inschrijvingsnummer 000889811-0001, te staken en gestaakt te houden;

3.2. beveelt Edco om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers in de Gemeenschap schriftelijk te verzoeken de door hen van Edco afgenomen All Ride houders aan Edco te retourneren;
3.3. beveelt Edco om binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis alle teruggehaalde, bij Edco in voorraad zijnde en/of door een derde in opdracht van Edco in voorraad gehouden inbreukmakende navigatiehouders als bedoeld in het vonnis (hierna: inbreukmakende producten) op kosten van Edco te (doen) vernietigen in tegenwoordigheid van een door GB-Trade aan te wijzen persoon onder verstrekking van een officieel document van de vernietiging van deze producten aan de advocaat van GB-Trade; 
3.4. beveelt Edco om binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis aan GB-Trade een – door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde – volledige en juiste opgave aan de advocaat van GB-Trade te sturen houdende de namen en adressen van alle leveranciers en afnemers van de inbreukmakende producten, alsmede een volledige en nauwkeurige specificatie van de door haar verhandelde inbreukmakende producten, waaronder in ieder geval begrepen de aantallen verhandelde (gekocht, dan wel verkocht) inbreukmakende producten en de aan afnemers in rekening gebrachte verkoopprijzen, de inkoopprijzen en de interne kosten; 
3.5. bepaalt dat Edco voor iedere afzonderlijke overtreding van het bepaalde onder 3.1 tot en met 3.4, aan GB-Trade een dwangsom verbeurt van € 10.000,--, alsmede een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag, dagdeel daaronder begrepen, dat de overtreding van ieder van deze veroordelingen door Edco zal voortduren, met een maximum van in totaal € 250.000,--; 
3.6. veroordeelt Edco tot betaling van schadevergoeding aan GB-Trade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, althans, zulks ter keuze van GB-Trade, afdracht aan GB-Trade van de door Edco ten gevolge van de inbreuk genoten nettowinst; 
3.7. veroordeelt Edco in de proceskosten aan de zijde van GB-Trade tot op heden begroot op € 23.015,05, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

Rechtbank 's-Gravenhage 14 december 2011, HA ZA 10-2136 (Playgo c.s. tegen Trends2Com BVBA)

In navolging van tussenvonnis IEF 10187. Procesrecht: toepasselijk recht. Stukgelopen samenwerking. Douanemaatregelen treffen is onrechtmatige daad voor de gemeenschap. Beiden partijen in het ongelijk gesteld.

Voormalig agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douane zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook gemeenschappelijk merkhouder) Playgo tegenhouden. Playgo Limited en Trends2Com verwijten elkaar over een weer dat de ander als deelgenoot ten aanzien van de gemeenschap geen toestemming heeft gevraagd voor handelingen ten aanzien van de gemeenschappelijk aan hen toebehorende Gemeenschapsmerken en -modellen. Partijen hebben bij gelijktijdig genomen akten gekozen voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Trends2com is niet-ontvankelijk omdat zij niet ten behoeve van de gemeenschap procedeert. Playgo verkrijgt verklaring voor recht dat Trends2Com onrechtmatig heeft gehandeld door zonder toestemming douanemaatregelen te treffen. Beiden partijen worden in het ongelijk gesteld en de proceskosten worden gecompenseerd. Kosten van het incident worden eveneens bepaald.

Betreffende de gemeenschap ex 3:169/171 BW (...) het [gaat] Trends2Com niet om het procederen ten behoeve van de gemeenschap. De rechtbank komt daarmee tot de conclusie dat Trends2Com niet namens de gemeenschap optreedt noch mede namens de andere deelgenoot, Playgo Limited, maar uitsluitend namens zichzelf, waarmee zij niet-ontvankelijk in haar vorderingen is.

Verklaring van recht 2.13. Met deze conclusie ten aanzien van de niet-ontvankelijkheid van Trends2Com, resteren de vorderingen in conventie van Playgo c.s. tot verkrijging van een verklaring voor recht en betaling van schadevergoeding. Aan deze vorderingen hebben zij onder meer ten grondslag gelegd dat het vragen om douanemaatregelen zoals Trends2Com heeft gedaan jegens hen onrechtmatig is omdat Trends2Com niet bevoegd is om dergelijke handhavingsmaatregelen te treffen zonder de toestemming van Playgo Limited, die medeeigenaar van de Gemeenschapsmerken en -modellen is.

2.14 (...) Dat Trends2Com niet zonder instemming van Playgo Limited de douanemaatregelen had mogen treffen, leidt er toe dat Trends2Com door dat toch te doen onrechtmatig heeft gehandeld jegens Playgo c.s..

Onderbouwing grondslag
2.18. De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat tegenover de betwisting door Trends2Com van de aard en omvang van de schade, van de zijde van Playgo c.s. de stellingen die zij aan hun vordering ten grondslag hebben gelegd te weinig concreet en onvoldoende deugdelijk zijn onderbouwd. De rechtbank komt daarmee aan een bewijsopdracht niet toe, nog daargelaten dat van de zijde van Playgo c.s. geen voldoende concreet bewijsaanbod is gedaan. De vordering tot vergoeding van schade zal dan ook worden afgewezen. Proceskosten: In de omstandigheid dat Playgo c.s. enerzijds en Trends2Com anderzijds over en weer op belangrijke punten in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

P.G.F.A. Geerts, Het zichtbaarheidsvereiste en het specialiteitsbeginsel in het modellenrecht, IER 2011/53, p. 377-379 en IEF 10703.

Met dank aan Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen.

1. Op 6 maart 2002 is de GModVo in werking getreden. Nu bijna tien jaar verder is er nog veel onduidelijk. Zo is er bijvoorbeeld nog geen antwoord op de vraag of het zichtbaarheidsvereiste alleen geldt voor onderdelen van samengestelde voortbrengselen of ook voor andere modellen. Evenmin bestaat duidelijkheid over het antwoord op de vraag in welke mate het specialitietsbeginsel in het (nieuwe) Europese modellenrecht nog een rol speelt. Beide vragen zijn aan de orde gekomen in een recent arrest van het Hof ’s-Gravenhage. Dat arrest staat in deze bijdrage centraal.

2. In Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 18 september 2009, BIE 2010/10, p. 74 m.nt. A.A.Q. (I-Drain/ESS, zie IEF 8198)) is beslist dat I-Drain inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van ESS en is een verbod uitgesproken. Van deze beslissing is I-Drain in hoger beroep gegaan. Daarnaast had zij al een nietigheidsprocedure bij The Invalidity Division van het Bureau (hierna verder Bureau) ingesteld. Het Bureau heeft op 23 september 2010 beslist dat het Gemeenschapsmodel van ESS nietig is omdat het niet nieuw is.

3. Het Hof stelt zich in het onderhavige arrest (zie IEF 9691, r.o. 6) op het standpunt dat de beslissing van het Bureau gelijkgesteld moet worden met een vonnis van de bodemrechter, zodat het Hof de afstemmingsregel die door de Hoge Raad (in beide in het arrest genoemde arresten) is geformuleerd dient toe te passen. De beslissing van het Bureau dient volgens het Hof gelijkgesteld te worden met een vonnis van de bodemrechter omdat een Gemeenschapsmodel slechts nietig verklaard kan worden op een vordering bij het Bureau of door een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel op een reconventionele vordering in een inbreukprocedure, welke vordering, gelet op de aard daarvan in kort geding niet mogelijk is. Ik vind voor deze beslissing van het Hof veel te zeggen en het onderstreept nog eens het belang van de nietigheidsprocedures in Alicante. Wat men hier verder ook van vindt, voor de lezing van het onderhavige arrest is van belang te weten dat het Hof aan de afstemmingsregel gebonden was. Het had weinig ruimte (alleen wanneer sprake zou zijn van een klaarblijkelijke/kennelijke juridische misslag) om van de beslissing van het Bureau af te wijken.

4. Het arrest bevat verder twee interessante materieelrechtelijke vragen. Allereerst de vraag wanneer sprake is van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel. Het antwoord op die vraag is van belang omdat art. 4 lid 2 sub a GModVo bepaalt dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel  slechts geacht wordt nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft. ESS heeft (zowel bij het Hof als bij het Bureau) verdedigd dat haar douchegoot zelf weliswaar een samengesteld voorwerp is, maar niet een onderdeel van een samengesteld voorwerp is. Volgens ESS heeft dat tot gevolg dat bij de beoordeling van de vraag of de douchegoot nieuw is en een eigen karakter heeft art. 4 lid 2 sub a GModVo niet van toepassing is, zodat bij die beoordeling niet alleen naar het rooster (dat bij normaal gebruik alleen zichtbaar is) gekeken moet worden, maar ook naar de opvangbak en het sifon. Een begrijpelijk standpunt omdat in de nietigheidsprocedure bij het Bureau alleen roosters als prior art zijn overlegd. Indien bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter van de douchegoot van ESS ook naar de opvangbak en het sifon gekeken zou mogen worden dan zou dat de kans op een voor ESS goede afloop vergroten.

5. Bij het Bureau is ESS van een koude kermis thuisgekomen. Het Bureau beslist namelijk dat de douchegoot als een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel (de douche) moet worden aangemerkt, zodat op grond van art. 4 lid 2 sub a GModVo de nieuwheid uitsluitend beoordeeld kan worden op basis van hetgeen bij normaal gebruik zichtbaar blijft: het bovenaanzicht van het rooster. Aangezien er volgens het Bureau al vergelijkbare roosters bekend waren, kan de douchegoot van ESS niet als nieuw worden aangemerkt en is het model nietig verklaard.

6. Nu het Hof zijn arrest in dit kort geding moest afstemmen op het oordeel van het Bureau tenzij sprake zou zijn van een klaarblijkelijke/kennelijke juridische misslag, wekt het geen verbazing dat het Haagse Hof beslist dat het oordeel van het Bureau dat de douchegoot een onderdeel is van een als samengesteld voortbrengsel aan te merken douche niet onbegrijpelijk is. Het Hof voegt daar ter ondersteuning van zijn beslissing nog aan toe dat de betekenis van het begrip samengesteld voortbrengsel niet eenduidig is en dat een douchegoot in een douche in beginsel vervangen kan worden.

7. Hoewel het mogelijk best interessant zou kunnen zijn om te weten of een douche, keuken, badkamer etc. al dan niet samengestelde voortbrengselen zijn, is wat mij betreft echter de kernvraag of de stelling van ESS dat het zichtbaarheidsvereiste alleen geldt voor modellen die als onderdeel in een samengesteld voorwerp zijn verwerkt, wel juist is. Die stelling heeft ESS onder meer gebaseerd op de in het onderhavige arrest genoemde uitspraak van het Bureau inzake the Garbage containers. In die zaak ging het om afvalcontainers waarvan het onderste deel in de grond moet worden ingegraven. Moet nu bij de beoordeling van de vraag of sprake was van een geldig model rekening worden gehouden met de gehele afvalcontainer of slechts met het bovengrondse gedeelte dat bij normaal gebruik zichtbaar is? Het Bureau overweegt het volgende: “It may well be that the garbage containers to which the RCD applies are located partly under the ground during normal use, as it is shown in D2. However, the garbage containers do not constitute component parts of complex products in the meaning of Article 3(c) CDR. The fact that the garbage containers are in themselves complex products is of no relevance for the assessment of  the requirements of protection of the RCD. Article 4(2) CDR does not apply”.

8. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het Haagse Hof niet erg gelukkig is met deze benadering (zie laatste alinea van r.o. 8). Dat is niet zo verwonderlijk omdat uit (in ieder geval) twee eerdere arresten lijkt te kunnen worden afgeleid dat het Haagse Hof zich op het standpunt heeft gesteld dat het zichtbaarheidsvereiste bij normaal gebruik niet alleen geldt voor modellen die onderdelen zijn van samengestelde voortbrengselen maar ook voor andere modellen.  Wellicht dat om die reden het Hof (in r.o. 8) nog ten overvloede opmerkt dat de opvatting dat delen die tijdens het normale gebruik niet zichtbaar zijn geen bescherming genieten ook aansluit bij hetgeen het modelrecht beoogt te beschermen, namelijk het uiterlijk van het voortbrengsel, en bij het bepaalde in overweging 12 van de considerans van de GModVo. Die overweging bepaalt in algemene bewoordingen (dus zich niet beperkend tot samengestelde voortbrengselen) dat modelrechtsbescherming zich niet dient uit te strekken tot die onderdelen die bij normaal gebruik van een voortbrengsel niet zichtbaar zijn.

9. In dit verband zou ik ook nog willen wijzen op de volgende passage uit Board of Appeal 22 oktober 2009, Case R 690/2007-3 (Chaff cutters). In die passage (r.o. 33) gaat het weliswaar over de techniekexceptie, maar zij sluit in mijn ogen mooi aan bij hetgeen het Hof voor ogen lijkt te staan. Bedoelde passage luidt: “Good design involves two fundamental elements: the product must perform its function and it should be pleasant to look at. In the case of some products, such as pictures and ornaments, their very function is to please the eye. In the case of other products, such as the internal working parts of a machine, the visual appearance is irrelevant. That is why the Community design legislation denies protection to component parts that are not visible in normal use. In the case of most products the designer will be concerned with both the functional and the aesthetic elements. That applies also to large items of industrial equipment, such as shredders for use in recycling plants. The shredder must, in the first place, perform its function effectively and safely and without creating excessive noise, but it is also desirable that the shredder should be pleasing to the eye and thus enhance the working environment of the people who operate it and see it in use (curs. P.G.)”.

10. Waarom – zo vraag ik mij af – zou ter zake van de hierboven in nr. 7 genoemde afvalcontainer (niet zijnde een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel) die in dezelfde fabriekshal naast de versnipperaar staat iets anders geoordeeld moeten worden en wel belang gehecht moeten worden aan het deel dat (in de grond is ingegraven en) bij normaal gebruik niet zichtbaar is? Ook in de literatuur wordt het standpunt verdedigd dat het zichtbaarheidsvereiste bij normaal gebruik niet alleen geldt voor modellen die onderdelen zijn van samengestelde voortbrengselen maar ook voor andere modellen.  Dit standpunt voorkomt bovendien allerlei oeverloze discussies over het antwoord op de vraag of een voortbrengsel wel of niet onderdeel uitmaakt van een samengesteld voortbrengsel. Het wordt tijd dat het HvJ hierover duidelijkheid schept.

11. Heel interessant en voor het modellenrecht van groot belang is de volgende (tweede) materieelrechtelijke kwestie. Art. 7 GModVo bepaalt dat de nieuwheid en het eigen karakter van een model onaangetast is zolang een model niet ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Onduidelijk is wat onder de betrokken sector verstaan moet worden. Is dat de sector “for which the design was registered or the sector of the alleged prior art”? Deze kwestie is vooral van belang voor designs die van gebruiksfunctie veranderen. Of zoals Quaedvlieg ze noemt: “migrantendesigns” of “functiemigranten”.  Een brillenetui dat een nieuw leven tegemoet gaat als design uiterlijk van een mobieltje, the laundry ball die als massage ball verder door het leven gaat en de trapauto die tot  kinderkapperstoel wordt omgetoverd.

12. Quaedvlieg kiest (in zijn prachtige artikel) voor de sector “for which the design was registered”. Binnen “de sector van de mobiele telefonie scoort het mooie art nouveau brillenetui hoog op de schaal van nieuwheid en eigen karakter. Daarmee is aan de vereisten voor modelbescherming voldaan. Het wordt toegelaten in de eregalerij van het exclusief recht”.

13. Quaedvlieg loopt dan vervolgens wel tegen een heel groot probleem aan dat hij als volgt heeft verwoord:  “Het is pas bij de transpositie van sectorbetrokken criteria naar designs die van gebruiksfunctie migreren, dat de referentie aan de ingewijden in de betrokken sector en aan de aard van het voorwerp in spanningsverhouding komt te staan met het uitgangspunt van universaliteit van het Europees modellenrecht. Maar dan is de spanning ook onmiddellijk hoogspanning. Men stelle zich een model X voor dat, geheel volgens de regels van de richtlijn, aan de hand van de maatstaf van de geïnformeerde gebruiker in de betreffende sector, wordt bevonden te voldoen aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter. De deposant verwerft een modelrecht. Nauwelijks betreedt het jonge model X de markt, of het blijkt dat hetzelfde model reeds eerder is geregistreerd in een totaal andere sector als model Y. Dit eerdere model Y doet nu zijn universeel geldend exclusief recht gelden. Exit model X? Men kan inderdaad strikt redeneren en zeggen: het tweede model is inbreuk. Maar het is toch buitengewoon raadselachtig dat de richtlijn dan niet eerder een check inbouwt. Men laat het (kansloze) model X voor alle toelatingseisen slagen, zet de lichten op groen, doch zodra het is verworven wordt het kersverse exclusieve recht alsnog geslacht door het oudere recht Y? Legt dit een constructiefout bloot in het nieuwe systeem van modelbescherming, of valt er een juridische mouw aan te passen?”

14. Het aardige is nu dat die constructiefout zich niet voordoet wanneer men bij de beantwoording van de vraag of het model nieuw is en een eigen karakter heeft, rekening moet houden met de “sector of the prior art”. Dan moet bezien worden of de brillenetui redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van de ingewijden binnen de “brillenetuisector” die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Daar zal (bijzondere gevallen daargelaten) sprake van zijn, waardoor het mobieltje (model X) niet slaagt voor het toelatingsexamen en het licht op rood springt: er kan geen modelrecht verkregen worden omdat model X niet nieuw is. Zie daar de ingebouwde check waar Quaedvlieg naar op zoek is.

15. In het Engelse Laundry balls-arrest (waarnaar het Haagse Hof in het onderhavige arrest verwijst) heeft de Engelse rechter de “sector of the prior art” beslissend geacht.  Dat heeft het Bureau in deze zaak ook gedaan. In de nietigheidsprocedure heeft het Bureau kort maar krachtig geoordeeld: “D1 is a copy of a catalogue, including the picture of a drainage channel (in the following: prior design), dated from the year 1998. Since there are no reasons indicating that the catalogue has not been made available to the public in the year corresponding to its date, D1 is accepted as evidence for the disclosure of the pictures within the meaning of Article 7(1) CDR”.

16. Dat het Hof (gebonden aan de afstemmingsregel) onder deze omstandigheden oordeelt dat de beslissing van het Bureau ook op dit punt niet kan worden aangemerkt als een kennelijke misslag, vind ik heel begrijpelijk. Veel belangrijker is echter dat wij ons goed realiseren dat in het geval de “sector of the prior art” inderdaad beslissend is, dat tot gevolg heeft dat de Kinderkapperstoelleer niet meer geldt. Het Haagse Hof wijst daar ook terecht op en als ik het goed zie wenst het Hof dat ook los van de afstemmingsregel als geldend recht te aanvaarden (zie r.o. 10 en 11).

17. Dat staat in schril contrast met het standpunt van de Beneluxwetgever die bij de implementatie van de ModRl zich op het standpunt heeft gesteld dat de Kinderkapperstoelleer haar gelding zou blijven houden.  Een standpunt dat in de jurisprudentie door verschillende Gerechtshoven is bijgetreden.  Kortom: het is een puinhoop.  De (Europese- en Benelux-)wetgever heeft ons zonder (een deugdelijk functionerend) navigatiesysteem op pad gestuurd en wij lijken het spoor bijster te zijn. Het is aan het HvJ om in deze belangrijke kwestie orde op zaken te stellen en ons houvast te bieden door de weg te wijzen. Laten we hopen dat het Hof snel met richtinggevende jurisprudentie komt en niet alleen antwoord geeft op de vraag wat onder de betrokken sector in art. 7 GModVo verstaan moet worden, maar meer in zijn algemeenheid uitsluitsel zal geven over de rol van het specialiteitsbeginsel in het (nieuwe Europese) modellenrecht. De al of niet (gedeeltelijke) toepasselijkheid van dat beginsel is immers niet alleen van belang voor de beoordeling van nieuwheid en eigen karakter van het model, maar ook voor de beschermingsomvang daarvan.
 
18. Tot slot nog het volgende. Het Hof beslist (in r.o. 10) dat bij de beoordeling van de vraag of het model nieuw is de algemene indruk die gewekt wordt bij de geïnformeerde gebruiker niet van belang is. Het enige criterium bij de vergelijking van het model met oudere modellen in dit verband is of de modellen identiek zijn. Daarvan is sprake als de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Dat moet de rechter/het Bureau beoordelen, zonder referentie aan een specifiek publiek. Dit oordeel van het Hof lijkt mij juist.