Overig  

Octrooirecht. Normen. NEN-overzicht. Het instituut heeft op verzoek van de markt de normoverzichten teruggeplaatst op haar website. Bezoekers vinden hier normen samengesteld per onderwerp, beroep, functie, vakgebied en herkomst. Ook richtlijnen en wetgeving zijn opgenomen in dit overzicht.

Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus. Normen mogen dan ook worden gezien als 'best practises', niet als wet.

https://www.nen.nl/web/Normshop/Normen/Normoverzichten.htm

Op 19 december 2011 verdedigt dr. Cees Mulder aan de Universiteit van Maastricht een proefschrift met als titel:

“On the Alignment of the European Patent Convention and the Patent Cooperation Treaty with Requirements of the Patent Law Treaty” .

Aldaar worden resultaten gepresenteerd van een studie naar de aanpassingen van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien (Patent Cooperation Treaty; afgekort PCT) aan bepalingen van het Verdrag inzake Octrooirecht (Patent Law Treaty; afgekort PLT).

Toen in de negentiger jaren van de vorige eeuw werd onderhandeld over het Verdrag inzake Octrooirecht (PLT) lag de nadruk op het zo eenvoudig mogelijk en gebruikersvriendelijk maken van het indienen van een octrooiaanvrage. Op die manier werd aan uitvinders en kleine zelfstandige ondernemers de toegang tot het octrooisysteem vergemakkelijkt. Door de eisen voor de toekenning van een indieningsdatum te beperken tot het absolute minimum is het praktisch onmogelijk geworden deze datum te missen. Als gevolg daarvan moesten de octrooiverlenende instanties procedures in het leven roepen om in een later stadium de aanvrager in staat te stellen aan de aanvullende vereisten te voldoen (zoals het insturen van een set van conclusies). Dit alles heeft een zware administratieve last gelegd op de octrooiverlenende instanties.

In de huidige tijd is de focus van de octrooiverlenende instanties verschoven van het tegemoet komen aan de behoeften van de octrooiaanvragers naar kwesties als hoe op zo efficiënt mogelijke wijze om te gaan met grote aantallen octrooiaanvragen. Vanuit dat oogmerk bezien werken de procedurele vereisten van het Verdrag inzake Octrooirecht contraproductief. Dit is misschien ook een van de redenen dat de toetreding tot het Verdrag inzake Octrooirecht van landen en intergouvernementele organisaties, zoals de Europese Octrooiorganisatie, zo traag verloopt.

In zijn proefschrift heeft Cees Mulder de volgende conclusies getrokken:

(i) Het Verdrag inzake Octrooirecht heeft niet de doelstelling bereikt van het stroomlijnen en harmoniseren van de formele vereisten die door nationale of regionale octrooiverlenende instanties worden gesteld voor het indienen van nationale of regionale octrooiaanvragen en de instandhouding van octrooien.
(ii) Het Verdrag inzake Octrooirecht bevat te veel facultatieve bepalingen die door PLT Verdragspartijen als verplicht kunnen worden geïmplementeerd (“may require”) waardoor er teveel vrijheid is bij de implementatie van voorschriften van het Verdrag inzake Octrooirecht in hun nationale/regionale octrooiwetten.
(iii) De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom kan een actievere rol spelen bij het verstrekken van richtlijnen over hoe het Verdrag inzake Octrooirecht te implementeren in nationale/regionale octrooiwetten waarbij een voorkeursimplementatie van het Verdrag inzake Octrooirecht kan worden bepleit.
(iv) De implementatie van vereisten uit het Verdrag inzake Octrooirecht in het Europees Octrooiverdrag is op voorbeeldige manier uitgevoerd. In overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling zou de Europese Octrooiorganisatie moeten toetreden tot het Verdrag inzake Octrooirecht.
(v) Met het oog op de “innige” relatie tussen het Verdrag inzake Octrooirecht en het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien, had dat laatste Verdrag beter in overeenstemming moeten worden gebracht met de vereisten van het Verdrag inzake Octrooirecht. Te veel essentiële bepalingen van PLT zijn niet overgenomen in het PCT.
(vi) Door de grote verschillen tussen de mate van aanpassing van het Europees Octrooiverdrag met de vereisten van het Verdrag inzake Octrooirecht in vergelijking met het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien, is het Europees Octrooibureau verplicht op een wezenlijk andere wijze te reageren afhankelijk van of een Europese octrooiaanvrage of een internationale aanvrage wordt ingediend. Dit weerstreeft de beoogde stroomlijning van het Verdrag inzake Octrooirecht.
(vii) De bepaling in het Verdrag inzake Octrooirecht waardoor een aanvrager met behoud van zijn oorspronkelijk toegekende indieningsdatum een ontbrekend deel van de beschrijving of een ontbrekende tekening kan toevoegen op basis van inhoud die volledig is opgenomen in een eerdere aanvrage waarvan het recht van voorrang is ingeroepen, is een krachtig instrument omdat het de mogelijkheid biedt het recht op voorrang te behouden terwijl toch ontbrekende onderdelen naderhand kunnen worden toegevoegd.
(viii) De optie van “het indienen van een aanvrage onder verwijzing naar een eerder ingediende aanvrage” zoals bepaald in het Verdrag inzake Octrooirecht is verouderd door de vooruitgang bij het elektronische indienen van octrooiaanvragen en zou moeten worden afgeschaft.
(ix) De eisen die het PLT stelt aan de verlenging van termijnen in relatie tot de remedie “verdere behandeling” behoren tot de belangrijkste verworvenheden van het PLT.
(x) De verplichting van PLT Verdragspartijen om in hun nationale/regionale octrooiwetten een voorziening te treffen voor het herstel van prioriteit is een krachtig instrument om fouten te herstellen inzake het recht van voorrang waardoor onbedoeld verlies van dit recht wordt tegengegaan.

Dr. Cees Mulder promoveerde eerder op het onderwerp Cooperative Phenomena in Manganese Spin Systems at Low Temperatures (Universiteit Leiden) en is tevens redactielid van IE-Forum.nl.

Niet-dossierstuk, 2011-2012, documentnr. 2011D57864.

Unitair octrooi en octrooigeschillenbeslechting (octrooirechtspraak)

In de Raad voor Concurrentievermogen d.d. 5–6 december 2011 wordt naar verwachting ook gesproken over de inrichting van het rechtspraakverdrag. Met name als het gaat om de kwaliteit en de benoeming van de rechters willen de leden van de CDA-fractie graag weten hoe het kabinet dit voor zich ziet. Daarnaast verzoeken de leden van de CDA-fractie om uitleg over hoe dit zal worden gefinancierd. De leden van de CDA-fractie zien niet graag dat er een totale nieuwe institutie wordt opgetuigd. De leden van de CDA-fractie zijn verder voorstander van de lijn die de Commissie schetst voor een gemeenschappelijk systeem voor de octrooirechtspraak. Een enkele lidstaat stond hier echter kritisch tegenover. Hoe staat het daar nu mee? Wat zal de lijn van het kabinet worden op dit punt? De leden van de CDA-fractie verzoeken om een reactie.

Europees waarnemingscentrum voor namaak en piraterij

De leden van de CDA-fractie juichen het Europees waarnemingscentrum voor namaak en piraterij toe. De laatste tijd bereiken de leden van de CDA-fractie via de media veel berichten over namaak. Men ziet complete «nep» Apple stores in Oosterse landen opduiken die de gewone markt onder druk zetten. In hoeverre is hier ook sprake van in Europese landen? Daarnaast zien de leden van de CDA-fractie het waarnemingscentrum voornamelijk als een verzamelplaats en database waar alle voorbeelden en «best practices» met elkaar gedeeld kunnen worden. Is dit ook de visie van het kabinet? Zo nee, waarom niet? De leden van de CDA-fractie verzoeken om een reactie.

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van D66

De leden van de D66-fractie zijn verheugd kennis te nemen van de voortgang op het Octrooidossier. Een unitair octrooi kan een grote winst betekenen voor het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven. Begrijpen de leden van de D66-fractie het goed dat er voor de geschillenbeslechting nu wel met alle EU-landen wordt gesproken? Is hier, in tegenstelling tot de eerdere octrooiafspraken, niet sprake van een gekwalificeerde meerderheid?

De leden van de D66-fractie hebben vragen over het «Europese waarnemingscentrum voor namaak en piraterij». Allereerst zijn deze leden blij met de opmerkingen van de minister van EL&I om ook aan te dringen op de promotie van legale businessmodellen. Een goed legaal aanbod is immers de enige manier om piraterij tegen te gaan. Daarnaast vragen de leden van de D66-fractie of er binnen het waarnemingscentrum enkel een rol is voor industriële partijen of dat ook de non-gouvernementele organisaties (NGO’s), zoals burgerrechtenbewegingen, hier een rol hebben. Handhaving – met name op het internet – betekent al snel een inbreuk op de privacy van consumenten. De leden van de D66-fractie verzoeken het kabinet om voldoende oog te hebben voor de nadelen van handhaving. Daarom ook vragen de leden van de D66-fractie het kabinet om er op aan te dringen dat burgerrechtengroeperingen voldoende betrokkenheid krijgen in het waarnemingscentrum. Kan het kabinet dit toezeggen?

Ook vragen de leden van de D66-fractie of het verbeteren van het inzicht in de schade van inbreuken op intellectueel eigendom op voldoende wetenschappelijke basis gebeurt? Deze leden verwijzen hierbij naar onder meer het rapport van professor Ian Hargreaves die in deze context schrijft over «lobbynomics». Graag horen deze leden van het kabinet of het de mening deelt dat de genoemde kennisvergaring voldoende onafhankelijk en wetenschappelijk dient te zijn en dat genoemde kennisvergaring anders nooit de taak kan zijn van een Europees gefinancierd instituut. Tevens horen de leden graag dat het kabinet zich hard zal maken voor dit punt.

Sowieso hebben de leden van de D66-fractie vragen over de vraag of op het «waarnemingscentrum» een taak voor «Europa» is weggelegd. Kan het kabinet uitleg geven over welke vorm van marktfalen hier van toepassing is, dat maakt dat overheidsingrijpen nodig wordt bevonden?

De leden van de D66-fractie lezen dat het kabinet pleit voor meer geld voor onderzoek en innovatie binnen het krapper budgettair kader en een sobere EU-begroting. Deze leden vragen waar dan het extra geld voor onderzoek en innovatie vandaan moet komen. Kan het kabinet toelichten welke posten dan wel gekort moeten gaan worden?

R. de Vrey, Gebruik van menselijke embryo’s en het octrooirecht, IEF 10603.

Een analyse van Rogier de Vrey, C'M'S' Derks Star Busmann. De ziekte van Parkinson is zeer lastig te behandelen; er bestaat nog geen behandeling waarvan bewezen is dat deze de ziekte afremt of tot staan brengt. Stamceltherapie lijkt tot een doorbraak te kunnen zorgen bij de genezing van deze en andere neurologische aandoeningen. Het gebruik van embryo’s daarbij leidt echter tot (ethische) vraagstukken.

Bij celtherapie worden zieke of defecte cellen (in dit geval: zenuwcellen) vervangen door gezonde cellen. De gezonde cellen worden verkregen uit stamcellen die op hun beurt weer verkregen worden uit ‘pluripotente’ cellen van onder meer embryo’s.

Na de bevruchting kan een eicel in principe uitgroeien tot ieder ander type cel (‘totipotent’). Ongeveer drie tot vijf dagen na de bevruchting en na meerdere rondes van celdeling, beginnen de totipotente cellen zich te specialiseren, waarbij ze een soort holte vormen, de blastocyste. Deze bestaat uit een buitenste laag cellen en een aantal cellen die zich in de holte bevinden, de binnenste celmassa. De cellen uit de binnenste celmassa kunnen zich specialiseren tot vele, maar niet tot alle celtypen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het embryo en zijn dan ook niet ‘totipotent’ maar ‘pluripotent’. De pluripotente cellen specialiseren zich verder tot stamcellen waaruit op hun beurt cellen kunnen ontstaan met een meer specifieke functie, zoals huidcellen of zenuwcellen. Zie de afbeelding hieronder die dit proces beschrijft (afkomstig van Wikipedia, auteur Mike Jones):

De Duitse neurobioloog Oliver Brüstle had een octrooi verkregen dat betrekking had op zogenoemde ‘voorloopcellen’ (cellen die kunnen uitgroeien tot zenuwcellen), een werkwijze voor verkrijgen van deze voorloopcellen uit van embryo’s afkomstige stamcellen en het gebruik ervan als therapie voor neurologische aandoeningen. Op verzoek van Greenpeace verklaarde de Duitse octrooirechter het octrooi van Brüstle (deels) nietig. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kreeg vervolgens de vraag voorgelegd of dit octrooi verenigbaar was met art. 6 lid 2 van de Biotechrichtlijn (98/44/EG), dat bepaalt dat geen octrooi kan worden aangevraagd voor “het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden”. Deze zaak was de eerste zaak waarbij het Hof gevraagd werd zich te buigen over het begrip “gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden”. Op 18 oktober 2011 deed het Hof uitspraak (zaak C-34/10).

De Biotechrichtlijn

Op 6 juli 1998 is richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (PbEG L213/13, 30/07/1998) tot stand gekomen. Deze richtlijn huldigt het principe van de octrooieerbaarheid van biologisch materiaal. Uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, zijn octrooieerbaar, wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt. Deze richtlijn gaat uit van totale harmonisatie, wat met zich meebrengt dat lidstaten slechts aanvullende regels mogen vaststellen indien de richtlijn daarin voorziet.

Bijzondere aandacht besteedt de richtlijn aan de aan octrooiering van levende materie verbonden ethische aspecten, door onder meer een aantal werkwijzen van deze bescherming uit te sluiten vanwege strijd met de openbare orde of de goede zeden. In overweging 42 bij de richtlijn staat dat het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden van octrooiering uitgesloten dient worden. Deze uitsluiting geldt echter niet voor uitvindingen met een therapeutisch of diagnostisch doel, die toegepast worden op en nuttig zijn voor het menselijk embryo. Deze overweging is uitgewerkt in artikel 5 en 6 van de richtlijn. In artikel 5 lid 1 staat dat het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en ontwikkeling niet octrooieerbaar zijn. In artikel 6 lid 1 van de richtlijn wordt benadrukt dat uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig is met de openbare orde of goede zeden van octrooieerbaarheid worden uitgesloten. In lid 2 van dit artikel wordt met name niet-octrooieerbaar geacht het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden.

De term “embryo” wordt niet nader gedefinieerd in de richtlijn. Wat een embryo is, met andere woorden: de ethische, morele, filosofische en religieuze vraag beantwoorden wanneer het menselijk leven geacht kan worden te beginnen, daar durfde de Europese wetgever zich niet aan te branden. Het werd bewust aan de Europese rechter overgelaten om dit begrip invulling te geven.

Prejudiciële vragen

Op verzoek van de Duitse rechter boog het Hof van Justitie zich over de onderstaande vragen:
1) Wat moet worden verstaan onder het begrip “menselijke embryo’s” in artikel 6 lid 2 sub c van de richtlijn?
2) Valt wetenschappelijk onderzoek ook onder “het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden”?
3) Valt ook onder de richtlijn de situatie dat het gebruik van menselijke embryo’s geen deel uitmaakt van de technische informatie in het octrooi maar een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van die informatie is?

Arrest Hof

Het Hof benadrukt dat artikel 6 lid 2 van de richtlijn de lidstaten geen enkele beoordelingsmarge laat met betrekking tot de niet-octrooieerbaarheid van de in artikel 6 genoemde werkwijzen en gebruik. Ook de uitleg van het begrip embryo kan uitsluitend uniform voor de hele Unie geschieden. Het is een autonoom Unierechtelijk begrip.

Vraag 1: Wat is een ‘embryo’?

Het Hof gaat eerst in op de betekenis van het begrip ‘embryo’.

Net als de wetgever wil het Hof zich niet branden aan morele vraagstukken. Er zich nota van gevende dat dit “in talrijke lidstaten een zeer gevoelig maatschappelijk thema is, dat door een grote verscheidenheid in hun waarden en tradities wordt gekenmerkt”, haast het Hof zich te melden dat het zijn taak niet is om in te gaan op medische of ethische vraagstukken, maar enkel om een juridische uitleg te geven van de relevante bepalingen van de richtlijn. Naar mijn mening voorkomt het Hof daarmee niet dat het zich toch op het ethische vlak moet begeven. Wat is een ‘embryo’ is immers een ethische vraag en het antwoord is van belang voor de achterliggende vraag of het gebruik van (stamcellen van) embryo’s zich leent voor octrooibescherming.

Na deze disclaimer, zet het Hof zich op het formuleren van een definitie. Het Hof stelt voorop dat het begrip ‘embryo’ ruim moet worden opgevat. Van belang is of er een proces van ontwikkeling tot een mens in gang wordt gezet. Daarvan is in ieder geval sprake bij een menselijke eicel zodra deze is bevrucht. Ook de niet-bevruchte menselijke eicel waarin de kern van een uitgerijpte menselijke cel is geïmplanteerd en de niet-bevruchte menselijke eicel die is gestimuleerd tot deling en ontwikkeling middels parthenogenese (een vorm van ongeslachtelijke voortplanting), moeten als „menselijk embryo” worden gekwalificeerd.

Wat de pluripotente stamcellen betreft die zijn gewonnen uit een menselijk embryo in het blastocyststadium, precies het stadium waarop het octrooi van Brüstle betrekking heeft, stelt het Hof vast dat het aan de nationale rechter is om in het licht van de ontwikkeling van de wetenschap te bepalen of deze cellen het proces van ontwikkeling tot een mens in gang zetten en bijgevolg onder het begrip „menselijk embryo” vallen. Overigens, zelfs als deze stamcellen niet als menselijk embryo worden gekwalificeerd, dan nog geldt dat zij waarschijnlijk niet octrooieerbaar zijn omdat voor het verkrijgen van deze stamcellen een blastocyste gebruikt wordt (en dit wordt wél als menselijk embryo beschouwd).

Vraag 2: Valt ‘wetenschappelijk onderzoek’ onder de uitsluiting van octrooieerbaarheid?

Vervolgens oordeelde het Hof dat de uitsluiting van octrooieerbaarheid voor het “gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden”, ook ziet op wetenschappelijk onderzoek waarvoor het gebruik van menselijke embryo’s nodig is. Het gebruik van menselijke embryo’s is alleen octrooieerbaar indien het bestemd is voor een therapeutisch of diagnostisch doel, dat toepasselijk en nuttig is voor het menselijk embryo (bijvoorbeeld om een anomalie te verhelpen of de levenskansen van een embryo te verbeteren).

Vraag 3: En als het gebruik van menselijke embryo’s geen onderdeel uitmaakt van de uitvinding?

Zelfs wanneer in de octrooiaanvraag geen melding wordt gemaakt van het gebruik van menselijke embryo’s, kan een uitvinding niet octrooieerbaar zijn. De uitvinding van Brüstle zag onder meer op de productie van neurale voorlopercellen (die gebruikt kunnen worden om defecte zenuwcellen te vervangen). Dit veronderstelt echter het wegnemen van stamcellen die zijn verkregen uit een menselijk embryo in het blastocyststadium. Dit wegnemen leidt tot het tenietgaan van het embryo.

Als een dergelijke uitvinding niet van octrooieerbaarheid wordt uitgesloten, zou dit octrooiaanvragers in staat stellen de niet-octrooieerbaarheid van het gebruik van menselijke embryo’s te omzeilen door een slimme formulering van de octrooiconclusie. Het Hof steekt hier een stokje voor. Een uitvinding is niet octrooieerbaar als deze de “voorafgaande vernietiging van menselijke embryo’s of het gebruik ervan als basismateriaal vereist, ongeacht het stadium waarin dat gebeurt”. Dit geldt zelfs als in de octrooiaanvraag geen melding wordt gemaakt van het gebruik van menselijke embryo’s.

Hoe moeten de woorden “of het gebruik ervan als basismateriaal” worden opgevat? Door het woordje “of ” lijkt het alsof het gebruik van het embryo (‘ervan’) als basismateriaal ook tot niet-octrooieerbaarheid leidt, indien het embryo niet wordt vernietigd. Toch heeft het Hof dit – zo lijkt althans – niet zo bedoeld. De prejudiciële derde vraag ziet immers slechts op gebruik van het embryo waarbij het embryo wordt vernietigd. Het octrooi van Brüstle ziet ook enkel op dit geval. Tevens blijkt uit de overwegingen van het arrest van het Hof voorafgaand aan deze bovengeciteerde woorden, dat het Hof alleen doelt op gevallen waarbij het embryo wordt vernietigd. Ook in de diverse gepubliceerde commentaren op het arrest wordt ervan uitgegaan dat met gebruik “ervan” wordt bedoeld gebruik van het vernietigde menselijke embryo.

Arrest Warf

Al eerder heeft het Europees Octrooibureau (EOB) zich uitgesproken over het octrooieren van menselijke stamcellen.

In de zaak WARF (G2/06), die speelde voor de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau van het EOB, had het technologietransferbureau van de universiteit Wisconsin (VS), de Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF), een octrooi aangevraagd ziend op een methode voor het verkrijgen van bepaalde embryonale stamcellen van primaten (inclusief de mens) en het kweken van stamcellijnen afgeleid van die stamcellen. WARF speelt een prominente rol in het stamcelonderzoek. WiCell, een dochter van WARF, beheert de nationale Amerikaanse stamcellenbank, waar een groot deel van het wetenschappelijk stamcellenonderzoek van afhankelijk is.

Claim 1 van het bewuste WARF octrooi begint met de tekst "A cell culture comprising primate embryonic stem cells (...)". Ten tijde van de indiening van de aanvrage was het vereist om de embryo te vernietigen om zodoende de stamcellen te kunnen extraheren en te kweken tot stamcellijnen.

Artikel 53(a) van het Europees Octrooiverdrag (EOV) – dat het EOB overigens niet vaak toepast – verbiedt om octrooien te verlenen die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Hierbij speelt Regel 28(c) Uitvoeringsreglement een rol, die regelt dat Europese octrooien niet worden verleend voor uitvindingen die zien op het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële toepassingen. In de WARF zaak werd Regel 28(c) – dat identiek is aan art. 6 lid 2 van de Richtlijn – toegepast.

De Grote Kamer van Beroep oordeelde dat er geen octrooi kan worden verleend op basis van conclusies die betrekking hebben op voortbrengselen die alleen kunnen worden verkregen door middel van een methode die noodzakelijkerwijs de vernietiging van de aan die voortbrengselen ten grondslag liggende menselijke embryo’s meebrengt, zelfs indien die methode geen onderdeel van de conclusies vormt. De Grote Kamer benadrukte wel dat haar beslissing geen betrekking heeft op de algemene vraag van octrooieerbaarheid van menselijke stamcellen.

Het is vervolgens praktijk van het EOB geworden om octrooien voor stamcel uitvindingen toe te staan in die gevallen waarin de uitvinding kan worden toegepast op datum van indiening zonder dat de vernietiging van embryo's vereist is, bijvoorbeeld als de uitvinding gebaseerd is op menselijke stamcellen die reeds in het laboratorium zijn gekweekt (reeds bestaande stamcellijnen, bijvoorbeeld van de nationale Amerikaanse stamcellenbank). Dergelijke octrooiaanvragen werden niet immoreel geacht op basis van art. 53a EOV en Regel 28(c).

Het Brüstle arrest heeft bindend effect op de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten, maar het EOB (een niet EU-instelling en aldus autonoom) zal zelf moeten beslissen of zij haar praktijk zal veranderen in het licht van het Brüstle arrest. Europese octrooien die zien op dergelijke uitvindingen – naar verwachting ongeveer 100 octrooien – zullen als gevolg van de Brüstle zaak echter lastig (of helemaal niet) te handhaven zijn in de EU, omdat een nietigheidsverweer voor de hand ligt.

Implicaties

De Brüstle uitspraak zal een impact hebben op het embryonale stamcelonderzoek in Europa. Veel uitvindingen die samenhangen met embryonale stamceltechnieken zijn niet meer te octrooieren. Alleen stamcellen die (kunnen) worden verkregen zonder dat in welk stadium dan ook een embryo moet worden vernietigd, zijn octrooieerbaar. Het is daarom raadzaam bij het opstellen van een octrooiaanvraag die betrekking heeft op menselijke stamcellen, te vermelden in de beschrijving (wellicht zelfs met experimentele gegevens) dat destructie van een menselijke embryo niet vereist is en dat de cellen die betrokken zijn bij de uitvinding niet in staat zijn om het proces van ontwikkeling tot een mens in gang te zetten.

De eerste reactie op de Brüstle uitspraak was dat de wereld zou ophouden te bestaan. Deze bezorgde reactie komt voornamelijk vanuit de hoek waar onderzoek naar toepassing van stamcellen plaatsvindt. Veel wetenschappers voorspellen dat deze uitspraak de zoektocht naar geneesmiddelen voor onder meer neurologische aandoeningen zoals Parkinson en blindheid, maar ook hartaandoeningen, zal belemmeren. De vrees is dat bedrijven minder bereid zullen zijn in onderzoek naar dergelijke cellen te investeren, nu bescherming van eventuele daaruit voortvloeiende uitvindingen moeilijk is. Het gevaar bestaat tevens dat het Europees stamcelonderzoek zich nu zal verplaatsen naar plekken met een liberaler regime, zoals de VS en Azië. In de VS is de octrooiwetgeving op dit punt soepeler. Verder heeft president Obama de (extra) beperking die Bush had opgelegd aan federale subsidiering van stamcelonderzoek ongedaan gemaakt. Deze beslissing is weliswaar op meerdere fronten voor de Amerikaanse rechter aangevochten maar tot dusver zonder succes. Kortom, de VS vormt (nu zeker) een alternatief voor het opzetten van stamcellenonderzoek.

Later kwamen ook tegengeluiden, ook vanuit de wetenschap (de hoek van waaruit aanvankelijk met verontrusting was gereageerd op de uitspraak). Veel wetenschappers haasten zich om te melden dat de effecten van de uitspraak allemaal wel meevielen, waarschijnlijk om te voorkomen dat investeerders zouden worden afgeschrikt.

Ten eerste zouden er genoeg alternatieven voor handen liggen. Zo is het middels de zogenaamde iPS-techniek (‘induced pluripotent stem cells’) mogelijk stamcellen te maken van gewone lichaamscellen, zodat er geen embryonale stamcellen meer gebruikt hoeven te worden. Hoewel de iPS-techniek veelbelovend is, kleven er echter (vooralsnog) ook nog diverse nadelen aan. Zo houdt de aanmaak van stamcellen via de iPS-techniek het risico in op het ontstaan van goed- of kwaadaardige gezwellen, is deze techniek minder efficiënt (embryonale stamcellen zijn veel makkelijker te vermeerderen) en moet nog aangetoond worden dat deze iPS cellen alle eigenschappen van embryonale stamcellen hebben.

Juist het gemak waarmee embryonale stamcellen zijn te vermeerden is bij veel toepassingen echter van nut. Zo waren wetenschappers (ondermeer van de Engelse universiteiten Edinburgh en Bristol) al enige tijd bezig met het fabriceren van synthetisch bloed op grote schaal middels stamcellen. Synthetisch bloed wordt als de “holy grail” gezien omdat het de oplossing kan vormen voor het chronisch tekort aan bloed benodigd voor bijvoorbeeld bloedtransfusies (met name in acute situaties, zoals oorlogssituaties en auto-ongelukken). Synthetisch bloed is tevens vrij van infecties. De vraag is nu of productie van synthetisch bloed via alternatieve technieken voldoende effectief is.

Een tweede alternatief is dat wel gebruik wordt gemaakt van embryonale stamcellen, maar zonder dat op enig moment het embryo wordt vernietigd. Het biotechbedrijf ACT (Advanced Cell Technology) heeft een technologie ontwikkeld (single-blastomere technology) die slechts een enkele cel van het embryo gebruikt en – naar verluidt – niet leidt tot de vernietiging van het embryo.

Daarnaast zou gebrek aan bescherming ook wel eens tot voordelen kunnen leiden. Onderzoekers die onderzoek doen met stamcellen hoeven minder bang te zijn voor inbreukprocedures en kunnen nu naar hartelust experimenteren zonder zich blauw te hoeven betalen aan royalty’s voor het gebruik van geoctrooieerde stamcellen. Beperking van octrooibescherming kan zodoende ook een positieve invloed hebben op het researchklimaat in de Europese Unie.

Daarbij moet in het oog worden gehouden dat het Europees Hof zich slechts heeft uitgesproken over de octrooieerbaarheid en niet over de vraag of onderzoek naar van embryo’s afkomstige cellen an sich is toegestaan. Paradoxaal genoeg is het onderzoek naar stamcellen in de afgelopen jaren op brede wijze gesubsidieerd door de Europese Unie, al is dit altijd een controversieel onderwerp geweest. Tot op de dag van vandaag is het mogelijk subsidie van de EU te verkrijgen voor onderzoek met van embryo’s afkomstige stamcellen. De aanpak binnen de lidstaten van de EU verschilt overigens. Sommige lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland staan dergelijk onderzoek onder bepaalde voorwaarden toe. Andere Lidstaten, zoals Frankrijk, Ierland en Spanje hebben een verbod op dergelijk onderzoek opgenomen in de nationale wetgeving. Vanuit het Europees Parlement en een aantal lidstaten is er recentelijk bij de Europese Commissie op aangedrongen om geen onderzoek meer te financieren met embryo's en embryonale stamcellen onder het nieuwe financieringsprogramma voor onderzoek (“Horizon 2020”).

Tenslotte moet niet uit het oog worden verloren dat het zeer lastig is om uitvindingen op gebied van het embryonale stamcelonderzoek, zonder toestemming en medewerking van de uitvinder te exploiteren. Ten eerste zal de hoge complexiteit van de betreffende (embryonale) stamcel technieken en therapieën, ‘copycats’ weerhouden van het simpel overnemen en toepassen daarvan. Biotech bedrijven zullen zoveel en zolang als mogelijk de productieprocessen geheim houden. Daarnaast kunnen de uitvinders profiteren van de zogeheten dossierbescherming (data exclusivity) op het onderzoeksdossier dat zij opbouwen in het kader van de vereiste registratie van de betreffende (embryonale) stamcel technieken en therapieën (benodigd om uit het embryonale stamcelonderzoek voortspruitende producten op de markt te mogen brengen). Kortom, ook zonder octrooirecht kan het voor derden lastig en tijdrovend zijn om aan te haken op uitvindingen van andere partijen op het gebied van het embryonale stamcelonderzoek.

Contact:
Rogier de Vrey
T +31 (0)30 2121 627
rogier.devrey@cms-dsb.com

PWC, Patent Litigation Study. Patent litigation trends as the "America Invents Act" becomes law, 1995-2010.

Uit de samenvatting: 2011 has been a busy year in patent reform. More than a decade of discussion and debate over patent reform culminated on September 16, with President Obama signing the “America Invents Act” into law. While a few aspects of the bill were hotly debated within Congress, the bill ultimately passed both chambers with overwhelming support (304 to 117 in the House of Representatives and 89 to 9 in the Senate).

The America Invents Act is not just another bill. It represents the most significant changes to the US patent system in nearly 60 years. Among them: the conversion to a firstinventor-to-file system that alters the current patent system’s approach to priority of inventorship and effective filing date. Specifically, it awards a patent to the first person to file a patent application on an invention with the US Patent and Trademark Office (“USPTO”), even if the filer was not the first to invent.

Significantly, the America Invents Act does not contain any language regarding the calculation of damages in patent infringement matters. This represents a shift from prior drafts, which incorporated substantial language addressing damages. The absence of any reform guidance in this area suggests that Congress believes the subject of patent damages is best left for the courts to address and regulate (or, perhaps, that it’s viewed as too contentious an issue to enable consensus).

The most recent example of a court decision that fundamentally changed how patent damages are calculated was issued by the US Court of Appeals for the Federal Circuit (“CAFC”) in early 2011. In Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2011), the CAFC held that the widely used and recognized 25 percent rule 1 “is a fundamentally flawed tool for determining a baseline royalty rate in a hypothetical negotiation.” This ruling led industry observers to refer to the rule as officially ‘dead’ for purposes of establishing a hypothetical royalty rate in patent infringement cases. Despite the CAFC’s ruling, some parties engaging in patent licensing continue to reference the 25 percent rule in their royalty negotiations.

Additionally, the US Supreme Court recently issued rulings in two patent cases. It upheld the current “clear and convincing evidence” standard for invalidating a patent in Microsoft Corp. v. i4i Limited Partners (Supreme Court 2011), sustaining a roughly $300 million patent infringement verdict against Microsoft. Further, in Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB SA (Supreme Court 2011), the Court held that “willful blindness” to the existence of a patent cannot serve as a defense to charges of inducing infringement.

In summary, while passage of patent reform legislation represents a significant change to the US patent system, the elimination of the 25 percent rule, as well as rulings in a variety of other recent court decisions, demonstrates that the courts will continue to shape the future of patent law and play the primary role in how patent damages are calculated

Document 17539/11, geschreven onder het Poolse EU voorzitterschap, getiteld "Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court – Guidance for future work" kondigt aan dat op 22 december 2011 de tekst van de overeenkomst gereed kan zijn:

11. The Presidency announced its intention to organise the initialling ceremony whereby the text of the Agreement could be finalised in Warsaw on 22 December 2011. The Presidency considers that the Member States should be able to arrive at a political agreement on the text of the Agreement at the meeting of the Competitiveness Council on 5 December 2011 on the basis of this set of compromise proposals, despite the fact that some issues of political importance could be left to be agreed at a later stage, but before the signature of the Agreement.

Lees hier meer.

Woensdag 16 november jl. hield de Vereniging voor Intellectuele Eigendom / AIPPI Nederland haar najaarsvergadering. Na de Algemene Ledenvergadering spraken prof. T. Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek en Erasmus Universiteit Rotterdam en ) en mr. G.R.B. van Peursem (Rechtbank Den Haag) over “IE rechtspraak in Europa: lessen uit het merkenrecht voor het octrooirecht". Tobias Cohen Jehoram over enkele casus over geharmoniseerde begrippen in het merkenrecht (presentatie):

• (Enkele) kleurmerken (art. 2)
• Vormmerken (art. 2)
• Refererend merkgebruik (art. 5(1)(a))
• Verwarringsgevaar (art. 5(1)(b))

Rechter Van Peursem over Unified Patent Court en EP eenheidsoctrooi (presentatie):

• Hoofdlijnen
• Hoofdbezwaren
• art. 118 VWEU
• Gevolgen inbreukcriteria ca acquis

EPO, Notice from the European Patent Office dated 31 August 2011 concerning the issuance of a second written opinion in the procedure under Chapter II PCT, 4 oktober 2011.

met dank aan Cees Mulder, auteur van het boek " The Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty", jaarlijkse uitgifte in eigen beheer.

Uitbreiding van de contactmomenten met het Europees Octrooibureau als een aanvrager van een internationale octrooiaanvrage een verzoek indient voor internationale voorlopige beoordeling.

Het Europees Octrooibureau (EOB) in zijn functie als Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling (International Preliminary Examining Authority = IPEA) van internationale aanvragen heeft de praktijk inzake Regel 66.4 van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty = PCT) aangepast.

Volgens de oude praktijk werd na het indienen van een Verzoek om internationale voorlopige beoordeling (“demand”) meteen het Rapport van de Internationale Voorlopige Beoordeling (International Preliminary Examination Report = IPER) opgemaakt tenzij de indiener van het demand om een telefonisch interview met de examiner van het EOB had verzocht.
Onder de nieuwe praktijk, die per 1 december 2011 ingaat, wordt het aantal dialoogmogelijkheden met het de examiner van het EOB uitgebreid.

In het geval het EOB, als IPEA, een negatieve IPER opmaakt, wordt de applicant om nader schriftelijk advies gevraagd. Dit gebeurt door het uitsturen van een zogenoemde written opinion van de IPEA. Hierop kan de aanvrager reageren door amenderingen aan te brengen en/of argumenten naar voren te brengen binnen de gestelde termijn (normaal 2 maanden, in ieder geval niet korter dan 1 maand).

Als het EOB in de internationale fase is opgetreden als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek (International Searching Authority = ISA) wordt het door deze autoriteit uitgebrachte Schriftelijk Oordeel (Writen Opinion van de ISA) beschouwd als de eerste written opinion van de IPEA. In deze situatie wordt een tweede written opinion door het EOB als IPEA naar de aanvrager gestuurd, waarop deze kan reageren door het indienen van wijzigingen en/of argumenten.
Indien de WO-ISA is opgesteld door een andere ISA, wordt de WO-ISA niet beschouwd als een (eerste) written opinion van de IPEA (Rule 66.1bis(b) PCT) In deze situatie wordt een eerste written opinion door het EOB als IPEA naar de aanvrager gestuurd, met de uitnodiging hierop te reageren.

De term “negatieve IPER” moet worden opgevat als een Rapport van de Internationale Voorlopige Beoordeling (IPER) op grond waarvan een aanvrager verplicht is te reageren op grond van Regel 161(1) van het Europees Octrooiverdrag in het geval de aanvrager besluit de Europese fase in te gaan.

Er wordt geen written opinion van de IPEA opgemaakt als de indiener van het demand een verzoek om een telefonisch overleg heeft ingediend. Wel is het mogelijk om na ontvangst van de written opinion van het EOB als IPEA een verzoek tot een telefonisch overleg aan te vragen. Dit verzoek moet in ieder geval worden ingediend voordat het EOB het uiteindelijke verslag (IPER) opmaakt. De notulen van de telefonische consultatie worden naar de aanvrager verzonden, maar zonder uitnodiging om verdere wijzigingen en/of argumenten in te dienen, tenzij anders afgesproken tijdens het telefoongesprek.

De nieuwe praktijk is van toepassing op internationale aanvragen waarvoor, op grond van Regel 69.2 PCT, de termijn voor de vaststelling van de IPER verstrijkt op of na 1 december 2011, tenzij de IPER is opgemaakt vóór 1 oktober 2011.

Update 19 oktober 2011: nu de contactmomenten met EPO zijn uitgebreid, is de best practice als volgt: 

• Bij het indienen van het demand altijd argumenten indienen en/of de aanvrage amenderen (in ieder geval door de conclusies te wijzigen); 
• Bij het indienen van het demand verzoeken vragen om een Written Opinion van de IPEA (komt automatisch); 
• Direct na ontvangst van de Written Opinion van de IPEA verzoek indienen voor telefonisch overleg; doe dit nooit vóór ontvangst van de Written Opinion van de IPEA (want dan krijg je geen written opinion); 
• Binnen de gestelde termijn na ontvangst van de Written Opinion van de IPEA reageren door verdere amenderingen en/of argumenten in te dienen; 
• Proberen om tijdens het telefonisch overleg de bezwaren van de EOB examiner weg te nemen. 
• Als tijdens het telefonisch overleg blijkt dat er nog (verdere) amenderingen nodig zijn, aanbieden om die zsm per fax naar de EOB examiner te sturen.

US Octrooi 8,011,991:  US Patent and Trademark Office verleent een octrooi op het maken van een sneeuwpop.

Met dank aan Cees Mulder, Maastricht University.

Al in 2006 diende Ignacio Marc Asperas bij het USPTO een 25-pagina octrooiaanvrage in met de titel “Apparatus for facilitating the construction of a Snow Man/Woman”. Begin deze maand heeft het USPTO (uiteindelijk) octrooi verleend voor zijn uitvinding, zodat vanaf deze winter Asperas, in principe, iedereen kan aanklagen die sneeuwpoppen volgens zijn methode bouwt zonder zijn toestemming.

Het octrooi beschrijft  hulpmiddelen voor het vergemakkelijken van de bouw van een sneeuwman of -vrouw. De uitvinder was vooral op zoek naar een methode om een grote sneeuwpop in z’n eentje te kunnen bouwen. In de uitvinding worden holle sneeuwballen gemaakt, die lichter zijn dan gevulde ballen. Daarnaast wordt de buitenkant van de bal voorzien van een hechtingslaag (“adhesion surface”) die het bij elkaar houden van de sneeuw vergemakkelijkt. De hechtingslaag kan een elektrisch geladen oppervlak zijn al dan niet in combinatie met een geschikt gekozen textuur. De elektrische lading kan worden opgewekt door een generator in de sneeuwpop.

Maar de heer Asperas heeft aangekondigd dergelijke plannen niet te hebben. Zijn aanvraag moet vooral worden beschouwd als van het type: “Hoe bouw je nu zo’n sneeuwpop?” en bevat veel tips hoe je symmetrische sneeuwballen kunt rollen en hoe je armen, schouders en ander lichaamsdelen van sneeuw kunt bouwen. De uitvinder pretendeert niet dat dit de ultieme sneeuwman is met een revolutionaire constructie, maar wel dat niemand ooit bedacht heeft dat je het zo zou moeten doen.

Het verleende octrooi heeft als hoofdconclusie:

A building component apparatus for facilitating a construction of a snow man/woman, comprising:
    a spherically-shaped body that provides an interior structure of the snow man/woman that has an outer surface and an interior, the interior substantially lighter than when the interior is filled with snow;
    an adhesion surface provided on the outer surface of the spherically-shaped body that substantially increases the ability of the outer surface to adhere snow to the spherically-shaped body;
    wherein, the spherically-shaped body and adhesion surface form a building component for facilitating the construction of the snow man/woman; and a generator that generates an electric charge, the electric charge coupled to the outer surface.

Beleidsnota Biotechnologie; Brief regering; Beantwoording vragen commissie over de octrooiproblematiek van kwekers, Kamerstukken II 2011-2012, 27 428, nr. 204. en de bijlage Overzicht van sectoroverleg over een gedragscode voor de toegang tot plantmateriaal dat wordt beschermd door een octrooi

De stand van zaken. Over de octrooiproblematiek van kwekers is veel te doen, wel dient dit gescheiden te worden van de analyse van haalbaarheid en wenselijkheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht. Er zijn twee parallelle acties gestart: 
1.sinds augustus 2010: sectoroverleg van bedrijven in de groenteveredelingssector om te komen tot sectorbreed gedragen afspraken over een gedragscode voor toegang tot biologisch materiaal en het gebruik van octrooilicenties, en
2.sinds 11 april 2011: consultatie van belangenorganisaties VNO-NCW, Plantum, LTO, NIABA en Nefarma, met het oog op analyse van wenselijkheid en haalbaarheid van en alternatieven voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

Ad 1) Uit het verslag blijkt dat onder leiding van een Stuurgroep van betrokken bedrijven drie werkgroepen zijn ingesteld die zich respectievelijk buigen over:

• de voorbereiding van een standpunt over het moment van verlenen van toegang tot biologisch
  materiaal dat is gedeponeerd in het kader van een octrooi(aanvraag);
• een voorstel dat de toegang tot biologisch materiaal regelt, met in acht te nemen
  uitgangspunten die door de Stuurgroep zijn geformuleerd;
• de definities van de verschillende soorten te onderscheiden “traits’.

Ad 2) Ik zal de beoogde onafhankelijke voorzitter van deze dialoog ook verzoeken aandacht te geven aan inbreng van maatschappelijke organisaties en hun zienswijzen bij de oplossing van de onderhavige problematiek.

Slotopmerking 
Ik spreek hierbij graag het vertrouwen uit dat het sectoroverleg over de licentiegedragscode en de brede consultatie van belangenverenigingen oplossingen zullen opleveren die de toegang tot biologisch materiaal voor veredelingsdoeleinden zullen vergemakkelijken. Verder verwacht ik van alle bij de brede consultatie betrokken partijen dat zij constructief zullen bijdragen aan de voorbereiding van de standpuntbepaling over eventuele invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het internationale octrooirecht, of passende alternatieven daarvoor.

Complete dossier hier (link)