Octrooirecht  

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 1 juni 2010, LJN: BM8418, A, handelend onder de naam B, te C tegen de Minister van Economische Zaken.

Octrooirecht, althans geschil over de subsidieregeling innovatievouchers (voorheen octrooibox). Indien voor één uitvinding voor meerdere rechtsgebieden octrooi wordt aangevraagd, kan wèl subsidie worden verkregen voor de kosten die in het kader daarvan worden gemaakt voor zover deze betrekking hebben op meer dan één jurisdictie.

Appellant stelt dat het doel van de regeling is dat subsidie wordt verleend voor de kosten die worden gemaakt voor het verwerven van een octrooi. Voor het verkrijgen van dat exclusieve recht diende appellant meerdere aanvragen te doen, één om octrooi te verkrijgen voor Europa en één om octrooi te verkrijgen voor de V.S.. Het kan volgens appellant nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest dat slechts één octrooiaanvraag voor één rechtsgebied in aanmerking komt voor subsidie. Het CvBB is het daar mee eens.

5.2 (…) Het College is van oordeel dat de door verweerder gegeven grammaticale uitleg van artikel 13, eerste lid, van de Regeling – voor een octrooi moet één octrooi worden gelezen – niet gestoeld kan worden op de titel van paragraaf 4 van de Regeling of de tekst van die bepaling. De termen “octrooiaanvraag” en “octrooi” worden in de bepaling afwisselend gebruikt, zodat hierin geen aanknopingspunt is te vinden voor de interpretatie van verweerder.
Het College overweegt voorts dat uit de bij de Regeling behorende Toelichting blijkt dat het doel van de Regeling is het stimuleren van het doen van een octrooi-aanvraag voor een uitvinding. Daarbij is niet de beperking aangebracht dat voor dezelfde uitvinding slechts de octrooi-aanvraag voor één rechtsgebied subsidiabel moet worden geacht.
Ook overigens heeft het College in de Toelichting op de Regeling geen aanknopingspunt gevonden voor de door verweerder gegeven uitleg van artikel 13, eerste lid, van de Regeling.
Gezien het vorenstaande valt naar het oordeel van het College niet in te zien dat, indien voor één uitvinding voor meerdere rechtsgebieden octrooi wordt aangevraagd, op grond van artikel 13, eerste lid van de Regeling en de bijbehorende Toelichting geen subsidie kan worden verkregen voor de kosten die in het kader daarvan worden gemaakt voor zover deze betrekking hebben op meer dan één rechtsgebied.
Voorts is het College van oordeel dat artikel 13, zesde lid, van de Regeling niet kan worden tegengeworpen. In die bepaling is neergelegd dat geen subsidie kan worden verstrekt, indien reeds eerder met gebruikmaking van een voucher subsidie is verstrekt krachtens deze paragraaf. Niet is gebleken dat appellant eerder subsidie heeft ontvangen voor het aanvragen en verkrijgen van een octrooi. Dat hij voor dezelfde uitvinding een Europese octrooiaanvraag én een octrooiaanvraag voor de V.S. heeft ingediend, valt naar het oordeel van het College niet onder de reikwijdte van die bepaling.

5.3.  Gezien het vorenstaande komt het College tot de conclusie dat artikel 13 van de Regeling niet in de weg staat aan het vaststellen van subsidie voor het aanvragen en verkrijgen van octrooi voor dezelfde uitvinding voor meerdere rechtsgebieden.
Dit betekent dat verweerder ten onrechte zijn beslissing de subsidie niet in zijn geheel voor het gevraagde toe te kennen in bezwaar heeft gehandhaafd. Het beroep dient dan ook gegrond te worden verklaard en het bestreden besluit te worden vernietigd.

Lees de uitspraak hier.

HvJ EU, 17 juni 2010, conclusie A-G Trstenjak in zaak C-229/09, Rechtsanwaltssozietät Lovells tegen Bayer CropScience AG (prejudiciële vragen Bundespatentgerichts , Deutschland)

Octrooirecht. Komt voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend een vergunning voor het in de handel brengen op grond van artikel 4 van richtlijn 91/414/EEG(2) in aanmerking of kan een certificaat ook worden afgegeven op basis van een vergunning voor het in de handel brengen op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 91/414/EEG?

De A-G antwoordt (maar nog niet in het Nederlands):

1. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b (…)  ist in dem Sinne auszulegen, dass ein ergänzendes Schutzzertifikat für Pflanzenschutzmittel nicht aufgrund einer Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414 des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln erteilt werden kann.

2. Niemand kann sich auf diese Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b (…) berufen, um die Nichtigerklärung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Pflanzenschutzmittel, die vor dem Erlass des vorliegenden Urteils auf der Grundlage vorläufiger Genehmigungen für das Inverkehrbringen gemäß Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414 beantragt worden sind, zu beantragen.

Lees de conclusie hier. 

Rechtbank Utrecht, 9 juni 2010, HA ZA 04-1819, Fox tegen The Spectranetics Copropration (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).

Octrooirecht, althans royaltygeschil m.b.t. octrooilicenties. Feitelijk nogal complexe zaak. Eises is mede-uitvinder van een aantal octrooien (verwijderen van blokkades van (slag)aderen) en in een geheel van (gestelde) overdrachten, overeenkomsten, echtscheidingen en Amerikaanse vonnissen, stelt eiser, heel kort gezegd, dat gedaagde niet voldoet aan de licentieverplichtingen jegens eiser, nu 25% van alle uit de octrooien voortvloeiende rechten aan eiser zouden zijn overgedragen, waardoor de royaltyverplichtingen navenant zouden zijn gewijzigd.

De rechtbank oordeelt echter dat niet aannemelijk is dat de overdracht waarop de vorderingen zijn gebaseerd heeft plaatsgevonden en wijst de vorderingen af. Ook de reconventionele vorderingen (erkenning van Amerikaanse beslissingen en OD) en worden afgewezen. Vereisten erkenning buitenlands vonnis. “En dergelijk in algemene bewoordingen gesteld gebod of verbod, waarmee Fox feitelijk het recht wordt ontnomen enige procedure jegens Spectranetics c.s. aanhangig te maken, is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met de Nederlandse openbare orde, zodat de vordering tot erkenning ook op deze grond dient te worden afgewezen.” In citaten:

Overdracht: 4.3 Met inachtneming van deze verschillende door partijen ingenomen stellingen en overgelegde stukken is de rechtbank van oordeel dat de door Fox gestelde overdracht niet heeft plaatsgevonden, althans dat Fox en Coster aan de (geplande)overdracht geen gevolg hebben gegeven. (…)

4.5 (…) Met het oog op het feit dat Spectranetics Corporation niets met de gestelde ovedracht deed (zelfs daarop niet reageerde), had het in de lijn der verwachting gelegen dat Fox en Coster, althans één van hen, Spectranetics Corporation binnen bekwame tijd (nogmaals) over de overdracht zou hebben geïnformeerd en (nogmaals) aanspraak zou hebben gemaakt op de uit die overdracht voortvloeiende rechten. (…)

4.6. Vervolgens is de vraag of er andere feiten en omstandigheden zijn die als bewijs kunnen dienen voor de overdracht die volgens Fox op 15 juli 1998 heeft plaatsgevonden.  Voor de beantwoording van deze vraag is van belang dat Interlase op 11 september 1998 aan Spectranetics Corporation schrijft (l) dat de octrooien aan White Star zijn overgedragen en (2) dat White Star hierdoor alle rechten uit de licentieovereenkomst heeft verkregen  (…) Deze 100% overdracht had niet gekund als Interlase nog maar 60% van de octrooirechten had. (…) dan had het in de lijn der verwachting gelegen dat Fox of iemand anders binnen Interlase deze omissie zou hebben hersteld. Dit is niet gebeurd, hetgeen onder meer uit het verloop van de gerechtelijke procedure tussen White Star en Spectranetics Corporation blijkt.

4.7 (…) Mocht Fox van mening zijn geweest dat op 15 juli 1998 aan hem rechten met betrekking tot de octrooien waren overgedragen en dat daarom de claim van White Star niet klopte, dan had hij - gegeven zijn directe bemoeienis - White Star en Spectranetics Corporation daarop eenvoudig kunnen wijzen. Dat heeft Fox niet gedaan. (…)
 
4.9. Ten slotte acht de rechtbank bij de beantwoording van de vraag of op 15 juli 1998 aan Fox rechten zijn overgedragen het volgende van belang. De door Fox gestelde overdracht op 15 juli 1998 is nimmer in de daartoe bestemde openbare registers ingeschreven. Er is dus geen openbare bron die de aanspraken van Fox op 25% van de octrooien, waaronder begrepen een recht op royalty-betalingen ter zake dit percentage, ondersteund. De overdracht van de octrooien en de daarmee verbandhoudende rechten door Interlase aan White Star is daarentegen wel ingeschreven, zonder dat daarbij de beperking wordt gemaakt dat die overdracht slechts ziet op 60% van de octrooien. Mocht de overdracht van op 15 juli 1998 wel hebben plaatsgevonden, dan had die beperking in de registers moeten worden vermeld. (…)

Reconventie. Tenuitvoerlegging uitspraken VS: 4.13. Spectranetics c.s. vordert in reconventie een voor tenuitvoerlegging vatbare titel ter zake van de Amended Order van het United States District Court for the Eastern District of Virginia van 13 september 2008 (hierna: Amended Order). In deze Amended Order is (onder meer) geoordeeld dat de overdracht van 25% van de intellectuele eigendomsrechten waarop de licentie ziet niet op l5 juli 1998 heeft plaatsgevonden (…).

4.15. De rechtbank stelt voorop dat zij noch ingevolge enig verdrag noch ingevolge het Nederlandse internationaal privaatrecht gehouden is tot erkenning van een uitspraak van de District Court of Virginia, zoals de Amended Order. Naar Nederlands internationaal privaatrecht staat het de rechter in beginsel vrij in elk bijzonder geval te beoordelen of en in hoeverre aan een vreemd vonnis gezag moet worden toegekend. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het vreemde vonnis ongeacht zijn aard en strekking wordt erkend indien aan een drietal minimumvereisten is voldaan:
a. de buitenlandse rechter was bevoegd om van de zaak kennis te nemen;
b. het vreemde vonnis is tot stand gekomen na een behoorlijke rechtspleging;
c. het vreemde vonnis is niet in strijd met de Nederlandse beginselen van openbare
orde.

4.16. (…) Dit betekent dat zowel Fox als Spectranetics Corporation en/of Spectranetics International tezamen niet bij de procedure leidend tot de uitspraak waarvan erkenning wordt gevraagd, partij zijn geweest. (…) Het Gerechtshof Amsterdam heeft in haar arrest van 1 april 2008 in het kader van een beoordeling van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van artikel 12 Rv overwogen dat deze bepaling niet aan haar bevoegdheid in de weg staat nu niet is gebleken dat zowel Fox als Spectranetics Corporation en/of Spectranetics International tezamen bij de voor de Amerikaanse rechter gevoerde procedures partij zijn geweest. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de onderhavige vordering. Gelet op het vorenstaande moet worden aangenomen dat de Amended Order partijen in de onderhavige procedure niet kan binden, zodat daaraan geen gezag kan worden toegekend. Het feit dat Fox op de hoogte was van de procedure (zoals hiervoor in 4.7 overwogen) alsmede het feit dat de daarin vervatte bevelen gericht zijn tot Fox doet daar niet aan af. Met de bekendheid met -en bemoeienis van- Fox met de eerdere procedures van White Star kan immers nog niet worden aangenomen dat Fox partij bij deze procedure was en als zodanig verweer heeft kunnen voeren. Voorts blijkt uit de motivering van de Amended Order niet op welke gronden de diverse verboden aan Fox (kunnen) worden opgelegd in een procedure waarbij hij geen partij was, zodat er in dat opzicht sprake is van een gebrek in de motivering. Ten slotte behelst de inhoud van de Amended Order een algemeen gebod aan Fox om de bij een Nederlands gerecht aanhangig gemaakte procedure te staken en gestaakt te houden, welk gebod zich tevens uitstrekt tot elders aanhangig te maken procedures. En dergelijk in algemene bewoordingen gesteld gebod of verbod, waarmee Fox feitelijk het recht wordt ontnomen enige procedure jegens Spectranetics c.s. aanhangig te maken, is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met de Nederlandse openbare orde, zodat de vordering tot erkenning ook op deze grond dient te worden afgewezen.

4.17. Een en ander leidt tot de slotsom dat de Amended Order in strijd is met de beginselen van een behoorlijke rechtspleging die in de Nederlandse rechtsorde als fundamenteel moet worden beschouwd dan wel de Nederlandse openbare orde. De vordering tot erkenning daarvan zal daarom worden afgewezen. Dit betekent dat de door Fox ingestelde vorderingen inhoudelijk moeten worden beoordeeld, hetgeen hiervoor in conventie is gebeurd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Den Haag, 4 juni 2010, KG ZA 10-427. Merck Sharp & Dohme Corp. tegen Sandoz B.V. 

Octrooirecht. Kort geding. Merck stelde dat Sandoz met de verhandeling van een generiek dorzolamide/timolol-product (anti-glaucoma oogdruppels) inbreuk maakt op haar EP 752 en het ABC 990041 dat betrekking heeft op ‘Oftalmische samenstellingen die combinaties van een carbonanhydraseremmer en een ß-adrenergische antagonist bevatten’.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het feit dat EP 752 (in geamendeerde vorm) door de Engelse rechter ongeldig is verklaard, op zichzelf niet voldoende is om tot de conclusie te komen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het Nederlandse deel van hetzelfde Europese octrooi de Nederlandse bodemprocedure niet zal overleven. De Nederlandse rechter moet hier zelfstandig over oordelen. Aan de opvatting van een ‘gerespecteerde collega-octrooirechter’ zal echter ‘belangrijk gewicht’ worden toegekend. De voorzieningenrechter stelt dat Merck dit vonnis van de Engelse rechter in het geheel niet heeft genoemd, laat staan toegelicht of bekritiseerd.

Interessant is de discussie of het zogenaamde Nardin-abstract behoorde tot de stand van de techniek. Merck voerde aanvankelijk aan dat het abstract gepubliceerd was na de prioriteitsdatum van 17 april 1991 maar Sandoz heeft een verklaring van de British Library overlegd waaruit blijkt dat zij een exemplaar van het Nardin-abstract heeft onvangen op 11 april 1991 welke geïndexeerd is op 16 april 1991 ‘and would have been available for public use from that date’. De voorzieningenrechter verwijst naar uitspraak T314/99 van de Technische Kamer van Beroep waarin is geoordeeld dat een document ‘by its mere arrival in the archive [van een bibliotheek, vzr] publicly available, since that did not mean it was as of that point in time catalogued or otherwise prepared for the public to acquire knowledge of it’. Gezien het Nardin-abstract gecatalogiseerd was voor de prioriteitsdatum heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat het Nardin-abstract behoorde tot de stand van de techniek.

De beoordeling van de stand van de techniek (en in het bijzonder het Nardin-abstract) leidt ertoe dat de voorzieningenrechter tot de conclusie komt dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de bodemrechter het Nederlandse deel van EP 752 zal vernietigen. Onder die omstandigheden zijn de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam (in de persoon van mr. Chr. Hensen), ex parte beschikking van 27 april 2010, KG RK 10-1785, Vermop Salmon GmbH tegen  Newell Rubermaid Luxembourg SARL.

Octrooirecht. Ex parte. Inbreuk op octrooi m.b.t. mophouder op beurs in de RAI. Repeterend beslag.

2.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de stelling van Vermop dat Rubbermaid inbreuk op haar octrooi maakt of dreigt te maken voorshands voldoende gesubstantieerd voor toewijzing van maatregelen tot conservatoir beslag tot afgifte en afgifte tot bewaarneming op de wijze als hierna verwoord. Tevens heeft Vermop voldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat het nodig is de maatregelen te nemen zonder de wederpartij te horen. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is ten slotte voldoende aannemelijk dat uitstel ten gevolge van de behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Vermop zal veroorzaken. Beslag en bewaarneming

2.3. Het in het verzoekschrift onder A. opgenomen verzoek repeterend beslag te mogen leggen op de in het verzoekschrift onder 7 omschreven producten zal worden toegestaan tot en met 29 april 2010, nu immers niet kan worden uitgesloten dat verdere inbreukmakende producten zullen worden aangeboden. Voorts zal bepaald worden dat de beslagen zaken in bewaring worden afgegeven aan het te Amersfoort gevestigde bedrijf Nimax B.V. en dat de zaken slechts met toestemming van gerekwestreerde of nadat de rechter daartoe heeft beslist ter beschikking mogen worden gesteld aan verzoekster.

Lees de beschikking hier.

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 6 mei 2010, KG RK 10-1214, Novartis A.G tegen. Drogisterij.net B.V.

Octrooirecht. Ex parte na enkele eerdere uitspraken m.b.t. dezelfde contactlenzen (zie IEF 7964). Inbreuk door online verkoop.

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat Drogisterij.net ACUVUE OASYS contactlenzen in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op (geldige) conclusie 1 van het aan Novartis toebehorende Europese octrooi EP 0 819 258. Immers, bij vonnis van deze rechtbank van 11 februari 2009 is in een bodemzaak geoordeeld dat dezelfde contactlenzen als de lenzen die door Drogisterij.net worden aangeboden, onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van het octrooi vallen en dat het octrooi geldig is. Dat oordeel is bij vonnis van 10 juni 2009 na een kort geding op tegenspraak bevestigd, met verwerping van twee inbreukverweren die niet aan de orde waren geweest in de bodemprocedure. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 18 [aantasting van de exclusieve positie van de octrooihouder – IEF] is aangevoerd is tevens voldoende aannemelijk dat uitstel ten gevolge van behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Novartis zal veroorzaken. (…)

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 mei 2010, HA ZA 08-2766, BVBA VR Construct tegen Jurenco Equipment B.V.

Octrooirecht. Slaafse nabootsing. Onkruidborstels. Gedeeltelijke aanhouding m.b.t. geldigheid Belgisch octrooi en buitenlandse delen EP. Dagvaarding uitgebracht vóór verlening octrooi. Vernietiging NL deel EP. Door kleurverschil en technische eisen geen slaafse nabootsing.

Beide partijen zijn producent van (onder meer) onkruidborstels en actief op de markt in België en Nederland. Aan VR Construct is op 6 april 2004 Belgisch octrooi 1014801A3 verleend voor een ‘Borstel en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke borstel’. Aan VR Construct is voorts onder nummer EP 1 356 750 Europees octrooi verleend voor ‘Brush and method for manufacturing such a brush’. De verlening van het octrooi (verder te noemen: EP 750) is gepubliceerd op 31 december 2008 (dus na het uitbrengen van de dagvaarding).

VR Construct vordert een verbod op slaafse nabootsing van haar borstels door Jurenco, alsmede een verbod op inbreuk op BE 801 en een verbod op inbreuk op EP 750 voor alle landen waarvoor het octrooi gelding heeft, althans voor België en Nederland met nevenvorderingen. Jurenco voert onder meer het verweer dat EP 750 en BE 801 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Jurenco voert onder meer het verweer dat EP 750 en BE 801 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit en vordert in reconventie de hoofdzaak vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750.

Voor zover de vorderingen van VR Construct zien op de gestelde inbreuk op BE 801 en de buitenlandse delen van EP 750, dient de rechtbank de beoordeling in beginsel aan te houden omdat Jurenco zich beroept op ongeldigheid van de ingezette octrooien (GAT/LuK en Roche/Primus).

De door Jurenco gevorderde verklaring voor recht dat geen inbreuk op het octrooi wordt gemaakt omdat het octrooi nietig is bij gebrek aan inventiviteit ten opzichte van de stand van de techniek, kan de rechtbank alleen geven voor in Nederland verhandelde borstels omdat zij niet bevoegd is te oordelen over de geldigheid van de buitenlandse delen van EP 750 en van BE 801 (vergelijk Rechtbank Den Haag, 18 juni 2008, IEF 6298, Fort Vale / Pelican. Voor zover de gevorderde verklaring ziet op in het buitenland verhandelde borstels moet de beoordeling worden aangehouden totdat door de bevoegde buitenlandse rechter is beslist op de door Jurenco gestelde nietigheid van de buitenlandse delen van EP 750 en van BE 801 tenzij Jurenco zich tegen aanhouding verzet.

Jurenco meent verder dat de vorderingen in conventie, zover die zijn gebaseerd op EP 750, niet kunnen worden toegewezen omdat op het tijdstip van de dagvaarding het octrooi nog niet was verleend. Jurenco verwijst naar de uitleg die de voorzieningenrechter van deze rechtbank in zijn beslissing van 30 juni 1999, IER 1999, 39 (LJN AK4131) heeft gegeven aan H.R. 29 maart 1985, NJ 1986, 242 (LJN AG4989). De Hoge Raad oordeelde dat uit de wetsgeschiedenis van de Rijksoctrooiwet blijkt dat de aanvrager weliswaar bevoegd is tot het nemen van conservatoire maatregelen, maar dat hij pas bevoegd is een vordering in te stellen wanneer het octrooi verleend is. Volgens de rechtbank ziet het arrest van de Hoge Raad niet op een situatie, zoals de onderhavige, waarin na het instellen van de dagvaarding maar vóór het tijdstip van de beslissing het octrooi wordt verleend. Naar het oordeel van de rechtbank geldt ook voor een situatie als hier aan de orde dat voldoende is dat het recht waarop een partij zich beroept bestaat op het tijdstip van de beslissing.

Uitgaande van US 610 is het objectieve technische probleem (I) op welke wijze kan de kabel op eenvoudige wijze van bekleding worden voorzien en (II) welke alternatieve wijze van bevestiging van het kabelstuk leidt tot geringere vuilophoping tussen het kabelstuk en de houder? Naar het oordeel van de rechtbank is de wijze waarop het octrooi voor deze problemen een oplossing biedt niet als inventief aan te merken. Als de vakman al niet in US 610 zou meelezen dat de kabelstukken zijn afgesneden van een al beklede kabel, zou hij zonder inventieve arbeid tot deze maatregel komen.

Slaafse nabootsing

Al door het kleurverschil ontstaat een zodanig duidelijk onderscheid tussen het product van VR Construct en dat van Jurenco dat verwarring bij het publiek niet aannemelijk is. Voor zover er overeenkomsten bestaan, lijken die te worden gedicteerd door de aan de borstels te stellen technische eisen. Ook op deze grond kan VR Construct Jurenco dus niet verbieden haar borstels op de markt te brengen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 mei 2010, HA ZA 09-3220, Novozymes A/S tegen DSM Food Specialities B.V. (met dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek).

Octrooirecht. Vernietiging van het Nederlandse gedeelte van het Europese octrooi op grond van niet-nawerkbaarheid. Er is sprake van een zogenaamde wensconclusie of  free-beer claim; er wordt namelijk iets geclaimd (gratis bier) dat iedereen wel zou willen hebben, maar er wordt niet uitgelegd hoe de uitvinding kan worden verkregen.

Novozymes is de houdster van een Europees octrooi dat ziet op een ‘werkwijze voor het bereiden van deeg of een gebakken product dat van deeg is bereid, die het toevoegen aan het deeg van een lipolytisch (‘vetsplitsend’) schimmelenzym met specifieke eigenschappen omvat’. Door het gebruik van lipolytische enzymen vermindert de noodzaak om dure emulgatoren toe te voegen (afbeelding website Novozymes). Novozymes stelt dat DSM met de verhandeling van een concurrerend product inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank wijst de vorderingen echter af en vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi op grond van niet-nawerkbaarheid in de zin van artikel 83 EOV.

Novozymes’ verweer dat de argumenten die DSM presenteert op de grondslag van niet-nawerkbaarheid naar de kern clarity bezwaren zijn in de zin van artikel 84 EOV wordt aldus niet aanvaardt door de rechtbank. De rechtbank merkt weliswaar op dat de begrippen gebrek aan support/clarity en gebrek aan nawerkbaarheid veelal dicht bij elkaar liggen (zie Guidelines onder C-III, 6.4), maar neemt toch als uitgangspunt dat de bezwaren van DSM benoemt zijn onder de grondslag niet-nawerkbaarheid in de zin van artikel 83 EOV.

6.10. De rechtbank stelt voorop dat artikel 83 EOV eist dat het octrooischrift de uitvinding zodanig duidelijk en volledig beschrijft dat de uitvinding over de gehele breedte van de conclusies zonder onevenredige inspanning (undue burden) kan worden toegepast door de gemiddelde vakman (vgl. TKvB 18 maart 1993, T 409/91, Exxon). De gemiddelde vakman moet dus op basis van het octrooischrift en zijn algemene vakkennis in staat zijn om op zijn minst een substantieel deel van de uitvoeringsvormen van de uitvinding te reproduceren.

6.11. De rechtbank is met DSM van oordeel dat het Octrooischrift niet aan voornoemde eis voldoet. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat de breedte van conclusie 1 van EP 416 met name wordt bepaald door de eigenschappen van de lipolytische schimmelenzymen die volgens de geclaimde werkwijze aan het deeg moeten worden toegevoegd. Om conclusie 1 over de gehele breedte te kunnen toepassen, is het dus noodzakelijk dat het Octrooischrift de vakman leert hoe hij de bedoelde enzymen kan verkrijgen. Het Octrooischrift beschrijft die enzymen echter niet in termen van hun chemische structuur of samenstelling. De vakman kan dus niet de chemische structuur of samenstelling reproduceren. Het octrooischrift definieert de enzymen slechts in termen van de gewenste activiteit op digalactosyldiglyceride, fosfolipide en triglyceride, zonder daarbij een technisch concept te openbaren dat de vakman leert hoe hij alle enzymen die de gewenste activiteit vertonen, kan verkrijgen. Zoals ook de onderzoeksafdeling van het EOB heeft geconstateerd in zijn brief van 7 november 2008, brengt het Octrooischrift daarom niet een substantieel deel van alle uitvoeringsvormen die onder conclusie I vallen, binnen handbereik van de vakman (vgl ook TKvB 3 feb& 2009, T 1063106, Bayer).

Samenvattend komt de rechtbank aldus tot het oordeel dat de ingeroepen conclusies zogenaamde free-beer claims zijn; er wordt namelijk iets geclaimd (gratis bier) dat iedereen wel zou willen hebben, maar er wordt niet uitgelegd hoe de uitvinding kan worden verkregen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, zaaknummer 105.006.802/01, Van Beelen Industrie en Handel B.V. tegen Otter Ultra Low Drag Limited (met dank aan Huib Mars, Aries Advocaten)

Octrooirecht. Indirecte inbreuk. Geen 1019h proceskosten bij procedure aangevangen voor verstrijken van de implementatiedatum.

In dit geding staat de vraag centraal of Van Beelen door het aan afnemers in Nederland verkopen en leveren van het zogenoemde ‘Stealth Rope’ touw indirect inbreuk maakt op EP 0859546 betreffende een cel voor gebruik in een sleepnetsysteem. De rechtbank oordeelde eerder van niet (zie Rechtbank Den Haag, 14 februari 2007 IEF 3496).

Ook volgens het Hof is geen sprake van indirecte inbreuk. Een plat touw is geen middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Slechts een plat touw voorzien van ‘iets extra’s’ (bijvoorbeeld een welving) kan het effect volgens de uitvinding bereiken. Daarbij komt dat het (al dan niet geïmpregneerde) platte, kernloos gevlochten touw, dat bij toepassing van de uitvinding van worden gebruikt, een algemeen in de handel verkrijgbaar product is. Verder blijkt volgens het Hof uit niets dat Van Beelen de afnemers aanzet tot het maken van inbreuk op het octrooi van Otter. Er is slechts ook aan nettenbouwers in Nederland geleverd.

Het Hof ziet (conform het eerdere proceskostenincident (zie Gerechtshof ’s-Gravenhage, 8 december 2009, IEF 8463) geen aanleiding voor een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling nu de procedure is aangevangen voorafgaand aan het verstrijken van de implementatiedatum van deze richtlijn.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 mei 2010, HA-ZA 09-874, Personality Hair Great Lengths B.V. en Great Lengths International S.R.L., tegen Euro Hair Fashion Holding B.V. (met dank aan Willem Hoorneman, CMS Derks Star Busmann)

Octrooirecht. Termijn indiening nietigheidsadvies (artikel 76 lid 1 ROW). Toelaatbaarheid additionele nietigheidsargumenten. Slaafse nabootsing.

Euro Hair is houdster van Nederlands octrooi NL 1030766 dat betrekking heeft op een inrichting voor het verwijderen van haarverlengstrengen (extensions). Great Lengths heeft onder de naam removal gun een apparaat voor het verwijderen van extensions op de markt gebracht. Euro Hair heeft Great Lengths gesommeerd ieder commercieel gebruik van de removal gun te staken. Great Lengths heeft daarop OCN verzocht een nietigheidsadvies uit te brengen (76 lid 1 ROW). In het één maand na het uitbrengen van de nietigheidsdagvaarding uitgebrachte advies van OCN, oordeelt het OCN dat de door Great Lengths B.V. aangevoerde  nietigheidsbezwaren geen doel treffen. Great Lengths vordert vernietiging van het octrooi. Euro Hair voert verweer.

Great Lengths is ontvankelijk in haar vordering, ook al is het nietigheidsadvies niet meebetekend met de dagvaarding, maar slechts bij het indienen van de dagvaarding overgelegd. De rechtbank oordeelt dat (conform het Landelijk procesreglement) het volstaat het nietigheidsadvies over te leggen als productie bij het indienen van de dagvaarding. Deze uitleg wordt ondersteund door de wetsgeschiedenis. In 2007 is de tekst van artikel 76 lid 1 ROW aangepast aan het nieuwe procesrecht, door het woord ‘bijlage bij de conclusie van eis’ te vervangen door ‘bijlage bij dagvaarding’ maar de Memorie van Toelichting presenteert die aanpassing als een louter terminologische aanpassing. Niet kan worden volgehouden, aldus de rechtbank, dat met die wijziging een verschuiving van de termijn van overlegging van het advies is beoogd.

Ook het feit dat Great Lengths in de procedure nieuwe, nog niet door het OCN beoordeelde, nietigheidsgronden naar voren brengt, leidt niet tot niet-ontvankelijkheid. Artikel 76 lid 1 eist niet dat het nietigheidsadvies alle in de procedure aangevoerde nietigheidsgronden bevat. Deze uitleg staat niet op gespannen voet met de ratio van de bepaling nu het nietigheidsadvies in de plaats treedt van het vooronderzoek, waarbij ook niet geldt dat de gronden van een nietigheidsactie beperkt zijn tot de gronden welke zijn behandeld in het vooronderzoek of gedurende oppositie.

Het betoog van Euro Hair dat aldus eiser zijn kruit droog kan houden, kan volgens de rechtbank niet leiden tot een ander oordeel. Ten eerste heeft eiser de omvang van het nietigheidsadvies niet volledig in de hand. Daarnaast kan het ontbreken van advies meewegen bij de beoordeling van de onderbouwing van een nietigheidsgrond. En als laatste kan onder bijzondere omstandigheden het aanvullen van nietigheidsgronden in strijd zijn met de eisen van de goede procesorde.

Inventiviteit: Gezien de onduidelijkheid in het octrooischrift kan, zeker in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het octrooi, de reikwijdte van conclusie 1 niet worden gereduceerd tot uitsluitend inrichtingen die daadwerkelijk de met de uitvinding beoogde voordelen realiseren. Conclusie 1 is niet inventief en nietig, alsmede afhankelijke conclusies 2 en 3.

Slaafse nabootsing: Eventuele verwarring bij het publiek is voor een belangrijk deel niet nodeloos, nu een belangrijk deel van de overeenkomsten verband houdt met de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Ten tweede heeft Great Lengths het nodige gedaan om binnen de grenzen van deugdelijkheid en bruikbaarheid verwarring te voorkomen (afwijkende kleurstelling, afwijkende vormgeving handvat en voorzijde van de tang, alsmede een afwijkende naamsvermelding op het product), waardoor van slaafse nabootsing geen sprake is.

Lees het vonnis hier.