Octrooirecht  

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 7 april 2010, zaaknr. / rolnr: 340373 / 09-2029, Mundipharma Pharmaceuticals B.V. tegen Sandoz B.V.  

Octrooirecht. Controlled release OxyContin.  Toegevoegde materie; (undisclosed) disclaimer. Niet nawerkbaarheid. De Rechtbank acht Mundipharma’s octrooi zoals verleend geldig. Sandoz maakt inbreuk met de 10 en 20 mg doseringen. Provisioneel inbreukverbod toegewezen. Schorsing van de hoofdzaak totdat in oppositie in kracht van gewijsde is beslist. 

Mundipharma is houdster van het Nederlandse deel van het Europese octrooi EP 0 722 730 (hierna: EP 730 of het 730-octrooi). EP 730 heeft betrekking op formuleringen voor gereguleerde afgifte van (pijnstiller) oxycodon of een zout daarvan, zoals oxycodon hydrochloride.  De Oppositie-Afdeling heeft EP 730 gewijzigd in stand gehouden. Tegen die beslissing is beroep ingesteld. De behandeling van die zaak is door de Technische Kamer van Beroep geschorst in afwachting van de beslissing van de Grote Kamer van Beroep (hierna: GKB) in de zaak G2/08, in verband met een van de door Mundipharma ingediende auxiliary requests.

Een aan Mundipharma verbonden onderneming, Purdue Pharma LP, brengt sinds 1996 door haar ontwikkelde oxycodonformuleringen op de markt onder de naam OxyContin. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft bij besluiten van 19 juni 2008 aan Sandoz drie vergunningen verleend voor de verhandeling in Nederland van generieke (matrix-)formuleringen voor gereguleerde afgifte van oxycodon hydrochloride.

Mundipharma vordert (kort gezegd) een (provisioneel) inbreukverbod met nevenvorderingen. In voorwaardelijke reconventie – onder de voorwaarde dat de Technische Kamer van Beroep in de aanhangige oppositieprocedure die conclusies nog niet heeft herroepen – vordert Sandoz de nietigheid van de door Mundipharma ingeroepen conclusies van het Nederlandse deel van EP 730 wegens toegevoegde materie, niet nawerkbaarheid en gebrek aan nieuwheid / inventiviteit.

Toegevoegde materie; (undisclosed) disclaimer

Sandoz stelt zich op het standpunt dat in conclusie 1 van EP 730 (en daarvan afhankelijke conclusies) materie is toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke aanvrage WO 765 omdat daarin de disclaimer ‘other than an acrylic resin matrix ’ (hierna: ‘de disclaimer’) niet of in elk geval niet duidelijk en ondubbelzinnig zou zijn geopenbaard.

Naar het oordeel van de rechtbank in WO 765 aan de gemiddelde vakman voldoende duidelijk geopenbaard dat ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste formulering met verlengde afgifte een controlled release matrix kan worden gebruikt waarin – uitsluitend of onder meer – acrylhars is toegepast. De vakman zal inzien dat in EP 730 zo’n (door middel van een disclaimer van bescherming uitgesloten) matrix kortweg is aangeduid met de term ‘acrylic resin matrix’. Voor de gemiddelde vakman is derhalve duidelijk welke materie door de disclaimer van de beschermingsvang van EP 730 is uitgesloten en daarmee welke materie nog wel door conclusie 1 wordt beschermd.

Of de toevoeging van de disclaimer in het uiteindelijk verleende 730-octrooi al dan niet strijd met het in artikel 84 EOV neergelegde vereiste van duidelijkheid opleverde stond ter beoordeling van de verlenende instantie in München, maar kan volgens de rechtbank thans niet in de beoordeling van de geldigheid van EP 730 worden betrokken nu het niet voldoen aan dat vereiste (in de Rijksoctrooiwet 1995 neergelegd in artikel 25) geen grond voor vernietiging door de nationale rechter kan opleveren.

Anders dan Sandoz heeft betoogd, kan volgens de rechtbank ook niet als juist worden aanvaard dat de GKB in G1/03 met de overweging ‘In any case, the requirements of conciseness and clarity of Article 84 EPC are also applicable to claims containing claims’ heeft beoogd artikel 84 EOV toe te voegen als grond voor vernietiging van een octrooi in een procedure voor de nationale rechter, hoewel geen deel uitmakend van de in artikel 138 EOV limitatief opgesomde nietigheidsgronden. Veeleer dient deze zinsnede te worden beschouwd in de context van de verwijzingszaken die hebben geleid tot G1/03.

Undisclosed disclaimer?

Naar het oordeel van de rechtbank is van een ‘undisclosed disclaimer’ zoals bedoeld in G1/03 alleen sprake indien voor de disclaimer noch voor de materie van de disclaimer (dat wil zeggen datgene wat wordt uitgesloten) een basis kan worden gevonden in de oorspronkelijke aanvrage.  Alleen indien de materie van de disclaimer in negatieve noch positieve zin is geopenbaard in de oorspronkelijke aanvrage kan de disclaimer worden aangemerkt als ‘undisclosed’. Volgens de rechtbank geldt dat de disclaimer niet moet worden aangemerkt als ‘undisclosed’ in de zin van G1/03 en dat deze niet dient te worden beoordeeld aan de hand van de in G1/03 neergelegde vereisten.

Wel ter beoordeling is volgens de rechtbank de vraag of de omstandigheid dat de materie van de disclaimer, die in WO 765 nog in positieve zin was opgenomen, thans in negatieve zin in de vorm van een disclaimer in EP 730 wordt opgenomen, doordat deze materie van bescherming wordt uitgesloten, in strijd komt met artikel 123 (2) EOV. Het is immers denkbaar dat de technische leer van het octrooi daardoor is veranderd. Echter, zoals de gemiddelde vakman volgens de rechtbank zal onderkennen is de disclaimer uitsluitend opgenomen om een juridische reden, namelijk ter voorkoming van dubbele octrooiering. Een technische betekenis kan daaraan niet worden toegekend; de technische leer van het octrooi wordt er niet door gewijzigd. Derhalve valt niet in te zien dat Mundipharma door het opnemen van de disclaimer enig ongerechtvaardigd voordeel zou hebben genoten of dat derden daardoor in hun belangen zouden kunnen zijn geschaad. Aldus acht de rechtbank de in conclusie 1 van EP 730 opgenomen disclaimer toelaatbaar. 

Niet-nawerkbaarheid

Volgens Sandoz is conclusie 1 van EP 730 niet nawerkbaar, omdat de beschrijving niet leert hoe de daarin omschreven plasmaniveaus kunnen worden bereikt. De rechtbank wijst dat standpunt van de hand. Mundiphama heeft – met rapporten van partij-deskundigen onderbouwd – gesteld dat controlled release matrix formuleringen als zodanig op de prioriteitsdatum tot de stand van de techniek behoorden en dat de gemiddelde vakman, op grond van de informatie uit het octrooischrift, waaronder de in de beschrijving en conclusie 9 gegeven correlatie tussen de in vitro dissolutiewaarden en het in vivo plasmaprofiel, en zijn algemene vakkennis, zonder undue burden tot een controlled release matrix kon komen waarmee het in conclusie 1 beschreven in vivo plasmaprofiel kan worden bereikt.

Sandoz heeft – eerst bij pleidooi – nog de stelling naar voren gebracht dat de in het octrooischrift gegeven correlatie tussen het in vitro afgifteprofiel en de te bereiken in vivo plasmawaarden de gemiddelde vakman niet kan helpen om te komen tot het gewenste in vivo profiel, omdat de in vitro dissolutiewaarden niet voldoende nawerkbaar zouden zijn beschreven. De rechtbank gaat daar niet in mee en komt tot de slotsom dat de in vitro waarden voldoende nawerkbaar zijn beschreven. 

Gebrek aan nieuwheid

Het niet-nieuwheidsverweer van Sandoz treft volgens de rechtbank geen doel. De gebruikte hoeveelheid actieve stof van voorbeeld II valt niet binnen de waarden van conclusie 1 en EP 104 bevat evenmin een directe en ondubbelzinnige openbaring van oxycodonzout.

Gebrek aan inventiviteit

Mundipharma heeft aangevoerd – en Sandoz heeft niet gemotiveerd bestreden – dat voor de gemiddelde vakman die zich op de prioriteitsdatum van EP 730 voor een dergelijk (te weten: het vinden van een effectieve pijnstiller voor de behandeling van matige tot hevige pijn met een lagere variabiliteit in de benodigde dosering van patiënt tot patiënt en (inherent daaraan) betere titratie (het instellen van een patiënt op de juiste dosering) probleem gesteld zag, vele wegen openstonden om naar een oplossing te zoeken. EP 193 bevat geen enkele aanwijzing welke weg de gemiddelde vakman zou moeten inslaan om tot de oplossing van zijn probleem te komen. Oxycodon wordt in EP 193 niet genoemd. Niet kan worden aangenomen volgens de rechtbank dat op de prioriteitsdatum oxycodon bij de gemiddelde vakman bekend stond als bruikbaar alternatief voor hydromorfon (of morfine) voor toepassing in een controlled release formulering. Daarom kan evenmin worden geoordeeld dat de keus voor oxycodon in een controlled release formulering voor de gemiddelde vakman die op zoek was naar een oplossing voor het hiervoor geformuleerde probleem voor de hand lag.

Inbreuk op conclusie 1 van EP 730 zoals verleend?

Sandoz heeft niet bestreden dat haar 10 mg en 20 mg formuleringen vallen binnen de beschermingsomvang van conclusie 1 van het 730-octrooi. Sandoz is van mening dat dit echter niet geldt voor haar 5 mg formulering omdat daarmee niet wordt voldaan aan het kenmerk oxycodone salt in an amount equivalent to 10 mg to 160 mg of the oxycodone hydrochloride salt. Het standpunt van Mundipharma (dat de 5 mg formulering, indien gebruikt in combinatie met een andere formulering, inbreuk maakt en voorts dat met de 5 mg formulering indirecte octrooi-inbreuk wordt gepleegd) wordt verworpen. De rechtbank stelt voorop dat een formulering van 5 mg buiten de range valt als opgenomen in voormeld kenmerk van conclusie 1 zodat deze buiten de beschermingsomvang van (conclusie 1 van) het octrooi valt. Slechts in door Mundipharma te stellen (en bij betwisting te bewijzen) bijkomende omstandigheden inhoudende dat de 5 mg formulering geschikt is en ook door Sandoz bestemd wordt om te gebruiken in degeoctrooieerde range kan van indirecte inbreuk sprake zijn.

Aanhouding beslissing inzake geldigheid en inbreuk

Terzake van EP 730 is een oppositieprocedure aanhangig waarin het 730-octrooi door de Oppositie-Afdeling niet ongewijzigd in stand is gelaten. Mundipharma is van die beslissing in beroep gegaan en heeft verschillende hulpverzoeken ingediend. Aldus is thans minst genomen in enige mate onzeker of en zo ja met welke conclusies de verlenende instantie in München EP 730 uiteindelijk in stand zal laten. De rechtbank acht het daarom opportuun om de beslissing terzake van de geldigheid van en inbreuk op dit octrooi aan te houden en gebruikmakend van haar discretionaire bevoegdheid ingevolge artikel 83 lid 4 ROW de hoofdzaak in zoverre te schorsen, totdat in oppositie tegen EP 730 in kracht van gewijsde is beslist.

Provisionele vorderingen

Het gevorderde provisionele inbreukverbod wordt toegewezen. 

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 31 maart 2010, Vastgoedmaatschappij Gebr. Ezendam B.V. tegen Lommers-Van Eijken Tuinbouwmachines B.V.

Octrooirecht. EP Gebruik van een snijkooieenheid voor het modelleren van een struik- of Boomgewas. Bodemprocedure na Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 maart 2009, IEF 7758. Eerst even kort:

4.31. De conclusie uit het vorenoverwogene is dat sprake is van een geldig octrooi waarop Lommers inbreuk maakt. Het gevorderde inbreukverbod ligt daarmee voor toewijzing gereed als in het dictum verwoord. Het inbreukverbod zal tevens een verbod tot indirecte inbreuk omvatten. Ezendam heeft gesubstantieerd aangevoerd dat Lommers ook middelen betreffende wezenlijke bestanddelen van de uitvinding aanbiedt voor toepassing van deze uitvinding in Nederland (dagvaarding onder 9, 28 en 29, en pleitnota mrs. Bisschop en Bodewits nrs 39 en 40: het betreft "kooimaaiers", "rota-schijfknippers" en "rota-schijfunits", onder meer als onderdeel van "een voertuig voorzien van snij-inrichtingen", zodat sprak is van indiriecte inbreuk op conclusie 1). Onjuist is de opvatting van Lommers dat Ezendam ter zake van indirecte inbreuk niet voldoende zou hebben gesteld. Nu de mogelijkheid dat Ezendam ten gevolge van de octrooi-inbreuk door Lommers schade heeft geleden, aannemelijk is, is de schadevergoeding/winstafdracht bij staat eveneens toewijsbaar. Lommers is ter zake aansprakelijk vanaf de betekening van het desbewustheidsexploot op 6 augustus 2008.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, zaaknr. 105.002.137/01, Bébécar-Utilades Para Crianca tegen Maxi Miliaan B.V. (met dank aan Willem Hoorneman, CMS Derks Star Busmann)

Octrooirecht. NL octrooi wielondersteuningsstelsel voor een wandelwagen. Beperking octrooi. Spiro/Flamco in navolging van HR Boston/Medinol ook niet meer van toepassing op Nederlandse octrooien.

9. Sinds de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 138 Europees Octrooiverdrag (13 december 2007) heeft de octrooihouder het recht in een procedure betreffende de geldigheid van zijn octrooi zijn octrooirecht met terugwerkende kracht te beperken, waarna het aldus gewijzigde verdrag de grondslag vormt voor het verdere geding en is de maatstaf voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi van het arrest van 16 februari 2001, NJ 2001,393 inzake Van Egmond/Wiva niet meer van toepassing als zijnde niet verenigbaar met het verdragrecht (zie HR 9 maart 2009 inzake Boston/Medinol). Het hof ziet aanleiding ten aanzien van beperking van Nederlandse octrooien eenzelfde gedragslijn te volgen. Ingevolge artikel 1(2) van de decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 is de nieuwe regeling van artikel 138 EOV ook van toepassing op op 13 december reeds verleende octrooien. Het hof zal analoog voornoemde gedragslijn ook volgen voor wat betreft op 13 december 2007 reeds verleende Nederlandse octrooien.

Door Maxi Miliaan is een groot aantal publicaties geciteerd, op grond waarvan naar mening van Maxi Miliaan noch de conclusies van het octrooi na de gedeeltelijke afstand, noch de conlusies van de verschillende hulpverzoeken nieuw, althans inventief zijn te achten. Naar het oordeel van het Hof is conclusie 1 van het octrooi na gedeeltelijke afstand letterlijk bekend uit het genoemde Franse octrooi, zodat die conclusie wegens ontbreken van nieuwheid vernietigd dient te worden. Hetzelfde geldt voor conclusie 1 van hulpverzoek 1. De conclusies 1 van hulpverzoek 2 en 3 zijn niet toelaatbaar omdat bij toelating van die hulpverzoeken een octrooi zou resteren, waarvan het onderwerp niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage. Voor wat betreft conclusies 2, 3 en 4 oordeelt het Hof dat het enkel toevoegen van veren in het wielondersteunings-stelsel aan deze inrichting geen inventiviteit van verlenen.

Lees het arrest hier.  

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, zaaknr. 105.007.842/01, Kwik Lok Corporation tegen Schutte Bagclosures B.V. (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird).

Octrooirecht. Merkenrecht. Zaksluitingen. Tussenvonnis (voor eerste aanleg zie: Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 november 2007, IEF 5066). Het (inmiddels net geëxpireerde) octrooi op de Kwik Lok, zaksluiting blijft ook in hoger beroep overeind, maar de inbreukvordering wordt ook in hoger beroep afgewezen. Met betrekking tot de vorm- en woordmerken van eiser Kwik Lok oordeelt het hof dat de (beschrijvende) woordmerken alleen nog door nader te bewijzen inburgering gered kunnen worden. Het vormmerk is naar het oordeel van het hof uitsluitend technisch bepaald en derhalve terecht door de rechtbank nietig verklaard.

Lees het arrest hier.

Centrale Raad van Beroep, 18 maart 2010, LJN: BL9083, Appellant tegen UWV

Octrooirecht, althans octrooirechtelijke activiteiten en herziening en terugvordering van een WW-uitkering:

4.6. Het aanwijzen van een moment waarop de hobbymatige activiteiten zijn overgegaan in werkzaamheden in de zin van artikel 8, eerste lid, van de WW dient zo mogelijk op basis van een objectief aan te wijzen tijdstip te geschieden. In dit geval merkt de Raad de aanvraag van het octrooi op 19 juli 2004 als zodanig tijdstip aan. Met de octrooi-aanvraag is appellant naar buiten getreden met zijn idee en heeft hij een activiteit ontplooid die verder gaat dan het hobbymatige. Appellant beoogde hiermee om vrijelijk met derden te kunnen spreken over zijn uitvinding zonder te hoeven vrezen dat anderen van zijn idee zouden profiteren. De mogelijke commerciële ontwikkeling hing daarom ook samen met dat octrooi. De Raad is dan ook van oordeel dat appellant vanaf deze activiteit zijn werknemerschap heeft verloren. Dit brengt mee dat de herziening van de WW-uitkering eerst per 19 juli 2004 kon plaatsvinden. Het hoger beroep slaagt in zoverre.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 januari 2010, KG RK 10-0055, Franz Grimme Landmaschinenfabrik tegen Steenvoorden

Octrooirecht. Onrechtmatige publicatie. Ex parte beschikking m.b.t. Europees octrooi aardappelscheidingsmachines. Misleidende informatie met betrekking tot een octrooiprocedure: gedaagde mag in Nederland niet zomaar ‘wapperen’ met Engels vonnis.

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat Steenvoorden door het op haar website aanbieden van de in het verzoekschift onder 35 opgenomen informatie onrechtmatig handelt. De voorzieningenrechter volgt Grimme in haar stelling dat Steenvoorden dusdoende ten onrechte de indruk wekt dat Grimme zich op grond van haar octrooi niet (meer) kan verzetten tegen het produceren, verkopen en aanbieden van de Evolution Separator in Nederland, terwijl de bewuste procedure in Engeland heeft plaatsgevonden en de uitkomst ervan niet zonder meer bepalend is voor de situatie in Nederland of elders in Europa. De Engelse rechter heeft bovendien geoordeeld dat het octrooi ten dele in stand kan worden gelaten en dat bepaalde uitvoeringen van de Evolution Separator, waaronder – naar voorshands kan worden aangenomen – die door Steenvoorden op haar website worden aangeboden, direct of indirect inbreuk maken op dat – beperkte – octrooi. Daarmee is de informatie op de website misleidend. Omdat het voortduren van de huidige situatie Grimme schaadt in de uitoefening van haar octrooirechten – potentiële afnemers van Grimme kunnen immers door de informatie op de website van Steenvoorden een onjuiste indruk krijgen van de aan Grimme toekomende exclusieve rechten en ten onrechte in de veronderstelling komen te verkeren dat in Nederland is vastgesteld dat de door Steenvoorden aangeboden Evolution Separator mechines geen inbreuk maken op die rechten – is naar voorlopig oordeel in deze specifieke omstandigheden van dit geval een maatregel op grond van 1019e Rv op zijn plaats.

2.3. Het bevel zal niet worden toegewezen voor België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken, zoals verzocht, maar worden beperkt tot Nederland, nu de betreffende informatie beschikbaar wordt gesteld aan het publiek via een op Nederland gerichte, Nederlandstalige website en Grimme niet heeft aangevoerd dat de informatie ook van invloed is op haar positie in andere landen dan Nederland. (…)

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 maart 2010, HA ZA 09-2869, Vacu Products B.V. tegen WMF Wurtembergische Metallwarenfabrik AG

Octrooirecht. Slaafse nabootsing. Bevoegdheidsincident. EP ananassnijder. De rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Vacu Products voor zover zij zien op octrooi-inbreuk en overige onrechtmatige handelingen van WMF buiten Nederland en op vergoeding van de daardoor geleden schade.

4.1. Artikel 2 lid 1 EEX-Vo1 wijst gezien de woonplaats van WMF in beginsel de Duitse rechter aan als bevoegde rechter. Voor zover de vorderingen zien op octrooi-inbreuk en overige onrechtmatige handelingen van WMF in Nederland en op vergoeding van de daardoor geleden schade is, hetgeen WMF ook niet bestrijdt, de Nederlandse rechter bevoegd op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo en (nu WMF de geldigheid van het ingeroepen octrooi bestrijdt) artikel 22 lid 4 EEX-Vo. Voor zover de vorderingen zien op octrooi-inbreuk en overige onrechtmatige handelingen en op vergoeding van de daardoor geleden schade buiten Nederland geldt evenwel de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo omdat bevoegdheid van deze rechtbank niet op enige bepaling van de EEX-Vo kan worden gegrond en WMF de onbevoegdheid inroept. Voorzover de vorderingen van Vacu Products een grensoverschrijdend karakter hebben, zal de rechtbank zich derhalve onbevoegd verklaren.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 maart 2010, HA ZA 09-3640, Phramachemie B.V. tegen de Wellcome Foundation Ltd & Glaxo Group Ltd

Octrooirecht. Vonnis in incident. Voeging. Voeging licentienemer toegestaan. Hoofdzaak betreft gestelde nietigheid ABC en (reconventioneel) gestelde inbreuk op farmaoctrooi.

3.1. Glaxo vordert dat haar wordt toegestaan zich in de hoofdzaak aan de zijde van Wellcome te voegen. Zij stelt daartoe dat zij een rechtmatig belang heeft bij voeging omdat zij exclusief licentieneemster is onder het aanvullend beschermingscertificaat en het basisoctrooi en dat zij van Wellcome een procesvolmacht heeft gekregen om in eigen naam in rechte op te treden om deze rechten te handhaven.

4.1. (…) Voor het aannemen van dat belang is voldoende dat een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij, aan wier zijde de derde zich wenst te voegen, de rechtspositie van deze derde nadelig kan beïnvloeden (vergelijk HR 14 maart 2008, NJ 2008, 168). De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige incidentele vordering moet worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 maart 2010, HA ZA 08-2126, Ratiopharm GmbH c.s. tegen Eli Lilly and co. Ltd (met dank aan Chantal Morel & Moïra Truijens, Morel, Klos, Vos & Schaap)

Octrooirecht. Nederlandse Olanzapine-zaak. Het Nederlandse deel van het octrooi en ABC van Eli Lilly wordt vernietigd, omdat de stof olanzapine reeds ‘directly and unambiguously’ geopenbaard werd in een eerder gepubliceerd document (‘Schauzu’). Een aanvankelijke fout in dat eerdere document is onmiddellijk kenbaar voor de vakman, evenals de wijze waarop die fout kan worden rechtgezet. Voor de vakman is er geen aanleiding nog naar een ander document te kijken. Uitgebreide bespreking van EOB Case Law en hoe de rechtbank omgaat met gebreken en fouten in openbaarmakingen.

De rechtbank realiseert zich dat haar beslissing wezenlijk afwijkt van eerdere beslissingen in VS, China, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Oekraïne, Rusland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Spanje. In Canada is het octrooi eveneens vernietigd, maar op grond van een ander argument (daar werd olanzapine geen geldige selectie-uitvinding geacht).

6.15. Naar oordeel van de rechtbank is het in lijn met dit Case Law als uitgangspunt te nemen dat een disclosure de stand van de techniek weergeeft die de vakman daaruit afleidt. Niettemin kan een disclosure een fout bevatten waardoor de vakman wat betreft de stand van de techniek op het verkeerde been wordt gezet. Als prima facie sprake is van een fout, behoeft het document niet om die reden terzijde te worden gelegd. Indien de noodzakelijke correctie even kenbaar is en vanzelfsprekend is - directly and unambiguously - als de vaststelling van het bestaan van die fout, dan is er goede reden de gecorrigeerde disclosure te aanvaarden.

6.16. Merkt de vakman een fout in de disclosure niet onmiddellijk op dan zal hij in beginsel de publicatie opvatten als een oplossing voor een technisch probleem zoals het is geopenbaard. Dit beginsel gaat evenwel niet op indien de disclosure in zichzelf een verwijzing naar een ander document bevat, dat de vakman gelet op zijn drang de technical reality te achterhalen zonder meer zal raadplegen en waaruit hij could see at once that the information in question was not correct (T 591/90, Case law p. 79). In dat geval zal de vakman wederom de fout corrigeren aan de hand van het geraadpleegde document. Wel zal aannemelijk moeten zijn dat de vakman het document zal raadplegen, omdat hij bijvoorbeeld twijfelt aan de juistheid van de geopenbaarde informatie (T 412/91), omdat het document naar zijn aard slechts een samenvatting is van het achterliggende document (T 77/87) of omdat hij wordt geconfronteerd met een voor hem geheel onbekende techniek (T 591/90).

(…)

8.1. Samengevat is het oordeel van deze rechtbank dat Schauzu een fout bevat, die voor de vakman onmiddellijk kenbaar is zonder dat hij daar een ander document voor nodig heeft. De manier waarop die fout kan worden rechtgezet is onmiddellijk kenbaar uit hetzelfde Schauzu document. Schauzu openbaart directly and unambiguously, in één document als stof 11 olanzapine. De vakman heeft daarom geen aanleiding Chakrabarti I1 te raadplegen. Zou de vakman dat toch doen, dan zou die publicatie hem bevestigen in zijn eerste aanname dat Schauzu niet gehalogeneerd olanzapine openbaart. Hij zal zeker niet directly and unambiguously (at once, ohne weiteres) concluderen dat Schauzu een tweede fout heeft gemaakt en feitelijk flumazapine openbaart.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 maart 2010, KG ZA 07-1439, Aventis Inc. tegen Apothecon B.V. & Ratiopharm B.V. c.s. (met dank aan Mark van Gardingen, Brinkhof)

Octrooirecht. Geneesmiddelen. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 januari 2008, KG ZA 07-1439). De door Aventis in kort geding gevorderde inbreukvoorzieningen tegen Apothecon en Ratiopharm worden afgewezen. Om meerdere redenen bestaat een gerede kans dat het octrooi in een bodemprocedure wordt vernietigd.

In dit geschil heeft Aventis gevorderd Apothecon en Ratiopharm iedere directe of indirect inbreuk op EP ‘967 ('Use of terfenadine derivates as antihistaminics in a hepatically impaired patient'), met name door de verkoop en verhandeling van een geneesmiddel bevattende fexofenadine te verbieden. Apothecon en Ratiopharm voeren aan dat het octrooi nietig is, dan wel dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi in een bodemprocedure wordt vernietigd. Het Hof oordeelt allereerst dat de antihistiministische werking van fexofenadine op de voorrangsdatum van EP ‘967 bekend was.

Inventiviteit: Aventis stelt zich op het standpunt dat de geoctrooieerde uitvinding een selectieuitvinding is, gebaseerd op de selectie van een bepaalde patientengroep, te weten patienten met een leverkwaal bij wie toediening van terfenadine ter verlichting van hooikoorts tot hartproblemen kan leiden. Het Hof is het daar niet mee eens en concludeert dat er geen vooroordeel bestond op grond van een verondersteld class-effect. Sterker, aldus het Hof, in Monahan en Mathews zijn aanwijzingen te vinden die direct leiden naar de oplossing, de rechtstreekse toepassing van fexofenadine aan hooikoortspatienten met leveraandoeningen, waarbij de werkingen van terfenadine uiteraard niet optreden.

Nieuwheid: Uit het octrooi blijkt volgens het Hof niet dat het gebruik van fexofenadine (zelf) voor het vervaardigen van een geneesmiddel om een anti-histaminische werking te verschaffen in een ‘hooikoorts patient’ met een leverkwaal een verrassend technisch effect met zich meebrengt ten opzichte van dat gebruik bij ‘hooikoortspatienten’ die geen leverkwaal hebben (en dit is ook anderszins niet aannemelijk geworden). Welliswaar blijkt uit het octrooi dat met bedoeld gebruik (toediening) van fexofenadine aan ‘hooikoortspatienten’ met een leverkwaal de hartaandoeningen die gepaard gaan met het toedienen van terfenadine aan die patienten worden vermeden, maar dit kan niet als een verrassend effect gelden omdat dergelijke hartaandoeningen zich ook niet voordoen bij toediening van fexofenadine aan ‘hooikoortspatienten’ zonder leverkwaal. De keuze is, aldus het Hof, aldus een willekeurige.

Lees het arrest hier.