Octrooirecht  

P. van Gemert en W. Pors, The effect of an opt out under Article 83 of the agreement on a Unified Patent Court on Jurisdiction for decisions on the merits and preliminary injunctions
Een bijdrage van Peter van Gemert en Wouter Pors, Bird & Bird.

1. The Unified Patent Court and the issue of Article 83
Since the Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (Unitary Patent Regulation) and the Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation ar-rangements (Regulation on Translation Arrangements) have been adopted in December 2012 and following that the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement) was signed on 19 February 2013, the creation of a Unitary Patent and of a Unified Patent Court to enforce it seem to be making steady progress towards implementation, which is expected early 2015. As of then, Unitary Patents, with effect in all Member States partici-pating in the enhanced cooperation can be obtained and the first action can then be launched in the Unified Patent Court.

It is clear that the Unified Patent Court will have exclusive jurisdiction for the infringe-ment and validity of Unitary Patents right from the start, without any exception. In addi-tion to that, the Court is also intended to have exclusive jurisdiction for traditional Euro-pean patents, which will remain a permanent alternative for the Unitary Patent. Howev-er, giving unconditional exclusive jurisdiction for those patents to a court that does not exist yet and that will apply rules that are not yet completely known was one step too far. Therefore, the UPC Agreement contains a transitional regime which will initially apply for a period of at least 7 years, but may even be prolonged.

(...)

2. The effect of an opt out on actions on the merits

Basically there are two possible interpretations. First, the phrase “opt out from the exclu-sive competence” may simply have been worded that way because Article 32 contains the phrase that “the Court shall have exclusive competence in respect of” and may thus have been intended as a simple reference to the competence of the Court in general, which happens to include the word “exclusive” in Article 32. This interpretation would indeed mean that an opt out for a given traditional European patent fully blocks out the Unified Patent Court’s competence with regard to that patent.

3. Preliminary injunctions

(...)

The issue gets even more complicated in case of a preliminary injunction. Article 24(1)a UPCA provides that Union law takes priority over the UPC Agreement and Article 31 UP-CA provides that jurisdiction shall be established in accordance with the Brussels I Regu-lation. Also, in view of the light of Article 5 Unitary Patent Regulation and its history, it is quite clear that both the European Union and the contracting Member States of the en-hanced cooperation agreed that Union law should have priority. Now, Article 35 of the Brussels I Regulation (recast) provides that “application may be made to the courts of a Member State for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that Member State, even if the courts of another Member State have jurisdiction as to the substance of the matter”. Under Consideration 11 of the Brussels I Regulation (recast) and certainly under the proposed Brussels I Amendment it is clear the Unified Patent Court is a court as meant in Article 35.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI CO. Ltd. tegen Shimano c.s.)
Octrooirecht. Procesrecht. Vordering tot zekerheid. MBI vordert in de hoofdzaak een inbreukverbod te gelasten op het Nederlandse deel van het Europees octrooi EP 074. Ter onderbouwing stelt MBI dat Shimano c.s. door voorbehouden handelingen te plegen met betrekking tot haar zogenaamde 8-speed en 11-speed versnellingssystemen of hiermee vergelijkbare producten inbeuk maakt op EP 074. Bij incidentele conclusie heeft Shimano c.s. gevorderd dat de rechtbank MBI zal veroordelen zekerheid te stellen voor de betaling van de volledige proceskosten en schadevergoeding aan Shimano c.s.. MBI heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheidverklaring van Shimano's vordering, althans afwijzing daarvan.

Gezien de vestigingsplaats van MBI is zij gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen. De incidentele vordering van Shimano c.s. wordt toegewezen.

Het bedrag, aangevoerd door Shimano c.s., wordt reëel geacht gelet op de proceskostenvergoeding die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af.

4.1. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Gelet op de vestigingsplaats van MBI is zij daarom in beginsel gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen.

Vorm van zekerheid

4.4. De incidentele vordering van Shimano c.s. dient gezien het voorgaande te worden toegewezen. Bepaald zal worden dat MBI zekerheid moet stellen, zoals te doen gebruikelijk is, door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden. Niet is in te zien dat storting van het bedrag van de zekerheid op een escrow-rekening, zoals MBI bepleit, voor haar aanzienlijk eenvoudiger zal zijn dan het stellen van een bankgarantie indien althans wordt aangenomen dat de escrow-rekening in dat geval bij een Nederlandse bank zou worden aangehouden. Dat laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor afdoende zekerheid.

Hoogte bedrag

4.5. Voor begroting van het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld aan de hand van het liquidatietarief is geen aanleiding omdat in procedures als de onderhavige de proceskosten als regel worden begroot aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Het door Shimano c.s. gevorderde bedrag van de zekerheid ziet naar de rechtbank aanneemt op de eerste instantie nu Shimano c.s. niet anders heeft aangegeven. De rechtbank acht dit bedrag reëel gelet op de proceskostenvergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend.

4.6. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af. Een dergelijke vordering is vooralsnog niet aan de orde. Ook is voor de begroting van het bedrag niet nodig, zoals MBI de rechtbank voorhoudt, dat moet worden ingeschat hoe succesvol het verweer van Shimano c.s. zal zijn om de redelijkheid en evenredigheid van de door Shimano c.s. gevorderde proceskosten te kunnen beoordelen.

Hof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (Ferring B.V. tegen verweersters)
In navolging van IEF 11445.  Rechtspraak.nl: Intellectuele eigendom; octrooirecht; incident; bezwaren tegen eiswijzigingen in hoger beroep en incidentele vordering tot (alvast directe) afwijzing van in de hoofdzaak aan de orde zijnde inbreukvorderingen. Incidentele vordering afgewezen en bezwaren verworpen.

[verweersters] zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis van 13 juni 2012. [verweersters] zou uitvinder zijn van een gedeelte van de materie, die Ferring in een Europese octrooi-aanvrage heeft geclaimd in  EP 1 501 534  voor 'Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat'. De opeisings- en -nietigheidsvordering worden afgewezen. [verweersters] hebben grieven tegen het vonnis aangevoerd en hun eis gewijzigd. Ferring heeft vervolgens een “incident bezwaar tegen eiswijziging genomen. Voorts heeft zij daarbij gevorderd [verweersters] in hun inbreukvorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. Het hof oordeelt dat de stellingen van Ferring onvoldoende zijn onderbouwd. Er is geen reden om [verweersters] vorderingen niet toe te laten, het bezwaar wordt verworpen en de eisvermeerdering wordt toegelaten.

Bezwaren tegen wijzigingen van (de grondslag van) eis
7. Ferring maakt bezwaar tegen de vier volgende (vermeende) wijzigingen of vermeerderingen van (de grondslag van de) eis in de MvG:
1. vermeerdering met vorderingen betreffende “low dose” toediening/ door het “low dose” aspect als grondslag van de vorderingen aan te voeren;
2. vermeerdering met vorderingen tot opeising van Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen;
3. vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 onder meer betreffende opeising van een aandeel in het EP 534 en buitenlandse equivalenten;
4. vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten.

 

Ad 1 en 2
11. [verweersters] erkennen in hun antwoordmemorie dat zij in eerste aanleg de Amerikaanse equivalenten bewust uit de procedure hebben geweerd door, begrijpt het hof, hun eis in zoverre te verminderen. Zij stellen dat zij ook in hoger beroep geen overdracht van Amerikaanse equivalenten vorderen en er in dit verband geen sprake is van enige wijziging van eis. Tijdens het pleidooi in hoger beroep hebben [verweersters] desgevraagd verklaard dat zij in hoger beroep ook geen opeising van de Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen vorderen.

12. In het midden latend of in de MvG voormelde wijzigingen van (de grondslag van de) eis kunnen worden gelezen, brengt voormeld standpunt van [verweersters] mee dat MvG aldus moet worden begrepen dat niet bedoeld is de eis te wijzigen in de hiervoor in rechtsoverweging 7 onder 1 en 2 weergegeven zin. Dit brengt mee dat Ferring in zoverre geen belang bij haar bezwaar heeft en dit zal worden afgewezen.

Ad 3
15. Ferring stelt dat [verweersters] nadrukkelijk afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel in de octrooien en de octrooiaanvragen, ter onderbouwing van welke stelling Ferring verwijst naar de hiervoor aangehaalde overwegingen van de rechtbank. [verweersters] hebben dit betwist, waarbij zij stellen dat de rechtbank de positie van [verweersters] verkeerd hebben begrepen en (derhalve) verkeerde conclusies heeft getrokken. Zij stellen dat zij met hun in eerste aanleg (en thans primair) gevorderde gedeeltelijke overdracht van het aandeel in EP 534 juist een aandeel (in, voor zover van toepassing, een gemeenschappelijk recht, begrijpt het hof) hebben gevorderd. Zij stellen dat zij in ieder geval geen afstand hebben gedaan van opeising van een zodanig aandeel. Het hof is van oordeel dat de stelling van Ferring dat [verweersters] afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel niet blijkt uit de aangehaalde overwegingen in het bestreden vonnis nu dat er niet staat. Daaruit kan hooguit worden afgeleid dat zij (naar het oordeel van de rechtbank) geen aandeel (op de juiste wijze) hebben gevorderd, maar dat is iets anders dan afstand doen van een vordering. Ook overigens is deze stelling van Ferring onvoldoende onderbouwd, zodat er geen reden is om [verweersters] niet toe te laten hun vorderingen, al dan niet zekerheidshalve, uit te breiden met de onderhavige subsidiaire vorderingen. In zoverre is sprake van een vermeerdering van eis. Deze is tijdig bij memorie van grieven gedaan en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is (ook) geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Het bezwaar van Ferring zal dan ook worden verworpen en de eisvermeerdering zal worden toegelaten.

Ad 4
16. (...) Nu uit de door Ferring aangehaalde overwegingen uit het vonnis niet zonder meer blijkt dat [verweersters] hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft), Ferring deze stelling overigens niet heeft onderbouwd en daarop bij het pleidooi niet meer is teruggekomen, gaat het hof aan de stelling van Ferring dat [verweersters] in eerste aanleg hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft) als onvoldoende onderbouwd voorbij. Daarvan uitgaande is er geen goede reden (aangevoerd) om de bij MvG aangevoerde nieuwe nietigheidsgronden niet toe te laten. Deze zijn tijdig aangevoerd en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Dat in eerste aanleg de voor het eerst bij pleidooi aangevoerde nietigheidsgronden als zijnde tardief (in een zaak waarin gedagvaard is volgens de regeling van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken) niet zijn toegelaten (zie rechtsoverweging 4.9 van het bestreden vonnis) is niet relevant. Dit staat aan een (zelfde of soortgelijke) eiswijziging in hoger beroep in dit geval niet in de weg. Ook de stelling dat deze wijziging van eis doorwerkt in de door [verweersters] ingestelde opeisings- en inbreukvorderingen is niet relevant. Het bezwaar tegen deze wijziging van eis zal derhalve worden verworpen en de wijziging van de grondslag van de eis zal worden toegelaten.

Vordering tot afwijzing van de inbreukvorderingen
19. Het hof deelt het standpunt van [verweersters] dat het onderhavige incident niet geschikt is voor het verkrijgen van de door Ferring gewenste beslissing. Een niet in de wet genoemde incidentele vordering, ingesteld in een lopende procedure, zoals bedoeld in artikel 208 Rv, moet in beginsel een processuele verwikkeling betreffen die rechterlijke bemoeienis vereist van andere aard dan beslechting van materiële geschilpunten; zo’n incident moet in beginsel betrekking hebben op de voortgang of instructie van de zaak. Het standpunt van Ferring dat slechts sprake is van een procedureel punt waarvoor geen inhoudelijke beoordeling nodig is deelt het hof niet, alleen al omdat voor de beoordeling daarvan uitleg van diverse bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 nodig is, waarover partijen van mening verschillen en door Ferring uitvoerig is gepleit. Deze incidentele vordering van Ferring zal dan ook worden afgewezen.

Beslissing

Het gerechtshof:
wijst de incidentele vorderingen van Ferring af;
verwerpt de tegen eiswijzigingen gerichte bezwaren van Ferring;
laat de volgende eiswijzigingen toe:
- vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 (onder meer betreffende opeising van een aandeel in EP 534 en buitenlandse equivalenten);
- vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten;
veroordeelt Ferring in de kosten van dit incident, tot op heden aan de zijde van [verweersters] begroot op € 37.320,73;
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
verwijst de zaak naar de rol van 17 september 2013 voor memorie van antwoord, te nemen door Ferring.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (pdf)

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 augustus 2013, KG ZA 13-854 (AstraZeneca tegen Sandoz)
Octrooirecht. Zie ook IEF 11011 en LS&R 159. AstraZeneca is houdster van het Europees octrooi EP 0 907 364. Zij brengt onder de naam Seroquel een geneesmiddel met quetiapine op de markt dat wordt voorgeschreven voor de behandeling van onder meer schizofrenie. Sandoz houdt zich bezig met de verkoop van generieke geneesmiddelen in Nederland. De rechtbank oordeelde bij vonnis van 7 maart 2012 dat EP 364 geldig is.

In juli 2013 kondigde Sandoz aan dat zij haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte in de G-standaard zou laten opnemen en herhaalde zij haar aanbod dat zij zou afzien van de marktintroductie van dat product in ruil voor de aanvaarding van aansprakelijkheid voor schade in het geval het octrooi zou worden vernietigd. AstraZeneca wees ook dit aanbod van de hand en zij benadrukte dat opname in de G-standaard in de onderhavige omstandigheden een (strafrechtelijk verwijtbare) inbreuk inhoudt. Op 16 juli 2013 heeft Sandoz generieke quetiapine met vertraagde afgifte laten opnemen in de G-standaard.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van kennelijke misslagen in het eerder gewezen vonnis en dat AstraZeneca voldoende belang heeft bij een inbreukverbod. Sandoz moet haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard laten verwijderen en wordt verboden in Nederland inbreuk te maken op het octrooi EP 364.

AstraZeneca vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Sandoz verbiedt om in Nederland inbreuk te maken op EP 364, meer in het bijzonder het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen van generieke quetiapine met vertraagde afgifte, en gebiedt haar quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard te laten verwijderen, (...).

geldigheid EP 364
4.6. In dit kort geding stelt Sandoz zich onder meer op het standpunt dat het vonnis van 7 maart 2012, waarin EP 364 geldig werd geacht, kennelijke misslagen bevat. De rechtbank zou bij een correcte toepassing van het recht en uitgaande van de juiste feiten, het octrooi hebben vernietigd, zo betoogt Sandoz, zodat voor het gevorderde verbod geen plaats is.

4.8. Sandoz stelt dat het vonnis van 7 maart 2012 een aantal kennelijke misslagen bevat. Ten eerste zou de rechtbank de problem-solution-approach niet correct hebben toegepast. Ten tweede zou de rechtbank hebben gedwaald over het first pass metabolisme en de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine.

4.11. Het is de voorzieningenrechter bekend dat verschillend wordt gedacht over de juiste aanpak ter beoordeling van de inventiviteit en of positieve en negatieve pointers tezamen moeten worden gewaardeerd, zoals de rechtbank kennelijk heeft gedaan, of dat tegenover een positieve pointer een vooroordeel moet worden gesteld om nog van inventiviteit te kunnen spreken. Mogelijk is dat het gerechtshof in de ingestelde beroepsprocedure de door Sandoz voorgestane beoordeling volgt, maar dat is geenszins zeker. Dat de door de rechtbank gedane afweging als zodanig reeds zou moeten worden aangemerkt als kennelijke (juridische) misslag is voorshands zodoende niet aannemelijk geworden.

4.12. Ten aanzien van de gestelde feitelijke misslagen in het vonnis met betrekking tot het first pass metabolisme en de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine geldt naar voorlopig oordeel dat er, mede in het licht van de overwegingen die de Engelse rechter wijdde aan het vonnis van 7 maart 2012, twijfel mogelijk is omtrent de juistheid van het oordeel van de rechtbank. Zo is op de vaststelling in r.o. 5.35 dat “[e]en lineaire farmacokinetiek [erop duidt] dat het verzadigingspunt van het enzymatisch afbraakproces is bereikt” naar voorlopig oordeel steekhoudende kritiek leverbaar. Dit is door AstraZeneca ter zitting ook erkend. Wat daar echter ook van zij, niet duidelijk is of een ander oordeel op het punt van het first pass metabolisme of op dat van de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine, zou hebben geleid tot een andere eindbeslissing met betrekking tot de geldigheid van EP 364, laat staan dat sprake is van kennelijk misslagen die maken dat in dit kort geding het vonnis van 7 maart 2013 niet zou moeten worden gevolgd.

misbruik van recht
4.13. Evenmin is voorshands oordelend sprake van misbruik van recht door AstraZeneca. Dat zij haar vorderingen slechts heeft ingesteld om Sandoz te schaden, zoals Sandoz stelt, is, gelet op het belang dat AstraZeneca heeft bij het verdedigen van haar marktpositie, naar voorlopig oordeel niet aannemelijk. De omstandigheid dat zij zulks doet door zich – ook in rechte – te beroepen op een octrooi waarvan de geldigheid nog onderwerp is van een juridische procedure, is voorshands niet onrechtmatig, ook niet als rekening wordt gehouden met de beslissingen van twee vooraanstaande buitenlandse rechters die dat octrooi ongeldig achtten. De beslissing van de Nederlandse rechtbank als bodemrechter is in dit opzicht voorshands van doorslaggevend belang. In deze omstandigheden hoefde AstraZeneca dan ook niet te concluderen dat de kans dat EP 364 in de Nederlandse appelprocedure alsnog zou sneuvelen dusdanig groot was dat zij niet tot handhaving had mogen overgaan.

slotsom
4.15. Op grond van het voorgaande luidt het voorlopig oordeel dat geen sprake is van kennelijke misslagen in het vonnis van 7 maart 2012 die zouden maken dat voorshands niet kan worden uitgegaan van de door de bodemrechter in eerste aanleg vastgestelde geldigheid van EP 364, zodat voldoende grond bestaat voor toewijzing van de vorderingen. AstraZeneca heeft bovendien (voldoende) belang bij een inbreukverbod en kan haar bevoegdheid tot handhaving in redelijkheid uitoefenen. Het toe te wijzen inbreukverbod omvat de vermelding in de G-standaard, met dien verstande dat de voorzieningenrechter Sandoz zal gebieden haar generieke quetiapineproducten uit de G-standaard te laten verwijderen op de kortst mogelijke termijn. De verbodsvordering zal dan ook worden toegewezen als in het dictum verwoord.

4.16. AstraZeneca heeft gesteld dat zij bij de overige nevenvorderingen, het bevel een advertentie te plaatsen, de opgave van afnemers en een recall, (spoedeisend) belang heeft omdat daarmee de onduidelijkheid en verwarring die in de markt zou zijn ontstaan door de vermelding in de G-standaard van de generieke quetiapine (met vertraagde afgifte) van Sandoz kan worden weggenomen. Nu aan de mogelijk ontstane onduidelijkheid en verwarring reeds een einde wordt gemaakt door het toe te wijzen inbreukverbod en het bevel de opname in de G-standaard ongedaan te maken, is er naar voorlopig oordeel geen aanleiding om verdergaande maatregelen te treffen. Daarbij speelt een rol dat Sandoz ter zitting te kennen heeft gegeven dat zij haar generieke quetiapine met vertraagde afgifte nog niet in Nederland in voorraad heeft of heeft uitgeleverd. Deze overige nevenvorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt Sandoz na betekening van dit vonnis op de kortst mogelijke termijn het nodige te doen om haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard te laten verwijderen en verbiedt Sandoz overigens met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op het octrooi EP 364, onder meer door het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, of voor dit een of ander (verder) aanbieden van generieke quetiapine met vertraagde afgifte;
5.2. veroordeelt Sandoz tot betaling aan Astrazeneca van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere dag dat in strijd met het onder 5.1. gegeven gebod en verbod wordt gehandeld of een dwangsom van € 5.000,= per ieder individueel product met betrekking waarmee Sandoz in strijd handelt met het onder 5.1. gegeven verbod, een en ander met een maximum van € 1.000.000,=;
5.3. veroordeelt Sandoz in de proceskosten, aan de zijde van AstraZeneca tot op heden begroot op € 24.420,71, te verhogen met wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis;
5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;
5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Uitspraak en samenvatting ingezonden door Jenny Cromsigt, V.O.

India heeft een octrooi van GSK ongeldig verklaard dat gericht was op het medicijn Tykerb. Tykerb is een medicijn tegen kanker en bevat een ditosylate  vorm van de originele stof lapatinib en wordt gebruikt om vrouwen te behandelen met gevorderde borst kanker.

GSK heeft voor zowel Tykerb als voor lapatinib octrooi aangevraagd in India. De Indiase Octrooi Hoger Beroepsraad (IPAB) heeft het octrooi op de originele stof, Iapatinib in stand gehouden maar  vond dat Tykerb niet voldoende verbeterde therapeutisch werkzaamheid bezat ten opzichte van lapatinib om een octrooi te verlenen. Deze afwijzing is op grond van een speciale regel in de Indiase octrooiwet  Sectie 3 (d). Deze regel zegt dat een nieuwe vorm van een bekende stof geen octrooibare materie oplevert als deze geen verbetering van de reeds bekende werkzaamheid heeft . Deze regel is relevant voor nieuwe vormen zoals zouten en andere kristalvormen. Als de basis stof zelf al bekend is dan is het zout daarvan niet octrooieerbaar in India, als deze geen sterk verhoogde therapeutisch werkzaamheid heeft ten opzichte van het basis medicijn. Dit is in tegenstelling tot de meeste andere landen, waar nieuwe zouten en/of kristalvormen, mits nieuw en inventief, wel octrooieerbaar zijn.

De uitspraak volgt een lijn waarin India geen octrooi verleend wordt aan stoffen die een kleine veranderingen/verbeteringen zijn van reeds bekende stoffen. In april van dit jaar was een octrooi van Novartis AG gericht op het kanker medicijn Glivec ook al ongeldig verklaard, net als vorig jaar een octrooi op kanker medicijn Sutent van Pfizer, als ook een octrooi op Pegasys tegen Hepatitis C van Roche, en een octrooi op Merck’s asthma aerosol formulatie.

Vzr Rechtbank Den Haag 9 augustus 2013,  KG ZA 13-464 (Nimco tegen Macintosh en Scapino)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas, Deterink. In navolging van IEF 12910.
Herstelvonnis. Proceskosten. Toewijzing. Macintosh heeft de rechtbank verzocht om verbetering van het op 25 juli 2013 in deze zaak gewezen vonnis op tegenspraak, in die zin dat het vermelde bedrag aan proceskosten wordt gewijzigd. Nimco heeft op het verzoek van Macintosh gereageerd met een verzoek tot afwijzing.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een fout die zich eenvoudig voor herstel leent. Het is voldoende duidelijk dat het de bedoeling was om de door Mactintosh opgevoerde kosten geheel toe te wijzen. Per ongeluk is een bedrag uit de verkeerde brief in het vonnis opgenomen, deze fout dient te worden hersteld.

2.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, ondanks de kennisname van de bezwaren van Nimco, in het kort gedingvonnis van 25 juli 2013 sprake is van een kennelijke fout, die zich voor een eenvoudig herstel leent. In r.o. 4.11 wordt ten aanzien van de proceskosten overwogen dat de door Macintosh opgevoerde proceskosten niet zijn bestreden en dat deze daarom conform artikel 1019h Rv worden toegewezen. Hiermee is voldoende duidelijk dat het de bedoeling van de voorzieningenrechter was om de door Macintosh opgevoerde kosten bij gebrek aan betwisting daarvan, geheel toe te wijzen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens per abuis het bedrag uit de tweede brief van 26 juni 2013 in het vonnis opgenomen in plaats van dat bedrag te vermeerderen met de kosten ingediend bij de eerste faxbrief van 26 juni 2013. Deze kennelijke fout dient naar het verzoek dan ook toewijzen als hieronder in 3.1. verwoord, waarbij opgemerkt wordt dat artikel 31 lid 3 Rv uitsluitsel geeft over de gevolgen van de verbetering.

De voorzieningenrechter

3.1. bepaalt dat het bedrag, zoals vermeld in r.o. 4.11 en in het dictum onder 5.2. van het op 25 juni 2013 onder de zaak- en rolnummer C/09/441867/KG ZA 13-464 gewezen vonnis, waar staat '€ 23.872,50', tweemaal wordt gewijzigd in € 66.946,33';
3.2. bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 9 augustus 2013 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 25 juni 2013;
3.3. gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 25 juli 2013 na ontvangst van dit verbetervonnis aan de griffie van de rechtbank te retourneren.

Zie eerder IEF 12858. Volgens artikel 10 Rules of Procedure bij de Enlarged Board of Appeal kunnen derden bij de griffie van de Grote Kamer van Beroep schriftelijke verklaringen indienen vóór eind november 2013 (case number G 2/13). Conform article 112(1)(a)EPC heeft de Technical Board of Appeal de Enlarged Board of Appeal in de zaak T 83/05 de volgende vragen gesteld :

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts?

2. In particular:

(a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants?
(b) Is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?
3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?
4. If a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded process?

The Enlarged Board of Appeal considering the referral will be composed as follows: W. van der Eijk (Chairman), B. Günzel, C. Floyd, R. Menapace, U. Oswald, J. Riolo, G. Weiss.

Third parties are hereby given the opportunity to file written statements in accordance with Article 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2007, 303 ff) in one of the official languages of the EPO (English, French or German).

To ensure that any such statements can be given due consideration they should be filed by the end of November 2013 with the Registry of the Enlarged Board of Appeal, quoting case number G 2/13.

Each statement should also be accompanied by a list of cited documents and copies on paper or, preferably, CD/DVD of any such documents not previously filed.

Hof Amsterdam 6 augustus 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2399 (StMicroElectronics N.V. tegen Nokia OYJ)
Uitspraak ingezonden door Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.
In navolging van IEF 12639 en IEF 12588. Rechtspraak.nl: IPR artt. 2 en 31 EEX-Vo / Fins recht. De Nederlandse kortgedingrechter is bevoegd kennis te nemen van vordering tot het treffen van voorlopige voorziening tegen in Nederland gevestigde vennootschap ondanks forumkeuze en arbitraal beding. Nu voorshands aannemelijk is dat een exclusiviteitsperiode van één jaar is overeengekomen, dient ST zich te onthouden van levering aan derden. Dat ST octrooirechten heeft op haar vindingen doet dan niet ter zake.

2.4. Met haar grief 1 in principaal beroep betoogt ST dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. Volgens haar is de PPA niet van toepassing en heeft de voorzieningenrechter bovendien op onjuiste wijze artikel 31 EEX-verordening toegepast.
Indien de PPA inderdaad, om welke reden dan ook, niet van toepassing zou zijn (het hof komt daar hierna op terug) en tussen partijen geen forumkeuze zou gelden, dan geldt dat de Nederlandse rechter zonder meer op grond van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is van de zaak kennis te nemen, omdat ST in Nederland gevestigd is.
In het geval de PPA wel tussen partijen geldt dient op grond van de daarin opgenomen forumkeuze het geschil van partijen beslecht te worden door arbiters te Helsinki. Gesteld noch gebleken is dat Nokia in een Finse arbitrageprocedure een voorlopige voorziening kan verkrijgen als thans door haar gevorderd. In dat geval is op grond van artikel 31 EEX-Verordening de Nederlandse rechter, als rechter van de woonplaats van gedaagde, bevoegd deze voorziening te treffen mits er een reële band met Nederland bestaat. Dat is het geval, niet alleen omdat ST in Nederland gevestigd is maar ook omdat zij geen lege brievenbusmaatschappij is, zo blijkt uit het voorstel tot afsplitsing, en bovendien haar dochtermaatschappij International, waar de onderneming van ST na de afsplitsing grotendeels in is ondergebracht, ook in Nederland gevestigd is. Dat de onderneming mogelijkerwijs daadwerkelijk wordt gedreven door de Zwitserse branch, doet daar niet aan af.
De voorzieningenrechter heeft derhalve met juistheid aangenomen dat hij bevoegd was van de zaak kennis te nemen, zodat de eerste principale grief in zoverre hoe dan ook niet kan slagen. Op de klacht van ST met betrekking tot de grensoverschrijdende rechtsmacht komt het hof hierna onder 2.10 terug.

2.7. De PPA is een raamovereenkomst die de voorwaarden bevat waaronder Nokia en ST wereldwijd leveringsovereenkomsten zullen sluiten. Uitgangspunt is daarom dat ook op de opdracht tot levering van MEMS-Tufnel microfoons de PPA van toepassing is. Volgens ST houdt haar presentatie van november 2009 een aanbod in om te leveren met een periode van exclusiviteit vanaf de final sample date van 6 maanden. Buiten kijf is dat Nokia dat deel van het aanbod nooit heeft aanvaard. Nu dat is opgenomen in een presentatie van november 2009, waarna ST niet is geselecteerd en ST daarna op 4 mei 2012 niet alleen niet op de zes maanden termijn is teruggekomen, maar zelfs memoreerde dat zij zich door de PPA gebonden achtte, en bovendien toepassing van de termijn 6 maanden na final sample date tot het ongerijmde resultaat zou leiden dat de periode van exclusiviteit eind december 2012 zou zijn verstreken, derhalve ruim voordat Nokia de telefoons met MEMS-Tufnel microfoons op de markt kon brengen, is het primaire standpunt van ST onaannemelijk.
Dat de PPA in dezen volledig van toepassing zou zijn is evenmin aannemelijk, omdat Nokia in haar RFQ uitdrukkelijk heeft bepaald dat er een periode van exclusiviteit van 1 jaar na het begin van mass sales van de Nokia telefoon zou zijn. Tegen die achtergrond behoeft het standpunt van Nokia omtrent de toepasselijkheid van de PPA bepaling omtrent exclusiviteit nadere bewijslevering, waarvoor een kort geding zich niet leent.
Bij deze stand van zaken is het hof derhalve, evenals de voorzieningenrechter, van oordeel dat voor ST evenals voor de aanbieders van Tufnel microfoons met een andere technologie, een exclusiviteitsperiode van één jaar geldt waarbij voor ST de datum van mass sales gerekend dient te worden vanaf de datum dat door Nokia telefoons met de MEMS-Tufnel microfoons op de markt werden gebracht. Zowel de vijfde principale grief als de eerste incidentele grief is dus tevergeefs opgeworpen.

2.8. In het licht van het voorgaande kunnen de grieven 3 en 4 in principaal beroep evenmin slagen. Voor de te leveren MEMS-Tufnel microfoons geldt een van de PPA afwijkende exclusiviteitsperiode van één jaar. Dan doet het er niet toe of deze microfoons wel of niet customised products zijn in de zin van de PPA. Evenmin is van belang of ST de desbetreffende technologie zelf ontwikkeld heeft en daarop octrooien heeft of kan verkrijgen. De exclusiviteit geldt voor alle door ST te leveren MEMS-Tufnel microfoons.

2.13. Met betrekking tot grief 3 in incidenteel beroep merkt het hof allereerst op dat het op grond van artikel 31 EEX-Verordening bevoegd is voorlopige maatregelen te treffen volgens zijn eigen nationale wetgeving. Of een recall naar Fins recht mogelijk is, is derhalve niet van belang. Wel van belang is dat een recall een vergaande maatregel is, waarvan degene die deze vordert dient te onderbouwen dat deze passend en geboden is. De enkele omstandigheid dat Nokia vermoedt dat ST nog voorraad heeft en deze uitlevert is daarvoor niet toereikend. Waar het om gaat is dat derden nog MEMS-Tufnel microfoons in voorraad hebben die zij aan ST moeten terugzenden, en dat is niet aannemelijk geworden gelet ook op het just in time voorraadbeleid dat blijkens mededelingen ter zitting bedrijven als HTC en ook Nokia zelf voeren. De derde incidentele grief slaagt daarom niet.

2.17. De slotsom is dat de principale grieven falen, zodat het principaal beroep zal worden verworpen. ST dient de kosten daarvan te dragen. De incidentele grieven slagen gedeeltelijk. Het hof zal een deel van de vorderingen van Nokia, voor zover in eerste aanleg afgewezen, alsnog toewijzen en voor het overige beslissen als hierna te doen. Nu partijen in incidenteel beroep beiden op enige punten in het ongelijk gesteld worden, zal het hof de kosten daarvan compenseren als hierna te bepalen.

3 Beslissing

Het hof:
In principaal beroep:
verwerpt het beroep; veroordeelt ST in de kosten van het principaal beroep, tot op heden aan de zijde van Nokia begroot op € 683,-- aan verschotten en € 2.682,-- voor salaris;

In incidenteel beroep:
vernietigt het vonnis voor zover daarin de hierna toe te wijzen vorderingen zijn afgewezen, en in zover opnieuw rechtdoende:
gebiedt ST in aanvulling van beslissing 5.1 van het vonnis om iedere gelieerde vennootschap zoals gedefinieerd in de PPA te instrueren overeenkomstig het aan haar opgelegde gebod; verhoogt het in beslissing 5.2 van het vonnis bepaalde maximum van de dwangsom vanaf de datum van betekening van dit arrest tot € 5.000.000,--; bekrachtigt het vonnis voor het overige; bepaalt dat in incidenteel beroep ieder de eigen kosten draagt;

In principaal en incidenteel beroep:
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHAMS:2013:2399 (pdf)

Besluit van de Raad van Bestuur van 27 juni 2012 tot wijziging van regel 53 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (CA/D 7/12), Trb. 2013, nr. 127.
De Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie, Gelet op het Europees Octrooiverdrag en artikel 33, eerste lid, onderdeel c, in het bijzonder, Op voorstel van de President van het Europees Octrooibureau, Gelet op het advies van de Commissie Octrooirecht, Besluit het volgende: Artikel 1

1. Regel 53 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag wordt als volgt gewijzigd:
Het derde lid luidt als volgt:

3. Indien de eerdere aanvrage niet in een officiële taal van het Europees Octrooibureau is gesteld en de geldigheid van het beroep op voorrang van belang is voor het vaststellen van de octrooieerbaarheid van de betreffende uitvinding, verzoekt het Europees Octrooibureau de aanvrager of de houder van het Europees octrooi binnen een te stellen termijn een vertaling van die aanvrage in een van de officiële talen in te dienen. In plaats van de vertaling kan een verklaring dat de Europese octrooiaanvrage een volledige vertaling is van de eerdere aanvrage worden overgelegd. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. Indien de verzochte vertaling van een eerdere aanvrage niet op tijd wordt ingediend, vervalt het recht van voorrang voor de Europese octrooiaanvrage of voor het Europees octrooi ter zake van die aanvrage. De aanvrager of houder van het Europees octrooi wordt daarvan in kennis gesteld.”

Artikel 2
1. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.
2. Regel 53 van het Europees Octrooiverdrag, zoals gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit, is van toepassing op Europese en Euro-PCT-aanvragen alsmede op Europese octrooien ter zake waarvan op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde bepaling nog geen verzoek uit hoofde van regel 53, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gedaan.

GEDAAN te München op 27 juni 2012

Voor de Raad van Bestuur
De Voorzitter
(w.g.) Jesper KONGSTAD

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 17 april 2013, zaak C-364/13 (International Stem Cell Corporation)
Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Verenigd Koninkrijk). Zie eerder IEF 12611, nu met vertaalde vragen. Octrooien. Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.

Verzoekster heeft twee octrooiaanvragen ingediend voor de productie van menselijke embryonale stamcellen. Deze worden geweigerd omdat verweerder van mening is dat de in de octrooiaanvragen beschreven uitvindingen volgens de Octrooiwet van Verenigd Koninkrijk (de omzetting van RL 98/44) van octrooiering zijn uitgesloten. Het gaat om de betekenis van de term ‘menselijk embryo’ in de RL. In het bijzonder rijst de vraag wat het Hof in zaak C-34/10, Brüstle bedoelde met de uitdrukking „het proces van ontwikkeling tot een mens in gang zetten”. De verwijzende rechter vraagt zich af of daarmee wordt gedoeld op het in gang zetten van een proces waaruit een menselijk wezen moet kunnen ontstaan? Of ziet die uitdrukking ook op het in gang zetten van een ontwikkelingsproces, ook al kan het proces niet worden voltooid, zodat daaruit geen menselijk wezen kan ontstaan?

In de punten 7 tot en met 16 wordt ‘de ontwikkeling van een menselijk wezen’ beschreven, alsmede wat wordt verstaan onder ‘parthenogenese’ (embryogenese zonder bevruchting).

Verweerder meent ook dat er behoefte is aan verduidelijking van de door het Hof gegeven uitspraak in Brüstle, en dat het onzeker is of het Hof met betrekking tot parthenoten tot hetzelfde besluit zou zijn gekomen op basis van de huidige feiten, aangezien het duidelijk is dat parthenoten en bevruchte eicellen, ondanks de oppervlakkige gelijkenissen in de aanvankelijke ontwikkeling ervan, in geen enkel stadium identiek zijn. In dat opzicht is het mogelijk dat in de schriftelijke opmerkingen die in de zaak Brüstle bij het Hof zijn ingediend, de technische achtergrond zoals die op heden wordt begrepen niet accuraat was samengevat.

De rechter legt dan ook de volgende vraag voor aan het HvJEU:

“Vallen onbevruchte menselijke eicellen, die werden gestimuleerd tot deling en verdere ontwikkeling middels parthenogenese, en die anders dan bevruchte eicellen enkel pluripotente cellen bevatten en zich niet kunnen ontwikkelen tot menselijke wezens, onder de term „menselijke embryo’s” bedoeld in artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen?”