Octrooirecht  

Maandag 4 november 2013
punt 4.0 (JURI/7/12936) Private Copying Levies van 15:14:20 tot 15:33:30.
punt 7.0 (JURI/7/12941) The implementation of the Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC van 15:33:30 tot 15:39:55.

Dinsdag 5 november
punt 10.0 Exchange of views with the Commission on the next steps on the Treaty on copyright limitations and exceptions for visually impaired persons and persons with print disabilities with a view to its conclusion van 09:14:20 tot 09:47:10.
punt 19.0 (JURI/7/13679) Laws of the Member States relating to trade marks (Recast) van 09:47:10 tot 10:14:19.
punt 24.0 Public Hearing Implementation of the unitary patent package: state of play van 15:38:00 tot 16:46:30.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 oktober 2013, KG ZA 13-530 (She Blends Holding BV-He Blends BV tegen He Blends Nederland BV-Berkman Energie Service)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur.
Merkenrecht. Licenties. SBH is houder van octrooi die ziet op hE Blend, een brandstofmengsel met benzine en natte ethanol. SBH is houder van merkrechten en auteursrechten op logo's van hE15. HB heeft een licentieovereenkomst om de brandstof te produceren en sublicenties te verstrekken op de productie en verkoop. Eisers stellen dat de overeenkomsten zijn vernietigd op grond van dwaling. BES stelt dat de intentieovereenkomst gebruikmaking van merken, namen en logo's inhoudt.

De voorzieningenrechter gebiedt BES om na opgave van de juiste specificaties zich te onthouden van misleidende reclame, waaronder het aanbieden van de brandstof onder de merknamen terwijl deze brandstof niet aan de He Blends specificaties voor hE15 voldoet. In reconventie gebiedt de voorzieningenrechter SBH en HB om binnen vier weken gespecificeerde gegevens te verstrekken zodat BES een berekening kan maken van de licentie-inkomsten die worden gegenereerd en de dienovereenkomstig over de periode tot 1 maart 2013 aan BES verschuldigde vergoeding.

5.10 De voorzieningenrechter oordeelt dat HB door het overleggen van de rapportages van SGS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door BES aangeboden hE15 niet (op alle punten) voldoet aan de bepalingen van het octrooi, waarin is bepaald dat de blend 1-50% ethanol en 1-15% water dient te bevatten.

Anders dan in de Overeenkomst van 23 april 2008, is echter de intentieovereenkomst van 8 februari 2012, evenals in de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 niet overeengekomen dat conform de bepalingen van het octrooi moet worden geblend. Daar staat tegenover dat artikel 1.1 van de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 dat luidt: "Licensed product" means the blended product with gasoline and hydrous ethanol and/or anhydrous ethanol with demineralized water" het blenden met gedemineraliseerd water wordt toegevoegd. Beide partijen verwijzen naar het voorgaande artikel om hun gelijk te bepleiten. De voorzieningenrechter zal gelet hierop in de rechtsverhouding tussen partijen genoemd artikel beschouwen als geldend tussen partijen, ook als is sprake van een concept-licentieovereenkomst.

Nu BES droge ethanol heeft toegepast zonder gedemineraliseerd water toe te voegen voldoet het product van BES niet aan de eisen vermeld in artikel 1.1. van de nieuwe licentieovereenkomst van 25 juni 2012. Ter zitting heeft BES onbetwist gesteld dat HB niet eerder heeft gezegd dat BES gedemineraliseerd water zou moeten toevoegen. BES stelt dat zij daartoe bereid is, maar dat zij voor aanpassing van haar productieproces specificaties nodig heeft en zij afhankelijk is van aanwijzingen van HB die, anders dan BES over de vereiste kennis beschikt op welke wijze gedemineraliseerd water aan de brandstof die is gemengd met droge ethanol moet worden toegevoegd. Met BES is de voorzieningenrechter van oordeel dat het op weg van HB ligt om aan BES aanwijzingen te geven op welke wijze zij door toevoeging van gedemineraliseerd water kan voldoen aan de vereisten van de nieuwe concept-licentieovereenkomst.

De vordering sub 4 zal daarom worden toegewezen met bepaling dat het gevorderde gebod zal ingaan binnen een week na opgave door HB van de juiste specificaties waaraan het product hE15 dient te voldoen indien gebruik wordt gemaakt van droge ethanol.

De vorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als na te melden.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 15 oktober 2013 AR/13/0084 (Friesland Brands BV tegen Incopack NV)
Uitspraak ingezonden door Michael D’Aubrey, AdLex Advocaten cvba. Mede ingezonden door Johan Brants en Ellen Crabbe, BrantsandPatents en Tanguy de Haan en Philippe Péters, NautaDutilh.
Friesland was houder van twee gemeenschapsmodellen met betrekking tot een innovatieve spuitmond. In 2010 stelde Friesland een stakingsgprocedure in bij de rechtbank van Koophandel te Brussel. De rechtbank verklaarde de modellen nietig, deze hadden een gebrek aan nieuwheid en individueel karakter. Ook ging het om uitsluitend een technische functie. Friesland heeft nu twee Europese octrooien (EP339 en EP655) gebaseerd op een basisoctrooi en vordert onder andere dat Incopack staakt inbreuk te maken op haar octrooien met daarmee overeenstemmende slagroompuitbussen. Incopack stelt in haar tegeneis dat de octrooien nietig zijn. De rechtbank beoordeelt eerst deze vordering en wijst deze toe. De uitvindingen hebben wel een technisch effect en ze hebben ook geen toegevoegde materie ten opzichte van het basisoctrooi.  Incopack toont aan dat alle kenmerken als weergegeven in octrooi EP339 zijn terug te vinden in de technische voorstelling van de spuitmond V05.499 als weergegeven catalogus van COSTER van mei 1990, maar het gebrek aan nieuwheid slaagt niet. Toch verklaart de rechtbank de octrooien nietig, er is geen sprake van uitvinderswerkzaamheid. De vakman maakt al gebruik van een dergelijke spuitmond bij confrontatie met het op te lossen problemen. Hij behoorde al tot de stand van techniek.

Beoordeling
V.B.1 (...) Zowel EP’339 als EP’655 beschrijven wat het beoogde technische effect ervan is. Het technisch effect dat door FRIESLAND wordt vooropgesteld is dubbel:

-  "verbeterd vormgeven van het voedselproduct zodat een gedoseerd uitgespoten voedse/product met een verbeterd scherp reliëf daarmee kan worden verkregen" (paragraaf 0009 EP’339 en paragraaf 0008 in EP'655)

-“compacte” spuitmonden die "grondig gereinigd kunnen worden met relatief gemak’ (paragraaf 0016 EP'399 en paragraaf 0014 EP’655)

De conclusies van beide octrooien maken duidelijk dat deze voordelen (zelfs als deze een subjectieve invulling vereisen) worden bereikt met behulp technische maatregelen. De bewijslast dat de vinding geen technisch karakter zou hebben in het licht van het inherent attribuut waarop gewezen wordt in de octrooiaanvraag, dient gedragen te worden door INCOPACK. Zij dient m.a.w. het bewijs te leveren dat de technische effecten niet (inherent) aanwezig zijn en/of dat deze technische effecten niet worden bereikt via technische middelen.

Er wordt geoordeeld dat INCOPACK hierin niet slaagt  (...)

V.B.2 (...)Noch EP’339 noch EP'655 bevatten toegevoegde materie t.o.v. W0’33005.(...)

V.B.3.b. (...) INCOPACK slaagt in haar bewijslast en toont voldoende naar recht aan dat alle kenmerken als weergegeven in EP’339 terug te vinden zijn in de (technische) voorstelling van de spuitmond VO5.499 als weergegeven cataloog van COSTER van mei 1990 (en bij uitbreiding de spuitmond zelf zoals deze kon besteld worden minstens vanaf mei 1990). (...)Het verweer tot nietigverklaring van EP'339 op grond van gebrek aan nieuwheid na toevoeging van kenmerk (j) op basis van de COSTER-spuitmond (V05.499) slaagt niet. Dit kenmerk is niet terug te vinden in de spuitmond van COSTER (V05‚499). (...)

V.B.4.b. (...)
Vraag 4: Wat is dan het objectief technisch probleem onderliggend aan de opgeëiste uitvinding?

Het objectief technisch probleem betreft het voorzien van een aerosolcontainer met een compacte spuitmond die de slagroom (door FRIESLAND ruimer aangegeven als "het voedselproduct“) bij het afgeven ervan een betere, met verbeterd scherp reliëf. vormgeving geeft en die (in haar compactheid) gemakkelijker te reinigen is (en hygiënischer is).

Vraag 5: Zou een vakman dit probleem oplossen op de wijze aangegeven, op grond van het geheel van de stand van de techniek, zonder op enig ogenblik gebruik te maken van uitvinderswerkzaamheid?

Vraag 5.1. Geeft de stand van de techniek (met inbegrip van de meest nabije stand van de techniek) een wijze aan om het objectief technisch probleem op te lossen?

In de stand van de techniek bestaan spuitmonden die de vooropgestelde technische effecten bereiken, waarbij wordt gewezen op de inherente voordelen van tulpvormige spuitmonden als gebruikt op sifon spuitbussen (...)

De (hierboven geïdentificeerde) vakman (team) zou om dit probleem op te lossen en uitgaande van de meest nabije stand van de techniek, doch terugvallend eveneens op de algemene stand van de techniek, komen tot de opgeëiste uitvinding zonder gebruik te maken van uitvinderswerkzaamheid.

Er bestaan voldoende aanwijzingen in de stand van de techniek die de vakman (het team), geconfronteerd met het objectief technisch probleem, ertoe gebracht zouden hebben om deze stand van de techniek te wijzigen of aan te passen.(...)

Besluit
Aangezien de vakman (geïdentificeerd team), geconfronteerd met het objectief technisch probleem, de tulpvormige (verbrede) spuitmond als gebruikt op sifoncontainers (stand van de techniek) zou combineren met de aerosolcontainers met traditionele spuitmond (meest nabije stand van de techniek), wordt geoordeeld dat de opgeëiste uitvinding als weergegeven in EP'339 (minstens de eerste conclusie) niet voldoet aan de voorwaarde van uitvinderswerkzaamheid en alsdusdanig nietig is.

 

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-210/12 (Sumitomo Chemical) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing van Bundespatentgericht, Duitsland.
ABC gewasbeschermingsmiddelen. Vergunning van kracht bij ABC-aanvraag. Uitlegging van de artikelen 3, lid 1, sub b, en 7, lid 1, ABC-Verordening voor gewasbeschermingsmiddelen. Voorwaarden voor verkrijging van het aanvullend beschermingscertificaat. Mogelijkheid tot afgifte van dit certificaat op basis van een overeenkomstig artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG verleende vergunning voor het in de handel brengen. Werkzame stof clothianidine. Het Hof verklaart voor recht:

1) Artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 [ABC-gewasbescherming] moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor een gewasbeschermingsmiddel waarvoor een noodvergunning voor het in de handel brengen is verleend op grond van artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, zoals gewijzigd bij richtlijn 2005/58/EG van de Commissie van 21 september 2005.

2) De artikelen 3, lid 1, sub b, en 7, lid 1, van verordening nr. 1610/96 moeten aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat wordt ingediend vóór de datum waarop voor het gewasbeschermingsmiddel de bij artikel 3, lid 1, sub b, van deze verordening vastgestelde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen wordt afgegeven wanneer een van kracht zijnde vergunning op grond van artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG is verleend?
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
Verlangt artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 dat de vergunning nog van kracht is op de datum van de aanvraag van het certificaat?
3. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:
Moet artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 1610/96 aldus worden uitgelegd dat een aanvraag reeds vóór het begin van de in deze bepaling genoemde termijn kan worden ingediend?

Op andere blogs:
SPC Blog (CJEU rules on status of emergency MAs in SPC applications)

Case law of the EPO boards of appeal, 7th edition september 2013.
This 1 200-page book on the case law of the EPO boards of appeal provides a wealth of useful information for everyone concerned with European patent law. The revised and expanded seventh edition was published in September 2013.

It takes account of decisions made available in writing by the end of December 2012, as well as a number of particularly important ones from the first months of 2013. It is an invaluable source of information for anyone concerned with European patent law - as are the special editions "EPO Board od Appeal Case Law" of the EPO Official Journal.

CONTENTS
Detailed table of contents
Foreword to the seventh edition
Reader's Guide
I. Patentability
II. Patent application and amendments
III. Rules common to all proceedings before the EPO
IV. Proceedings before the EPO
V. Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal
VI. The EPO acting as a PCT authority - Euro-PCT applications
VII. Institutional matters
Table of cases
Index of cited provisions
Annexes

(order printed copy)

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 12-1209 (TEVA Pharma tegen Sanofi)
Octrooirecht. ABC. Zie ook: IEF 13018. Sanofi is houder van Aanvullend Beschermingscertificaat (het combinatie-ABC) voor irbesartan, desgewenst in de vorm van een zout en/of een hydraat, en hydrochloorthiazide (HTCTZ). Irbesartan en HCTZ worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, een veel voorkomende aandoening die kan leiden tot ernstige vaatziekten. Dit combinatie-ABC is verleend op basis van een een EP 0454 511. Teva vordert vernietiging van het combinatie-ABC, met veroordeling van Sanofi in de proceskosten ex 1019h Rv.

De rechtbank beoordeelt de inventiviteit van het onderliggende Europees octrooi. De rechtbank kijkt naar de meest nabij gelegen stand van techniek, een artikel van Chiu en een octrooi van Du Pont. Sanofi heeft willekeurig één van de alternatieven, beschikbaar na de analyse van Du Pont, gekozen en dat is niet inventief. Daarmee valt de grondslag voor het combinatie ABC weg en moet het ABC op basis van artikel 15 van de ABC-verordening worden vernietigd. Sanofi wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

De beoordeling
4.16. De rechtbank overweegt als volgt. Op zich is juist, zoals Sanofi stelt, dat in de regel een “pointer” of motivatie nodig is om de gemiddelde vakman de richting naar de uitvinding te wijzen wil inventiviteit ontbreken. Ten onrechte echter trekt Sanofi daaruit de conclusie dat die “pointer” of motivatie bij het enkel vinden van een alternatief voor de dichtstbijzijnde stand van de techniek, specifiek en eenduidig naar (uitsluitend) de geclaimde oplossing dient te wijzen. Alle alternatieven moeten immers als een oplossing van het gestelde probleem worden gezien, zolang van die alternatieven redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze werkzaamheid behouden, een gemiddelde vakman deze in overweging zou nemen en hij ze op conventionele wijze kan synthetiseren zonder “undue burden”. Dat betekent evenzeer dat alle alternatieven die aan die voorwaarden voldoen, niet inventief zijn. Zie de volgende uitspraken van de Technische Kamers van beroep van het EOB: T0821/97, r.o. 6.4; T0852/91, r.o. 8.2; T0892/08, r.o. 1.7; T0964/92, r.o. 2.10, T0879/05, r.o. 5.3, T0631/06, r.o. 2.3.10.

4.17. Anders gezegd, bij gebreke aan een reden (zoals een onverwacht, verbeterd effect, hetgeen bij irbesartan niet aan de orde is zoals hiervoor onder 4.5. en 4.6. overwogen), is een keuze van één alternatief dat naar verwachting werkzaamheid behoudt uit vele (die na SAR-analyse van DuP 753 beschikbaar zijn) willekeurig en aldus niet inventief te achten. Zie een lange lijn van uitspraken van de Technische Kamers van beroep van het EOB: T0892/08, r.o. 1.7; T0964/92, r.o. 2.10, T0879/05, r.o. 5.3, T0631/06, r.o. 2.3.10, T0345/07, r.o. 4.7.3, T0012/07, r.o. 4,1,6, T0423/08, r.o. 2.3.5, T0931/04, r.o. 4.11.1.

4.18. Aldus kan er geen andere conclusie zijn dan dat conclusie 7 niet inventief is. Dat Du Pont irbesartan niet ook heeft gevonden en geclaimd in haar octrooiaanvragen maakt dit oordeel niet anders. Sanofi heeft de gemotiveerde stelling van Teva dat alsdan ook conclusie 20, irbesartan in combinatie met een diureticum, voor de hand ligt, niet bestreden zodat ook die conclusie moet sneuvelen. Evenmin heeft Sanofi betwist dat bij die stand van zaken de grondslag voor het combinatie ABC is weggevallen en het ABC op basis van artikel 15 van de ABC-verordening moet worden vernietigd. De overige argumenten van Teva behoeven gelet hierop geen nadere bespreking meer.

Op andere blogs:
NLO (Aanvullend beschermingscertificaat vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit)

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 12-1339 (Mylan tegen Yeda en Teva)
Ingezonden door Simon Dack en Geert Theuws, Hoyng Monegier LLP
Octrooi, geneesmiddelen, vernietiging, voorrang, licentie. Yeda verhandelt en commercialiseert intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Sciene in Israël. Yeda is houdster van EP 076 2 888 voor de verbetering van copolymeer-l in samenstellingen van copolymeren. Het EP heeft voorrang op basis van Amerikaanse octrooiaanvragen. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie en brengt een geneesmiddel met de in het octrooi geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen. Mylan vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi van Yeda. Zij stelt dat het octrooi niet nawerkbaar, niet nieuw en niet inventief is.

De rechtbank wijst de vorderingen van Mylan af. De conclusies bevatten voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman om het product na te werken. Het octrooi bevat weliswaar geen uitdrukkelijke definitie van het kenmerk "gemiddeld molecuulgewicht", maar bevat voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman. Het ontbreken van een uitdrukkelijke definitie doet daar niet aan af. De uitvinding is ook nieuw. Mylan moest de niet-nieuwheid bewijzen. Dit heeft zij onvoldoende onderbouwd, laat staan bewezen. En de uitvinding is volgens de rechtbank ook inventief. De conclusie vloeit niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek.

2. De feiten
2.1. Yeda houdt zich bezig met het verhandelen en commercialiseren van intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Science in Israël (hierna: WIS).
2.2. Yeda is houdster van Europees octrooi 0 762 888 Bi (hierna: EP 888 of het octrooi) voor “Copolymer-] irnprovements in compositions ofcopolyies” (in de Nederlandse vertaling: “Verbeteringen van copolyrneer-1 in samenstellingen van copolyrneren”).
2.7. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie onder EP 888. Teva brengt een geneesmiddel met de in EP 888 geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone®. Het werkzame farmaceutische bestanddeel staat bekend onder de International Non-proprietary Name ‘glatirameer-acetaat’.
2.8. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen.

5. De beoordeling
5.1. De gevorderde nietigverklaring van het EP 888 moet worden afgewezen omdat het octrooi om de volgende redenen nawerkbaar, nieuw en inventief is en geen toegevoegde materie bevat.

toegevoegde materie: werkwijzen
5.20. Mylan heeft ten aanzien van de werkwijzeconclusies 7-10 ten eerste betoogd dat de aanvrage geen werkwijze openbaart voor het bereiden van een copolymeer-1 met een specifieke molecuulgewichtsverdeling waarin meer dan 75% van de molaire fractie een molecuulgewicht heeft van tussen 2 en 20 kDa. Dat betoog is ongegrond.

nieuwheid: bewijslast
5.22. Het betoog van Mylan dat Yeda en Teva moeten bewijzen dat het geclaimde copolymeer-I nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek, vindt geen steun in het recht. Nu Mytan vernietiging van het octrooi vordert wegens het ontbreken van nieuwheid, rust de bewijslast van de stelling dat die nieuwheid ontbreekt, op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) in beginsel op haar (vgl. HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ41 15, Lundbeck/Tiefenbacher en Centrapharm, r.o. 4.5.2).

inventiviteit: plausibiliteit verbetering
5.34. Naar het oordeel van de rechtbank vloeit de in de productconclusies geclaimde stof niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek. Dat zal hierna worden toegelicht aan de hand van de gebruikelijke problem and solution approach, die ook beide zijden hanteren in hun argumentatie.

conclusie
5.53. Op grond van het voorgaande worden de nietigheidsargumenten van Mylan verworpen. De gevorderde nietigverklaring zal daarom worden afgewezen.
5.54. De rechtbank constateert dat het oordeel over de geldigheid van EP 888 overeenstemt met het — inmiddels in hoger beroep bekrachtigde — oordeel daarover van de Britse rechter. Een nadere toelichting op de verhouding tussen die oordelen kan daarom achterwege blijven.
5.5 5. Aan de beoordeling van de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld. Er is immers geen vertraging opgetreden in de behandeling van de hoofdzaak.
5.56. Mylan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Daarbij gaat de rechtbank er met partijen van uit dat die kosten moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. Deze nietigheidsprocedure kan namelijk worden beschouwd als een verweer tegen een concrete dreiging van handhavend optreden zoals bedoeld in het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco-Novozymes (Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). Yeda en Teva hebben onweersproken aangevoerd dat Mylan bezig is met voorbereidingen om haar eigen copolymeer-1 product op de markt te brengen en dat Yeda en Teva actie zullen ondernemen op basis van het octrooi zodra Mylan dat product daadwerkelijk op de markt brengt. 5.57. Yeda en Teva vorderen respectievelijk een bedrag van in totaal €144.513,03 en € 735.029,27. De redelijkheid en evenredigheid van die kosten zijn niet bestreden. Daarom zal de rechtbank daarvan uitgaan en de vorderingen volledig toewijzen.

W. Pors, B. Vandermeulen, Bird & Bird submission on the Rules of Procedure for the Unified Patent Court, brief 30 september 2013.
Ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird gericht aan het Prepatory Committee van het Unified Patent Court: On behalf of Bird & Bird LLP we hereby submit our comments on the Draft Rules of Procedure for the Unified Patent Court as published on the website on 31 May 2013. This submission was prepared by the International UPC Steering Group of Bird & Bird, which comprises patent litigators and patent attorneysin the various countries in which we practise. We have also been involved in the preparation of the submissions of AIPPI and EPLAW and have taken these submissions into account. We have further also taken the epi submission into account. This submission represents our independent professional view of the Rules of Procedure and is made to support the further improvement of the envisaged system.

We have taken the UPC Agreement as a given starting point that currently cannot be changed any more, which does not mean that we support all choices made in that Agreement. However, in some instances we cannot avoid suggesting some small amendments to the Agreement, but only where we think such amendments do not touch on political issues.

Lees de gehele bijdrage hier.

Technical Board of Appeal of the European Patent Office, 11 July 2013, ECLI:EP:BA:2013:T167007.20130711 (Nokia Siemens Networks - Method for planning a shopping trip using a mobile device)
Met samenvatting van John Allen, NautaDutilh.
In the continuing search for clarification of the patentability and inventive step criteria for computer implemented inventions, a Technical Board of Appeal of the EPO has used surprisingly clear wording to stop computer implemented inventions from expanding into the realm of functional, business method type claims. It has become more or less standard for applicants to argue that because of an "interaction" between basic technical features (such as processors, memories and displays) with "non-technical" features (e.g. certain specific data), the claim as a whole could constitute a patentable invention. It is exactly the nature of this "interaction" that is discussed in the recent decision T-1670/07. The EPO now warns that a lot of these arguments are considered "fallacies".

Shopping, anyone?
The case concerned the refusal of the grant of European Patent Application EP 1 216 450 ("EP 450") as applied for by Nokia. Nokia's application relates to a method and system of shopping with a mobile device to purchase goods and/or services. In short, the users would enter some of the items he (or she) would be looking for on his shopping spree, and a server in connection with the mobile device would identify the best shops to go or plan the shortest possible round trip. A great idea for those who regard shopping as a necessary evil, but a patentable invention?On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention?

On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention.

Technical effects: sold out?
In the earlier stage of the prosecution the examining division had described the object of the "invention" as "providing a technical means to optimise an itinerary" (shopping trip). It was deemed to lack an inventive step.

On appeal the Technical Board went some steps further and held that providing the user with a choice of an order of visiting shops and (thus) making the itinerary a function of the user profile, did not involve any technical effect at all. The Board rejected Nokia's argument that non-technical features "interacted" with technical features such as to provide an overall technical effect.

Citing older case law, the Board considered that what was required as the result of such an interaction, would be a "real" technical effect. For example, where software interacted with an X-ray apparatus and the result was a longer lifespan of an X-ray tube, there is a clear technical effect. If on the other hand the interaction results only in the display of different information on a screen, there is no technical effect.

The Board's view on "software patenting fallacies"
Discussing the "interaction" arguments raised by Nokia, the Board described these as different typical "fallacy" arguments. Relying on the interaction between the technical features (e.g. the server) and the non-technical features was described as the "technical leakage fallacy", i.e. the intrinsic technical nature of the implementation "leaks back into the intrinsically non-technical nature of the problem". Secondly, the fact that a user of the alleged invention was presented with a "possible choice" as to his shopping trip was described as the "broken technical chain fallacy": a technical effect might result from a user's reaction to information, but this also shows that a technical process is "broken by the intervention of the user" and any technical effect becomes dependant on the "mental activities of the user".

More generally the Board held that where the provision or generation of data is a key feature of the invention, a technical effect may arise from "either the provision of data about a technical process" (such as status information on the operation of a machine or device) or from "the provision of data that is applied directly in a technical process". Neither applied in this case.

So what's the problem?
Turning back to the technical problem, the Board held that describing the problem underlying the alleged invention as " providing a technique which has greater flexibility and can provide results tailored to the user's preferences is not a technical problem and is too general. The Board added that even where the claimed subject matter was different from the prior art and no clear reason could be found for modifying the prior art, this does not mean that there is an inventive step. This reasoning - according to the Board a "non-technical prejudice fallacy" - disregards that it is not so much why, but rather how the prior art was modified. If conventional technical features are used and these perform their tasks in an obvious way, there is no technical reason why the skilled person would refrain from making changes to the prior art. To summarize, the skilled person is basically, in a technical sense doing the same thing: in this case he is planning a shopping trip where two or more items could be bought from multiple vendors, as opposed to the solution in the prior art: identifying just one vendor who has all the items available. The Board held that there was no technical reason why a skilled person would not make this particular modification.

Analysis
The Board did not depart from its "technical contribution" doctrine where even trivial technical claim features would be sufficient to escape the patentable subject matter exclusions ("software as such" and "presentation of information as such".

However, the Board appears to be raising the bar in certain respects, particularly by specifying the nature of the "interaction" that is required between technical and non-technical claim features. Applicants and litigants should take notice of the "red flags" that the Board raises for computer implemented inventions. Particularly, certain types claims may particularly be regarded as "suspect":

• claims that essentially deal with standard human behavioural concepts such as going to the bank or going shopping;
• claims that provide for a technical effect or outcome, depending on the reaction of the user;
• claims said to provide for abstract solutions such as "greater flexibility", "customization"," individualization" etc.; and
• claims using functional langue in combination with trivial/well known technical features (such as standard hardware), especially where the patent does not specify how (i.e. in which technical way) the conventional hardware is to be modified.

HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733 (Boston Scientific tegen OrbusNeich)
Zie eerder IEF 9915 en IEF 9209. Octrooizaak. Proceskostenveroordeling in incident (art. 1019h Rv). Nu de provisionele eis in eerste aanleg dezelfde strekking had als de vordering in de hoofdzaak had het hof dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest met een specificatie of ten minste een beredeneerde schatting van die kosten.

Het hof kan niet zonder nadere motivering beslissen tot toerekening van een zesde deel van de totale proceskosten aan de provisie. Er is echter geen grond voor veroordeling tot terugbetaling van hetgeen op grond van het bestreden arrest reeds is voldaan. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof Den Haag en verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing. De Hoge Raad veroordeelt OrbusNeich in de kosten van het geding in cassatie.

3.2. (...) Het heeft omtrent die kostenveroordeling overwogen dat Boston Scientific zich heeft verweerd met de stellingen dat provisie en hoofdzaak zodanig samenhangen dat geen afzonderlijke kostenveroordeling in het incident is aangewezen en dat de door OrbusNeich voor de eerste aanleg opgevoerde totale kosten (€ 375.000) onevenredig zijn (rov. 3.1). Voorts, dat een afzonderlijke kostenvergoeding in het provisionele geschil (ook) in eerste aanleg op haar plaats is, aangezien een eventueel ongelijk van OrbusNeich in de bodemprocedure nog niet meebrengt dat de provisionele vorderingen achteraf bezien toch hadden moeten worden toegewezen, temeer nu de afwijzing van de provisionele vorderingen door de rechtbank berustte op de grond dat Boston Scientific daarbij onvoldoende belang had en niet op een oordeel omtrent de geldigheid van het octrooi of de gestelde inbreuk (rov. 3.2). Nadat het hof had overwogen dat OrbusNeich bij pleidooi in hoger beroep te kennen had gegeven het redelijk te achten een derde deel van haar proceskosten in eerste aanleg toe te rekenen aan haar verweer tegen de provisionele vorderingen (rov. 3.3), overwoog het hof (rov. 3.4):

“Het hof acht aannemelijk dat ook in eerste aanleg enige kosten zijn gemaakt ten behoeve van het verweer tegen de provisionele eis. Gelet op het zeer beperkte deel van de gedingstukken in eerste aanleg dat daaraan is gewijd, acht het hof een derde deel van de totale, in eerste aanleg gemaakte kosten, evenwel niet redelijk en evenredig. Het hof zal van die totaalkosten een zesde deel toerekenen aan het verweer tegen de provisionele vordering. OrbusNeich heeft de door haar in eerste aanleg gemaakte kosten nader begroot op € 371.348,71 (productie 31 bij akte van 19 januari 2012). Een zesde daarvan komt uit op (afgerond) € 61.891,-. Grief 2 van OrbusNeich slaagt in zoverre.”

(...)
3.3.3 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof heeft miskend dat de partij die op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de volledige proceskosten vordert, de gevorderde kosten zo tijdig dient op te geven en te specificeren dat de wederpartij zich daartegen behoorlijk kan verweren, en dat dat verweer zich ook dient te kunnen toespitsen op de vraag welk gedeelte van de in rekening gebrachte kosten op het provisionele geschil betrekking heeft. Onderdeel 2.3 behelst de klacht dat het hof zijn beslissing om een zesde deel van de totaal door OrbusNeich gevorderde proceskosten in eerste aanleg toe te rekenen aan het verweer tegen de provisionele vordering, onvoldoende (begrijpelijk) heeft gemotiveerd, mede in het licht van de overweging dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg is gewijd aan het verweer tegen de provisionele eis.

3.3.4 Deze klachten, bezien in hun onderlinge samenhang, slagen. Nu de provisionele eis in eerste aanleg dezelfde strekking had als de vordering in de hoofdzaak – en het verweer tegen de provisionele eis zich derhalve slechts hierin van dat in de hoofdzaak onderscheidde dat werd aangevoerd dat en waarom voor een voorlopige toewijzing van het gevorderde geen grond bestond – had het hof, daartoe door OrbusNeich met een specificatie of ten minste een beredeneerde schatting van die kosten in de gelegenheid gesteld, dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest. Bovendien kon het hof, dat vaststelde dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg aan dat verweer was gewijd, niet zonder nadere motivering beslissen tot toerekening van een zesde deel van de totale kosten aan de provisie, aangezien de toerekening van de door OrbusNeich opgevoerde totale kosten aan haar verweer in het incident recht dient te doen aan de hiervoor geschetste omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak.

3.4. Nu het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen, teneinde het hof alsnog te laten beoordelen welk gedeelte van de door OrbusNeich in eerste aanleg gevorderde proceskosten uitsluitend op het verweer tegen de provisionele eis betrekking heeft gehad, is de proceskostenvordering van OrbusNeich thans nog niet afgedaan. Bij deze stand van zaken bestaat geen grond voor een veroordeling tot terugbetaling van hetgeen door Boston Scientific aan OrbusNeich ter uitvoering van het bestreden arrest is voldaan, zoals Boston Scientific in cassatie heeft gevorderd.

Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:HR:2013:CA1733 (pdf)