Octrooirecht  

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 september 2013, KG ZA 13-956 (Jet Set Hydrotechniek tegen Verwater c.s.)
Octrooi. Afwijzing. Niet inventief. X is uitvinder en houder van het Europees octrooi EP 1 507 630, voor "een mobiel snijsysteem voor het met een abrasieve vloeistof, bijvoorbeeld water, onder hoge druk snijden van staalplaat". JetSet exploiteert de snijmachines ontwikkeld door [X] onder de naam RAGWORM.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Conclusie 1 is niet inventief en conclusies 2 en 3 behelzen geen afzonderlijke inventieve maatregelen. Verwater c.s. wijst er namelijk op dat de aanvullende maatregel van conclusie 2 ook reeds bekende stand van de techniek vormt (o.a. uit eerdere Amerikaanse octrooien).

Volgens JetSet c.s. is deze inrichting echter in alle uitvoeringsvormen voorzien van een geleiderail of -ketting, zodat het conclusiekenmerk “onafhankelijk ten opzichte van de staalplaat voort te bewegen” ontbreekt (4.2.). Zelfs echter indien men zou aannemen dat het onafhankelijk laten bewegen van de mobiele inrichting onvoldoende duidelijk en ondubbelzinnig blijkt uit de brochure van de ADMAC, valt voorshands niet aan te nemen dat dit een inventieve stap vertegenwoordigt waartoe het volgende geldt. (4.3)

4.3. De passage waarin beschreven wordt dat de inrichting ontworpen is om een hogedruksnijder “around pipes, straight or curved paths, or in circles” (onderstreping vzr) en het feit dat er bij de accessories wel een Pipe Cutter Kit, een Circle Cutter Kit en een Line Cutter Kit zijn vermeld – maar geen Curved Path Cutter Kit – doen vermoeden dat de inrichting bij het snijden van gebogen lijnen wel onafhankelijk ten opzichte van de staalplaat zou kunnen voortbewegen. Zelfs echter indien men zou aannemen dat het onafhankelijk laten bewegen van de mobiele inrichting onvoldoende duidelijk en

ondubbelzinnig blijkt uit de brochure van de ADMAC, valt voorshands niet aan te nemen dat dit een inventieve stap vertegenwoordigt waartoe het volgende geldt.

4.4. Het technische effect van deze verschilmaatregel is een verhoogde mobiliteit en flexibele inzetbaarheid van het systeem van conclusie 1 van EP 630. Het objectieve technische probleem is het systeem van ADMAC te verbeteren op het punt van mobiliteit en flexibiliteit. Zo de gemiddelde vakman al niet op basis van zijn algemene vakkennis van de
vele twee componenten systemen die ten tijde van de prioriteitsdatum werden toegepast voor bijvoorbeeld het van binnen schoonmaken van tanks, waarbij een mobiel karretje/tractortje zich vrij in de tankruimte kan voortbewegen door de banden aan te drijven, vindt hij dit voorshands zonder meer terug in bijvoorbeeld EP 690 (figuren 3 en 6). In de inrichting volgens EP 690 wordt – kort gezegd – een hydraulisch aangedreven tractor 12 (zie figuur 3) door een olieopslagtank gereden om deze met water onder druk (vanuit 78a-e) via een “water blasting device 40” schoon te spuiten. Ook US 190 openbaart een dergelijk mobiel karretje, waarbij de soldeerkop desgewenst kan worden vervangen door een oxy-acetyleen snijder. Vergelijkbare systemen zijn voorts te zien in US 4,817,653 (productie 14 Verwater c.s.). Ook het Houdini systeem is er zo een (producties 17-19 Verwater c.s.), waarbij dat systeem zelfs al met een hogedrukwatersnijdinstallatie was uitgerust.

4.5. Zodoende moet het er voorshands voor worden gehouden dat conclusie 1 niet inventief is. Naar voorlopig oordeel heeft JetSet c.s. bij die stand van zaken onvoldoende gemotiveerd bestreden dat conclusies 2 en 3 geen afzonderlijke inventieve maatregelen behelzen. Verwater c.s. wijst er namelijk op dat de aanvullende maatregel van conclusie 2 ook reeds bekende stand van de techniek vormt, gelet op Figuur 1, weergegeven onder 2.7. hierboven, en in de beschrijving van US 190 (“guide wheel 12”, kol. 2, r. 41-42) alsmede de “caster” (loopwiel) van US 648 (kol. 17, r. 44). De verende verbinding van conclusie 3 is volgens Verwater c.s. terug te vinden in eveneens US 648 (kol. 18, r. 28 ev.) als “spring tension arms”. De combinatie van deze maatregelen met die van conclusie 1 levert zodoende evenmin een uitvinding op.

4.6. Zelfs echter als over de geldigheid van conclusie 3 anders zou worden gedacht, overweegt de voorzieningenrechter dat door JetSet c.s. onvoldoende onderbouwd is dat de toepassing van een contragewicht, zoals in de inrichting van Verwater c.s., equivalent zou zijn aan een verende verbinding.

4.7. Conclusie 8 deelt het lot van conclusie 1, nu door Verwater c.s. onbestreden is gesteld dat hierin ten opzichte van die conclusie geen inventieve kenmerken zijn opgenomen.

4.8. Uit het vorenstaande volgt dat naar voorlopig oordeel een gerede kans bestaat dat conclusies 1, 2, 3 en 8 van het Nederlandse deel van EP 630 in een bodemprocedure nietig zullen worden geacht. De vorderingen van JetSet c.s. zijn alle gebaseerd op die conclusies van EP 630 en zullen dan ook worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 18 september HA ZA 12-1349 (Fluoron tegen DORC)
Ingezonden door: Koen Bijvank, V.O.
Octrooirecht. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2274019 Bi (verder: EP 019) betreffende een kleurvloeistof. EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage. DORC heeft oppositie ingesteld. Fluoron vordert en een inbreukverbod en een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het octrooi. DORC stelt dat ze geen inbreuk maakt en bestrijdt de geldigheid van het octrooi. In recoventie vraagt DORC om vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019 en vraagt verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt. De rechter wijst Fluorons eisen af. Er is geen sprake van inbreuk nu de conclusie van het octrooi EP 019 niet duidelijk is met betrekking tot de temperatuur en dichtheid van de stof.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij lichaamstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

De procedure wordt met betrekking tot de reconventionele vorderingen van DORC geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de oppositieprocedure.

De feiten
2.1. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde.

2.2. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2 274 019 Bi, verleend op 19 september 2012 op een aanvrage van 18 december 2009, voor een Farbstofflösung’ (verder: EP 019 of het octrooi). EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage van 19 december 2008 (DE 102008064065). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Zweden en Turkije.

2.5. De beschrijving van het octrooi bevat zes uitvoeringsvoorbeelden van bereiding van samenstellingen die een dichtheid van de samenstelling vermelden met drie cijfers achter de komma.

2.6. Geuder is enig aandeelhouder en licentieneemster van Fluoron onder het octrooi. Geuder verhandelt de door Fluoron

2.8. DORC heeft oppositie bij het Europees Octrooibureau ingesteld tegen de verlening van het octrooi. Tegen het met EP 019 corresponderende nationale Duitse octrooi (i.e. het prioriteitsdocument van EP 019; vgl. 2.2.) is een nietigheidsprocedure aanhangig.

Het geschil
3.1. fluoron c.s. vordert, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang:
a) een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 door de verhandeling in Nederland van ILMB en MBD;
b) een inbreukverbod voor Nederland;
c) opgave van producenten en afnemers van de gesteld inbreukmakende producten,
hoeveelheden en prijzen van de in Nederland aangeboden en/of geleverde gesteld inbreukmakende producten en de daarmee behaalde winst;
d) schadevergoeding en/of winstafdracht en een bankgarantie van € 100.000 als borg voor en vooruitbetaling op de bij staat op te maken schadevergoeding, een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv1 te begroten proceskosten.

3.2. fluoron c.s. vordert voorts voor de duur van de procedure een inbreukverbod voor Nederland en voor de hiervoor onder 2.2. genoemde landen, eveneens op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv te begroten kosten van de provisionele voorziening.

3.3. Deze vorderingen baseert fluoron c.s. op de stelling dat DORC door de verhandeling van ILMB en MDB inbreuk maakt op de conclusies 1, 3, 4 en 8 respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 82 van het octrooi. De inbreuk blijkt volgens Fluoron c.s. onder meer uit de eigen productspecificaties van DORC die een dichtheid van ILMB en MBD vermelden van 1,01 g/cm3. Bij pleidooi heeft Fluoron c.s. nog naar voren gebracht dat er ook sprake zou zijn van inbreuk op conclusie 6 van het octrooi.

3.4. DORC bestrijdt de geldigheid van het octrooi en meent dat zij bovendien geen inbreuk op het octrooi maakt. Zij vordert in reconventie, na wijziging van haar eis:
3.4.1. primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019;
3.4.2. subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBD geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 37 °C;
3.4.3. meer subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBDS geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 25 °C;
3.4.4. met veroordeling van Fluoron c.s. zowel in conventie als in reconventie in de volledige proceskosten te begroten conform artikel 1019h Rv.

3.5. Fluoron c.s. bestrijdt op haar beurt de gestelde nietigheid van het octrooi. Voor het geval de rechtbank niettemin zou oordelen dat het octrooi zoals verleend nietig is, doet zij beroep op gewijzigde conclusies. Zij stelt dat DORC in dat geval ook inbreuk maakt op de gewijzigde conclusie 1.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling in conventie en in reconventie

4.7. DORC bestrijdt de gestelde inbreuk met de navolgende stellingen.
4.7.1. De gemiddelde vakman is zich ervan bewust dat de dichtheid van de oplossing in hoge mate afhankelijk is van de temperatuur, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel die de dichtheid van water weergeeft in een bereik van 0 — 100 °C.
4.7.2. EP 019 leert de vakman echter niet bij welke temperatuur de dichtheid van de kleuroplossing gemeten zou moeten worden om binnen het geclaimde bereik te vallen. Dat zou kamertemperatuur kunnen zijn, de temperatuur waarbij de vloeistof doorgaans bereid zal worden, maar ook lichaamstemperatuur, de temperatuur die de oplossing na injectering aanneemt en waarbij de oplossing haar werking moet hebben. Gelet op de in het octrooi gegeven uitvoeringsvoorbeelden zou het ook kunnen gaan om iedere temperatuur tot en met 60°C.

4.9. Het betoog van fluoron c.s. kan niet worden gevolgd. Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman het kenmerk “dichtheid” in conclusie 1 zou kunnen uitleggen als de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Partijen zijn het er namelijk over eens dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de dichtheid van de samenstelling afhankelijk is van de temperatuur en dat, nu het octrooi niet aangeeft bij welke temperatuur de dichtheid zou moeten worden bepaald, de gemiddelde vakman de gebruikstemperatuur in aanmerking zou kunnen nemen. Voor de stelling dat de gemiddelde vakman bij dat alles noodzakelijk zou aannemen dat de gebruikstemperatuur niet de lichaamstemperatuur is, maar 23 °C ontbreken voldoende overtuigende argumenten. Voorop staat dat het octrooischrift de vakman niets leert over gebruikstemperatuur. Dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis op de hoogte zou zijn van een gebruikstemperatuur van 23 °C is gesteld noch gebleken. Die vakkennis kan in ieder geval niet volgen uit alleen de aannames die Schmid heeft gedaan bij zijn experimenten.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

4.12. Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen in conventie. Aan de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat aan te nemen is dat die slechts zijn ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden aangehouden. Nu met de afwijzing de procedure in conventie tot een einde komt, kunnen de provisionele vorderingen derhalve onbesproken blijven.

De beslissing in conventie
De rechtbank:
5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Fluoron c.s. in de proceskosten, aan de zijde van DORC begroot op € 93.607,87;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

De beslissing in reconventie
De rechtbank:
6.1. schorst de procedure totdat onherroepelijk is beslist op de door DORC ingestelde oppositie tegen de verlening van het octrooi of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd;

6.2. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 2 april 2014;

6.3. bepaalt dat elk van partijen, nadat op de oppositie onherroepelijk is beslist of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd, ktinnen verzoeken de zaak op de rol te plaatsen voor voortzetting.

HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:690 (Global Bio-chem Technology en Ajinomoto)
Uitspraak mede ingezonden door Thijs van Aerde en Rob Meijer, Houthoff Buruma en Rutger Kleemans, Arvid van Oorschot, Peter Hendrick, Freshfields Bruckhaus Deringer.
Zie Conclusie [IEF 12180] en Hof Den Haag [IEF 9507] en Rb Den Haag [IEF 4671].
Octrooirecht; inbreukvordering. (Europese) octrooien verleend voor microbiologische werkwijzen en genetisch/DNA-materiaal [EP0733710 B1 en EP0733712 B1]. Art. 53a ROW; uitleg art. 9 van de Biotechnologierichtlijn. Rechtstreeks verkregen voortbrengsel van door octrooi beschermde werkwijze; biologisch materiaal. Omvang octrooi, inventiviteit, toegevoegde materie, feitelijk oordeel. Wederrechtelijke toe-eigening beschermd materiaal en motiveringsklachten. Dat het hof bij zijn onderzoek tot een andere en mogelijke ruimere waardering van het bewijsmateriaal is gekomen dan in eerste aanleg, is met geen rechtsregel in strijd. De Hoge Raad verwerpt de  beroepen en verwijst naar de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal.

Het middel bestaat uit vijf onderdelen. Onderdeel 1 is gericht tegen het oordeel dat GBT c.s. inbreuk maken op EP 710 en EP 712, de onderdelen 2 en 3 tegen de verwerping van het beroep van GBT c.s. op vernietigbaarheid van EP 710 wegens gebrek aan respectievelijk inventiviteit en toegevoegde nieuwe materie, en onderdeel 4 tegen de verwerping van het beroep van GBT c.s. op vernietigbaarheid van EP 712 wegens gebrek aan inventiviteit. Onderdeel 5 mist zelfstandige betekenis. Dat het hof bij zijn onderzoek tot een andere en mogelijke ruimere waardering van het bewijsmateriaal is gekomen dan in eerste aanleg, is met geen rechtsregel in strijd.

De appelrechter is gebonden aan in hoger beroep niet aangevochten beslissingen uit de eerste aanleg, maar heeft de vrijheid om bij zijn waardering van in hoger beroep aangedragen, onderwerp van geschil uitmakende feitelijke materie, andere en mogelijk ruimere bevindingen te doen dan er in de eerste aanleg werden gedaan. (Conclusie A-G onder 25 )

De Hoge Raad verwerpt het beroep en verwijst naar de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal.

Inbreuk op EP 710 en EP 712
4.2.4 Onderdeel 1.4.2 faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 25*.

* Conclusie A-G: 25. Op het zojuist besprokene stuiten ook de klachten onder 1.4, 1.4.1 en 1.4.2 af.

De klacht onder 1.4.2 miskent dat het hof de beslissing van de rechtbank heeft bekrachtigd, en dus, anders dan de klacht lijkt te veronderstellen, niet een ander, verderstrekkend oordeel heeft gegeven dan het oordeel van de rechtbank dat bekrachtigd werd.

Dat het hof bij zijn onderzoek naar het van de kant van Ajinomoto c.s. aangedragen bewijsmateriaal tot een enigszins andere en mogelijk ruimere waardering van het daaruit blijkende is gekomen dan misschien in de eerste aanleg het geval was(15), is met geen rechtsregel in strijd. De appelrechter is gebonden aan in hoger beroep niet aangevochten beslissingen uit de eerste aanleg, maar heeft de vrijheid om - waar nodig met instandlating van minder verstrekkende oordelen die de eerste rechter heeft gegeven - bij zijn waardering van in hoger beroep aangedragen, onderwerp van geschil uitmakende feitelijke materie, andere en mogelijk ruimere bevindingen te doen dan er in de eerste aanleg werden gedaan. Hij is daarbij wel gebonden aan de door de partijen aangedragen feiten - maar dat het hof zich daarvan zou hebben losgemaakt, wordt in het middel, naar ik meen: terecht, niet beweerd.

Inventiviteit EP 710
4.3.3 Voor zover de onderdelen 2.1.2-2.3 al niet afstuiten op hetgeen hiervoor in 4.3.1 is overwogen, missen zij doel op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 44-50**. Met betrekking tot onderdeel 2.1.3 wordt nog overwogen dat het hof gehouden was zich op de grondslag van de door partijen afgebakende rechtsstrijd een eigen oordeel te vormen zonder daarbij gebonden te zijn aan de uitleg die volgens de ene of de andere partij aan de overgelegde documenten moet worden gegeven.

** Conclusie A-G:
44. Ten aanzien van onderdeel 2.1.2 merk ik nog op dat de rechter allicht aan het feit dat een groep onderzoekers (de groep-Oh) betrekkelijk kort voor de prioriteitsdatum resultaten publiceert van onderzoek op een dicht tot het onderwerp van de uitvinding naderend gebied, en daarbij blijk geeft geen oog te hebben voor de stappen die tot de uitvinding leiden, een aanwijzing kán ontlenen, dat die stappen niet als voor de hand liggend kunnen gelden. Anders dan deze klacht suggereert, kon het hof dat gegeven dus geredelijk bij zijn beoordeling van de voor-de-hand-liggendheid op de prioriteitsdatum betrekken.

De in dit verband geopperde vraag of Oh c.s. wel met de gemiddelde vakman (de klacht bedoelt hier de in art. 56 EOV genoemde deskundige) gelijk gesteld kan worden, treft mij als enigszins bizar. Het valt niet in te zien waarom de rechter, bij gebreke van enige door partijen aangedragen aanwijzing die het tegendeel zou kunnen suggereren, zich ambtshalve in een dergelijke vraag zou moeten verdiepen(25).

45. De klacht van onderdeel 2.1.3 bouwt voort op de onjuiste premisse dat het hof de inventiviteit op de in de eerdere subonderdelen gestelde wijze zou hebben onderzocht, en is dus om dezelfde redenen ondeugdelijk.

Overigens lijkt deze klacht ook te miskennen dat de rechter bij het onderzoek van op inventiviteit gerichte nietigheidsargumenten niet gehouden is, alleen aan de hand van de door partijen voorgestelde argumenten te redeneren. De rechter is weliswaar verplicht, zijn onderzoek te beperken tot de door de partijen aan hun vorderingen of verweren ten grondslag gelegde feiten; maar binnen dat kader moet de rechter de aangedragen gegevens zelfstandig beoordelen, en eventueel aan de hand van een door de rechter gevonden eigen gedachtegang vaststellen hoe die gegevens geduid moeten worden, en of de aldus geduide gegevens de door de partijen verdedigde consequenties (kunnen) dragen.

46. In de onderdelen 2.2 en 2.2.1 worden varianten op de in de eerder voorgedragen onderdelen verdedigde gedachte(n) aangevoerd. Ook daarvoor geldt dat, volgens mij, het hof zich niet aan de beperkingen heeft bezondigd die deze onderdelen voordragen.

Deze klachten lijken in belangrijke mate te miskennen wat in de alinea's 34 en 35 hiervóór kort ter sprake kwam: het is meestal wél mogelijk om van individuele gegevens de relevantie te onderzoeken en daarover een gemotiveerd oordeel te geven, maar moeilijk en soms zelfs niet goed mogelijk om hetzelfde te doen als het gaat om de gesaldeerde waardering van de uitkomst waartoe een aanzienlijk aantal individuele gegevens tezamen leidt.

Het hof heeft zich aan een gewetensvol onderzoek van alle voorgedragen individuele elementen uit de stand van de techniek gezet, om vervolgens te concluderen dat die tezamen niet het oordeel rechtvaardigen dat de materie van EP710 voor de hand liggend was. Naar de aard der dingen ligt daarbij de klemtoon op het onderzoek van de individuele gegevens; maar dat betekent niet dat het in deze klachten geuite verwijt - dat ik omschrijf als: het hof heeft niet beoordeeld of de stand van de techniek in zijn geheel de materie van EP710 voor de hand liggend doet zijn - gegrond is(26).

47. In rov. 9.7 komt het hof tot de slotsom dat alle besproken documenten (en uiteraard, al spreekt het hof dat niet met zovele woorden uit: ook met inachtneming van hun gezamenlijke effect) niet opleveren dat de deskundige aanwijzingen had die hem op het spoor van de uitvinding zetten. Daaruit blijkt - nader - dat het in de vorige alinea's besproken verwijt van GBT c.s. goede grond mist.

48. Onderdeel 2.2.2 bepleit in subalinea's (i) en (ii) aan de hand van feitelijke argumenten een andere uitkomst dan de door het hof gevondene.

Het is niet zo, zoals in dit onderdeel wordt aangevoerd, dat het hof aan de daar aangehaalde argumenten voorbij heeft gezien - het hof heeft anders geoordeeld dan van de kant van GBT c.s. met die argumenten werd aangedrongen. In cassatie is er geen ruimte om de deugdelijkheid van die argumenten - zij zijn, als gezegd, feitelijk van aard - opnieuw te onderzoeken.

49. Subalinea (iii) van onderdeel 2.2.2 verdedigt dat 's hofs waardering van de publicatie van Oh c.s. onvoldoende begrijpelijk zou zijn. In deze subalinea wordt daartoe verwezen naar een reeksje argumenten die een andere waardering van deze vindplaats aandringen. Het is echter bepaald niet onbegrijpelijk dat het hof zich door die argumenten niet heeft laten overtuigen; terwijl het hof in de hier bestreden overweging - rov. 9.5 - duidelijk uiteenzet, hoe het tot zijn andere waardering van die vindplaats is gekomen.

Waar in deze subalinea het hof aanvulling van de (niet) door partijen gestelde feiten verwijt, hebben wij volgens mij weer te doen met het in alinea 45 hiervóór besproken misverstand.

50. Onderdeel 2.3 klaagt over het feit dat het hof in rov. 9.7 betekenis heeft toegekend aan het feit dat voor het bereiken van de in EP710 beschreven materie (en met name: de mutaties in het zogenaamde dapA-gen waar dit octrooi mede op ziet) nog niet bekende mutagenese- en selectietechnieken zijn toegepast.

Het valt echter niet in te zien waarom dit gegeven in het oordeel van de rechter geen bijdrage, in positieve zin, zou mogen leveren aan de waardering van de inventiviteit van in een octrooi geopenbaarde materie. De tevens aangevoerde klacht dat het hof hierbij is voorbijgegaan aan argumenten van de kant van GBT c.s. die een andere waardering van dit gegeven aandrongen kan niet slagen, omdat het aan het hof als "feitenrechter" was voorbehouden om zich over de gegrondheid van deze argumenten een oordeel te vormen. Het hof achtte die argumenten kennelijk niet overtuigend. Anders dan dit onderdeel aanvoert, valt niet in te zien dat dat oordeel onvoldoende begrijpelijk zou zijn. [einde conclusie A-G]

Toegevoegde materie in EP 710
4.4.  De in onderdeel 3 aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Inventiviteit EP 712
4.5.1. Voor zover de klachten van onderdeel 4 niet afstuiten op hetgeen hiervoor in 4.3.1 is vooropgesteld, missen zij evenzeer doel.

4.5.2 De rechtsklacht van onderdeel 4.2.2, die erop neerkomt dat het hof was gebonden aan door GBT c.s. in eerste aanleg geponeerde, door Ajinomoto c.s. bestreden stellingen die de rechtbank niet had verworpen, terwijl Ajinomoto c.s. haar desbetreffende verweer in appel niet hadden herhaald, stuit reeds af op de devolutieve werking van het hoger beroep, die het hof noopte onder die omstandigheden met dat verweer rekening te houden.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:HR:2013:690 (pdf)

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 september 2013 zaaknummer 200.078.460 (Fox tegen Spectranetics)
Uitspraak ingezonden door Klaas de Vries, Brinkhof NV.
Zie eerder IEF 8906. Rechtsverwerking naar buitenlands recht. Erkenning van buitenlands vonnis. Octrooirecht, althans royaltygeschil. Eiser is mede-uitvinder van een aantal octrooien (verwijderen van blokkades van (slag)aderen). In een geheel van (gestelde) overdrachten, overeenkomsten en Amerikaanse vonnissen, stelt eiser dat gedaagde niet voldoet aan de licentieverplichtingen, nu 25% van alle uit de octrooien voortvloeiende rechten aan eiser zouden zijn overgedragen, waardoor de royaltyverplichtingen ook zouden zijn gewijzigd.

De rechtbank oordeelt echter dat niet aannemelijk is dat de overdracht waarop de vorderingen zijn gebaseerd heeft plaatsgevonden en wijst de vorderingen af. Ook de reconventionele vorderingen (erkenning van Amerikaanse beslissingen) worden afgewezen. Het hof bekrachtigt het bovenstaande vonnis waarvan beroep.

Rechtsverwerkingsverweer

4.26. Volledigheidshalve merkt het hof dan nog op dat het Amerikaanse recht, waaronder dat van de Staat Virginia, wel degelijk figuren kent die zich verzetten tegen honorering van door Fox gevolgde strategie. Ten eerste geeft de doctrine van de "unclean hands" de rechter een ruime bevoegdheid om, juist (maar zeker niet uitsluitend) in zaken waarin intellectuele eigendomsrechten een rol spelen, oneerlijk gedrag van de (vermeende) rechthebbende buiten de procedure af te straffen door hem (zeker tegenover de door dat gedrag benadeelde partij) de gevraagde rechtsbescherming te ontzeggen. Ten tweede zijn de diverse varianten van de figuur "estoppel", in het bijzonder de "judicial estoppel" die - evenals de Nederlandse rechtsverwerking - voorkomen dat iemand in rechte aanspraken geldend maakt, wanneer hij zich eerder (in een eerdere procedure) contrair heeft gedragen een wijze die met het nadien (alsnog) geldend maken van dat recht niet is te verenigen.

Overige leestips:
Overdracht: 4.17
Bevrijdende betaling: 4.18 e.v.
Erkenning buitenlands vonnis: 4.30-4.31

Verslag Forum/ExCo van AIPPI International, Helsinki, 5-10 september 2013.
Octrooien, bekende merken, duur van het auteursrecht, schadevergoeding, plain packaging, Unified Patent Court.
Van 5-10 september vond het Forum/ExCo van AIPPI plaats in Helsinki. Ongeveer 15 leden van de VIE, de Nederlandse groep van AIPPI, waren daarbij aanwezig. Tijdens het ExCo zijn er vier nieuwe resoluties aangenomen naar aanleiding van de zgn. working questions:
Q233: Grace period for patents
Q234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation
Q235: Term of copyright protection
Q236: Relief in IP proceedings other than injunctions or damages

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten die door de diverse nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Helsinki hebben plaatsgevonden.

Verder is er in Helsinki gedebatteerd over een resolutie over ‘plain packaging’ naar aanleiding van nieuwe wetgeving in Australië en voorgestelde wetgeving in de EU die fabrikanten van rookwaren beperkingen opleggen over de wijze waarop zij hun merk mogen voeren op verpakkingen van tabaksproducten. In Helsinki werd nog geen consensus bereikt. Er ligt een concepttekst voor een resolutie waarover binnen enkele dagen elektronisch alsnog door het Executive Committee zal worden gestemd in de hoop dat er op tijd voor de stemming door het Europees parlement een resolutie zal zijn aangenomen.

Ook is er wederom gedebatteerd over het Unified Patent Court. Het Executive Committee heeft een Position Paper aangenomen dat ingestuurd zal worden in het kader van de public consultation over de Draft Rules of Procedure.

In 2014 zal er weer een World Congress zijn. Dit zal plaatsvinden in Toronto van 14 – 18 september. Daar zullen wederom delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De vragen die in Toronto aan de orde zullen komen zijn:
Q238: Second medical use or indication claims
Q239: The basic mark requirement under the Madrid system
Q240: Exhaustion issues in copyright law
Q241: IP licensing and insolvency

Leden van de VIE kunnen zich nu vast bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor één of meer van de vragen. Zodra de working guidelines door het Bureau van AIPPI in Zwitserland zijn opgesteld, zullen de werkgroepen aan het werk kunnen.

Zie voorgaande verslag AIPPI World Congres Seoul: IEF 11939

Gerechtshof Den Haag 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3376 (Teva Pharma tegen Sanofi)
Zie eerder: LS&R 272. Octrooi, aanvullend beschermingscertificaat (ABC).
In het kort: Het combinatie-ABC 990006 ziet op irbesartan, desgewenst in de vorm van een zout en/of een hydraat, en hydrochloorthiazide (ook wel aangeduid als HCTZ) en is van kracht tot en met 14 oktober 2013. Het is gebaseerd op basisoctrooi EP0454511 voor "N-gesubstitueerde heterocyclische derivaten, de bereiding hiervan, farmaceutische preparaten die deze bevatten".

De voorzieningenrechter stelde dat één ABC per product per basisoctrooi verleend kan worden. Het hof is van oordeel dat in beginsel slechts één ABC per basisoctrooi kan worden verleend, en wel voor de uitgevonden basisstof. Hierbij verwijst het o.a. de zaken C-322/10 (Medeva) en C-422/10 (Georgetown University e.a.) van het HvJ EU.

Het hof vernietigt de door de voorzieningenrechter gewezen vonnissen en wijst het gevorderde af. Ook beveelt zij Sanofi te gedogen dat Pharmachemie en/of Teva Pharma de voorbehouden handelingen verrichten ten aanzien van het product irbesartan + HCTZ Teva. Ook mag Sanofi geen navolgende juridische of feitelijke acties ondernemen die de verkoop van het product irbesartan + HCTZ Teva kunnen schaden.

Uitleg van artikel 3 ABCVo (de in ro. 3, onder 1,2 en 3 vermelde verweren)
8d.  Het HvJ overweegt in zijn arrest van 16 september 1999 in de zaak C-392/97 (Farmitalia) en in zijn arrest in Medeva dat bij ontbreken van een harmonisatie van het octrooirecht de beschermingsomvang van het octrooi enkel kan worden bepaald aan de hand van de voor dit octrooi geldende regels, die niet onder het Unierecht vallen, terwijl de ABCVo (juist) voorziet in een eenvormige oplossing op het niveau van de Unie door de invoering van een ABC dat door de houder van een nationaal of Europees octrooi in elke lidstaat onder dezelfde voorwaarden kan worden verkregen. De ABCVo beoogt dus een heterogene ontwikkeling van de nationale wetgevingen te voorkomen, die zou uitlopen op nieuwe dispariteiten die het vrije verkeer van geneesmiddelen in de Unie zouden belemmeren en daardoor de instelling en de werking van de interne markt rechtstreeks zouden aantasten. Het HvJ beoogt dus een systeem van ABC-verlening dat eenvormig is en in de verschillende lidstaten zoveel mogelijk gelijk wordt toegepast.

10. Op de laatste vraag of op basis van eenzelfde basisoctrooi meer ABC’s kunnen worden verkregen, lijkt het HvJ in deze arresten met zijn overweging (in ro. 41 resp. 35)

“41. Voorts zij opgemerkt dat wanneer een octrooi een product beschermt,
overeenkomstig artikel 3, sub c, van verordening nr. 469/2009 voor dat basisoctrooi
niet meer dan één certificaat mag worden afgegeven (zie arrest Biogen (…) punt
28(…)”.te hebben geantwoord dat slechts (maximaal) één ABC per basisoctrooi mag worden gegeven.
Dit stemt overeen met de uitleg die de advocaat-generaal V. Trstenjak in haar conclusie van 3 mei 2012 in de zaak C-130/11(Neurim) geeft aan de overwegingen hieromtrent in deze arresten: “36. (…) Artikel 3, sub c, moet volgens de rechtspraak van het Hof eerder aldus worden uitgelegd dat niet meer dan een certificaat kan worden afgegeven voor ieder basisoctrooi dat een werkzame stof of samenstelling van werkzame stoffen beschermt.(17)” Hierbij verwijst zij evenals het HvJ naar punt 28 van het arrest van HvJ van 23 januari 1997 in de zaak C-181/95 (Biogen). In die zaak ging het om de vraag of, wanneer een geneesmiddel door verschillende basisoctrooien van verschillende houders wordt beschermd, de ABCvo eraan in de weg staat dat aan elke basisoctrooihouder een ABC wordt verleend. Het HvJ overwoog: “27(…) De verordening beoogt dus de houders van zulke octrooien aanvullende bescherming te bieden, zonder een rangorde tussen die octrooihouders aan te brengen. Daaruit volgt, dat wanneer een product wordt beschermd door meerdere van kracht zijnde basisoctrooien die aan verschillende houders toebehoren, ieder van die octrooien kan worden aangewezen met het oog op de procedure voor de verkrijging van een certificaat. Overeenkomstig artikel 3, sub c, van de verordening mag evenwel voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat worden afgegeven”.

In het arrest van 3 september 2009 in de zaak C- 482/07 AHP Manufacturing herhaalt het HvJ : “22. (…) dat wanneer een product wordt beschermd door meerdere van kracht zijnde basisoctrooien die eventueel aan verschillende houders toebehoren, ieder van die octrooien kan worden aangewezen met het oog op de procedure voor de verkrijging van een ABC, zonder dat evenwel voor ieder basisoctrooi meer dan één ABC mag worden afgegeven”. In de citaten zijn de relevante zinsdelen vet afgedrukt door het hof.

15. Allereerst merkt het hof op dat, zelfs als de door het hof aangebrachte beperking niet in overeenstemming zou zijn met de ABCVo, dit niet zonder meer meebrengt dat de beperking niet geldt. In dit verband wijst het hof erop dat het HvJ wel vaker beperkingen heeft gesteld aan IE-rechten, die niet (direct) zijn terug te vinden in de toepasselijke richtlijnen of verordeningen.

16. Afgezien daarvan is het hof voorshands van oordeel dat de regel “(maximaal) één ABC per basisoctrooi” niet onverenigbaar is, althans hoeft te zijn met artikel 3 ABCVo, wanneer het begrip “product” (beperkt) zou moeten worden begrepen als, kort gezegd, de uitgevonden basisstof. De vraag rijst of het HvJ het begrip “product” in artikel 3 ABCVo aldus begrijpt.

17. Allereerst merkt het hof op dat het HvJ in een aantal arresten al heeft beslist dat het begrip “product” beperkt moet worden begrepen. In artikel 1, sub b, ABCVo is “product”gedefinieerd als “de werkzame stof of de samenstelling werkzame stoffen”. In het arrest van 4 juni 2006 in de zaak C-431/04 (MIT) heeft het HvJ geoordeeld dat slechts sprake is van een werkzame stof als de stof een eigen therapeutisch effect heeft. In de arresten in Medeva en Georgetown geeft het hof aan dat het begrip “product” nog beperketer moet worden gelezen. In het Medeva-arrest is overwogen: “28. Bijgevolg (…) artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de bevoegde diensten voor de industriële eigendom van een lidstaat een ABC afgeven voor werkzame stoffen die niet zijn vermeld in de conclusies van het basisoctrooi waarop een beroep wordt gedaan ter ondersteuning van een aanvraag voor een dergelijk certificaat”. De meest logische lezing van deze beslissing is naar het voorlopig oordeel van het hof dat het begrip “product” in artikel 3, sub a, ABCVo aldus worden begrepen dat daaronder niet vallen stoffen die niet in de conclusies zijn vermeld (daaruit mag overigens niet middels een niet-logische a contrario-redenering worden afgeleid dat de wel in de conclusies vermelde werkzame stoffen wel onder het begrip “product” vallen en daarvoor dus een ABC kan worden afgegeven). Dat het begrip “product” naar het oordeel van HvJ een in zoverre beperkte betekenis heeft, blijkt ook uit de overwegingen in de arresten in Medeva en Georgetown dat het mogelijk is dat een VHB wordt verkregen voor een geneesmiddel dat naast “het product” andere werkzamer stoffen bevat en het ABC het onder de VHB vallende “product” dient te beschermen en niet het geneesmiddel (vergelijk punten 37 en 38 Medeva en punten 30 en 31 Georgetown).

18. Voorts brengt het systeem, waarvoor het HvJ in de Medeva- en Georgetown-arresten heeft gekozen (geen ABC voor werkzame stoffen waarvoor wel een vergunning is afgegeven, maar die niet zijn vermeld in de conclusies) mee dat een ABC zal moeten worden afgegeven voor het “product” in de beperkte betekenis, waarmee het niet alleen bescherming biedt tegen combinaties van stoffen die gelijk zijn aan het geneesmiddel, maar ook tegen alle andere combinaties van het “product” met andere stoffen.

Aldus overweegt het HvJ in Medeva (waar de uitgevonden basisstof een samenstelling van werkzame stoffen was) “42. Gelet op het voorgaande moet (…) artikel 3, sub b, van verordening nr. 469/2009 aldus (…) worden uitgelegd dat het, mits tevens is voldaan aan de overige voorwaarden van dit artikel, niet eraan in de weg staat dat de bevoegde diensten voor de industriële eigendom van een lidstaat een ABC afgeven voor een samenstelling van twee werkzame stoffen die overeenkomt met die welke is vermeld in de conclusies van het basisoctrooi waarop een beroep wordt gedaan, wanneer het geneesmiddel waarvan de VHB wordt aangevoerd ter ondersteuning van de ABC-aanvraag, niet alleen deze samenstelling van de twee werkzame stoffen maar ook nog andere werkzame stoffen bevat”.

21. Gelet op het bovenstaande is het hof is voorshands van oordeel dat in beginsel slechts één ABC kan worden verleend per basisctrooi, en wel voor de uitgevonden basisstof .

24. De voorzieningenrechter heeft nog overwogen dat de door Teva verdedigde interpretatie van de HvJ-jurisprudentie - dat per basisoctrooi slechts (maximaal) één ABC zou kunnen worden afgegeven - het ongerijmde gevolg zou hebben dat de octrooihouder op eenvoudige wijze een dergelijke regel zou kunnen omzeilen door voor ieder product een afzonderlijke (al dan niet afgesplitste) octrooiaanvrage in te dienen, op grond waarvan voor verschillende producten die aanvankelijk door één moederoctrooi onder bescherming werden gesteld, alsnog meerdere ABC’s zouden kunnen worden verkregen. Het hof merkt allereerst op dat deze kwestie niet aan de orde is, maar bovendien deelt het hof dit oordeel voorshands niet. Uitgaande van de beperkte betekenis van het begrip “product” als de uitgevonden basisstof zou in zo’n geval een tweede ABC geweigerd moeten worden op de in artikel 3, sub c en d, ABCVo vermelde gronden dat voor het product al eerder een ABC en een VHB is verkregen. Dit sluit ook aan bij het oordeel van het HvJ dat voor hetzelfde “product” geen ABC wordt verleend, wanneer voor dat product een tweede octrooi is verleend aan dezelfde houder in de arresten in de MIT-zaak en AHP Manufacturing-zaak. In de laatste zaak overweegt het HvJ: “22. In dit verband heeft het Hof in punt 28 van het arrest van 23 januari 1997, Biogen (C‑181/95, Jurispr. blz. I‑357), gepreciseerd dat wanneer een product wordt beschermd door meerdere van kracht zijnde basisoctrooien die eventueel aan verschillende houders toebehoren, ieder van die octrooien kan worden aangewezen met het oog op de procedure voor de verkrijging van een ABC, zonder dat evenwel voor ieder basisoctrooi meer dan één ABC mag worden afgegeven.

25. Gelet op het bovenstaande is het hof voorshands van oordeel dat er een zodanige serieuze kans bestaat dat het combinatie-ABC in de bodemzaak nietig zal worden verklaard (omdat voor het product reeds eerder een ABC was verleend en/of de vergunning niet de eerste vergunning was voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel) dat in dit kort geding de conventionele vorderingen moeten worden afgewezen en de reconventionele vorderingen moeten worden toegewezen, met dien verstande dat het hof aanleiding ziet de dwangsom (iets) te beperken als in het dictum vermeld. De stelling van Sanofi dat voor afwijzing van de conventionele vorderingen in kort geding een andere toets (volgens de Engelse clear the way doctrine) zou moeten worden toegepast, volgt het hof niet. Dit leidt ertoe dat de principale grieven in zoverre slagen, terwijl de grieven voor het overige geen behandeling behoeven. De bestreden vonnissen zullen dan ook worden vernietigd, met veroordeling van Sanofi in de volledige en evenredige kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. Partijen zijn overeengekomen dat deze kosten in eerste aanleg € 85.000,-- en in hoger beroep € 100.000,-- hebben bedragen.

Beslissing
Het gerechtshof:
vernietigt de door de voorzieningenrechter in de rechtbank ‘s-Gravenhage tussen partijen in kort geding gewezen vonnissen van 3 september 2012 en 14 september 2012
en opnieuw rechtdoende,
in de zaak met zaak/rolnummer 425814/ KG ZA 12-905
in conventie:
wijst het gevorderde af;
in reconventie;
beveelt Sanofi te gehengen en te gedogen dat Pharmachemie en/of Teva Pharma in Nederland de in artikel 53 ROW bedoelde voorbehouden handelingen verricht(en) ten aanzien van het product irbesartan + HCTZ Teva;
Sanofi te verbieden totdat de bodemrechter in het onderhavige geschil een einduitspraak heeft gedaan de navolgende juridische of feitelijke acties te ondernemen die de verkoop van het product irbesartan + HCTZ Teva kunnen schaden:
1. bij Pharmachemie en/of Teva Pharma zelf of bij derden (conservatoir) beslag te (doen) leggen op voorraden van het product irbesartan + HCTZ Teva;
2. sommaties te sturen aan wederverkopers van het product irbesartan + HCTZ Teva, zonder daarbij te verwijzen naar de door dit hof gegeven beslissing en een kopie daarvan bij te sluiten;
3. rechtsmaatregelen te treffen door het vragen van een verkoopverbod tegen wederverkopers van het product irbesartan + HCTZ Teva, of daarmee te dreigen; veroordeelt Sanofi tot betaling van een dwangsom van € 100.000,-- voor iedere overtreding van de onder a) en b) vermelde bevel en verbod of, ter keuze van Teva, een dwangsom van € 50.000,-- voor iedere dag, een gedeelte van een dag als geheel te rekenen, dat een overtreding van voormeld bevel of verbod mocht voortduren; wijst het meer of anders in reconventie gevorderde af;
in de zaak met zaak/rolnummer 426135/KG ZA 12-928 wijst het gevorderde af; in beide zaken veroordeelt Sanofi in de kosten van de gedingen in eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van Teva te begroten op € 85.000,--; veroordeelt Sanofi in de kosten van de geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Teva te begroten op € 100.000,--; verklaart voormeld(e) veroordelingen, bevel en verbod uitvoerbaar bij voorraad.

H. Maatjes en P. Bos, Bestuurders BV niet veilig bij inbreuk!, Intellectueeleigendomsrecht.nl
Een bijdrage van Helen Maatjes en Pien Bos, The Legal Group.

Eén van de redenen om een besloten vennootschap (BV) op te richten, is vaak vanwege beperking van de aansprakelijkheid. Immers als hoofdregel geldt dat een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van de BV. Op iedere hoofdregel zijn er uiteraard uitzonderingen. Dit werd onlangs weer eens duidelijk in een inbreukzaak die speelde bij de Rechtbank Den Haag.

Allereerst nog een algemene uitzondering op de hoofdregel.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 8 december 2006[1] bepaald dat naast de aansprakelijkheid van de vennootschap het, afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval, ook mogelijk is dat de bestuurder aansprakelijk is voor de geleden schade. Hiervan is sprake wanneer de bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor zowel (i) als (ii) mag in het algemeen alleen worden aangenomen dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld waar men, mede gelet op zijn verplichting tot behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt[2].

Lees verder

P. van Gemert en W. Pors, The effect of an opt out under Article 83 of the agreement on a Unified Patent Court on Jurisdiction for decisions on the merits and preliminary injunctions
Een bijdrage van Peter van Gemert en Wouter Pors, Bird & Bird.

1. The Unified Patent Court and the issue of Article 83
Since the Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (Unitary Patent Regulation) and the Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation ar-rangements (Regulation on Translation Arrangements) have been adopted in December 2012 and following that the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement) was signed on 19 February 2013, the creation of a Unitary Patent and of a Unified Patent Court to enforce it seem to be making steady progress towards implementation, which is expected early 2015. As of then, Unitary Patents, with effect in all Member States partici-pating in the enhanced cooperation can be obtained and the first action can then be launched in the Unified Patent Court.

It is clear that the Unified Patent Court will have exclusive jurisdiction for the infringe-ment and validity of Unitary Patents right from the start, without any exception. In addi-tion to that, the Court is also intended to have exclusive jurisdiction for traditional Euro-pean patents, which will remain a permanent alternative for the Unitary Patent. Howev-er, giving unconditional exclusive jurisdiction for those patents to a court that does not exist yet and that will apply rules that are not yet completely known was one step too far. Therefore, the UPC Agreement contains a transitional regime which will initially apply for a period of at least 7 years, but may even be prolonged.

(...)

2. The effect of an opt out on actions on the merits

Basically there are two possible interpretations. First, the phrase “opt out from the exclu-sive competence” may simply have been worded that way because Article 32 contains the phrase that “the Court shall have exclusive competence in respect of” and may thus have been intended as a simple reference to the competence of the Court in general, which happens to include the word “exclusive” in Article 32. This interpretation would indeed mean that an opt out for a given traditional European patent fully blocks out the Unified Patent Court’s competence with regard to that patent.

3. Preliminary injunctions

(...)

The issue gets even more complicated in case of a preliminary injunction. Article 24(1)a UPCA provides that Union law takes priority over the UPC Agreement and Article 31 UP-CA provides that jurisdiction shall be established in accordance with the Brussels I Regu-lation. Also, in view of the light of Article 5 Unitary Patent Regulation and its history, it is quite clear that both the European Union and the contracting Member States of the en-hanced cooperation agreed that Union law should have priority. Now, Article 35 of the Brussels I Regulation (recast) provides that “application may be made to the courts of a Member State for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that Member State, even if the courts of another Member State have jurisdiction as to the substance of the matter”. Under Consideration 11 of the Brussels I Regulation (recast) and certainly under the proposed Brussels I Amendment it is clear the Unified Patent Court is a court as meant in Article 35.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI CO. Ltd. tegen Shimano c.s.)
Octrooirecht. Procesrecht. Vordering tot zekerheid. MBI vordert in de hoofdzaak een inbreukverbod te gelasten op het Nederlandse deel van het Europees octrooi EP 074. Ter onderbouwing stelt MBI dat Shimano c.s. door voorbehouden handelingen te plegen met betrekking tot haar zogenaamde 8-speed en 11-speed versnellingssystemen of hiermee vergelijkbare producten inbeuk maakt op EP 074. Bij incidentele conclusie heeft Shimano c.s. gevorderd dat de rechtbank MBI zal veroordelen zekerheid te stellen voor de betaling van de volledige proceskosten en schadevergoeding aan Shimano c.s.. MBI heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheidverklaring van Shimano's vordering, althans afwijzing daarvan.

Gezien de vestigingsplaats van MBI is zij gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen. De incidentele vordering van Shimano c.s. wordt toegewezen.

Het bedrag, aangevoerd door Shimano c.s., wordt reëel geacht gelet op de proceskostenvergoeding die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af.

4.1. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Gelet op de vestigingsplaats van MBI is zij daarom in beginsel gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen.

Vorm van zekerheid

4.4. De incidentele vordering van Shimano c.s. dient gezien het voorgaande te worden toegewezen. Bepaald zal worden dat MBI zekerheid moet stellen, zoals te doen gebruikelijk is, door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden. Niet is in te zien dat storting van het bedrag van de zekerheid op een escrow-rekening, zoals MBI bepleit, voor haar aanzienlijk eenvoudiger zal zijn dan het stellen van een bankgarantie indien althans wordt aangenomen dat de escrow-rekening in dat geval bij een Nederlandse bank zou worden aangehouden. Dat laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor afdoende zekerheid.

Hoogte bedrag

4.5. Voor begroting van het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld aan de hand van het liquidatietarief is geen aanleiding omdat in procedures als de onderhavige de proceskosten als regel worden begroot aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Het door Shimano c.s. gevorderde bedrag van de zekerheid ziet naar de rechtbank aanneemt op de eerste instantie nu Shimano c.s. niet anders heeft aangegeven. De rechtbank acht dit bedrag reëel gelet op de proceskostenvergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend.

4.6. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af. Een dergelijke vordering is vooralsnog niet aan de orde. Ook is voor de begroting van het bedrag niet nodig, zoals MBI de rechtbank voorhoudt, dat moet worden ingeschat hoe succesvol het verweer van Shimano c.s. zal zijn om de redelijkheid en evenredigheid van de door Shimano c.s. gevorderde proceskosten te kunnen beoordelen.

Hof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (Ferring B.V. tegen verweersters)
In navolging van IEF 11445.  Rechtspraak.nl: Intellectuele eigendom; octrooirecht; incident; bezwaren tegen eiswijzigingen in hoger beroep en incidentele vordering tot (alvast directe) afwijzing van in de hoofdzaak aan de orde zijnde inbreukvorderingen. Incidentele vordering afgewezen en bezwaren verworpen.

[verweersters] zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis van 13 juni 2012. [verweersters] zou uitvinder zijn van een gedeelte van de materie, die Ferring in een Europese octrooi-aanvrage heeft geclaimd in  EP 1 501 534  voor 'Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat'. De opeisings- en -nietigheidsvordering worden afgewezen. [verweersters] hebben grieven tegen het vonnis aangevoerd en hun eis gewijzigd. Ferring heeft vervolgens een “incident bezwaar tegen eiswijziging genomen. Voorts heeft zij daarbij gevorderd [verweersters] in hun inbreukvorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. Het hof oordeelt dat de stellingen van Ferring onvoldoende zijn onderbouwd. Er is geen reden om [verweersters] vorderingen niet toe te laten, het bezwaar wordt verworpen en de eisvermeerdering wordt toegelaten.

Bezwaren tegen wijzigingen van (de grondslag van) eis
7. Ferring maakt bezwaar tegen de vier volgende (vermeende) wijzigingen of vermeerderingen van (de grondslag van de) eis in de MvG:
1. vermeerdering met vorderingen betreffende “low dose” toediening/ door het “low dose” aspect als grondslag van de vorderingen aan te voeren;
2. vermeerdering met vorderingen tot opeising van Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen;
3. vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 onder meer betreffende opeising van een aandeel in het EP 534 en buitenlandse equivalenten;
4. vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten.

 

Ad 1 en 2
11. [verweersters] erkennen in hun antwoordmemorie dat zij in eerste aanleg de Amerikaanse equivalenten bewust uit de procedure hebben geweerd door, begrijpt het hof, hun eis in zoverre te verminderen. Zij stellen dat zij ook in hoger beroep geen overdracht van Amerikaanse equivalenten vorderen en er in dit verband geen sprake is van enige wijziging van eis. Tijdens het pleidooi in hoger beroep hebben [verweersters] desgevraagd verklaard dat zij in hoger beroep ook geen opeising van de Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen vorderen.

12. In het midden latend of in de MvG voormelde wijzigingen van (de grondslag van de) eis kunnen worden gelezen, brengt voormeld standpunt van [verweersters] mee dat MvG aldus moet worden begrepen dat niet bedoeld is de eis te wijzigen in de hiervoor in rechtsoverweging 7 onder 1 en 2 weergegeven zin. Dit brengt mee dat Ferring in zoverre geen belang bij haar bezwaar heeft en dit zal worden afgewezen.

Ad 3
15. Ferring stelt dat [verweersters] nadrukkelijk afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel in de octrooien en de octrooiaanvragen, ter onderbouwing van welke stelling Ferring verwijst naar de hiervoor aangehaalde overwegingen van de rechtbank. [verweersters] hebben dit betwist, waarbij zij stellen dat de rechtbank de positie van [verweersters] verkeerd hebben begrepen en (derhalve) verkeerde conclusies heeft getrokken. Zij stellen dat zij met hun in eerste aanleg (en thans primair) gevorderde gedeeltelijke overdracht van het aandeel in EP 534 juist een aandeel (in, voor zover van toepassing, een gemeenschappelijk recht, begrijpt het hof) hebben gevorderd. Zij stellen dat zij in ieder geval geen afstand hebben gedaan van opeising van een zodanig aandeel. Het hof is van oordeel dat de stelling van Ferring dat [verweersters] afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel niet blijkt uit de aangehaalde overwegingen in het bestreden vonnis nu dat er niet staat. Daaruit kan hooguit worden afgeleid dat zij (naar het oordeel van de rechtbank) geen aandeel (op de juiste wijze) hebben gevorderd, maar dat is iets anders dan afstand doen van een vordering. Ook overigens is deze stelling van Ferring onvoldoende onderbouwd, zodat er geen reden is om [verweersters] niet toe te laten hun vorderingen, al dan niet zekerheidshalve, uit te breiden met de onderhavige subsidiaire vorderingen. In zoverre is sprake van een vermeerdering van eis. Deze is tijdig bij memorie van grieven gedaan en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is (ook) geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Het bezwaar van Ferring zal dan ook worden verworpen en de eisvermeerdering zal worden toegelaten.

Ad 4
16. (...) Nu uit de door Ferring aangehaalde overwegingen uit het vonnis niet zonder meer blijkt dat [verweersters] hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft), Ferring deze stelling overigens niet heeft onderbouwd en daarop bij het pleidooi niet meer is teruggekomen, gaat het hof aan de stelling van Ferring dat [verweersters] in eerste aanleg hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft) als onvoldoende onderbouwd voorbij. Daarvan uitgaande is er geen goede reden (aangevoerd) om de bij MvG aangevoerde nieuwe nietigheidsgronden niet toe te laten. Deze zijn tijdig aangevoerd en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Dat in eerste aanleg de voor het eerst bij pleidooi aangevoerde nietigheidsgronden als zijnde tardief (in een zaak waarin gedagvaard is volgens de regeling van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken) niet zijn toegelaten (zie rechtsoverweging 4.9 van het bestreden vonnis) is niet relevant. Dit staat aan een (zelfde of soortgelijke) eiswijziging in hoger beroep in dit geval niet in de weg. Ook de stelling dat deze wijziging van eis doorwerkt in de door [verweersters] ingestelde opeisings- en inbreukvorderingen is niet relevant. Het bezwaar tegen deze wijziging van eis zal derhalve worden verworpen en de wijziging van de grondslag van de eis zal worden toegelaten.

Vordering tot afwijzing van de inbreukvorderingen
19. Het hof deelt het standpunt van [verweersters] dat het onderhavige incident niet geschikt is voor het verkrijgen van de door Ferring gewenste beslissing. Een niet in de wet genoemde incidentele vordering, ingesteld in een lopende procedure, zoals bedoeld in artikel 208 Rv, moet in beginsel een processuele verwikkeling betreffen die rechterlijke bemoeienis vereist van andere aard dan beslechting van materiële geschilpunten; zo’n incident moet in beginsel betrekking hebben op de voortgang of instructie van de zaak. Het standpunt van Ferring dat slechts sprake is van een procedureel punt waarvoor geen inhoudelijke beoordeling nodig is deelt het hof niet, alleen al omdat voor de beoordeling daarvan uitleg van diverse bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 nodig is, waarover partijen van mening verschillen en door Ferring uitvoerig is gepleit. Deze incidentele vordering van Ferring zal dan ook worden afgewezen.

Beslissing

Het gerechtshof:
wijst de incidentele vorderingen van Ferring af;
verwerpt de tegen eiswijzigingen gerichte bezwaren van Ferring;
laat de volgende eiswijzigingen toe:
- vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 (onder meer betreffende opeising van een aandeel in EP 534 en buitenlandse equivalenten);
- vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten;
veroordeelt Ferring in de kosten van dit incident, tot op heden aan de zijde van [verweersters] begroot op € 37.320,73;
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
verwijst de zaak naar de rol van 17 september 2013 voor memorie van antwoord, te nemen door Ferring.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (pdf)