Octrooirecht  

HvJ EU 12 december 2013, zaak C-443/12 (Actavis tegen Sanofi) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice, Chancery Division.
Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat. Uitlegging van artikel 3, sub a en c, van [ABC-verordening]. Voorwaarden voor afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat – Begrip „product dat wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi”. Criteria: Mogelijkheid een certificaat af te geven voor elk geneesmiddel in geval van een basisoctrooi voor meerdere geneesmiddelen.

Het hof verklaart voor recht:

In omstandigheden als die in het hoofdgeding, waarin een octrooihouder op basis van een octrooi dat een vernieuwende werkzame stof beschermt en van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat deze stof als enige werkzame stof bevat, reeds een aanvullend beschermingscertificaat voor deze werkzame stof heeft verkregen, zodat hij zich kon verzetten tegen het gebruik van deze werkzame stof alleen of in combinatie met andere werkzame stoffen, moet artikel 3, sub c, van [ABC verordening] aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat op basis van hetzelfde octrooi, maar van een latere vergunning voor het in de handel brengen van een ander geneesmiddel dat deze werkzame stof in samenstelling met een andere, als zodanig door dit octrooi niet beschermde werkzame stof bevat, de octrooihouder een tweede aanvullend beschermingscertificaat voor deze samenstelling van werkzame stoffen verkrijgt.

Gestelde vragen:

„1) Wat zijn de criteria voor de beslissing of ,het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi’ in de zin van artikel 3, sub a, van verordening [nr. 469/2009]?

2) Staat verordening [nr. 469/2009], en met name artikel 3, sub c, ervan, in een situatie waarin meerdere producten worden beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi eraan in de weg dat voor elk van de beschermde producten een certificaat wordt afgegeven aan de octrooihouder?”

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 13-190 (PPG Industries Chemicals tegen Rhodia Chimie)

PPG is leverancier van coating-materialen en soortgelijke producten. PPG vervaardigt onder meer siliciumoxide, ook wel silica genoemd. Rhodia is wereldwijd actief op het gebied van zogenoemde specialty chemicals. Een van haar kernactiviteiten is het ontwikkelen, produceren en verkopen van geprecipiteerd ‘highly dispersible’ silica. In kort geding [IEF 11229] heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Rhodia (onder meer een inbreukverbod op EP 862) afgewezen, omdat er naar zijn oordeel geen sprake was van een voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

In deze procedure vordert PPG vernietiging van het Nederlandse deel van EP 862. Aan haar vordering legt PPG ten grondslag dat EP 862 ten onrechte is verleend vanwege nietnawerkbaarheid van de uitvinding, niet-nieuwheid en gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. De rechtbank oordeelt dat - wegens niet-nawerkbaarheid en een gebrek aan inventiviteit - de conclusies 1 t/m 27 en 37 van het Nederlandse deel van EP 862 nietig zijn. Voor het overige is het Nederlandse deel van EP 862 geldig te achten.

4. De beoordeling

nawerkbaarheid werkwijzeconclusie 1 en afhankelijke conclusies 2-12

4.16. Onder al deze omstandigheden wordt met PPG aangenomen dat de in conclusie 1

geclaimde werkwijze niet over de hele breedte nawerkbaar en daarmee nietig is. De

afhankelijke conclusies 2 t/m 12 delen, nu Rhodia deze niet afzonderlijk heeft verdedigd, daarvan het lot.

productconclusie 22 en de afhankelijke conclusies 23-27

4.19. Rhodia heeft tegenover de gemotiveerde stelling van PPG niet aangegeven dat en

waarom de van conclusie 22 afhankelijke conclusies 23 t/m 27 wel nieuw en/of inventief

zouden zijn, zodat zij het lot van conclusie 22 delen en evenzeer zullen worden vernietigd.

productconclusie 13 en de afhankelijke conclusies 14-21

4.22 [...] Aldus de problem-solution-approach toepassend is gegeven dat de gemiddelde vakman uitgaande van Thornhill in combinatie met US 387, waar de leer uit Thornhill nota bene is ‘incorporated by reference’, zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding van conclusie 13 van EP 862 zou komen. Conclusie 13 is derhalve nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

4.23. Bij gebreke van een deugdelijk verweer hiertegen, delen de afhankelijke conclusies 14 t/m 21 het lot van conclusie 13 en komen zij evenzeer voor vernietiging in aanmerking.

productconclusie 28 en de afhankelijke conclusies 29-36

4.24. De bezwaren tegen conclusie 28 worden afgewezen reeds omdat PPG niet

onderbouwd heeft gesteld dat de materie van die conclusie niet nieuw en/of inventief zou zijn.[...]

4.25. Wat de nawerkbaarheid van de productconclusies 28 t/m 36 van EP 862 betreft, zij

herhaald wat daarover in r.o. 4.17. reeds is overwogen.[...]

slotsom

4.28. De conclusies 1 t/m 27 van het Nederlandse deel van EP 862 zijn nietig. Dit geldt ook voor de materie van conclusie 37 voor zover het meer omvat dan het gebruik als versterkend vulmiddel van elastomeren, in het bijzonder het gebruik van luchtbanden, van een siliciumoxide in de vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de conclusies 28 tot 36. Voor het overige is het Nederlandse deel van EP 862 geldig te achten.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. vernietigt conclusies 1 t/m 27 van het Nederlandse deel van EP 862 alsmede

conclusie 37 daarvan voor zover het meer omvat dan het gebruik als versterkend vulmiddel voor elastomeren, in bijzonder het gebruik van luchtbanden, van een siliciumoxide in de vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de conclusies 28 tot 36;

5.2. veroordeelt Rhodia in de kosten van deze procedure aan de zijde van PPG tot

dusverre begroot op € 246.128,36;

5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 13-270 (Nedap tegen X)
Uitspraak ingezonden door Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Octrooirecht. Voorwaardelijke vernietiging bij inbreuk gevorderd, maar geen inbreuk kunststof cup. Bevoegdheid vanwege wapperen met andere delen dan Nederlands deel van het octrooi en op grond van 4, 22 en 24 EEX-Vo en 80 ROW.

X is houder van EP 1 391 574 voor een security tag assembly (beveiligingsetiket samenstel). Een security tag wordt in winkels gebruikt ter beveiliging van koopwaar tegen diefstal. De behuizing bestaat uit twee delen, een pin en een slot waarin de pin kan worden vastgehouden. Nedap produceert en verhandelt security tags en heeft deze geleverd aan H&M.

X stelt dat de kunststof cup rondom NEDAPs security tags een shield assembly is in de zin van het octrooi, omdat het is gemaakt van een kunststof dat fungeert als smeltlijm. Het smelt bij verhitting, maar kristalliseert als de hittebron wordt verwijderd. Een behendige of ervaren dief wordt geacht te weten hoe de beveiliging van de tags werkt en zal weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden. Zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is. Het is ook geenszins aannemelijk dat een zelfs maar enigszins effectieve bescherming zou worden geboden als ervan zou moeten worden uitgegaan dat een dief zal wachten op de stolling van hetgeen hij net heeft gesmolten.

De Nedap cup kan niet worden aangemerkt als een shield assembly in de zin van het octrooi. Van het onrechtmatig handhaven van het Nederlandse deel van EP 574 is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank zich bevoegd acht ten aanzien van de vorderingen 3.1.4 en 3.1.5 in conventie, ook voor zover Nedap daaraan ten grondslag heeft gelegd dat [X] heeft gewapperd met andere delen van EP 574 dan het Nederlandse deel van dat octrooi.

4.6. Ten aanzien van de overige vorderingen in conventie en de vorderingen in reconventie is deze rechtbank absoluut bevoegd op grond van de artikelen 6 en 9 Rv in verbinding met de artikelen 4, 22 lid 4 en 24 EEX-Vo en relatief bevoegd op grond van artikel 80 lid 1 en lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW). Die bevoegdheid is overigens niet bestreden.

4.9. Nedap betwist dat de Nedap security tags een shield assembly (42), kenmerk c) van de hoofdconclusie van het octrooi, bevatten. Met [X] zal de rechtbank er bij de beoordeling vanuit gaan dat het kenmerk shield assembly in conclusie 1 door de gemiddelde vakman zal worden opgevat als een onderdeel dat het grendelsamenstel van de security tag beschermt tegen pogingen om de tag onklaar te maken door toepassing van hitte of een vlam.

4.12. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Niet in geschil is dat de cup van de Nedap security tags smelt als het bolvormige deel van het huis gedurende enige tijd wordt verhit met een aansteker. Echter, niet vast is komen te staan dat het materiaal van de cup fungeert als ‘smeltlijm’ die het openen van de security tag effectief verhindert. Nedap heeft dit gemotiveerd weersproken. Op de door [X] overgelegde beeldopnames wordt amper geprobeerd de security tag te openen, terwijl niet na te gaan is of degene die in beeld is in de video van productie 18 werkelijk zijn vingers brandt.

4.13. Een dief zal normaal gesproken zo snel mogelijk willen opereren om de kans op ontdekking te beperken. Als de temperatuur van het verhitte materiaal van een security tag de toegang met de vingers tot de onderdelen van het grendelsamenstel al verhindert, is aannemelijk dat – zoals Nedap heeft aangevoerd – een dief gebruik zal maken van een zakmes, sleutel of ander hulpmiddel om de veer uit het gesmolten materiaal te trekken of te wippen, waarna hij het slot zonder meer kan ontgrendelen. Zelfs als het materiaal van de cup bij afkoeling zou kunnen fungeren als een smeltlijm, zal dat een ervaren dief derhalve niet beletten het slot van de Nedap security tags onmiddellijk na verhitting te ontgrendelen. De beeldopnamen van [X] overtuigen daarom niet.

4.14. Het feit dat de persoon die op de Nedap beeldopnamen te zien is, kennelijk goed bekend is met de interne structuur van de Nedap security tags en daardoor weet hoe hij het slot eenvoudig kan openen na verhitting van het huis, maakt dit bewijs niet minder relevant. Er dient immers van uit te worden gegaan dat degenen die de security tags ongeautoriseerd proberen te openen, doorgaans ook goed op de hoogte zijn van de interne structuur van die tags. Dit blijkt uit het octrooi. In de beschrijving van de stand der techniek in EP 574 is in [0005] onder meer vermeld: “wide spread knowledge of the structural features of such security tags allows unauthorized personnel to develop techniques which are specifically designed to remove the tag from the merchandise in a manner which defeats the aforementioned indicator structures”. In dezelfde paragraaf is sprake van “a skilled or experienced thief” die weet hoe hij de beveiliging kan omzeilen. In ieder geval moet een dergelijke dief geacht worden te weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden, zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is.

4.14. Het feit dat de persoon die op de Nedap beeldopnamen te zien is, kennelijk goed bekend is met de interne structuur van de Nedap security tags en daardoor weet hoe hij het slot eenvoudig kan openen na verhitting van het huis, maakt dit bewijs niet minder relevant. Er dient immers van uit te worden gegaan dat degenen die de security tags ongeautoriseerd proberen te openen, doorgaans ook goed op de hoogte zijn van de interne structuur van die tags. Dit blijkt uit het octrooi. In de beschrijving van de stand der techniek in EP 574 is in [0005] onder meer vermeld: “wide spread knowledge of the structural features of such security tags allows unauthorized personnel to develop techniques which are specifically designed to remove the tag from the merchandise in a manner which defeats the aforementioned indicator structures”. In dezelfde paragraaf is sprake van “a skilled or experienced thief” die weet hoe hij de beveiliging kan omzeilen. In ieder geval moet een dergelijke dief geacht worden te weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden, zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is.

4.17. Uit het voorgaande volgt dat de Nedap cup niet kan worden aangemerkt als een shield assembly in de zin van conclusie 1 van het octrooi, zodat de Nedap security tags niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. De door [X] in reconventie ingestelde inbreukvorderingen moeten daarom worden afgewezen.4.20. [X] heeft niet bestreden de stelling van Nedap dat op de vraag of zijn ‘wapperen’ met EP 574 onrechtmatig is, Nederlands recht van toepassing is, zodat daarvan is uit te gaan. Naar Nederlands recht is het wapperen met een octrooi dat achteraf nietig blijkt te zijn, op zichzelf niet onrechtmatig. Van onrechtmatig wapperen met een octrooi is eerst sprake als de octrooihouder weet, dan wel dient te beseffen dat de serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie of een nietigheidsprocedure8.4.21. Naar het oordeel van de rechtbank doet die situatie zich in dit geval niet voor. Voordat [X] de brief van de advocaat van Nedap van 14 september 2012 had ontvangen, behoefde hij niet te weten dat er een reële kans bestond dat het octrooi nietig zou worden verklaard. Weliswaar moest [X] na 14 september 2012 rekening houden met de kans dat het octrooi zou worden vernietigd, maar dat betekent nog niet dat hij het octrooi ook tegen beter weten in heeft gehandhaafd. [X] had op dat moment één brief gekregen van de advocaat van Nedap, waarin uiteen werd gezet op welke gronden het octrooi volgens Nedap nietig was en waarom de Nedap security tags geen inbreuk maakten op het octrooi, als het al geldig was. Een nietigheidsprocedure was op dat moment nog niet door Nedap ingesteld.

HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1436 (X tegen Staatssecretaris van Financiën)
Zie eerder IEF12621. Royalty vergoeding uit octrooien. Inkomstenbelasting. Artikel 12 en 14 van het Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk. Geen royalty’s, maar inkomsten ter zake van zelfstandige arbeid. Nagekomen baten. Cassatie gegrond, (gedeeltelijke) vernietiging en de Hoge Raad doet de zaak zelf af door de aanslag te verminderen ter voorkoming van dubbele belasting over een bedrag van €133.948.

Belanghebbende heeft voordat hij zijn onderzoekswerkzaamheden aan [A] aanving een verklaring ondertekend waarin hij afstand heeft gedaan van eventuele octrooien of patentrechten voortvloeiende uit zijn werk. [A] heeft nadat belanghebbende zijn werkzaamheden bij dat instituut had beëindigd, patenten verkregen voor uitvindingen die (deels) het resultaat waren van onderzoeksprojecten waarbij belanghebbende betrokken was.

Commercialisering van deze patenten heeft [A] aanleiding gegeven tot het, op onregelmatige basis, betalen van bedragen aan belanghebbende in de jaren 2000 en volgende. Belanghebbende werd per brief op de hoogte gesteld van de bedragen die hem werden toegekend. In de brieven worden de betalingen steeds aangemerkt als “Awards to inventors” of “ATI”. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de onderhavige aanslag ter zake van de zojuist bedoelde betalingen € 133.948 geteld bij belanghebbendes inkomen uit werk en woning.

3.5. (...) De band met de werkstaat het Verenigd Koninkrijk heeft tot gevolg dat de belastingheffing over die bate aan het Verenigd Koninkrijk is toegewezen, maar staat niet eraan in de weg dat die bate op het tijdstip waarop deze wordt genoten door Nederland als woonstaat in het wereldinkomen wordt betrokken, onder toepassing van een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting zoals die is voorzien in artikel 22, lid 2, letters a en b, van het Verdrag voor dergelijke inkomsten.

De Hoge Raad:
verklaart het beroep in cassatie gegrond,
vernietigt de uitspraak van het Hof, alsmede de uitspraak van de Rechtbank en de uitspraak van de Inspecteur,
vermindert de aanslag tot een aanslag met inachtneming van een belastbaar inkomen uit werk en woning ten bedrage van € 195.380, in dier voege dat vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt berekend over een bedrag van € 133.948,

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 12-1458 (Ablynx tegen Unilever, BAC IP)
Uitspraak mede ingezonden door Iris Kranenburg, Brinkhof.
Octrooirecht. Licenties. Uitleg 'gereserveerde sector'. Toepassing Belgisch/Nederlands recht. Niet toekomen aan 1162 Belgisch BW. Aanhouding wegens verbeterde specificatie proceskosten.

Ablynx is een in 2001 opgericht en sinds 2007 beursgenoteerd biofarmaceutisch bedrijf dat actief is in het onderzoek naar en de ontwikkeling van zogenaamde Nanobodies, een nieuwe klasse van therapeutische eiwitten met therapeutische werking die zijn afgeleid van de variabele domeinen van zogenaamde “zware-keten antilichamen” die voorkomen in kameelachtigen.

De “zware-keten antilichamen” en de variabele domeinen ervan zijn begin jaren ’90 ontwikkeld door de onderzoekers Prof. R. Hamers en Dr. C. Casterman, werkzaam aan de Vrije Universiteit Brussel (“VUB”). De octrooien van de VUB in Europa en de VS zijn gelicentieerd aan het Vlaams Interuniversitait Instituut voor Biotechnologie voor alle toepassingsterreinen, met uitzondering van de Gereserveerde Sector. Ablynx heeft volgens een overeenkomst een exclusieve wereldwijde sublicentie onder de Hamers-octrooien van het VIB verkregen. Gedaagden hebben van BAC een niet-exclusieve wereldwijde sublicentie verkregen voor de exploitatie van de Hamers-octrooien beperkt tot de Gereserveerde Sector (zie r.o. 2.5).

Unilever c.s. heeft een onderzoek in Bangladesh naar het gebruik van ARP1 (een VHH gericht tegen het rotavirus) bij kinderen gesponsord. Uit de correspondentie blijkt dat Unilever haar beperkte licentie begreep en geen inbreuk maakt.

De rechtbank kan in de door Ablynx opgevoerde correspondentie tussen partijen van na het sluiten van de oorspronkelijke licentie in 1997 lezen dat Unilever c.s. haar licentie had begrepen als niet omvattend VHH’s voor zover deze een therapeutische toepassing hebben en/of beschermen tegen pathogenen (zoals het rotavirus), ook al zouden die aan verpakte voedingsproducten worden toegevoegd. Aangezien de overeenkomsten geen onduidelijkheid laten, komt artikel 1162 Belgische BW (uitleg beding ten nadele van degene die de licentie heeft bedongen) niet aan de orde.

Unilever wordt in de gelegenheid gesteld een verbeterde specificatie van proceskosten in te dienen. De beslissing wordt aangehouden.

4.1. Partijen twisten over de vraag hoe naar het toepasselijke Belgische recht de in 2.5 omschreven licentie, en met name hoe de term “Gereserveerde Sector” moet worden uitgelegd en of daaronder voedingsmiddelen of -additieven met een geneeskrachtige werking vallen. (...)

4.2. Naar Belgisch recht geldt wel – althans zo is door mr. Vandermeulen ter zitting aangegeven – dat mocht na toepassing van voormelde uitleg volgens het zogenaamde Haviltex-criterium nog altijd onduidelijkheid bestaan, volgens artikel 1162 van het Belgische Burgerlijke Wetboek het beding ten nadele wordt uitgelegd van degene die de licentie heeft bedongen (in dit geval: Unilever c.s.).

4.3. De rechtbank is met Unilever c.s. van oordeel dat bij toepassing van de hiervoor onder 4.1 vermelde maatstaf geen sprake is van (dreigend) handelen buiten de verleende licentie, waartoe de volgende omstandigheden redengevend zijn. Hierbij wordt er met Ablynx van uitgegaan dat het doel van het onderzoek van Unilever c.s. is om op enig moment VHH’s toe te voegen aan een verpakt voedingsmiddel, bijvoorbeeld VHH’s gericht tegen het rotavirus aan verpakte rijst.(...)
4.5. Hierbij komt dat bij de cosmetische producten onder iii) genoemd nadrukkelijk wel zijn uitgezonderd die producten die medisch georiënteerd zijn. Door het ontbreken van die uitzondering bij verpakte voedingsproducten zal de kennelijk destijds bij Unilever c.s. levende gedachte dat bij voedingsproducten geen enkele restrictie bestond, nader voeding zijn gegeven. In dit kader is niet zonder belang dat Unilever c.s. onbestreden heeft gesteld dat VUB de betreffende tekst heeft opgesteld met – evenzeer onbestreden – deskundige juridische bijstand.(...)

4.6. Aan het voorgaande doet niet af dat – zo al juist, hetgeen Unilever c.s. uitvoerig heeft betwist – de eventueel op enig moment naar aanleiding van het onderzoek in Bangladesh door VHsquared of Unilever c.s. te verhandelen voedingsmiddelen met daaraan toegevoegd VHH’s werkzaam tegen het rotavirus, vergunningplichtig zouden zijn in het kader van de geneesmiddelenwetgeving omdat deze onder de in die wetgeving gehanteerde definitie van geneesmiddel zouden vallen. In de licentieovereenkomst wordt immers ten aanzien van de Gereserveerde Sector niet verwezen naar die regelgeving en evenmin blijkt dit enige rol te hebben gespeeld bij de onderhandelingen van partijen. Laat staan dat voldoende duidelijk wordt aangegeven dat daar, zoals Ablynx bepleit, de cesuur zou liggen voor het onderscheid in de door VUB verleende licentie waar het verpakte voedingsproducten betreft. Reden te minder om dit aan te nemen is het reeds hiervoor overwogen gebrek aan enige verwijzing naar (niet) medische toepassingen bij verpakte voedingsproducten, terwijl dit wel bij cosmetische producten is opgenomen.

4.7. Evenmin kan de rechtbank in de door Ablynx opgevoerde correspondentie tussen partijen van na het sluiten van de oorspronkelijke licentie in 1997 lezen dat Unilever c.s. haar licentie had begrepen als niet omvattend VHH’s voor zover deze een therapeutische toepassing hebben en/of beschermen tegen pathogenen (zoals het rotavirus), ook al zouden die aan verpakte voedingsproducten worden toegevoegd.

Proceskosten
4.14. Hoewel de rechtbank als hoofdregel in verband met een goede proceseconomie op dit punt geen nadere stukkenwisseling toestaat, moet zij onderkennen dat in deze zaak sprake is van een enigszins omvangrijker specificatie dan in de zaak door deze rechtbank beslist op 13 juni 20122. Bovendien heeft Unilever c.s. een – als gezegd, onvoldoende –reden aangevoerd waarom zij niet meer heeft gespecificeerd. Onder deze specifieke omstandigheden acht de rechtbank het opportuun Unilever c.s. in de gelegenheid te stellen, zoals zij subsidiair heeft verzocht, een verbeterde specificatie van haar kosten in het tweede incident en in de hoofdzaak in te dienen, waarop Ablynx vervolgens kan reageren, waarna zal worden beslist. De beslissing zal dan ook in zijn geheel worden aangehouden.

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 13-193 (Kalida B.V. tegen Nexco Pharma)
Uitspraak ingezonden door Eelco Bergsma, Deterink.
Zie eerder IEF12790. Kalida vordert een verklaring voor recht dat zij door de verhandeling van het product 4ME geen inbreuk maakt op enig in Nederland geldend IE-recht van Nexco c.s.. Nexco heeft zich tegenover haar beroepen op niet-bestaande IE-rechten. De vorderingen kunnen onweersproken en op de wet gegrond worden toegewezen. Nexco c.s. wordt in de proceskosten veroordeeld. De verklaring voor recht zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, de proceskostenveroordeling wel.

2.2. Kalida stelt dat daartoe dat Nexco c.s. zich mede tegenover haar heeft beroepen op niet bestaande intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot 4ME waarop zij inbreuk zou maken.

2.3. Voor zover in het incident ook verweer tegen de vorderingen in de hoofdzaak is aangevoerd, is dat verweer na weerlegging daarvan in het incident door Kalida niet gehandhaafd. De primaire vorderingen kunnen derhalve als onweersproken en op de wet gegrond worden toegewezen.

2.5. De verklaring voor recht zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, nu een verklaring voor recht zich daar niet toe leent. De proceskostenveroordeling zal zoals gevorderd wel uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

Hof van Beroep Luik 19 september 2013, 2011/RG/1503 (Saint-Gobain tegen Knauf Insulation)
Uitspraak en samenvatting ingezonden door Fernand de Visscher, Simont Braun. Franstalige uitspraak. Octrooirecht. Saint-Gobain is de houder van een Europees octrooi (EP 0 399 320) waarbij het gebruik geclaimd wordt van glasvezels met een bepaalde samenstelling en met een diameter van < 8 µm, waarbij meer dan 10% van de glasvezels een diameter hebben van < 3 µm, als glasvezels die geen kankerverwekkend effect hebben. Na eenzijdig beschrijvende maatregelen te hebben uitgevoerd in de inrichtingen van Knauf nabij Luik (België) en op basis van het door de deskundige opgestelde verslag, stelde Saint-Gobain voor de Rechtbank van Koophandel te Luik een inbreukprocedure in.

Knauf stelde een tegenvordering in tot nietigverklaring van het octrooi. Zij deed dit echter slechts in ondergeschikte orde (subsidiair) omdat het octrooi ondertussen vervallen was. In hoofdorde (primair) betwistte Knauf de inbreuk op grond van de vaststelling in het beschrijvende verslag dat meer dan 10% van de glasvezels in haar producten een diameter hadden van meer dan 8 µm. Saint-Gobain stelde dat dit de inbreuk niet uitsloot gelet op het feit dat de bewoordingen “die een diameter hebben van < 8 µm” in de conclusie op een technisch betekenisvolle wijze uitgelegd moesten worden en derhalve begrepen moesten worden als “die een gemiddelde (of mediaan) diameter hebben van < 8 µm”.

Het Hof van Beroep te Luik merkte in dit opzicht op dat de conclusie gewijzigd werd gedurende de EPO oppositieprocedure: terwijl de originele bewoordingen uitdrukkelijk vermeldden dat de glasvezels “een gemiddelde diameter van < 8 µm vertonen”, was het adjectief “gemiddelde” (“mittleren”) verwijderd en het werkwoord “vertoont” (“aufweisen”) vervangen door “bezit” (of “heeft”) (“besitzen”). Het Hof van beroep oordeelde dat deze aanpassingen niet als betekenisloos beschouwd kunnen worden en dat het Saint-Gobain niet is toegestaan, onder het mom van interpretatie van de octrooiconclusie, om een beschermingsomvang te verkrijgen waar zij uitdrukkelijk van is afgestapt. Om dezelfde reden werd toepassing van de equivalentieleer, eveneens door Saint-Gobain ingeroepen, afgewezen.

Holiday Inn te Amsterdam, woensdag 4 december van 12.00 tot 15.15 uur. (intekenen vanaf 11:30)
Op woensdag 4 december a.s. van 12.00 - 15.15 organiseert deLex, uitgever van o.a. IE-Forum.nl, de jaarlijkse octrooirechtjurisprudentielunch in hotel Holiday Inn, nabij Station Amsterdam RAI. Tijdens deze bijeenkomst zullen Willem Hoyng en Bart van den Broek wederom een selectie van belangrijke octrooirechtjurisprudentie van het afgelopen jaar, en enkele procesrechtelijke aspecten, de revue laten passeren. In slechts 3 uur bent u volledig op de hoogte van de actuele octrooirechtontwikkelingen in de rechtspraak. Deze cursus biedt verdieping en de verbreding voor de specialist met voorkennis.

Hier aanmelden

Met o.a. de volgende uitspraken:
IEF12381, Hof Den Haag, Danisco/Novozymes
IEF12745, HR Lundbeck/Tiefenbacher en Centrafarm
IEF12519, Prejudiciële verwijzing HvJ EU, Huawei/ZTE
IEF12305, Vzr. Rb Oost-Nederland, Astellas/Synthon
Zie meer in het IE-Forum overzicht HvJ EU octrooirechtpraktijk.

Kosten
Deelname per persoon € 350 (excl. BTW).
Sponsors betalen slechts € 295 (excl. BTW).
Rechterlijke macht/wetenschappers (full time) € 95 (excl. BTW).

Genoemde prijzen zijn excl. BTW, uw factuur ontvangt u direct per email. Komt u in aanmerking voor korting, selecteer de juiste prijs in het bestelformulier. Inbegrepen zijn de kosten van lunch, koffie, thee en documentatie.

Hier aanmelden

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 14 oktober 2013, zaak C-539/13 (Sigma Pharmaceuticals PLC. tegen Merck Canada Inc en Merck Sharp & Dohme Ltd) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal, Verenigd Koninkrijk.
Octrooirecht. ABC. Geneesmiddelen. Merck verwijt Sigma inbreuk te maken op haar octrooirechten door parallelimport in het Verenigd Koninkrijk vanuit Polen van een geneesmiddel van Merck, genaamd „Singulair” (generieke naam: „montelukast”, een geneesmiddel voor de behandeling van astma). Het octrooi voor dit geneesmiddel is in oktober 2011 verstreken, maar er is een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) geldig tot februari 2013. Sigma betwist niet dat dit ABC door Merck kon worden ingeroepen op basis van het ‘specifieke mechanisme’, een bijzondere bepaling in de Toetredingsakte van onder meer Polen (2004) op grond waarvan mag worden afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen.

Volgens het recht van het Verenigd Koninkrijk hebben octrooihouders het recht om zich te verzetten tegen inbreuken op hun octrooirechten. Na de toetreding van de NLS in 2004 heeft de firma die in het Verenigd Koninkrijk de exclusieve rechten op het octrooi had verkregen (Merck Sharpe & Dohm, MSD) als interne beleidslijn aangenomen zich te verzetten tegen parallelimporten vanuit onder meer Polen. Het kantoor ontving zo in 2009 170 kennisgevingen van (voorgenomen) parallelimport, waaronder van Pharma, een met verweerster verbonden onderneming. Pharma meldde zich per brief bij MSD met het verzoek mede te delen of MSD zich zou verzetten tegen de door Pharma voorgenomen vergunningaanvraag, maar MSD heeft die brief, door een administratieve vergissing, nooit beantwoord, terwijl praktijk was dat zij dergelijke brieven beantwoordde met de mededeling dat zij in verzet zou komen. Latere brieven van Pharma over voorgenomen ompakking van de producten werden evenmin beantwoord, maar tegen die praktijk verzet MSD zich niet.

In december 2010 start MSD een procedure tegen Pharma nadat zij de naam Pharma XL als houder van de product licence (parallel-import) (= PL(PI)) had aangetroffen op verpakkingen van het medicijn in het Verenigd Koninkrijk. Zij eist schadevergoeding en vernietiging van de onverkochte voorraad.

Het aanvraagformulier voor een PL(PI) bevat (overeenkomstig de vereisten van het ‘specifieke mechanisme’) de verplichting voor de aanvrager om in het geval van een voorgenomen parallelimport vanuit een van de NLS te verklaren dat het ‘specifieke mechanisme’ niet van toepassing is op het betrokken product, dan wel aan te tonen dat de houder van de relevante rechten een maand van tevoren in kennis is gesteld van de voorgenomen invoer. De in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijke instantie ‘Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA verleent de PL(PI) ongeacht of het mechanisme van toepassing is en verleent dit ook bij verzet van de octrooihouder.

Het Patents County Court waar de zaak is aangebracht stelt verzoekster in het gelijk. Sigma gaat daartegen in beroep.

Prejudiciële vragen:

Toepassingsvoorwaarden voor het specifieke mechanisme
1. Kan de houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, zich enkel op zijn rechten krachtens de eerste alinea van het specifieke mechanisme beroepen indien hij vooraf zijn voornemen in die zin kenbaar heeft gemaakt?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
(a) Hoe moet dat voornemen kenbaar worden gemaakt?
(b) Kan de houder, of zijn begunstigde, zich nog op zijn rechten beroepen ten aanzien van de farmaceutische producten die in een lidstaat zijn ingevoerd of in de handel gebracht vóór de verklaring van zijn voornemen om die rechten in te roepen?

De kennisgever
3. Wie moet de in de tweede alinea van het specifieke (omissis) mechanisme bedoelde voorafgaande kennisgeving aan de houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, doen? In het bijzonder:
(a) Moet de voorafgaande kennisgeving worden gedaan door degene die voornemens is het farmaceutische product in te voeren of in de handel te brengen?

of
(b) Is, indien een wettelijke toelating wordt aangevraagd door iemand anders dan de toekomstige importeur (wat op basis van de nationale regelgeving mogelijk is), de voorafgaande kennisgeving door de aanvrager van de wettelijke toelating geldig, wanneer hij niet voornemens is het farmaceutische product zelf in te voeren of in de handel te brengen maar de voorgenomen invoer en het in de handel brengen zullen plaatsvinden op basis van de wettelijke toelating die aan de aanvrager is verleend? En
(i) Maakt het daarbij verschil of in de voorafgaande kennisgeving de persoon wordt vermeld die het farmaceutische product zal invoeren of in de handel brengen?
(ii) Maakt het daarbij verschil of de voorafgaande kennisgeving is verzonden en de wettelijke toelating is aangevraagd door een rechtspersoon in een groep van ondernemingen die een economische eenheid vormen, en de producten worden ingevoerd of in de handel gebracht door een andere rechtspersoon van die groep, op basis van een vergunning van de eerste rechtspersoon, terwijl de voorafgaande kennisgeving de rechtspersoon die het farmaceutische product zal invoeren of in de handel brengen niet vermeldt?

Geadresseerde van de kennisgeving
4. Aan wie moet de in de tweede alinea van het specifieke mechanisme bedoelde kennisgeving worden gericht? In het bijzonder:
(a) Wordt onder begunstigde van een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat enkele diegene begrepen die naar nationaal recht het recht heeft om een rechtsvordering in te stellen om dat octrooi of aanvullend beschermingscertificaat te doen gelden?

of
(b) Volstaat het, wanneer een groep ondernemingen een economische eenheid vormt die bestaat uit een aantal rechtspersonen, om de kennisgeving te richten aan de rechtspersoon die in de lidstaat van invoer de operationele dochteronderneming en houder van de vergunning voor het in de handel brengen is, in plaats van aan de entiteit in de groep die naar nationaal recht het recht heeft om een rechtsvordering in te stellen om het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat te doen gelden, op grond dat een dergelijke rechtspersoon kan worden gekwalificeerd als begunstigde van het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat, of dat mag worden aangenomen dat een dergelijke kennisgeving normaliter wordt bezorgd aan de personen die beslissen namens de houder van het octrooi of aanvullende beschermingscertificaat?
(c) Indien vraag 4 (b) bevestigend wordt beantwoord, wordt een kennisgeving die voor het overige conform de voorschriften is, niet conform wanneer zij is gericht aan de „Manager, Regulatory Affairs” van een onderneming die in de groep niet de entiteit is die naar nationaal recht het recht heeft een rechtsvordering in te stellen om het octrooi of aanvullende beschermingscertificaat te doen gelden, maar de operationele dochteronderneming of houder van de vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaat van invoer en die afdeling „Regulatory Affairs” in de praktijk regelmatig kennisgevingen van parallelimporteurs betreffende het specifieke mechanisme en andere zaken ontvangt?

 

Conclusie A-G HvJ EU 14 november 2013, zaak C-484/12 (Georgetown University) - dossier
Zie eerder: IEF 11908 en IEF 11581. Prejudiciële vragen gesteld door Rechtbank ’s-Gravenhage. Uitlegging van de artikelen 3, sub c, en 14, sub b, van ABC-geneesmiddelenverordening. Voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Basisoctrooi dat meerdere producten beschermt. Al dan geen recht op certificaat voor ieder product.

Conclusie A-G:
„1) Afstand van het aanvullende beschermingscertificaat wordt beheerst door artikel 14, sub b, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, en niet door nationaal recht. Aangezien afstand enkel voor de toekomst werkt, kan bovendien niet achteraf ervan worden uitgegaan dat door die afstand voor het betrokken product nooit een certificaat in de zin van artikel 3, sub c, van die verordening is afgegeven.

2) In de situatie waarin een aanvrager meerdere aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten heeft ingediend voor verschillende, maar door eenzelfde octrooi beschermde producten, is het aan hem te beslissen welke van die aanvragen voorrang heeft. Bij gebreke van die keuze is het aan de nationale autoriteiten om daar de eventuele gevolgen naar nationaal recht aan te verbinden.”

Gestelde vragen:

Vraag 1 Verzet Verordening 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, meer in het bijzonder artikel 3, aanhef en onder c daarvan, zich ertegen dat, in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt, aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt afgegeven voor ieder van de beschermde producten?

Vraag 2 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, aanhef en onder c, van de Verordening te worden uitgelegd in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt en op de aanvraagdatum van een certificaat voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A), weliswaar nog geen certificaten waren verkregen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, doch op die aanvragen voor de producten (B, C) certificaten zijn afgegeven voordat op de aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist?

Vraag 3 Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A) op dezelfde datum is ingediend als de aanvragen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 4 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat worden afgegeven voor een door een van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product, indien reeds eerder voor een ander door hetzelfde basisoctrooi beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 5 Indien het voor beantwoording van de vorige vraag relevant is of de afstand terugwerkende kracht heeft, wordt de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening of door het nationale recht? Indien de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft wordt beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening, dient die bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?