Octrooirecht  

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 18 april 2013, [2013] EWCA Civ 326 (Merck tegen Sigma Pharmaceuticals.
In 2004 traden nieuwe lidstaten, waarin octrooirechten op farmaceutische producten niet toegestaan waren, toe tot de Europese Unie. Zulke octrooien werden in 2004 wel toegestaan, maar er zijn een aantal gevallen waarin wel een ABC (Aanvullend Beschermingscertificaat) was gegeven in een andere lidstaat voor een farmaceutisch product gedurende de tijd dat er geen bescherming was in één of meerdere (nieuwe) lidstaten. Hiervoor is een speciale afwijking van de normale regels van vrij verkeer opgenomen in de toetredingsverdragen met de nieuwe lidstaten. Deze afwijking staat bekend als de 'Specific Mechanism:

"It permitted the owner of a pharma patent or SPC to prevent the parallel importation of the patented product from one of the accession states if, at the time of filing, such protection was unavailable in that accession state. It also anyone who intended to import such a product to demonstrate to the relevant national authority that he had given notice of that intention to the holder or beneficiary of the protection." [SPCblog]

De UK Court of Appeal stelt voor om vragen te formuleren over deze materie, de definitieve vragen zullen nog volgen:

97. The first concerns the conditions which must be satisfied before a patent holder may bring infringement proceedings under the Specific Mechanism and, in particular, whether the derogation confers upon the patent holder an option of preventing imports falling in its scope; and whether the derogation is inapplicable unless and until the patent holder demonstrates his intention to exercise that option.

98. The second concerns the identity of the person who must give the notice under the second paragraph of the Specific Mechanism and, in particular, whether a notification is compliant if it is given by an applicant for regulatory approval in the Member State into which the products are to be imported; and whether it makes any difference if the notification is given and the application for regulatory approval is made by one legal entity within a group of companies which form a single economic unit, and the acts of importation are to be carried out by another legal entity within that group under licence from the first legal entity.

99. The third concerns the identity of the person to whom the notice must be given under the second paragraph of the Specific Mechanism and, in particular, whether, in a case where a group of companies form a single economic unit comprising a number of legal entities, it is sufficient if the notification is addressed to a legal entity which is the operating subsidiary and marketing authorisation holder in the Member State of importation rather than the entity within the group which has legal ownership of or an exclusive licence under the patent. A subsidiary question also arises as to whether a notification which is otherwise compliant is rendered non-compliant if it is addressed to the "the Manager, Regulatory Affairs".

100. I recognise that this court is not obliged to make a reference but I believe it is appropriate to do so for the following reasons. First, these questions are not acte clair. Second, the Specific Mechanism has not yet been considered by the Court of Justice and, although its Iberian predecessor was considered by the Court in Case C-191/90 Generics and Harris Pharmaceuticals, there is uncertainty as to how the decision of the Court in that case should be understood. Finally, the parties helpfully provided to us after the hearing an agreed table which shows that the Specific Mechanism will continue to be relevant until 2019. In all these circumstances I believe it to be desirable that the questions raised in this case are answered authoritatively as soon as possible.

101. I would therefore make a reference to the Court of Justice for a preliminary ruling on each of the three groups of questions posed at [97], [98] and [99] above. They are currently formulated in general terms on the basis of questions originally proposed by Sigma. We have not had the benefit of any comments from Merck. Accordingly, I would invite the parties to consider them further in the light of this judgment and to propose draft questions and a draft reference for our consideration.

Overwegende:

75. I recognise that the Specific Mechanism does not create a right to sue for infringement where none existed as a matter of national law. I also acknowledge that the Specific Mechanism does not use the term "undertaking" to describe the person to whom notice must be given. So also, it is important to note that Dr Rollins was working in the Patent Department, not the Regulatory Affairs Department. Nevertheless, it seems to me that the points developed by Sigma do raise a real issue as to the meaning of the term "beneficiary" in the Specific Mechanism and I consider it at least arguable that MSD, as the operating company in the United Kingdom, falls within the scope of that term upon its proper interpretation. Further, I consider that, in all the circumstances of this case, notice to MSD did not deprive Merck Canada of an opportunity to invoke its rights under the Specific Mechanism. To the contrary, it was sufficient to enable Merck Canada to respond, but it failed to do so as a result of an administrative oversight. The question therefore turns upon the true meaning of the Specific Mechanism, how strict the notice requirement is and whether it can only be satisfied by the importer providing notice directly to the patent holder. This is therefore a further issue in relation to which I must consider a reference to the Court of Justice.

Op andere blogs:
SPCblog (Singulair and the Specific Mechanism for accession states: some questions for the CJEU)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 22 april 2013, LJN BZ8278 (Nokia tegen StMictroElectronics N.V.)
Exclusieve levering. Contractenrecht. Octrooirecht. Nokia heeft met ST een Parts Purchase Agreement gesloten. Uitgangspunt in die overeenkomst is dat voor Nokia gemaakte producten, High Amplitude Audio Capturing Microphones, niet aan anderen verkocht mogen worden. Nokia heeft ST uitgenodigd om een aanbod te doen tot ontwikkeling en productie van een nieuw soort microfoon. Daarbij is aan de aanbieders toegezegd dat een exclusiviteit van een jaar zou gelden. Hoewel ST in eerste instantie niet als leverancier is geselecteerd is zij wel met de ontwikkeling begonnen en later alsnog leverancier geworden. Zij heeft de microfoons behalve aan Nokia ook aan HTC geleverd.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ST evenals de andere fabrikanten is gebonden aan de exclusiviteit van een jaar. Dat betekent dat zij tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoon niet aan andere afnemers mag leveren. Een vordering tot 'recall' van de microfoons die al geleverd zijn, wordt echter afgewezen, omdat Nokia zich (in Europa) niet kan beroepen op een octrooirecht; dit is vooralsnog alleen verleend in de Verenigde Staten.

2.3. Nokia heeft voor de onder 2.2 bedoelde microfoon octrooi aangevraagd in onder andere de Verenigde Staten (waar het octrooi is verleend) en in Europa, waar het (nog) niet is verleend.

2.8. ST heeft octrooi aangevraagd op (bepaalde aspecten van) de door haar ontwikkelde Tufnell microfoon.

Niet ‘owned/developed solely by seller’
4.3. Voorshands is onaannemelijk dat de door ST geproduceerde Tufnell microfoon uitsluitend is voortgekomen uit de ontwikkelarbeid van ST. Het basisidee is duidelijk van Nokia afkomstig en onder andere neergelegd in de RFQ. Dit is niet zo maar een set specificaties, maar bevat een nieuw basisprincipe, dat naar voorlopig oordeel als nieuw moet worden gezien. In ieder geval is dat basisidee (een microfoon die een normaal kanaal heeft voor gematigde geluidsdruk en een kanaal voor hoge geluidsdruk) een idee van Nokia en niet van ST. Weliswaar heeft ST dat basisidee verder ontwikkeld en het is zeer wel denkbaar dat zij daarbij eigen vindingen heeft gedaan die zij met een octrooirecht zal kunnen beschermen. Dat neemt niet weg dat de Tufnell microfoon zoals ST die heeft ontwikkeld niet kan worden beschouwd als ‘owned/developed solely by seller’. Uitgangspunt is dus dat dit product dat speciaal voor Nokia werd gemaakt niet aan anderen mocht worden geleverd.

Geen recall
4.8. Vast staat dat in Europa thans geen octrooi geldt voor de vinding van Nokia zoals aan ST geopenbaard, die voor ST de basis is geweest om de Tufnell microfoon (verder) te ontwikkelen. Dat betekent dat de in het octrooirecht geregelde maatregelen bij een inbreuk op een octrooi niet van toepassing zijn. Immers HTC heeft geen product gekocht dat inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom. Van een inbreuk op een absoluut recht is geen sprake. ST komt echter door die levering haar verplichtingen jegens Nokia niet na, hetgeen kan leiden tot schadevergoeding. Dat de regels inzake een tekortkoming in de nakoming naar het op de PPA toepasselijke Finse recht inhouden dat een recall kan worden gelast, zoals Nokia die thans vordert, is niet gesteld. Uit de door Nokia overgelegde opinie van een Finse advocaat kan dit niet worden afgeleid. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat het Finse recht in dit geval die mogelijkheid niet kent.
4.9. Ook als er vanuit wordt gegaan dat het Finse recht de mogelijkheid van schadevergoeding anders dan in geld kent (zoals in Nederland geregeld in art. 6:103 BW) is een recall op die grond niet op zijn plaats. Daarbij speelt een rol dat het HTC (of andere afnemers) niet bekend kan zijn dat zij een product ontvangen waarvan ST jegens hen contractueel verplicht was hen dat (nog) niet te leveren. Zij hebben dan ook niet onrechtmatig jegens Nokia gehandeld door bij ST Tufnell microfoons in te kopen. Daarom is – nu een absoluut recht van Nokia ontbreekt – geen rechtsgrond aanwezig waarop ST zich jegens HTC (of andere afnemers) zou kunnen baseren om teruglevering van de geleverde Tufnell microfoons af te dwingen. Onder die omstandigheden is een recall geen passende vorm van schadevergoeding.

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 april 2013, zaaknr. C/09/439326 / KG ZA 13-295 (Wellcome Foundation Ltd. GlaxoSmithKline B.V. tegen Mylan)
Octrooirecht. The Wellcome Foundation Limited is houdster van Europees octrooi 0 670 719 B1 (hierna: EP 719 of het octrooi) voor een ‘Combinatie van atovaquon met proguanil voor de behandeling van protozoën infecties’ (waaronder malaria).

De Engelse bodemrechter oordeelde dat de uitvinding van EP 719 in het licht van onder meer een presentatie van Hutchinson gegeven tijdens het vierde malaria-symposium in 1992 voor de hand lag en dat het (Engelse deel van het) octrooi derhalve nietig is. Mylan heeft een marktvergunning (RVG 109086) voor een eigen antimalariamiddel, een filmomhuld tablet dat actieve bestanddelen bevat. De vorderingen worden afgewezen, omdat de gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en de destijds gevoelde behoefte aan nieuwe werkzame antimalariamiddelen, een zodanig positieve pointer bestond dat de gemiddelde vakman nader onderzoek naar de combinatie atovaquon en proguanil zou hebben verricht.

De slotsom is dat de voorzieningenrechter, met de Engelse rechter, van oordeel is dat er voor de gemiddelde vakman, gelet op de door Hutchinson gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en de destijds gevoelde behoefte aan nieuwe werkzame antimalariamiddelen, een zodanig positieve pointer bestond dat hij nader onderzoek naar de combinatie atovaquon en proguanil zou hebben verricht. Dit was, anders gezegd, ‘obvious to try’ en er bestond ook een redelijke verwachting van succes. Dit onderzoek zou hem, routinematig, met gebruikmaking van algemene vakkennis maar zonder inventieve denkarbeid, brengen tot een farmaceutisch preparaat waarin beide stoffen in een optimale doseringsrange gecombineerd worden en daarmee tot de uitvinding van aangepaste conclusie 1 van EP 719. (r.o. 4.15)

De vorderingen worden afgewezen.

4.6. GSK heeft betoogd dat – kort gezegd – onduidelijk zou zijn welke informatie door Hutchinson op het vierde malariasymposium in 1992 daadwerkelijk is gepresenteerd althans wat het publiek van die presentatie heeft begrepen. Dit is ook een van haar belangrijkste bezwaren tegen het vonnis van Arnold J [red. Engelse rechter]. De voorzieningenrechter volgt GSK hierin niet.
(...)
4.8. Niet in geschil is dat de Hutchinson presentatie slechts daarin verschilt van aangepaste conclusie 1 van EP 719 (in de vorm waarin het thans wordt verdedigd) dat het niet openbaart dat de doseringsverhouding in het gebied 1:1 tot 1:3 ligt, evenmin als dat de beide actieve ingrediënten zijn opgenomen in een vaste formulering (combinatiepreparaat). De te beantwoorden vraag is dan of de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid op basis van de presentatie van Hutchinson tot de uitvinding volgens EP 719 zou zijn gekomen. GSK betwist zulks en voert aan dat er geen aanwijzingen in de stand van de techniek bestaan die de vakman ertoe zouden hebben geleid om de combinatie van proguanil en
atovaquon überhaupt te selecteren voor verder onderzoek en van Hutchinson’s regime naar de geclaimde vaste formulering van twee componenten te gaan.

4.10. In deze zaak is de problem and solution approach als benadering minder geschikt omdat het er niet zozeer omgaat of de gemiddelde vakman op basis van de Hutchinson presentatie in combinatie met zijn algemene vakkennis tot een optimale dosering en een vaste formulering zou komen - zulks lijkt, zoals hierna nog aan de orde komt tamelijk triviaal - maar vooral of het voor de gemiddelde vakman voor de hand zou liggen om überhaupt verder te gaan met de in Hutchinson ook (naast tetracycline) geopenbaarde combinatie van specifiek atovaquon en proguanil. Als uitgangspunt daarbij heeft te gelden dat er niets inventiefs schuilt in het volgen van een positieve pointer, ook al bestaan er in de stand van de techniek bedenkingen of zorgen daaromtrent, of aanwijzingen in een andere richting, zolang er niet sprake is van een vooroordeel.9

4.15. De slotsom is dat de voorzieningenrechter, met de Engelse rechter, van oordeel is dat er voor de gemiddelde vakman, gelet op de door Hutchinson gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en de destijds gevoelde behoefte aan nieuwe werkzame antimalariamiddelen, een zodanig positieve pointer bestond dat hij nader onderzoek naar de combinatie atovaquon en proguanil zou hebben verricht; dit was, anders gezegd, ‘obvious to try’ en er bestond ook een redelijke verwachting van succes. Dit onderzoek zou hem, routinematig, met gebruikmaking van algemene vakkennis maar zonder inventieve denkarbeid, brengen tot een farmaceutisch preparaat waarin beide stoffen in een optimale doseringsrange gecombineerd worden en daarmee tot de uitvinding van aangepaste conclusie 1 van EP 719. De van aangepaste conclusie 1 afhankelijke aangepaste conclusies 2 en 4 zijn loten van dezelfde boom en delen hetzelfde lot. Dat geldt ook voor aangepaste onafhankelijke conclusie 9.

EPO persbericht 11 april 2013.

Een bijdrage van Cees Mulder, Maastricht University.

Op 11 april 2013 heeft een oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) besloten het zogenoemde “Brüstle” octrooi te herroepen tijdens de openbare mondelinge behandeling (Artikel 101(2) EOV).

Het Europees octrooi 1,040,185 getiteld “Neural precursor cells, method for the production and use thereof in neural defect therapy” werd op 22 februari 2006 toegekend aan de Duitse wetenschapper Professor Oliver Brüstle. Het heeft betrekking op en beschrijft het gebruik van neurale voorlopercellen voor medisch toepassingen, met name voor de behandeling van ernstige neurale gebreken zoals Parkinson, Huntington en Alzheimer. Onder andere beschrijft het octrooi hoe de neurale voorlopercellen worden verkregen uit humane embryonale stamcellen. In november 2006 heeft het Amerikaanse bedrijf Geron Corporation oppositie ingesteld tegen verlening van het Europees octrooi, met het verzoek de herroeping van het octrooi. Alle documenten met betrekking tot het octrooi kunnen worden ingezien op het Europees Octrooiregister.

Na bestudering van de argumenten van beide partijen tijdens de oppositieprocedure, heeft de oppositieafdeling besloten het octrooi te herroepen omdat het verleende octrooi meer subject-matter bevat dan de oorspronkelijke ingediende octrooiaanvrage, hetgeen niet is toegestaan volgens Artikel 123 van het Europees Octrooiverdrag (zie ook grond voor oppositie in Artikel 100(c) EOV).

Tegen de beslissing van de oppositieafdeling kan beroep worden ingesteld bij de kamers van beroep (Board of Appeal, Artikel 106 en 108 EOV).

De oppositieafdeling heeft opgemerkt, dat biotechnologische uitvindingen, waaronder die met betrekking tot menselijke embryonale stamcellen, in principe octrooieerbaar zijn onder het Europees Octrooiverdrag (EOV), mits zij nieuw zijn (Artikel 54 EPC) , op uitvinderswerkzaamheid berusten (“inventive step”, Artikel 56 EOV), industrieel toepasbaar zijn (Artikel 57 EOV) en niet uitgezonderd zijn van octrooieerbaarheid onder het EOV (Artikel 53 EOV). Relevant hierbij is de beslissing G 2/06 van de Grote Kamer van Beroep van het EOB (Enlarged Board of Appeal) die aangeeft hoe de uitzonderingen op octrooieerbaarheid onder de EPC inzake stamceltechnologie moeten worden toegepast onder het EOV.

De procedure inzake het Europees octrooi staan los van het parallelle patent dat professor Brüstle in Duitsland heeft verkregen en dat werd gehandhaafd door het Duitse Bundesgerichtshof in november 2012. Hierover is een eerder commentaar op het IE-Forum [IEF 12151] gepubliceerd.

Cees Mulder

HvJ EU 16 april 2013, gevoegde zaken C-274/11 (Spanje tegen Raad) en C-295/11 - dossier, dossier - persbericht.

Eenheidsoctrooi. Machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan krachtens artikel 329, lid 1, VWEU. Beroep tot nietigverklaring wegens onbevoegdheid, misbruik van bevoegdheid en schending van Verdragen. Voorwaarden opgesomd in artikel 20 VEU en de artikelen 326 VWEU en 327 VWEU.

Het Hof van Justitie EU wijst arrest in de zaak Spanje/Italië tegen de Raad van Europa/lidstaten behorende tot nauwere samenwerking op het gebied van eenheidsoctrooibescherming. Spanje en Italië hadden beroep aangetekend tegen de samenwerking tussen 25 lidstaten van de EU aangaande de totstandkoming van een eenheidsoctrooi voor de 25 landen (het unitair octrooirecht). Het Hof concludeert dat de lidstaten hebben voldaan aan alle voorwaarden en de juiste procedure hebben gevolgd inzake de 'nauwere samenwerking'. Er is geen sprake van misbruik van het instrument van nauwere samenwerking.

Beoordeling door het Hof

33      Een handeling is slechts gebrekkig wegens misbruik van bevoegdheid indien zij, op basis van objectieve, relevante en onderling overeenstemmende gegevens, blijkt te zijn vastgesteld voor andere doeleinden dan waarvoor de betrokken bevoegdheid is verleend of om te ontkomen aan een procedure waarin de Verdragen speciaal hebben voorzien om aan de omstandigheden van het geval het hoofd te bieden (zie in die zin arrest van 15 mei 2008, Spanje/Raad, C‑442/04, Jurispr. blz. I‑3517, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34      Met hun middel inzake misbruik van bevoegdheid verwijten het Koninkrijk Spanje en de Italiaanse Republiek de Raad in hoofdzaak dat hij, door de litigieuze nauwere samenwerking toe te staan, het unanimiteitsvereiste van artikel 118, tweede alinea, VWEU niet heeft geëerbiedigd en het verzet van deze twee lidstaten tegen het voorstel van de Commissie voor de talenregeling voor het eenheidsoctrooi terzijde heeft gelegd.

35      Dienaangaande moet worden opgemerkt dat niets in artikel 20 VEU en de artikelen 326 VWEU tot en met 334 VWEU de lidstaten verbiedt onderling nauwere samenwerking aan te gaan in het kader van de bevoegdheden van de Unie die, volgens de Verdragen, met eenparigheid van stemmen moeten worden uitgeoefend. Uit artikel 333, lid 1, VWEU volgt juist dat dergelijke bevoegdheden, wanneer aan de voorwaarden van voormelde artikelen 20 VEU en 326 VWEU tot en met 334 VWEU is voldaan, zich voor een nauwere samenwerking lenen en dat in dat geval, mits de Raad niet heeft bepaald dat met gekwalificeerde meerderheid zal worden beslist, eenparigheid van stemmen zal worden gevormd door enkel de stemmen van de deelnemende lidstaten.

36      Anders dan het Koninkrijk Spanje en de Italiaanse Republiek opmerken geldt bovendien ingevolge de artikelen 20 VEU en 326 VWEU tot en met 334 VWEU de mogelijkheid gebruik te maken van nauwere samenwerking niet enkel voor het geval een of meer lidstaten verklaren nog niet toe te zijn aan deelneming aan wetgevend optreden in de hele Unie. Volgens artikel 20, lid 2, VEU is de situatie waarin nauwere samenwerking gerechtvaardigd is die waarin „de met de nauwere samenwerking nagestreefde doelstellingen niet binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel kunnen worden verwezenlijkt”. De in deze bepaling bedoelde onmogelijkheid kan te wijten zijn aan diverse oorzaken, zoals een gebrek aan belangstelling van een of meerdere lidstaten of de omstandigheid dat de lidstaten, ofschoon zij alle geïnteresseerd zijn in de vaststelling van een regeling op het niveau van de Unie, het niet eens kunnen worden over de inhoud van die regeling.

37      Hieruit volgt dat het besluit van de Raad, nauwere samenwerking toe te staan na te hebben vastgesteld dat het eenheidsoctrooi en de talenregeling daarvoor niet binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel konden worden verwezenlijkt, geen ontwijking van het unanimiteitsvereiste van artikel 118, tweede alinea, VWEU vormt, noch overigens een uitsluiting van de lidstaten die geen gevolg hebben gegeven aan de verzoeken om nauwere samenwerking. Voor zover het bestreden besluit strookt met de voorwaarden van artikel 20 VEU en de artikelen 326 en volgende VWEU – hetgeen in het kader van de overige middelen wordt onderzocht – berust het niet op misbruik van bevoegdheid maar draagt het, nu niet binnen een redelijke termijn een gemeenschappelijke regeling voor de Unie in haar geheel kan worden verwezenlijkt, bij tot het integratieproces.

Hof Den Haag 9 april 2013, HA ZA 08-733 (Sandoz B.V. tegen Leo Pharmaceutical Products LTD A/S)

Uitspraak ingezonden door Peter Burgers en Daan de Lange, Brinkhof.

Octrooirecht. Geneesmiddelen. In geschil is de geldigheid van het octrooi van Leo Pharma en de vraag of Sandoz daarop inbreuk maakt. Leo Pharma brengt onder meer geneesmiddelen op de markt voor de uitwendige behandeling van psoriases met als actief bestanddeel 'calcipotriol', onder andere onder het merk Daivonex. Leo Pharma is houdster van Europees octrooi EP0679154 dat betrekking heeft op een 'Nieuwe kristallijne vorm van een analogon van vitamine D'. Sandoz verkoopt ook geneesmiddelen tegen psoriases, in de vorm van een zalf, die het actieve bestanddeel calcipotriol bevatten. Sandoz heeft aangegeven ook de crème te willen verhandelen in Nederland. Leo Pharma heeft vervolgens inbreukacties ingesteld tegen Sandoz. De rechtbank heeft het octrooi van Leo Pharma geldig bevonden en geoordeeld dat Sandoz hierop inbreuk maakt.

Inventiviteit
Het hof gaat voorbij aan het betoog van Leo Pharma dat de vakman geen volledig polymorfie-onderzoek zou hebben uitgevoerd. Het gaat immers niet om een onderzoek naar alle mogelijke kristallijne vormen van calcipotriol, maar om het zoeken naar een kristallijne vorm die een betere opslagstabiliteit zou hebben. Volgens het hof ontbeert conclusie 1 inventiviteit. De vakman zou zonder uitvinderswerkzaamheid tot de bereiding van calcipotriol monohydraat zijn gekomen. Het in r.o. 14 genoemde bonuseffect, dat calcipotriol monohydraat, anders dan het bekende kristallijne calcipotriol anhydraat, bij wet ball milling geen stabiel schuim vormt, leidt niet tot het oordeel dat het octrooi alsnog als inventief moet worden aangemerkt.

Slotsom
Dit brengt met zich mee dat de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 154 toewijsbaar is. Er is derhalve geen sprake van inbreuk door Sandoz. De vorderingen van Leo Pharma worden alsnog afgewezen. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep.

Inventiviteit
24. Uit het voorgaande volgt dat conclusie 1 naar het oordeel van het hof inventiviteit ontbeert. De vakman zou zonder uitvinderswerkzaamheid tot de bereiding van calcipotriol monohydraat zijn gekomen. Het in rov. 14 genoemde bonuseffect, dat calcipotriol monohydraat, anders dan het bekende kristallijne calcipotriol anhydraat, bij wet ball milling geen stabiel schuim vormt, leidt bij die stand van zaken niet tot het oordeel dat het octrooi alsnog als inventief moet worden aangemerkt (vgl. Guidelines EOB G-VII, 10.2; zo ook het gerechtshof van Turijn (prod. 48 Sandoz), blz 25 en 26).

Slotsom
29. Het voorgaande brengt mee dat de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 154 toewijsbaar is. Bij die stand van zaken behoeft het beroep op niet-nieuwheid en niet-nawerkbaarheid van het octrooi geen beoordeling. Uitgaande van de ongeldigheid van het octrooi is van inbreuk daarop door Sandoz geen sprake. De vorderingen van Leo Pharma dienen dus alsnog te worden afgewezen.

30. Sandoz vordert in haar memorie van grieven tevens voor recht te verklaren dat Leo Pharma onrechtmatig heeft gehandeld door het vonnis waarvan beroep in eerste aanleg ten uitvoer te doen leggen en Leo Pharma te veroordelen tot een vergoeding van de schade die Sandoz daardoor heeft geleden. In haar memorie van grieven onder 16 licht Sandoz deze vorderingen aldus toe dat zij haar calcipotriol houdende zalf sinds de tenuitvoerlegging van het vonnis niet meer op de Nederlandse markt heeft kunnen brengen. Leo Pharma heeft de betreffende stelling en vorderingen niet bestreden, althans niet anders dan door aan te voeren dat het vonnis juist is. Nu het hof daar anders over oordeelt en voorts aannemelijk is dat Sandoz door de tenuitvoerlegging van het vonnis schade heeft geleden, zal het hof de vorderingen toewijzen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 april 2013, zaaknummer C/09/438181 / KG ZA 13-220 (XINGRAPHICS tegen AFGA Graphics NV)

Zie eerder o.a. IEF 12291. Geen opheffing van gelegde beslagen. Agfa is houdster van het Nederlandse deel van Europees octrooi EP 0 823 327 voor een “Method for making positive photosensitive lithographic printing plate”. Terwijl de procedure aanhangig is, heeft Agfa conservatoir (derden)beslag tot afgifte gelegd op partijen FITplaten. Xingraphics vordert opheffing van de gelegde beslagen op de FIT-, Primus dan wel digitale printplaten.

Gelet op de door het hof gegeven verklaring voor recht van indirecte inbreuk door Xingraphics en het bevel tot afgifte van de FIT-platen waarmee die inbreuk plaatsvindt, kan voorshands niet gezegd worden dat het door Agfa ingeroepen recht ondeugdelijk voorkomt. De vordering wordt afgewezen.

4.11. Iets anders is hoe de bewoordingen ‘alle genoemde FIT-platen’ moeten worden uitgelegd. Gelet op de overwegingen en het dictum van het hof (vgl. 2.7. en 2.8.) dient het bevel naar voorlopig oordeel zo te worden begrepen dat het (anders dan het ruimer geformuleerde verbod) beperkt is tot afgifte van de FIT-, FIT X-tra-, FIT Melior- en FIT X-tra Melior-platen, welke ook in de appelprocedure voor lagen. Zoals het hof - ‘om misverstanden te voorkomen’ - overwoog hebben de toe te wijzen vorderingen uitsluitend betrekking op het grondgebied van Nederland en berusten zij op indirecte octrooiinbreuk. Dit is het gevolg van de beperkte territoriale werking van de in artikel 73 Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding en het gebruik van die middelen voor toepassing van de uitvinding (namelijk: in Nederland). Alle grensoverschrijdende ‘inbreuk’ blijft dan ook buiten schot, wat, om met Huydecoper/Van Nispen te spreken2, aanzienlijke mogelijkheden voor ontduiking van deze regeling schept.

4.12. Hier wringt ook de schoen. Het is in het beperkte kader van dit kort geding, waarin geen plaats is voor nadere bewijsvoering, niet goed mogelijk te treden in de juistheid van Xingraphics’ (eerst in dit geding geponeerde) stelling dat de door Hudig gehouden platen (die eigendom zijn van Xingraphics) niet in Nederland maar uitsluitend daarbuiten zijn aangeboden en/of geleverd (zodat daarmee geen indirecte inbreuk is gemaakt en aldus niet onder het bevel tot afgifte zouden vallen), welke stelling door Agfa gemotiveerd wordt betwist. Dat Xingraphics dit standpunt in de bodemprocedure - zowel in eerste aanleg als appel - niet heeft ingenomen, terwijl zij nota bene, zoals Agfa naar voren heeft gebracht, in een eerdere vordering tot opheffing (vgl. 2.4.) wél heeft betoogd dat de bij Atece én Hudig gelegde beslagen ertoe leidden dat de levering van FIT-platen in Nederland per direct werd ‘lamgelegd’, komt ongerijmd voor en lijkt vooralsnog mogelijk een aanwijzing van het tegendeel te zijn.

4.14. Hoe dit alles ook zij, in het kader van de in dit geding te maken belangenafweging is de voorzieningenrechter, gelet op het feit dat de in het arrest bepaalde termijnen voor opgave en afgifte binnen afzienbare tijd verstrijken en niet kan worden uitgesloten dat het door Agfa geschetste gevaar van frustratie van het bevel tot afgifte zich inderdaad zal voordoen, van oordeel dat het belang van Agfa bij handhaving van de status quo aanzienlijk zwaarder weegt dan het door Xingraphics gestelde belang. Onder die omstandigheden is het bepaald aangewezen dat het beslag in ieder geval tot de voor opgave van informatie en afgifte in het arrest bepaalde termijnen zijn verstreken vooralsnog blijft liggen op de bij Hudig aangetroffen partij platen.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 21 maart 2013, C-170/13 / Aktenzeichen 4b O 104/12 (Huawei tegen ZTE) - dossier

Prejudiciële vragen gesteld door Landgericht Düsseldorf, Duitsland.

Octrooirecht. Het HvJ EU wordt gevraagd of een octrooihouder van een Standaard Essentieel Octrooi die tegenover een standariseringsorganisatie zijn medewerking heeft toegezegd iedere derde een FRAND-licentie toe te bedelen, misbruik maakt van zijn monopoliepositie wanneer hij tegenover een inbreukmaker een rechterlijk oordeel te gelde maakt, hoewel de inbreukmaker zich bereid heeft verklaard over een licentie te onderhandelen.
Of...
Er misbruik van de monopoliepositie eerst dan is aan te nemen, wanneer de inbreukmaker de octrooihouder een onvoorwaardelijke aanvaarding voor het afsluiten van een licentie heeft aangeboden, welke de octrooihouder niet mag afwijzen zonder dat de inbreukmaker onredelijk wordt verhinderd of zonder inbreuk te maken op het discrimineringsverbod. En de inbreukmaker, in afwachting van de nog af te geven licentie voor de al begane gebruikershandelingen, de contractsverplichtingen al vervuld heeft.

1) Maakt de houder van een standaard-essentieel octrooi die tegenover een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn elke derde een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een stakingsvordering heeft ingesteld, hoewel de inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie, of is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de houder van het standaard-essentiële octrooi een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op ongeoorloofde wijze te belemmeren of het discriminatieverbod te schenden, en de inbreukmaker vooruitlopend op de te verlenen licentie voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?
2) Voor zover misbruik van machtspositie reeds als gevolg van de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen dient te worden aangenomen: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan de bereidheid tot onderhandelen? Kan een dergelijke bereidheid in het bijzonder reeds worden verondersteld wanneer de inbreukmaker louter op algemene wijze (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker reeds aan het onderhandelen zijn, waarbij hij bijvoorbeeld concrete voorwaarden vermeldt waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst af te sluiten?
3) Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst is overgelegd: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan dit voorstel? Moet het voorstel alle bepalingen bevatten die gewoonlijk zijn opgenomen in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied? Mag in het bijzonder het voorstel worden gedaan op voorwaarde dat het standaard-essentiële octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?
4) Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentieovereenkomst:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die worden verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker met name gehouden, met betrekking tot vroeger gebruik inzage in de boeken te geven en/of royalty’s te betalen? Kan een verplichting tot betaling van royalty’s in voorkomend geval ook worden nagekomen door middel van het stellen van een zekerheid?
5) Gelden de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een standaard-essentieel octrooi aangenomen dient te worden, ook voor het instellen van de andere vorderingen (inzage in de boeken, terugroeping van producten, schadevergoeding) wegens octrooi-inbreuk?

Hof Den Haag 2 april 2013, LJN BZ5654 (Boston Scientific Scimed Inc. tegen Medinol en OrbusNeich)

Zie eerder IEF 11123. Octrooirecht. Geldigheid van EP0591199 (ballonkatheter; het Keith-octrooi) in de door het EOB beperkte vorm. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover in reconventie gewezen en verstaat dat de vernietiging betreft het Nederlandse deel van het Europees Octrooi, zoals centraal beperkt door het Europees Octrooibureau. Het hof zal de kosten van OrbusNeich - gevoegd na cassatie [red. IEF 11123] - dan ook begroten met toepassing van het liquidatietarief.

15. (...) Het hof is evenwel van oordeel dat - zoals ook besloten ligt in de opinie van De Vries - de gemiddelde vakman de door De Vries genoemde verbindingsoptie reeds op basis van zijn algemene vakkennis, in combinatie met de Enger-aanvrage waarvan hij uitging, zou toepassen. Maatregel b. is dus op zichzelf niet inventief.

16. Ook maatregel c. acht het hof niet inventief. Het hof is op gelijke gronden als vermeld in rov. 11.1 van arrest I van oordeel dat op de prioriteitsdatum de onderkenning van een 'knakrisico' - in arrest I wordt gesproken van 'knikken', maar daarmee wordt, voor zover het gaat om de situatie buiten het lichaam, niet iets anders bedoeld - bij katheters die een stijve hypotube combineren met een flexibel distaal deel voor de gemiddelde vakman voor de hand lag. Tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort - en behoorde ook op de prioriteitsdatum - dat bij elke combinatie van een stijf (metalen) deel met een flexibel deel een gevaar van 'knakken' op de overgang van het stijve naar het flexibele deel bestaat. De mogelijkheid dat de gemiddelde vakman het 'knakken' tijdens het oprijgen van de katheter niet zou opmerken, zoals Boston Scientific betoogt, doet daaraan niet af. De gemiddelde vakman zou op enig moment bemerken dat de katheter niet goed functioneert. Op grond van zijn algemene vakkennis zou hij dit toeschrijven aan een afsluiting als gevolg van een beschadiging door een 'knak' ter hoogte van de stijfheidsovergang. Op de gronden vermeld in rov. 11.2 van arrest I is het hof van oordeel dat de maatregel om het knakrisico op de stijfheidsovergang te ondervangen door toepassing van een overgangsgedeelte met tussenstijfheid voor de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis voor de hand lag.

19. Uit het voorgaande volgt dat de maatregelen b. en c. los van elkaar op inventiviteit dienen te worden beoordeeld. In de rov. 15 en 16 is het hof reeds tot de conclusie gekomen dat geen van beide berust op uitvinderswerkzaamheid.

20. Op grond van het voorgaande acht het hof conclusie 1 (zoals beperkt), uitgaande van de Enger-aanvrage, niet inventief. Dat, zoals Boston Scientific stelt, de katheter volgens het Keith-octrooi een groot commercieel succes is, maakt dat niet anders. De (deels beperkte) volgconclusies, afhankelijk van conclusie 1 (zoals beperkt), acht het hof eveneens niet geldig, nu OrbusNeich de inventiviteit ervan gemotiveerd heeft betwist en Boston Scientific dit niet heeft weersproken. Bij deze stand van zaken behoeven de overige aangevoerde nietigheidsbezwaren geen bespreking meer. Dit betekent dat de grieven falen en dat de rechtbank, oordelend in reconventie, terecht is overgegaan tot vernietiging van "het Nederlandse deel van Europees octrooi 0.591.199". Om elk misverstand te vermijden zal het hof aan de bekrachtiging van dat oordeel toevoegen dat het thans gaat om bedoeld octrooi, zoals dat luidt na de centrale beperking daarvan door het EOB.

21. Nu het cassatieberoep geen betrekking had op de beslissing van het hof in conventie, is die beslissing niet gecasseerd en zal het dictum derhalve uitsluitend betrekking hebben op de reconventie.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 29 maart 2013, zaaknr. C/15/199428 / KG ZA 13-13 (TTP Concept in Style tegen Lékué)

Uitspraak ingezonden door Klaas Bisschop en Tim Iserief, Hogan Lovells.

Als randvermelding. Distributieovereenkomst wordt opgezegd vanwege het voeren van concurrerende producten die IE-inbreuk maken.

TTP distribueert op basis van een mondelinge overeenkomst artikelen van Lékué op de Nederlandse markt. Lékué zegt de distributieovereenkomst met onmiddellijke ingang op, omdat TTP artikelen van een concurrerend merk verkoopt en deze "inbreuk maken op een patentrecht van Lékué". Omdat partijen een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten die niet voorziet in een regeling voor opzegging en de wet er niet in voorziet, is een overeenkomst in beginsel opzegbaar. Lékué heeft ernstige bezwaren tegen de producten van Silicone Zone, omdat zij - aldus Lékué - haar artikelen namaakt en inbreuk maakt op haar IE-rechten.

TTP c.s. stellen dat via de website weliswaar de lijst van producten van Silicone Zone te downloaden is, maar dat zij niet al die producten verkoopt, maar uitsluitend de gadgetachtige artikelen. De indruk wordt gewekt dat alle artikelen op de lijst besteld kunnen worden. Het is niet onbegrijpelijk dat Lékué geen vertrouwen meer heeft in TTP als professionele distributeur. De gevraagde voorzieningen (nakoming van de distributieovereenkomst) wordt geweigerd.