Octrooirecht  

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-414/11 (Daiichi Sankyo, Sanofi-Aventis tegen DEMO) - dossier

1) Artikel 27 van de [TRIPs], valt onder de gemeenschappelijke handelspolitiek.
2) Artikel 27 van de [TRIPs] moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer er geen sprake is van een afwijking op grond van de leden 2 en 3 van dat artikel, voor de uitvinding van een farmaceutisch product, zoals de werkzame chemische verbinding van een geneesmiddel, onder de voorwaarden van lid 1 van dat artikel een octrooi kan worden verleend.
3) Een octrooi dat is verkregen naar aanleiding van een aanvraag waarmee de uitvinding wordt geclaimd van zowel de wijze van vervaardiging van een farmaceutisch product als van dit farmaceutisch product als zodanig, maar dat enkel voor die wijze van vervaardiging is verleend, moet niet op grond van de voorschriften van de artikelen 27 en 70 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom worden geacht de uitvinding van dat farmaceutische product te beschermen vanaf de inwerkingtreding van die overeenkomst.

Gestelde vragen:
1)      Valt artikel 27 van de Trips-overeenkomst, dat het kader van de octrooibescherming afbakent, onder een sector waarvoor de lidstaten primair bevoegd blijven? Zo ja, staat het de lidstaten vrij, aan te nemen dat die bepaling rechtstreekse werking heeft, en kan de nationale rechter die bepaling rechtstreeks toepassen onder de voorwaarden die in zijn eigen wettelijke regeling worden gesteld?

2)      Kunnen, volgens artikel 27 van de Trips-overeenkomst, chemische en farmaceutische producten het voorwerp van een octrooi vormen op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen daarvan, en zo ja, welke is de omvang van de bescherming daarvan?

3)      Genieten, volgens de artikelen 27 en 70 van de Trips-overeenkomst, de onder het voorbehoud van artikel 167, lid 2, van het [EOV] vallende octrooien die vóór 7 februari 1992, dus vóór de inwerkingtreding van die overeenkomst, zijn verleend en betrekking hebben op de uitvinding van farmaceutische producten, doch wegens dat voorbehoud alleen de wijze van vervaardiging van die producten beschermen, de bescherming waarin de Trips-overeenkomst voor alle octrooien voorziet, en zo ja, welke zijn de omvang en het voorwerp van die bescherming? Met andere woorden, zijn vanaf de inwerkingtreding van die overeenkomst ook de farmaceutische producten zelf beschermd of blijft de bescherming alleen gelden voor de wijze van vervaardiging van die producten, of moet een onderscheid worden gemaakt naargelang van de inhoud van de octrooiaanvraag, namelijk naargelang uit de beschrijving van de uitvinding en daarop betrekking hebbende conclusies blijkt dat de aanvraag erop was gericht bescherming te krijgen voor een product, voor een wijze van vervaardiging of voor beide?

Rechtbank Amsterdam 10 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4300 (Memon Bionic Instruments tegen Tros)
Uitspraak mede ingezonden door Remco Klöters, Van Kaam advocaten.
Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Gebrauchsmuster. Intrekking octrooiaanvraag. De uitzending van Tros Radar van 7 november 2011 over “celstress” is niet onrechtmatig. Tros mocht op basis van de mededelingen van de door haar geraadpleegde deskundigen en het uitgevoerde onderzoek in die uitzending tot de conclusie komen dat het (nog) niet mogelijk is gebleken de effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid van mensen (“celstress”) te meten en dat de dure pro­duc­ten die Memon tegen “celstress” aanbiedt, Transformers of Memonizers, geen werking hebben.

Memon wijst ter ondersteuning van de werking op de inschrijving van het Duitse Gebrauchsmuster, daaraan hoeft Tros evenmin gewicht toe te kennen. Bij de inschrijving van een Gebrauchmuster hoeft de werking van het desbetreffende product immers niet (wetenschappelijk) onafhankelijk te zijn vastgesteld. Dat Memon ervoor heeft gekozen haar eerdere octrooiaanvraag in te trekken, omdat zij geheim wil houden hoe de (schadelijke) informatie feitelijk op het kwartszand wordt opgeslagen, komt voor haar rekening.

Tros legt een misstand bloot en zij is daarbij niet onzorgvuldig te werk gegaan. Begrijpelijk is dat Memon het gebruik van de termen “wonderstekkerdoos”, “tover­doos” en “bak met zand” als aanduiding voor haar product denigrerend heeft opgevat. Het staat een persorgaan echter in zekere mate vrij te overdrijven en/of te provoceren. De rechter behoort, in het belang van de persvrijheid, gepaste afstand te houden. Het gaat hier om het aan de kaak stellen van een misstand waarvoor voldoende feitelijke grondslag bestond. Gelet daarop had Tros de vrijheid - en kon zij het als haar maatschappelijke taak beschouwen - om het publiek te informeren.

2.2. Memon heeft voor haar producten aanvankelijk een Europees octrooi aangevraagd. Ten name van [B] is voor een van de Memon-producten onder nummer DE 203 16 897 U1 een zogenoemd Gebrauchsmuster ingeschreven dat op 4 maart 2004 door het Duitse Patent- und Merkenamt is ingeschreven en op 8 april 2004 is gepubliceerd.

Steun in de feiten: de Memon producten hebben geen werking
4.10. De rechtbank volgt Memon niet in haar betoog dat Tros onzorgvuldig heeft gehandeld. Het staat Tros vrij om eigen onderzoek te laten verrichten door deskundigen en Tros mag daarbij voorbij gaan aan onderzoeksresultaten die door Memon zelf ter beschikking zijn gesteld. Overigens geldt dat de door Memon in het geding gebrachte onderzoeksresultaten grotendeels zien op onderzoeken verricht na de uitzending van 7 november 2011, zodat reeds om die reden met de resultaten geen rekening gehouden kon worden. Ook gaat het niet om publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, zoals ter comparitie door [C] is verklaard, zodat Tros daar geen gewicht aan behoefde toe te kennen, in achtgenomen dat het onderzoek betreft dat op verzoek van Memon zelf is uitgevoerd. Voor zover Memon ter ondersteuning van de werking van haar producten nog heeft gewezen op de inschrijving van het Gebrauchsmuster (zie hiervoor onder 2.2) hoefde Tros daaraan evenmin gewicht toe te kennen. Bij de inschrijving van een Gebrauchmuster hoeft de werking van het desbetreffende product immers niet (wetenschappelijk) onafhankelijk te zijn vastgesteld. De omstandigheid dat Memon naar zij stelt ervoor heeft gekozen haar eerdere octrooiaanvraag in te trekken, omdat zij geheim wil houden hoe de (schadelijke) informatie feitelijk op het kwartszand wordt opgeslagen, komt voor haar rekening. (...)

4.11. De rechtbank is van oordeel dat Tros, nu, zoals hiervoor overwogen, de deskundigheid van [K] vast staat, ervan uit mocht gaan dat diens conclusie gefundeerd was. Tros heeft haar uitlating dat de Memon producten geen werking hebben daarom op de conclusies van [K] mogen baseren en deze is niet onrechtmatig. Memon heeft tenslotte bewijs aangeboden van haar stelling dat haar producten wel werken, maar dat bewijsaanbod wordt gepasseerd. Ook als uit aanvullend onderzoek zou volgen dat de producten van Memon de door haar gestelde werking zouden hebben, maakt dat de uitzending van 7 november 2011 niet onrechtmatig.

De door Tros gehanteerde werkwijze
Verborgen camera en opnemen telefoongesprekken
4.12. Memon heeft gesteld dat onbegrijpelijk en disproportioneel is dat Tros gebruik heeft gemaakt van verborgen camera’s en heimelijk opgenomen telefoongesprekken. Gezien de openheid van Memon en de bereidwilligheid om openheid van zaken te geven is het grijpen naar deze middelen een inbreuk op de privacy van de betrokkenen die in geen verhouding staat met de belangen van de Tros, aldus Memon.

4.13. De rechtbank acht het gebruik maken van verborgen camera-apparatuur en het opnemen van telefoongesprekken buiten medeweten van [F] en [G] in dit geval niet onaanvaardbaar. Ten aanzien van de telefoongesprekken overweegt de rechtbank dat het gaat om zakelijke telefoongesprekken, namelijk ten behoeve van het maken van een afspraak voor het uitvoeren van een celstress-meting. Memon heeft niet concreet gesteld op welke onderdelen van deze zakelijke gesprekken sprake is van een schending van de privacy van de daarbij betrokken personen. Ten aanzien van de verborgen camera-opnamen heeft Tros uiteengezet dat alleen met een verborgen camera goed inzicht kan worden gegeven in de wijze waarop er getest wordt bij consumenten thuis en hoe de producten van Memon aan de man worden gebracht. Hierin heeft Tros naar het oordeel van de rechtbank aanleiding kunnen zien gebruik te maken van een verborgen camera. Niet is gebleken dat Tros haar doel op een andere wijze had kunnen verwezenlijken dan door het gebruik van de verborgen camera, zoals zij heeft gedaan. Het onherkenbaar maken van de betrokken personen, doordat hun gelaat gewiped is, acht de rechtbank evenmin onzorgvuldig. Tros heeft dit heeft gedaan in het belang van de privacy van de betrokken personen.

Hoor en wederhoor
4.14. Memon heeft gesteld dat Tros het beginsel van hoor en wederhoor niet op juiste wijze heeft toegepast. Wederhoor heeft alleen voor de vorm plaatsgevonden. Memon heeft in het interview niet adequaat kunnen reageren omdat Tros niet alle informatie waarover zij beschikte heeft verstrekt. Tros heeft bovendien de uitspraken van Memon over hoe men het effect van de Memonizer kan meten niet uitgezonden, aldus Memon.

4.15. Voorop staat dat een persorgaan in beginsel een (rechts)persoon die op nadelige wijze in het nieuws komt een weerwoord dient te bieden. Dit heeft Tros ook gedaan. De omstandigheid dat Memon bij die gelegenheid niet tot in alle details is geïnformeerd over het door Tros uitgevoerde onderzoek, kan er niet aan af doen dat Memon met kern van de door de Tros getrokken conclusies is geconfronteerd en in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren. Van deze gelegenheid heeft Memon ook gebruik gemaakt. Anders dan Memon stelt, is daarbij wel aandacht geweest voor de stelling van Memon dat de werking van haar producten niet met een frequentiemeting kan worden aangetoond. Tros heeft immers de daartoe strekkende zin uit de e-mail van [C] (zie hiervoor onder 2.5) in de uitzending getoond. Ook heeft Tros aandacht besteed aan het standpunt van Memon hoe het effect van de Memon producten gemeten kan worden. Uitgezonden wordt immers dat [C] zegt dat Memon niet op frequentiesterktes werkt en niet op de straling, maar op de gevolgen van de straling en dat dit te meten is op de luchtkwaliteit en op mensen zelf. De conclusie luidt dan ook dat Tros niet in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor heeft gehandeld.

Presentatie uitlatingen
4.16. Begrijpelijk is dat Memon het gebruik van de termen “wonderstekkerdoos”, “toverdoos”, “bak met zand” en de opmerkingen “je kunt net zo goed een bakje zand uit de zandbak van je kinderen scheppen” en “flauwekul” en als denigrerend heeft opgevat. Daar staat echter tegenover dat het recht op de vrijheid van meningsuiting met zich brengt dat het een persorgaan in zekere mate vrij staat te overdrijven en/of te provoceren. De rechter behoort, in het belang van de persvrijheid, gepaste afstand te houden. Het gaat hier om het aan de kaak stellen van een misstand waarvoor voldoende feitelijke grondslag bestond. Gelet daarop had Tros de vrijheid - en kon zij het als haar maatschappelijke taak beschouwen - om het publiek te informeren. Het in de uitzending gebruiken van de genoemde termen en opmerkingen acht de rechtbank niet zodanig ernstig dat daarmee de grenzen van de maatschappelijke zorgvuldigheid zijn overschreden.

Hieronder een overzicht van een elftal recent gepubliceerde uitspraken in Duitse procedures, KluwerPatentBlog.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 19 February 2013, Kluwer Patent Blog (Wundverband)
by Anja Petersen Hoffmann Eitle , for Kluwer Patent Cases. If the patentee has granted an exclusive license after filing an infringement action, an exclusive licensee is (in part) a legal successor of the patentee. Therefore, as long as the patentee’s claims are pending at another German court, the exclusive licensee has no right to sue with regard to the same subject matter due to the force of res judicata of the judgment against the legal successor and the lis pendens rule. The final decision against the patentee will have binding effect against the licensee as well.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 15 January 2013, Kluwer Patent Blog (Messelektronik fuer Coriolisdurchflussmesser)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases. The Federal Court of Justice held that under the specific circumstances of the case it was likely that a service manual regarding flow meter technology had been available to third parties. The Court considered as decisive the agreement between the party supplying the manual and the recipient. According to the Court it is relevant whether the parties agreed upon confidentiality either expressly or implicitly or whether it was to be expected under the circumstances that the recipient would keep the information confidential.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 5 February 2013, Kluwer Patent Blog (Genveraenderungen)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases. According to the law on employee inventions, the inventor is entitled to information about all income generated by the employer from third parties in exploiting the invention. This information is the basis for claims of the employees against the employer for compensation. The Court confirmed the decisions of the lower courts and held that the income of the employer comprises all financial benefits related to the employees’ invention and its exploitation. This includes not only payments made to the employer but also other benefits such as patent protection.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 18 December 2012, Kluwer Patent Blog (Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases. Regarding the question whether costs for double representation of a party by a patent attorney and an attorney-at-law are reimbursable the Court held that these costs are to be reimbursed at least in a situation where parallel infringement proceedings concerning the same patent are pending before a civil court and in which the same party or an affiliate of that party is involved.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 19 July 2012, Kluwer Patent Blog (Take Five)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases. In an earlier decision (BGH M2Trade), the Court held that the termination of the main license agreement does not automatically lead to a termination of the sublicense. It remains in force when the main license is terminated for reasons such as a mutual agreement of the main licensor and the main licensee who is also the sub-licensor. The Court applied this principle in the present case in which the license was exclusive. According to the Court, the interests of the sub-licensee were to prevail over the interests of the main licensor.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 19 July 2012, Kluwer Patent Blog (M2Trade)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases. Although the right of the main licensee to use the invention automatically fell back to the licensor upon the licensee’s insolvency, the Court held that the sublicensee enjoys protection of succession and that the sublicense continued to exist despite the termination of the main license.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 24 July 2012, Kluwer Patent Blog (Leflunomide)
by Thorsten Bausch Hoffmann Eitle and Bernd Kröger, Kluwer Patent Blog. A combination of two pharmaceutical ingredients, i.e. leflunomide and teriflunomide is to be considered obvious if the person skilled in the art uses an obvious process to obtain leflunomide that automatically results in – even with a certain delay – both components due to a chemical reaction.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 23 October 2012, Kluwer Patent Blog (Sachverstaendigenablehnung VI)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases. The Court held that a lack of impartiality of a court-appointed expert can be assumed if the expert maintains a close economic relationship with one of the parties. This is not necessarily so where the expert was engaged by a third party that maintains a consulting relationship with one of the parties.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 20 November 2012, Kluwer Patent Blog (Fuehrungsschiene)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases. This decision deals with a court order to obtain an expert opinion in a nullity appeal proceeding subject to the new procedural rules that apply to nullity actions filed since October 1, 2009. Due to revised rules in nullity appeal proceedings, as a general rule, the appeal court shall decide on legal questions only, and not questions of fact such as expert opinions. However, the Court held that regarding facts relevant for novelty or inventive step it, the appointment of a court expert to clarify the factual background is still admissible, even if the relevant facts were already a subject in the first instance proceedings.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 28 August 2012, Kluwer Patent Blog (Fahrzeugwechselstromgenerator)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases. The Appeals Court held that an argument that was not raised in first instance proceedings, shall not be considered a new matter, and consequently be dismissed, if it only further specifies or clarifies the line of argumentation in first instance. On the other hand, f the plaintiff refers to the specifics of a technical teaching disclosed in prior art for the first time at the appeal stage in order to support a nullity attack, it shall be considered a new matter, even if this prior art was already filed in first instance.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 13 November 2011, Kluwer Patent Blog (Diglycidverbindung (Diglycidyl Compounds))
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases. Under the doctrine of equivalents, a patent does not convey protection for all options disclosed in the broader patent description if these options are not specifically included in the patent claims.

Kamer van Beroep interlocutory decision of 8 July 2013, zaak T83/05 (Broccoli 2)
Met samenvatting van Cees Mulder, Maastricht University.
Zowel in de ‘Broccoli’ zaak (T 83/05) als in de ‘Tomato’ casus (T 1242/06) hebben de Kamers van Beroep (Boards of Appeal; BoA) die deze zaken behandelen, vragen voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep (Enlarged Board of Appeal; Enl.BoA). De Enl.BoA heeft die beide zaken samengevoegd tot één beslissing: G 2/07 (geconsolideerd met G 1/08). Daarna is er iets uitzonderlijks gebeurd: de BoA in de ‘Tomato’ casus heeft aanvullende vragen gesteld aan de Grote Kamer van Beroep (‘interlocutory decision’ van 31 mei 2012). Een tweede verwijzing naar de Enl.BoA in dezelfde zaak door een BoA was nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van het Europees Octrooiverdrag. Deze verwijzing naar de Enl.BoA heeft G 2/12 als nummer gekregen en wordt aangeduid als ‘Tomato 2’. Zie eerder bericht hierover op het IE Forum.nl

En nu heeft de Board of Appeal die de ‘Broccoli’ zaak behandelt hetzelfde gedaan: ook in deze casus zijn aanvullende vragen gesteld aan de Enl.BoA (9 juli 2013) – zie zaak T83/05. Deze verwijzing ‘Broccoli 2’ zal waarschijnlijk in het systeem worden aangeduid met G 2/13. Het Europees Octrooibureau heeft over deze verwijzing door de BoA een bericht geplaatst op de nieuwspagina.

Het is goed mogelijk dat de Enl.BoA de twee verwijzingen weer consolideert tot één beslissing.

De gestelde vragen:

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts?

2. In particular:
(a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants?
(b) Is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?

3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the production conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the producion of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?

4. Is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded proces?

Rechtbank Den Haag 10 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11312 (Rovi tegen Ziggo)
Rovi houdt zich bezig met de ontwikkeling van digitale entertainmentproducten voor de televisiemarkt en beschikt over een uitgebreide octrooiportefeuille op dit terrein, waaronder EP 0 775 417 voor een elektronisch programmagids-systeem (hierna: EPG-systeem). De rechtbank is van oordeel dat het octrooi zoals verleend nietig is vanwege toegevoegde materie. De rechtbank stelt Rovi in de gelegenheid een concreet hulpverzoek te doen.

Toegevoegde materie
4.4. De rechtbank is van oordeel dat het octrooi zoals verleend nietig is vanwege toegevoegde materie. Daartoe wordt als volgt overwogen.
4.25. Rovi heeft in voetnoot 6 van haar conclusie van antwoord in reconventie opgemerkt dat als de rechtbank zou menen dat conclusie 1 slechts in stand kan blijven wanneer een of meer van de maatregelen A t/m D daaraan zou worden toegevoegd, nog steeds sprake is van inbreuk. De rechtbank leest daarin een (impliciet) (hulp)verzoek om conclusie 1 onder toevoeging van maatregelen A t/m D in stand te houden. Ziggo heeft niet bestreden dat daarmee aan de toegevoegde materie bezwaren tegemoet wordt gekomen en daar geen inhoudelijke (geldigheids)verweren tegen aangevoerd8. Aldus kan naar het oordeel van de rechtbank conclusie 1 in aangepaste vorm in stand blijven. Rovi zal in de gelegenheid worden gesteld daartoe bij akte een concreet hulpverzoek te doen.

Nieuwheid
4.26. Ziggo heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat EP 417 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid omdat zowel WO 640 als US 415 alle kenmerken van EP 417 (expliciet dan wel impliciet) openbaren.
4.31. Derhalve komt aan het kenmerk ‘electronic television programming guide system’ wel degelijk een zelfstandige betekenis toe en kan dit kenmerk in het kader van de beoordeling van de nieuwheid niet worden weggeredeneerd, zoals Ziggo doet. Nu niet ter discussie is dat WO 640 noch US 415 een electronic programming guide, in de zin die de gemiddelde vakman daaraan toekent openbaart, is EP 417 nieuw ten opzichte van die publicaties.

Inventiviteit
4.32. Ziggo heeft verder aangevoerd dat EP 417 niet inventief is gelet op WO 640, US 415, US 579 of US 711.
4.39. De rechtbank concludeert op grond van het voorgaande dat de door Ziggo aangevoerde inventiviteitsbezwaren moeten worden verworpen.

Inbreuk
4.40. Ziggo heeft bestreden dat zij inbreuk maakt op EP 417. Zij stelt zich op het standpunt dat de door haar aangeboden set top boxen niet voldoen aan kenmerken 1.6(a) en 1.8 en in het bijzonder 1.1 van conclusie 1 (zie r.o. 2.6 hiervoor). Daartoe voert zij aan dat kenmerk 1.1 vereist dat ‘de televisie-ontvanger’ is voor het weergeven van een veelheid van televisieprogramma’s. De set top boxen kunnen niet als ‘televisie-ontvanger’ worden aangemerkt, omdat deze geen beeldscherm hebben en dus ook geen televisieprogramma’s weergeven.

4.41. Dat standpunt wordt verworpen. Conclusie 1 vereist niet dat het onder bescherming gestelde EPG systeem is geïmplementeerd in de televisie-ontvanger, maar dat dit wordt gebruikt in samenhang met een televisie-ontvanger (“for use in connection with a television receiver”). Een EPG systeem dat is opgenomen in een set top box die in verbinding staat met een televisie-ontvanger (waarmee blijkens de beschrijving een televisietoestel wordt bedoeld) en ook overigens voldoet aan de kenmerken van conclusie 1 – zoals het geval is bij de door Ziggo aangeboden set top boxen, naar Rovi onweersproken heeft gesteld – vallen derhalve evenzeer onder de beschermingsomvang van conclusie 1.

Slotsom
4.42. De rechtbank zal Rovi in de gelegenheid stellen een concreet hulpverzoek te doen, met inachtneming van hetgeen in dit vonnis is overwogen (zie ook r.o. 4.25). Voorts zal de rechtbank Ziggo in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten over de gestelde inbreuk op EP 417, uitsluitend gelet op conclusie 1 zoals die volgens het hulpverzoek van Rovi zou komen te luiden, derhalve uitsluitend in reactie op hetgeen Rovi daarover in noot 6 van haar conclusie van antwoord in reconventie heeft opgemerkt en met inachtneming van hetgeen de rechtbank reeds heeft overwogen over de overige inbreuk argumenten en het daartegen gevoerde verweer.

4.43. Vervolgens zal Rovi in de gelegenheid worden gesteld bij antwoordakte uitsluitend daarop te reageren.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:11312 (pdf)
HA ZA 12-160 (afschrift)

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 juli 2013, KG ZA 13-179 (Orbus tegen Boston Scientific)
Uitspraak ingezonden door Mark van Gardingen, Richard Ebbink, Rik Lambers en Jan Pot, Brinkhof N.V..
OrbusNeich ontwikkelt, produceert en distribueert stents (vaatwandondersteuning) en is houdster van EP 1 341 482, Orbus heeft een exclusieve licentie. Na de oppositieprocedure is de octrooibeschrijving aangepast. De Duitse rechter heeft bij beslissing Boston Scientific een inbreukverbod op het Duitse deel opgelegd. Boston Scientific bestrijdt de inventiviteit van de geclaimde stent met de door Brown geopenbaarde stent-configuraties die bestaan uit zigzag-ringen. Brown - van Boston Scientific zelf afkomstige internationale octrooiaanvrage - openbaart ook de verdeling van connectoren over de stent.

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat de vakman zou kiezen voor de door Boston Scientific geschetste 5-3-5-3-variant, omdat hij daarmee de meest uniforme ondersteuning van de vaatwant zou bereiken. De keuze voor de 7-1-7-1-variant zou daarentegen leiden tot openingen die Brown juist wil vermijden.

4.15. Orbus bestrijdt niet de stelling van Boston Scientific dat de vakman slechts twee reële mogelijkheden zou hebben, (...). Daargelaten of , zoals Boston scientific aanvoert, niet beide mogelijkheden ieder voor zich voor de hand liggen en reeds om die reden niet inventief zijn, acht de voorzieningenrechter dat zo zijnde voorshands aannemelijk dat de vakman inderdaad al op grond van zijn algemene vakkennis zou kiezen voor de door Boston Scientific geschetste 5-3-5-3-variant omdat hij daarmee de meest uniforme ondersteuning van de vaatwant, de stent-to-vessel ratio, zou bereiken. De keuze voor de 7-1-7-1-variant zou daarentegen leiden tot openingen (gaps) zoals hiervoor onder 4.5.3 afgebeeld. die Brown nu juist wil vermijden. Met de keuze voor de 5-3-5-3-variant zou de vakman komen tot een stent waarin ook kenmerken (...) zijn aan te wijzen.

4.16. Gezien het voorgaande moet, daargelaten wat Boston Scientific overigens over de geldigheid van het octrooi heeft opgemerkt, worden geoordeeld dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi in een bodemprocedure zal worden vernietigd of in hoger beroep in de oppositieprocedure zal worden herroepen. De gevorderde voorzieningen dienen bij die stand van zaken te worden afgewezen, met veroordeling van Orbus als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Partijen hebben de kosten in overleg begroot op €200.000.

Aanbiedingsbrief uitgebreide veredelingsvrijstelling en voorstel van rijkswet tot wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling, Kamerstukken II 2012/13, 33 365.
Uit het persbericht, zie eerder IEF 11759: Om de balans tussen octrooirecht en het recht van kwekers op vrije beschikbaarheid te herstellen, zijn volgens de staatssecretaris maatregelen nodig, zowel in Nederland als internationaal. De eerste stap is gezet met het indienen van het wetsvoorstel waarin ze een beperkte veredelingsvrijstelling invoert. Maar er zijn verdere stappen nodig. 'Het herstel van de balans tussen kwekersrecht en octrooirecht kan het beste bereikt worden door een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Maar daarvoor is een wijziging nodig van internationale regelingen en verdragen. Dat zal nog heel wat voeten in aarde hebben, maar dat is wel waar ik naartoe wil,' aldus staatssecretaris Dijksma.

Stappenplan

Met het oog op de realisatie van een uitgebreide veredelingsvrijstelling voorzie ik voorshands de volgende stappen welke nader zullen moeten worden uitgewerkt in nauw overleg met de daarbij belanghebbenden en verantwoordelijke betrokkenen.
Mijn verdere inzet zal zich daarop richten. Onder meer zal ik in gesprek gaan met mijn Europese collega's zoals de Duitse Minister van Landbouw Aigner.

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer bij de Nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging inzake de uitgebreide veredelingsvrijstelling en Voorstel van rijkswet tot Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling.

Nota naar aanleiding van het verslag 33 365 (R 1987) Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

Nota van wijziging 33 365 (R 1987) Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling 

Hof Den Haag 25 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887 (Rovi tegen Ziggo)
Uitspraak ingezonden door Paul van Dongen en John Allen, NautaDutilh N.V..
Octrooirecht. Presentatie van gegevens. Software-octrooi met technisch element. In navolging van IEF 9676. Rovi c.s. houdt zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van digitale entertainmentproducten voor de televisiemarkt en is houdster van EP 1 244 300 voor "werkwijze en inrichting voor het toegang nemen tot informatie over televisieprogramma's". Het hof bekrachtigt het vonnis. Het octrooi is niet inventief en wordt in reconventie vernietigd zoals van kracht in Nederland.

Niet valt in te zien dat de in dit hulpverzoek aangebrachte specificaties - dat de verdere overlay (i) wordt opgeroepen met behulp van een selectietoets op een afstandsbediening, en (ii) gelijktijdig met het geselecteerde programma wordt weergegeven - de conclusies alsnog inventief zouden kunnen maken.

6. In navolging van partijen zal het hof de kenmerken uit de hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 als volgt opdelen:

(a) werkwijze/inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de werkwijze/inrichting de stappen/middelen omvat van/voor:
(b) het opslaan in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingsorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, (b1) waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat;
(c) het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma verschaft (c1) in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma (c2) wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd;
(d) het tonen (d1) in responsie op een gebruikerinvoer (d2) van een verdere overlay welke verdere informatie bevat over het geselecteerde programma (d3) op basis van de opgeslagen opsommingen.

12. Ingevolge artikel 52 lid 2 EOV zijn onder meer niet octrooieerbaar computerprogramma's en de presentatie van gegevens. In lid 3 wordt daaraan toegevoegd dat dit alleen geldt voor de in lid 2 genoemde onderwerpen en werkzaamheden 'als zodanig'. Ariktel 52 EOV vormt echter geen beletsel voor octrooiverlening zodra in de octrooiconclusie sprake is van een technisch element, ook als dit technische element slechts van ondergeschikte betekenis is (zie ook de hierna te bespreken 'Duns'-uitspraak).

13. Iets anders is dat bij de beoordeling van de inventiviteit alleen rekening mag worden gehouden met de technische kenmerken en dat niet-technische kenmerken 'als zodanig' (zoals de presentatie van gegevens 'als zodanig') bij die beoordeling buiten beschouwing moeten blijven. Het hof schaart zich achter de volgende passage uit punt 5 van de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep (Technical Board of Appeal, hierna: TBA) van het Europees Octrooibureau (EOB) van 15 november 2006 in de zaak 'Duns' (T 154/04), waarin de rechtspraak van de TBA's op dat punt is samengevat:
'(f) It is legitimate to have a mix of technical and "non-technical"features appearing in a claim, in which the non-technical features may even form a dominating part of the claimed subject matter. Novelty and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non technical features "as such", do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and inventive step'.
Bij zijn aanvaarding van deze regel uit T 154/04 heeft het hof van belang geacht dat de Grote Kamer van Beroep van het EOB in zijn 'opinion' van 12 mei 2010 in zaak G 03/08 heeft overwogen dat:
'[i]t would appear that the case law, as summarised in T 154/04, has created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted' (punt 10.13.2).
14. De kenmerken (d)-(d3) van EP 300 houden in dat de televisiekijker desgewenst 'verdere informatie' kan krijgen. Met 'verdere informatie' wordt hierbij gedoeld op informatie die verder gaat dan de in kenmerk (c) al genoemde informatie over de titel en het kanaal van het geselecteerde programma, namelijk informatie over de inhoud van het geselecteerde programma, zie hierover ook paragraaf 0037 van de beschrijving van EP 300, waarin wordt opgemerkt dat de overlay 'een programmatoelichting 70 omvat' 'die informatie bevat die betrekking heeft op een programma dat actueel wordt uitgezonden op het geselecteerde kanaal'. De inhoud van deze 'verdere informatie' is louter bestemd voor de zappende televisiekijker en heeft geen enkel effect op de technische werking van de methode of het systeem waarin het wordt opgeroepen. Het gaat hier dus om de presentatie van gegevens 'als zodanig'. Dit wordt ingevolge artikel 52, leden 2 en 3, EOV niet beschouwd als een maatregel met een technisch karakter. Daarnaast bevatten de hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 echter ook maatregelen die wel een technisch karakter hebben, zoals de maatregel van het verschaffen van middelen voor/de stap van het 'in responsie op een gebruikersinvoer' weergeven van een overlay met daarin 'verdere informatie'. Dit betekent, gezien het onder 12 in fine overwogene, dat artikel 52, leden 2 en 3, EOV aan de octrooieerbaarheid van EP 300 niet in de weg staat.

15. (...) Geconfronteerd met het probleem hoe de televisiekijker kan worden voorzien van 'verdere informatie' over het programma dat hij aan het bekijken is, zou ('would') de vakman dus zonder meer (zonder inventieve denkarbeid) tot de zojuist genoemde technische maatregelen zijn gekomen. Hieraan gaat Rovi voorbij met haar stelling (...), dat de technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) volledig zijn ingebed in het samenstel van maatregelen volgens de hoofdconclusies (...)

16. Het betoog van Ziggo, dat de (hoofd-)conclusies 1 en 6 van EP 300 niet op uitvinderswerkzaamheid berusten, treft dus doel. Dat geldt ook voor deze conclusies in de gewijzigde vorm die Rovi bij MvG (in punt 32) heeft voorgesteld voor het geval het octrooi op enigerlei grond voor vernietiging in aanmerking zou komen (noot 9 op blz. 9 PA). Niet valt immers in te zien dat de in dit hulpverzoek aangebrachte specificaties dat de verdere overlay:
i) wordt opgeroepen met behulp van een selectietoets op een afstandsbediening, en
ii) gelijktijdig met het geselecteerde programma wordt weergegeven,
die conclusies alsnog inventief zouden kunnen maken. Verder zij nog opgemerkt dat de (onderbouwde) stelling van Ziggo, dat de maatregelen van de onderconclusies 2 t/m 5 en 7 t/m 10 niet nieuw, dan wel niet inventief zijn ten opzichte van EP-A 366, niet inhoudelijk is bestreden door Rovi. Die onderconclusies delen dan ook het lot van de hoofdconclusies.

Lees de uitspraak zaaknr. 200.093.512/01, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887(pdf)

The consultation on the Rules of Procedure for the Unified Patent Court was launched on 25 June 2013. Written comments should be sent to secretariat@unified-patent-court.org by 1 October 2013.

Afgelopen februari hebben 25 lidstaten de 'overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht' ondertekend. Deze overeenkomst is het sluitstuk in het unitair octrooidossier, waardoor het bedrijfsleven binnenkort één octrooirecht kan verkrijgen én handhaven binnen (nu nog) 25 lidstaten van de Europese Unie.

Met het ondertekenen van de overeenkomst hebben de lidstaten afgesproken alles in het werk te stellen om het eengemaakt octrooigerecht van start te kunnen laten gaan. Voor het opzetten van het complete gerecht is het 'preparatory committee' opgericht. Dit committee bestaat uit afgevaardigden van de ondertekenende landen, voorgezeten door Nederland in de persoon van Paul van Beukering van het ministerie van Economische Zaken. Het committee heeft vijf subcommissies opgericht, te weten 'legal', 'financial', 'it', 'facilities' en 'human recource & training'. Via de website www.unified-patent-court.org kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van het committee en haar subcommissies. Tevens is hier de Q&A te vinden en een agenda over de bijeenkomsten van de preparatory committee.

Tijdens het ondertekenen van de overeenkomst hebben de lidstaten aangegeven dat een van de eerste acties van het preparatory committee het opstellen van de Rules of Procedure van het octrooigerecht moet zijn. Een belangrijk onderdeel van de totstandkoming van de Rules of Procedure is een brede consultatie onder stakeholders. Informatie over de consultatie is vanaf vandaag te vinden op www.unified-patent-court.org/consultations. Alle betrokken stakeholders worden verzocht input te leveren bij deze consultatie.

Rechtbank Den Haag 19 juni 2013, HA ZA 12-1064 (Glenmark Generics B.V. tegen The Wellcome Foundation Ltd)
Uitspraak ingezonden door Peter Burgers en Rik Lambers, Brinkhof N.V..
Octrooirecht. Hulpverzoek. Bodemprocedure ná IEF 12580. Wellcome is houdster van EP 0 670 719 B1 voor een combinatie van atovaquon met proguanil voor de behandeling van protozoën infecties. Ter gelegenheid van de de Fourth annual malaria meeting heeft Dr. Hutchinson een presentatie gehouden. De High Court of Justice heeft het Britse deel van het octrooi vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Wellcome verdedigt niet het octrooi, maar beroept zich op een inventief en nawerkbaar hulpverzoek. Het hulpverzoek is, aldus de rechtbank, niet inventief. Als onbestreden staat vast dat de aangevallen volgconclusies eveneens niet inventief zijn, met uitzondering van conclusie 7 van het hulpverzoek. Wellcome wordt veroordeeld in de proceskosten ad €150.000 zoals partijen onderling zijn overeengekomen.

Wellcomes verklaring van afstand van beschermingsomvang is niet ingeschreven in het octrooiregister en de nietigverklaring van het octrooi moet onbestreden worden toegewezen. De presentatie van Hutchinson, die zich het meest nabij de stand van de techniek bevond, waarin een veelbelovende combinatie werd besproken, kon de gemiddelde vakman niet links laten liggen. Dat het onderzoek beperkt was en dat de resultaten onvolledig waren, kan niet leiden tot een ander oordeel. Aangevoerd is dat een pilot of proof of concept study, een eerste stap in het klinisch testen van een geneesmiddel, met een beperkte omvang gebruikelijk is.

2.5. De High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Arnold J) heeft op 7 februari 2013 uitspraak gedaan in een nietigheidsprocedure tegen het Britse deel van EP 719, aanhangig gemaakt door Glenmark Generics (Europe) Limited en Generics [UK] Limited (handelend onder de naam Mylan). In die procedure werd een oordeel gevraagd over de geldigheid van de conclusies zoals verleend. De Britse bodemrechter oordeelde – kort gezegd – dat de uitvinding van EP 719 voor de hand lag in het licht van onder meer de lezing van Hutchinson en dat het Britse deel van het octrooi derhalve nietig is bij gebrek aan inventiviteit.

 

3.2. Aan haar vordering legt Glenmark ten grondslag dat het octrooi niet inventief is in het licht van onder meer de lezing van Hutchinson en, voor het geval dat de rechtbank zou oordelen dat het octrooi wel inventief is, dat het octrooi niet nawerkbaar is omdat, kort gezegd, het uitvoeren van klinische studies een onredelijke inspanning van de vakman vergt. Glenmark heeft daarbij uitdrukkelijk verklaard dat zij geen nietigverklaring vordert van conclusie 7.

5.1. Wellcome heeft verklaard dat zij afstand doet van haar recht voor zover de beschermingsomvang verder strekt dan het hulpverzoek, maar gesteld noch gebleken is dat Wellcome een daartoe strekkende akte heeft laten inschrijven in het octrooiregister. Daarom neemt de rechtbank aan dat de bedoelde afstand nog niet is geëffectueerd en dat de nietigverklaring van het octrooi als onbestreden moet worden toegewezen voor zover de beschermingsomvang verder strekt dan het hulpverzoek.

5.7. De rechtbank is van oordeel dat de gemiddelde vakman die op de prioriteitsdatum de therapietrouw en effectiviteit van de behandeling van malaria wilde verbeteren ook zou uitkomen op de geclaimde materie. Wat betreft het verbeteren van de effectiviteit van de behandeling staat daarbij voorop dat de lezing van Hutchinson zelf uitdrukkelijk in de richting wijst van het optimaliseren van de dosering. Hutchinson sluit de lezing namelijk af met de conclusie dat “further dose ranging studies of combination therapy are clearly justified”. Glenmark heeft, onder verwijzing naar de verklaring van haar deskundigen Hill en Molyneux, aangevoerd dat de gemiddelde vakman die, destijds gebruikelijke, doseringsbereikstudies zou hebben uitgevoerd en zou zijn uitgekomen op de geclaimde gewichtsverhouding. Glenmark heeft er daarbij – als zodanig onweersproken – op gewezen dat de geclaimde gewichtsverhouding niet bijzonder is. De standaarddosering van proguanil (200 mg) in combinatie met de dosering van atovaquone waarmee Hutchinson zijn onderzoek is begonnen (500 mg), valt al binnen het geclaimde bereik.

5.12. Wellcome wijst er op dat de toehoorders van Hutchinson (die volgens Wellcome representatief zijn voor de gemiddelde vakman) tijdens zijn lezing sceptisch waren over de resultaten van zijn studies. Die lezing leerde namelijk ook dat atovaquone zelfstandig geen effectief malariabestrijdingsmiddel was omdat het al in een zeer vroeg stadium resistentie verschijnselen liet zien. Voorts was proguanil met name bekend voor profylactisch gebruik. Het mag zo zijn dat in het licht daarvan de in de lezing van Hutchinson geopenbaarde uitkomst onverwacht is (“opmerkelijk” in de woorden van de deskundige van Wellcome) voor de gemiddelde vakman. Dat is echter onvoldoende om aan te nemen dat de gemiddelde vakman de expliciet door Hutchinson aangegeven richting voor verder onderzoek zou negeren. Anders dan in de verleningsprocedure, waarin de examiner heeft aangenomen dat er een “strong prejudice” bestond tegen de combinatie, moet er in de onderhavige procedure namelijk van worden uitgegaan dat de bedoelde verwachtingen van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum geen vooroordeel opleverden tegen de behandeling van malaria met de combinatie. Wellcome heeft zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij geen beroep doet op een vooroordeel, maar alleen wijst op negatieve pointers (pleitnota, paragraaf 16). Zoals Glenmark terecht heeft aangevoerd, daarin gesteund door de verklaring van haar deskundigen Hill en Molyneux, vormt het feit dat de combinatie onverwacht goed lijkt te werken, een reden om juist wel verder onderzoek te doen. Die onverwacht goede werking doet namelijk vermoeden dat het gaat om een combinatie met een potentiërend effect, dat wil zeggen een combinatie waarvan het effect groter is dan de optelsom van de effecten van de individuele geneesmiddelen (zie over dergelijke combinaties, hiervoor r.o. 4.16). Daardoor zou de gemiddelde vakman, ondanks zijn zorgen over de effectiviteit van atovaquone als zelfstandig geneesmiddel, niet automatisch ook de combinatie terzijde schuiven. Het mag zo zijn dat de gemiddelde vakman op basis van Hutchinson nog niet als vaststaand zou aannemen dat die combinatie daadwerkelijk potentiërend is, zoals Wellcome benadrukt, maar dat is ook niet nodig om de vakman aan te sporen om nader onderzoek te doen. Het volstaat dat de onderzoeksresultaten van Hutchinson voor de gemiddelde vakman zodanig overtuigend waren dat een verdere stap in het onderzoek naar de combinatie van atovaquone en proguanil voor de hand lag (zie ook hierna r.o. 5.13). Daarbij is van belang dat ‒ zoals Glenmark onweersproken heeft aangevoerd ‒ malariabestrijding op de prioriteitsdatum zeer problematisch was geworden door wijd verspreide resistentie tegen de bestaande malariabestrijdingsmiddelen, zodat de vakwereld wanhopig op zoek was naar nieuwe effectieve geneesmiddelen. De gemiddelde vakman kon het zich dus niet veroorloven een veelbelovende combinatie links te laten liggen.

5.13. Het betoog van Wellcome dat de gemiddelde vakman zou inzien dat het onderzoek van Hutchinson beperkt was (slechts 24 of 27 patiënten) en dat zijn onderzoeksresultaten onvolledig waren (van 3 of 6 patiënten zijn geen gegevens bekend), kan niet leiden tot een ander oordeel. Glenmark heeft – onder verwijzing naar een verklaring van haar deskundigen Hill en Molyneux en als zodanig onweersproken – aangevoerd dat de gemiddelde vakman het onderzoek van Hutchinson zou zien als een zogeheten pilot of proof of concept study, dat wil zeggen een eerste stap in het klinische testen van een geneesmiddel, en dat bij die studies een relatief beperkte omvang gebruikelijk is. Het doel van een dergelijk onderzoek is dan ook niet om het bewijs te leveren dat een geneesmiddel zodanig veilig en effectief is dat het direct op de markt kan worden gebracht, maar om te kunnen beoordelen of verder onderzoek op zijn plaats is. Een uitkomst waarbij van de 21 patiënten van wie data bekend zijn, er 20 “radically cured” zijn en de recrudescentie bij die ene andere patiënt goed te verklaren is, maakt dat het voor de hand ligt om vervolgonderzoek te doen. De onvolledigheid van de data over de werking van de combinatie zullen mogelijk meebrengen dat de gemiddelde vakman op dit punt wat meer reserves heeft dan Hutchinson zelf tentoonspreidt in zijn presentatie, maar dat neemt niet weg dat het voor de hand lag om de duidelijke aansporing van Hutchinson op te volgen.

Lees de uitspraak HA ZA 12-1064 en schone pdf HA ZA 12-1064.