Parallelimport  

In december 2000 heeft de Duitse douane een voor Montex bestemde zending bestaande damesbroeken met de benaming DIESEL tegengehouden, die per verzegelde vrachtauto in ononderbroken doorvoer onderweg was van de Poolse fabriek via het Duitse grondgebied naar Montex in Ierland. Montex is van mening dat de enkele doorvoer van de goederen over het Duitse grondgebied op geen van de aan het merk verbonden rechten inbreuk maakt.

Met betrekking tot deze zaak stelt het Bundesgerichtshof  de vraag of artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd, dat het merk de houder het recht geeft om te verbieden dat in een derde staat vervaardigde goederen met daarop een teken dat gelijk is aan dat merk, worden doorgevoerd over het grondgebied van een lidstaat waarin dat merk bescherming geniet, wanneer de eindbestemming van de goederen een lidstaat is waar zij vrij in de handel kunnen worden gebracht omdat dat merk daar niet een dergelijke bescherming geniet.

Het Hof verwijst naar eerdere jurisprudentie waarin het oordeelde dat het extern douanevervoer van niet-communautaire goederen berust op een juridische fictie. Goederen die onder deze regeling zijn geplaatst, worden immers noch aan de overeenkomstige invoerrechten noch aan andere handelspolitieke maatregelen onderworpen, alsof zij het communautair grondgebied niet waren binnengekomen. Hieruit volgt dat alles zich afspeelt alsof de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen ervan, hetgeen in Ierland moest plaatsvinden, nooit het communautair grondgebied waren binnengekomen. De doorvoer, die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een derde staat over het grondgebied van een of meer lidstaten, impliceert geen verhandeling van de betrokken goederen en kan het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan schaden. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap  van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

De houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

Het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming, te weten Ierland, een lidstaat waarin geen enkele bescherming voor het merk bestaat, niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat niet om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland.

Op de eerste en de tweede vraag dient derhalve te worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

Het is daarnaast in beginsel irrelevant is of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1- Artikel 5, leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

2- Het is in dat opzicht in beginsel irrelevant of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

Lees het arrest hier.

Bij tussenvonnis heeft de rechtbank Lancaster toegelaten te bewijzen dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht. Bij  eindvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat Lancaster niet in het gevraagde bewijs was geslaagd en de vorderingen afgewezen.

Het hof volgt de rechtbank. “Door partijen is uitvoerig ingegaan op de vraag of in een geval - van een selectief distributiesysteem zoals dat door Lancaster wordt gehanteerd de bewijslast met betrekking tot de vraag of de producten door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht, op de merkhouder komt te rusten dan wel bij de derde die zich op uitputting van diens merkrecht beroept. Zij hebben hierbij, evenals de rechtbank, verwezen naar het arrest Van Doren/Lifestyle. Verder zijn partijen ingegaan op een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 14 oktober 2004, Lancôme/Kruidvat en heeft Lancaster gewezen op een onderdeel van de conclusie van AG Huydecoper van 12 mei 2006 in verband met het cassatieberoep tegen laatstgenoemd arrest dat inmiddels is verworpen.

Door gedaagde is erop gewezen dat alvorens de hiervoor bedoelde kwestie van bewijslastverdeling aan de orde kan komen, eerst zal dienen vast te staan dat de originele producten waarop Lancaster zich beroept en die zij in beslag heeft doen nemen aanvankelijk buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Immers, wanneer de producten in eerste instantie door of namens Lancaster in de EER in het verkeer zijn gebracht, speelt de hele kwestie niet. Alleen wanneer de producten voor de markt buiten de EER bestemd waren en aanvankelijk aldaar in het verkeer gebracht, en vervolgens toch binnen de EER op de markt zijn gebracht komt de kwestie aan de orde van de bewijslastverdeling met betrekking tot de wijze waarop die originele producten binnen de EER in de handel zijn gebracht. Anders dan in de andere zaken waarnaar door partijen werd verwezen, staat in de onderhavige zaak niet vast dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Nu eerst vastgesteld vastgesteld dient te worden of de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel gebracht zijn en door gedaagde gemotiveerd wordt betwist dat daarvan sprake is, is het aan Lancaster om terzake bewijs te leveren. De rechtbank heeft, zij het op andere gronden, dienovereenkomstig aan Lancaster een bewijsopdracht verstrekt.

Het hof komt op dit punt tot dezelfde conclusie als de rechtbank zodat in het principaal appel de grieven die hierop betrekking hebben, worden verworpen. (…) Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de bescheiden die Lancaster naar aanleiding van de haar verstrekte bewijsopdracht heeft overgelegd niet het gevraagde bewijs opleveren.

Het hof  bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep.

Lees het arrest hier. HVJ EG Stussy hier. HR Lancôme-Kruidvat hier.

‘Een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 [Merkenrichtlijn].

De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd.’ (Dictum).

De merkhouder kan zich niet verzetten tegen ‘de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douaneentrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

De begrippen ‘aanbieden’ en ‘in de handel brengen’ van goederen […] kunnen mede omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht, terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

In een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, rust de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht […] kan worden uitgeoefend, op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene nietcommunautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.’ (Dictum).

Op grond van de Piraterijverordening is beslag achter de douane op namaakgoederen wél mogelijk, ook bij doorvoer naar buiten de Gemeenschap.

Zie ook: HvJ EG 6 april 2000, zaak C-383/98, Polo/Dwidua (niet opgenomen).

Lancôme c.s. hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat de handelswijze van Kruidvat inbreuk maakt op hun merkrechten en op de hun toekomende rechten om zich te verzetten tegen de aantasting of verminking van de in de verpakking van de producten belichaamde (auteursrechtelijk beschermde) werken, en dat die handelswijze ook overigens onrechtmatig is. De uitkomst van het geding in feitelijke instanties is dat de vorderingen van Lancôme c.s. grotendeels zijn toegewezen.

De Hoge Raad bespreekt enkel onderdeel 2 van 7 cassatiemiddelen en doet de rest, m.u.v. een correctie in het dictum van het hof over de gerechtigde op een dwangsom, af o.g.v. 81 RO. Onderdeel 2 betreft een mededingingsrechtelijk aspect cq. een vraag over omkering van de bewijslast.

Onderdeel 2 richt zich tegen het oordeel van het hof dat geen sprake is van een stelsel van distributie dat het reële gevaar meebrengt van afscherming van nationale markten. Het hof heeft geoordeeld dat uit de bepalingen van het door  Lancôme c.s. gehanteerde dépositaire contract volgt dat het erkende wederverkopers is toegestaan te kopen en verkopen van/ aan andere erkende wederverkopers, zodat van gevaar voor afscherming van nationale markten niet blijkt. Het hof heeft voorts overwogen dat Kruidvat geen (andere) feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten woerden afgeschermd wanneer Kruidvat zelf zou moeten bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, en dat derhalve de bewijslast op Kruidvat blijft rusten.

Het onderdeel klaagt dat het gewraakte oordeel onjuist is (…) dan wel dat het hof daarbij zonder (toereikende) motivering is voorbijgegaan aan de, volgens Kruidvat essentiële, stelling dat het wederverkopers van Lancôme c.s. is verboden de producten aan consumenten buiten het eigen grondgebied te verkopen. Het onderdeel faalt.

"Het oordeel van het hof is gebaseerd op de vaststelling dat het onderhavige selectieve distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers uit de EER vrij laat de producten onderling te verhandelen, en steunt derhalve op de, aan het hof voorbehouden, uitleg van de desbetreffende bepalingen van het dépositairecontract. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 's Hofs oordeel is voorts niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat in 's hofs vaststellingen ligt besloten dat het distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers in de EER niet belemmert aan eindgebruikers in hun land producten te verkopen die zij van erkende wederverkopers in een ander land in de EER hebben gekocht."

A-G Huydecooper duikt nog in het arrest van het HvJEG Van Doren/ Lifestyle over de omkering van de bewijslast bij parallelhandel en het verschil tussen exclusieve en selectieve distributiesystemen. Ook loopt hij middels jurisprudentie van het HvJEG na wat de term 'afscherming van de markt' nu precies inhoudt. Uiteindelijk kwam de A-G tot dezelfde conclusie als die de HR nu trekt, namelijk het verwerpen van het beroep.

Lees het arrest hier.

Makro voert ook aan dat uit het arrest in deze zaak van het Spaanse Hof te Valencia volgt dat wel voldaan is aan het Davidoff criterium. Het Hof oordeelt dat uit de Spaanse zaak eerder volgt dat het Spaanse Hof de voorgelegde zaak aan de hand van het Spaanse recht heeft beoordeeld. 

Er bestaat volgens het hof ook geen aanleiding om aan te nemen dat het Spaanse arrest de rechtsverhouding tussen Diesel en Makro c.s. bindend vaststelt. Het beroep van Makro op artt. 33 , 6 lid 1 en 28 lid 3 EEX leidt er niet toe dat het Hof zich in het onderhavige geval zou moeten onthouden van een materiele beoordeling van het geschil.

Aan de hand van een overeenkomst tussen  een Spaanse distributeur van Diesel en een Spaanse vennootschap oordeelt het hof vervolgens dat Diesel geen toestemming heeft verleend  om Diesel schoenen binnen de EER in het verkeer te brengen. De overeenkomst biedt slechts de mogelijkheid om, via de distributeur, aan Diesel toestemming te vragen voor het nemen van verkennende steekproeven met schoeisel van eigen ontwerp dat is voorzien van ‘HET MERK’, en geeft geen algemeen recht tot het op de markt brengen van schoeisel met het merk Diesel.

Het Hof stelt dat door Diesel i.c. geen toestemming is verleend.

Lees het arrest hier. Eerder bericht + vonnis hier.

In een speciale economische zone betalen bedrijven doorgaans nauwelijks douanetarieven en andere lasten. Ze opereren buiten de jurisdictie van de overheid, die de zone heeft ingericht. Dat er soms dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals de doorvoer van namaakgoederen, is logisch, zegt een Oeso-onderzoeker. 'Dat is de aard van het beestje. Niemand heeft zicht op wat daar gebeurt. En goederen uit zo'n zone trekken doorgaans minder aandacht dan ladingen uit China.'

Lees het artikel hier.

De zaak is een vervolg op de eerdere zaak Boehringer I (zaak C-143/00 [2002]) en betreft de parallel import van farmaceutische producten (inhalers en pillen). Het Engelse Court of Appeal heeft een aantal vragen voorgelegd over de juiste uitleg van de eerdere ompakkingsjurisprudentie van het Hof van Justitie, onder meer met betrekking tot de noodzaak tot ompakking ('reboxing'),  de bewijslast ten aanzien van de verschillende voorwaarden voor ompakking zoals neergelegd in het arrest Bristol-Myers Squibb uit 1996 (gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93), de toepasselijkheid van de voorwaarden uit dit arrest op gestickerde producten ('overstickered products') en de gevolgen van het niet waarschuwen van de merkhouder (failing to give notice).

De AG adviseert het Hof van Justitie om de voorgelegde vragen als volgt te beantwoorden:
 
- The five conditions set out in Bristol-Myers Squibb (‘the BMS conditions’) do not apply where a parallel importer markets in one Member State a pharmaceutical product imported from another Member State in its original internal and external packaging to which the parallel importer has applied an additional external label printed in the language of the Member State of importation.

– The requirement that repackaging be necessary (the first BMS condition) applies merely to the fact of reboxing and does not extend to the precise manner and style thereof.

– The requirement that the presentation of the repackaged product be not such as to be liable to damage the reputation of the trade mark or its owner (the fourth BMS condition) is not limited to defective, poor quality or untidy packaging: the issue is whether there is a serious risk that the reputation of the trade mark will be damaged.

– Both inappropriate presentation of the trade mark and incorrect suggestion of a commercial link are capable in principle of damaging the trade mark’s reputation. Whether particular forms of repackaging cause such damage and whether the damage is sufficiently serious to amount to a ‘legitimate reason’ within the meaning of Article 7(2) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is a question of fact for the national court.

– In circumstances where the importer has failed to give notice but has complied with the other BMS conditions, he infringes by every subsequent importation. It is for the national court to determine the appropriate sanction, which should be effective and dissuasive. It should also be proportionate and therefore should not be equal to the sanction that would apply if the other BMS conditions had also been breached.

– The parallel importer bears the burden of proving compliance with the first, second, third and fifth BMS conditions. The trade mark owner bears the burden of proving serious risk of damage to the reputation of the trade mark or himself (the fourth BMS condition)."

Lees de conclusie hier (Geen Nederlandse tekst beschikbaar).