Publicaties & Noten  

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

Berichten IE:
Artikel - Inbreuk vs nietigheid in grensoverschrijdende gevallen; is de Nederlandse octrooirechter bevoegd? – Lianne Kelkensberg en Jaap Bremer
Rechtspraak - Merkenrecht
Nr. 53 HvJ EU 10 juli 2014, zaak C 421/13, Apple Inc./Deutsches Patent und Markenamt, IEF 14031 – met noot van P.A.C.E. van der Kooij
Rechtspraak in het kort- Merkenrecht
Nr. 54 HvJ EU 10 juli 2014 Zaak C 420/13, Netto Marken-Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt, IEF 14030
Nr. 55 Gerechtshof Den Haag 15 juli 2014, Kettle Foods/Intersnack, IEF 14084
Nr. 56 Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014, Recticel Bedding (Schweiz) en Recticel/Swiss Sense, IEF 14059, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418
Handelsnaamrecht
Nr. 57 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013, Bel Installatietechniek/ITW Eibergen, IEF 13886, ECLI:NL:GHARL:2013:9630/IEF 13460,ECLI:NL:GHARL:2013:9705

GRUR Int.
Oliver Brexl
Higher Regional Court (OLG) Frankfurt: text dictated by Jesus enjoys copyright protection

Tilman Müller and Volkmar Henke
Patent enforcement as a violation of antitrust law: EU Commission decisions in Samsung and Motorola

IP in Review
Michael Factor
Of patents and prejudice: IP and innovation at work

Aurelia J. Schultz
Towards a New IP World Order?

IER
IER 2014/51: Darmstadt/Eugen Ulmer
IER 2014/62: Lancaster 365 serum
IER 2014/50: PRCA/Newspaper Licensing Agency Ltd e.a.
IER 2014/54: Apple/Samsung
IER 2014/60: Louis Vuitton/BHIM
IER 2014/49: TMG/NPO
IER 2014/52: UPC Telekabel Wien/Constantin Film Verleih
IER 2014/59: Pi-Design/Yoshida Metal Industry
IER 2014/55: Ferring/Reprise
IER 2014/56: Gautzsch/Duna
IER 2014/57: Backaldrin/Pfahnl
IER 2014/61: Sandoz/Abbvie
IER 2014/48: Ryanair/PR Aviation
IER 2014/53: Innoweb/Wegener
IER 2014/58: Prevdent/Unilever

JIPLP
Jeremy Phillips The typical licence royalty rate: a time of change
Pablo A. Palazzi - Patents: Lack of provisional protection for patents applications in Argentina and interpretation of experimental use
Charles R. Macedo, Reena Jain, and Victor Wang - Patents: US Supreme Court rewrites standard for claim indefiniteness analysis
Eddy D. Ventose - Patents: Federal Circuit rules that cloned animals are not patentable
Leigh Smith - Trade marks: OHIM and national trade mark offices introduce common practice on the interpretation of black and white trade marks
Michele Giannino - Trade marks: Don't touch my Ferrari! Unofficial fan clubs may infringe trade marks of their favourite sport teams
Tristan Sherliker - Trade marks: Inclarity and trade mark invalidity: IP translator considered
Kingsley Egbuonu - Trade marks: Norwich Pharmacal orders: business interests and ‘exemplary’ conduct can be relevant
Paul Joseph and Adam Cusworth - Copyright: Meltwater: liability for internet browsing
Stephanie Essey - Copyright: Try bombed—rugby league injunction application fails
Jenny Bonwick - Copyright: US Ninth Circuit confirms validity of Copyright Office's simplified registration procedure for collective works
Nina O'Sullivan - Designs: Karen Millen v Dunnes Stores: CJEU clarifies ‘individual character’ requirement for Community designs
Hannah Crowther - Data protection: Google v Spain: is there now a ‘right to be forgotten’?
Ferdinand Graf and Marija Križanac - Utility Models: Program logic in the field of intellectual property: protectability under Austrian law
Articles
Joseph Straus - The Bolar exemption and the supply of patented active pharmaceutical ingredients to generic drug producers: an attempt to interpret Article 10(6) of Directive 2004/27
John A. Tessensohn - Expanding the realm of the senses: non-traditional trade marks in Japan
Paul England - In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC
Nuno Sousa e Silva - What exactly is a trade secret under the proposed directive?

Mediaforum
Opinie - Na 25 jaar toch bronbescherming in de wet? Willem F. Korthals Altes
Rechtspraktijk - Kanttekeningen bij de nieuwe must-carry-regeling Paul Kreijger
Oratiebespreking - Achter de schermen van het telecommunicatierecht Jannetje Bootsma
Oratiebespreking - Telecommunicatierecht in het digitale tijdperk 3.0 Bas Braeken
Jurisprudentie
Nr. 19 EHRM 12 juni 2014, Couderc & Hachette Filipacchi Associ-s/France m.nt. S.M. Kingma
Nr. 20 HvJ EU 19 juni 2014, TDC A-S/Teleklagen-vnet m.nt. W. Sauter
Nr. 21 CBB 5 juni 2014, SD&P/ACM m.nt. G.J. Zwenne & M. van Hooidonk

Presentaties en verslag INTA Roundtable, 8 October 2014. Tomas Westenbroek from BOIP kicked off the Roundtable by giving his view on the new definition of a trademark. The requirement of graphic representation is deleted in the proposals for the new trade mark legislation. However, the requirements as set by the ECJ in the Sieckmann-ruling will still apply, according to Westenbroek. New applications would first have to be examined in light of those requirements, before examining the application further.

He also notices that the ECJ's ruling about the Apple store seems not to be in accordance with the Sieckmann-requirements, since the ECJ considers as follows: 'that the representation, by a design alone, without indicating size of proportions'. Westenbroek also notices that the proposed addition 'or other characteristics' to the grounds of exclusion in the latest compromise proposal may prove interesting with regards to the 'new' trademarks that will be able to be registered under the proposed legislation. The 'new' trademarks such as sound marks, may turn out to be such characteristics.

Robert Ashcroft and Dr George Barker, Is copyright law fit for purpose in the Internet era? September 2014.
Bijdrage ingezonden door Robert Ashcroft, PRS for Music. Introduction: This paper will argue that the application of exceptions to copyright that benefit intermediary business models - combined with the limitation on the liabilities of intermediaries made possible in the Digital Millennium Copyright Act [DMCA] in the USA and the eCommerce Directive in Europe - has led to the situation where rights holders are prevented from giving full consent for use of their works as required under copyright law and that this is damaging to the economy as a whole. (...)

Summary: The safe harbour regime was introduced before broadband, file sharing, social media and apps, and at a time when knowledge of what was passing through the network was limited at best.
This paper will argue that the unintended consequences of the safe harbour legislation have been the distortion of markets and investment, the creation of barriers to entry and the limitation of overall economic growth for the cultural and creative industries, both now and in the future. The failure of the law either to require the consent of rights holders, or to compensate them for the harm caused by such lack of consent, means that economic growth has been less than it should have been and that society as a whole is therefore worse off than it would have been had creators’ full consent for the use of their works on the Internet been required, or had their lack of consent been compensated for. (...)
Lees verder

Bijdrage ingezonden door Michiel Heffels, Spiegeler advocaten. Contourloze kleurmerken blijven een hot item. Na het richtinggevende Oberbank-arrest [IEF 13958] van het Europese Hof van Justitie over inburgering van kleurmerken [commentaar hier], heeft de hoogste Duitse rechter op 18 september 2014 uitspraak gedaan over de bescherming van de kleur geel voor woordenboeken en soortgelijke producten. Uitgeverij Langenscheidt is onbetwist marktleider in Duitsland op het gebied van tweetalige woordenboeken. Het logo van Langenscheidt bestaat uit een blauwe letter L tegen een gele achtergrond.

Zoals de M van MacDonalds al met friet en hamburgers wordt geassocieerd bij kinderen vanaf een jaar of 3, zo is de blauwe L tegen een gele achtergrond in Duitsland al decennia lang bij iedereen bekend vanaf het moment dat hij kan lezen en schrijven. Toen het Amerikaanse Rosetta Stone – geen onbekende als het gaat om taalcursussen en woordenboeken – haar taalsoftware eveneens in een gele verpakking op de Duitse markt bracht, kwam Langenscheidt daartegen in het geweer en vorderde een verbod en schadevergoeding. De zaak eindigde uiteindelijk bij het Bundesgerichtshof, de hoogste instantie voor burgerlijke rechtspraak in Duitsland.

Langenscheid beschikte niet alleen over een logo, maar ook over een contourloos kleurmerk geel. Het is niet eenvoudig om een enkele kleur als merk ingeschreven te krijgen. En eigenlijk is dat maar goed ook. Een enkele ‘contourloze’ kleur als merk geeft de merkhouder immers een monopolie op het gebruik van een specifieke kleur ongeacht op welke manier het wordt gebruikt, zolang het maar dient ter onderscheiding van zijn producten en diensten. Merkhouders dienen daarom aan te tonen dat ‘hun’ kleur al bij het overgrote deel van het publiek als bekend merk functioneert voordat het kan worden ingeschreven als merk. Volgens het Bundesgerichtshof [hier] was dat bij Langenscheidt het geval. Het Bundesgerichtshof stelt verder dat consumenten in de markt voor woordenboeken juist wel kleuren met een bepaald product van een specifieke merkhouder associëren. Langenscheidt voert de kleur geel, haar grootste concurrent gebruikt steevast de kleur groen. Ook voor equivalente producten als vertaalsoftware en online taalcursussen geldt volgens het Bundesgerichtshof dat Langenscheidt terecht haar kleurmerk inroept.

Rosetta Stone mag de gele kleur dus niet meer voor haar taalsoftware in Duitsland gebruiken. Zo kan het gebeuren dat Rosetta Stone in alle landen in de wereld haar blauwe logo op een gele achtergrond plaatst, behalve in Duitsland. In Duitsland zet Rosetta nu – heel ondeugend – een enkele gele lijn onder haar blauwe logo met een witte achtergrond.

Michiel Heffels

Bijdragen ingezonden door Bas Kist, Chiever. Natuurlijk is een fiets iets anders dan een paard. Daarover bestaat ook bij Ralph Lauren, het bedrijf achter het bekende Polo-merk geen discussie. Echter, dat wil volgens het modeconcern nog niet zeggen dat je, zoals het Engelse bedrijf FreshSide deed, in Europa zomaar een beeldmerk kunt registreren van een fiets met daarop een polospeler die, net als in het bekende merk van Ralph Lauren, zijn polostick in de lucht houdt.

Ralph Lauren tekende bezwaar aan bij het Europese merkenbureau maar kreeg daar nul op rekest. De merken verschillen toch teveel, er is geen gevaar voor verwarring, aldus de Kamer van Beroep. Ralph Lauren pikte het niet ging in hoger beroep. Onlangs bepaalde het Europese Gerecht dat het merkenbureau fout zat: die merken lijken wèl op elkaar [IEF 14228]. Het mag dan om een fiets tegenover een paard gaan, maar bij de gemiddelde consument blijft bij waarneming van een merk toch de totaalindruk hangen en niet de details. En die totaalindruk van deze merken is dezelfde. De Kamer van Beroep van het merkenbureau moet zijn werk nu overdoen en dat betekent zonder enige twijfel het einde van de fietsende polospeler.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Ralph Lauren wil geen polo op de fiets NRC 21-10-2014

Kroniek Technologie en recht (Remy Chavannes, Niels van der Laan), gepubliceerd in Nederlands Juristenblad 2014/35 van 17 oktober 2014 [PDF].
De afgelopen twee jaar brachten de onthullingen van Edward Snowden over de digitale spionageprogramma’s van de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten een maatschappelijk debat teweeg over de verhouding tussen veiligheid en (digitale) grondrechten. De kritische aandacht voor de al dan niet vrijwillige medewerking van grote Amerikaanse technologiebedrijven aan surveillance en hun eigen omgang met persoonsgegevens, was onderdeel van een bredere tegenreactie onder de noemer ‘de Oude Wereld laat zich niet langer koloniseren door Silicon Valley’. Nederlandse internetaanbieders werden massaal bevolen de toegang tot de file sharing website The Pirate Bay te blokkeren, maar toen dat geen effect bleek te hebben op inbreukmakende bestandsuitwisseling werd de blokkade weer opgeheven. Het auteursrecht spoelde ondertussen nog iets verder weg door het elektronisch vergiet.
Lees verder

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De bekende Italiaanse modeontwerper Roberto Cavalli neemt het niet zo nauw met andermans rechten. In maart van dit jaar introduceerde Cavalli met veel lawaai zijn Grafitti-collection, een nieuwe collectie van kleding- en accessoires met een graffitiprint. Wat niemand op dat moment wist is dat Cavalli het design één op één gekopieerd had van een muur in het Mission district in San Francisco.

De drie artiesten achter de graffiti, met mooie namen als Revok, Reyes en Steel, hebben de modekoning nu voor de rechter gesleept. Ze zijn niet alleen boos omdat de grote Cavalli hun werk gewoon zonder toestemming heeft overgenomen en nu niet thuis geeft, maar ook omdat de man het in zijn hoofd heeft gehaald de indruk te wekken dat het zijn eigen ontwerp
is. Op de prints heeft hij hier en daar de naam ‘Just Cavalli’ gespoten, de naam van een van Cavalli’s lijnen, en op bepaalde
plekken lijkt er zelfs een soort Cavalli-handtekening te staan. De kunstenaars eisen dat Cavalli onmiddellijk stopt met de verkoop van de spullen en eens na gaat denken over een passende schadevergoeding .

Bas Kist
Eerder in: NRC 15 oktober 2014.

Bijdrage ingezonden door Walter Hart, EP&C. Onlangs verscheen een noot van mr. Dick van Engelen bij het arrest van de HR inzake de zaak Abbott vs. Medinol [IEF 13726]. De vraag die in deze zaak centraal stond was of, en zo ja wanneer, de beschermingsomvang van een octrooi beperkter uitgelegd moet worden dan de letterlijke lezing van de claims. Bij het octrooi in kwestie ging het erom of de bescherming alleen betrekking heeft op uit-fase stents of ook op in-fase stents. De noot is zeer lezenswaardig en ondersteunt in grote lijnen het arrest. Ook een noot van mr. Daan de Lange in de IER van juli/augustus ondersteunt in grote lijnen het arrest. Er zijn echter wel enige kritische opmerkingen over het arrest te maken.

Om te beginnen lijkt de HR het protocol bij Art. 69 EOV verkeerd te citeren. Het eerste deel van het protocol luidt in het Engels: ”Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims...”. Let op het woord “strict”. In de officiële Nederlandse vertaling uit het Tractatenblad wordt dat: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies…”. Let wederom op het woord strikt.

De Hoge Raad maakt daarvan in r.o. 3.4.2: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies…”. Het woord “strikt” is in de versie van de Hoge Raad weggelaten. De HR komt daardoor niet toe aan een uitleg van “strikt”. Heeft “strikt” de betekenis van “beperkt”, i.e. narrow? Met andere woorden, houdt de beschermingsomvang het midden tussen de beperkte, letterlijke lezing van de claims en de ruime lezing volgens de achter de woorden van de claims liggende bedoeling van de uitvinder? In dat geval vormt de letterlijke lezing wel degelijk een ondergrens. In de Franse versie staat er “étroit”, wat vertaald kan worden als nauw, eng of smal.

Bovendien verwijzen de woorden “strict, literal meaning” naar de Angelsaksische traditie, waarin rechtszekerheid voor derden een zware rol speelde. Verder stelt het protocol “…zich ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen”. Ook deze zinsnede kan moeilijk anders geïnterpreteerd worden als dat de ruimte zich alleen naar boven toe uitstrekt. Het heeft overigens wel iets ironisch dat in r.o. 3.4.3 de HR de woorden “buiten twijfel” plaatst bij het verkeerde citaat van het Protocol.

Er is dus wel enige aanleiding voor de interpretatie dat de strikte, letterlijke lezing een ondergrens vormt en dat de bandbreedte volgens de achter de woorden van de claims liggende bedoeling van de uitvinder zich in beginsel alleen naar boven toe uitstrekt. Het verkeerde citaat en vooral het ontbreken van een discussie lijken gemiste kansen.

Verder heeft de Hoge Raad in Meyn/Stork en Van Bentum/Kool overwogen dat er “goede grond” moet zijn om afstand van recht aan te nemen bij het bepalen van de beschermingsomvang. Het ging beide keren om een octrooi met een vlekje. Dat vlekje kan zijn dat een voorzienbare variant niet is geclaimd (Van Bentum/Kool) of dat de beschrijving slechts één variant beschrijft (Meyn/Stork). Volgens de HR is “goede grond” het criterium om te komen tot een beperking van de beschermingsomvang. Het zou heel logisch geweest zijn om dit criterium door te trekken naar de vraag of en wanneer een octrooi een beperktere beschermingsomvang dient te krijgen dan de letterlijke lezing van de claims, namelijk dat dit alleen kan als daar goede grond voor is. Dit door de HR zelf ontwikkelde criterium wordt in het arrest echter niet gebruikt. Wederom een gemiste kans, zo lijkt.

Verder heeft het octrooi anders dan het Hof en de Hoge Raad menen wel degelijk een aanwijzing dat claim 1 ook betrekking heeft op in-fase stents en niet beperkt dient te worden tot uit-fase stents. Op pagina 2, r. 23-25 van de PCT-aanvraag wordt vermeld: “In accordance with one embodiment of the present invention, the first meander patterns are formed into even and odd first meander patterns.” Versimpeld vertaald: In een uitvoeringsvorm heeft de uitvinding betrekking op uit-fase stents. Dit suggereert dat het ook anders kan en dat het kenmerk uit-fase een specifieke variant van de uitvinding betreft. Het octrooi heeft ook diverse aanwijzingen in de omgekeerde richting, en is op dit punt niet helemaal consistent. Maar de aanwijzing is er, en een bespreking daarvan was op zijn plaats geweest.

Het Bundesgerichtshof (BGH) heeft in een arrest van 29 april 2014 kritisch gereageerd op het arrest van de HR. Het ging in Duitsland overigens om de geldigheidszaak. De inbreuk was al eerder aangenomen. Het BGH overweegt op p. 14 bovenaan:

“Aus den vorstehenden Gründen kann auch nicht dem Gerechtshof's Gravenhage zugestimmt werden, der - bestätigt vom Hoge Raad (Urteil vom 4. April 2014 - 13/00522 Rn. 3.2.6; ähnlich im Ergebnis auch der irische High Court, Urteil vom 27. Mai 2011 - 2008 No. 10436 P Rn. 13 ff.) - entschieden hat, dass die Erfindung auf phasenverschobene Stents beschränkt sei, weil nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung des Streitpatents ein Hinweis zu finden sei, dass auch Stents mit andersartigen Mäandermuster als zur Erfindung gehörend anzusehen seien (Gerechtshof's-Gravenhage, Urteil vom 30. Oktober 2012 - 200.059.579/01 Rn. 9.1 ff., 10.9, 11). Vielmehr gilt umgekehrt, dass -unter Berücksichtigung der weiteren obigen Erwägungen - auch Stents mit (im vorgenannten Sinne) phasengleichen Mäandermustern als zur Erfindung gehörend anzusehen, weil diese nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung von der Erfindung ausgeschlossen werden.”

Vertaald, samengevat en veralgemeniseerd zegt het BGH: het criterium hoort niet te zijn dat er in de aanvraag een duidelijke aanwijzing moet zijn dat een bepaalde variant wèl onder de beschermingsomvang valt. Het criterium hoort juist te zijn dat er in het octrooi een aanwijzing moet zijn dat een bepaalde variant van de uitvinding wordt uitgesloten, om een beperking van de beschermingsomvang aan te kunnen nemen. Daarmee lijkt de BGH heel dicht in de buurt te komen van het leerstuk van “goede grond”, door de HR zelf ontwikkeld.

Het BGH merkt verder op dat de uit-fase stents slechts een uitvoeringsvorm zijn en dat het dus ook anders kan:

“Insoweit hat bereits das Patentgericht zutreffend ausgeführt, dass in der Beschreibung unter der Überschrift "Zusammenfassung der Erfindung" von der Ausbildung der ersten Mäandermuster in gerade und ungerade Mäandermuster, die außer Phase zueinander sind, lediglich im Hinblick auf "eine Ausführungsform" die Rede ist (Anmeldung, S. 2, Z. 23 ff.: "one embodiment"), während "der Stent der vorliegenden Erfindung" zuvor allgemein als Röhre mit einer gemusterten Form beschrieben wird, die in sich verschlungene erste und zweite Mäandermuster aufweist und bei der die Achsen sich in erste und zweite Richtungen erstrecken (Anmeldung, S. 2, Z. 16 ff.: "The stent of the present invention").“

Al met al is dit arrest van de HR onbevredigend. Het lijkt bovendien een stap terug naar de leer van het wezen, want de rechterlijke macht behoudt zichzelf alle vrijheid voor om de beschermingsomvang groter of kleiner te kiezen.

Walter Hart