Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 3 februari 2023, IEF 21229; N. 2017567 (Unitz tegen U-NIT) Er is een betwist teken (U-NIT) dat sterk lijkt op de ingeroepen merken 1 en 2 (Unitz). Het betwiste teken heeft een streepje tussen de eerste en tweede letter en geen figuratieve elementen of onderschrift, maar de uitspraak ervan lijkt sterk op elkaar in lengte en ritme. Het Bureau zal beoordelen of er verwarringsgevaar bestaat voor de (sterk) overeenstemmende diensten in klassen 35 en 36, waarbij de sterkte van de onderscheidingskracht van de merken wordt meegewogen. Het Bureau concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het betwiste teken en de ingeroepen merken vanwege sterke visuele en auditieve overeenstemming en gedeeltelijke begripsmatige overeenstemming tussen de tekens, evenals (sterke) overeenstemming tussen de betrokken diensten. Het argument dat partijen zich richten op verschillende territoriale markten en doelgroepen kan niet worden meegenomen in een oppositieprocedure. De stelling van de opposant dat het gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel oplevert of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en exclusiviteit van de ingeroepen merken, is niet onderbouwd en wordt niet beoordeeld omdat er geen beroep is gedaan op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 februari 2023, IEF 21228; Beslissing oppositie 2016564 (BBBcycling tegen BCYCLE) Het Bureau oordeelt over het verwarringsgevaar tussen het ingeroepen merk "BBBcycling" en "BCYCLE". Het gebruiksbewijs biedt niet voldoende bewijs voor normaal gebruik van het ingeroepen merk "BBBcycling" en het Bureau zal daarom enkel het verwarringsgevaar beoordelen op basis van het bekend gebruik van de "BBB" merken. De ingeroepen merken “BBB” en het betwiste teken stemmen auditief en visueel in beperkte mate overeen, terwijl zij begripsmatig niet overeenstemmen. Het Bureau gaat uit van de gemiddelde, omzichtige en oplettende consument gericht op het grote publiek. Bij de beoordeling worden alleen de registratiegegevens en eventuele gebruiksbewijzen gebruikt en geen rekening gehouden met factoren als marketing en verkoopformules. Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Het Bureau oordeelt dat er geen verwarringsgevaar is tussen de ingeroepen merken "BBB" en het betwiste teken omdat er beperkte overeenstemming is tussen de tekens en de betrokken waren daarnaast identiek zijn. De verschillen in de tekens zijn echter opvallend en de totaalindruk van de tekens is verschillend. Hierdoor is er geen sprake van verwarring en zal het publiek evenmin van mening zijn dat de producten van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

Rechtbank Amsterdam 23 januari 2023, IEF 21227; ECLI:NL:RBAMS:2023:190 (A.I.A. tegen gedaagde) Artillerie Inrichtingen Armaments B.V. (hierna: A.I.A.) en andere handelsnamen van A.I.A. zijn beschrijvend en hebben geen groot onderscheidend vermogen. Hierdoor geniet A.I.A. minder bescherming. Doordat de handelsnaam bestaat uit beschrijvende woorden, loopt A.I.A. het risico dat andere bedrijven soortgelijke beschrijvende woorden gebruiken in hun handelsnaam. Beschrijvende en algemeen gebruikte woorden in een handelsnaam mogen niet leiden tot een monopolisering van die woorden. Ondanks het feit dat A.I.A. stelt dat deze handelsnaam al sinds 1 maart 2022 wordt gebruikt, is er onvoldoende bewijs voor het feitelijk gebruik van de handelsnaam. De tegenpartij heeft een domeinnaam en beeldmerk geregistreerd onder dezelfde naam en heeft twee stukken ingebracht die erop kunnen wijzen dat ze de handelsnaam al sinds 2015 gebruiken. Er kan echter niet met voldoende zekerheid worden bepaald wie de handelsnaam eerder heeft gebruikt.

Rechtbank Amsterdam 9 januari 2023, IEF 21225; ECLI:NL:RBAMS:2023:56 (verzoekers tegen verweerders) Er zijn twee broers, de verzoekers, die bekend staan onder de artiestennaam [artiestennaam 1] en een succesvolle theatervoorstelling hebben gecreëerd. Zij hebben hun werk als auteursrechtelijk beschermd werk gedeponeerd in de US Copyright Library in 2003. Twee zussen, de verweersters, onder de artiestennaam [artiestennaam 2] treden op met een vergelijkbare theatervoorstelling en treden momenteel op in theater Carré in Amsterdam als onderdeel van een theatershow. De verzoekers verzoeken de rechter om de verweersters te bevelen om onmiddellijk op te houden met de uitvoering van deze voorstelling omdat het volgens hen inbreuk maakt op hun auteursrecht. Het verzoek is een verzoek om een onmiddellijke voorziening en strekt tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op hun auteursrechten. Dit verzoek wordt echter door de rechter afgewezen omdat de verweersters niet zijn gehoord en het uitstel dat nodig is om beide partijen te horen geen onherstelbare schade zal veroorzaken. Het verzoek ex artikel 1019e Rv is daarom afgewezen.

HR Conclusie P-G 6 januari 2023, IEF 21226; ECLI:NL:PHR:2023:30 (Kwantum tegen Vitra) Op 15 oktober 2021 heeft de P-G reeds geconcludeerd tot vernietiging in het principaal beroep en tot verwerping in het voorwaardelijk incidenteel beroep. Op 23 september 2022 heeft de Hoge Raad een tussenarrest gewezen. De Hoge Raad ziet in het door het Hof van Justitie gewezen arrest van 8 september 2020 (het RAAP-arrest) aanleiding ‘om de stelling dat de materiële-reciprociteitstoets in deze zaak niet van toepassing is, te onderzoeken op een andere rechtsgrond dan in het middel is aangevoerd’. Over die andere rechtsgrond is de HR voornemens prejudiciële vragen te stellen. In het tussenarrest zijn daartoe drie vragen van uitleg geformuleerd. In deze aanvullende conclusie gaat de P-G in op de Unierechtelijke vragen die in het tussenarrest aan de orde zijn gesteld.

Rechtbank Den Haag 7 februari 2023, IEF 21223; LS&R 2155 ECLI:NL:RBDHA:2023:1243 (Hotgen tegen Chinachem c.s.) Hotgen is een Chinese onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verhandeling van diverse biotechnologische producten, waaronder Covid-tests. Zij is daarnaast houdster van het voor waren in de klassen 5 en 10 ingeschreven Unie-beeldmerk Hotgen. Op 22 november 2022 heeft de douane Groningen zo’n 260.000 antigenentest in beslag genomen op verdenking van merkinbreuk. Hotgen heeft aangegeven dat de goederen niet van haar afkomstig zijn. De verpakking wijkt namelijk op een aantal punten af van de originele Hotgen Covid-testers. Hotgen heeft een verzoek gedaan aan de douane tot optreden tegen inbreuken op het Hotgen-merk en heeft ingestemd met het verzoek tot vernietiging van de inbeslaggenomen antigenentesten.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 9 februari 2023, IEF 21222, IEFBe 3618; N. 2017524 (Pepsi tegen Paupsy) Op 5 november 2021 heeft opposant, Pepsi, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk Paupsy voor diensten in de klassen 18 en 25. Opposant stelt dat beide tekens dezelfde lengte en structuur hebben. Beide hebben namelijk drie gemeenschappelijke letters die in ongeveer dezelfde volgorde staan. Fonetisch gezien (Frans) bestaat het teken daarnaast uit twee lettergrepen en is het ritme en intonatie hetzelfde. Opposant benadrukt dat de eerste lettergreep begint en eindigt met de dominante letter P en voorts dat het begin van de tweede lettergreep dezelfde uitspraak kent (Frans: SI/SY). Verweerder voert hiertegen in dat het ene teken uit vijf letters bestaat en het andere uit zes. Daarnaast verschilt de klank van de eerste lettergreep (Frans: Pèp…/Pòep…).

Nieuw op het programma, een internationale 'Merkenspecial'. Met Remco Klöters (Van Kaam) als dagvoorzitter bespreken Huib Berendschot (AKD), Pieter Braam (Team IER Douane) en Egbert van der Werff (Team IER Douane) de juridische en praktische aspecten van grensoverschrijdende merkenzaken.

Datum: woensdag 5 april
Accreditatie: 3 punten
Tijd: 14.00 - 17.15 uur, met aansluitend borrel. Inloop vanaf 13.30 uur

Aanmelden kan via deze link

Gerecht EU 21 december 2022; IEF 21221, IEFbe 3617; T‑44/22, ECLI:EU:T:2022:843 (MARLBORO tegen International Masis Tabak)  Deze zaak betreft de welbekende ‘red rooftop’ die op de sigarettenpakjes van het merk Marlboro prijkt. Het bestreden teken is afkomstig van een Armeense tabaksfabrikant, International Masis Tabak. Het Gerecht EU (eerste kamer) bevestigt dat het bestreden teken, die bescherming zoekt voor tabak en sigaretten (klasse 34), oneerlijk voordeel geniet van de reputatie van het eerdere merk. Het Gerecht merkt in dat verband op dat het teken van Masis puur figuratief is, gegeven het feit dat het verbale element onleesbaar is. Het Gerecht oordeelt daarnaast dat de twee tekens een dominant element gemeen hebben, te weten, een gekleurde veelhoek in het bovenste deel van het teken. Ondanks hun verschil (in kleur), hebben zij een zelfde impressie, namelijk dat van een witte driehoek. Masis Tabak is het niet eens met deze conclusie, gezien zij in hun verzoek van inschrijving hebben toeglicht dat de lijnen in vorm van een driehoek juist lijken op de toppen van een berg.  Het Gerecht oordeelt echter dat dit de perceptie van Masis betreft en niet die van het relevante publiek.

Noot van A. Ringnalda bij Hof van Justitie EU 3 maart 2022, IEF 21219; ECLI:EU:C:2022:152 (C-421/20) (Acacia tegen BMW) De regels voor het bepalen van het toepasselijke recht in gevallen van inbreuken op intellectueel eigendomsrechten binnen de Europese Unie worden in deze noot van A. Ringnalda besproken. Er zijn drie principes van toepassing: het territorialiteitsbeginsel, het beginsel van nationale behandeling en de locatie van inbreuken op unitaire IE-rechten. In het arrest Nintendo heeft het Hof van Justitie een nieuwe benadering gegeven voor het begrip 'land waar de inbreuk is gepleegd' in de zin van artikel 8 lid 2 Rome II-Vo. Het Hof richt zich op de feitelijke handeling die de oorsprong is van de inbreuk, in plaats van op de juridische inbreuk zelf. In het arrest AMS Neve is geoordeeld dat het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd, toepasselijk is en niet verwijzen naar het recht van een ander land. Vervolgens wordt de bevoegdheid van een rechter in gevallen van inbreuk op intellectueel eigendomsrechten en de mogelijke problemen met de toepassing van de Nintendo-regel besproken. Er wordt gesuggereerd dat het niet mogelijk is om beide bevoegdheidsregels tegelijkertijd te volgen en dat de specifieke omstandigheden van de zaak zorgvuldig bekeken moeten worden om te bepalen welk criterium van toepassing is.