Vormgeving  

Rechtbank Almelo, 4 december 2009, 106407 / KG ZA 09-351, Jade B.V. tegen Deltex B.V. (met dank aan Maarten Rijks & Wim Maas, Banning)
 
Merkenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eiseres maakt op grond van vormmerk, auteursrecht en onrechtmatig handelen bezwaar tegen het door gedaagde op de markt brengen van hoofdkussens. Alleen vorderingen m.b.t. slaafse nabootsing worden toegewezen (maar wel met een volledige 1019h Proceskostenveroordeling).

De hoofdkussens van zowel eiseres (de Silvana Support, afbeelding boven) als gedaagde (de Cinderella Orthoflex, afbeelding onder) bestaan uit een verdeling in 4 vlakken: 3 vlakken bestemd voor een goede ondersteuning van het hoofd van zij- en rugslapers en 1 vlak ter ondersteuning van de nek. Op de vlakverdeling is met behulp van 'gezichtjes' dan wel 'poppetjes' aangegeven hoe het kussen gebruikt dient te worden. Vorderingen op grond van het vormmerk worden afgewezen op grond van 2:1 lid 2 BVIE. Auteursrechtelijke vorderingen worden afgewezen, omdat het kussen slechts uit functionele elementen en stijlelementen bestaat. Vorderingen op grond van onrechtmatig handelen worden wel toegewezen. De rechtbank Almelo komt tot het voorlopig oordeel dat:

5.3. (…)  een reëel verwarringsgevaar te duchten (is) bij het winkelend publiek (zowel online als 'live') indien zij afzonderlijk worden geconfronteerd met de kussens van partijen. Er sprake van een onnodige nabootsing van Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk (van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Immers, het is op zichzelf al vreemd en de klant onderschattend dat een gebruiksaanwijzing op een kussen wordt gedrukt waarop het hoofd dient te rusten.

Het publiek dat geacht wordt deze kussens te kopen, voorziet de nieuwe aankoop in het algemeen onmiddellijk van een kussensloop in zijn favoriete ontwerp. Daarmee wordt de gebruiksaanwijzing vrijwel onzichtbaar. Dat is op zichzelf niet erg en bovendien de vrije en te respecteren keuze van de fabrikant, maar het is wel vreemd als een concurrent op dezelfde wijze een gebruiksaanwijzing op haar kussen aanbrengt terwijl dat - het gaat om een hoofdkussen! - volstrekt onnodig is.

Als diezelfde producent (in casu Deltex) dan ook nog eens een zestal kleuren hanteert die voor een groot deel (en wat betreft het onweersproken meest populaire kussen van Jade exact dezelfde kleur) overeenstemmen, deze kleuren gebruikt voor de biezen, de labels op dezelfde plek bevestigt en de drie gezichten voorziet van iets dat op een menselijk lichaam moet lijken, is de verwarring compleet) en dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter te worden geoordeeld dat sprake is van ongeoorloofd en daarmee onrechtmatig aanhaken bij het succes van de concurrent. De nagebootste elementen zijn immers onnodig nagebootst. Het label zit op exact dezelfde plek, maar had evengoed meer naar de onderzijde kunnen worden geplaatst. De biezen zijn slechts anders wat betreft de opgedrukte tekst op het kussen van Deltex. maar dat is van een afstand (en de gemiddelde consument ondergaat de eerste indruk veelal op afstand) nauwelijks zichtbaar. Dat Deltex 'poppetjes' gebruikt in plaats van 'gezichtjes' lijkt op het eerst gezicht voldoende onderscheidend maar is dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. Ook hier geldt: het kan eenvoudig anders. Deltex had andere keuzes kunnen maken die niets af zouden doen aan het doel van het kussen maar wel voor een beter onderscheid met het kussen van Jade zorg zouden dragen."

De voorzieningenrechter veroordeelt Deltex in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Jade op grond van artikel 1019h Rv. begroot op € 5.222,25 aan verschotten en salaris van de advocaat.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 4 december 2009, LJN: BK5256, Montis Design B.V. tegen Verweerster.

Herstelarrest (zie IEF 8308). Aanpassing veroordeling in kosten van het geding aan partijafspraak in dier voege dat voor oorspronkelijk vermeld bedrag het overeengekomen bedrag wordt gelezen.

1.1 De Hoge Raad heeft in deze zaak op 30 oktober 2009 een arrest uitgesproken. In het dictum van dit arrest is Montis veroordeeld in de kosten van het geding en in de begroting daarvan is een bedrag van € 2.200,-- opgenomen voor salaris.
Blijkens de door partijen in cassatie genomen re- en dupliek zijn zij overeengekomen dat de vergoeding voor het salaris van de advocaat in cassatie € 10.000,-- (exclusief BTW) bedraagt, onder de voorwaarde dat de Hoge Raad geen prejudiciële vragen stelt aan het Benelux-Gerechtshof in welk geval deze afspraak komt te vervallen. Partijen hebben in de re- en dupliek de Hoge Raad eenparig verzocht de kostenveroordeling ten aanzien van het salaris in overeenstemming met deze afspraak uit te spreken.

1.2 De advocaat van [verweerster] heeft bij brief van 2 november 2009 de Hoge Raad verzocht zijn hierboven genoemde arrest overeenkomstig die afspraak te verbeteren, nu de aan de afspraak verbonden voorwaarde niet is vervuld. De advocaat van Montis heeft daarop gereageerd. De Procureur-Generaal is in de gelegenheid gesteld aanvullend te concluderen, maar heeft daarvan afgezien.

1.3 De Hoge Raad zal het verzoek inwilligen en de misslag in het arrest aldus verbeteren dat in het dictum daarvan voor het bedrag "€ 2.200,--" wordt gelezen "€ 10.000,--".

Lees het arrest hier.

Rechtbank Zutphen, 28 oktober 2009,  LJN: BK4464, Van Laatum tegen gedaagde (Tulpenvaas)

Auteursrecht. Eiseres is ontwerpster van de Tulipa vaas (afbeelding) en maakt bezwaar tegen  dor gedaagde geproduceerde en verhandelde raamsticker met een afbeelding van de vaas. Inbreuk wordt aangenomen, maar geen toewijzing inbreukverbod, omdat er geen concrete dreiging meer is.  Geen vermogensschade (geen gederfde licentievergoedingen, omdat eiseres nooit een licentie zou hebben willen afgeven aan gedaagde), wel ideële schade, omdat inbreuk is gemaakt op “haar persoonlijkheidsrecht en tenminste  risico op reputatieschade heeft bestaan.” Vergoeding ex aequo et bono: €1000,-

De billijkheid verzet zich tegen 1019h proceskostenveroordeling: “In het onderhavige geval komt grote betekenis toe aan de vaststelling dat [gedaagde] geen moedwillige inbreuk heeft gemaakt, bereid is geweest de inbreukmakende werken terug te halen en daar ook uitvoering aan heeft gegeven, gestopt is met de verkoop en een schadevergoeding heeft aangeboden en uitgekeerd.”

Inbreuk: 4.1.  Door [eiseres] is voldoende onderbouwd dat zij de ontwerpster is van de Tulipa vaas die op de sticker van [gedaagde] is afgebeeld. De vaas is ook voldoende oorspronkelijk om auteursrechtelijke bescherming te dragen. Anders dan [gedaagde] stelt bezit de vaas, geïnspireerd op de 17e eeuwse Nederlandse tulpenvazen en voorzien van patronen van Turkse kaftans, een eigen oorspronkelijk karakter en draagt deze het persoonlijk stempel van haar maakster. [eiseres] heeft keuzes gemaakt die op haar persoonlijke smaak berusten. De vormgeving van de vaas wordt niet bepaald door vereisten van technische of praktische aard. De vaas verbindt de Turkse en Nederandse cultuur en traditie op originele wijze. [gedaagde] heeft niet betwist dat de naam van [eiseres] ook op de onderzijde van de vaas is vermeld, zoals [eiseres] ter comparitie heeft verklaard en getoond. De rechtbank gaat dan ook uit van het auteursrecht van [eiseres] op (de afbeelding van) de Tulipa vaas.

4.2.  Uit de door [eiseres] overgelegde stukken en afbeeldingen en de vaas en sticker zoals ter comparitie getoond, is eveneens door [eiseres] voldoende onderbouwd dat de sticker een afbeelding bevat van de door [eiseres] ontworpen vaas. [gedaagde] heeft dit ter comparitie ook niet (meer) betwist. Hiermee staat de inbreuk op het auteursrecht van [eiseres] vast. (…) Het gebruik van bloemen en de opstelling daarvan in de Tulipa vaas is niet oorspronkelijk en betreft slechts het praktisch gebruik waarvoor een vaas in essentie bedoeld is.

Geen verbod: 4.3.  [eiseres] vordert allereerst een verbod om inbreuk te plegen en een gebod tot het terughalen van de inbreukmakende werken. Een concrete dreiging van (verdere) inbreuk is echter door [eiseres] niet gesteld noch anderszins gebleken. Immers, [gedaagde] heeft - ook volgens [eiseres] - al in de contacten tussen partijen voorafgaand aan deze procedure toegezegd de verkoop van de stickers te stoppen, deze terug te halen bij de haar bekende afnemers en de teruggehaalde en nog in voorraad aanwezige stickers te vernietigen en geen ontwerpen van [eiseres] meer te zullen afbeelden en/of verkopen. Ook in de conclusie van antwoord en ter comparitie heeft [gedaagde] deze toezegging herhaald. [gedaagde] heeft onbetwist gesteld dat zij ook daadwerkelijk alle door haar aan winkeliers geleverde stickers heeft teruggehaald. Bij het verbod, zoals door [eiseres] gevorderd, heeft zij dan ook geen belang, zodat dit niet toegewezen wordt. Dit geldt evenzeer voor het gevorderde gebod, nu [eiseres] ook ter comparitie heeft verklaard te willen aannemen dat alle stickers zijn teruggehaald en vernietigd zullen worden.

Geen vermogensschade: 4.5.  [eiseres] vordert een vergoeding voor vermogensschade en voor reputatieschade. Dat zij vermogensschade geleden heeft, is echter op geen enkele wijze door haar onderbouwd. De schade bestaat, aldus [eiseres], uit een bedrag vanwege de inbreuk, welk bedrag kan worden gebaseerd op een licentievergoeding die zij zou hebben bedongen indien zij toestemming had willen verlenen voor het gebruik van haar ontwerp als raamsticker. Echter, zij stelt eveneens dat zij beslist niet zou zijn overgegaan tot het afgeven van een licentie voor het produceren van een raamsticker met een afbeelding van de Tulipa vaas, nu dit product van beduidend minder allure is dan de vaas zelf en niet past bij het segment van de markt waarop zij zich wil richten. Dat zij desondanks vermogensschade geleden heeft is dan ook zonder nadere toelichting niet begrijpelijk. Zodanige toelichting en argumenten ontbreken echter.

Reputatieschade: 4.6.  Ten aanzien van de reputatieschade heeft [eiseres] evenmin aannemelijk gemaakt dat haar reputatie daadwerkelijk schade geleden heeft. Wel heeft zij voldoende onderbouwd gesteld dat zij ideële schade lijdt doordat zij heeft moeten ondervinden dat inbreuk gemaakt is op haar persoonlijkheidsrecht en tenminste het risico op reputatieschade heeft bestaan, doordat zij geassocieerd kan worden met een product, de raamsticker, waarmee zij niet geassocieerd wil worden. De hoogte van deze schade is niet concreet te bepalen en zal ex aequo et bono worden gesteld op € 1.000,-.

1019h proceskosten: 4.11.  In het onderhavige geval komt grote betekenis toe aan de vaststelling dat [gedaagde] geen moedwillige inbreuk heeft gemaakt, bereid is geweest de inbreukmakende werken terug te halen en daar ook uitvoering aan heeft gegeven, gestopt is met de verkoop en een schadevergoeding heeft aangeboden en uitgekeerd. De procedure is gevoerd, terwijl al ruim voor het uitbrengen van de dagvaarding het grootste deel van het verschuldigde bedrag door [gedaagde] aan [eiseres] is betaald. Onder deze omstandigheden verzet de billijkheid zich tegen een afwijking van de ‘normale’ regels betreffende de proceskostenvergoeding, waarbij de verliezende partij wordt veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij en de proceskosten kunnen worden gecompenseerd indien partijen over en weer op onderdelenin het (on)gelijk worden gesteld.
Gezien het geringe verschil tussen de door [gedaagde] voorafgaand aan de procedure aangeboden en uitgekeerde vergoeding en de thans vastgestelde schadevergoeding, bestaat aanleiding de proceskosten te compenseren, zodanig dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Leeuwarden, 10 november 2009, LJN: BK3743, VDW International SPRL-BVBA c.s. tegen Firma [persoonsnaam] V.O.F. c.s.

Proces(kosten)rechtelijk hoger beroep in coin-pusherzaak (auteursrecht, zie Vzr. Rechtbank Groningen 27 augustus 2008, IEF 7020 en Rechtbank Groningen, 25 maart 2009, IEF 7744) Geen misbruik van procesrecht door niet instellen eis in hoofdzaak. 1019h Rv is niet van toepassing in het hoger beroep, nu het niet ter handhaving van de intellectuele eigendomsrechten strekt.

Niet instellen eis in hoofdzaak: 3. Met Grief I komen VDW c.s. op tegen hun veroordeling in de proceskosten als "de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij". VDW c.s. stellen zich op het standpunt dat [geïntimeerden] door de executie van het beroepen vonnis, zonder de in dat vonnis voorgeschreven eis in de hoofdzaak in te stellen waardoor het vonnis is komen te vervallen, misbruik maken van procesrecht.

(…)

5. Het door VDW c.s. ingenomen standpunt dat [geïntimeerden] door het niet instellen van de eis in hoofdzaak - wat daarvan ook verder zij - zich schuldig maken aan misbruik van procesrecht, kan VDW c.s. in dit hoger beroep niet baten omdat zulks geen zelfstandige grond vormt voor vernietiging van het beroepen vonnis, terwijl gedragingen van een procespartij op basis van een verkregen vonnis zonodig in het verband van een executiegeschil ex artikel 438 Rv. aan de orde gesteld kunnen worden. Grief I faalt derhalve.

Incidenteel appel / hoogte proceskostenveroordeling: 8. De door [geïntimeerden] ingestelde grief in het incidenteel appel richt zich tegen de hoogte van de proceskostenveroordeling in het beroepen vonnis. [geïntimeerden] stellen zich op het standpunt dat zij recht hebben op een vergoeding van de volledig gemaakte kosten omdat er bij het namens VDW c.s. getroffen conservatoir beslag en de geëntameerde bodemprocedure sprake is van misbruik van recht dan wel een anderszins onrechtmatig handelen. Daartoe voeren [geïntimeerden] aan dat VDW c.s. de juridische maatregelen tegen de firma [persoonsnaam] en haar vennoten [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] hebben genomen, wetende dat de firma [persoonsnaam] en voornoemde vennoten met de coin pushers niets van doen hebben. [geïntimeerden] onderbouwen hun stelling door het overleggen van importdocumenten en offertes waaruit blijkt dat KMG Asia de importeur en verkoper is.

9. Daarnaast stellen [geïntimeerden] zich op het standpunt dat de zaak in prima ingewikkeld was zodat zij in ieder geval aanspraak hebben op het volgens de indicatietarieven vast te stellen vergoeding ad €15.000. Deze stelling wordt door [geïntimeerden] echter inhoudelijk in het geheel niet onderbouwd. Het hof zal dan ook aan deze stelling voorbij gaan.

10. VDW c.s. ontkennen dat zij door het leggen van het beslag en het entameren van de bodemprocedure zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik van procesrecht. Daartoe voeren zij aan dat [geïntimeerden] wat betreft personen, plaats van vestiging en activiteiten zo nauw met elkaar verbonden zijn dat VDW c.s. meenden en mochten menen dat [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] betrokken waren bij de coin pushers.

11. Het hof overweegt als volgt. Uit de door [geïntimeerden] overgelegde stukken (zie productie 12) blijkt niet voorshands dat [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] met de verhandeling van de coin pushers niets van doen hadden. Integendeel (…)

12. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het handelen van VDW c.s. in het kader van de gestelde misbruik van procesrecht, geldt dat de handelwijze van VDW c.s. alleen onrechtmatig is indien zij zich bewust waren van de ongegrondheid, ondeugdelijkheid of zinloosheid van hetgeen zij aanvoerden of ondernamen, althans hen te dien aanzien een ernstig verwijt viel te maken (HR 29-06-2007, NJ2007/353). Het voeren van een procedure op een zodanige wijze dat de wederpartij op onredelijke wijze voor moeilijkheden of kosten wordt geplaatst, kan eveneens grond opleveren om het desbetreffende gedrag als ontoelaatbaar aan te merken. Daarbij moet het dan gaan om ander gedrag dan het enkele nemen van processuele stappen.

13. [geïntimeerden] hebben in het licht van de voorgaande overwegingen onvoldoende gesteld ter onderbouwing van hun standpunt. [geïntimeerden] stellen ook niet dat zij in het hoger beroep meer kosten moeten maken dan in het geval alleen KMG Asia in het hoger beroep was betrokken. Het hof zal dan ook aan de stelling dat VDW c.s. door het instellen van hoger beroep tegen de firma [persoonsnaam] en haar vennoten [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] misbruik maken van procesrecht voorbij gaan. De incidentele grief faalt derhalve.

In het principaal en incidenteel appel / proceskosten hoger beroep: 14. Ten aanzien van de kostenveroordelingen overweegt het hof als volgt. Het onderhavige hoger beroep heeft tot inzet vermeend misbruik van procesrecht en de gevolgen daarvan voor de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. De vermeende intellectuele eigendomsrechten in verband waarmee het beslag was verleend en waarop de vorderingen in prima betrekking hebben, staan in dit hoger beroep niet ter discussie; het hoger beroep strekt dan ook niet ter handhaving daarvan. Het hof is derhalve van oordeel dat dit hoger beroep geen intellectuele eigendomszaak is waarop artikel 1019h Rv. van toepassing is. De kostenveroordeling zal met toepassing van het algemene liquidatietarief plaatsvinden.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, ex parte beschikking van 17 november 2009, Revotec Marine AG tegen Bär (met dank aan Marloes Bakker, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. Marinelift ( om een bijboot in een de achterkant van een schip te schuiven). Stukgelopen samenwerking. Dreigende verhandeling op beurs.

“(…) beveelt gerekestreerde om binnen twee uur na betekening van deze beschikking te staken en gestaakt te houden iedere daad van openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de in het lichaam van het aangehechte verzoekschrift omschreven auteursrechtelijk beschermde marinelift, waaronder begrepen ieder ter verkoop aanbeiden, verhandeling, ten toonstellen (door het tonen van monsters of afbeeldingen) of afleveren.”

Lees de beschikking hier.

Vzr Rechtbank Haarlem, 9 november 2009, LJN: BK3257, Eisers tegen gedaagde (Kopie poppenhuis)

Auteursrecht. Eisers treffen in een winkel een door een particulier gemaakte kopie aan van een door eisers gemaakt en in tijdschrift (afbeelding) gepubliceerd poppenhuis (grachtenpand). De vorderingen worden afgewezen. Geen spoedeisend belang nu de beweerdelijke kopie reeds is afgegeven aan de raadsman van eisers. Vordering tot vernietiging van de beweerdelijke kopie afgewezen gelet op het belang van gedaagde om in een eventuele bodemprocedure ten bewijze van haar stelling dat geen sprake is van inbreuk over haar poppenhuis te kunnen beschikken.  

4.2.  Met betrekking tot het spoedeisend belang van eisers bij hun vorderingen overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Nog afgezien van het antwoord op de vraag of het poppenhuis van gedaagde heeft te gelden als een inbreuk op mogelijke auteursrechten die eisers ten aanzien van hun poppenhuis kunnen doen gelden, valt zonder nadere onderbouwing van de zijde van eisers niet in te zien welk spoedeisend belang eisers hebben bij de gevraagde voorzieningen. Vast staat immers dat gedaagde het beweerdelijk inbreukmakende poppenhuis aan de raadsman van eisers heeft afgegeven, alwaar het poppenhuis zich tot op heden bevindt. Gelet hierop is niet aannemelijk dat op dit moment enige kans bestaat op verveelvoudiging dan wel openbaarmaking van het poppenhuis door gedaagde. De enkele stelling dat gedaagde weigert de inbreuk op de auteursrechten van eisers te erkennen en dat eisers als gevolg daarvan vrezen dat gedaagde met het poppenhuis aan de slag gaat is derhalve onvoldoende. Weliswaar heeft gedaagde bij de afgifte de voorbehouden als vermeld in de onder 2.9 genoemde brief gemaakt, maar dat is gelet op de huidige stand van zaken onvoldoende om te concluderen dat de vrees van eisers voor voortzetting van mogelijke inbreuk gerechtvaardigd is.

4.3.  Gelet op het voorgaande zal de onder 3.1 onder 1 gevraagde voorziening tot veroordeling van gedaagde tot het onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten op het poppenhuis van eisers dan ook worden geweigerd.

4.4.  Mede in het licht van het hiervoor overwogene valt voorts niet in te zien welk belang eisers hebben bij de onder 3.1 onder 2 gevraagde voorziening tot het (laten) vernietigen van het poppenhuis van gedaagde. Bovendien staat daartegenover het belang van gedaagde om in een eventuele bodemprocedure te kunnen beschikken over het poppenhuis teneinde haar stelling aan te kunnen tonen dat geen sprake is van inbreuk. De betreffende voorziening zal dan ook worden geweigerd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 november 2009, KG ZA 09-1340, Tell Sell IE B.V. c.s. tegen Fitness-Import BV

Merkenrecht. Modellenrecht. Auteursrecht. Uitputting. Tell Sell c.s. zijn Beneluxdistributeur voor leverancier Fitness Brands Inc van de fitnessapparaten AB CIRCLE en AB CIRCLE PRO. Fitness Brands is houdster van Gemeenschapsmodel- en Gemeenschapsmerkrechten m.b.t. tot de apparaten. Tell Sell is houdster van de corresponderende Benelux-woordmerken.

Gedaagde Fitness-Import brengt zonder toestemming en zonder dat sprake is van uitputting hetzelfde toestel op de markt en heeft de tekst van haar advertenties ontleend aan die van Tell Sell c.s. Inbreuk aangenomen.

Uitputting: 4.3. Fitness-Import erkent dat het door haar aangeboden apparaat hetzelfde is als het door Tel Sell cs op de markt gebrachte apparaat. Het enige ter zake doende inhoudelijke verweer van Fitness-Import is dat sprake zou zijn van (merkenrechtelijke) uitputting, omdat de door haar aangeboden fitnessapparaten zouden zijn verkregen van handelaren in de EU. (…)

4.4. Dit verweer slaagt naar voorlopig oordeel niet. De bewijslast voor uitputting ligt bij een partij als Fitness-Import en wel ter zake van elk individueel exemplaar waarvoor beroep wordt gedaan op uitputting (1). Dat daar op grond van wat thans voorligt in de bodemprocedure aan zal kunnen worden voldaan door Fitness-Import, is voorshands niet aannemelijk geworden. De enige overgelegde factuur dateert van 24 september 2009, terwijl het apparaat al vanaf juli 2009 op de site van Fitness-Import wordt aangeboden, zodat zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – alleen al daarom niet aannemelijk voorkomt dat deze transactie de gehele verkoopvoorraad zou omvatten. Bovendien was na de eerste sommatie door Fitness-Import aangegeven dat haar leverancier DKN Lifestyle zou betreffen, maar die is ter zitting in dit verband geheel buiten beeld geraakt. Ten slotte wordt meegewogen dat door Tel Sell cs ter zitting onweersproken is gesteld dat zij ongeveer 60 apparaten per week afzet en Fitness-Import onder de prijs aanbiedt die in het "officiële" distributiekanaal doorgaans wordt aangetroffen en onweersproken is gesteld dat Fitness-Import "geen kleintje" is in de betreffende branch.

4.5. Daarbij heeft bovendien nog het volgende te gelden. Fitness-Import doet in feite beroep op impliciete afstand van recht van de kant van Tel Sell IE en Fitness Brands om op grond van hen toekomende merkrechten op te treden tegen verdere verhandeling van de gewraakte fitnessapparaten door Fitness-Import. Daarvoor geldt als criterium naar vaste rechtspraak dat moet worden vastgesteld dat de merkhouder "met zekerheid" afstand moet hebben gedaan(2). Daarvan is nog geen begin van aanwijzing bijgebracht zijdens Fitness- Import tegenover de stellige betwisting daarvan door Tel Sell cs.

Derden-aanbieders: 4.6. Dat sprake is van derden-aanbieders op marktplaats.nl, E-Bay, speurders.nl en andere sites, zoals Fitness-Import aangeeft, maakt het vorenoverwogene niet anders. Voor zover Fitness-Import wil betogen dat Tel Sell cs niet afdoende zou optreden tegen inbreuk op haar gestelde rechten door derden, heeft voorshands te gelden dat Fitness-Import die stelling onvoldoende steekhoudend heeft gesubstantieerd. Nog daargelaten de relevantie van dit mogelijke verweer heeft Fitness-Import bovendien niet weersproken dat Tel Sell cs ook derden waar nodig sommeert – het afgelopen jaar 10 partijen.

Inbreuk: 4.7. Nu Fitness-Import (onbestreden) dezelfde waar (een bepaald type fitnessapparaten) onder de als merken ingeschreven tekens (althans onder het teken Ab Circle Pro) aanbiedt, is sprake van handelen in strijd met art. 9(1)(a) GMVo respectievelijk art. 2.20(1)(a) BVIE, hetgeen merkinbreuk oplevert. Evenmin is bestreden dat zodoende inbreuk wordt gemaakt op de ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten, nu dit bij de geïnformeerde gebruiker geen andere totaalindruk wekt dan een apparaat volgens het geregistreerde Gemeenschapsmodel dat Tel Sell cs kunnen inroepen, zodat ook sprake is van modelrechtinbreuk in de zin van art. 19(1) GModVo. Dit brengt mee dat een inbreukverbod op die rechten toewijsbaar is, zoals in het dictum verwoord. (…)

Auteursrecht: 4.8. Ook is een inbreukverbod als in het dictum verwoord toewijsbaar op grond van auteursrechtinbreuk op de advertentietekst die Fitness-Import hanteert en naar voorlopig oordeel duidelijk is ontleend aan de tekst die Tel Sell cs hanteert en ten aanzien waarvan hen auteursrecht toekomt, omdat dat laatste niet is bestreden door Fitness-Import.

Proceskosten: 4.11. Als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij wordt Fitness-Import veroordeeld in de proceskosten. Fitness-Import heeft bestreden dat de van de kant van Tel Sell cs verantwoorde kosten (neerkomend op een bedrag aan salaris advocaat van € 8.888,18 excl. BTW) aan de dubbele redelijkheidstoets uit art. 1019h Rv voldoen. Deze zaak moet worden gekenschetst als een eenvoudig kort geding. Dat veelvuldig in der minne is getracht tot een vergelijk buiten rechte te komen, zoals Tel Sell cs stellen, maakt dit op zichzelf niet zozeer anders, dat het toe te passen Indicatietarief zou verspringen naar de hogere categorie, zodat een kostenveroordeling van € 6.000,- (exclusief BTW) voor salaris advocaat in dit geval passend wordt geoordeeld, te vermeerderen met vastrecht en deurwaarderskosten.

1 HvJ EG zaak C-173/98 (Sebago/GB Unic)
2 HvJEG zaak C-414/99 t/m C-416/99 (Davidoff & Levi Strauss), NJ 2002/183, HvJEG zaak C-59/08 (Copad/Dior)
en HvJEG zaak C-324/08 (Makro/Diesel)

Lees het vonnis hier of hieronder:

Jesse Hofhuis: Functionaliteit. ‘Ondanks een lange reeks uitspraken over de Tripp Trapp is nog steeds volstrekt onduidelijk wat de auteursrechtelijke beschermingsomvang van dit werk is. In een vonnis van 21 oktober paste Rechtbank Amsterdam weer een ander criterium toe dan de daaraan voorafgaande uitspraak – het arrest van 30 juni van Hof Den Haag. Na zo’n 100 jaar functionalisme én auteursrecht is nog steeds niet duidelijk in hoeverre een technische oplossing meeweegt bij de beschermingsomvang van een werk – terwijl dat van belang is voor de beschermingsomvang van elk werk van industrieel ontwerp.

(…) Om de laatste vier uitspraken over de Tripp Trapp te behandelen:

- De Rechtbank Den Haag oordeelde op 7 februari 2007 dat de technische kenmerken niet mee mogen wegen bij de vraag naar inbreuk: “Wat uitsluitend technisch bepaald is, wordt niet door het auteursrecht omvat”;

- De Rechtbank Haarlem oordeelde op 7 januari 2009 anders: “het feit dat een bepaald onderdeel een technische functie heeft, sluit op zichzelf niet uit dat het vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming”;

- Het Hof Den Haag vernietigde op 30 juni 2009 het vonnis van Rechtbank Den Haag en overwoog dat “van bescherming slechts is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect”; en

- De Rechtbank Amsterdam oordeelde op 21 oktober 2009 weer in tegenspraak met Hof Den Haag door te overwegen dat de elementen die te zeer worden bepaald door de gekozen techniek “als het ware dienen te worden weggedacht”.’

Lees de volledige column hier.

Hoge Raad, 30 oktober 2009, LJN: BJ0655, Montis Design B.V. tegen Verweerster (met conclusie A-G Verkade)

Auteursrecht. Modellenrecht. Instandhoudingsverklaring. Gestelde inbreuk op stoelen Charly en Chaplin van Montis, waarbij modelhoudster Montis tevergeefs stelt dat het eigen depot eigenlijk nietig was, waardoor een instandhoudingverklaring eigenlijk niet nodig was geweest en het auteursrecht dus eigenlijk niet vervallen is.

De Hoge Raad verwerpt het beroep tegen Gerechtshof Amsterdam 29 november 2007, IEF 5590 en concludeert dat het auteursrecht wel is vervallen op grond van art. 21 lid 3 BTMW (oud). Formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 Berner Conventie i.c. niet van toepassing omdat Nederland land van oorsprong is (art. 5 lid 3 BC). Art. 93 en 94 Grondwet hebben geen betrekking op de vraag of een eenieder verbindende verdragsbepaling in een gegeven geval van toepassing is.

3.3.1 In cassatie is nog slechts aan de orde het door [verweerster] in de feitelijke instanties gevoerde, maar door Montis bestreden, verweer dat het auteursrecht van Montis op de Charly en de Chaplin is vervallen doordat Montis niet tijdig voordat de geldigheidsduur van de inschrijving van het modeldepot was verstreken, een instandhoudingsverklaring in de zin van de (op 1 december 2003 vervallen) artikelen 21 lid 3 en 24 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (verder aan te duiden als BTMW), heeft gedeponeerd.

3.3.2 Het hof heeft dit verweer aanvaard en daartoe het volgende overwogen:

"4.4. (…) Montis betoogt echter dat dit een en ander niet tot verlies van het auteursrecht ingevolge artikel 21 lid 3 BTMW (oud) heeft geleid nu zij nimmer een uitsluitend recht op het model in de zin van dat artikel heeft verkregen omdat de Charly en de Chaplin ten tijde van het depot niet voldeden aan de nieuwheidseis zoals die was neergelegd in artikel 4 lid 1 BTMW. Zij stelt dat in een dergelijk geval zo niet de (gehele) BTMW dan in ieder geval het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW toepassing mist.

4.5. Anders dan de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat dit betoog moet worden verworpen. Ingevolge de BTMW komt aan de werking van een modeldepot een einde (onder meer) door nietigverklaring van het depot in verband met daaraan klevende gebreken (waaronder, blijkens het bepaalde in artikel 15 uitdrukkelijk ook het geval dat het uitsluitend recht niet wordt verkregen als gevolg van het niet voldoen aan de nieuwheidseis - vgl. de artikelen 4 en 15 BTMW zoals die tot 1 december 2003 luidden), voorts door vrijwillige doorhaling en door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het depot (vgl. artikel 7 BTMW). In alle genoemde gevallen verbond artikel 21 lid 3 BTMW aan het eindigen van (de werking van) het depot de consequentie dat, tenzij een instandhoudingsverklaring was afgelegd, ook het aan de deposant toekomend auteursrecht op het desbetreffende model verviel.
Dat het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving toepassing zou missen in het geval dat het model weliswaar niet aan de nieuwheidseis voldeed doch geen nietigverklaring op die grond was gevorderd en in rechte was uitgesproken is onverenigbaar met de systematiek van de BTMW zoals die onder meer uit de hier besproken bepalingen voortvloeit.

(…)

3.4 Onderdeel I van het middel strekt ertoe het door het hof in rov. 4.4 samengevatte en in rov. 4.5 verworpen standpunt van Montis alsnog in cassatie ingang te doen vinden. Het onderdeel faalt omdat het hof terecht en op juiste gronden dit standpunt heeft verworpen.

3.5.1 Onderdeel II bestrijdt de verwerping in rov. 4.7 van het betoog van Montis dat art. 21 lid 3 BTMW (oud) als strijdig met art. 5 lid 2 van de Berner Conventie (BC) buiten toepassing moet worden gelaten. Het onderdeel betoogt dat het hof ten onrechte van oordeel is dat, omdat het hier om een geschil tussen twee Nederlandse vennootschappen gaat, art. 5 lid 2 BC toepassing mist. Volgens het onderdeel kan deze bepaling naar haar inhoud een ieder verbinden en heeft zij dus op grond van art. 93 Gw. verbindende kracht en moet daarom art. 21 lid 3 BTMW (oud), dat onverenigbaar is met art. 5 lid 2 BC, ingevolge art. 94 Gw. buiten toepassing blijven.

3.5.2 Het onderdeel kan niet slagen. Uit de stukken van het geding blijkt dat partijen in hoger beroep, alsook in cassatie, ervan zijn uitgegaan dat Nederland het land van oorsprong van beide werken van Montis is. Dat betekent, gelet op art. 5 lid 3 BC, dat het oordeel van het hof dat art. 5 lid 2 BC toepassing mist, juist is, wat er ook zij van de daarvoor door het hof gebezigde grond (vgl. rov. 3.3.3 van HR 11 mei 2001, nr. C99/234, LJN AB1558, NJ 2002, 55 (Vredestein/Ring 65)).
Het beroep van Montis op art. 93 en 94 Gw. berust op een onjuiste rechtsopvatting. Deze bepalingen hebben immers geen betrekking op de - in het onderhavige geval voorliggende - vraag of een eenieder verbindende verdragsbepaling in een gegeven geval van toepassing is. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden aan de hand van het desbetreffende verdrag of de inhoud van de verdragsbepaling zelf.

Lees het arrest hier. N.B: Herstelarrest m.b.t. de kosten, HR 4 december 2009,  hier.

Gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, 6 oktober  2009, LJN: BJ9771, ABK InnoVent B.V. tegen geïntimeerde.

Auteursrecht. Accountantsverklaring. Winstberekening. Rectificatie. Ten onrechte opgeheven dwangsommen. Hoger beroep executiegeschil in zaak over brochures en wijnrekken (zie Vzr. Rb. Zwolle,  5 maart 2009, IEF 7852  en Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, 20 mei 2009, IEF 7932). Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep.

9. (…) Van geïntimeerde behoefde  in redelijkheid niet meer te worden verwacht dan hetgeen zij heeft gedaan, te weten de door haar ingeschakelde registeraccountant te vragen controle conform bedoelde veroordeling te verrichten en dienaangaande te verklaren. Hieraan doet niet af dat de accountant aangeeft geen verklaring te kunnen doen omtrent de zich nog in het proces van bestemming of fabricage bevindende wijnrekken en brochures, omdat dit niet is vastgelegd, en evenmin behoefde te worden vastgelegd in de administratie van geïntimeerde, zulks gelet op de aard en omvang van de onderneming. (…)

10. Hetgeen hiervoor door het hof (grotendeels in het voetspoor van de voorzieningenrechter) is overwogen, leidt weliswaar tot het voorlopig oordeel dat door geïntimeerde (nog) geen dwangsommen zijn verbeurd, maar biedt geen grondslag voor het opheffen van de dwangsommen, zoals deze door de voorzieningenrechter in het vonnis van 5 maart 2009 zijn opgelegd. Gelet op het voorlopig karakter van een vonnis of arrest in kort geding, is een zo vergaande beslissing, ook op onderdelen van de veroordeling, niet op zijn plaats. Daarbij komt nog dat - zelfs als onherroepelijk vast zou staan dat geïntimeerde heeft voldaan aan bedoelde veroordeling onder 5.3 tot en met 5.6 - versterking met een dwangsom van de onder 5.1 en 5.2 gegeven veroordelingen vooralsnog alleszins gerechtvaardigd blijft.

Het gerechtshof vernietigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt ABK de tenuitvoerlegging van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter te Zwolle van 5 maart 2009 te schorsen en geschorst te houden, totdat in een bodemprocedure ter zake nader is beslist.

De onderhavige procedure een procedure is als bedoeld in artikel 1019 Rv, zodat het proceskostenregiem, als neergelegd in artikel 1019 h van toepassing is.

Lees het vonnis hier.