Alle rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 februari 2016, IEF 15681; ECLI:NL:RBDHA:2016:1415 (Pictoright tegen Blendle)
Uitspraak ingezonden door Christiaan Alberdingk Thijm, Brandeis; Douwe Linders, Deikwijs; Dirk Visser, Paul Kreijger en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger; Dylan Griffiths, Griffiths advocaten en Martijn van de Hel, Maverick. Auteursrecht. Via Blendle kunnen abonnees digitale reproducties van losse krantenartikelen kopen. Zij maakt de aan haar aangeleverde artikelen door middel van technische omzetting geschikt voor publicatie. In dit kader heeft Blendle overeenkomsten gesloten met o.a. De Persgroep en TMG, op grond waarvan zij geen inbreuk maakt op de auteursrechten van derden. Volgens Pictoright maakt Blendle inbreuk op de auteursrechten op beeldwerken van beeldmakers door het zelfstandig en commercieel gebruik van deze beschermde werken. Pictoright vordert Blendle te veroordelen om de inbreuken te staken. Blendle stelt dat zij niet meer dan een verkoop kanaal is en louter ‘schone producten’ van de uitgevers ontvangt. Het meest verstrekkende verweer van Blendle is ontbreken van het spoedeisend belang, nu er reeds 1,5 jaar is verlopen sinds de eerste aanschrijving door Pictoright. De voorzieningenrechter oordeelt dat Pictoright inderdaad onvoldoende voortvarend heeft gehandeld. Pictoright wordt bij gebreke van spoedeisend belang niet-ontvankelijk verklaard.

5.4 Gebleken is dat Pictoright Blendle reeds kort na de lancering van haar dienstverlening in april 2014 heeft gewezen op de onrechtmatigheid van het zelfstandig en commercieel gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Vervoglens heeft Pictoright Blendle pas in juli en september 2015 (14 respectievelijk 16 maanden nadien) gesommeerd de gestelde inbreuken te staken, waarna in november 2015 de dagvaarding is uitgebracht. In de tussenliggende periode zijn partijen kennelijk wel met elkaari n gesprek geweest (vgl. 2.7.), maar niet is gesteld of gebleken dat er ooit zicht is geweest op een concreet onderhandelingsresultaat. Dit volgt ook uit de verklaring van Pictoright zelf waar zij stelt dat zij ‘aan het lijntje gehouden’ is en dat ‘de contacten tussen Pictoright en Blendle nooit het stadium van overleg over een regeling hebben bereikt’ - volgens Pictoright heeft Blendle bovendien ‘bij herhaling laten weten dat zij de noodzaak van een oplossing niet inzag’. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Pictoright daarmee onvoldoende voortvarend gehandeld. Van haar had mogen worden verwacht dat zij in een geschil als het onderhavige - dat enerzijds een principieel karakter heeft, maar waarbij alle partijen anderzijds een praktische oplossing wensen - in een eerder stadium tegen de in haar ogen flagrante schending van de rechten van beeldmakers - in kort geding of in een (provisionele voorzing in een) bodemprocedure - in rechte was opgekomen.

5.5 Hoewel dat wél op haar weg lag, heeft Pictoright geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht op grond waarvan moet worden aangenomen dat van haar niet gevergd kan worden (alsnog) de uitkomst van een bodemprocedure af te wachten. Dat de gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de bij Pictoright direct of indirect aangeslotenen jegens hen ook nu nog voortduurt, is in een situatie als de onderhavige niet langer voldoende reden om een spoedeisend belang voor ingrijpen in dit kort geding aan te nemen. Dit geldt temeer nu De Persgroep en TMG onweersproken hebben gesteld dat de Blendle-rechten in toenemende mate zijn of worden verdisconteerd in de tussen hen en de beeldmakers/foto(pers)bureaus gesloten overeenkomsten, zodat verwacht mag worden dat het aantal gevallen waarin (expliciete) toestemming van de auteursrechthebbenden ontbreekt alleen maar zal afnemen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

CvTA Beslissing op bezwaar 6 januari 2016 en Dwangsombeschikking 7 januari 2016, IEF 15679 (Videma)
Uit het persbericht: Het College heeft op 7 januari 2016 besloten tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Videma. Dit besluit volgt op eerdere adviezen van het College, in de periode 2013 tot en met 2015, en de aanwijzing van het College van 18 augustus 2015 aan Videma om de governance in overeenstemming te brengen met de daaraan te stellen eisen (zie IEF 15220). Bij de huidige structuur van de governance is er gevaar voor belangenverstrengeling. Videma heeft echter niet voldaan aan de gestelde termijn om dit te veranderen, zoals gegeven in het advies van 18 augsuts 2015. Tegelijk met deze dwangsombeschikking heeft het College een beslissing genomen op het bezwaar dat Videma heeft ingediend tegen de aanwijzing.

Beslissing op bezwaar:

C.1.3 De belangenafweging door het College
23. Het College stelt vast dat een onafhankelijk bestuur dat volledig wordt benoemd door de aandeelhouders van Bureau Filmwerken, ook indien daarna een coöptatiesysteem bestaat, in onvoldoende mate tegemoet komt aan de door het College in zijn eerdere adviezen genoemde bezwaren omtrent de (schijn van) belangenverstrengeling tussen Videma en Bureau Filmwerken. Wat deze belangenverstrengeling betreft, wordt het College gesterkt in zijn opvatting door het feit dat Videma in de onderhavige bezwaarprocedure expliciet het standpunt betrekt dat haar belangen en die van Bureau Filmwerken als een geheel moeten worden gezien. Met dat gegeven voor ogen valt niet in te zien hoe een Videma-bestuur dat door de aandeelhouders van Bureau Filmwerken is benoemd, voldoende ruimte zou (kunnen) hebben om de belangen van Videma zelfstandig, en met voldoende afstand tot de belangen van Bureau Filmwerken, te behartigen.

24. Daarentegen zou een bestuur dat volledig wordt benoemd door de rechthebbenden in onvoldoende mate tegemoet komen aan de te respecteren privaatrechtelijke belangen van Bureau Filmwerken. Tussen die twee belangen in heeft het College gekozen voor een systeem van benoeming dat, voor zover mogelijk, aan alle belangen tegemoet komt.

25. Het College is van oordeel dat het daarmee een besluit heeft genomen waarin de relevante belangen op een juiste wijze tegen elkaar zijn afgewogen.

D. Conclusie

49. Het voorgaande brengt met zich mee dat het College het bezwaar van Videma ongegrond acht en het verzoek tot herroeping van het bestreden besluit alsmede tot vergoeding van de kosten van Videma worden afgewezen.

Dwangsombeschikking:
Hoogte van de dwangsom
19. De hoogte van te verbeuren dwangsommen dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang. De hoogte en modaliteit van de dwangsom dient een voldoende prikkel te genereren om aan de last te voldoen.

20. Het College zoekt bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom aansluiting bij de wettelijke systematiek voor het bepalen van de hoogte van een boete, overeenkomstig artikel 18 lid 1 WTCBO. Dit artikel stelt dat de boete voor het niet naleven van een aanwijzing ten hoogste 5% bedraagt van de incasso in het jaar voorafgaand aan de beschikking. Hoewel de incasso over 2015 nu niet bekend is, zou de maximale boete op grond van de incasso over 2014 kunnen worden bepaald op € 634.750.

21. Rekening houdend met de ernst van de overtreding en het feit dat het College Videma niet eerder een sanctie heeft hoeven opleggen, acht het College het in dit geval redelijk om de eventueel te verbeuren dwangsom te maximeren tot 1% van de incasso hetgeen (naar beneden afgerond) neerkomt op € 125.000, welke in termijnen van steeds een dag zullen zijn verbeurd, voor zover niet aan de last wordt voldaan.

22. Het College acht de hoogte van de eventueel te verbeuren dwangsommen zoals genoemd in dit besluit in dit specifieke geval in overeenstemming met de zwaarte van de geschonden belangen.

Last onder dwangsom
23. Het College legt Videma een last onder dwangsom op met de volgende inhoud:

I. Videma dient uiterlijk 7 februari 2016 aan het College een voornemen tot het besluiten tot het wijzigen van haar statuten voor te leggen, welke statuten erin zullen voorzien dat:

a. het bestuur van Videma zal bestaan uit drie leden, waarvan één bestuurder door SGN en STG gezamenlijk en één bestuurder door de aandeelhouders van Bureau Filmwerken B.V. zal worden benoemd, welke bestuursleden vervolgens gezamenlijk een derde bestuurslid (tevens voorzitter) zullen benoemen.

b. alle bestuursleden van Stichting Videma onafhankelijk zullen zijn in die zin dat:

de bestuurder tijdens zijn bestuurslidmaatschap en in het jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen werknemer, bestuurder, directeur of topfunctionaris is of is geweest bij Bureau Filmwerken, een daaraan gelieerde onderneming, Stichting Gesloten Netwerken, Stichting Groepstelevisie of een van de bij deze Stichting aangesloten organisaties;

de bestuurder van of via de desbetreffende CBO geen substantiële vergoeding ontvangt als rechthebbende op rechten die door deze CBO worden beheerd, dan wel niet werkzaam is bij een organisatie die een dergelijke substantiële vergoeding ontvangt.

II. Videma dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de door het College gegeven instemming met het onder I genoemde voorgenomen besluit (in de zin van artikel 3 WTCBO) over te gaan tot het wijzigen van de statuten.

III. Indien Videma niet aan de onder I genoemde last voldoet, verbeurt zij voor elke dag, gerekend vanaf 8 februari 2016, dat niet aan de last onder I is voldaan een dwangsom van € 12.500 tot een maximum van in totaal € 125.000.

IV. Indien Videma niet aan de onder II genoemde last voldoet, verbeurt zij voor elke dag, gerekend vanaf de dag twee weken na ontvangst van de instemming van het College overeenkomstig artikel 3 WTCBO, dat niet aan de last onder II is voldaan een dwangsom van € 12.500 tot een maximum van in totaal € 125.000.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 oktober 2015, IEF 15678; ECLI:NL:RBZWB:2015:6953 (eiseres tegen Schilpartners)
Uitspraak ingezonden door Charlotte Meindersma, Charlotte's Law & Fine Prints. Auteursrecht. Foto's. Eiseres, actief als professioneel fotografe, heeft voor haar ex-man, [bestuurder] van Schilpartners, enkele foto’s voor het bedrijf gemaakt. De rekening hiervoor is nooit betaald. Primair stelt eiseres dat de eigendom van de foto’s is overgegaan, waardoor Schilpartners gehouden is tot het betalen van een licentievergoeding per jaar. Subsidiair eist zij een vergoeding voor inbreuk op haar auteursrecht, alsmede het niet vermelden van haar naam. Gelet op eerdere feiten acht de rechtbank het aannemelijk dat eiseres in opdracht van Schilpartners foto’s heeft gemaakt. Deze laatste is haar dan ook loon verschuldigd. De vordering tot betaling van een vergoeding voor de eigendomsoverdracht van auteursrecht wordt afgewezen. Overdracht kan alleen geschieden bij authentieke of onderhandse akte, daarvan is hier niet gebleken. De rechtbank oordeelt dat alleen het gebruik op de vlaggen een onrechtmatige inbreuk is, nu dit gebruik niet was overeengekomen. Ook de vordering vanwege de ontbrekende naamsvermelding wordt toegewezen. Inzake van het gebruik van de foto’s in advertenties is een beroep op naamsvermelding niet redelijk. Van de gevorderde 1.7 resp 34 miljoen wordt 6.000 resp. 3.312,50 euro door de rechter toegewezen.

4.4. De vordering strekkende tot betaling van een vergoeding in verband met eigendomsoverdracht van auteursrecht op de foto's wijst de rechtbank alleen al daarom af waar ingevolge artikel 2 lid 2 Aw de voor gehele of gedeeltelijke overdracht vereiste levering alleen kan geschieden bij authentieke of onderhandse akte, hetgeen niet is geschied. In aanmerking nemende hetgeen op de door Schilpartners c.s. in het geding gebrachte originele facturen staat vermeld, houdt de rechtbank het dan ook ervoor dat door [eiseres] een in tijd onbeperkte licentie is verstrekt voor het gebruik van de foto's ten behoeve van de website, visitekaartjes en brochure van Schilpartners B.V. Van een telkenjare opnieuw te betalen licentievergoeding is de rechtbank niet gebleken, hierbij tevens in aanmerking nemende dat door [eiseres] geen (vervolg)facturen op jaarbasis zijn verstuurd.

4.6. Zoals in r.o. 4.4. is overwogen, gaat de rechtbank ervan uit dat de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht zich beperkte tot het gebruik van de foto's voor de visitekaartjes, website en brochure. Teneinde te beoordelen of het gebruik ervan voor de vlag, agenda en de product- en allergeenspecificaties inbreuk oplevert op auteursrechten van [eiseres] dient eerst te worden vastgesteld of de foto's als een beschermd werk in de zin van de Auteurswet kunnen worden aangemerkt. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Zij is van oordeel dat de foto's als oorspronkelijk kunnen worden beschouwd, waarvoor zij bijvoorbeeld verwijst naar het effect van de zon in de planten en de rangschikking van de aardappels in het stilleven. Daarbij komt dat de foto's in serie gezien een authentiek en creatief beeld opleveren van het productieproces van de aardappel. Dit brengt met zich dat [eiseres] recht heeft op vergoeding van de door haar als gevolg van de onrechtmatige inbreuk op haar auteursrecht geleden schade. Voor het begroten van de schade dient aangeknoopt te worden bij de vergoeding die [eiseres] bedongen zou kunnen hebben als haar vooraf toestemming voor het gebruik van de foto's voor de vlag, agenda en specificaties zou zijn gevraagd. Voor het aanhaken aan de algemene voorwaarden en de richtprijzen van de FotografenFederatie bestaat geen wettelijke grondslag en is voorts in strijd met de redelijkheid en billijkheid gelet op de hoogte van de door [eiseres] gebruikelijk gehanteerde tarieven. De rechtbank stelt vast dat voor de vlag drie foto's zijn gebruikt, twee foto's voor de vijf productspecificaties en vier foto's in de advertentie in de agrarische agenda 2010, derhalve totaal negen foto's. In aansluiting op hetgeen zij in r.o. 4.2. heeft overwogen, acht de rechtbank een vergoeding per foto ad € 250,-- redelijk, hetgeen resulteert in een schade van € 2.250,-. De rechtbank ziet geen reden een hoger schadebedrag te begroten in verband met het mogelijk gebruik op meerdere vlaggen, agendapagina's en productspecificaties waar [eiseres], zoals onder meer blijkt uit de door haar overgelegde producties 41 en 42 inzake meerdere banners, voor meergebruik in het verleden geen hogere tarieven rekende. Ten slotte overweegt de rechtbank hierbij opnieuw dat haar niet is gebleken dat voor de verstrekte licenties ieder jaar opnieuw een licentievergoeding verschuldigd was

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 februari 2016, IEF 15676 (Simonis & Buunk tegen Stichting Pictoright)
Uitspraak ingezonden door Babat Nolan, Pictoright. Auteursrecht. Kunst. Volgrecht is een haalschuld. Zie IEF 13551. Bij doorverkoop van werk, ontstaat een opeisbare vordering, maar de schuldenaar hoeft niet uit zichzelf op zoek naar de (mogelijke) schuldeiser. Deze last rust op de schuldeiser, aan wie het inlichtingenrecht van artikel 43d Aw toekomt. Het door Pictoright gehanteerde systeem, waarbij zij namens de bij haar aangesloten makers en rechthebbende een verzoek aan de kunsthandelaar doet om op te geven of in een bepaalde periode werken zijn verhandeld van een bij haar aangesloten kunstenaar, strookt met de regeling. Het hof vernietigt het eerdere vonnis en veroordeelt Simonis & Buunk opgave te doen van auteursrechthebbendenden die het volgrecht door Pictoright laten behartigen en veroordeelt hen tevens in de kosten van beide instanties overeenkomstig het indicatietarief.

5.5. In de regeling van het volgrecht ontstaat de vordering - en wordt deze opeisbaar - op het moment waarop het werk wordt doorverkocht. Hoewel reeds dan sprake is van een opeisbare vordering, hoeft de schuldenaar - de bij de transactie betrokken kunsthandelaar(s) - niet uit zichzelf op zoek naar de (mogelijke) schuldeiser.
Deze last rust op de schuldeiser, de rechthebbende op het volgrecht (hierna: de auteursrechtehbbende) aan wie om betaling van zijn volgrecht veilig te stellen het inlichtingenrecht van artikel 43d Aw ten dienste staat. Zoals door Pictoright onweersproken is aangevoerd en ter zitting desgevraagd ook van de zijde van Simonis & Buunk is bevestigd, is het in de praktijk voor een kunstenaar vaak onmogelijk om ervan op de hoogte te raken of zijn werk (al dan niet) voorwerp is geweest van een doorverkoop waarbij een professionele kunsthandelaar betrokken is geweest. Deze informatie berust doorgaans bij de kunsthandel.

De door Simonis & Buunk voorgestand uitleg van het inlichtingenrecht, kort gezegd: dat de kunstenaar, zijn rechtsopvolger of zijn gevolmachtigde concrete aanwijzingen moet hebben dat van een volgrechtplichtige transactie ten aanzien van zijn werk heeft plaatsgevonden, zou dan ook een zodanige drempel opwerpen voor het uitoefenen van het volgrecht, dat betaling daarvan veelal niet zou plaatsvinden. Bij die uitleg is betaling niet veiliggesteld zoals bedoeld in artikel 9 van de Volgrechtrichtlijn. Mede gezien de beperkte tijd waarin de auteursrechthebbende zijn inlichtingenrecht kan uitoefenen - drie jaar na de voor hem veelal niet bekende transactie - en de tekst van artikel 9 van de Richtlijn en 43d Aw, volgens welke bepalingen "alle inlichtingen" kunnen worden verlangt, brengt een redelijke uitleg van artikel 43d Aw mee dat het inlichtingenrecht kan worden uitgeoefend tegenover iedere actor in de professionele kunsthandel, zonder dat de auteursrechthebbende daarvoor (reeds) over (nader) concrete aanwijzingen dient te beschikken dat een doorverkoop van zijn werk heeft plaatsgevonden en/of de desbetreffende actor uit de professionele kunsthandel daarbij betrokken is geweest.

5.7. Het door Pictoright gehanteerde systeem, waarbij zij namens ade bij haar aangesloten makers en rechthebbende een verzoek aan de kunsthandelaar doet om op te geven of in een bepaalde periode werken zijn verhandeld van een (door middel van een zoekfunctie te achterhalen) bij haar aangesloten kunstenaar, strookt dan ook met de regeling van artikel 43d Aw. (...)

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 3 februari 2016, IEF 15670 (Hof audio-licht-beeld tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Jarl Koning, Trip Advocaten & Notarissen. Merkenrecht. Handelsnaam. Auteursrecht. Domeinnaam. Gedaagde houdt zich onder de naam HOF bedrijfsmatig bezig met dienstverlening op het gebied van audio, licht en beeld, waarbij hij een logo is gaan gebruiken dat enige verwantschap vertoont met het logo dat eiseres in de afgelopen jaren gebruikte. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik door gedaagde van de handelsnamen waarin HOF voorkomt schending van artikel 5 Hnw oplevert. Daarnaast maakt gedaagde op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE merkinbreuk. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres foto’s heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij tevens auteursrechtinbreuk. Ook wordt domeinnaamoverdracht bevolen.

Handelsnaam
4.10. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in casu sprake van een zodanig geringe afwijking tussen de in geding zijnde handelsnamen dat bij het relevante publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. In dit verband speelt een rol dat beide ondernemingen in dezelfde regio op een soortgelijk vakgebied werkzaam zijn en zich (deels) richten tot hetzelfde publiek.
4.11. Bij het oordeel dat verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is, hecht de voorzieningenrechter geen overwegende betekenis aan het verschil tussen beide namen in die zin dat eiseres soms de toevoeging 'audio-licht-beeld' gebruikt en gedaagde de toevoegingen 'eventsupport', 'eventsupport  & AV', 'AV' en 'Pro'. Juist vanwege de grote bekendheid van de naam HOF is dit het kenmerkend element van beide handelsnamen. Ook indien en voor zover het relevante publiek het verschil tussen beide ondernemingen onderkent, acht de voorzieningenrechter het gevaar alleszins aanwezig dat men desalniettemin een band van economische of juri disc he aard veronderstelt (indirecte verwarring).
4.12. In de gegeven omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik door gedaagde van handelsnamen waarin de naam HOF voorkomt, voor het vakgebied waarop gedaagde thans werkzaam is, schending oplevert van het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Merkrecht
4.17. Ingevolge artike12.20 lid l.a BVIE kan de merkhouder (in casu eiseres) optreden tegen gebruik van een met zijn merk identiek teken voor identieke waren of diensten. Onder identiek teken moet worden verstaan wanneer het zonder wijziging oftoevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (vgl. Hvr EU 20 maart 2003, IER 2003,237). Nu het dominerende bestanddeel van de door beide partijen gebruikte tekens HOF is, terwijl de verschillen - eiseres gebruikt naast HOF als toevoeging drie rode bollen en gedaagde gebruikt voor de letter 0 in HOF een rode kleur en in het midden van die 0 een rode stip, alsmede onder de naam HOF in een veel kleiner lettertype de woorden 'Eventsupport  & AV' - zo gering zijn dat deze aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.
4.18. Zoals hiervoor ook is overwogen worden de merken van partijen gebruikt voor werkzaamheden die liggen op het zelfde danwel een soortgelijk terrein als waarop eiseres werkzaam is. Beide merken zijn daarnaast ingeschreven in de klassen 35 en 42. De diensten van partijen komen dan ook in ieder geval voor een gedeelte met elkaar overeen.
4.19. Gelet op het voorgaande maakt gedaagde inbreuk op het merkrecht van eiseres, waartegen eiseres kan optreden op grond van artikel 2.20 lid 1.a BVIE.

Auteursrecht
4.21. Niet weersproken is dat de foto's door gedaagde zijn gemaakt. Evenmin is weersproken dat dat heeft plaatsgevonden tijdens het dienstverband van gedaagde bij eiseres. Ingevolge artikel 7 Auteurswet (Aw) wordt de werkgever als maker van in dienstbetrekking vervaardigde werken (in casu de foto's) aangemerkt. Eiseres heeft dan ook het uitsluitend recht om de foto's openbaar te maken en te verveelvoudigen. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres die foto's heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres.

Domeinnamen
4.22. Zoals hiervoor is vastgesteld heeft gedaagde in 2006 alle activiteiten van zijn toenmalige bedrijf (alle activa en passiva) ondergebracht in de besloten vennootschap van eiseres Hof Audio-Licht-Beeld BV. Nu daaromtrent geen andersluidende afspraak is  gemaakt, zijn onder de activa begrepen de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.hofeventsupport.nl. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de omstandigheid dat bij de overschrijving van de domeinnaam www.hof.nl naar een andere registrar op 10 augustus 2009 gedaagde als directeur heeft aangegeven dat eiseres houder is van deze domeinnaam. Verder is niet betwist dat de kosten van deze domeinnaam na 2006 steeds door eiseres zijn betaald. In  dit verband is komen vast te staan dat indertijd abusievelijk is verzuimd de domeinnaam www.hof.nl over te dragen aan de vennootschap van eiseres.
4.23. Gelet op het vorenoverwogene dient de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.eventsupport.nl te worden overgedragen aan gedaagde.

Bijdrage ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager. Het auteursrecht ontwikkelt zich op Europees vlak steeds sneller. Het werk-begrip is al langer, sedert het Infopaq-arrest uit 2009, geharmoniseerd. Ook de rechten van rechthebbenden op hun werken om die te reproduceren, distribueren en mee te delen aan het publiek zijn nadien (zeer vergaand) geharmoniseerd. Een vraag die de gemoederen in Nederland al enige tijd bezighoudt, zeker na het Art & All Posters-arrest uit 2015, is of ook het recht van de auteursrechthebbende om bewerkingen toe te staan of te verbieden is geharmoniseerd. In 2012 heb ik dat reeds verdedigd. Het Hof Den Haag werpt in een zeer recent arrest (zie IEF 15663) over de bescherming van software een nieuw licht op deze vraag.

De zaak gaat kort gezegd over software voor tankkaarten voor diplomaten, waarmee voor een bepaald volume btw- en accijnsvrij brandstof kan worden gekocht bij bepaalde oliemaatschappijen. Forax heeft met behulp van bepaalde TrAX-software enkele bestaande diplomatenaccounts van DC overgenomen. DC beschuldigt Forax ervan hierbij inbreuk te maken op de auteursrechten van DC op de DC-Customized Software, door de TrAX-software te gebruiken.

Het Hof Den Haag bespreekt de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van DC, mede gegrond op de Auteurswet (Aw) en de Auteursrechtrichtlijn (ARl), en maakt daarbij – terecht – een onderscheid tussen het software-auteursrecht en het reguliere auteursrecht. Het software auteursrecht bestaat kort gezegd uit het computerprogramma met voorbereidend materiaal, en het reguliere auteursrecht beschermt andere werken die kunnen samenhangen met de software, zoals de look & feel van de grafische gebruikersinterface.

Nadat het Hof heeft vastgesteld dat zij de kwestie naar Nederlands recht moet beoordelen, volgt er meteen een – algemeen - oordeel over het bewerkingsrecht onder het reguliere auteursrecht:

’4.3 Bij de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van DC c.s. gaat het onder meer om het bewerkingsrecht dat is vastgelegd in artikel 12 BC en dat voor het Nederland recht is geregeld in artikel 13 Aw. De in het kader van dit artikel aan te leggen toets is of de auteursrechtelijk beschermde trekken van het oorspronkelijke werk worden overgenomen (zie o.m. rov. 4.2(e) van HR 12 april 2013, NJ 2013, 502 ‘Stokke/Fikszo’), met dien verstande dat bij de hier aan de orde zijnde terreinen van industriële vormgeving en TV-formats tevens naar de totaalindruk moet worden gekeken. De SoftwareRl voorziet in artikel 4 lid 1 b) in een communautair bewerkingsrecht voor specifiek het software-auteursrecht. In de Arl is het bewerkingsrecht niet met zoveel woorden genoemd. Het is evenwel niet uit te sluiten dat voor het reguliere auteursrecht het bewerkingsrecht geacht moet worden in de Arl besloten [te] liggen, gezien

- de – in onder meer punt 189 van het arest van het HvJEU van 4 oktober 2011 in de zaken C-403/08 en 429/08 (‘Premier League/Murphy’) neergelegde uitgangspunten dat de ARl moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de BC en dat de lidstaten dienen te voldoen aan de artikelen 1-21, dus ook artikel 12, daarvan, in samenhang beschouwd met de eerste zinsnede van punt 27 van het arrest van het HvJEU van 22 januari 2015 in de zaak C-419/13 (‘Allposters’), waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het HvJEU zich tot uitleg van artikel 12 BC bevoegd acht;

- het feit dat de ARl in artikel 5 lid 3k voorziet in een beperking op de in die richtlijn bedoelde rechten voor parodieën, hetgeen – omdat parodieën uit bewerkingen bestaan (vgl. punt 33 van HvJEU 03-09-204, zaak C-201/13 ‘Suske & Wiske’) – impliceert dat het bewerkingsrecht tot de in die richtlijn bedoelde rechten behoort;

- de omstandigheden dat voor het software-auteursrecht het bewerkingsrecht al expliciet is geharmoniseerd.’

Volgens het Hof Den Haag is er geen reden om aan te nemen dat, indien het bewerkingsrecht ook in de ARl zou zijn geharmoniseerd, daarbij een ander criterium zou gelden dan het in Nederland gehanteerde – en volgens het Hof ook bij het bewerkingsrecht van de SoftwareRl toepasselijk te achten – criterium op basis van de auteursrechtelijk beschermde trekken.

Zo te lezen is het Hof Den Haag het ermee eens om ook de Europese harmonisatie van het bewerkingsrecht aan te nemen. Ik zou hieraan willen toevoegen dat de bepalingen over distributie in de Auteursrechtrichtlijn deze ruimte mogelijk ook laten. Daarnaast geldt dat in artikel 2 van de Auteursrechtrichtlijn het de rechthebbende is toegestaan om ‘gedeeltelijke’ reproducties van werken toe te staan of te verbieden. Ten slotte heeft het Hof van Justitie in de ook door het Hof Den Haag aangehaalde SAS/WPL-arrest in 2012, over de reproductie van de gebruikshandleiding bij software, geoordeeld:

‘ 67. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden, cijfers of wiskundige concepten kan de auteur op een originele wijze uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat – de gebruikshandleiding van het computerprogramma – komen dat een intellectuele schepping vormt (zie in dit zin arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 45).

68. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of de reproductie van deze elementen neerkomt op het reproduceren van de uitdrukking van de eigen intellectuele schepping van de auteur van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruikshandleiding voor het computerprogramma.

69. In dit verband dient de reproductie van deze elementen van de gebruikshandleiding voor een computerprogramma op dezelfde wijze aan richtlijn 2001/29 te worden getoetst, of het nu om de ontwikkeling van een tweede programma dan wel om de gebruikshandleiding voor dit programma gaat.’

Volgens het Hof van Justitie moet dus telkens beoordeeld worden of de reproductie de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur. Daarbij lijkt het (ook) te gaan om wat wij in Nederland bewerkingen noemen, en niet alleen slechts om één-op-één overnames van beschermd materiaal.

Met dit oordeel lijkt het Hof Den Haag – in Nederland – een belangrijke stap te zetten om ook het bewerkingsrecht Europees geharmoniseerd te krijgen. Indien dat inderdaad juist is, is het uiteindelijk aan het Hof van Justitie EU, als hoogste bevoegde uitleg-rechter van de Auteursrechtrichtlijn, om een oordeel te geven welke inbreuk-criterium hiervoor precies geldt. Het Hof Den Haag is op dit punt van oordeel dat ‘uit het bewerkingsrecht [volgt] dat de auteursrechthebbende immers het recht verschaft om zich te verzetten tegen vereenvoudigingen van het werk in gewijzigde vorm’ en dat de beschermingsomvang van werken niet beperkt is tot de exacte (in dit geval in de DC-Functional Design 14.1) gebruikte bewoordingen. DC beriep zich er op dat haar functionele specificaties waren beschermd door het reguliere auteursrecht.

Uit een in casu overgelegde rapportage blijkt dat ten belope van 11,83% er overnames zijn terug te vinden (‘letterlijk of in enigszins gewijzigde vorm’), waarbij in aanmerking wordt genomen dat het hier losse fragmenten betreft uit het DC-Functional Design 14.1 en niet op elkaar aansluitende fragmenten die samen een langere tekst vormen, die deels ook banaal en triviaal zijn. Het Hof Den Haag overweegt dat om inbreuk te kunnen aannemen er is vereist dat deze losse fragmenten van het DC-Functional Design 14.1 ieder een eigen intellectuele schepping opleveren, of met andere woorden, een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat wordt in casu niet aangenomen. Het Hof Den Haag oordeelt mede daarom dat van inbreuk geen sprake is: de Forax-software wordt niet als een bewerking gezien. Ook ontlening wegens voldoende overeenstemming wordt om die reden niet aangenomen.

Concrete toepassing van het bewerkings-criterium op de casus DC/Forax leidt er uiteindelijk toe dat de auteursrechtelijke grondslag faalt. Het is mij niet bekend of er cassatie-beroep zal worden ingesteld, maar ik kan mij voorstellen dat over het bovengenoemde oordeel prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie zullen worden gesteld.

Joost Becker, advocaat auteursrecht

Hof Den Haag 2 februari 2016, IEF 15663 (DCC c.s. tegen Forax)
Uitspraak ingezonden door Peter Claassen en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD. Auteursrecht. Know how. Tankpas. Hoger beroep. Zie eerder IEF 14062. In hoger beroep berusten de vorderingen van DCC op twee grondslagen, te weten auteursrechtinbreuk en oneerlijke concurrentie. Hoewel er overeenstemming bestaat tussen enerzijds het DCC-Functional Design en anderzijds de Forax-specificaties, is dit onvoldoende om een auteursrechtinbreuk aan te nemen. Er is namelijk geen sprake is van i) een handelen jegens de auteursrechthebbende en ii) voldoende overeenstemming door overname van auteursrechtelijke trekken. Ook de concurrentie-grondslag van de vorderingen van DCC gaat niet op. Het staat niet vast dat Forax, op een manier die onrechtmatig is, geheime know how van DCC hebben verworven of gebruikt. Door Shell als klant over te nemen, is onvoldoende om onrechtmatigheid aan te nemen. Zonder opgegeven verdelingssleutel gaat het hof uit van een 50/50-verdeling, waarbij 1019h Rv voor de auteursrechtinbreuk wordt toegepast.

9.1 Gelet op de in de row. 5.1 en 5.2 vermelde overeenstemmingen tussen enerzijds het DC-Functional Design 14.1 en anderzijds de Forax-specificaties moet worden uitgegaan van de juistheid van de stelling van DC c.s. in o.m. punt 10 PA, dat Forax c.s. bij de vervaardiging van hun specificaties zijn gaan werken vanuit DC-Functional; Design 14.1 - Forax c.s. erkennen dit in punt 120 PA - en dat de Foraxsoftware, die aan de hand van de Forax-specificaties is ontwikkeld, in zoverre ook op het DC-Functional Design 14.1 is gebaseerd. Ook wanneer dit in navolging van DC c.s. als 'ontlening' zou worden aangeduid, dan is dat - anders dan DC c.s. menen - evenwel onvoldoende om tot auteursrechtinbreuk te kunnen concluderen. Daarvoor is immers tevens vereist dat er sprake is van i) een handelen jegens de auteursrechthebbende en ii) voldoende overeenstemming door overname van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Blijkens het hiervoor onder 5.1, 6.7, 7.6 en 8.3 overwogene is aan deze vereisten niet voldaan. De conclusie van het als productie 113 door DC c.s. in het geding gebrachte rapport van Mulder (het Mulder I I I - rapport), inhoudende dat de bevindingen in het Van Roosmalen-verslag onderbouwen dat de DC-Specificaties door Forax c.s. zijn overgenomen (zie blz. 3.4 van de akte houdende overlegging aanvullende producties 109 t/m 113 van DC c.s.), mist dus relevantie, evenals het aanbod van DC c.s. in punt 197 MvG en op blz. 85 bij D.ii), 2° bulletpoint, MvG om te bewijzen dat de Forax-Specificaties en de Forax- Software producten zijn van ontlening. Dit aanbod wordt derhalve als niet ter zake dienend gepasseerd.

11.6 Forax c.s. zijn in de periode tussen de oprichting van DCC Exploitation op 9 juni 2008 en het sluiten van de Atos-overeenkomst op 10 februari 1011 gebruik gaan maken van het DC-Functional Design 14.1, dat een neerslag vormt van de S-know how en (deels) de A-know how. Dit gebruik kan evenwel niet als onrechtmatig jegens DC SA worden aangemerkt omdat DC SA toen noch gerdchtigde tot die know how was noch gebruiker daarvan. Door DC c.s. is niet aangevoerd dat het gebruik door Forax c.s. van de know how in de genoemde periode onrechtmatig was jegens Atos. DCC Exploitation heeft alleen met X geheimhoudingsafspraken gemaakt (zie punt 36 PE van DC c.s; punt 247 MvG), maar niet met X. DCC Exploitatie heeft dus niet voldaan aan de voor de bescherming van bedrijfsgeheimen te stellen eis dat redelijke maatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden, zodat deze vennootschap zich niet met vrucht op know how-bescherming had kunnen beroepen (vgl. artikel 39 TRIPS- Verdrag en de punten 211 en 215 MvA).

12.1 Know how ii) wordt gevormd door de klantgegevens betreffende de diplomaten die naar stelling van DC c.s. onder Fuel Service vallen (punt 268 MvG). Niet betwist is dat bij Forax c.s. een overzicht is aangetroffen van diplomaten die klant waren bij DC c.s. inclusief contactgegevens, quota, resterende quota etc. Volgens DC c.s. moeten Forax c.s. dit overzicht hebben gebruikt. A l in de CvA (punten 113 en 308¬ 312) hebben Forax c.s. onder verwijzing naar een verslag van KPMG van 21 september 2012 gemotiveerd uiteengezet dat en waarom dit niet het geval is: van de 2.085 klanten van Forax N.V. en de 796 klanten van Fuel Service op 2 juni 2010 zijn er 125 overlappend (het grootste deel van de Forax-diploma en werd voorheen door Shell zelf bediend), waarvan er 65 door Shell België zijn gemigreerd naar Forax, zodat er een 'zuivere' overlap is van 60, waarvan er 50 thans nog als actieve klant van Forax c.s. kunnen worden aangemerkt. Dit is door DC c.s. niet betwist, in punt 37 PE hebben zij de overlap van - naar zij zelf opmerken: 'slechts' - 125 klanten erkend. Dit alles overziend kan niet worden gezegd dat Forax c.s. het klantenbestand van DC c.s. hebben gebruikt.

13.1 Voor zover DC c.s. nog know how zouden zien in de gegevens over de klantenoliemaatschappijen (zie punt 267 MvG) kan in het licht van de onweersproken stelling van Forax c.s., dat er slechts 5 a 6 aanbieders van olieproducten zijn (punt 233 MvA) niet worden volgehouden dat dit geheime kennis betreft.

14.1 Het beroep van DC c.s. op oneerlijke concurrentie berust verder op de stellingen dat (zie punt 273 MvG): Forax c.s. Shell, met wie DC c.s. al in verregaande onderhandeling waren, van hen hebben weggekaapt (zie rov. 1.1); Forax c.s. Shell daarbij een altematief hebben weten te bieden door onrechtmatig te handelen bij de ontwikkeling van haar software; Forax c.s. aldus substantieel afbreuk hebben gedaan aan het bedrijfsdebiet van DC c.s..

Forax c.s. betwisten dat hierbij sprake is van onrechtmatig handelen van hun kant. Zij hebben gewezen op een email van T. de Boer van Shell van 7 oktober 2010 waarin als reden voor het afbreken van de onderhandelmgen met de DC-groep onder meer staat vermeld dat 'de fmanciële structuur onduidelijk is' (punten 112 en 113 CvA; punt 244 MvA). Gelet hierop, het falen van de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van DC c.s. en het onder 13.2 overwogene, is er onvoldoende grond voor het oordeel dat Forax c.s. onrechtmatig jegens DC c.s. hebben gehandeld door Shell als klant over te nemen, wat er verder ook zij van de door DC c.s. voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep genoemde 'dubbelspel' van Shell.

15.1 Dat Forax c.s. medio 2010 samen met Bostoen het Plan zouden hebben gesmeed om DCC Exploitation failliet te laten gaan teneinde de DC-software uit de boedel te kunnen verkrijgen (MvG punt 212) kan, anders dan DC c.s. menen, geen gewicht in de schaal leggen, reeds omdat dit plan geen doorgang heeft gevonden; DC c.s. hebben zelf opgemerkt dat het hierbij de bedoeling van Forax c.s. en Bostoen was dat het bedrijf in september (van, zo begrijpt het hof, 2010) al failliet zou zijn (punt 4 PE), maar dat het faillissement niet op korte termijn kon worden bewerkstelligd (zie punten 21, 32, 215 en 220 MvG, vgl. ook punt 241 MvA). Met het pas veel later, in juni 2011, uitgesproken faiUissement hadden Forax c.s. jgeen bemoeienis; zij hadden daar ook geen belang bij omdat de Forax-Software toen al was ontwikkeld en hun tankkaart-systeem toen al was opgestart (CvA onder 21,5). Door Forax c.s. is verder onbestreden gesteld dat uit de boedel van DCC Exploitatoin niets is overgedragen (CvA onder 281).

17.4 Ter onderbouwing van grief 13 is door DC c.s. onder meer betoogd dat sprake is van een gemengde grondslag, namelijk auteursrechtinbreuk en onrechtmatige daad, en dat alleen voor eerstgenoemde grondslag, die 50 % van het geschil uitmaakt, artikel, 1019h Rv kan worden toegepast (MvG onder 286-290). Dienaangaande wordt allereerst overwogen dat uit het voorgaande blijkt dat - anders dan Forax c.s. stellen (punt 129 PA) - in dit geding inderdaad een gemengde grondslag aan de orde is. Met hun tegen het betoog van DC c.s. voorts ingebrachte argument in punt 255 MvA, dat in de eerste aanleg geen van partijen een onderverdeling in verschillende grondslagen heeft gemaakt, zien Forax c.s. de herkansingsfunctie van het hoger beroep over het hoofd. Aangezien Forax c.s. zelf geen verdelingssleutel hebben genoemd, zal het hof uitgaan van de door DC c.s. voorgestelde en redelijk te achten 50/50-verdeling. Dit betekent dat hun grief 13 in zoverre slaagt en dat de artikel 1019h Rv-kosten voor de eerste aanleg ten hoogste op (€ 211.700,21 : 2 =) € 105.850,11 kunnen worden gesteld.

Op andere blogs:
Dirkzwager

CvTA Advies 10 november 2015, IEF 15662 (vertrekpremie en WNT bestuur Buma-Stemra)
Topinkomens. Op 27 november jl. heeft het bestuur van Buma/Stemra bekend gemaakt dat de directievoorzitter Buma/Stemra verlaat per 1 februari 2016. In het kader van de wettelijke plicht van het bestuur van collectieve beheersorganisaties, zo ook Buma/Stemra, om het CvTA vooraf te informeren over voorgenomen besluiten van zogeheten ‘wezenlijk belang’, heeft het CvTA het bestuur van Buma/Stemra op 10 november jl. geadviseerd. Dit advies vloeit voort uit het toezicht dat het CvTA uitoefent op de collectieve beheersorganisaties met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT stelt niet alleen eisen aan de bezoldiging, maar ook aan uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.

Het advies van het CvTA is gericht op het voorgenomen besluit van het bestuur Buma/Stemra met betrekking tot een beëindigingsregeling met de directievoorzitter. Het CvTA is van oordeel – op basis van de specifieke verantwoording die door het bestuur van Buma/Stemra is opgesteld en de specifieke verklaring die de accountant hierover heeft opgesteld – dat de voorgenomen beëindigingsregeling niet in strijd is met de wettelijke eisen van de WNT, omdat deze beëindigingsregeling is overeengekomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT. Het CvTA zal de tot stand gekomen beëindigingsregeling in het kader van de Wet toezicht ook toetsen aan de hand van de jaarstukken van Buma/Stemra (over 2015, mogelijk over 2016) en de daarbij behorende accountantsverklaring.

Rechtbank Rotterdam 20 januari 2016, IEF 15657; ECLI:NL:RBROT:2016:550 (Esveco)
Eiser heeft in de jaren 1980 het concept Korpa Kaartspel bedacht, met raakvlakken met cijferbingo, maar in plaats van getallen, staan speelkaarten afgebeeld. Esveco heeft een exclusieve licentieovereenkomst voor productie en op de markt brengen van dit kaartspel. Medio 2014 wordt in opdracht van een Deense partij KortBingo door Esveco geproduceerd en verkocht in het buitenland. Er wordt een EU-wijd verbod gevorderd. Het toepasselijk recht dient te worden gevonden aan de hand van de conflictregels van de Rome II-Vo inzake niet-contractuele verbintenissen, met voorrang voor (artikel 5 lid 1 van) de Berner Conventie als internationale overeenkomst. De zaak wordt naar de rol verwezen om zich bij akte uit te laten over de inhoud van het toepasselijke buitenlandse recht (lex protectionis), te weten het recht van Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

4.3. Ten aanzien van het toepasselijke recht overweegt de rechtbank als volgt.
Hier is sprake van niet-contractuele verbintenissen. Aangezien het schadebrengende feit dateert van na de datum van inwerkingtreding van deze internationale regeling (11 januari 2009), dient het toepasselijke recht dan ook in beginsel te worden gevonden aan de hand van de conflictregels van de Rome II-Vo (Verordening (EG), nr. 864/2007). De Rome II-Vo verleent evenwel voorrang aan internationale overeenkomsten die met betrekking tot bijzondere onderwerpen van niet-contractuele aard conflictregels bevatten, zo volgt uit artikel 28 lid 1 Rome II-Vo:
Deze verordening laat onverlet de toepassing van internationale overeenkomsten waarbij een of meer lidstaten (EU-lidstaten, Rb) op het tijdstip van de vaststelling van de verordening partij zijn en die regels bevatten inzake het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen.
De Berner Conventie is zo’n bijzonder verdrag. Dit verdrag regelt namelijk in artikel 5 lid 1 het toepasselijke recht (zie o.a. HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, rov 6.3.2. en Hof Den Haag 24 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592).
Artikel 5 lid 1 Berner Conventie luidt als volgt:
De auteurs genieten voor de werken waarvoor zij krachtens deze Conventie zijn beschermd, in de landen van de Unie die niet het land van oorsprong van het werk zijn, de rechten, welke de onderscheidene wetten thans of in de toekomst aan eigen onderdanen verlenen of zullen verlenen, alsmede de rechten door deze Conventie in het bijzonder verleend.
Van toepassing is dan ook de zogenaamde lex protectionis, ofwel het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd, zodat de vraag of sprake is van inbreuk in voormelde landen beoordeeld dient te worden naar het recht van die landen. Partijen hebben zich over de inhoud van dit recht echter nog niet uitgelaten. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten over de inhoud van het toepasselijke buitenlandse recht, te weten het recht van Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2016, IEF 15654; ECLI:NL:RBDHA:2016:800 (Funxtion tegen Health Centers)
Merkenrecht. Auteursrecht. Onder het merk FunXtion exploiteert eiser een fitnessconcept om het plezier en motivatie van leden van fitnesscentra te optimaliseren. Gedaagde Health Center Eijsden, Maastricht en Meerssen hebben een (inmiddels beëindigde) licentieovereenkomst. Een uitgegeven poster wordt nog steeds gebruikt, dat levert auteursrechtinbreuk op. Op websites, facebook en LinkedIn-pagina van de directeur wordt FUNXTION nog gebruikt. Het door HC gebruikte logo 'Outdoor Funxtion' en variant 'funCtion' zijn merkinbreuk op FUNXTION. Een rectificatie op websites wordt bevolen.

- gebruik van het teken ‘Funxtion’
4.8. Naar voorlopig oordeel hebben HC Maastricht en HC Eijsden inbreuk gemaakt op de merkrechten van FunXtion als bedoeld in de artikelen 9 lid 1 sub a GMVo en 2.20 lid 1 sub a BVIE. Zij hebben immers het teken ‘Funxtion’ dat identiek is aan de merken in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor FunXtion haar merken onder meer heeft ingeschreven, te weten sportdiensten. Niet in geschil is dat HC Maastricht en HC Eijsden gelet op artikel 13 van de respectieve licentieovereenkomsten na het einde van die overeenkomsten geen toestemming meer hadden om de merken te gebruiken. Dat HC Maastricht het fitnessconcept van FunXtion na het einde van de licentieovereenkomst feitelijk niet (meer) gebruikte en HC Eijsden het concept helemaal niet heeft gebruikt, zoals HC c.s. heeft aangevoerd, is voor de merkenrechtelijke beoordeling niet van belang. Doorslaggevend is dat in het economisch verkeer gebruik werd gemaakt van de merken voor de ingeschreven diensten.

- gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’
4.12. De voorzieningenrechter stelt vast dat het teken ‘Outdoor Funxtion’ auditief, visueel en begripsmatig aanzienlijke gelijkenis vertoont met de merken. Het element ‘outdoor’ in het teken verwijst naar een buitenactiviteit en is zodoende beschrijvend voor buiten sporten. Dit element is dan ook minder onderscheidend in het teken. Het element ‘Funxtion’ is dan ook het dominante element in het teken en dit is identiek aan de merken.

4.14. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat diensten verricht onder het teken ‘Outdoor Funxtion’ afkomstig zijn van FunXtion (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat HC Maastricht en HC Eijsden op de ene of andere manier, vanwege een economische band met FunXtion iets te maken hebben met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten (indirecte verwarring). Met name het indirecte verwarringsgevaar is zeer reëel. Partijen hebben immers een zakelijke relatie met elkaar gehad waarbij het HC Maastricht en HC Eijsden was toegestaan de merken van FunXtion te gebruiken in het kader van het verzorgen van sportdiensten. Hierdoor bestaat het gevaar dat het relevante publiek nog steeds zal denken dat HC Maastricht en HC Eijsden hun diensten aanbieden in het kader van die samenwerking en dat de diensten derhalve dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

Inbreuk auteursrecht
4.19. HC c.s. heeft niet betwist dat HC Maastricht en HC Eijsden de logo’s en de poster, ook na de beëindiging van de licentieovereenkomsten, zonder toestemming van FunXtion, op hun websites hebben openbaar gemaakt. Deze openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen vormen naar voorlopig oordeel een inbreuk op de auteursrechten van FunXtion.

- logo ‘Outdoor Funxtion’
4.21. De voorzieningenrechter verwerpt dit standpunt. HC c.s. stelt terecht dat buiten het gebruik van het woord ‘Funxtion’ het logo ‘Outdoor Funxtion’ in niets lijkt op de onder 2.3 vermelde logo’s of de onder 2.4 vermelde poster van FunXtion. Hierbij geldt overigens wel dat op grond van hetgeen hiervoor reeds is overwogen het gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ ook zoals afgebeeld in dit logo inbreuk maakt op de merkrechten van FunXtion. De toevoeging van de kleurelementen en de tekst ‘100% green fit’ doet daaraan niet af.