Vormmerk  

Over de vermeende ontijdige indiening van de opposities stelt het Gerecht:

56- In this case, it is common ground that the 13 notices of opposition concerned were sent to OHIM by fax and received in black and white before the expiry of the opposition period thus laid down, and that the original colour versions of the notices of opposition were transmitted by post and that they were received by OHIM after the expiry of the opposition period.

58- Under Rule 80(2) of the implementing regulation, where a communication received by fax is incomplete or illegible, or where OHIM has reasonable doubts as to the accuracy of the transmission, OHIM is to inform the sender accordingly and is to invite him, within a period to be specified by OHIM, to retransmit the original by fax or to submit the original in accordance with Rule 79(a).

62- It must be held that it would be contrary to the objective pursued by that rule for the sender of a document transmitted by fax which is incomplete and who therefore submits the originals without waiting for the invitation from OHIM, to be treated more severely than the sender of a document by fax who communicates the originals only after an invitation from OHIM.

63 - To deprive the sender who acts without OHIM’s invitation of the benefit of Rule 80(2) of the implementing regulation would amount to penalising the latter for his diligence. Such an interpretation of the rule must be regarded as contrary to the intention of the legislature.

66- Since the documents were received between two and four days after the expiry of the opposition period, it must be held that the intervener acted promptly as regards the second attempt at communication for the purpose of Rule 80(2) of the implementing regulation.

67- It follows from all of the foregoing, that the original versions of the notices of opposition must be deemed to have arrived on the dates they were faxed as set out in paragraph 13 above. Therefore, they are deemed to have been received at OHIM before the expiry of the opposition period and are thus admissible.

En over de vermeende onduidelijkheid van de opposities, en dan vooral waar het de aanduiding van de oudere merken betreft, stelt het Gerecht vrij duidelijk dat er met de identificatie van de oudere merken weinig mis is.

69- By the second ground of challenge, which is also common to all of the cases, the applicant submits that the Board of Appeal incorrectly considered the earlier trade marks and signs on which the intervener’s opposition was based to be clearly identified. In particular, the Board of Appeal wrongly held that the fact that a number of models were identified by their reference number and also by their specifications, in tabular form, was an aid to the applicant in identifying the earlier rights.

102- It follows from all of the foregoing that, for the purposes of Rule 18(1) of the implementing regulation as a condition of admissibility for the oppositions, the information contained in the notices of opposition and, in particular, the depiction of electric power tools in colour, accompanied in certain cases by the reference numbers of the models, constitute a sufficiently clear identification of the earlier trade marks and signs on which the oppositions are based.

De opposities zijn derhalve formeel in orde en het verzoek van Black & Deckerom de opposities niet-ontvankelijk te verklaren wordt dertien maal afgewezen.

Lees het arrest hier.

Interessant is dat de rechtbank ook het beroep op slaafse nabootsing van Philips in reconventie afwijst, waarmede zij de apparaatgerichte leer ook voor de slaafse nabootsing van de hand wijst. “4.3.12. De rechtbank volgt Philips dus niet in haar betoog dat niets aan de configuratie van drie ronde scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek functioneel is. Integendeel, zij is van oordeel dat Rayovac genoegzaam heeft aangetoond dat bij de wezenlijke functionele kenmerken van de vormmerken van Philips, te weten de drie ronde scheerkoppen geplaatst in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek, de functie voorop staat. Dit brengt haar tot de conclusie dat de vormmerken van Philips uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De vormmerken van Philips met inschrijvingsnummers 0097907, 0343104, 0506619 en 0563341 zijn dus nietig. op grond van het bepaalde in artikel 2.1. lid 2 BVIE juncto artikel 3 lid 1, sub e Merkenrichtlijn. De rechtbank zal de inschrijving van deze vormmerken dan ook nietig verklaren en de doorhaling ervan bevelen, zoals Rayovac primair heeft gevorderd.”De beeldmerken van Philips: “4.4. 1. Met Philips is de rechtbank van oordeel dat de tweedimensionale merken van Philips voldoende onderscheidend vermogen bezitten om als merk te kunnen dienen. Deze merken zijn niet louter beschrijvend, maar bestaan uit min of meer gestileerde weergaven van het scheerhoofd van Philips. Philips heeft voldoende aannemelijk gemaakt dal. sprake is van inburgering van deze merken, waardoor het aanvankelijk wellicht zwak onderscheidend vermogen daarvan is toegenomen.”“4.4.1 Philips heeft evenwel onvoldoende gemotiveerd weersproken dat zij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar haar beeldmerken zonder geldige reden niet heeft gebruikt. Uit de door Philips in het geding gebrachte producties blijkt slechts dat zij het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0343101 zeer klein, op de rand van haar verpakkingen heeft afgebeeld, naast bepaalde andere symbolen. Dit gebruik kan niet worden aangemerkt als normaal gebruik als merk in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Philips heeft nog aangevoerd dat het gebruik van haar vormmerken zorgt voor instandhouding van haar beeldmerken, maar de rechtbank volgt Philips daarin niet. Waar het om gaat, is of de beeldmerken normaal zijn gebruikt, en daarvan is niet gebleken. Rayovac kan derhalve met succes het verval inroepen van de beeldmerken van Philips op grond van artikel 2.27 BVIE.” Slaafse nabootsing “Gelet op hetgeen reeds in conventie is overwogen, maakt Rayovac zich evenwel niet schuldig aan slaafse nabootsing enkel door scheerapparaten in de Beneluxlanden op de markt te brengen met drie scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek, nu vast staat deze configuratie een technische functie vervult en daarvan niet kan worden afgeweken zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. De keuze voor deze configuratie is dan ook niet onrechtmatig jegens Philips.”Geen richtlijnconforme proceskostenveroordeling.Lees het vonnis hier.

Masterfoods stelt dat Nestlé met het gebruik van een gelijkende verpakking doelbewust aanhaakt bij haar bekende product MALTESERS en heeft een stakingsvordering wegens slaafse nabootsing ingesteld.

De rechtbank wijst de vordering af, omdat er naar haar oordeel onvoldoende gelijkenis bestaat tussen de merken MALTESERS en KIT KAT. Deze vormen immers het dominante element op beide verpakkingen. Voor wat betreft de verpakking bestaat er enkel een visuele gelijkenis, terwijl het gebruik van de rode kleur (voor melkchocolade) gebruikelijk en ook gerechtvaardigd is.

“Al deze elementen zijn vrij banaal, maar hetgeen wel degelijk het onderscheid maakt is de aanbrenging van het merk, enerzijds het sobere MALTESERS en anderzijds op vrij opvallende wijze KITKAT, in een geheel andere lay-out en stijl dan het MALTESERS van eiseres, en aldus duidelijk het onderscheid vestigend met het merk van eiseres.”

“Naast de inderdaad aanwezige gelijkenissen is het dominant bestanddeel (merknaam) algeheel verschillend en het komt voor dat de gemiddeld aandachtig consument, bekend met degelijke hapklare snoepjes, dan ook niet in verwarring zal worden gebracht.”

Nestlé haal dan ook geen onrechtmatig voordeel noch doet zij afbreuk aan het onderscheidend karakter en/of de reputatie van het beeldmerk van Masterfoods, nu Nestlé wel quasi hetzelfde product op de markt commercialiseert, waartoe zij volledig gerechtigd is, maar dit op een niet verwarringstichtende noch parasiterende wijze, aangezien de verpakking weliswaar wel bepaalde banale elementen van het merk van Masterfoods gebruikt, maar zich verder op pregnante wijze distantieert van het merk van Masterfoods.

Lees de uitspraak hier.

“4.4.1 Philips heeft evenwel onvoldoende gemotiveerd weersproken dat zij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar haar beeldmerken zonder geldige reden niet heeft gebruikt. Uit de door Philips in het geding gebrachte producties blijkt slechts dat zij het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0343101 zeer klein, op de rand van haar verpakkingen heeft afgebeeld, naast bepaalde andere symbolen. Dit gebruik kan niet worden aangemerkt als normaal gebruik als merk in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Philips heeft nog aangevoerd dat het gebruik van haar vormmerken zorgt voor instandhouding van haar beeldmerken, maar de rechtbank volgt Philips daarin niet. Waar het om gaat, is of de beeldmerken normaal zijn gebruikt, en daarvan is niet gebleken. Rayovac kan derhalve met succes het verval inroepen van de beeldmerken van Philips op grond van artikel 2.27 BVIE.”

Slaafse nabootsing

“Gelet op hetgeen reeds in conventie is overwogen, maakt Rayovac zich evenwel niet schuldig aan slaafse nabootsing enkel door scheerapparaten in de Beneluxlanden op de markt te brengen met drie scheerkoppen in de hoeken van een gelijkzijdige driehoek, nu vast staat deze configuratie een technische functie vervult en daarvan niet kan worden afgeweken zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. De keuze voor deze configuratie is dan ook niet onrechtmatig jegens Philips.”

Geen richtlijnconforme proceskostenveroordeling.

Lees het vonnis hier.

"De rechtbank komt hiermee tot een ander oordeel ten aanzien van de Vormmerken dan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in haar uitspraak van 7 oktober 2004 in de zaak van Mag tegen het Bureau voor de Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) ten aanzien van driedimensionale merken die Mag wilde inschrijven bij het BHIM (lees de uitspraak hier). De rechtbank merkt in dit verband op dat zij zelfstandig dient te oordelen over de aan haar voorgelegde vorderingen en dat de Vormmerken verschillen van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beoordeelde driedimensionale merken, hoewel twee van die merken betrekking hebben op de Maglite-zaklampen waar ook de Vormmerken op zien."

De Vormmerken zijn niet louter bepaald door de aard van de waar en de Vormmerken geven niet een wezenlijke waarde aan de waar. De Vormmerken zijn niet noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen. Derhalve kunnen de Vormmerken volgens de rechtbank als individuele merken worden beschouwd. Het beroep op artikel 13A onder b slaagt. De hoogte van de geleden schade uit gederfde winst en van de gevorderde winstafdracht moeten in een schadestaatprocedure worden bepaald.

Nu geoordeeld is dat Mag zekere intellectuele eigendomsrechten op de Vormmerken heeft, gaat het beroep van Edco op nietigheid of vernietigbaarheid van de settlement agreement niet op. Edco is gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt afgewezen.

Lees het vonnis hier (met plaatjes, met dank aan DLA Piper) of, zonder plaatjes, hier op rechtspraak.nl.

Het Engelstalige woord ‘bust’ betekent volgens Webster’s dictionary onder meer ‘the breasts of a woman’ en ‘to boost’ betekent ondermeer ‘increase, raise’. Een correcte Nederlandse vertaling van bustbooster is dan ook borstvergroter, aldus Corrado. Gedaagde heeft verder een onderzoekje verricht op de website van het OHIM onder ‘refused trademarks’ en kwam daar soortgelijke gevallen tegen. Geweigerd zijn onder meer Natural Booster en Follicle Booster voor klasse 3.

De voorzieningenrechter overweegt dat het merk van Western en het teken van Corrado beide bedoeld zijn voor producten welke bestemd zijn voor uitwendige applicatie op de vrouwenborst, waarmee wordt beoogd door stimulatie van de bloedsomloop een borstvergroting te bereiken welke enige uren zou moeten aanhouden.

Naar voorlopig oordeel van de rechter zijn de woorden ‘bust’ en ‘booster’ ieder voor zich beschrijvend voor de borstvergrotingsproducten van partijen. Eiser heeft bovendien niets gesteld waaruit zou kunnen volgen dat de woordcombinatie Bust Booster meer is dan enkel de loutere som der bestanddelen. Het teken is zonder meer als beschrijvend aan te merken in elk geval voor waren zoals de borstvergroters van partijen.

Naar voorlopig oordeel maakt Corrado door het gebruik van het teken Bust Booster dan ook geen inbreuk op het merk Instant Bust Booster van Western.

Tenslotte hebben partijen aangegeven een volledige kostenveroordeling te wensen conform de handhavingsrichtlijn. Western heeft echter verzuimd tijdig een gespecificeerd kostenoverzicht over te leggen. Dit verzuim is in beginsel fataal omdat het daardoor de wederpartij onmogelijk wordt gemaakt een kostenopgave inhoudelijk te betwisten. Partijen hebben over en weer de kostenopgaven niet betwist. Als in het ongelijk gesteld zal Western worden veroordeeld in de kosten van de procedure. In een geval als dit, waarbij geen juridische bijstand is gezocht, maar Corrado in het geding bij monde van een der bestuurders zelf verweer voerde, zijn tot de kosten van de procedure in de zin van de handhavingsrichtlijn ook te rekenen de kosten door partijen zelf gemaakt.

Lees het vonnis hier. 

“Wat verzoeksters eerste grief inzake het recht om te worden gehoord betreft, stelt het Gerecht vast dat de vermelding zonder meer van de adressen van internetsites in de twee mededelingen van de weigeringsgronden zonder een uitdraai van de pagina’s waartoe deze links toegang geven, verzoekster niet in staat heeft gesteld, de door de kamer van beroep in aanmerking genomen gitaarvormen te identificeren voordat de bestreden beslissing werd genomen.” (43)

Wat verzoeksters tweede grief betreft, zij tevens opgemerkt dat zij, voordat de bestreden beslissing werd genomen, zelfs niet theoretisch toegang kon krijgen tot de negentien links die haar pas in de bestreden beslissing voor het eerst zijn meegedeeld. (…) Aldus heeft zij artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 geschonden. (44-46)

Derhalve dient te worden onderzocht of deze schending van het recht om te worden gehoord betrekking heeft op de feitelijke gegevens waarop de bestreden beslissing is gebaseerd. (47)

De identificatie van de andere modellen die als uitgangspunt dienen voor de beoordeling van deze overeenstemming, is (…) een essentieel onderdeel van de analyse van de kamer van beroep. (…) Het Gerecht is derhalve van oordeel dat de betrokken internetopzoekingen de analyse van de kamer van beroep niet bevestigen, of illustreren, maar het uitgangspunt ervan vormen. (51-54)

Bijgevolg stelt het Gerecht vast dat het aangevraagde merk in de conclusie van de bestreden beslissing wordt afgewezen op grond van feitelijke gegevens die aan verzoekster niet werden meegedeeld voordat deze beslissing werd genomen. In de conclusie zelf van de bestreden beslissing wordt verzoeksters recht om te worden gehoord dus geschonden. (55)

Gelet op het voorgaande dient te worden geconcludeerd dat de bestreden beslissing artikel 73 van verordening nr. 40/94 schendt doordat de door dat artikel opgelegde motiveringsplicht niet wordt nagekomen en het in dat artikel bedoelde recht om te worden gehoord wordt geschonden, en doordat deze schending bovendien betrekking heeft op de voornaamste grondslag van de bestreden beslissing tot afwijzing van de merkaanvraag. (60)

Bijgevolg dient het eerste onderdeel van het enige middel van verzoekster te worden aanvaard en moet de bestreden beslissing worden vernietigd. (61)

Lees het arrest hier.