Vormmerk  

"Europese rechters worstelen met legoblokjes. Mag iedereen legoblokjes maken of is dat het alleenrecht van de Deense fabrikant LEGO? Het Europees Hof van Justitie beslist woensdag over de bescherming van het ontwerp. Aanleiding is de handelwijze van de Canadese concurrent Mega Brands, die dezelfde blokjes maakt als het Deense bedrijf. De ’Mega Bloks’ van de Canadese fabrikant passen zelfs op de originele steentjes van LEGO. Een inbreuk op het merk, vindt het Deense bedrijf.

(...) Het EU-Merkenbureau in het Spaanse Alicante vernietigde het gemeenschapsmerk van de Deense onderneming, op verzoek van de Canadese concurrent. Een ontevreden LEGO meende dat het merkenbureau de regels verkeerd uitlegde. Het spande in 2006 tegen dat besluit een rechtszaak aan bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Die heeft voorlopig het laatste woord."

Lees hier iets meer (ANP / Telegraaf).

9.15u, 8e Kamer, arrest T-270/06 Lego Juris / OHMI - Mega Brands (brique de Lego)

GvEA, 5 november 2008, zaak T-256/06, Neoperl Servisys tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Even kort: terechte weigering inschrijving HONEYCOMB als gemeenschapswoordmerk voor klasse 11, waterstraalregelaars (zo’n dopje met zo’n gaasje op de kraan).

"30. Daher ist zu prüfen, ob aus der Sicht dieses Publikums [durchschnittlichen englischsprachigen Verbrauchern] ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen HONEYCOMB und den Waren besteht, für die die Eintragung beantragt wurde.

31. Hierzu ist festzustellen, dass der Begriff „honeycomb“, wie sich aus Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung ergibt, u. a. eine Wabenform oder -struktur oder eine einer Bienenwabe vergleichbare Form oder Struktur bezeichnet.

32. Im Zusammenhang mit den betroffenen Waren kann das Wort „honeycomb“ verwendet werden, um die Wabenform des Endstücks des Strahlreglers zu bezeichnen, das die Regelung der Stärke des Wasserstrahls ermöglicht und somit ein relevantes Merkmal der in der Markenanmeldung genannten Waren darstellt.

33. Das Zeichen HONEYCOMB weist folglich einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den Waren auf, für die die Eintragung beantragt wurde."

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, beschikking van 18 september 2008, KG RK 08/1546, G-Star Raw Denim Kft. c.s tegen A&S Internetdiensten.

Gemeenschaps- en Beneluxmerken. Ex parte bevel, zonder het, zoals meestal gebruikelijk, ingekopieerde verzoekschrift van verzoekers. Welke merken en producten het precies betreft is dus onduidelijk. 

“2.2.2. De voorzieningenrechter constateert dat de op de door gerekwestreerden aangeboden kledingstukken aangebrachte tekens gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de aan verzoeksters toebehorende Gemeenschaps- en Beneluxmerken en daarenboven in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoorde Gemeenschaps- en Beneluxmerken zijn ingeschreven. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor de merkhouder zal veroorzaken. Het verzoek zal worden toegewezen.”

Lees de beschikking hier.

GvEA, 21 oktober 2008, zaak T-73/06, Jean Cassegrain SAS tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Terechte weigering inschrijving beschrijvend beeldmerk (vormmerk) ‘Vorm van een tas’ voor tassen. Auteursrechtelijke bescherming kan meegewogen worden, maar i.c. niet van belang. Verkoopcijfers kunnen verschillend geïnterpreteerd worden.

“29. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les circonstances de l’espèce diffèrent sensiblement de celles ayant donné lieu à l’arrêt Calandre précité. En effet, dans cette affaire, le Tribunal avait reconnu la spécificité du signe en cause, qui ne consistait qu’en la représentation d’un élément du produit concerné, qui se distinguait de sa représentation habituelle et contemporaine, et qui pouvait dès lors influer sur la mémoire des consommateurs en tant qu’indication de l’origine commerciale (points 44 à 48 de l’arrêt). En revanche, en l’espèce, le signe litigieux constitue un modèle évoquant l’image venant naturellement à l’esprit de la représentation typique d’un sac contemporain et ne peut dès lors être considéré comme distinctif.

(…) 32. De plus, les règles relatives au droit des marques communautaires diffèrent de celles qui s’appliquent au droit d’auteur, ce dernier étant destiné à protéger toutes les œuvres de l’esprit en accordant à leur auteur des droits moraux et patrimoniaux. Alors que le droit d’auteur définit les œuvres de l’esprit en fonction de leur originalité, le droit des marques nécessite une aptitude du signe à être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale. Dès lors, s’il n’est pas exclu que la protection d’une forme par le droit d’auteur national soit prise en compte dans l’examen de son caractère distinctif, cette circonstance ne suffit cependant pas, à elle seule, à établir le caractère distinctif de la marque demandée.

(…) 37.  C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas tenu compte des éléments relatifs au succès commercial du sac représenté par la marque demandée dans son appréciation du caractère distinctif intrinsèque de cette dernière. Le volume des ventes du sac en cause pouvait être tributaire de facteurs multiples étrangers à la forme du produit tels que sa fonctionnalité, sa qualité ou sa conception astucieuse.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2008, KG ZA 08-1621 P/MV, G-Star International B.V. tegen Bestseller A/S (met dan aan Leonie Kroon, DLA Piper)

Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. Eiser G-Star. stelt dat met de door gedaagde Bestseller onder de merknaam Jack & Jones verkochte JJ75-spijkerbroek inbreuk wordt gemaakt op de rechten van G-Star met betrekking tot G-Stars eigen bestseller, de Elwood-spijkerbroek. De voorzieningrechter oordeelt echter dat de totaalindruk van beide broeken niet gelijk is, een bolle knie tegenover een platte knie, en wijst de vorderingen af.  Geen eenvoudig kort geding, proceskosten €14.666,-. Klik op afbeelding voor vergroting (boven: G-star Elwood).

“4.3. Anders dan G-Star heeft gesteld is de totaalindruk van beide broeken niet gelijk. De Elwood kenmerkt zich door de driedimensionale, bollende (op een motorbroek geïnspireerde) pasvorm. Met name de kniestukken en de wijze waarop de naad in de knieholte is aangebracht geven de Elwood het karakteristieke bollende effect. De broek van Bestseller is daarentegen "plat". De vijf volgens G-Star onderscheidende elementen van de Elwood (zie 2.2) zijn niet één op één terug te vinden in de broek van Bestseller. Wel zijn van die vijf elementen er drie in gewijzigde vorm terug te vinden. Het betreft de volgende drie elementen:

(1) beide broeken beschikken over (een soort van) kniestuk. Het kniestuk van de Elwood is een "echt" ingezet kniestuk dat door de coupenaden aan beide zijden en door de wijze waarop de naad in de knieholte is aangebracht een bollend effect aan de broek geeft. Het kniestuk van de broek van Bestseller betreft geen echt kniestuk. De stof van de pijp loopt door en op die pijp zijn stiksels aangebracht die slechts de suggestie wekken van een kniestuk. Het kniestuk bolt niet en heeft niet aan iedere zijde één coupenaad (zoals de Elwood), maar alleen aan de binnenzijde twee coupenaden.

(2) de Elwood heeft in de knieholte, ter hoogte van het kniestuk, een naad die mede bijdraagt aan het bollende effect van de broek. De broek van Bestseller heeft onder de knieholte (ongeveer 20 centimeter gerekend vanaf het midden van het "kniestuk) een naad, die geen bollend effect tot gevolg heeft.

(3) op beide broeken bevindt zich aan de voorkant een schuine naad van heup tot lies, echter de naad bij de broek van Bestseller loopt aanmerkelijk schuiner dan bij de Elwood. De twee andere (volgens G-Star) kenmerkende elementen, te weten het ronde stiksel op het zitvlak en de band aan de achterzijde aan de onderkant van de pijp, komen in de broek van Bestseller niet voor. De drie in gewijzigde vorm overgenomen elementen maken dat de broeken weliswaar enige gelijkenis vertonen, maar deze gelijkenis is onvoldoende om te oordelen dat de totaalindruk van beide broeken gelijk is. De vraag of de Elwood auteursrechtelijk beschermd is, kan in dit geding dan ook onbeantwoord blijven. Ook indien wordt uitgegaan van auteursrechtelijke bescherming van de Elwood, dan is geen sprake van inbreuk op dit auteursrecht.

4.4. Naast het auteursrecht heeft G-Star zich beroepen op de onder 2.3 genoemde vormmerken. Bestseller heeft aangevoerd dat deze merken met een grote mate van waarschijnlijkheid door een bodemrechter nietig zullen worden verklaard en dat G-Star zich om die reden niet op de merken kan beroepen. Ook de vraag of dit het geval is, kan in dit geding in het midden blijven, aangezien - uitgaande van de geldigheid van de merken van G-Star - de broek van Bestseller geen inbreuk maakt op die merken. De verschillen tussen de Elwood en de broek van Bestseller zijn - zoals hiervoor reeds beschreven - te groot. Ook hier geldt dat de Elwood zich kenmerkt door de bollende pasvorm, dat dit met betrekking tot het vormmerk voor het kniestuk ook zo is beschreven (zie onder 2.3 "het kniestuk bolt enigszins") en dat de broek van Bestseller "plat" is. Door het gebrek aan overeenstemming tussen de broeken, is voorshands geen sprake van verwarringsgevaar.”

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 9 oktober 2008,  conclusie A-G Sharpston in zaak C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd. tegen Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberster Gerichtshof (Oostenrijk). (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Geneesmiddelen. Parallelimport. Ompakken. Bericht met uitleg aan de merkhouder.

“63. In the light of the above, I am of the view that the questions referred by the Oberster Gerichtshof, Austria, should be answered as follows:

(1) Where a parallel importer of pharmaceutical products repackages the products in new packaging on the ground that repackaging is necessary in order to market the product in the Member State of importation, the lawfulness of the new packaging is to be measured solely against whether it is such as to damage the reputation of the trade mark and its proprietor.

(2)  In such circumstances, the parallel importer, in order to fulfil his duty of notification under Article 7 of the Trade Marks Directive as interpreted by the Court of Justice, must give the proprietor of the trade mark information which objectively demonstrates that the repackaging was necessary. Such information may, but need not necessarily, include identification of the Member State of export.”

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 oktober 2008, HA ZA 07-287, Mag Instrument, Inc. tegen Volume Trading B.V.

Merkenrecht. Voortzetting procedure over vormmerk Mini Maglite na intrekken nietigheidsprocedure bij OHIM. Geen inherent onderscheidend vermogen, maar mogelijk wel ingeburgerd:  bewijsopdracht aan eiser Mag Instrument. Op grond van reciprociteitsbeginsel BC geen auteursrecht. Wel slaafse nabootsing, althans oneerlijke concurrentie, door het aanbieden van een op de Mini Maglite lijkende zaklamp in een vergelijkbare verpakking. Beoordeling BX-merk in beginsel inhoudelijk gelijk aan beoordeling gemeenschapsmerk. De voormalige procureurs worden nu als enig advocaat in het vonnis genoemd, dat belooft een indrukwekkend IE-trackrecord te worden voor de Knijffen en Grabandten van deze wereld. Afbeeldingen in vonnis.

De procedure heeft betrekking op twee verschillende types zaklampen van Mag Instrument, de zogeheten Mini Maglite en de Solitaire. Bij tussenvonnis heeft de rechtbank de procedure met betrekking tot beide zaklampen geschorst omdat de Gemeenschapsvormmerken van Mag Instrument met betrekking tot beide zaklampen, waarop Mag Instrument zich onder meer beroept, onderwerp waren van reeds aanhangige nietigheidsprocedures bij het BHIM. Nu de nietigheidsprocedure is  ingetrokken, dient de rechtbank te beslissen over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk.

Gemeenschapsmerk

“4.5. (…) Het BHIM heeft op een eerdere aanvraag van Mag Instrument voor (onder meer) een merk bestaande uit de vorm van de Mini Maglite zaklamp geoordeeld dat dit teken van huis uit onderscheidend vermogen mist. Het BHIM heeft daarom de inschrijving van de vorm van de Mini Maglite als merk geweigerd. Dat oordeel is door de kamer van beroep van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg (…) in stand gelaten. Aangezien het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept betrekking heeft op hetzelfde teken, te weten de vorm van de Mini Maglite zaklamp, kan niet anders worden geoordeeld dan dat ook dit Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft.

(…) 4.7. Het voorgaande laat onverlet dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen kan hebben verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Dat zou meebrengen dat het merk terecht is ingeschreven, althans niet nietig kan worden verklaard (…). De gegrondheid van het beroep op inburgering van de vorm van de Mini Maglite hebben het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten in hun voornoemde oordelen over het onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite (…). In het kader van de procedure met betrekking tot de eerdere merkaanvrage had Mag Instrument namelijk geen beroep op inburgering gedaan. Het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept, is daarentegen juist aangevraagd en inschreven op grond van acquired distinctiveness, dat wil zeggen door inburgering verkregen onderscheidend vermogen. Derhalve zal in het kader van deze procedure moeten worden beoordeeld of de inschrijving op die grond geldig is.

(…) 4.9. Mag Instrument heeft ter onderbouwing van haar beroep op inburgering reeds een aantal stukken overgelegd. Zij heeft echter nog niet, althans onvoldoende toegelicht hoe uit deze stukken volgt dat er sprake is van inburgering van haar Gemeenschapsmerk, dat wil zeggen dat de inherent onderscheidend vermogen missende vorm van de Mini Maglite als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als een teken ter identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. De rechtbank zal Mag Instrument in de gelegenheid stellen die toelichting alsnog bij akte te geven.

Oneerlijke concurrentie:

4.13. Mag Instrument stelt dat Volume onrechtmatig handelt door een op de Mini Maglite lijkende zaklamp aan te bieden in een vergelijkbare verpakking, te weten een hard plastic zwart doosje, onder een vergelijkbare naam, te weten “Mini”. Hieronder worden de Mini Maglite en “Mini” naast elkaar afgebeeld in de verpakking: Mini Maglite Mini

4.14. Aangezien Mag Instrument de gestelde onrechtmatigheid baseert op een combinatie van drie elementen (vormgeving, verpakking en naam), kan in het midden blijven of die elementen afzonderlijk beschouwd voldoende onderscheidend vermogen hebben. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat de Mini Maglite in ieder geval door de combinatie van vormgeving, verpakking en naamgeving een eigen plaats inneemt op de markt. Uit het door Volume aangeleverde overzicht van de markt blijkt niet één voorbeeld waarin alle drie de elementen samenkomen.

4.15. Voorts is de rechtbank met Mag Instrument van oordeel dat de vormgeving, verpakking en naam van de Mini Maglite en “Mini”, in samenhang beschouwd, dermate overeenstemmen dat verwarringsgevaar bij het publiek aannemelijk is. Volume erkent dat de door haar verhandelde “Mini” lijkt op de Mini Maglite omdat het beide staafvormige zaklampen zijn van ongeveer dezelfde lengte. De overeenkomsten gaan bovendien verder dan zij erkent. (…)

4.16. Het door deze combinatie van overeenstemmende elementen veroorzaakte verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door verschillen in de vormgeving van de lamp. Die verschillen zijn daarvoor te gering. Ook het feit dat op het doosje van Volume, anders dan op het doosje van Mag Instrument, de naam van de producent ontbreekt, leidt niet tot afwezigheid van verwarringsgevaar. Integendeel, een duidelijke vermelding van de herkomst van de Mini zou de mogelijkheid van verwarring bij het publiek juist hebben kunnen verminderen.

4.17. Ten slotte moet worden aangenomen dat het door de voornoemde overeenkomsten veroorzaakte verwarringsgevaar nodeloos is. Gesteld, noch gebleken is dat de overeenkomsten worden gedicteerd door eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid. Integendeel, Mag Instrument heeft onweersproken aangevoerd dat wat betreft de vormgeving, de verpakking en de naamgeving vele andere en mindere verwarringwekkende mogelijkheden denkbaar en uitvoerbaar zijn. Derhalve komt de rechtbank tot de conclusie dat Volume niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de genoemde overeenstemming verwarring bij het publiek ontstaat en dat zij derhalve onrechtmatig jegens Mag Instrument heeft gehandeld.

Beneluxmerk

4.18. Het voorgaande kan echter niet leiden tot toewijzing van alle vorderingen, omdat Mag Instrument niet alleen vordert een verklaring voor recht dat Volume oneerlijk heeft geconcurreerd, maar ook een verklaring voor recht dat Volume inbreuk heeft gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten, in combinatie met nevenvorderingen die uitsluitend toewijsbaar zijn bij inbreuken op die rechten. Derhalve dient ook het beroep van Mag Instrument op haar Gemeenschapsmerk, Beneluxmerk en auteursrecht te worden beoordeeld.

4.21. (…) Dat laat onverlet dat de maatstaven voor de beoordeling van inherent onderscheidend vermogen van een merk overeenkomstig de GMVo en het BVIE – op zijn minst – vergelijkbaar zijn. Daar komt bij dat de Gemeenschapswetgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken (overweging 16 GMV0).

4.22. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het afwijzende oordeel van BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie over het inherent onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite ook volgen ten aanzien van het Beneluxmerk. (…)

4.23. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat ook voor de geldigheid van het Beneluxmerk de inburgering van het merk beslissend is. Derhalve zal de rechtbank partijen de gelegenheid geven zich daarover nader uit te laten overeenkomstig hetgeen in reconventie is bepaald ten aanzien van de inburgering van het Gemeenschapsmerk. auteursrecht

Auteursrecht

4.25. Dat ten aanzien van de Mini Maglite de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en dat de Mini Maglite niet wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, acht de rechtbank onvoldoende weersproken. Een en ander is reeds vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof Amsterdam (hof Amsterdam 13 september 2001, BIE 2002/80) in een procedure waarin Mag Instrument uitvoerig de gelegenheid heeft gehad haar standpunt naar voren te brengen. Op de vraag van de rechtbank ter comparitie waarom dit oordeel onjuist is, heeft Mag Instrument slechts naar voren gebracht dat een Nederlandse rechter zich bij gebreke van een uitspraak van een Amerikaanse rechter geen oordeel zou dienen te vormen over de bescherming van de Mini Maglite onder het Amerikaanse auteursrecht. Dat standpunt vindt geen steun in het recht. De Nederlandse rechter is in deze zaken juist verplicht op dit punt een oordeel te geven. Gelet op het feit dat het oordeel van het hof is gebaseerd op verklaringen van deskundigen en dat Mag Instrument niets heeft aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat het oordeel van het hof over het Amerikaanse auteursrecht inhoudelijk onjuist is, gaat ook de rechtbank ervan uit dat de Mini Maglite in de Verenigde Staten geen bescherming toekomt op grond van het auteursrecht. Daaruit volgt dat het beroep van Mag Instrument op het Nederlandse auteursrecht moet worden afgewezen.

Conclusie

4.27. Gelet op het feit dat een beslissing over de vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk, pas mogelijk is nadat partijen zich nader hebben uitgelaten over de inburgering van die merken, zal de rechtbank die beslissing aanhouden. Voor de goede orde zullen ook de overige beslissingen worden aangehouden."

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 oktober 2008, KG ZA 08-885, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft tegen Inter-Tyre Holland B.V.

Modellenrecht. Merkenrecht. BMW maakt succesvol bezwaar tegen het aanbieden door gedaagde, op haar website, van velgen die, zoals de rechtbank stelt, ‘vrijwel tot in detail lijken te zijn nagemaakt’ van de modellen van BMW. Nu niet is gesteld dat de modellen van BMW nietig zouden zijn, is een verwijzing naar de rest van de markt niet relevant.

Op een eerdere sommatie van BMW heeft gedaagde de aanduiding bij de velgen gewijzigd van BMW in BMVV (BVIE zou misschien ook een aardige vervanger zijn geweest). De rechtbank oordeelt dat dit inbreukmakend merkgebruik is en geen toegestane aanduiding om de bestemming van de waar, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Afbeeldingen in het vonnis.

Proceskosten: In geval van betwisting dient aansluiting te worden gezocht bij de indicatietarieven. Beide partijen hebben aangegeven dat de omvang van de procedure naar hun mening die van een eenvoudig krot geding ontstijgt en ‘daarvan uitgaande’ worden de kosten begroot op €15.000,- .

Nietigheid: 4.3. Inter-Tyre stelt dat er zeer veel verschillende velgen op de markt zijn, die bovendien noodzakelijk veel op elkaar lijken. Desgevraagd heeft Inter-Tyre ter zitting verklaard zich in deze procedure niet op het standpunt te stellen dat de modellen van BMW nietig zouden zijn omdat de nieuwheid of het eigen karakter van de modellen zou ontbreken. Ook is door Inter-Tyre niet gesteld dat en gemotiveerd waarom de gestelde omstandigheid van invloed zou moeten zijn op de beschermingsomvang van de modellen. Vooralsnog is dan niet in te zien dat het gestelde voor beoordeling van het geschil relevant is. In ieder geval kan Inter-Tyre niet worden gevolgd in haar opvatting dat het inbreuk op de modelrechten van BMW zou kunnen rechtvaardigen.

(…) 4.5. Voorshands bestaat geen reden te twijfelen aan de geldigheid van het internationale model. Niet is in te zien dat de inschrijving onvoldoende duidelijk zou zijn. Een nadere beschrijving van de afbeeldingen, zoals Inter-Tyre kennelijk verlangt, is niet dwingend voorgeschreven.”

4.6. (…)  Indien Inter-Tyre meent dat er reden is voor nietigverklaring van (één van) de Gemeenschapsmodellen van BMW, dient zij, zoals zij ter zitting heeft aangekondigd, bij het in de verordening bedoelde Bureau een vordering tot nietigverklaring in te stellen. Zolang dat niet is gebeurd, brengt het vermoeden van geldigheid in beginsel mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.”

Inbreuk modelrechten. “4.8. Voorshands wordt geoordeeld dat de door Inter-Tyre aangeboden velgen bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de ingeschreven Gemeenschapsmodellen. De voorzieningenrechter merkt in dit verband op dat de Gemeenschapsmodellen vrijwel tot in detail lijken te zijn nagemaakt. BMW heeft ter illustratie terecht gewezen op onder meer een gefreesde rechthoekige figuur in één van de velgen (zie de hieronder opgenomen afbeelding). Dat de velgen van Inter-Tyre qua maatvoering zouden afwijken is niet te zien, omdat uit de modellen geen andere maten zijn af te leiden dan de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende delen van de velgen. Voor zover de modellen kleur en textuur vertonen zijn geen significante verschillen met de door Inter-Tyre verhandelde velgen waarneembaar. Voorshands moet dan ook worden geoordeeld dat Inter-Tyre inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodellen van BMW. Met toepassing van de in artikel 3.16 lid 1 BVIE gegeven maatstaf geldt voor het internationale model hetzelfde.”

Inbreuk merkrechten:   “4.10. (…) Het beroep van Inter- Tyre op deze bepaling slaagt echter niet omdat, zie de hiervoor onder rechtsoverweging 2.6. weergegeven afbeelding, Inter-Tyre het merk niet slechts gebruikt om aan te geven dat de velg geschikt is voor auto’s van het merk BMW. Uit de afbeelding wordt immers niet duidelijk dat de velgen weliswaar geschikt zijn voor auto’s van het merk BMW maar niet van BMW afkomstig zijn. Het publiek zal er daarom vanuit kunnen gaan dat het gaat om velgen die afkomstig zijn van de merkhouder BMW, hetgeen als ongeoorloofd gebruik van het merk door Inter-Tyre moet worden aangemerkt. Nu het merk gebruikt wordt voor dezelfde waren, als waarvoor het merk is ingeschreven, kan BMW op grond van artikel 9 lid 1 onder a GMVo dit gebruik in het economisch verkeer verbieden.
 
Proceskosten: “4.16. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient voor de hoogte van de proceskosten in het geval van betwisting aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden regeling Indicatietarieven in IE-zaken (raadpleegbaar op www.rechtspraak.nl). Het door BMW in rekening gebrachte bedrag is aanzienlijk hoger dan het daarin vermelde indicatietarief voor een niet eenvoudig kort geding. De door BMW in rekening gebrachte kosten dienen daarom in beginsel als niet redelijk en evenredig te worden aangemerkt. De door BMW gegeven verklaring voor de omvangrijke kosten overtuigen niet. De aard van de kort geding procedure brengt met zich dat niet zelden moet worden ingespeeld op niet op voorhand bekende stellingen en verweren van de wederpartij. Desgevraagd heeft Inter-Tyre aangegeven dat ook naar haar mening de omvang van deze procedure die van een eenvoudig kort geding overstijgt. Daarvan uitgaande worden de kosten aan de zijde van Inter-Tyre begroot op € 15.000, vermeerderd met € 254 aan vast recht en € 85,44 aan explootkosten.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Breda, 7 mei 2008, HA ZA 06-2064, Amisa B.V. tegen Hisa B.V. (met dank aan Martin Hemmer, AKD Prinsen Van Wijmen)

Eerst even voor jezelf lezen. Schoenen. Eindafrekening stukgelopen samenwerking. Auteursrecht. Merkenrecht. Niet-geregistreerd gemeenschapsmodellenrecht. Met een wellicht wat boude overweging over originaliteit in de schoenenbranche:

“3.14 Hisa heeft echter onvoldoende gesteld om te kunnen beoordelen of de schoenmodellen aan dit criterium voldoen. Daarbij is van belang dat in veel gevallen aan modellen in de schoenenbranche oorspronkelijkheid ontzegd moet worden op grond van de omstandigheid dat er in de schoenenbranche nauwelijks sprake is van originaliteit in de ontwerpen, omdat elk nieuw model is afgeleid van een vorig model en vanuit de modetrend voorspelbaar is. Aannemelijk is dat ook de modellen van Hisa oorspronkelijkheid missen en de heersende mode volgen. Het had op de weg van Hisa gelegen te onderbouwen dat en waarom de modellen een opmerkelijke en originele combinatie zijn van nieuwe, dan wel reeds bestaande, elementen, waarvan het resultaat een nieuw type schoen oplevert, dat is aan te merken als een werk met een eigen gezicht en derhalve auteursrechtelijke bescherming geniet. Dit heeft zij nagelaten. Voor zover de vorderingen van Hisa zijn gebaseerd op het auteursrecht zijn deze dan ook niet toewijsbaar.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 10 september 2008, zaak  T-201/06, Louis M. Gerson Co., Inc tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Weigering op absolute gronden van  3D gemeenschapsmerk  “Paint filter partly coloured yellow”. Beroep afgewezen: geen onderscheidend vermogen. Decoratief en niet orgineel. Freihaltebedürfnis kleurgebruik.

“23. In the present case, as regards the shape of the mark applied for, it must be stated that it is very similar to competing goods on the market. Even if each manufacturer produces different filters, the three-dimensional shape in respect of which registration was applied for is a simple shape which is amongst those which come naturally to the mind of the consumer in relation to paint filters. As the Board of Appeal rightly found at paragraph 17 of the contested decision, the shape at issue does not have any element that can be said to depart perceptibly from one of the most common shapes of such a product.

24. Next, as regards the use of the colour yellow near the tip of the filter, it must be observed that that is not sufficient to warrant the conclusion that the mark applied for enables the average consumer to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical examination and without paying particular attention. Thus, the applicant’s argument that the colour would be noticed by users who would therefore identify the trade origin of the product (see paragraph 11 above) cannot be accepted. On the contrary, as the Board of Appeal states at paragraph 17 of the contested decision, the use of the colour yellow will be perceived as indicating the tip or as a decorative element, but not as a distinctive element. The use of the colour might possibly serve to distinguish between the quality or the size of different models of the same product, but is not distinctive as regards its trade origin.

(…) 26. Moreover, even were it the case, as the applicant asserts, that the consumer was a specialist and could be expected to know that only the applicant produced coloured paint filters, the distinctive character of the mark resulting from the application of a colour on the goods could not be accepted. That argument entails registration of the mark being based not on the use of the colour yellow in particular, but on the mere application of a colour on goods. In such circumstances, registration would unduly restrict the availability of colours for competitors, who might wish to use them on their own goods.”

Lees het arrest hier.