Woord- en of beeldmerk  

Gerecht EU 12 januari 2012, zaak T-462/09 (August Storck KG tegen OHIM/RTV italiana SpA (RAI), inzake: Ragolizia)

Gemeenschapsmerkenrecht. August Storck vraagt het gemeenschapswoordmerk Ragolizia (klasse 30: zoetwaren) aan en komt in de oppositieprocedure RTV italiana SpA (RAI) die zich beroep op haar ouder gemeenschapswoordmerk FAVOLIZIA (klasse 30: voor diverse eet/drinkwaar: koffie, rijst, maïsvlokken, mosterd). De relatieve weigeringsgrond is verwarringsgevaar vanwege gelijkheid van tekens.

Gerecht constateert geen fouten in de vergelijking van de tekens, wel dat er geen conceptuele vergelijking kan plaatsvinden, omdat het geen betekenis heeft in de Europese talen; het doet wel denken aan het Engelse "favour" (r.o. 20-33). Zelfs wanneer een ouder merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, door verzoekster wordt betoogd dat een groot aantal merken in klasse 30 met "favo" beginnen, kan er verwarringsgevaar zijn. Dit is in onderhavige geval het geval omdat het gaat om conflicterende goederen waarvoor de merken zijn geregistreerd identiek zijn en de tekens gelijk. Het beroep wordt afgewezen.

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, HA ZA 11-1628 (Dr.Ing. H.C.F. Porsche AG tegen X; varkenslatijn)

Merkdepot te kwader trouw. Porsche is in 1931 opgericht en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het produceren van luxueuze (sport)auto’s en houdster van diverse Gemeenschapsmerken. X heeft tussen 2009 en 2011 diverse Beneluxwoordmerken gedeponeerd waaronder, (ook Gemeenschapsmerk) Porsche, SAAB-Spyker, MAYBELLINE, BREITLING. X heeft vervolgens Porsche benaderd om tegen betaling van 9 miljoen euro en twee Porsche-auto's het merk te laten doorhalen of over te dragen.

Interessante casuïstische zaak. X stelt dat de reden dat hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd, omdat hij op de markt heeft gewerkt waar de term ‘varkenslatijn’ wordt gebruikt en dat hij deze term toepasselijk vond voor zijn werk als beginnend programmeur. deze overtuigt de rechtbank allerminst. Wegens registratie te kwader trouw, verklaart de rechtbank één merk nietig en drie merken moeten worden doorgehaald. Tot slot krijgt X een bevel zich te onthouden van merkdepots waarvan woordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van dwangsom (vergelijk ook: Pink Ribbon-verbod, IEF 9571).

4.20. Tijdens de zitting heeft [X] verklaard dat de reden dat hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd, is gelegen in het feit dat hij op de markt heeft gewerkt waar de term ‘varkenslatijn’ wordt gebruikt en dat hij deze term toepasselijk vond voor zijn werk als beginnend programmeur. In het Latijn zou varken ‘porsche’ zijn zodat hij een geldige reden heeft om dit teken te gebruiken aldus nog steeds [X].

4.21. Deze verklaring van [X] overtuigt de rechtbank allerminst. Ten eerste betekent varken in het Latijn ‘porcus’ en niet ‘porsche’ zoals Porsche tijdens de zitting terecht heeft gesteld, zodat de verklaring van [X] dat het teken PORSCHE staat voor ‘varkenslatijn’ al om die reden niet opgaat. Ook al zou dit wel de juiste vertaling zijn, en ook al vindt [X] de term ‘porsche’ toepasselijk voor zijn diensten als programmeur, dan nog verklaart dit niet waarom hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd voor de betreffende waren en/of diensten van het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots die niet zien op zijn diensten als programmeur.

4.22. [X] heeft verder aangevoerd dat zijn merkdepots een legitiem doel dienen omdat hij voornemens is een onderneming te exploiteren door middel van het ontwerpen en ontwikkelen van producten en deze te voorzien van het teken PORSCHE. Ook heeft hij aangevoerd dat hij zich vanwege de onderhavige procedure niet waagt aan het doen van investeringen om zijn plannen uit te voeren. Ter zitting heeft [X] desgevraagd verklaard dat hij de inhoud van zijn marketingplannen thans niet voor anderen beschikbaar wil maken, maar dat hij onder meer plannen heeft voor het op de markt brengen van scheermesjes.

4.34. Met een beroep op artikel 2.28 lid 3 sub b jo 2.4 sub f BVIE roept Porsche terecht de nietigheid van Beneluxmerk I in. De rechtbank zal het Beneluxmerk I nietig verklaren en de doorhaling ervan bevelen als hierna in het dictum verwoord. De gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad van de doorhaling wordt afgewezen gelet op artikel 1.14 BVIE.

4.35. Ten aanzien van de [X] merkdepots geldt dat de rechtbank in deze procedure niet bevoegd is de [X] merkdepots nietig te verklaren (zulks wordt overigens ook niet door Porsche gevorderd). Ten aanzien van het Beneluxmerk II vloeit dit voort uit artikel 2.28 BVIE dat bepaalt dat slechts Beneluxmerkinschrijvingen (en dus niet depots) nietig kunnen worden verklaard. Ten aanzien van de Gemeenschapmerken I en II vloeit dit voort uit artikel 52 lid 1 sub b GMVo dat bepaalt dat Gemeenschapsmerkinschrijvingen die te kwader trouw zijn gedaan slechts op vordering bij het BHIM of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig kunnen worden verklaard.

4.36. Uit het feit dat de [X] merkdepots te kwader trouw zijn verricht, vloeit evenwel voort dat [X] daarmee onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld. Het gevorderde bevel om de [X] merkdepots door [X] te laten doorhalen althans in te trekken is wel toewijsbaar als in het dictum verwoord.

4.37. Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. Anders dan [X] stelt, staat de mogelijkheid voor een merkhouder om in oppositie tegen depots te ageren dan wel de nietigheid van een merkinschrijving te vorderen bij het BHIM of de rechtbank niet aan het door Porsche gevorderde verbod in de weg. In de gegeven omstandigheden is een verbod naar het oordeel van de rechtbank toewijsbaar en is een verbod op het deponeren van merken met daarin het woordelement PORSCHE niet een te vergaande inperking van de bevoegdheid van [X].

Dictum
De rechtbank
5.1. verklaart nietig de Benelux merkinschrijving met nummer 868223 en beveelt de doorhaling daarvan in het Beneluxmerkenregister;
5.2. bepaalt dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] aan Porsche en/of de advocaat van Porsche de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, en beveelt dat [X] de daarmee gemoeide kosten betaalt;
5.3. beveelt [X] om binnen 10 (zegge: tien) dagen na betekening van dit vonnis Gemeenschapsmerk met nummer 010189942, Gemeenschapsmerk met depotnummer 009903816 en Beneluxmerk met depotnummer 1226976 door te laten halen dan wel in te trekken bij OHIM respectievelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder afgifte van een bewijs van doorhaling aan de advocaat van Porsche;
5.4. beveelt [X] te bevelen zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van het verrichten van enig Benelux- of Gemeenschapsmerkdepot waarvan het woordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van een dwangsom van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere keer waarop [X] in strijd handelt met dit bevel;
5.5. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 7.357,97;

Op andere blogs:
Chiever (Poging tot afpersing Porsche voor €50 miljoen)
Octrooibureau (Merknaamkaping loont niet!)

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, HA ZA 11-690 (Vision Group/Route Vision tegen E&L Security)

RouteVision houdt zich bezig met de verkoop van voertuigvolg- en ritregistratiesystemen en levering van daarmee verband houdende diensten. De systemen worden onder meer gebruikt voor de fiscale kilometerregistratie en voor het beheer van
wagenparken. Vision Group is Beneluxwoordmerkhouder ROUTEVISION en heeft een licentie aan RouteVision verstrekt. Sinds 6 september 2010 biedt E&L voertuigvolg- en ritregistratiesystemen aan op de Nederlandse markt. Zij heeft deze producten aangeboden onder het teken “Road Vision”, zij heeft www.road-vision.nl als domeinnaam geregistreerd.

Na een vaststellingsovereenkomst voor het staken van het gebruik van teken "roadvision", blijkt dat E&L het teken toch nog gebruikt. Dit als metatag in de broncode van haar website, in een url, in een advertentie op speurders.nl, in een mailing en door de vermelding in KvK-handelsregister met emailadres eindigend op @route-vision.nl. Ook is de domeinnaam niet overgedragen.

Gebruik van de metatag in de broncode van de website blijkt voldoende uit de cache van Google. Er is een aan de vaststelingsovereenkomst verbonden boete verschuldigd vanwege de advertentie op speurders.nl, de mailing en vermelding in het KvK-register. De domeinnaam is niet overgedragen, daarop is geen boeteclausule van toepassing, maar op het gebruik van de domeinnaam als handelsnaam wel. De totale contractuele boete bedraagt €83.000, waarvan €3.000 verplichte betaling aan kosten voor rechtsbijstand.

Handelsnaam
4.7. Niet in geschil is dat E&L de Kamer van Koophandel pas op 21 december 2010 heeft verzocht om verwijdering van de vermelding van de handelsnaam “Road Vision”in het register en dat E&L dus in ieder geval tot en met 21 december 2010 in het handelsregister vermeld heeft gestaan onder die naam. Ook daarvoor is E&L op grond van de overeenkomst een boete verschuldigd. Daarbij kan in het midden of die enkele vermelding in het handelsnaamregister kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet (E&L bestrijdt dat). De vermelding moet in ieder geval worden aangemerkt als gebruik van het roadvision-teken in de zin van artikel 1 van de overeenkomst. Naar het oordeel van de rechtbank mocht RouteVision op grond van die bepaling redelijkerwijs verwachten dat E&L haar handelsnaam ook zou aanpassen in het handelsregister.

Domeinnaam4.8. Als onweersproken staat vast dat E&L de domeinnaam www.road-vision.nl niet heeft overgedragen aan RouteVision. E&L heeft er echter terecht – en onbestreden – op gewezen dat er geen boete staat op het niet tijdig overdragen van de domeinnaam.

4.9. E&L is wel een boete verschuldigd voor het gebruik dat zij heeft gemaakt van die domeinnaam. Daarbij kan in het midden blijven of E&L de domeinnaam heeft gebruikt om door te linken naar haar website (E&L bestrijdt dat). Vast staat namelijk dat E&L de domeinnaam in ieder geval heeft gebruikt voor haar e-mails. Dit e-mailgebruik heeft E&L niet bestreden en wordt ondersteund door het door RouteVision overgelegde uitreksel van de Kamer van Koophandel, waarin info@route-vision.nl wordt vermeld als het e-mailadres van de onderneming (productie 10 van RouteVision).

Conclusie

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat E&L boetes is verschuldigd voor alle door RouteVision gestelde tekortkomingen met uitzondering van het niet overdragen van de domeinnaam. E&L heeft niet bestreden dat uitgaande van die overtredingen de totaal door haar verschuldigde boete moet worden berekend op € 80.000,00 en dat de overeenkomst haar daarnaast verplicht tot betaling van een bedrag van € 3.000,00 aan kosten van rechtsbijstand. De vordering van RouteVision is dus toewijsbaar tot een bedrag van € 83.000,00.

4.11. De stelling van E&L dat zij heel veel heeft moeten doen om te voldoen aan de overeenkomst, kan niet leiden tot een ander oordeel. Die stelling, voor zover juist, brengt, anders dan E&L meent, namelijk niet mee dat de vordering van RouteVision in strijd is met “de goede trouw” (of, als E&L dat heeft bedoeld, dat de vordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is in de zin van artikel 6:2 BW of dat de billijkheid klaarblijkelijk een matiging van de verschuldigde boete eist in de zin van artikel 6:94 BW).

WIPO Arbitration 26 december 2011, D2011-2029 (inzake akzo-nobel.com; geschillenbeslechter: Philippe Gilliéron)

Merkenrecht. Domeinnaam. Eiser is Akzo Nobel, houdster van internationale merken AKZO NOBEL (woord / beeld) en is actief op het gebied van verf en coatings. Door de toevoeging van een koppelteken (hyphen) aan de .com-domeinnaam wordt niet voldoend afstand gecreëerd met het merk van eiser.

Gedaagde heeft geen recht of legitiem belang (geen reactie van gedaagde). Gezien de wereldwijde reputatie van eiser, is het moeilijk te geloven dat de domeinnaam te goeder trouw is geregistreerd. De gedaagde is al in 19 UDRP-beslissingen rondom merknamen van derde-partijen verwikkeld geraakt. Alles bij elkaar genomen moet de gedaagde de gevolgen daarvan dragen en wordt de overdracht bevolen.

Onder A. As many panels have ruled before, the addition of a hyphen between two words does obviously not make a sufficient difference between the domain name and the Complainant’s trademark to exclude the likelihood of confusion resulting from such incorporation (see, e.g., Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone, WIPO Case No. D2003-0903; Fort Knox National Company v. Ekaterina Phillipova, WIPO Case No. D2004-0281). 

Onder C. Considering the worldwide reputation of AKZO NOBEL in the abovementioned industry, the Panel finds it hard to believe that the Respondent would have chosen and registered the disputed domain name

<akzo-nobel.com> in good faith, without having been aware of the AKZO NOBEL trademarks. The Respondent having neglected to proceed, did not bring any convincing evidence to support such a choice; such evidence does not result from the file, and the Respondent has to bear the consequences of its default on that regard.

Respondent’s good faith is all the more doubtful that a search of UDRP decisions reveals no less than 19 decisions rendered against the Respondent covering a broad range of domain names consisting of third parties’ trademarks, which clearly suggest that the Respondent has made a pattern of conduct of registering domain names consisting of third parties’ trademarks.

The Panel far more believes that the disputed domain name has been registered and is being used to attract Internet users to Respondent’s website for commercial gain, by creating a likelihood of confusion and leading Internet users to believe that Respondent’s website is linked to the Complainant.

 

WIPO Arbitration 3 januari 2012, DNL 2011-0062 (inzake clickbank.nl; geschillenbeslechter: Wolter Wefers Bettink)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht zonder vestiging in Nederland. Eiser is Click Sales, houdster van het merk CLICKBANK in meer dan 200 landen en die via clickbank.com een digitale marktplaats aanbiedt. De .nl-domeinnaam wordt doorgelinkt naar een pornografische website. Naast een beroep op het merkenrecht, doet eiser ook een beroep op haar Nederlandse handelsnaamrecht, ondanks dat ze niet is gevestigd of handel drijft in Nederland. Het is daarvoor voldoende dat zij een reputatie heeft in Nederland (zie voetnoot), om hierop een beroep te kunnen doen.

Gedaagde heeft geen recht of legitiem belang, en de verwijzing naar een pornografische site kan een indicatie zijn van een registratie te kwader trouw gebaseerd op aantasting van de merken van eiser. De overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

Onder A. Complainant also claims that it does business under the name “ClickBank” and that it uses this name to identify itself as a corporate entity. Complainant’s Vice President of Operations has stated in a declaration, which Complainant provided as evidence, that “ClickBank” is used in commerce extensively and therefore has become famous in The Netherlands. As evidence thereof, Complainant has also provided a screenshot which shows the results of a search on “www.google.nl” generated by the term “clickbank ervaringen” (“clickbank experiences”). Complainant also refers to its website “www.clickbank.com”, which contains, inter alia, press articles on ClickBank (the company) and an item “Why ClickBank?” which refers to ClickBank as the company operating the website “www.clickbank.com” (“a secure online outlet for more than 50,000 products and 100,000 active marketers”). The Panel understands from this that Complainant in this case also relies on rights under Dutch law in the trade name “ClickBank”.

Under Dutch law, rights in a trade name are obtained by a company using the relevant name in commerce. It is not necessary that the entity is established in The Netherlands or that its trading area is located in The Netherlands. It is sufficient that a name qualifies for protection because it has a reputation in the Netherlands.

Vzr. Rechtbank Roermond 5 januari 2012, KG ZA 11-250 (Van Cranenbroek tegen Itek)

Met dank aan Laurens Thissen, Adelmeijer Hoyng Advocaten.

Parallelle publicatie Reclameboek 1248. Misleidende mededeling. Reclamerecht. Afbeelding zonder merktekens. Van Cranenbroek houdt zich bezig met de verkoop van een divers assortiment voor tuininrichting en -onderhoud en sindskort ook elektrische fietsen. Itek biedt fietsen en sindskort tuin- en sportartikelen aan in Nederland en België.

In dit kort geding over misleidende mededelingen is de vraag aan de orde of gedaagde ITEK (voldoende) kruiwagens en electrische fietsen in voorraad had waarmee ITEK in haar folder had geadverteerd. De afgebeelde kruiwagens waren identiek, maar er waren geen (herkenbare) merktekens zichtbaar in de advertentie. De mededeling elektrische fietsen vanaf €550 is een algemene mededeling en heeft geen betrekking of specifieke merkfietsen zoals afgebeeld. Vorderingen tot o.a. verbod en rectificatie worden afgewezen.

Kruiwagens

4.7 De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van het vorenstaande vooreerst dat Itek niet heeft aangeboden een Fort maïskruiwagen, maar een mäiskruiwagen van 170 liter met een polyethyleen bak en een gegalvaniseerd onderstel. Het mag zo zijn dat de bij de advertentie geplaatste foto identiek is aan de (eerder door Van Cranenbroek aangeboden) maïskruiwagen van het merk Fort, maar uit dat enkele feit kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afgeleid worden dat de aanbieding enkel om die reden betrekking had op een Fort  kruiwagen: niet aannemelijk is dat bij het publiek door de foto in de folder de indruk werd gewekt dat de advertentie betrekking had op een kruiwagen van dat specifieke merk. Dit klemt te meer nu er geen (herkenbare) merktekens op de foto van de kruiwagen zichtbaar zijn. Dat er sprake zou zijn van een zogenaamd "lokkertje", waarbij wordt geadverteerd met een merkproduct dat niet in voorraad is, zoals Van Cranenbroek lijkt te suggeren, acht de voorzieningenrechter dan ook niet aannemelijk. Gelet hierop gaat de voorzieningenrechter voorbij aan de stelling van Van Cranenbroek, die erop neerkomt dat Itek heeft geadverteerd met een (hoogwaardig) product zonder dat product op voorraad te hebben of zelfs te kunnen leveren.

 

4.8. Door Itek is verder, met stukken onderbouwd, gesteld dat zij de kruiwagen waarmee zij heeft geadverteerd ook op voorraad had. (...) Dat aan de door Van Cranenbroek ingeschakelde proefaankopers, waaronder een deurwaarder, kennelijk kruiwagens zijn verkocht die niet voldeden aan de in de advertentie genoemde specififcaties doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan het vorenstaand niets af: uit de proefaankopen volgt immers niet dat, indien de kopers daar uitdrukkelijk op gestaan hadden, aan hen (zo nodig met een leveringstermijn) geen maïskruiwagen met een gegalvaniseerd onderstel geleverd had kunnen worden.

Elektrische fietsen
4.9. Ten aanzien van de elektrische fietsen overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit de door Van Cranenbroek in het geding gebrachte reclamefolders van Itek volgt dat door Itek elektrische fietsen van specifieke merken en types worden aangeboden voor een daarbij expliciet vermelde prijs. Verder staat in de eerste advertentie vermeld: "we hebben al 28 inch elektrische fietsen met Shimano Nexave 7 versnellingen vanaf €550,-" en in de tweede advertentie "Er is al een 28 inch elektrische fiets vanaf €50,=". Bi jdeze aanbieding wordt, afgezien van de maat van de fiets en in de eerste advertentie het merk en type van de versnelling, geen enkele nadere specificatie vermeld. Deze advertenties kunnen naar het oordeel van de voorzieningenrechter door de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument tot wie de advertentie zich richt of die zij bereikt weinig anders opgevat worden als een - algemene - mededeling van Itek dat de allergoedkoopste nieuwe elektrische fiets van 28 insch die zij in vestigingen verkoopt, €550,= kost. uit hetgeen door Van Cranenbroek is aangevoerd, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afgeleid worden dat deze mededeling onjuist en derhalve misleidend is, mede gelet op de - onweersproken - stelling van Itek dat zij niet alleen de nieuwste modellen, maar ook overjarige modellen verkoopt. Dat Itek, indien klanten haar vragen  om een fiets van €50,=, die fiets niet aanprijst maar uitdrukkelijk wijst op nieuwere - en waarschijnlijk betere maar in elk geval duurdere - fietsen maakt het vorenstaande niet anders, nu daaruit niet volgt dat Itek geen nieuwe fiets voor €550,= zou kunnen leveren. Dit klemt te meer nu uit de op initiatief van Van Cranenbroek plaatsgehad hebbende proefaankopen blijkt dat een dergelijke fiets - zij het met inachtneming van een levertijd - ook daadwerkelijk aan een der proefaankopers gelever kon worden.

 

Rechtbank 's-Gravenhage 4 januari 2012, HA ZA 10-3487 (EPAL c.s. tegen Wijnmaalen Pallets B.V.)

Vergelijk IEF 10323. Merkenrecht. Keurmerk voor reparaties van pallets. Uitputtingsleer.

In´t kort: De EUR/EPAL pallets moeten voldoen aan bepaalde normen. Op de klossen van de EUR/EPAL pallets zijn de merken EUR en EPAL aangebracht door middel van een brandmerk. Erkende reparateurs repareren de pallets en door hen moeten de klossen voorzien worden van een kenmerkende, voor iedere licentienemer unieke controlespijker (IC-code).

Wijnmaalens betoog, dat het door EPAL gevoerde merk (door inburgering) een gebruikelijke benaming is geworden, is onvoldoende concreet onderbouwd. Voorts is er ook geen sprake van gedogen van een jonger merk door de houder van een ouder merk ex 54 GMVo. De enkele omstandigheid dat de praktijk van het repareren en verhandelen van gerepareerde pallets al langer bestaat, is ook overigens onvoldoende om te kunnen aannemen dat Epal haar rechten om daartegen bezwaar te maken, zou hebben verwerkt. Zij zal een verbod opgelegd worden met betrekking tot de verhandeling van de door haar gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk.

Wijnmaalens vorderingen (verklaring van recht / onrechtmatigheid van publicaties) worden afgewezen. In het gewraakte artikel wordt Wijnmaalen niet genoemd, maar wel worden woorden als "beunhazerij" en "illegaal repareren" gebruikt in verband met ongelicentieerde reparaties. Dit is in ieder geval niet onrechtmatig jegens Wijnmaalen.

4.9. De rechtbank overweegt dat uit het betoog van Wijnmaalen niet volgt dat het merk EPAL geen onderscheidend vermogen heeft. Niet valt in te zien dat het merk EPAL beschrijvend voor pallets is noch dat dit merk anderszins niet in staat is pallets te onderscheiden. Met Epal is de rechtbank van oordeel dat het collectieve merk EPAL in staat is een of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen die dit merk onder toezicht van de houder gebruiken, althans Wijnmaalen heeft onvoldoende aangevoerd dat tot een ander oordeel kan leiden. Dat het merk EPAL steeds gezamenlijk met de aanduiding EUR wordt gebruikt doet er – zonder meer – niet aan af dat het merk zelf een onderscheidende functie vervult. Hetzelfde geldt voor de veronderstelling van de zijde van Wijnmaalen dat het EPAL-merk is toegevoegd om te kunnen optreden voor de EUR-pallet.

4.11. Het beroep van Wijnmaalen op rechtsverwerking wegens gedogen onder verwijzing naar artikel 54 GMVo, dient alleen al te worden afgewezen omdat geen sprake is van het gedogen van een jonger merk door de houder van een ouder merk. De enkele omstandigheid dat de praktijk van het repareren en verhandelen van gerepareerde pallets al langer bestaat, is ook overigens onvoldoende om te kunnen aannemen dat Epal haar rechten om daartegen bezwaar te maken, zou hebben verwerkt. Bovendien heeft Epal onbetwist gesteld in de loop van de tijd actief te zijn (geweest) met het (ook) aanspreken van andere marktpartijen op het zonder haar toestemming repareren en verhandelen van gerepareerde EPAL-pallets.

Uitputting 4.16. Door Wijnmaalen is nog aangevoerd dat zij heeft toegezegd de handel in (gerepareerde) EPAL-pallets te staken tot dat er duidelijkheid is of sprake is van inbreuk en dat zij heeft aangeboden het EPAL-merk weg te lakken. Dat doet er echter niet aan af dat vaststaat dat Wijnmaalen pallets voorzien van het EPAL-merk heeft gerepareerd en verhandeld. Bovendien zijn deze toezeggingen niet ongeclausuleerd gedaan en heeft Wijnmaalen – ondanks haar aanbod daartoe – het EPAL-merk niet weggelakt. Epal heeft er derhalve recht op en belang bij dat Wijnmaalen zoals volgt wordt veroordeeld.

4.17. Wijnmaalen zal een verbod worden opgelegd met betrekking tot de verhandeling van door haar gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk, zoals in het dictum te melden. Daarmee valt niet in te zien – en Epal heeft dit ook niet gemotiveerd gesteld – dat zij nog belang heeft bij een beoordeling van de vorderingen op de andere grondslag, zodat deze zal worden afgewezen.

Rechtbank 's-Gravenhage, 21 december 2011, HA ZA 09-414 (G-Star International B.V. tegen Pepsico)

In navolging van tussenvonnis IEF 9655 en bodemprocedure IEF 8385.
Gemeenschapswoordmerk RAW tegen PEPSI RAW. G-Star werd in een eerder tussenvonnis toegelaten om de bekendheid van haar merk RAW, voor spijkerbroeken en als merk sec te bewijzen. De rechtbank beveelt een marktonderzoek door de deskundige binnen de geschetste randvoorwaarden, met de volgende vragen:

1) Zijn het RAW merk en de G-STAR RAW merken aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken?
2) Legt het publiek een verband tussen de door PepsiCo gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnis van 25 november 2009 onder 2.4 en 4.12 en de hiervoor genoemde merken?en verzoekt de deskundige aan te geven of:

3) naar zijn inzicht het onder 2.29 van het tussenvonnis van 11 mei 2011 bedoelde tijdsverloop van belang is voor de uit het onderzoek te trekken conclusies en zo ja, op welke wijze,

HvJ EU 1 december 2011, zaak C-222/11 (Longevity Health Products tegen OHIM/Performing Science LLC) - verzoek

Hogere voorziening na Gerecht EU T-190/09 waarin een OHIM beslissing wordt bevestigd. Nietigverklaring van het merk in kwestie is niet gerechtvaardigd. Vaklieden- en het lekenpubliek kent het verschil in betekenis tussen enerzijds het merk en anderzijds de normale afkorting van chemische formules. Zij zijn zich bewust van het feit dat een geringe verandering in de chemische benaming een wezenlijk onderscheid kan maken in farmacologische, chemische of fysische eigenschappen. Omdat de rechtsmiddelen bij het Gerecht EU zich tot rechtsvragen beperken, kan het Gerecht EU geen beoordeling van de relevante feiten of bewijswaardering geven. Het beroep wordt afgewezen.

27. Im vorliegenden Fall sei jedoch eine Nichtigerklärung der betroffenen Marke aufgrund des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung genannten absoluten Eintragungshindernisses nicht gerechtfertigt, denn es gebe zwischen dieser Marke und der Bezeichnung der chemischen Substanz „5‑Hydroxytryptophan“ keine Verwechslungsgefahr. Die angesprochenen Verkehrskreise, Fachleute und interessierte Verbraucher, sähen die fragliche Marke nicht als die übliche Bezeichnung dieser chemischen Substanz an und seien ohne Weiteres in der Lage, zwischen dem Markenwortlaut „5 HTP“ und der systematischen Bezeichnung der in Rede stehenden Substanz, gegebenenfalls in ihrer abgekürzten Form, zu differenzieren. Diesem Publikum sei nämlich bekannt, dass auch nur geringfügige Veränderungen chemischer Nomenklaturausdrücke oder chemischer Summenformeln wesentliche Unterschiede im Hinblick auf die pharmakologischen, chemischen oder physikalischen Eigenschaften indizieren könnten.

28. Insoweit ist festzustellen, dass die Rechtsmittelführerin ihre vor dem Gericht vorgetragenen Argumente nahezu wörtlich erneut vorträgt. Sie versucht damit, die Würdigung des Sachverhalts in Frage zu stellen, die das Gericht in den Randnrn. 37 bis 40 des angefochtenen Urteils in Bezug auf die Üblichkeit der in Rede stehenden Marke vorgenommen hat.

29      Gemäß Art. 256 Abs. 1 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs ist das Rechtsmittel aber auf Rechtsfragen beschränkt. Allein das Gericht ist für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung zuständig. Somit ist die Würdigung der Tatsachen und Beweismittel, vorbehaltlich ihrer Verfälschung, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterläge (...)

30      Da die Rechtsmittelführerin somit lediglich die vom Gericht vorgenommene Tatsachenwürdigung rügt und keine Verfälschung von dem Gericht vorgelegten Tatsachen oder Beweismitteln geltend macht, ist der einzige Rechtsmittelgrund zurückzuweisen und somit das Rechtsmittel als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

Het is nu ook mogelijk om stukken bij het BBIE in te dienen langs elektronische weg. Hiervoor zijn er aan de website verschillende contacformulieren toegevoegd. Per specifieke handeling, op het indienen van merk- en modeldepots na, zijn er formulieren beschikbaar.

Deze elektronische indiening kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het na-indienen van afbeeldingen, het indienen van gebruiksbewijzen en/of argumenten bij opposities of het indienen van bezwaar tegen een weigering op absolute gronden. Ook voor de indiening van bijvoorbeeld internationale merkaanvragen, vernieuwingsverzoeken of verzoeken tot aantekening van wijzigingen in het register, door middel van het meesturen van het ingevulde PDF formulier is deze methode beschikbaar. Voor merkdepots blijft BOIP Online Filing de enige methode om elektronisch in te dienen. Indiening van modeldepots langs elektronische weg blijft vooralsnog niet mogelijk.

Deze nieuwe methode kan dus worden gebruikt voor nagenoeg alle handelingen bij het BBIE en is beschikbaar naast de mogelijkheid om te faxen of per post stukken in te dienen. Na indiening van stukken via het elektronisch contactformulier ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e mail. Vervolgcontact zal verlopen via de gebruikelijke wegen. Indiening van stukken via normale e-mail blijft uitgesloten. Het BBIE hoopt hiermee zijn serviceniveau verder te verhogen.

Met toestemming van: boip.int