Woord- en of beeldmerk  

OHIM Decision Cancellation Division 29 november 2011, ref 4159 C (inzake merk: RAW, R.B. Europe GmbH tegen G-Star Raw C.V.)

Met dank aan Joris van manen, Hoyng Monegier LLP.

Merkenrecht. Nietigheidsprocedure. Verzoekster meent dat de term 'raw' een bepaalde betekenis heeft die duidelijk verwijst naar het karakter van de goederen die worden verhandeld, namelijk textuur en kwaliteit. Betekenissen uit woordenboeken, wikipedia en google zoekresultaten zijn erbij gehaald om het verzoek te ondersteunen.

De houder van het gemeenschapswoordmerk RAW meent dat door de gemiddelde consument geen verband wordt gelegd met de goederen waarvoor het merk is geregistreerd. Subsidiair gesteld heeft RAW een tweede betekenis gekregen door langdurige en intensief gebruik in reclame door de merknaamhouder.

Cancellation Division volgt G-Star en het verzoek tot nietigheidsverklaring wordt afgewezen. De verzoekster zal de kosten dragen van de merknaamhouder ad €450.

(8) The CTM proprietor claims that, for the average consumer, the term "raw" does not have any meaning in connection with the goods for which the CTM is registered, and therefore that it is not descriptive. It argues that the normal meaning of this English word is "nog cooked" of "not processed" and submits copies of the corresponding entries in several dictionaries to support it. It further argues that it is not relevant that on the internet some information can be found where the word "raw" is used in connection with certain textiles, a certain cut, or a certain clothing style or design, since these meanings may be readily known by insiders in the fashion industry but cannot be considered to be the common meaning of the word "raw" according to normal parlance. The CTM proprietor claims that the documents filed by the applicant show that "raw" is an adjective with a variety of meanings and that is has to be used together with a noun (such as raw cut, raw denim or raw cotton) in order for the consumer to determine a specific meaning.

Onder Article 7(1)(c) CTMR:
(20) As the applicant itself has argued, the adjective "raw" has a variety of meanings depending on the context, and in particular of the noun which follows it. The term "raw" on its own, used in connection with the clothing, footwear, headgear and belts, will just bring to mind its most common meanings, i.e. "uncooked, unprocessed, unfinished", which cannot be considered to be descriptive of the good in question, which by definition are finished products. At most, the relevant consumer could consider, after some reflection, that the term might be suggestive or allusive to the kind of fabric used to make the goods e.g. raw denim, raw cotton) or to a "rough" style, but even then it is not clear to which of these two different meanings it refers. In other words, the contested CTM does not enable the relevant public to establish a specific and direct relationship between the sign and the goods in question immediately, and without further thought.

HvJ EU 29 november 2011, zaak C-307/10 (conclusie AG Bot; The Chartered Institute of Patent Attorneys tegen Registrat of Trade Marks)

Merkenrecht. Beschermingsomvang van merk. Identificatie van waren of diensten waarvoor bescherming van merk wordt aangevraagd. Classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving.

De mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist is wat de omschrijving van de door een merk bestreken waren of diensten betreft. Dit kan worden vervuld door opsomming van elk van de waren en diensten óf door de identificatie van de basiswaren/-diensten aan de hand waarvan de wezenlijk kenmerken en aan de hand waarvan wezenlijke objectieve kenmerken en eigenschappen kunnen worden bepaald. Een mededeling van de voorzitter OHIM vormt geen waarborg voor de duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist zijn voor de inschrijving van een nationaal of een gemeenschapsmerk.

Conclusie:
1. a) De [Merkenrichtlijn], moeten aldus worden uitgelegd dat de identificatie van de waren of diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst, moet voldoen aan eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid die voldoende zijn om de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat te stellen de omvang van de door het merk geboden bescherming exact te bepalen.

1. b) Deze vereisten kunnen worden vervuld door een concrete opsomming van elk van de waren en diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst. Zij kunnen tevens worden vervuld door een identificatie van de basiswaren of ‑diensten, aan de hand waarvan de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de wezenlijke objectieve kenmerken en eigenschappen van de betrokken waren of diensten kunnen bepalen.

2) Richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staan dat de aanvrager de waren of de diensten waarvoor hij bescherming wenst, identificeert door middel van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de gemeenschappelijke classificatie van waren en diensten waarvoor een merk wordt ingeschreven, voor zover deze identificatie aan de eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid voldoet.

3) Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 juni 2003, betreffende het gebruik van de opschriften van hoofdklassen in de opgaven van waren en diensten voor gemeenschapsmerkaanvragen en ‑inschrijvingen, waarin hij ten eerste aangeeft dat dit Bureau geen bezwaar heeft tegen het gebruik van te vage of te onbestemde algemene benamingen en opschriften van hoofdklassen, en ten tweede dat het gebruik van dergelijke aanduidingen betekent dat ten aanzien van alle waren of diensten die in de bedoelde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt, vormt geen waarborg voor de duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist zijn voor de inschrijving van een nationaal of een gemeenschapsmerk.

Vragen: Is het in de context van [merkenrechtRichtlijn]:
- noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, met enige mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden omschreven, en zo ja, met welke mate;
- toelaatbaar dat gebruik wordt gemaakt van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de internationale classificatie van de waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (zoals periodiek herzien en gewijzigd) ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft;
- noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de voornoemde internationale classificatie van waren en diensten wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 van de President van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 16 juni 2003 (PB BHIM 2003, blz. 1647)?

Rechtbank Breda 23 november 2011, LJN: BU5696 (Vissers Heftruck Service BV tegen VGM Special Products en VGM Visser & De Goeij Machines B.V.)

Auteursrecht, onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en merkenrecht. artikel 1019h Rv.

VHS houdt zich bezig met de verhuur en verkoop van machines in het algemeen en van verreikers. De ManiRail is een verreiker van het merk Manitoe die middels een technische aanpassing geschikt gemaakt voor gebruik op het spoorwegnet. Werknemers hebben tekeningen van de Manirail aan VGM c.s. gegeven en deze heeft op haar beurt de Telerailer gemaakt, welke een inbreuk op auteursrechten vormt, althans een geval van slaafse nabootsing betreft.

Echter de technische tekeningen kunnen niet worden aangemerkt als werk in de zin van artikel 10 Aw. Ze zijn gemaakt met het oog op realisatie van een technisch effect. Ten overvloede meldt de rechtbank dat er er geen verkrijging van octrooirecht van rechtswege is en daartoe is zij ook niet bevoegd.

Geen slaafse nabootsing, daartoe heeft VHS niet voldaan aan haar stelplicht.

VHS stelt dat zij de naam bij (lees: door) Manitou Holding heeft geregistreerd in het merkenregister. VHS is dus geen merknaamhouder en niet ontvankelijk gelet op art. 2.19 lid 2 BVIE. Voorts volgt nog een niet-succesvolle schadevergoedingsactie stellende dat [x] een ManiRail wilde kopen en door toedoen van VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van VHS, hiertoe is geen causaal verband gevonden. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €2.944.

3.6. De technische tekeningen die met het oog op de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt en het uiteindelijke product de “ManiRail” kunnen niet worden aangemerkt als een werk in de zin van artikel 10 Aw. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt namelijk zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter van het gemaakte werk enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. De “Manitou” verreiker bestond al. De tekeningen en modellen die ten behoeve van de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt, zijn gemaakt met het oog op de realisatie van een technisch effect ten aanzien van die “Manitou” verreiker, te weten een voor het spoorwegnet geschikte verreiker die roterende bewegingen kan maken. De persoonlijke invulling van de maker stond daarbij niet voorop. VHS kan zich dan ook niet beroepen op een auteursrecht betreffende de “ManiRail” om nabootsing ervan te verbieden. De overige discussiepunten ten aanzien van het auteursrecht kunnen onbesproken blijven. Om voormelde reden is bescherming op grond van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) ook niet aan de orde. Artikel 3.2. van dat verdrag sluit tekeningen en modellen waarbij het gaat om het technische effect van bescherming uit.

3.7. Artikel 2 van de Rijksoctrooiwet (ROW) bepaalt dat vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. De uitvinding van de “ManiRail” is er één op het gebied van de technologie en derhalve vatbaar voor een Nederlands octrooi, indien aan de eisen van artikel 2 ROW en de overige eisen van de ROW wordt voldaan. Ook bescherming op grond van het Europees Octrooi Verdrag (EOV) kan aan de orde zijn indien aan de eisen van dat verdrag wordt voldaan. Zowel voor de ROW als het EOV geldt dat zij een octrooirecht niet van rechtswege toekennen, terwijl VHS zich ook niet heeft beroepen op bescherming op grond van de ROW of het EOV. Bovendien zou deze rechtbank onbevoegd zijn te oordelen over het bestaan van een octrooirecht of bescherming op grond van de ROW of het EOV; die beoordeling is voorbehouden aan de rechtbank in ’s-Gravenhage.

Slaafse nabootsing
3.12. De rechtbank moet vaststellen dat VHS in de kern niet meer stelt dan dat het totaalbeeld van de twee machines gelijk is. Wanneer een product, dat niet door een recht van intellectuele eigendom tegen nabootsing wordt beschermd, door een concurrent wordt nagebootst, zodanig dat tussen de beide producten gelijkenis bestaat, betekent dat nog niet dat van onrechtmatig handelen sprake is, zelfs niet indien door die gelijkenis bij het relevante publiek verwarring mocht ontstaan. Van onrechtmatig handelen is slechts sprake indien die gelijkenis onnódig is in de in 3.10. weergegeven zin. VHS heeft echter niets gesteld over hetgeen voor VGM c.s. redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de “Telerailer”, mogelijk is om van de “ManiRail” onderscheidende elementen aan te brengen. Dat was van haar in het kader van haar stelplicht wel te vergen. Waar VHS niet aan haar stelplicht heeft voldaan moet de conclusie luiden dat niet komt vast te staan dat van slaafse nabootsing door VGM c.s. sprake is.

Handelsnaam / merknaam
3.16. Voor zover VHS heeft gesteld dat zij de naam “ManiRail” heeft bedacht en als handelsnaam voert en dat het VGM c.s. om die reden verboden is die naam te gebruiken, wordt die stelling verworpen. Wanneer sprake is van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet is het een ander verboden een handelsnaam te voeren die kort gezegd verwarring wekt over wie de onderneming drijft of die het merk van een ander bevat. VHS heeft niet gesteld dat VGM c.s. als handelsnaam “ManiRail” voeren. Uit de stellingen van VHS maakt de rechtbank op dat zij erop doelt dat zij de merknaam “ManiRail” heeft bedacht. Zij stelt dat zij de naam bij “Manitou” heeft laten registreren. Zij stelt ook dat haar holdingmaatschappij het merk als zodanig inmiddels heeft laten registreren. Bij gebreke van een nadere toelichting op een en ander van VHS moet de rechtbank het ervoor houden dat de holdingmaatschappij toestemming heeft verkregen van VHS voor de registratie van de merknaam in het Benelux merkenregister en dat VHS zich niet tegen de inschrijving heeft verzet.

3.17. Artikel 2.19., lid 1 BVIE bepaalt dat alleen de merkhouder in rechte bescherming kan inroepen tegen gebruik van een teken. Artikel 2.20., lid 1 BVIE bepaalt dat de houder van een merk het uitsluitend recht heeft het gebruik van een teken te verbieden. Waar de holdingmaatschappij de merknaam “ManiRail” heeft ingeschreven is zij de merkhouder. Alleen zij kan gelet op voormelde artikelen een vordering instellen tot een verbod op het gebruik van het teken “ManiRail”. VHS behoort in deze vorderingen dan ook, gelet op artikel 2.19., lid 2 BVIE, niet-ontvankelijk te worden verklaard. Wanneer de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat inschrijving bij het Benelux merkenregister heeft plaatsgehad, behoort VHS eveneens op grond van artikel 2.19., lid 2 BVIE niet-ontvankelijk te worden verklaard. Er is dan immers geen sprake van een merkhouder.

Schadevergoedingsactie
3.18. De rechtbank beoordeelt nu de vordering tot schadevergoeding van VHS. VHS stelt dat zij schade heeft geleden ten bedrage van EURO 57.500,- omdat [x] in oktober 2009 slechts bereid was EURO 200.000,- voor een “ManiRail” van VHS te betalen, terwijl [x] door toedoen van (uiteindelijk) VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van augustus 2008 van VHS ten bedrage van EURO 257.500,-.

3.19. Naar aanleiding van het verweer van VGM c.s. dat geen causaal verband bestaat tussen enig handelen van VGM c.s. en de door VHS geclaimde schade overweegt de rechtbank als volgt. Als VHS zou worden gevolgd in haar stelling dat [x] bij VHS geen “ManiRail” heeft gekocht in reactie op de offerte van augustus 2008 van VHS vanwege het destijds belemmeren van de verkoop daarvan door [verkoopdirecteur] en [bestuurder] en/of vanwege het maken van de “Telerailer”, dan nog staat vast dat [x] in oktober 2009 alsnog een “ManiRail” van VHS heeft gekocht. Dat betekent dat het door VHS (uiteindelijk) aan VGM c.s. verweten handelen er niet toe heeft geleid dat VHS geen “ManiRail” aan [x] heeft kunnen verkopen.

Beschluss BGH 24 november 2011, I ZR 206/10 (Protipower)

BGH besluit tot stellen van prejudiciële vragen inzake het registreren van een merk en een variant gebruiken, zonder dat deze variant het onderscheidend vermogen aantast. Vertaald vanuit het Duits:

1. Is artikel 10, paragraaf 1 en 2, letter a, van Richtlijn 89/104/EEG aldus uit te leggen dat deze bepaling zich verzet tegen een nationale regeling volgens welke het gebruik van een merk (Mark 1) ook is verondersteld, dat het gebruik van het merk (merk 1) in een variant van het inschrijving zonder dat de varianties van de onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) beïnvloed, en als het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt ook is geregistreerd (merk 2)?

2. Indien vraag 1 met nee wordt beantwoord:
Indien de hierboven genoemde onder punt 1, van Richtlijn 89/104/EEG, met een nationale bepaling verenigbaar, indien de nationale regeling eng wordt uitgelegd, dat zij niet zullen worden toegepast op een merk (merk 1), die alleen wordt geregistreerd voor de bescherming te waarborgen van een ander ingeschreven merk (merk 2), in de vorm waarin het wordt gebruikt te beveiligen of uit te breiden?

3. Indien vraag 1 met ja of vraag 2 met nee beantwoord wordt:
a. Is van geen sprake gebruik van een geregistreerd merk (merk 1) in de zin van artikel 10, paragraaf 1 en 2, letter a, van Richtlijn 89/104/EEG, indien:
aa) de eigenaar een teken gebruikt, die van de registratie een merk (merk 1) en ander merk (merk 2) slechts in onderdelen afwijkt, zonder dat door het afwijken het onderscheidend vermogen van het merk wordt beïnvloed (merk 1 en merk 2)
bb) de eigenaar twee tekens gebruikt, waarvan geen met het geregistreerde merk (merk 1) overeenkomt, maar dat overeenkomt met een merkkarakteristiek van een ander geregistreerd merk van de merkhouder en de tweede door de merkhouder gerelateerde teken in elementen van beiden geregistreerde merken (merk 1 en 2) afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt beïnvloed en indien tekens (merk 2) een grote gelijkenis vertoont met andere merk (merk 2) van merkhouder

b. Kan een rechterlijke instantie van een lidstaat een bepaling van een richtlijn (in dit geval Artikel 10 paragraaf 1 en 2, letter a, van Richtlijn 89/104/EEG) strijdige nationale regelgeving (in dit geval § 26 lid 3 zin 2 MarkenG) in het geval van de voorgenoemde feiten een besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie, onverenigbaarheid achten met bepaling van de richtlijn wanneer het nationale gerecht het vertrouwen van een procespartij in de rechtsgeldigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie hogere waarderen dan het belang bij de uitvoering van een bepaling van de richtlijn?

Rolrechter Rechtbank Breda 23 november 2011, LJN BU5671 (Converse/ Kesbo tegen Sporttrading c.s.)

Rolrechtprocedure. Merkenrecht. Faillissement. Schadevergoeding en winstafdrachtvorderingen die bij de curator worden ingediend. Converse vordert verbod op inbreuk, met nevenvorderingen. Converse stelt zich op het standpunt dat de vorderingen niet verifieerbaar zijn, zodat er in conventie kan worden voortgeprocedeerd, terwijl de curator van mening is dat de vorderingen van Converse wél verifieerbaar zijn, zodat de procedure in conventie van rechtswege is geschorst.

De rolrechter is, anders dan de curator, van oordeel dat de vorderingen van Converse niet strekken tot nakoming uit de boedel van een vóór de faillietverklaring ontstane verbintenis. Schorsing voor wat betreft schadevergoeding en winstafdrachtvordering. Betreft de overige vorderingen wordt voortgeprocedeerd zowel in conventie als reconventie.

Gezien echter de verwevenheid met de vorderingen in reconventie tot – kort gezegd – opheffing van de beslagen en veroordeling tot schadevergoeding wegens onrechtmatig gelegde beslagen, is de curator van mening dat in conventie voortgeprocedeerd kan worden over de onder VIII gevorderde verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse.

De rolrechter is, anders dan de curator, van oordeel dat de vorderingen van Converse niet strekken tot nakoming uit de boedel van een vóór de faillietverklaring ontstane verbintenis. Aan de vorderingen van Converse ligt de stelling ten grondslag dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar merkrecht. In geval van merkinbreuk komt een merkhouder op grond van het BVIE een aantal acties toe ter bescherming van zijn merkrecht. Converse is als merkhouder voor deze bescherming onder meer aangewezen op de door gedaagden als inbreukmakers te verstrekken gegevens en te verrichten handelingen. Aangezien de vermeende merkinbreuk is verricht door gedaagden vóór datum faillissement, behoren de daaruit voortvloeiende verplichtingen tot de boedel. Converse heeft dan ook een aanspraak op de boedel als bedoeld in artikel 25 Fw. De curator is, net zoals de failliete vennootschappen, gehouden om deze verplichtingen ten laste van de boedel na te komen. Het is bij voortzetting van de procedure aan de rechter om te bepalen of, gelet op de inmiddels uitgesproken faillissementen, de vorderingen kunnen worden toegewezen, of daaraan een dwangsom kan worden verbonden en of de curator gehouden is de handelingen te verrichten op kosten van de boedel, zoals Converse vordert, dan wel dat Converse gehouden is de door de curator te maken kosten te vergoeden.

Naast de vorderingen die strekken tot handhaving van haar merkrecht, heeft Converse nog vorderingen ingesteld tot schadevergoeding en winstafdracht. Aangezien door onrechtmatig handelen een verbintenis tot schadevergoeding ontstaat, is met betrekking tot de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht wél sprake van een vordering tot nakoming van een verbintenis, zodat ter zake deze vorderingen de procedure van rechtswege is geschorst.

Dictum: Rolrechter
constateert dat het geding ten aanzien van gedaagden sub 1, 2, 4 en 5 ex art. 29 Fw is geschorst met betrekking tot de vorderingen onder VII (schadevergoeding) en VIII (voor zover deze ziet op winstafdracht) en
bepaalt dat met betrekking tot de overige vorderingen wordt voortgeprocedeerd en verwijst de zaak naar de rol van 4 januari 2012 voor conclusie van repliek in conventie.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

Gerecht EU 23 november 2011, zaak T-483/10 (Pukka Luggage tegen OHIM/Azpiroz Arruti, inzake PUKKA)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure aanvrage gemeenschapswoordmerk PUKKA tegen eerder gemeenschaps en Spaanse beeldmerk met woordelement PUKAS (surfwear, games, packages, sportswear). Verder in citaten:

– Failure to take into account subsets of goods included in ‘luggage’.

35 However, contrary to what the applicant asserts in paragraph 13.1 of the application and in the heading of its first plea, the subcategories referred to in the previous paragraph do not appear ‘separately in the specification of the contested Community trade mark application within the definition of luggage’. Indeed, the list of goods indicated by the applicant in its application for registration of 5 October 2004 does not contain any of the terms listed in the previous paragraph but simply the general term ‘luggage’. Nor has the applicant subsequently specified or restricted the list of goods in respect of which the mark applied for was supposed to be registered.

59 In that regard, it should be borne in mind that, as has been stated in paragraph 35 above, the list of goods indicated by the applicant in its application for registration of 5 October 2004 does not include hard suitcases or hard trolley cases but simply the general term ‘luggage’. Therefore, as has been observed in paragraphs 37 and 38 above, the Board of Appeal rightly merely examined the likelihood of confusion between the marks at issue with respect to the category of goods consisting of luggage, without separately examining the existence of a likelihood of confusion with respect to certain subcategories within that category. Consequently, in the contested decision, the Board of Appeal only ruled on the category of luggage.

Gerecht EU 23 november 2011, zaak T-216/10 (Monster Cable Products tegen OHIM/Live Nation, inzake MONSTER ROCK)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure aanvrage gemeenschapswoordmerk MONSTER ROCK tegen eerder teken in Verenigd Koninkrijk MONSTERS OF ROCK (beide: (concerten, opname audio). Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar, soortglijke goederen en gelijke tekens. Monster heeft verschillende betekenissen (frightening creature and to certain concept of excellence), consumenten hebben voorkeur voor de eerste 'enge griezel'-bekenis. Geen fouten gemaakt door OHIM, actie wordt afgewezen.

45      In that regard, it should be noted that certain words or expressions may have multiple meanings. Due to the very general meaning of the marks in question, it is difficult to gauge which meaning will be favoured by the consumer. Thus, the word ‘monster’ may, as the applicant rightly submits, refer both to a frightening creature and to a certain concept of excellence. However, the applicant does not put forward any arguments capable of showing that the consumer will favour the first meaning of the word ‘monster’ in any analysis he may carry out in respect of the mark applied for. In addition, the intervener rightly observes that the word ‘monster’ is capable of having both meanings for each of the two marks in question.

53. In the present case, the Board of Appeal found, rightly, that the goods covered by the Community trade mark application and the earlier mark are identical or similar and that the two marks in question display strong similarities. Therefore, it was not necessary to refer explicitly to the earlier mark’s degree of distinctiveness. Under those circumstances, even if the earlier mark were of weak distinctive character, that fact would not be such as to rule out any likelihood of confusion between the marks concerned.

54. Under those circumstances, it must be held that the Board of Appeal did not make an error of assessment in concluding that there was a likelihood of confusion.
55. Accordingly, the action must be dismissed in its entirety.

Gerecht EU 23 november 2011, zaak T-59/10 (GeeMarc Telecom tegn OHIM/Audioline, inzake AMPLIDECT)

Gemeenschapsmerk. Nietigheidsprocedure gemeenschapswoordmerk AMPLIDECT  voor telecom en print (telefoon voor slechthorenden). Absolute weigeringsgrond: beschrijvend karakter, verkrijging van onderscheidend vermogen. Bewijs (aanvullend semantische studie), pas geleverd bij beroepsprocedure is gebruikelijk. Beroep op Benelux-registratie doet er niet toe om te bepalen of merk beschrijvend karakter heeft (EU is eigen rechtssysteem) en het merk heeft geen onderscheidend vermogen gekregen, daartoe is geen bewijs overlegt. Het is niet nodig om te oordelen of het merk beschrijvend is in talen anders dan slechts de Franse taal. Merk wordt vernietigd.

17. Without prejudice to the analysis of the second and third pleas set out below, it is common ground that the documents which the intervener filed for the first time before the Board of Appeal were of such a kind as to shed additional light on the perception which the relevant public has of the terms ‘ampli’ and ‘dect’, taken separately or combined to form one single word.

67      In view of the foregoing, it must be held, as was also found by the Board of Appeal, that the term ‘amplidect’ is descriptive from the point of view of the relevant public.

68      As it constitutes a sufficient ground for invalidity if the disputed mark is identified as having descriptive character in part of the European Union, it is not necessary to rule on whether the mark may have descriptive character in languages other than French.

69      Moreover, in accordance with the case-law cited in paragraph 26 above, the finding that the mark AMPLIDECT has descriptive character is by itself sufficient for that mark to be regarded as also being devoid of any distinctive character, as the Board of Appeal correctly pointed out in paragraph 33 of the contested decision.

80      Lastly, and more generally, the applicant has failed to submit any form of document, such as a survey or a market study, capable of substantiating in any other way its claim that the mark AMPLIDECT has acquired enhanced distinctiveness with the relevant public.

Gerechtshof 's-Gravenhage 22 november 2011, 200.083.709/01 (Tempur Benelux B.V./Dan-Foam tegen Medicomfort b.v.) - LJN BU6275

Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager.

In navolging van IEF 9383.

Merkenrecht. Adwords. Reclamerecht. Kort gezegd komt het arrest erop neer dat merkgebruik via adwords is toegestaan, dat geldt ook voor de inhoud van de litigieuze adword advertenties zelf. Geen inbreuk sub a noch sub b, sub c (verwatering r.o. 29, afbreken r.o. 30 en aanhaken r.o. 31) noch sub d (r.o. 33).

Het Hof geeft tevens een nadere invulling aan het Interflora-arrest. Tempur wordt veroordeeld in de kosten €649 voorschotten, €9.378 salaris advocaat.

25. Mocht het zo zijn dat in het kader van de beoordeling van de gestelde afbreuk aan de reputatie toch ook in een geval als het onderhavige moeten worden gekeken naar de aangeboden waren of diensten zelf, dan geldt het volgende.
Het hof acht voldoende aannemelijk dat het merk van Tempur de reputatie heeft dat waren voorzien van dit merk van goede kwaliteit zijn en een luxueuze uitstraling hebben. Echter is onvoldoende aannemelijk geworden dat de door Medicomfort aangeboden matrassen op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk Tempur daardoor vermindert.

28. In het kader van het beroep op inbreukgrond sub c. doet Tempur een beroep op alle in dat verband erkende inbreuken, te weten: afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk ("verwatering"), afbreuk aan de reputatie van het merk ("afbreken") en ongerechtvaardigd voordeel trekken ("aanhaken").

29. In Interflora heeft het Hof van Justitie verduidelijkt dat van verwatering sprake is wanneer het onderscheidend vermogen van het merk verzwakte en dat aan het slot van het proces van verwatering het merk niet meer in staat is bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen. (...) Temput steelt dat dit heet geval is. Anders dan zij bepleit, draagt de selectie als trefwoord van een dergelijk teken echter niet noodzakelijkerwijs tot een dergelijke ontwikkeling bij. Daartoe is in de eerste plaats vereist dat de litigieuze advertentie de maatman niet in staat stelt te bepalen of de aangeprezen waar of dienst niet van de merkhouder, maar van een concurrent van deze afkomstig zijn. Stelt de advertentie de maatman daartoe wel in stat dan wordt het onderscheidend vermogen van het merk door dat gebruik niet aangetast, aangezien het gebruik van het merk als adword er in dat geval enkel toe strekt de aandacht van de intergebruiker te vestigen op het feit dat er alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de merkhouder, aldus het Hof van Justitie in rov. 80 en 81 in Interflora. Zoals volgt uit hetgeen reeds in het kader van grond sub a. is overwogen, kan de maatman naar 's hofs voorlopig oordeel uit de advertentie(s) van Medicomfort opmaken dat de aangeboden matrassen niet van Tempur of een met Tempur verbonden onderneming, maar van Medicomfort afkomstig zijn en dat laatstgenoemde als concurrent een alternatief biedt. Onder die omstandigheden kan geen sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk. [red. arcering]

Meer citaten volgen spoedig.

Gerecht EU 22 november 2011, zaak T-290/10 (Sports Warehouse tegen OHMI, inzake TENNIS WAREHOUSE) - computervertaling

Merkenrecht. Aanvrage gemeenschapsmerk TENNIS WAREHOUSE. Relatieve weigeringsgrond: beschrijvend karakter, onderscheidend karakter, plicht tot motiveren is niet geschonden. Verder doet een beroep op inschrijving als merk in Verenigde Staten, Canada, Zwitserland en Australië er niet toe, het gemeenschapsmerkenrecht een autonoom rechtssysteem. Dat het zoeken via een internetzoekmachine op de term "tennis warehouse" altijd verwijst naar aanvrager, doet eveneens niet ter zake of er sprake is van beschrijvend karakter. Gerecht neemt aan dat er geen fouten zijn gemaakt, dus beroep is ongegrond.

35      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel la marque demandée a été enregistrée aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Australie, il doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 57, et la jurisprudence citée].

36      Deuxièmement, il y a lieu de rejeter comme étant inopérant l’argument selon lequel la chambre de recours a considéré à tort, au point 23 de la décision attaquée, qu’il existait un impératif de disponibilité future de la marque demandée sans toutefois en rapporter la preuve. En effet, selon la jurisprudence, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25), il n’en demeure pas moins que son application ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers [voir arrêt du Tribunal du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, non encore publié au Recueil, point 44, et la jurisprudence citée]. Dès lors, même s’il devait être considéré que la chambre de recours a estimé à tort dans la décision attaquée qu’il existait un impératif de disponibilité future de la marque demandée, cela ne modifierait pas, en toute hypothèse, le constat selon lequel elle a conclu à bon droit que ladite marque était descriptive des produits en cause.

37      Troisièmement, dans la mesure où la requérante soutient qu’il découle de la jurisprudence que la chambre de recours aurait dû en l’espèce réfuter « les indications précises plaidant en faveur du caractère distinctif de la marque demandée » résultant, d’une part, de l’utilisation pendant de nombreuses années de la marque demandée par la requérante et, d’autre part, du fait qu’une recherche sur Internet, à partir d’un moteur de recherche déterminé, de l’expression « tennis warehouse » renvoie systématiquement à la requérante, un tel argument doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, les éléments invoqués par la requérante sont, dans le cadre du présent moyen, sans influence sur le constat selon lequel la marque demandée est descriptive des produits en cause.

Computervertaling
35 Ten eerste, zoals het argument dat het aangevraagde merk is gedeponeerd in de VS, Canada, Zwitserland en Australië betreft, dient te worden afgewezen als ineffectief. Inderdaad, het Gemeenschapsmerk is immers een autonoom systeem dat bestaat uit een set van regels en het nastreven van de doelstellingen die specifiek zijn, en de toepassing losstaat van enig nationaal systeem. Bijgevolg moet de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk worden beoordeeld aan de hand van de relevante communautaire wetgeving [zie arrest van 12 juni 2007, MacLean (LOKTHREAD), T-339 / 05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, paragraaf 57, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

36 de tweede plaats moet worden verworpen als irrelevant het argument dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld, in paragraaf 23 van de bestreden beslissing, dat er sprake was een eis van beschikbaarheid toekomst van het aangevraagde merk, maar niet melden het bewijs. Volgens de jurisprudentie, terwijl artikel 7, paragraaf 1, sub c), van verordening nr. 207/2009 een doel van algemeen belang, namelijk dat tekens of benamingen van het product categorieën of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, mogen vrij worden gebruikt door alle (zie, naar analogie, het Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I- 2779, paragraaf 25), het feit blijft dat de toepassing ervan niet afhankelijk is van het bestaan ​​van een noodzaak om concrete, actuele en professionaliteit ten behoeve van derden [zie arrest van 12 april 2011, Euro- informatie / BHIM (EURO automatische betaling), T-28/10, nog niet gepubliceerd, paragraaf 44, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Daarom, ook al werden beschouwd, dat de kamer van beroep ten onrechte in het bestreden besluit dat er sprake was een eis van beschikbaarheid toekomst van het aangevraagde merk, zou het niet, in ieder geval de bevinding dat het heeft terecht geconcludeerd dat het merk beschrijvend voor de waren in kwestie.

37 Ten derde, in de mate dat de verzoekster, dat volgt uit jurisprudentie dat de kamer van beroep zou hebben in dit geval weerleggen "de precieze indicaties pleiten voor het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk" als gevolg, eerst , te gebruiken voor vele jaren het aangevraagde merk door de aanvrager, en anderzijds het feit dat internet zoeken met behulp van een bepaalde zoekmachine, de term "Tennis Warehouse" altijd verwijst naar de aanvrager, dient een dergelijk argument niet ter zake. Inderdaad, het bewijsmateriaal waarop de door de aanvrager in het kader van dit middel, zonder invloed op de vaststelling dat het aangevraagde merk is beschrijvend voor de waren in kwestie.