Woord- en of beeldmerk  

Gerecht EU 10 november 2011, zaak T-313/10 (Three-N-Products private Ltd. tegen OHIM/Shah c.s.)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure aanvrage gemeenschapswoordmerk AYUURI NATURAL. Ouder Gemeenschapsbeeldmerk AYUR. ‘Ayur’ wordt niet erkend als een afkorting voor ‘Ayurveda’, traditionele Indische geneeswijze. Relatieve weigeringsgrond: uiteindelijk toch verwarringsgevaar toegekend. Gelijkende tekens. Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009. Vernietiging van de beslissing van  Board of Appeal van het OHIM volgt; oppositie alsnog toegewezen:

Regarding the distinctive character of the earlier marks, it follows from paragraphs 47 to 51 above that only a part of the relevant public will readily associate the terms ‘Ayurveda’ and ‘ayur’ for the relevant products. (r.o. 60)

Belangrijkste overwegingen r.o. 54, 56, 58, 65.

Rechtbank 's-Gravenhage 9 november 2011, HA ZA 11-457 (Gaastra en X-One tegen X)

Sterk vergelijkbaar met IEF 10014. Gaastra c.s. hebben geconstateerd dat onder andere op de websites marktplaats.nl, picturetrail.com/gstar en picturetrail.com/fashion4you2010 onder het alias ‘Robbie’ namaakkleding voorzien van de GAASTRA-merken werd aangeboden. Gaastra c.s. hebben onderzoeksbureau Goorts Onderzoek & Consultancy B.V. (hierna: Goorts) opdracht gegeven in kaart te brengen wie er schuil ging achter de naam ‘Robbie’ en om een testaankoop te doen bij die persoon.

X wijst erop dat hij door 'Hassan' zou zijn opgelicht (4.3) en hij een ondergeschikte rol bij het aanbieden en verkopen heeft. Merkinbreuk wordt aangenomen ogv 2.20 sub a BVIE versterkt door een dwangsom ad €1.000 met een maximum van €50.000.

Nu niet vaststaat dat merkinbreuk beperkt tot verkoop van vijf T-shirts, wordt schadevordering nader opgemaakt bij staat. Nevenvordering inzage, rekening en verantwoording. Proceskosten veroordeling ex 1019h Rv ad € 6.755,45.

Ondergeschikte rol 4.5. Ten aanzien van [X]’s verwijzing naar de rol van Hassan, de omstandigheid dat hij door Hassan zou zijn opgelicht en zijn eigen ondergeschikte betrokkenheid bij het aanbieden en verkopen van namaakkleding, overweegt de rechtbank dat, ook als hiervan sprake zou zijn (hetgeen Gaastra c.s. gemotiveerd betwisten), dit niet kan leiden tot het oordeel dat [X] niet (in ieder geval mede) verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk is voor het aanbieden en verkopen van namaakkleding. Uit [X]’s betoog blijkt immers dat hij als oprichter en geldschieter van het bedrijf van waaruit de kleding is aangeboden en geleverd, zou delen in de winst en dat hij zelf feitelijk handelend is opgetreden met betrekking tot de verkoop van kleding. De gevolgen van een en ander dienen dan ook voor zijn rekening te blijven. Er is in ieder geval onder de gegeven omstandigheden jegens Gaastra c.s. geen aanleiding die gevolgen niet voor [X]’s rekening te laten. Voor zover [X] stelt dat hij niet wist dat het om namaakkleding ging (hetgeen Gaastra c.s. betwisten) geldt dat, ook als dit juist is, dit niet kan leiden tot het oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk omdat artikel 9 GMVo, evenals artikel 2.20 BVIE, geen kennis of bewustheid van merkinbreuk vereist.

4.9. De rechtbank stelt vast dat [X] inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van X-One op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Het door X-One gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk en op het Beneluxmerk is daarom toewijsbaar. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank ten aanzien van X-One daarmee niet meer toe aan behandeling van de grondslag onrechtmatig handelen. Nu Gaastra International geen beroep doet op merkrechten waarvan zij houdster is, ontbreekt een grondslag voor haar vordering tot staking van merkinbreuk. Deze vordering wordt daarom afgewezen.

Schadevergoeding 
4.13. De rechtbank overweegt dat vaststaat dat [X] vijf inbreukmakende T-shirts heeft verkocht. Dat Gaastra c.s. hierdoor schade hebben geleden acht de rechtbank aannemelijk. Nu bovendien niet vaststaat dat de merkinbreuk van [X] zich beperkt heeft tot deze vijf Tshirts, is de vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat, toewijsbaar.

WIPO 28 oktober 2011, DNL 2011-0058 (Scotch & Soda B.V. tegen D-Max Ltd, inzake: scotchsoda.nl, arbiter: Willem Hoorneman)

Scotch&Soda is een Nederlands fashion bedrijf en is houder van Benelux- en gemeenschapsmerken SCOTCH & SODA (CTM) en beeldmerk. In juli 2009 is betreffende domeinnaam geregistreerd en een jaar later overgeschreven naar verweerder, domein linkt door naar een "so-called parking page".

Er is verwarringwekkende overeenstemming met merknaam. Parking page rondom merknaam van een ander constitueert geen bona fide gebruik. In dit geval zijn links opgenomen op het gebied van fashion, mede daardoor wordt gebruik te kwader trouw aangenomen. Met een simpele zoekopdracht in het merkenregister had verweerder kunnen weten van merkrechten van eiser. Ook zonder die zoektocht is verweerder "willfully blind" geweest.

Onder B (...) It is established case law that such parking pages built around a third party’s trademark as a rule do not constitute a bona fide offering of goods or services, nor do they constitute a legitimate noncommercial use of a trademark. (...jurisprudentie...). In the present case, the Panel notes that the linked pages also cover the area of fashion.
Onder C: Therefore, even if Respondent had not actually been aware of Complainant’s rights, a small effort on its part would have revealed those rights. If Respondent has not made that effort, it has been willfully blind to such rights.

Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 2011, HA ZA 10-954 (Playboy Enterprises International Inc. tegen Toy Trade c.s.)

Merkenrecht. Beeldmerk, vormmerken. Bekende merken. Slaafse nabootsing. 

Playboy is een multimediaal entertainmentbedrijf dat onder meer het magazine “Playboy Magazine” op de markt brengt en televisiemaatschappijen en een website exploiteert. Playboy verleent daarnaast ten aanzien van haar merkrechten licenties aan licentienemers die onder de desbetreffende merken verschillende consumentenproducten op de markt brengen. Dit heeft zij ook gedaan inzake Sierkussen. Toy Trade c.s. handelen in Nederland en EU in speelgoed, waaronder kussen (zie afbeeldingen steeds rechts).

"Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd)". Beeldmerken, vormmerken en slaafse nabootsing afgewezen. Proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv ad € 29.337,49 (niet bestreden). 

4.14. Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd). De verschillen tussen de beeldmerken van Playboy en het Toy Trade-kussen – zoals hiervoor vastgesteld – zijn ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze dusdanig wezenlijk, groot en opvallend, dat niet kan worden vastgesteld dat de beeldmerken van Playboy op het Toy Trade-kussen zijn aangebracht. Ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de beeldmerken (zeer) bekend zijn, kan niet worden vastgesteld dat de vormkenmerken van die merken in zodanige mate terugkomen in het Toy Trade-kussen dat moet worden geconcludeerd dat sprake is van gebruik van deze merken. Daarmee liggen wat de beeldmerken betreft de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Bekend merk 4.3. De rechtbank oordeelt dat de door Playboy ter onderbouwing van haar standpunt overgelegde stukken duidelijk maken dat het woordmerk “Playboy” en Playboy’s merken bestaande uit het logo van de konijnenkop met halsband en strik reeds geruime tijd grote bekendheid hebben verworven, ook in de Europese Unie en de Benelux. Dat de overgelegde stukken niet in alle gevallen alleen betrekking hebben op de bekendheid en het gebruik van het merk bestaande uit het enkele logo van de konijnenkop met halsband en strik, maar daarbij ook het woordmerk “Playboy” een rol speelt, doet aan de bekendheid van de merken bestaande uit de konijnenkop met strik niet af. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, IEPT20050707, Have a break) volgt dat een merk ook onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik als deel van een ander merk. Gelet daarop, moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een merk dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het merk bestaande uit het logo van de konijnenkop met strik, in de gegeven omstandigheden des te eerder moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen en daarmee de bekendheid van dit merk doet toenemen.

4.4. Dat het vormmerk van Playboy (afgebeeld onder 2.2 onder c) bekendheid bezit, kan de rechtbank echter niet vaststellen. Playboy heeft geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat dit vormmerk (zeer) bekend is als aanduiding voor de waren en diensten van Playboy. In de door Playboy overgelegde producties wordt – voor zover de rechtbank op grond van de stellingen van Playboy heeft kunnen vaststellen – slechts gewezen op de door de licentienemer van Playboy op de markt gebrachte sierkussens (afgebeeld hiervoor onder 2.3) waarvan enkele zouden zijn terug te voeren op het vormmerk. Van een ander gebruik van het vormmerk wordt door Playboy geen melding gemaakt. 4.5. Het voorgaande leidt ertoe dat de rechtbank tot uitgangspunt neemt dat de beeldmerken van Playboy afgebeeld onder 2.2 onder a, b en d tot en met h (zeer) bekend zijn en dat haar vormmerk afgebeeld onder 2.2 onder c niet in relevante mate bekend is.

Vormmerk 4.16. Vergelijking van het vormmerk van Playboy met het Toy Trade-kussen leidt dan ook tot de vaststelling dat de verschillen tussen het vormmerk van Playboy en het Toy Trade-kussen – ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze – dusdanig wezenlijk, groot en opvallend zijn, dat niet kan worden vastgesteld dat het vormmerk van Playboy op het Toy Trade-kussen is aangebracht noch dat het Toy Trade-kussen met het vormmerk overeenstemt. Daarmee liggen ook wat het vormmerk betreft, de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Slaafse nabootsing 4.20. Voor zover in het kussen van Playboy kenmerken van de Playboy-merken zijn aan te wijzen, springen bij de vergelijking van dit kussen met dat van Toy Trade c.s. dezelfde verschillen in het oog die ook al bij vergelijking van de Playboy-merken met het Toy Tradekussen opvielen. Er zijn onvoldoende punten van overeenstemming tussen het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen en het Toy Trade-kussen, althans de verschillen zijn zodanig wezenlijk en in het oogspringend dat de rechtbank van oordeel is dat met het Toy Trade-kussen geen sprake is van het onvoldoende afstand houden ten aanzien van het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen. De (gedeeltelijke) overeenstemming in de keuze van gebruikte kleuren doet niets af aan de verschillen en kan daarmee niet leiden tot het oordeel dat er onvoldoende afstand is gehouden. De conclusie is dat Toy Trade c.s. niet tekort zijn geschoten in hun verplichting om met betrekking tot het Toy Trade-kussen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide kussens gevaar voor verwarring ontstaat.

Proceskosten 4.21. Playboy zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Toy Trade c.s. vorderen in dit verband onder verwijzing naar artikel 1019h Rv en overlegging van een kostenspecificatie een bedrag van in totaal € 29.337,49 (aan advocaatkosten en griffierecht). Het genoemde bedrag en de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad zijn niet door Playboy bestreden, zodat de rechtbank beide zal toewijzen.

WIPO Arbitrage 23 oktober 2011, DNL 2011-055 (Vliegtickets.nl B.V. tegen E-Pepper AG, Inzake: vliegticket.nl, arbiter: Wolter Wefers Bettink)

Met gelijktijdige dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt Advocaten

Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Uitgebreid oordeel.

Vliegtickets.nl is aanbieder van reis- en vakantieaanbiedingen en tevens merknaamhouder sinds 2005. In 1999 heeft Elsink domeinnaam vliegticket.nl geregistreerd. De domeinnaam is in 2009 overgedragen aan gedaagde waarna een korte tijd is doorgelinkt naar de domeinnaam biedengeniet.nl. Daarop worden, anders dan de domeinnaam doet vermoeden, geen vliegtuigtickets aangeboden, maar wel andere vakantiegerelateerde producten. De overige tijd staat een  "site in aanbouw"-mededeling. Eiser meent dat er sprake is om bezoekers op misleidende wijze naar biedengeniet.nl te leiden.

Er is, naar het oordeel van de arbiter wel sprake van verwarringwekkende overeenstemming. Binnen onderdeel B (recht of legitiem belang) wordt onderzoek gedaan naar de reputatie en bekendheid van de merken, deze wordt niet vastgesteld. Doorlinken naar de site biedengeniet.nl gedurende 5 à 6 maanden is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Geen overdracht bevolen.

Onder A. wordt verwarringwekkende overeenstemming met merknamen en handelsnaam bewezen door "overgelegde online uittreksel van de WhoIs genoemd als houder van de domeinnaam ".

Onder B. Recht of legitiem belang
Om te kunnen vaststellen welke situatie zich voordoet zijn naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de volgende factoren van belang: 
(a) de reputatie en bekendheid van het Merk; 
(b) of Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen heeft geregistreerd; 
(c) of de Domeinnaam wordt gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding; en zo niet, 
(d) of er aanwijzingen zijn dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken.

Ad a. Geen bewijs van bezoekersaantallen en nieuwsbrief abonnees; bij het BBIE is "kennelijk zodanig bewijs [is] overgelegd van de toenmalige bekendheid van “vliegtickets.nl” dat het door het BBIE als ingeburgerd werd beschouwd". Echter in deze zaak uitgaan van voldoende onderscheidend vermogen.

Ad b. en c. Ook andere beschrijvende domeinnamen zijn geregistreerd, waar verweerder “onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam".

Ad. d. Dit is geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking.

Ad (d) Zijn er aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken?

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat het onderhavige geschil geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking. Weliswaar kan ook in een dergelijk geval van jarenlange coëxistentie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt een eis in te dienen en daarop de criteria van de Regeling toe te passen, maar dan moet er sprake zijn van (nieuwe) feiten die er op wijzen dat (alsnog) sprake is van misbruik van de domeinnaam op een wijze die gelijk te stellen valt met domeinnaamkaping. Dat vereist dat de eiser met de eis overtuigend bewijs van de relevante feiten overlegt, nu immers op hem de bewijslast rust. Voldoet het overgelegde bewijs niet, dan sluit dat uiteraard niet uit dat de eiser alsnog bij de civiele rechter zijn gelijk haalt. Artikel 20.1 en 21 van de Regeling houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de eiser het geschil (ook) aan de gewone rechter voorlegt.

In dit geval heeft Eiser gesteld dat Verweerder de Domeinnaam (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: in 2011) gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te halen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het enkele feit dat Verweerder gedurende een zekere periode in 2011 (vijf à zes maanden) de Domeinnaam heeft doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> in dit geval onvoldoende om te concluderen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Eiser heeft geen aanvullend bewijs overgelegd waaruit de gestelde intentie of het effect van het handelen van Verweerder blijkt.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 3 november 2011, KG ZA 11-573 (Allround-ITC-Consulting LTD en X tegen Y)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nakoming schikkingsovereenkomst. Misleidende reclame. Onrechtmatige daad.

Zowel Allround ITC als [Y] drijven een onderneming op het gebied van (onder meer) onderhoud, reparatie en verkoop van computers in Waddinxveen. In de bodemprocedure is er eerder een schikking getroffen. Nu spelen andere feiten: diverse domeinnamen zijn geregistreerd, die te koop worden aangeboden en wordt de powerbutton (onderdeel van merkregistratie van X) door Y ook gebruikt en wordt in radiocommercials zinnen als PC APK en APK check gebruik in combinatie met 'breaking news' -aanduiding. Tot slot gebruiken partijen min of meer dezelfde groene steunkleur voor de websites [afbeeldingen in het vonnis].

Handelsnaamrecht: Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht: geringe overeenstemming, geen ongerechtvaardigd voordeel noch afbreuk aan onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van X.

Nakoming schikking: [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Er lijkt geen vordering inzake niet-nakoming schikking te zijn gedaan, en dus dat er sprake is van rauwelijks dagvaarden. Voorzieningenrechter ziet geen grond voor voorlopige voorziening om genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken en wijst vordering af. Vordering tot medewerking aan overdracht van domeinnamen is hieraan verbonden en wordt op voet van 3:300 BW ook afgewezen.

Onrechtmatige daad: Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Telkens wordt slechts één aspect van een reclame-uiting (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot) gebruikt.  Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals termen als repair centre, PC APK of kleur op websites. Vorderingen worden niet onderbouwd dat publiek de kleur specifiek aan onderneming linkt, of dat daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden. Vorderingen worden afgewezen.

Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken. Proceskosten veroordeling Allround ITC c.s. in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 785,-;

Handelsnaamrecht 
4.3. Allround ITC c.s. heeft – naar de voorzieningenrechter begrijpt – gesteld dat gebruik van de handels- en domeinnamen van Allround ITC c.s. door [Y] anders dan als handelsnaam, bijvoorbeeld als domeinnaam of metatag, eveneens inbreuk op het handelsnaamrecht van Allround ITC oplevert. Allround ITC c.s. stelt dat [Y] die inbreuk pleegt door domeinnamen te gebruiken op de wijze omschreven in 2.6., door op haar website de domeinnamen opgesomd in 2.7. te vermelden, alsmede door de naam ‘PCmaatje’ als metatag of zoekterm op internet te gebruiken.

4.4. Uit hetgeen in 4.2. is overwogen volgt al, dat het [Y] vrij staat om op zijn website de handelsnamen ‘Computerrepaircentre’ en ‘Laptoprepaircentre’ te gebruiken. Met betrekking tot de overige namen geldt, dat een beroep op artikel 5 Hnw Allround ITC c.s. niet baat in geval van gebruik van namen anders dan als handelsnaam waaronder de onderneming van [Y] wordt gevoerd. Dat artikel verbiedt immers slechts het voeren van een verwarringwekkende naam als handelsnaam voor een onderneming. Dit geldt temeer voor zover Allround ITC aan deze vordering niet haar eigen handelsnamen maar domeinnamen ten grondslag legt. Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht
4.6. Voorts volgt uit de hiervoor besproken geringe overeenstemming tussen enerzijds het merk van [X] en anderzijds het door [Y] gebruikte teken ook, dat er in dit geval geen sprake is van gebruik waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [X]. Voor zover de vorderingen van Allround ITC hun grondslag vinden in merkinbreuk, zijn zij derhalve niet toewijsbaar.

Nakoming schikkingsovereenkomst
4.7. Allround ITC c.s. heeft zich er voorts op beroepen dat [Y] de schikkingsovereenkomst niet is nagekomen. Zij wijst daarbij in de eerste plaats op het in 2.6. en 2.7. omschreven gebruik van domeinnamen door [Y]. Daarnaast is het gebruik van de term PC Maatje door [Y] volgens Allround ITC c.s. in strijd met de schikkingsovereenkomst.

4.8. Allround ITC c.s. vordert in wezen nakoming van de schikkingsovereenkomst. [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Echter, gesteld noch gebleken is dat Allround ITC c.s. [Y] voorafgaand aan de dagvaarding voor dit kort geding in gebreke heeft gesteld ter zake de gestelde niet-nakoming van de schikkingsovereenkomst. Er lijkt derhalve sprake van rauwelijks dagvaarden. [Y] heeft voorts onvoldoende weersproken gesteld dat hij na ontvangst van de dagvaarding het in 2.6. beschreven gebruik heeft gestaakt en dat hij het in 2.7. beschreven gebruik daarvoor al had gestaakt. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen grond voor een voorlopige voorziening waarbij [Y] op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld om de in 2.6. en 2.7. genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken. De vordering daartoe zal derhalve worden afgewezen.

4.9. Voor toewijzing van de vordering tot medewerking aan overdracht aan Allround ITC van deze domeinnamen en overige door hem geregistreerde domeinnamen die lijken op een handelsnaam van Allround ITC of een daarmee overeenstemmend teken bevatten, ziet de voorzieningenrechter voorshands evenmin aanleiding. In de schikkingsovereenkomst is opgenomen dat de domeinnamen dienen te worden doorgehaald, danwel na overleg met de wederpartij dienen te worden overgedragen. Partijen hebben ter zitting verklaard dat dit overleg niet heeft plaatsgevonden. Een verplichting voor [Y] om de domeinnamen over te dragen in plaats van de registraties te beëindigen is er dan ook niet. De vordering tot bepaling dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het verzoek tot overdracht van de domeinnamen op de voet van 3:300 BW, wordt dientengevolge ook afgewezen.

Onrechtmatige daad
4.15. Met Allround ITC c.s. is de voorzieningenrechter van mening dat [Y] met het in 4.14. beschreven samenstel van handelingen stelselmatig een aspect uit de reclame-uitingen van Allround ITC nabootst in haar eigen uitingen naar het publiek. [Y] heeft ter zitting ook niet betwist dat dit bewust zou gebeuren. Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Deze handelwijze is echter alleen onrechtmatig indien
hierdoor verwarring bij het publiek te duchten is. Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals het gebruik van de termen ‘repair centre’ ‘PC APK’ en ‘PC Check’. Hetzelfde geldt voor het kleurgebruik op de website, nu Allround ITC c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat het publiek de kleur die zij gebruikt op haar website specifiek met haar onderneming in verband brengt. Met betrekking tot de verhuizing geldt dat [Y] zijn verhuizing pas een half jaar na Allround ITC aankondigde. Door dat tijdsverloop is het de vraag of het die verhuizing zal verwarren met de verhuizing van Allround ITC. De overige uitingen waarop Allround ITC wijst, betreffen telkens slechts één aspect van een reclame-uiting van Allround ITC (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot). Voorts worden die reclame-uitingen door Allround ITC openbaar gemaakt als afkomstig van ImakeIT Repair Centre en door [Y] als afkomstig van Computer Repair Centre of Laptop Repair Centre. In het licht van deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter het voorshands onvoldoende aannemelijk dat er, ondanks de herhaling van de navolging door [Y], door het hiervoor beschreven samenstel van handelingen verwarring baij het publiek te duchten is.
Allround ITC c.s. heeft wel gesteld dat er al daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, doch heeft deze stelling niet nader gemotiveerd of onderbouwd. Dit had in het kader van dit kort geding wel op haar weg gelegen, zeker nu de beschreven handelwijze van [Y] al meer dan een jaar plaatsvindt. Voor nadere bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. De door Allround ITC c.s. ingestelde vorderingen op grond van onrechtmatige daad komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken, omdat hij dan het risico loopt wel onrechtmatig te handelen.

Gerecht van Eerste Aanleg van Aruba 28 oktober 2011, LJN BU8420 (Damox N.V. en N.G. Aruba Embroidery Printing & Enterprises Services N.V. (Emco))

Met dank aan Doris M. Canwood, Sjiem Fat & Co. 

Merkenrecht. Op 13 augustus 2010 is logo gedeponeerd, op 20 augustus 2010 is het Aruba logo gelanceerd. Damox heeft exclusieve licentie gekregen van Publiekrechtelijke rechtspersoon Aruba Tourism Authority welke is bij Landsverordening opgericht in februari 2011. Emco vervaardigt producten met dit Aruba logo en brengt dit op de markt.

Wel / geen vestigingsvergunning is geen vereiste om in rechte op te treden. Echter vanwege de tijdslijn kan ATA in haar huidige vorm niet het logo hebben ontworpen noch in gebruik genomen. Niet is gebleken dat haar rechtsvoorganger de rechten heeft overgedragen.

In citaten:

4.2. Anders dan Emco voorstaat doet de omstandigheid dat Damox nog geen vestigingsvergunning heeft niet af aan de mogelijkheid in rechte op te treden, nu zij in februari als publiekrechtelijke rechtspersoon is opgericht.

4.4 Gelet op de omstandigheid dat ATA pas in haar huidige vorm in februari 2011 is opgericht, kan het niet ATA zelf zijn geweest die het Aruba logo heeft laten ontwerpen en in gebruik heeft genomen, maar moet dit een rechtsvoorgangster van haar zijn geweest of een andere (rechts)persoon. Nu niet is gesteld of gebleken dat de merk- en auteursrechten aan ATA (in haar huidige vorm) zijn overgedragen is in deze procedure onvoldoende aannemelijk dat ATA kan worden aangemerkt als de merkhouder en auteursrechthebbende. Hierdoor is voorhands ook onvoldoende aannemelijk dat Damox van de merk- en auteursrechthebbende een licentie voor het gebruik heeft gekregen en een volmacht om in recht op te mogen treden. In het kader van dit kort geding kan dan ook niet worden vastgesteld dat Damox enige merken- en auteursrechtelijke aanspraken toekomt.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse)

Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 2011, LJN BU3223 (Real Networks Inc. tegen X)

In navolging van IEF 10109.Uitgebreid vonnis Auteursrecht. Geen openbaarmaking middels een link. Geen beroep op 26d Aw, omdat X niet als tussenpersoon kan worden beschouwd. Geen onrechtmatige daad, omdat er geen sprake is van structureel en doelbewust downloaden wordt gefaciliteerd. Geen merkinbreuk, onvoldoende gesubstantieerd noch onderbouwd. Proceskosten ex 1019h Rv en de afspraak is gemaakt deze vast te stellen op ¤48.000 dit omvat eveneens de proceskosten onrechtmatige daad volgens het liquidatietarief.

Feitenschets: Na een ex parte beschikking (15 februari 2010) waarin de voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat [X] Real Alternative aanbiedt en dat Real Alternative verveelvoudigingen bevat van software waarop auteursrechten van Real Networks rusten en dat [X] door het aanbieden van Real Alternative inbreuk maakt op de auteursrechten van Real Networks. Voorts heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de gestelde merkinbreuk niet voldoet aan de hoge eisen die ten aanzien van een ex parte bevel moeten worden gesteld aan de aannemelijkheid van de inbreuk. De voorzieningenrecher heeft [X] bevolen de openbaarmaking van Real Alternative te staken onder verbeurte van een dwangsom en heeft Real Networks verlof verleend om conservatoir beslag te leggen onder [X] op alle gegevensdragers waarop Real Alternative zich bevindt en om conservatoir bewijsbeslag tot afgifte te leggen op alle schriftelijke en elektronische documenten waaruit de omvang van de inbreuk blijkt. Voorts heeft de voorzieningenrechter [Z] aangewezen als gerechtelijk bewaarder van de in beslag te nemen gegevensdragers en documenten.

4.11. Aldus dient de rechtbank te beoordelen of [X] met het aanbieden op zijn website https://codecpack.nl van een link naar Real Alternative op de server van Freenet, het bestand Real Alternative heeft openbaar gemaakt dan wel heeft verveelvoudigd.

Primair 45i Aw: 4.29. Naar het oordeel van de rechtbank is van verveelvoudigen door [X] van Real Alternative als bedoeld in artikel 45i Aw geen sprake. Anders dan Real Networks stelt, vond de transmissie van Real Alternative niet plaats door of met de link van [X]. De link van [X] wees de gebruiker de weg naar de server van Freenet waarop Real Alternative stond. De transmissie van Real Alternative vond plaats van de server van Freenet naar de computer van de gebruiker. In die omstandigheden verrichtte [X] geen verveelvoudigingshandelingen.

Subsidiair 26d Aw: 4.34. Naar het oordeel van de rechtbank faalt het beroep op artikel 26d Aw alleen al omdat [X] niet kan worden beschouwd als een tussenpersoon wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht te maken. [X] bood op zijn website https://codecpack.nl een link aan naar Real Alternative op de server van Freenet. Voor zover het uploaden van Real Alternative op de server van Freenet en het vervolgens downloaden van Real Alternative door derden van de server van Freenet kwalificeert als inbreuk op de auteursrechten van Real Networks, gebeurde dit zonder tussenkomst van de link van [X]. Dat gebruikers het bestand Real Alternative via de link konden vinden, betekent nog niet dat (het aanbieden van) de link in de hiervoor bedoelde zin wordt gebruikt om Real Alternative van de server van Freenet te downloaden. Hoe het verstrekken van informatie over codecs er toe kan leiden dat [X] dient te worden beschouwd als een tussenpersoon in de zin van artikel 26d Aw vermag de rechtbank niet in te zien.

Subsidiair: onrechtmatige daad 
4.41. Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat [X] niet structureel doelbewust het downloaden van het inbreukmakende Real Alternative heeft gefaciliteerd en dat [X] niet onrechtmatig jegens Real Networks heeft gehandeld.

Merkinbreuk 
4.44. De merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen is door Real Networks onvoldoende gesubstantieerd. Real Networks heeft gesteld noch onderbouwd dat sprake is van gebruik door [X] van de tekens REAL, REALPLAYER, REALAUDIO en REALMEDIA in het economisch verkeer hetgeen ingevolge artikel 9 lid 1 GMVo wel is vereist. De vorderingen stranden reeds om die reden.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

Gerecht EU 16 december 2010, zaak T-513/09; Jose Manuel Baena Grupo SA v. OHIM/Herbert Neumann en Andoni Galdeano del Sel;

Ietswat ouder, nu is hoger beroep aangetekend tegen uitspraak van Gerecht EU met nummers C-101/11 en C-102/11. Modellenrecht. Nietigheidsprocedure. Ingeschreven gemeenschapsmodel betreft een zittend personage. "met de positie van het lichaam dat de indruk van enige irritatie geeft, gebogen naar voren, (...) eerdere model als een boos persoon, (...) het gevoel dat hij zal herinneren na het bekijken van de genoemde ontwerp"

Vordering tot nietigverklaring van een model wegens strijd met een ouder Gemeenschapsmerk. Gerecht oordeelt dat het latere model een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. 

Middelen en argumenten
a) Schending van artikel 25, sub b, van verordening (EG) nr. 6/20021 van de Raad en aanverwante artikelen 
Het Gerecht heeft ten onrechte verklaard dat het aan de orde zijnde model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het oudere model waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd. 
b) Schending van artikel 25, sub e, van verordening nr. 6/2002 en aanverwante artikelen 
Het Gerecht is nalatig geweest en heeft zich vergist bij de beoordeling van artikel 25, sub e, van deze verordening. 
c) Ontbreken van motivering van het bestreden arrest 
Het Gerecht heeft het bestreden arrest niet gemotiveerd en gerechtvaardigd en het heeft zijn bevoegdheden overschreden.

22 À cet égard, il y a lieu de souligner que, même si le créateur des dessins ou modèles comme ceux en cause jouit d’une importante liberté quant à la technique qu’il mettra en œuvre pour dessiner la silhouette, il n’en demeure pas moins que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes constitue une caractéristique fondamentale qui est gardée en mémoire par l’utilisateur averti, tel qu’il a correctement été défini par la chambre de recours.

23 En effet, cette expression, combinée avec la position du corps qui donne l’impression d’une certaine irritation en s’inclinant vers l’avant, amènera l’utilisateur averti à identifier le dessin ou modèle antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité comme un personnage énervé, impression qu’il gardera en mémoire après avoir visualisé ledit dessin ou modèle. En revanche, ainsi que le prétend la requérante, l’impression globale créée par le dessin ou modèle contesté n’est pas caractérisée par la manifestation d’un sentiment quelconque, que ce soit sur la base de l’expression du visage ou de la position du corps, qui est caractérisée par une inclinaison vers l’arrière.

24 La différence dans l’expression du visage apparaîtra clairement aux jeunes achetant des tee-shirts et des casquettes. Elle sera d’autant plus importante pour les enfants utilisant des autocollants pour personnaliser des objets, qui seront plus enclins encore à prêter une attention particulière aux sentiments dégagés par chaque personnage figurant sur un autocollant.

Rechtbank van koophandel Gent 29 september 2011, A.R. A/09/0281 (BV Koninklijke Van Kampen en Begeer tegen NV Allinox en (vrijwillig tussenkomende partij, eiser:) BK Cookware)

Merkenrecht. Overgang van rechten.  Eiseres spreekt tegen dat er overdracht heeft plaatsgevonden van merken, gelet op de evolutie en organisatie van de commerciële activiteiten werden de merken BK en GERO vermarkt door de bv BK Bookware. Overdracht is niet ingeschreven in het register, maar dit is volgens eiser geen noodzakelijke voorwaarde. Uit diverse stukken volgt dat een gedoogdovereenkomst (gentlemen's agreement r.o. 2.2.1) inzake niet-optreden tegen teken BEKA met koksmuts zolang binnen België producten worden vermarkt.

1. Geen beroep op gedogen of rechtsverwerking ex 2.29 BVIE, omdat merken van verweerster jonger zijn;
2. merkdeponering is niet automatisch ter kwader trouw geschiedt ex 2.4.f.1* BVIE. Echter op 9 juni werd de verklaring (gentlemen's agreement) aan verweerster voorgelegd en aanvaard op 5 oktober 2004 inhoudende gebruik van één (gelijksoortig) merkgebruik, dit werd overtreden door deponering.
3. Verwarringsgevaar wordt aangenomen, vanwege de overwegend auditieve referentie naar de merken van de eisers en is ook van aard omverwarring te stichten.

Doorhaling van merkinschrijvingen van nv Allinox, mét dwangsom á €5.000 en gedingkosten.

2.2.4 De eiseres legt de overeenkomst over (st. 6), door de partijen ondertekend op 16.10.2008 en waarin o.m. het volgende werd overwogen:

"... Hoewel de door Allinox benutte aanduiding (BEKA) overeenkomt met - een deel van - de aan Van Kempen en Begeer toekomende merkenrechter, en Van Kempen en Begeer dus van mening is datzij op grond van deze rechten Allinox het gebruik daarvn zou kunnen ontzeggen, bestaat er sinds enige tijd een mondelinge afspraak tussen partijen dat Vam Kempen en Begeer het gebruik van de aanduiding "BEKA", uitsluitend in combinatie met de afbeelding van een koksmuts, door Allinox in België zal gedogen, zolang zij dit beperkt tot het gebruik in België, en onder de verdere voorwaarden dat Allinox haar producten niet zal exporteren naar Nederland, maar wel zal leveren aan partij waarvan zij, als ervaren marktdeelnemer, redelijkerwijs kan weten dat die dit doet of dit voornemen heeft of waarvan Van kempen en Begeer haar op de hoogte brengt daat dit het geval is. Hierbij in aanmerking nemend dat Allinox geen intenttie heeft tot uitgebreide verkoop in Luxemburg....".