Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2011, HA ZA 09-1128 (Rotterdam) en HA ZA 10-2736 ('s-Gravenhage) (COMTECH DDS HOLDING BV tegen DELOITTE HOLDING B.V.)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Zaken dienen in twee verschillende locaties, nu gecombineerd door rechtbank Rotterdam.

Deloitte is houder van Benelux woordmerk CTRL en woord/beeldmerk CTRL. Comtech maakt gebruik van teken iCtrl en domeinnaam ictrl.eu. Comtecht vordert in conventie de nietigverklaring van de woord/beeldmerken van Deloitte maar trekt deze daarna in. In reconventie vordert Deloitte de staking van het teken iCtrl, ook als handels- en domeinnaam.
Oordeel Rechtbank: vorderingen toegewezen voor diensten van kennismanagement en business consultancy. Inbreuk op woordmerk CTRL op grond van art. 2.28 lid 1 sub b BVIE en art. 2.20 lid 1 sub d BVIE want grote mate van overeenstemming en soortgelijkheid dus verwarringsgevaar voor diensten 'kennismanagement en business consultancy'. Geen inbreuk bij overige diensten, want geringe mate van soortgelijkheid dus geen verwarringsgevaar. Overige diensten doen ook geen inbreuk op woord/beeldmerk CTRL.

4.19. In het licht van de hiervoor overwogen grote mate van overeenstemming, de mate van soortgelijkheid en het onderscheidend vermogen, is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van het teken ‘iCtrl’ voor de diensten kennismanagement en business consultancy gevaar voor verwarring met het CTRL woordmerk oplevert. Door het gebruik van het ‘iCtrl’ teken voor kennismanagement en business consultancy maakt Comtech derhalve inbreuk op de merkrechten van Deloitte op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Voor de door Comtech aangeboden dienstverlening bestaande uit het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, technische procesbeschrijvingen en marketingmateriaal geldt dit niet. De mate van soortgelijkheid is bij deze diensten zo gering, dat er ondanks de grote mate van overeenstemming van merk en teken, gelet op het beperkte onderscheidend vermogen, geen gevaar voor verwarring bestaat.

4.21. Voor zover het gebruik van het teken ‘iCtrl’ door Comtech geen inbreuk maakt op het CTRL woordmerk, is nog wel de vraag aan de orde of dit gebruik inbreuk maakt op het CTRL woord/beeldmerk. Alhoewel aan het CTRL woord/beeldmerk een grotere onderscheidende kracht toekomt dan aan het CTRL woordmerk, doordat dit merk onderscheidende beeldelementen bevat, komen die beeldelementen niet voor in het door Comtech gebruikte teken ‘iCtrl’. Dientengevolge is er voor die diensten evenmin sprake van inbreuk op grond van het CTRL woord/beeldmerk.

Lees het vonnis hier.

BBIE 21 juli 2011, oppositienr 2004602 (Stichting DOEN tegen Proliving B.V.)
 
Merkenrecht. Oppositie o.g.v. drie oudere woord-/beeldmerken STICHTING DOEN tegen woord-/beelmerk DOEN!. Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt wel in Klasse 45: alle diensten ingeschreven en niet in Klasse 39: alle diensten.
Visueel en auditief: overeenstemmend. Conceptueel: identiek of in sterke mate overeenstemmend.Vergelijking waren en diensten: Klasse 39: identiek en Klasse 45: niet soortgelijk. Sprake van verwarringsgevaar met betrekking tot identieke diensten.

Klasse 39
33. De diensten van het betwiste teken in deze klasse vallen onder de ruimere noemer verkooppromotie in klasse 35 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 45
34. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn maatschappelijke diensten en diensten gericht op individuen in het kader van hun privé-leven. De aard, het doel en de wijze van gebruik van deze diensten zijn verschillend van deze van het ingeroepen recht, die zich situeren op het commercieel-zakelijke, financiële, culturele/educatieve en amusementsterrein. Opposant voert aan dat eerstgenoemde diensten gerelateerd zijn aan en in het verlengde liggen van zijn diensten in klasse 36, namelijk de diensten ten behoeve van goede doelen en ter ondersteuning van projecten, organisaties en instellingen. Het Bureau merkt evenwel op dat deze laatste diensten niet zien op de goede doelen en de projecten, organisaties en instellingen zelf, maar op het financieel beheer van fondsen daartoe en op de financiële ondersteuning daarvan, hetgeen een heel ander soort dienstverlening is. Deze en de overige diensten van het ingeroepen recht worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen als dewelke begaan zijn met de diensten van het betwiste teken in deze klasse, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Lees de beslissing hier (link).
 
BVIE

Vzr. Rechtbank Alkmaar 7 april 2011 LJN BR3800 (Swiss Sense B.V. tegen De Ondernemer b.v.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht.

Swiss Sense produceert en verhandelt slaapkamermeubilair en -artikelen. Merkhouder van o.a.SWISS SENSE en Swiss Sense Boxsprings en Matrassen. De Ondernemer is een detailhandelaar in bedden, matrassen en aanverwante artikelen via internet, zoals de sites www.swisssense.nl en www.swisssense.com en handelend onder de naam SWISS COMFORT. Een merkenregistratie voor dezelfde klassen is, zo blijkt succesvol gesteld door eiser, te kwader trouw.

Merkenrechtvordering toegewezen, doorhaling van inschrijving voor dezelfde klassen in merkenregister. Staken voeren handelsnaam, geen overdracht domeinnaam: "[het is] De Ondernemer niet toegestaan te handelen onder deze handels-/domeinnaam voor slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Dit verbod is echter reeds verwerkt in het verbod tot het staken van de handelsnaam Swiss Comfort."

Merkenrecht 4.7 De voorzieningenrechter overweegt dat zowel de merken van Swiss Sense als het teken Swiss Comfort worden gebruikt voor de detailhandel in slaapkamermeubelen en slaapkamertextiel en derhalve voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Het merk "Swiss Sense" kenmerkt zich door de woorden SWISS SENSE in een bepaald lettertype en een bepaalde (grijze/ witte) kleurstelling en een rood schildje met een Zwitsers kruisje. Het teken "Swiss Comfort" kenmerkt zich door de woorden SWISS COMFORT in een nagenoeg gelijk, althans vergelijkbaar, lettertype en zwarte kleurstelling, met in plaats van het rode schildje een rode ster met een wit kruisje boven de letter i van Swiss.

4.8 Voorop wordt gesteld dat door De Ondernemer als zodanig niet is weersproken dat de merken van Swiss Sense onderscheidend vermogen hebben. Aangevoerd is slechts dat de merken beschrijvende elementen bevatten die een geringe onderscheidende kracht hebben. Wat daarvan zij, de voorzieningenrechter overweegt dat de omstandigheid dat een merk uit niet onderscheidende elementen bestaat niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden, dat er gelet op voormelde beschrijving van de merken van Swiss Sense en het door De Ondernemer gebruikte Swiss Comfort sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het bij de vergelijking van het merk en teken gaat om de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en dat er meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Kenmerkende overeenstemmende delen zijn het prominente gebruik van het woord Swiss als beginwoord en het prominente gebruik van het Zwitsers kruis in de benaming. Daarbij is er sprake van begripsmatige gelijkenis door de toevoeging Sense en Comfort. Beide begrippen geven invulling aan een bepaalde positieve beleving en gevoel. Voorts wordt door De Ondernemer een nagenoeg gelijk lettertype gebruikt met een zelfde wijze van ondertitel onder het gebruikte teken. Aan de kenmerkende overeenstemmende punten kunnen niet afdoen de door De Ondernemer genoemde, in de ogen van de voorzieningenrechter ondergeschikte verschillen. Aldus is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een met de merken van Swiss Sense overeenstemmend teken, waardoor bij het in aanmerking komende publiek (degene die een bed of matras willen kopen) verwarring kan ontstaan en het publiek kan denken dat het een reclame-uiting van Swiss Sense betreft. Aldus is er sprake van een inbreuk door De ondernemer die valt onder het bereik van artikel 2.20 lid 1 sub BVIE. Anders dan De Ondernemer heeft betoogd hoeft er (nog) geen daadwerkelijke verwarring te hebben plaatsgevonden. Nu als onvoldoende weersproken aannemelijk is geworden dat Swiss Sense sinds 2009 intensief reclame inspanningen verricht, gaat de voorzieningenrechter er vanuit dat de merken van Swiss Sense inmiddels een zekere bekendheid genieten, waardoor het gevaar voor verwarring groter zal zijn en daarmee ook het gevaar voor verwatering. Om die reden is er ook sprake van een inbreuk van de Ondernemer die valt onder sub c van artikel 2.20 BVIE. Deze inbreuk geldt niet ten aanzien van het op 5 oktober 2010 door Swiss Sense gedeponeerde merk onder nummer 0889038, nu dit depot van een latere datum is dan het depot van De Ondernemer op 4 december 2009.

4.9 Door Swiss Sense is voorts gesteld dat De Ondernemer haar merk 'Swiss Comfort' te kwader trouw heeft gedeponeerd, omdat de detailhandel in slaapkamermeubelen en aanverwante artikelen een kleine wereld is waar iedereen elkaar kent. Door De Ondernemer is erkend dat hij bekend was met het bestaan van Swiss Sense, maar hij heeft daarbij verklaard dat hij van mening was dat aan de enige overeenstemming tussen Swiss Sense en Swiss Comfort, het woord Swiss, onvoldoende onderscheidend vermogen toekomt. Gezien het voorgaande gaat dit standpunt niet op en is aannemelijk dat, gezien de omstandigheden van dit geval, het depot te kwader trouw is gedaan.

4.10 De vordering van Swiss Sense strekkende tot staking en gestaakt houden van de inbreuk op haar merkrechten kan derhalve worden toegewezen, op de wijze als hierna te vermelden.

Doorhalen inschrijving merkenregister 4.12 De vordering strekkende tot het doen doorhalen van de inschrijving van het woord-/beeldmerk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom is slechts toewijsbaar voor de inschrijving voor klassen waarvoor het woord-/beeldmerk 'Swiss Sense" is ingeschreven en voor de klasse 10 die eveneens ziet op de detailhandel in slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Het is De Ondernemer immers wel toegestaan het merk Swiss Comfort eventueel in te schrijven voor andersoortige waren.

Handelsnamen en domeinnamen 4.17 Swiss Sense is rechthebbende op het merk "Swiss Sense" en kan derhalve op grond van het bepaalde in artikel 5a van de Handelsnaamwet opkomen tegen de inbreuk op haar handelsnaam door De Ondernemer. Door De Ondernemer is ook in dit verband aangevoerd dat er voldoende verschillen zitten tussen de naam Swiss Sense en Swiss Comfort, maar zoals reeds hiervoor onder rechtsoverweging 4.7 en 4.8 is overwogen gaat dit betoog niet op. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een dusdanig geringe afwijking in de naam Swiss Comfort ten opzichte van de naam Swiss Sense dat op grond daarvan gevaar bestaat voor verwarring bij het publiek naar de herkomst van de waren. Weliswaar is hoofdvestiging van Swiss Sense gevestigd te Uden en de onderneming van De Ondernemer gevestigd in Alkmaar, maar beide partijen voeren hun handelspraktijk - al dan niet via internet - uit in heel Nederland.

4.20 Ook door het gebruik van de domeinnaam www.swisscomfort.nl voor dezelfde waren als waarvoor Swiss Sense haar handels- en domeinnamen gebruikt valt verwarringgevaar bij het publiek te duchten. Om die reden is het De Ondernemer niet toegestaan te handelen onder deze handels-/domeinnaam voor slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Dit verbod is echter reeds verwerkt in het verbod tot het staken van de handelsnaam Swiss Comfort. De vordering om de domeinnaam swisscomfort.nl aan Swiss Sense over te dragen zal worden afgewezen, aangezien het De Ondernemer uiteraard is toegestaan haar domeinnaam te gebruiken voor andersoortige waren dan slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen.

Beslissing (...) - veroordeelt De Ondernemer om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te bevelen om de inschrijving van het Benelux woord-/beeldmerk Swiss Comfort ingeschreven onder nummer 0874997 voor de klassen 10, 20, 24 en 35, waarvoor het thans is ingeschreven, door te halen en alle correspondentie dienaangaande per ommegaande toe te zenden aan de advocaat van Swiss Sense, met machtiging van Swiss Sense om indien De Ondernemer niet tijdig en/of volledig aan de hiervoor vermelde veroordeling voldoet dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van De Ondernemer tot het geven van genoemde opdracht;

- veroordeelt De Ondernemer (op de voet van artikel 1019h Rv) in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Swiss Sense begroot op euro 644,31 aan verschotten en op euro 12.513,78 ,-- (inclusief BTW) aan salaris advocaat;

LJN

BBIE 30 juni, oppositienr 2004594 en  (Grotto S.p.A. tegen Lamkhatri )

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder EU-woordmerk G.A.S. EU-woord-/beeldmerk [GAS] tegen woordmerkaanvrage GASOIL (allen: kleding). Oppositiebeslissing. Toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven.

Conceptueel: lage mate van overeenstemming. Visueel en auditief: bepaalde mate van overeenstemming. Identieke waren. Bestaan van het merk GAS komt in vele sectoren voor, co-existentie van merken kan toch voortduren als er geen verwarringsgevaar is? Echter er is verwarringsgevaar.

57. En ce qui concerne l’argument du défendeur relatif à l’existence de marques « GAS » dans de nombreux secteurs (voir point 22), il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’opposant qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. Force  est toutefois de constater qu’en l’espèce, le défendeur n’a nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion.

BBIE 30 juni, oppositienr. 2005295 (Grotto S.p.A tegen TAMOKO SPRL)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder EU-woordmerk G.A.S., EU-woord-/beeldmerken [GAS] en [GAS]  tegen inschrijving woordmerk OIL&GAS (allen: (imitatie)leer, textiel en kleding). Oppositiebeslissing. Toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven. Eerste ingeroepen merk wordt niet aan toetsing onderworpen, omdat het het resultaat niet beïnvloed omdat reeds op ingeroepen recht nr. 2 en 3 oppositie is toegewezen:

53. Etant donné que l’opposition a abouti sur base des second et troisième droits invoqués, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion en rapport avec le premier droit invoqué. Une telle comparaison ne peut en effet avoir d’influence sur le résultat final.

Lees de beslissing hier (link en link).
BVIE

CvdM 28 juni 2011, Kenmerk 22357/2011007621 (Sanctie TROS tav Het Sprookjesboomfeest)

Mediarecht. Merkgebruik en reclame. Gebruik van merkenrecht geschiedt met toestemming, middels overeenkomst.

TROS krijgt boete á €120.000 voor reclame-uiting en overtreding dienstbaarheidsverbod TROS door gebruik van door Efteling geregistreerd woordmerk Sprookjesboom in het programma Het Sprookjesboomfeest.  In het programma Het Sprookjesboomfeest wordt gebruik gemaakt van (beeld)merken, figuren, een melodie en vormgeving die ook door De Efteling wordt gebruikt in haar attractiepark en bij andere uitingsvormen. Deze uitingen worden aangemerkt als vermijdbare uitingen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat afname of producten. Artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008.

Met een uitgebreide beschrijving van de overeenkomsten tussen vormgeving van het programma en de Efteling, o.m. stijl van Anton Pieck, concept van sprekende bomen (pocahontas, The Wizard of Ozz), overeenkomende sprookjesfiguren (Langnek, tevens merk) en melodie van Bach in Minuet in G Majeur. Het tonen of vermelden van een (beeld) merk in de titel van en gebruik overige uitingen in een programma afzonderlijk en/of in samenhang, wordt beschouwd als een niet-toegestane vermijdbare uiting als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008

48. Deze uitingen in het programma Het Sprookjesboomfeest worden aangemerkt als vermijdbare uitingen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd (zie ook de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 21 augustus 1997, TROS - Aktua in bedrijf, nr. R01.93.2121).

49. Ingevolge artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008, mogen programma’s van publieke omroepdiensten, afgezien van de wettelijke toegestane reclame- of telewinkelboodschappen, geen vermijdbare uitingen bevatten. Op grond van het tweede lid van artikel 2.89 van de Mediawet 2008 is in het Mediabesluit 2008 vastgelegd in welke gevallen vermijdbare uitingen zijn toegestaan en wanneer uitingen onvermijdbaar zijn.

Titelsponsoring 57. Het tonen of vermelden van een naam, handelsmerk, beeldmerk of beeldmerk van een derde (niet zijnde de publieke media-instelling) in de programmatitel wordt beschouwd als een niet-toegestane vermijdbare uiting die onmiskenbaar tot gevolg heeft dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd en is derhalve in strijd met artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008.

De Sprookjesboom 60. Naast het meerdere malen tonen en vermelden van het (beeld)merk Sprookjesboom wordt zowel bij aanvang als tijdens het programma Het Sprookjesboomfeest een geanimeerde boom – genaamd Sprookjesboom – getoond. De Sprookjesboom in het programma Het Sprookjesboomfeest toont sterke gelijkenis met de Sprookjesboom in het attractiepark De Efteling. Beide hebben een soortgelijk uiterlijk en dezelfde naam en functie, namelijk de Sprookjesboom vertelt een sprookje over de inwoners van het Sprookjesbos.

Conclusie 70. In het programma Het Sprookjesboomfeest is gebruik gemaakt van (beeld)merken, figuren, een melodie en vormgeving die ook door De Efteling wordt gebruikt in haar attractiepark en bij andere uitingsvormen. Het tonen of vermelden van een (beeld) merk in de titel van een programma wordt beschouwd als een niet-toegestane vermijdbare uiting als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008. Ook de overige uitingen (beeldmerk Sprookjesboom, uiterlijk van de Sprookjesboom, Beeldmerk Langnek, het Sprookjesbos, de getoonde naam Theater De Efteling, vormgeving en melodie) getoond en/of vermeld in het programma Het Sprookjesboomfeest zijn afzonderlijk en/of in samenhang vermijdbare uitingen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd.

Artikel 2.89 Mediawet 2008

Rechtbank Rotterdam 14 juli 2011, AWB 10/4519 BC-T2 (Stichting Het Ketelhuis tegen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Met dank aan Joran Spauwen en Annemieke Kappert, Kennedy Van der Laan.

Reclamerecht. Merkenrecht. Parodie op onderscheidend teken van sigarettenfabrikant. Tabakswet.

Een controleur van de VWA maakt een procesverbaal op waaruit volgt dat er "een onderscheidend teken werd gebruikt op promotiemateriaal. Dit onderscheidende teken werd al gebruikt voor "Lucky Strike" sigaretten en shag, zijnde tabaksproducten. dit is een overtreding van artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet."

Tabakswet is niet bedoeld om uiting als onderhavige te verbieden, vrijheid van meningsuiting 10 EVRM. Parodie niet te reguleren met Tabakswet. Dit is geen (indirecte) reclame voor tabaksproducten. Rechter vernietigt het besluit.

2.5.4 (...) De bedoeling van de wetgever is dus om met artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet het omzeilen van de bij de Tabakswet gestelde reclame- en sponsorbeperkingen te voorkomen. Hoewel de poster, in het bijzonder de rode cirkel waarin de tekst "Bioscoop Het Ketelhuis" staat vermeld, een duidelijke gelijkenis vertoont met de cirkel die wordt gebruik in het beeldmerk Lucky Strike, is deze poster naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een commerciële uiting waarmee de reclame- dan wel de sponsorbeperkingen worden omzeild (sluikreclame) en is de Tabakswet ook niet bedoeld om dit soort uitingen te verbieden. Daartoe acht de rechtbank, in tegenstelling tot hetgeen verweerder heeft aangevoerd, mede van belang dat het niet de bedoeling van eiseres is geweest om enige vorm van tabaksreclame te maken, maar om met de poster haar bioscoop en de Nederlandse film te promoten door middel van een - voor de objectieve waarnemer duidelijk als zodanig te herkennen - parodie op (de gezondheidswaarschuwing op) een sigarettenpakje.

HvJ EU 28 juli 2011, gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10 (Orifarm c.s. tegen Merck Sharp Dohme en Paranova c.s. tegen Merck Sharp Dohme)

Met eerdere conclusie A-G Y. Bot IEF 9649. Prejudiciële vragen Højesteret, Denemarken. Merkenrecht. Ompakken van parallel ingevoerde geneesmiddelen. Uitleg ompakkingsjurisprudentie Hoffmann-La Roche (23 mei 1978), Pfizer (3 december 1981), MPA Pharma und Bristol-Myers Squibb (11 juli 1996).

Vragen: 1. Moeten de [reeds aangehaalde] arresten [...] MPA Pharma [...], en Bristol-Myers Squibb e.a. [...], aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur die houder is van een vergunning voor het in de handel brengen van een parallel ingevoerd geneesmiddel en over de informatie betreffende dit geneesmiddel beschikt, en die aan een onafhankelijke onderneming instructies geeft aangaande de aankoop en de ompakking van het geneesmiddel, het gedetailleerde ontwerp van de verpakking ervan en de met betrekking tot het product te nemen maatregelen, inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder door zichzelf – en niet de onafhankelijke onderneming die de houder van de ompakkingsvergunning is, het geneesmiddel heeft ingevoerd en fysiek heeft omgepakt en daarbij het merk van de merkhouder (opnieuw) heeft aangebracht – op de buitenverpakking van het parallel ingevoerde geneesmiddel als de ompakker te vermelden?
2. Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat wanneer de houder van de vergunning voor het in de handel brengen zichzelf als de ompakker vermeldt in plaats van de onderneming die op bestelling de fysieke ompakking heeft uitgevoerd, er geen gevaar is dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is?
3. Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, wordt uitgesloten wanneer de onderneming die fysiek ompakt als ompakker wordt vermeld?
4. Is voor de beantwoording van de eerste vraag enkel van belang het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, of zijn ook andere overwegingen die de merkhouder raken van belang, bijvoorbeeld
a)      dat de entiteit die invoert en fysiek ompakt en het merk van de merkhouder (opnieuw) op de buitenverpakking van het product aanbrengt, daardoor zelf inbreuk kan maken op het merk van de merkhouder, en
b)      dat om redenen die zijn toe te schrijven aan de entiteit die fysiek heeft omgepakt, de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product aantast of dat de presentatie van de ompakking zodanig is dat verondersteld moet worden dat deze de reputatie van de merkhouder schaadt (zie onder meer arrest [...] Bristol-Myers Squibb e.a.[, reeds aangehaald])?
5)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, die zichzelf als ompakker heeft vermeld, ten tijde van de kennisgeving aan de merkhouder van de voorgenomen verkoop van het parallel ingevoerde geneesmiddel na ompakking, tot hetzelfde concern behoort als de daadwerkelijke ompakker (zusteronderneming)?”

31. De merkhouder heeft er dan ook geen rechtmatig belang bij te eisen dat de naam van de daadwerkelijke ompakker van het product op de verpakking wordt vermeld om de enkele reden dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van dit product aantasten kan en dus eventueel de merkrechten kan schaden.

32. Het belang van de merkhouder bij het behoud van de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product wordt immers voldoende beschermd door de in punt 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte voorwaarde dat is aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van dat product niet kan aantasten. In omstandigheden als die in de hoofdgedingen moet dit worden aangetoond door de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, volgens wiens instructies de ompakking heeft plaatsgevonden en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.

33      Merck betoogt echter dat het voor de bescherming van de consument noodzakelijk is dat de naam van de daadwerkelijke ompakker op de verpakking van het omgepakte product is vermeld. Het is volgens haar immers in het belang van de consument dat hij de naam van die onderneming kent, met name wanneer hij krachtens zijn nationale recht niet alleen tegen de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, maar ook tegen de ompakker een vordering kan instellen wanneer hij door de ompakking schade heeft geleden.34. Uit de bewoordingen van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 blijkt duidelijk dat de uitzondering op het in deze bepaling neergelegde beginsel van de uitputting van het aan het merk verbonden recht beperkt is tot de bescherming van de rechtmatige belangen van de merkhouder, terwijl de specifieke bescherming van de rechtmatige belangen van de consument door andere rechtsinstrumenten wordt verzekerd.

Hof verklaart voor recht:

Artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een aan een farmaceutisch product dat parallel wordt ingevoerd verbonden merk, zich niet op basis van deze bepaling kan verzetten tegen de verdere verhandeling van dit omgepakte product op de enkele grond dat de nieuwe verpakking als ompakker niet de onderneming vermeldt die dit product in opdracht daadwerkelijk heeft omgepakt en die over een vergunning beschikt om dit te doen, maar de onderneming die de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van dit product is, volgens de instructies waarvan de ompakking is verricht en die de verantwoordelijkheid voor deze ompakking op zich neemt.

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011 HA ZA 09-3551 (A&F Trade Mark Inc tegen X, Y, Fashion Gate en Drent Trading B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Gerrit Poiesz, KPS Advocaten. Modelrecht, merkenrechten, auteursrecht op kleding van ABERCOMBIE & FITCH en ABERCROMBIE KIDS. Onrechtmatig handelen. Opgave van herkomst gevorderd en rectificatie en Fashion Gate is in deze procedure in staat van faillissement. Stellingen van A&F worden niet concreet met feiten en omstandigheden onderbouwd. Alle vorderingen worden afgewezen en A&F wordt in proceskosten veroordeeld ex 1019h Rv.

4.4. Naar aanleiding van de betwisting door gedaagden liggen de vragen voor of sprake is geweest van een partij namaakkleding en of het daarbij gaat om de kledingstukken afgebeeld in productie 15 bij de dagvaardingen. Ook indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van de stellingen van A&F dat de desbetreffende kleding namaak is, volgt daaruit nog niet dat sprake is van het plegen van inbreuk op haar merkrechten door gedaagden. Hetgeen door A&F is gesteld met betrekking tot het handelen van gedaagden kan niet leiden tot de vaststelling dat sprake is van inbreukmakende handelingen. 

4.5. Door A&F is geen enkele onderbouwing gegeven van haar stelling met betrekking tot het (laten) voorzien van kleding van tekens identiek aan de merken van A&F door gedaagden. Daarvan is evenmin gebleken. Deze stelling wordt daarom gepasseerd. Ook de stelling van A&F dat via gedaagden nog steeds “A&F kleding” te koop is, wordt gepasseerd nu dit door haar in het geheel niet is onderbouwd, hetgeen op haar weg ligt aangezien gedaagden dit weerspreken. Er is dan ook geen aanleiding A&F tot bewijs van deze stellingen toe te laten.

4.7. (...) Op grond van het voorgaande neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat Fashion Gate houder/bewaarder van de kleding voor Idifex is geweest. Door A&F is in het licht van hetgeen in de procedure naar voren is gekomen onvoldoende onderbouwd gesteld om tot de conclusie te kunnen komen dat de andere gedaagden (ook) de desbetreffende kleding in opslag hebben gehad.

4.8. (...) Gesteld noch gebleken is dat Fashion Gate de merken van A&F heeft gebruikt in haar eigen commerciële communicatie of dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk is ontstaan van een verband tussen Fashion Gate en de door Idifex aan Kembel verkochte kleding of met de merken van A&F. Met het enkel in opslag houden van de kleding ten behoeve van een ander heeft Fashion Gate zelf geen gebruik gemaakt van de merken van A&F.

4.10. Evenmin kan worden aangenomen dat er sprake is (geweest) van inbreuk op modelrechten en/of auteursrechten. A&F heeft namelijk niet gesteld, laat staan voldoende concreet onderbouwd, waarop deze rechten betrekking hebben. De enkele, niet toegelichte noch onderbouwde stellingen dat zij het auteursrecht op “de ontworpen kleding” heeft en dat zij tevens modelrechten op “de kleding” heeft, maken niet duidelijk waarop zij doelt en derhalve waarvoor zij bescherming vraagt.

Rechtbank 'S-Gravenhage 27 juli 2011, HA ZA 11-195 (Gaastra International Sportswear B.V. en X-One B.V. tegen [X])

met gelijktijdige dank aan Thomas Berendsen, Banning advocaten.

Merkenrecht. Handelaar in nep-kleding via marktplaats, een zekere "Mike". Verkoper wordt via onderzoeksbureau getraceerd. Ondanks betwisting doorgedaagde dat hij "Mike" is wordt inbreuk op Gemeenschapsmerken vastgesteld. Niet verschijnen met de gevolgtrekking die de rechter geraden acht. Schadevergoeding. Nevenvorderingen.

4.4. De rechtbank overweegt dat [X] geen enkele onderbouwing heeft gegeven voor zijn stelling dat het door Goorts uitgevoerde onderzoek niet objectief is. Ook de opmerkingen van [X]s advocaat ter zitting over de betrouwbaarheid van dit onderzoek zijn zonder enige feitelijke onderbouwing gebleven. Dat Goorts betaling heeft ontvangen voor dit onderzoek is onder de gegeven omstandigheden – en zonder nadere onderbouwing – onvoldoende om aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek te twijfelen.

Niet verschijnen 4.6. In gevolge artikel 88 lid 4 Rv kan de rechter uit een niet-verschijnen ter terechtzitting de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. In dit geval draagt het niet-verschijnen van[X] bij tot de conclusie dat hij zijn verweer niet voldoende heeft onderbouwd.

Eerst ter comparitie is door [X]s advocaat ontkend dat het door Goorts genoemde telefoonnummer aan [X] toebehoorde alsmede dat [X] zijn auto op het internet ter verkoop heeft aangeboden. Omdat [X] niet op ter comparitie aanwezig was, konden hem daarover geen nadere vragen worden gesteld en heeft hij daarover verder geen informatie kunnen geven. Indien hij aanwezig zou zijn geweest had [X] zich bovendien nader kunnen uitlaten over de persoonlijke kenmerken van de Mike uit het onderzoek van Goorts en hemzelf en had hij de van de zijde van Gaastra c.s. aanwezige vertegenwoordiger de gelegenheid gegeven daar nader op in te gaan. Juist omdat zijn verweer betrekking heeft op (een verwisseling van) zijn identiteit en op de gegevens die hem al dan niet (kunnen) identificeren, was [X]s aanwezigheid op de zitting geboden. Hetgeen door zijn advocaat – ook na telefonisch contact door hem met [X] – ter zitting naar voren is gebracht, kon dat niet ondervangen. Hierdoor kan de rechtbank de gegrondheid van [X]s verweer niet voldoende beoordelen. Zij houdt het verweer daarom voor ongegrond. Dit betekent dat de rechtbank ervan uitgaat dat [X] de in het onderzoek van Goorts bedoelde “Mike” is. De rechtbank stelt vast dat [X] inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsmerk van X-One zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Het door X-One gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk is daarom toewijsbaar.

Schade 4.9. Uit de vaststelling van merkinbreuk volgt op grond van het bepaalde in de artikelen 14 en 101 GMVo jo artikel 2.21 BVIE dat X-One als houdster van het Gemeenschapsmerk waarop inbreuk is gemaakt, recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade. Ook Gaastra International heeft als licentiehoudster recht op vergoeding van de door haar
geleden schade ten gevolge van de merkinbreuk op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 4 GMVo jo artikel 2.32 lid 4 BVIE.

Nevenvorderingen 4.13. Gaastra c.s. vorderen voorts een bevel aan [X] om informatie te verschaffen over zijn leveranciers, afnemers, inkoop- en verkoopaantallen, en winst. [X] voert geen afzonderlijk verweer tegen deze vorderingen zodat deze als hierna verwoord worden toegewezen.

4.14. Ook voert [X] geen afzonderlijk verweer tegen de gevorderde afgifte van de voorraad. Deze vordering van de merkhoudster X-One is toewijsbaar. Ten aanzien van Gaastra International zal deze vordering worden afgewezen.

4.15. De gevorderde dwangsommen zijn zoals hierna verwoord eveneens toewijsbaar.

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011, HA ZA 09-1190 (Dr.Ing. H.C.F. Porsche en Porsche Specialist Van den Berg Apeldoorn B.V.)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht: www.porschespecialist.nl en vermelding op goudengids.nl. Geslaagd beroep op 2.23 BVIE.Afwijzing van vorderingen.

Deze zaak betreft de vraag of het Van den Berg als niet-geautoriseerd dealer is toegestaan voor haar onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit de wederverkoop en reparatie/renovatie van tweedehands automobielen van het merk ‘Porsche’ alsmede de handel in onderdelen daarvan, een handelsnaam te voeren die bestaat uit het teken ‘Porschespecialist Van den Berg (Apeldoorn)’ alsmede of zij een website mag exploiteren met de domeinnaam porschespecialist.nl. en de daarop gehanteerde tekens, waaronder haar logo.

4.9 De rechtbank is van oordeel dat de kans dat een dergelijke indruk kan ontstaan, niet reëel aanwezig is. Daartoe geldt in de eerste plaats dat Van den Berg het merk ‘Porsche’ in al haar tekens consequent, op een uitzondering na die in r.o. 4.12. zal worden besproken, gebruikt met de toevoeging ‘specialist’. Deze toevoeging geeft aan dat Van den Berg specialist is of gespecialiseerd is in automobielen van het merk Porsche, welke specialisatie door Porsche overigens niet is bestreden, en zal bij het publiek niet zonder meer de indruk wekken dat zij tot het dealernetwerk van Porsche behoort. Integendeel, zij afficheert zich als ‘specialist’ en derhalve juist niet als officiële dealer. In de tweede plaats is de inhoud van de onder de domeinnaam geëxploiteerde website van Van den Berg niet zodanig dat gezegd moet worden dat Van den Berg niet loyaal handelt jegens Porsche. Het gebruik van het teken ‘porschespecialist’ blijft beperkt tot een kleine vermelding onder een logo van Van den Berg op de linkerbovenzijde van de site, welke ondergeschikt is aan de wijze waarop de naam “Van den Berg” is weergegeven, en een vermelding bij de contactgegevens op de rechterbovenzijde van de pagina. Het feit dat onder aan iedere pagina van de website in een onopvallende grijstint de contour van het 911-
model wordt weergegeven, maakt dit niet anders. In de derde plaats heeft Van den Berg op haar website een disclaimer opgenomen waarin wordt aangegeven: “Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG
automobielen of Pon. Porsche verwijst louter naar het type auto.” Iedere eventueel ontstane indruk van een dealerschap of een bijzondere band met de merkhouder, wordt hierdoor weggenomen.

4.11 Kort en goed betekent dit een en ander dat het gebruik van de tekens door Van den Berg is geoorloofd en dat zij hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Van handelsnaaminbreuk is ook geen sprake nu het ontbreken van de in r.o. 4.9. bedoelde indruk tevens betekent dat er geen gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten in de zin van de artikelen 5 en 5a Hnw. Van onrechtmatig handelen is om dezelfde redenen evenmin sprake. Dat Van den Berg met de contour van het 911-model auteursrechtinbreuk zou plegen kan ten slotte ook niet worden ingezien, reeds omdat Porsche niet gemotiveerd heeft gesteld waaruit de auteursrechtelijk beschermde trekken van dat model zouden bestaan en waarom de door Van den Berg gebruikte afbeelding in zodanige mate bedoelde trekken van het 911-model
vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de door Van den Berg gebruikte afbeelding als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

4.12 Porsche heeft voorts nog gesteld dat Van den Berg ook het teken ‘Porsche Van den Berg Apeldoorn’ gebruikt. In dit teken mist de toevoeging ‘specialist’. Juist als gevolg hiervan kan naar het oordeel van de rechtbank bij het publiek de indruk ontstaan dat Van den Berg tot het dealernetwerk van Porsche behoort of dat er tussen de twee ondernemingen een bijzondere band bestaat. De vermelding van een naam met daarvoor of -achter de naam van de merkhouder (bijv. VOLVO Buitenweg of Jan de Jong BMW) is immers een tamelijk gebruikelijke wijze waarop tot het dealernetwerk van een merkhouder behorende garagebedrijven plegen te worden aangeduid althans kan de indruk doen ontstaan van een bijzondere band met de merkhouder. Gebruik van dit teken door Van den Berg is dan ook niet toegestaan. Een verbod zal evenwel achterwege blijven nu Van den Berg uitdrukkelijk heeft betwist dat zij dit teken hanteert of heeft gehanteerd, terwijl Porsche daartegenover slechts print screens van de online Gouden Gids en de website www.porsche.vindnu.net heeft overgelegd (vgl. r.o. 2.7. en 2.8.), waarvan, gelet op het hiertegen Van den Berg hiertegen heeft aangevoerd – zij betwist daarvoor toestemming te hebben gegeven, niet zonder meer is komen vast te staan dat de daarin opgenomen vermeldingen met haar medewerking of instemming tot stand zijn gekomen. Porsche heeft weliswaar in het algemeen bewijs aangeboden van haar stellingen, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij nu deze stelling in het licht van het voorgaande onvoldoende is onderbouwd.