Woord- en of beeldmerk  

HvJ EG, 15 januari 2009, zaak C-495/07 Silberquelle GMBH tegen Maselli-Strickmode GmbH (prejudiciële vragen Oberste Patent- und Markensenat, Oostenrijk)

Merkenrecht. Wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, is er geen sprake van normaal gebruik voor de klasse waartoe deze artikelen behoren

Maselli is houdster van het woordmerk WELLNESS. Bij het in de handel brengen van textielwaren heeft Maselli haar merk gebruikt ter aanduiding van een alcoholvrije drank die zij in flessen met het opschrift „WELLNESS-DRINK” als geschenk bij de verkoop van haar textielwaren gaf. In haar reclame heeft verweerster in het hoofdgeding gewezen op de gratis artikelen waarop het merk WELLNESS was aangebracht. Silberquelle, een onderneming die alchoholvrije dranken in de handel brengt, heeft verzocht om doorhaling van dit merk wegens niet-gebruik voor klasse 32.

“19. Zoals zowel de Commissie in haar bij het Hof ingediende opmerkingen als de advocaat-generaal in de punten 45 en 55 van zijn conclusie heeft opgemerkt, gebieden het aantal ingeschreven merken en de eventueel daartussen rijzende conflicten dat de door een merk voor een bepaalde waren- of dienstenklasse verleende rechten slechts worden gehandhaafd wanneer dit merk op de markt van de waren of diensten van deze klasse is gebruikt.

20. Zoals in de punten 48 en 56 van bovengenoemde conclusie is uiteengezet, is aan deze voorwaarde niet voldaan wanneer reclameartikelen als beloning voor de aankoop van andere waren en ter bevordering van de verkoop van die waren worden verstrekt.

21. In een dergelijk geval worden deze artikelen immers niet aan de klant verstrekt met het oog op de penetratie van de artikelen op de markt van de waren die behoren tot dezelfde klasse. Het aanbrengen van het merk op deze artikelen draagt in deze omstandigheden niet ertoe bij dat voor deze artikelen een afzet wordt gevonden of behouden noch dat deze artikelen in het belang van de consument worden onderscheiden van waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen.

22. Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, hij dit merk niet normaal gebruikt voor de klasse waartoe deze artikelen behoren.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 13 januari 2009, KG ZA 08-650, F. Loendersloot Warehousing B.V. c.s. tegen Bacardi And Company Limited en deurwaarderskantoor De Jong (met dank aan Freya van Schaik, Houthoff Buruma).

Bacardi heeft verloven verkregen voor beschrijving, monsterneming en conservatoir beslag bij douane-entreposeur Loendersloot en heeft die verloven ook gebruikt. In dit kort geding vorderen Loendersloot c.s., kort samengevat, herziening van het verlof en ongedaanmaking van de gevolgen ervan, omdat geen sprake zou zijn van merkinbreuk aangezien zuivere transitohandel (opslag en doorvervoer) van niet-communautaire goederen over her grondgebied van de EER niet inbreukmakend is. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe. 1019h proceskosten: €10.000,- “redelijk te achten in het licht van het indicatietarief in IE-zaken”

“5.7. Voor de gerechtvaardigdheid van de gevraagde verloven dienen Bacardi c.s. staande te kunnen houden dat er concrete verdenkingen bestonden, ten tijde van de verzoekschriften, dat zich onder Loendersloot c.s. merkinbreukmakende producten van Bacardi c.s. bevonden. Daarin oordeelt de voorzieningenrechter Bacardi c.s. niet geslaagd.

De verwijzing naar de betrokkenheid van Loendersloot c.s. bij  Ballantines zaken van meer dan tien jaar geleden is op zichzelf, en in samenhang met het navolgende, onvoldoende recent en onvoldoende pregnant.

De proefaankoop op 26 november 2007 waaruit bleek dat Van Caem International BV merkinbreuk maakte met goederen die bij Loendersloot c.s. in opslag lagen is té gedateerd om om één jaar later een voldoende concrete verdenking van herhaling te vestigen. De door Bacardi c.s. overgelegde prijslijsten waarin Bacardi-producten worden aangeboden die bij Loendersloot c.s. in opslag liggen, impliceren niet noodzakelijkerwijs dat de betreffende goederen in de EER in de handel zullen worden gebracht. Alle overige informatie uit andere procedures is betwist en niet gestaafd met enig procesverbaal of ander processtuk en dus ontoereikend. Op grond hiervan waren de conservatoire maatregelen en beslagen derhalve niet gerechtvaardigd, achteraf bezien.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 6 januari 2009, LJN: BG9038, The Beat Factory B.V., mede handelend onder de namen Ebeat En AV Retail Partners tegen Handyman B.V.

Het eerste gepubliceerde IE-vonnis van 2009. Merkenrecht. Het gebruik van de naam ‘e-beat’ als extensie in een adreslink naar een webpagina is niet aan te merken als gebruik van het beeldmerk ‘eBEAT’, noch als (onrechtmatig) gebruik van de handelsnaam ‘eBEAT’. Geen (spoedeisend) belang. Toepassing van de indicatietarieven.

The BEAT Factory verzorgt voor het personeel van Handyman cursussen in een digitale leeromgeving. Eén of enkele werknemers van Handyman hebben in deze digitale leeromgeving slagingsgegevens van één of meer werknemers hebben gewijzigd, door, na het doen van een toets in de digitale leeromgeving van Handyman, in de adresbalk getoonde gegevens te wijzigen alvorens het resultaat van de gemaakte toets wordt getoond. The BEAT Factory ziet dit als een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. De voorzieningenrechter niet.

“4.2. Om te beginnen is voldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van een goedbedoelde en onschuldige actie van de werknemer van Handyman, juist gericht op het behartigen van het belang van The BEAT Factory, die dit zeer wel zó kon begrijpen en er zó ook profijt van had kunnen hebben. Zelfs indien zou worden aangenomen dat enige wettelijke of contractuele bepaling door Handyman zou zijn geschonden, dan nog is niet aannemelijk dat daardoor enige relevante en aan Handyman toerekenbare schade voor The BEAT Factory is ontstaan.

4.3. Het verwijt van The BEAT Factory aan het adres van Handyman komt er in essentie op neer dat één of enkele werknemers van Handyman in de digitale leeromgeving van Handyman slagingsgegevens van één of meer werknemers hebben gewijzigd. Volgens Handyman is dat gebeurd door, na het doen van een toets in de digitale leeromgeving van Handyman, in de adresbalk getoonde gegevens te wijzigen alvorens het resultaat van de gemaakte toets wordt getoond. Van een gebruik van het beeldmerk ‘eBEAT’ of van één van de handelsnamen van The BEAT Factory is daarbij geen sprake. Het gebruik van de naam ‘e-beat’ als extensie in een adreslink naar een webpagina is evenmin aan te merken als gebruik van het beeldmerk ‘eBEAT’, noch als (onrechtmatig) gebruik van de handelsnaam ‘eBEAT’. Bij het onder b gevorderde heeft The BEAT Factory dan ook geen belang. Aangezien Handyman en haar werknemers inmiddels geen toegang meer hebben tot de digitale leeromgeving van Handyman, is de mogelijkheid van herhaling van de verweten gedraging uitgesloten en heeft The BEAT Factory ook geen belang bij haar vordering onder a. De vorderingen onder c tot en met e zijn te beschouwen als nevenvorderingen en komen bij gebrek aan een zelfstandig belang én een deugdelijke onderbouwing van de gestelde en door Handyman betwiste schadebedragen evenmin voor toewijzing in aanmerking.

4.4. Als de in het ongelijk te stellen partij zal The BEAT Factory op de voet van het bepaalde in artikel 1019h Rv worden veroordeeld in de door Handyman in het kader van dit geding in redelijkheid gemaakte kosten. In aansluiting op het verzoek van Handyman wordt daarbij wat betreft de advocaatkosten uitgegaan van het indicatietarief ad eur 6.000,- voor een eenvoudige zaak. De kosten voor de door Handyman ingeschakelde informaticadeskundige worden vastgesteld op eur 4.095,- (21 uur x eur 195,- exclusief verrekenbare BTW). Het door Handyman voor dit geding verschuldigde vastrecht bedraagt eur 254,-.”

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Dordrecht, 24 december 2008, LJN: BG8866, Deckers Outdoor Corporation tegen La Cheapa V.O.F. c.s.
 
Nederlands hoofdstukje in conflict over de rechten op de populaire, van oorsprong Australische, UGG-schapenvachtlaarzen (lees over de internationale achtergronden bijvoorbeeld hier en hier meer.).

Merkenrecht, auteursrecht, slaafse nabootsing. Bodemprocedure na ex parte verleende beschikking. Voldoende belang bodemprocedure. Gedaagden hebben via hun website laarzen aangeboden onder het teken UGG (Australia) en Jumbo Ugg. UGG is bekend merk en geen soortnaam. Auteursrecht laarzen onvoldoende gemotiveerd betwist. Naast merk- en auteursrecht inbreuk ook slaafse nabootsing en misleiding (misleidende reclame) aangenomen. Geen beroep op ontbreken kwade trouw (winstafdracht). 1019h proceskostenveroordeling: partijen dienen zich nog nader uit te laten n.a.v. IE indicatietarieven.

Voldoende belang:  “4.2.  La Cheapa voert aan dat er geen grond is voor deze bodemprocedure, omdat zij zich heeft gehouden aan de in september 2007 opgelegde bevelen. Dit verweer, dat wordt opgevat als een beroep op het ontbreken van voldoende belang (artikel 3:303 BW), slaagt niet. Ook als La Cheapa zich aan de opgelegde bevelen houdt geldt immers dat de bevelen bloot staan aan het verliezen van gelding als de bodemprocedure niet was gestart (artikel 1019i Rv). In dit verband is mede van belang dat La Cheapa de inbreuk niet erkent en, in tegendeel, verweer voert.

4.3.  Bovendien heeft La Cheapa het gebruik van Jumbo Ugg na september 2007 hervat. Partijen zijn het er weliswaar over eens dat dit niet onder de opgelegde bevelen viel, maar Deckers stelt zich op het standpunt dat dit wel merkinbreuk oplevert. Ook daartegen verweert La Cheapa zich.”

Geldigheid merken/bekendheid:  “4.4.  La Cheapa voert aan dat UGG en het woord Uggs geen merknamen zijn. Volgens haar zijn dat sinds 1933 de aanduiding voor een soort laarzen. Daarom zou het merk UGG geen bescherming als merk mogen hebben. De rechtbank vat dit verweer op als een beroep op nietigheid van de merken op de grond dat deze ten tijde van de depots een soortnaam zijn (artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE).

4.5.  Dit verweer kan ten aanzien van het merk UGG AUSTRALIA niet slagen, omdat dit een gecombineerd woord- en beeldmerk betreft en het verweer van La Cheapa alleen het woord UGG betreft.

4.6.  Ten aanzien van het merk UGG word het verweer ook verworpen. La Cheapa motiveert dit verweer alleen maar met de opmerking dat Australische bedrijven, zoals Jumbo Ugg, van mening zijn dat het woord UGG een soortnaam is. Op basis van de mening van één of meer bedrijven in Australië kan echter niet als feit worden vastgesteld dat sprake is van een soortnaam in de Benelux.

4.7. Bovendien heeft La Cheapa tijdens de comparitie erkend dat UGG in de Benelux juist een bekend merk is. [gedaagde 3] deelde toen voorts mee dat zij denkt dat bezoekers van de website bij de mededeling “100% authentic UGG Australia” hebben gedacht dat dit de laarzen waren van het bekende merk UGG, en dat zij niet alleen maar hebben gedacht aan ‘een’ sheepskin laars. Dit alles ondergraaft de stelling dat UGG een soortnaam is. In deze procedure wordt daarom van de geldigheid van de merken uit gegaan.

4.8.  De rechtbank heeft voorts geen reden om te betwijfelen dat het om in de Benelux bekende merken gaat. De rechtbank gaat daar dus, met partijen, vanuit.“

Merkinbreuk:  4.11.  De tekens UGG en UGG Australia van La Cheapa beelden zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van de merken van Deckers af, en zijn dus identiek aan die merken. La Cheapa heeft die tekens gebruikt door op haar website de namaak-UGGs aan te bieden, doordat de tekens waren aangebracht op de door haar verkochte laarzen – zoals ter zitting is gebleken -, op de verpakking en in reclame materialen (op haar website en op het informatieboekje). Dit alles vormt gebruik voor dezelfde waren als de waren waarvoor Deckers de merken heeft ingeschreven.

4.12.  La Cheapa heeft zich zodoende dan ook schuldig gemaakt aan merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. “

Auteursrecht: “4.13.  Zoals hiervoor is overwogen erkent La Cheapa dat door haar verkochte namaak-UGGs vrijwel één op één kopieën waren van de modellen van Deckers. Zij betwist voorts niet dat de totaalindruk van haar verpakking, zonnetje, afbeeldingen en boekje overeenstemt met die van Deckers en zij betwist evenmin dat de tekst op haar website was overgenomen (in vertaling) van delen van de tekst op de website van Deckers. Daarmee is de verveelvoudiging gegeven.

4.14.  La Cheapa voert echter aan dat de laarzen van Deckers, de afbeeldingen en teksten op de Deckers website onvoldoende originaliteit bezitten. De rechtbank overweegt als volgt naar aanleiding van dit niet nader toegelichte en niet met stukken onderbouwde verweer.

Auteursrecht afbeeldingen: 4.16. Deckers heeft niet geconcretiseerd om welke afbeeldingen het haar gaat, maar voor zover de rechtbank begrijpt gaat het haar om foto’s waarop laarzen staan op een witte ondergrond (bijv. de door La Cheapa overgenomen afbeelding in r.o. 2.9). Zonder nadere toelichting, die Deckers niet heeft gegeven, valt niet in te zien dat/waarom deze banaal ogende foto’s het persoonlijk stempel van de maker dragen. Daarom treft het verweer van La Cheapa in zover doel.

Auteursrecht laarzen: 4.18.  La Cheapa heeft niet aangevoerd dat de vorm van de laarzen van Deckers is ontleend aan andere laarzen. De eigen waarneming van de door Deckers (via foto’s en ter zitting) getoonde modellen en haar toelichting leidt de rechtbank niet tot de conclusie dat achter die laarzen geen enkele creatieve arbeid valt aan te wijzen. La Cheapa kon daarom niet volstaan met de loutere opmerking dat de laarzen onvoldoende origineel zijn. Zij had dat verweer handen en voeten moeten geven. Nu zij dat heeft nagelaten heeft zij de stelling van Deckers onvoldoende gemotiveerd betwist en moet er in deze procedure van worden uit gegaan dat de laarzen werken zijn in de zin van de Auteurswet.

Auteursrecht tekst: 4.19. De tekstdelen die door La Cheapa zijn overgenomen (overname in r.o. 2.10) getuigen naar het oordeel van de rechtbank in voldoende mate van het persoonlijk stempel van de maker. La Cheapa heeft niet aangevoerd dat deze tekstdelen zijn ontleend aan de tekst van een ander. Daarom wordt haar verweer ook ten aanzien van de tekst verworpen.

(…) 4.22.  La Cheapa heeft dus inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Deckers door verveelvoudigingen van de laarzen, verpakking, zonnetje, boekje en tekst openbaar te maken.

Slaafse nabootsing:  4.23.  Het ligt voor de hand dat het aanbieden van de slaafse nabootsingen van de laarzen en verpakking verwarringsgevaar in het leven heeft geroepen. La Cheapa betwist dat ook niet. Evenmin betwist zij dat zij, waar het de vormgeving betreft, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar aangeboden producten net zo goed een andere weg had kunnen inslaan. Haar handelwijze vormde daarom tevens een daad van ongeoorloofde mededinging.

Misleiding: 4.24.  De mededelingen op de website van La Cheapa “100% authentic Ugg Australian boots!!!” en “UGG Australia staat garant voor Luxury Comfort. UGG logo op de hiel” wekken, zoals La Cheapa tijdens de comparitie heeft erkend, de indruk dat het om originele merklaarzen van Deckers ging. La Cheapa betwist niet dat tevens de indruk is gewekt dat zij een officiële dealer van Deckers was. Zij heeft zich dan ook schuldig gemaakt aan misleiding.

Merk Jumbo Uggs:   4.27.  La Cheapa verweert zich met de stelling dat Jumbo Ugg een afzonderlijk merk is, dat geen verwantschap heeft met UGG en dat Deckers geen recht heeft op Jumbo Uggs. Kennelijk bedoelt zij dat Jumbo Ugg niet overeenstemt met UGG en/of UGG Australia en dat Deckers daarom haar merken niet tegen gebruik van dit teken kan inroepen. Dat verweer wordt verworpen.

Van overeenstemming als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE is sprake als merk en teken zo overeenstemmen dat het publiek een samenhang tussen merk en teken ziet, en wel zodanig dat door het gebruik van Jumbo Ugg ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk UGG. Gezien de exacte soortgelijkheid van de waren (namelijk: laarzen), het feit dat het volledige woordmerk Ugg onderdeel uitmaakt van het teken, en de niet betwiste stelling van Deckers dat haar merk UGG zeer grote populariteit heeft in de Benelux, valt redelijkerwijs te verwachten dat het hier bedoelde verband wordt gelegd.

4.28.  Nu La Cheapa geen geldige reden voor dit gebruik heeft aangevoerd, luidt de conclusie dat zij inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Deckers.

Teken Uggs:  “4.29.  Ook het gebruik van het teken Uggs in de zin “… een familiebedrijf dat sinds 1989 Uggs maakt” levert merkinbreuk op. La Cheapa heeft hier geen verweer tegen gevoerd, anders dan het reeds verworpen verweer dat Ugg een soortnaam zou zijn. Nu sprake is van gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren (namelijk ter promotie van haar laarzen) doet zich inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

4.30.  Save the UGG: In de tekst “Save the UGG” en “Save the UGG. Join the fight to save an aussie icon – the ugg boot” is sprake van gebruik van het merk. Deckers stelt niet dat het hier gaat om gebruik voor waren of diensten. Het merkenrechtelijk toetsingskader wordt daarom gevormd door artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Op basis van die bepaling kan Deckers zich tegen dit gebruik, zonder geldige reden, verzetten als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar merk.

4.31. Deckers stelt weliswaar dat dit gebruik schadelijk voor haar is omdat ten onrechte wordt gesuggereerd dat haar merk niet geldig is. Dat staat echter niet in de hiervoor weergegeven teksten. Deckers heeft geen documentatie van de site waar naar kon worden doorgelinkt overgelegd. Daarom kan de inhoud van die site niet in de beoordeling worden betrokken. Deckers stelt alleen dat op die site ten onrechte wordt gesuggereerd dat haar merk niet geldig is, terwijl La Cheapa aanvoert dat daarop staat dat het merk UGG in Australië geen bescherming geniet. Deckers heeft de juistheid van deze laatste mededeling niet weersproken. De rechtbank kan daarom niet vaststellen dat sprake is van merkinbreuk 2.20 lid 1 sub d BVIE, of dat wordt doorgelinkt naar een website waarop onjuiste mededelingen over Dekcers zijn geplaatst.

4.32.  Deckers heeft dan ook onvoldoende gesteld om merkinbreuk of onrechtmatig handelen vast te kunnen stellen.”

Winstafdracht: “4.34.  Het verweer dat de inbreuk niet te kwader trouw is gepleegd wordt verworpen. La Cheapa handelde bedrijfsmatig. Zij bood haar producten immers op commerciële basis aan, aan een omvangrijk (internet) publiek. Daarom wordt zij geacht bekend te zijn geweest met de inhoud van het merkenregister. Dat zij Deckers als bron van de originele merklaarzen kende vloeit voort uit het vaststaande feit dat zij contact heeft gezocht met Deckers en haar distributeurs, en hen heeft verzocht om laarzen in te kopen. Die verzoeken zijn niet gehonoreerd en zij kocht elders in. Mede gezien de bekendheid van het merk mocht toen – ook van een opstartend bedrijf als La Cheapa– verwacht worden dat zij serieus onderzoek deed naar die alternatieve leveranciers. Dat zij dat heeft gedaan staat niet vast. La Cheapa voert weliswaar aan dat zij aan hen heeft gevraagd of de producten originele merkproducten waren, maar zij heeft dit op geen enkele wijze onderbouwd en niets aangevoerd dat op een serieus te nemen onderzoek duidt.

Schade: 4.36.  Ook de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat (petitum 9) kan worden toegewezen, nu de inbreuken toerekenbaar zijn aan La Cheapa. Het verweer dat de geringe verkopen van La Cheapa geen merkbare invloed gehad kunnen hebben op de verkopen van Deckers kan niet tot afwijzing leiden. Voor toewijzing van deze vordering is immers slechts vereist dat aannemelijk is dat Deckers mogelijk schade heeft geleden. Dat Deckers mogelijk schade heeft geleden, is aannemelijk.

4.37.  De vordering wordt afgewezen waar het de “nog te lijden schade” betreft. Deckers heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij, ondanks het feit dat La Cheapa is gestopt, nog schade zal lijden.”

Lees het vonnis hier (helaas geen afbeeldingen).
 

HvJ EG, 22 december 2008, zaak C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd tegen Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)).

Merkenrecht. Parallelimport. Ompakken. Wezenlijke wijziging van verschijningsvorm van verpakking. Verplichting tot voorafgaande kennisgeving. 

Parallelimporteur pakt farmaceutisch product om in verpakking met nieuw ontwerp, om te voorkomen dat de merkhouder de markt kan afschermen door het identieke product in alle lidstaten in een andere verpakking op de markt te brengen en zo, aan de hand van die verpakking, kan zien van welke distributeur in welke lidstaat het parallel verhandelde product afkomstig is. Moet nu het bewijs dat het gebruik van het merkrecht tot kunstmatige marktafscherming zal bijdragen, niet enkel voor het ompakken als zodanig, maar ook voor het ontwerp van de nieuwe verpakking moet worden geleverd? En zo nee: Moet het ontwerp van de nieuwe verpakking worden getoetst aan het beginsel van het minst ingrijpende middel of (enkel) aan de vraag of hierdoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad? De tweede vraag betreft de informatieplicht van de parallelimporteur.

Het Hof oordeelt dat het ontwerp van de verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Daarnaast dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen.

R.o. 27 e.v.: “Aangezien het ontwerp van de nieuwe verpakking van het product niet wordt getoetst aan de voorwaarde dat het noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, kan het zeker niet worden getoetst aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht. Het zou immers incoherent zijn te stellen dat niet dient te worden nagegaan of het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de nieuwe verpakking van het betrokken product noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, en tegelijkertijd te eisen dat dit ontwerp voldoet aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

De bescherming van de merkhouder met betrekking tot het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de verpakking van het farmaceutische product wordt in beginsel gewaarborgd door de naleving van de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Bijgevolg dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

(…) In het kader van een bij een nationale rechterlijke instantie aanhangig geding tussen de merkhouder en een parallelimporteur die in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product verhandelt in een nieuwe verpakking, is het aan deze parallelimporteur om onder meer aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarde dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zou bijdragen. Dit is met name het geval wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer.

Gelet op het voorgaande en het feit dat de goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen, dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat indien blijkt dat de verstrekte informatie door de merkhouder wordt gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen kunnen vinden in het kader van de mededingingsregels van het EG-Verdrag. De parallelimporteur dient de merkhouder de informatie  te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.”

“Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

2) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem , 22 december 2008, LJN: BG8038, gevoegde zaken: Gemeente Haarlemmermeer tegen Gedaagde  en Gemeente Haarlemmermeer tegen Baan Kleef Aan B.V (voor ie-rechters: vonnis op rechtspraak.nl mèt plaatje).

Kort dubbelvonnis. Handelsnaamrecht. Vordering uit vaststellingsovereenkomst van de gemeente tot overdracht domeinnaam, staken van het gebruik van handelsnaam, en doorhaling van het bij het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom geregistreerde merk.
 
De gemeente heeft in 2005, tezamen met verschillende partijen, een werkgelegenheidsconcept ontwikkeld onder de naam Baan Kleef Aan. In 2007 heeft zij geconstateerd dat het logo, het concept en de naam van Baan Kleef Aan werd gebruikt door gedaagde BKA. Later is het de gemeente gebleken dat BKA het logo als beeldmerk heeft laten registreren bij het BBIE en dat op naam van de (indirect) bestuurder van BKA, de domeinnaam www.baankleefaan.nl is geregistreerd. De gemeente heeft hiertegen bezwaar gemaakt en partijen zijn vervolgens in een minnelijke regeling o.a. overeengekomen dat BKA het gebruik van de naam Baan Kleef Aan per uiterlijk 1 oktober 2008 staken en voor altijd gestaakt zou houden, de merkregistratie zou worden doorgehaald en domeinnaam overgedragen. In het onderhavige kort geding vordert de gemeente nakoming van de overeenkomst.

Inmiddels is de domeinnaam overgedragen. De overige vorderingen, staking en doorhaling, worden toegewezen door de voorzieningenrechter, nu BKA haar stelling dat zij de naam Baan Kleef Aan inmiddels niet meer gebruikt, en haar naam heeft gewijzigd in BKA Project en de merkregistratie heeft doorgehaald op geen enkele wijze heeft onderbouwd en heeft erkend dat op de website www.baankleefaan.nl haar bedrijfsomschrijving en de naam en het logo Baan Kleef Aan nog steeds zichtbaar zijn. 1019h proceskosten twee zaken: nihil en €5.954,00. De voorzieningenrechter wijst de vordering om BKA te veroordelen in de nakosten af, nu in artikel 237 lid 4 Rv voor het verhaal van deze kosten een bijzondere procedure is voorgeschreven.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 23 december 2008, KG ZA 08-2328 WT/MV, Stichting IZZ & IZZ Zorgverzekeraar N.V. tegen Agis Zorgverzekeringen N.V. c.s. (met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Onrechtmatige daad / slaafse nabootsing. Slagzinnen. Titels. Gebruik ‘ZorgvoorZorg’ door gedaagde zorgverzekeraar Agis maakt geen inbreuk op het merk ´IZZ Zorg voor de Zorg´ van eiser IZZ, maar is wel onrechtmatig.

“Aangezien ZorgvoorZorg door Agis als titel van een ‘concept’ wordt gebruikt, en dus niet louter beschrijvend (hetgeen ook blijkt uit het gebruik van de hoofdletters en de afwezigheid van spaties) en aangezien ZorgvoorZorg vrijwel identiek is aan het onderscheidingsteken c.q de slagzin Zorg voor de Zorg van IZZ, wordt geoordeeld dat Agis hiermee onvoldoende afstand neemt van haar concurrent IZZ. Zij profiteert hiermee overmatig van de inspanningen die EZZ zich heeft getroost om het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg bekendheid te geven, hetgeen onrechtmatig wordt geacht.”

Geen 1019h proceskostenveroordeling “aangezien de vorderingen niet op basis van het merkenrecht van IZZ worden toegewezen.”

Merkenrecht: “4.2. Bij beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar dient het merk zoals het is ingeschreven (IZZ Zorg voor de Zorg) te worden vergeleken met het teken (ZorgvoorZorg) zoals het wordt gebruikt. Agis gebruikt het teken met name in haar domeinnaam www.agiszorgvoorzorg.nl en in de aanduiding van haar producten “ZorgvoorZorg-verzekering”, “Compact ZorgvoorZorg” en “Comfort ZorgvoorZorg”. Bij de vergelijking moeten merk en teken in beginsel in hun geheel worden bezien. Beslissend is de totaalindruk van de gemiddelde consument die de betrokken waren of diensten afneemt. Het is niet de bedoeling een merk of teken in delen op te splitsen, eruit te halen wat niet van pas komt en de rest te vergelijken. Dit betekent dat het bestanddeel IZZ van het merk IZZ Zorg voor de Zorg bij de vergelijking uitdrukkelijk dient te worden meegewogen. Bovendien kan worden gezegd dat het bestanddeel IZZ binnen het merk meer onderscheidend vermogen heeft dan het meer beschrijvende bestanddeel Zorg voor de Zorg. Voorshands is, uitgaande van het merk zoals het is gedeponeerd en gezien het “dominante” bestanddeel RZZ, geen sprake van verwarringsgevaar. Hierbij is van belang dat de gemiddelde consument aan wie het product zorgverzekering voor werknemers in de zorg wordt aangeboden beter geïnformeerd zal zijn dan de gemiddelde consument op de markt van zorgverzekeringen. Zowel IZZ als Agis brengen immers hun producten aan de man als collectieve verzekeringen via de werkgevers in de zorg. Een werkgever die zijn werknemers attendeert op de mogelijkheid van een collectieve zorgverzekering, zal hierbij altijd uitdrukkelijk vermelden.”

Onrechtmatige daad: “4.5. Tot slot heeft IZZ de bescherming ingeroepen van artikel 6:162 BW. In dit kader heeft zij aangevoerd dat Agis met het gebruik van de domeinnaam www.agiszorgvoorzorg.nl en gebruik van het teken ZorgvoorZorg ter aanduiding van haar producten ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en goodwill die IZZ rond het onderscheidingsteken (IZZ) Zorg voor de Zorg heeft opgebouwd. Vaststaat dat IZZ van oudsher actief was op de markt die bestaat uit personen werkzaam in de zorgsector. Het staat Agis uiteraard vrij diezelfde markt te benaderen. Zij heeft er -blijkens haar toelichting ter zitting- onlangs voor gekozen in het kader van haar doelgroepenbeleid een nieuw ‘concept’ in de markt te zetten dat zich richt op de zorgsector met een aansprekende en logisch herkenbare titel (ZorgvoorZorg) waarin de doelgroep zich zal herkennen. Het ligt, aldus Agis, in de bedoeling dit concept de komende jaren uit te breiden.

Aangezien ZorgvoorZorg door Agis als titel van een ‘concept’ wordt gebruikt, en dus niet louter beschrijvend (hetgeen ook blijkt uit het gebruik van de hoofdletters en de afwezigheid van spaties) en aangezien ZorgvoorZorg vrijwel identiek is aan het onderscheidingsteken c.q de slagzin Zorg voor de Zorg van IZZ, wordt geoordeeld dat Agis hiermee onvoldoende afstand neemt van haar concurrent IZZ. Zij profiteert hiermee overmatig van de inspanningen die EZZ zich heeft getroost om het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg bekendheid te geven, hetgeen onrechtmatig wordt geacht. Van belang hierbij is dat partijen een identiek product aanbieden (collectieve zorgverzekeringen), aan een identieke doelgroep (personen die werkzaam zijn in de zorg) op een identieke wijze (namelijk via de werkgevers in de zorg). De onderscheidende en wervende kracht van het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg zal door gebruik van het teken ZorgvoorZorg verminderen. De subsidiaire vorderingen die zijn gegrond op artikel 6:162 13W zijn daarom in beginsel toewijsbaar als na te melden.”

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 18 december 2008, conclusie A-G Mazák in zaak C-343/07, Bavaria NV & Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV.  (verzoek van de Corte d’appello di Torino (Italië) om een prejudiciële beslissing).

Kunnen het oudere Nederlandse biermerk ‘Bavaria’ en de geografische aanduiding ‚Bayerisches Bier’ vreedzaam naast elkaar co-existeren?  De Advocaat Generaal concludeert dat dat inderdaad kan: “Enkel in deze omstandigheden, dat wil zeggen indien het oudere merk niet te goeder trouw is ingeschreven (om dit uit te maken moet volgens het arrest Gorgonzola in wezen worden nagegaan of het verzoek tot inschrijving van het betrokken merk is ingediend in overeenstemming met de destijds geldende nationale en internationale voorschriften) of indien dit merk, ook al is het te goeder trouw ingeschreven, nietig of vervallen kan worden verklaard op de in de relevante bepalingen van de merkenrichtlijn genoemde specifieke gronden, zou de bescherming van de geregistreerde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding primeren op het reeds bestaande merk.”

“162. Gezien het bovenstaande geef ik het Hof in overweging om de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

(1) Het onderzoek van de prejudiciële vraag heeft geen elementen aan het licht gebracht die afbreuk zouden kunnen doen aan de geldigheid van verordening (EG) nr. 1347/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van de bijlage bij verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad of van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, waarop deze verordening is gebaseerd.

(2) Verordening nr. 1347/2001, gelezen in samenhang met verordening nr. 2081/92, dient aldus te worden uitgelegd dat de registratie van „Bayerisches Bier” als een beschermde geografische aanduiding geen afbreuk doet aan de geldigheid of de bruikbaarheid van reeds bestaande merken van derden die het woord „Bavaria” bevatten, mits althans is voldaan aan de in artikel 14, lid 2, van verordening nr. 2081/92 gestelde voorwaarden dat deze merken te goeder trouw zijn ingeschreven en niet nietig of vervallen kunnen worden verklaard op grond van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wat door de nationale rechter moet worden beoordeeld.”

Lees de conclusie hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 18 december 2008,  LJN: BG7771, Dari financial services B.V. tegen  Match@work b.v. c.s.

Merkenrecht. Gedaagde maakt gebruik van darigroep-domeinnamen (darigroep.nl, .com, .eu et cetera) inbreuk op woordmerk DARI van eiser. Geen afstand van recht / rechtsverwerking door afsluiten email met “A bun Henk a tan so” (helaas geen vertaling in vonnis). Van overeenstemming ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is volgens de Rechtbank Rotterdam sprake “indien de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Gebruiksverbod en reroute-verbod doeminnamen gedaagde.  Compensatie proceskosten.

4.8.  Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter worden de darigroep-domeinnamen in het economische verkeer gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als merkhouder van het merk "dari" aanbiedt en waarvoor dat merk onder andere is gedeponeerd. Gedaagden sub 2 en 3 houden zich immers, gelet op de informatie die zij op hun websites verstrekken en de bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het Handelsregister, onder andere bezig met zakelijke administratie en het leveren van diensten op het gebied van detachering, werving en selectie, en interimmanagement van finance professionals. Deze financiële diensten worden, gelet op de door Dari in het geding gebrachte stukken, ook door Dari verleend. Voorts is het merk "dari", gelet op het door Dari als productie 1 overgelegde afschrift Benelux merkenregister, onder andere gedeponeerd voor financiële dienstverlening.

4.9.  Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is verder vereist dat het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Daarvan is sprake indien – mede gelet op de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is ook aan dit vereiste voldaan. Met Dari is de voorzieningenrechter van oordeel dat het woord "groep" uit de darigroep-domeinnamen een algemeen woord is zodat het woord "dari" het meest kenmerkende element uit de domeinnamen vormt en onderscheidend is. Aangezien het merk "DARI" onderscheidend is en zowel auditief als visueel overeenstemt met het teken "dari" uit de dari-groep-domeinnamen en de darigroep-domeinnamen worden gebruikt voor soortgelijke diensten als de diensten die Dari als houder van het merk "DARI" aanbiedt, is aannemelijk dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk "DARI". Het publiek kan immers denken met Dari te maken te hebben wanneer het op een darigroep-website komt waar diensten worden aangeboden soortgelijk aan die van Dari”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 december, KG ZA 08-2214 WT/MW, Vandenberg Drukwerken B.V. tegen NL Unlimited B.V. (met dank aan Marc de Boer, Boekx)

Merkhouder van woordmerk MIJN verzet zich tegen gebruik van teken mijnnl.nl door stadsmagazine-uitgever NL Unlinited. Geen inbreuk. Mijn wordt door gedaagde niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt en is als een bezittelijk voornaamwoord niet te monopoliseren.

Bovendien, met het oog op eventueel ander gebruik van het teken dat wel plaatsvindt ter onderscheiding van waren en diensten,  beschikte gedaagde inmiddels over een ouder merk (na aanvang van het geschil (Benelux-oppositie) overgenomen van een derde partij).  In kort geding is onvoldoende mogelijkheid te onderzoeken of het oudere merk is vervallen door niet gebruik gedurende vijf voorafgaande jaren en evenmin kan bij voorlopige voorziening vooruit worden gelopen op verval van het merk.Vorderingen afgewezen. Ook de vordering gebaseerd op 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt ook afgewezen, nu daartoe onvoldoende is gesteld. Niet betwiste proceskosten ter hoogte van € 9.924,98. 

“De vorderingen van Vandenberg zijn (zie punt 36 van haar pleitnota) gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b en d van het BVIE. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b kan het gebruik van het teken – kort gezegd – worden verboden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. NL Unlimited gebruikt het teken MIJN in de domeinnaam www.mijnnl.nl niet ter onderscheiding van waren of diensten, laat staan data zij het teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. NL Unlimited gebruikt het woord mijn in haar domeinnaam als bezittelijk voornaamwoord. Zij heeft terecht aangevoerd dat Vandenberg het woord mijn niet met een beroep op haar merkinschrijving kan monopoliseren. NL Unlimited gebruikt het woord op dezelfde wijze als in www.mijnpostbank.nl en www.mijningbank.nl en dit kan haar niet worden verboden. Voor zover de vordering van Vandenberg zich richt tegen ander gebruik door NL Unlimited van het teken MIJN, met name in het onder punt 2.2 opgenomen logo, en ervan uitgaande dat dit ander gebruik wel plaatsvindt ter onderscheiding van (dezelfde of soortgelijke) waren of diensten, dan geldt voorshands dat NL Unlimited zich kan beroepen op een ouder merkrecht. Vandenberg heeft over dit ouder merkrecht gesteld dat het door niet-gebruik is vervallen of vervalrijp is, maar dat kan in dit geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten, niet worden vastgesteld. Op een eventueel verval van het merk kan thans evenmin – bij wijze van voorlopige voorziening – worden vooruitgelopen.”

Lees het vonnis hier.