Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 december, KG ZA 08-2214 WT/MW, Vandenberg Drukwerken B.V. tegen NL Unlimited B.V. (met dank aan Marc de Boer, Boekx)

Merkhouder van woordmerk MIJN verzet zich tegen gebruik van teken mijnnl.nl door stadsmagazine-uitgever NL Unlinited. Geen inbreuk. Mijn wordt door gedaagde niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt en is als een bezittelijk voornaamwoord niet te monopoliseren.

Bovendien, met het oog op eventueel ander gebruik van het teken dat wel plaatsvindt ter onderscheiding van waren en diensten,  beschikte gedaagde inmiddels over een ouder merk (na aanvang van het geschil (Benelux-oppositie) overgenomen van een derde partij).  In kort geding is onvoldoende mogelijkheid te onderzoeken of het oudere merk is vervallen door niet gebruik gedurende vijf voorafgaande jaren en evenmin kan bij voorlopige voorziening vooruit worden gelopen op verval van het merk.Vorderingen afgewezen. Ook de vordering gebaseerd op 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt ook afgewezen, nu daartoe onvoldoende is gesteld. Niet betwiste proceskosten ter hoogte van € 9.924,98. 

“De vorderingen van Vandenberg zijn (zie punt 36 van haar pleitnota) gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b en d van het BVIE. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b kan het gebruik van het teken – kort gezegd – worden verboden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. NL Unlimited gebruikt het teken MIJN in de domeinnaam www.mijnnl.nl niet ter onderscheiding van waren of diensten, laat staan data zij het teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. NL Unlimited gebruikt het woord mijn in haar domeinnaam als bezittelijk voornaamwoord. Zij heeft terecht aangevoerd dat Vandenberg het woord mijn niet met een beroep op haar merkinschrijving kan monopoliseren. NL Unlimited gebruikt het woord op dezelfde wijze als in www.mijnpostbank.nl en www.mijningbank.nl en dit kan haar niet worden verboden. Voor zover de vordering van Vandenberg zich richt tegen ander gebruik door NL Unlimited van het teken MIJN, met name in het onder punt 2.2 opgenomen logo, en ervan uitgaande dat dit ander gebruik wel plaatsvindt ter onderscheiding van (dezelfde of soortgelijke) waren of diensten, dan geldt voorshands dat NL Unlimited zich kan beroepen op een ouder merkrecht. Vandenberg heeft over dit ouder merkrecht gesteld dat het door niet-gebruik is vervallen of vervalrijp is, maar dat kan in dit geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten, niet worden vastgesteld. Op een eventueel verval van het merk kan thans evenmin – bij wijze van voorlopige voorziening – worden vooruitgelopen.”

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 18 December 2008, zaak C-16/06 P, Les Éditions Albert René Sàrl tegen Orange A/S

Obelix tegen Mobilix. Ook even kort: Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositie op grond van ouder Gemeenschap- en nationaal woordmerk OBELIX (de naam het bekende stripfiguur)tegen aanvraag woordmerk MOBILIX. Oppositie afgewezen.

“95. Fourthly, it must be stated that the appellant is relying on a misinterpretation of the judgment under appeal, in claiming that the Court of First Instance’s reasoning in paragraph 79 of the judgment under appeal infringes the principle of trade mark law that the more well known an earlier mark or the greater its distinctiveness, the greater the likelihood of confusion.

96. In fact, in paragraph 79 of the judgment under appeal the Court of First Instance merely stated, in a factual assessment, which it is not for the Court to review, that the ‘OBELIX’ sign conveys a reference to a famous character from a comic strip and, as a result, is conceptually different from the ‘MOBILIX’ sign; it did not thus rule on the well known nature of the OBELIX trade mark.

97. Inasmuch as, fifthly, the appellant calls into question the Court of First Instance’s application of the ‘counteraction’ theory, it must be observed that that court examined all the evidence which, in accordance with settled case-law, must be taken into consideration in order to carry out a global assessment of the likelihood of confusion.

98. Case-law shows that the global assessment of the likelihood of confusion implies that conceptual differences between two signs may counteract aural and visual similarities between them, provided that at least one of those signs has, from the point of view of the relevant public, a clear and specific meaning, so that the public is capable of grasping it immediately (see, to that effect, Case C-361/04 P Ruiz-Picasso and Others v OHIM [2006] ECR I-643, paragraph 20, and Case C-206/04 P Mühlens v OHIM [2006] ECR I-2717, paragraph 35 et seq.).

99. Therefore, the Court of First Instance cannot be criticised for having applied the ‘counteraction’ theory in paragraph 81 of the judgment.

100. Finally, sixthly, as regards the appellant’s argument derived from the fact that it is the proprietor of a family of marks characterised by the ‘-ix’ suffix, the Court notes that, although the appellant has invoked a number of earlier marks which, it submits, are part of that family, it based its opposition solely on the earlier mark OBELIX.

101. However, it is where an opposition is based on the existence of several marks with shared characteristics enabling them to be regarded as part of the same ‘family’ or ‘series’ of trade marks that account should be taken, in the assessment of the likelihood of confusion, of the fact that, in the case of a ‘family’ or ‘series’ of trade marks, a likelihood of confusion results from the fact that the consumer may be mistaken as to the provenance or origin of goods or services covered by the trade mark applied for and considers erroneously that the latter trade mark is part of that family or series of marks (see, to that effect, Ponte Finanziaria v OHIM and F.M.G Textiles (formerly Marine Enterprise Projects), paragraphs 62 and 63).

102/ Consequently, in the light of the foregoing, the second part of the second ground of appeal must be rejected as in part inadmissible and in part unfounded.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank Groningen 17 december 2007, KG ZA 08-385. R.D.M. Management Beheer B.V. tegen Bloem Beheer B.V. c.s. (met dank aan Rogier de Vrey en Alexander Alff, CMS Derks Star Busmann)

Merkenrecht. Geen inbreuk. Bestanddelen 'Trim' en 'Slim' beschrijvend voor afslankproducten.

Partijen bewegen zich op de markt voor afslankproducten. RDM heeft verschillende beeldmerken geregistreerd en door middel van een spoed de woordmerken 'Trimgel Slim 3-D' en 'Trimcaps' geregistreerd. RDM vordert onder meer om gedaagde te verbieden om onder de namen Slimcaps en Slimgel producten op de markt te brengen en om een recall.

De voorzieningenrechter oordeelt dat zowel de afzonderlijke elementen als de geheelindruk van de in het geding zijnde beeldmerken zodanig verschillend zijn dat het beroep op artikel 2.20 lid 1 BVIE niet kan worden gehonoreerd.

Voorts oordeelt de voorzieningenrechter dat voldoende aannemelijk is geworden dat de bestanddelen 'Trim' en 'Slim' afzonderlijk alsook in diverse combinaties veelvuldig worden gebruikt om afslankmiddelen aan te duiden, zodat het onderscheidend vermogen daarvan zo gering is dat aan artikel 2.20 BVIE voorshands geoordeeld geen bescherming kan worden ontleend.

De gevraagde voorzieningen worden afgewezen en eiser wordt veroordeeld in de proceskosten ter hoogte van EUR 6.000,-.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 december 2008, KG ZA 08-1422, Doxis B.V. tegen Nederpelt Software B.V. c.s.

Merkenrecht. Eenvoudig kort geding . Gedaagden maken door het gebruik van het teken c.q. logo Doxy en door het gebruik van de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl, inbreuk maken op het oudere woordmerk Doxis van eiser.  Beide partijen houden zich, kort gezegd, bezig met het verbeteren van bedrijfsprocessen  door efficiënt documentenbeheer. Geen  oppositie instellen betekent niet dat een merkhouder niet langer in kort geding haar merkrechten zou kunnen handhaven en volledige proceskosten kan vorderen.

“4.4. Het vorenstaande in aanmerking genomen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en diensten waardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Daartoe is het volgende redengevend.

4.5. De eerste drie letters van het merk DOXIS en het teken Doxy zijn in visueel en auditief opzicht gelijk (…) De verschillen (…) zijn ten opzichte van de overeenkomsten van zodanig ondergeschikte betekenis, dat deze de totaalindruk van visuele en auditieve overeenstemming niet kunnen wegnemen. Evenmin wordt aan die totaalindruk afbreuk gedaan door de omstandigheid dat bij het teken Doxy de letter D groter is uitgevoerd dan de andere letters. Anders dan gedaagden stellen is de beschermingsomvang van het merk DOXIS, dat als woordmerk is gedeponeerd, niet beperkt tot een schrijfwijze met hoofdletters.

4.6. Hoewel beide partijen stellen (en over weer niet betwisten) dat het door hen gebruikte merk respectievelijk teken een fantasienaam is, acht de voorzieningenrechter de mogelijkheid reëel aanwezig, dat het in aanmerking komend publiek zowel bij het merk als bij het teken, in aanmerking genomen de aard van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de aard van de waren waarvoor het teken wordt gebruikt, een verband zal leggen met de in de Engelse taal gebruikelijke en ook in Nederland algemeen bekende afkorting ‘docs’ voor ‘documents’. Beide partijen hebben ter zitting medegedeeld dat sommige van hun klanten dat verband ook daadwerkelijk hebben gelegd. De voorzieningenrechter is derhalve voorshands van oordeel dat in die zin ook begripsmatige overeenstemming kan worden aangenomen.

4.7. Een en ander geldt evenzeer voor het door Nederpelt gebruikte logo. Het teken Doxy is daarin een dominant bestanddeel dat de totaalindruk bepaalt. Aldus moet ook het Doxy logo, om de redenen zoals hiervoor in r.o. 4.5 uiteengezet, worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk DOXIS. Het in veel kleinere letters uitgevoerde onderschrift ‘digitaliseert uw documentenstroom’ is een beschrijving van de functionaliteit van het softwarepakket en heeft als zodanig weinig tot geen onderscheidend vermogen. Daarenboven zal de aangeboden waar in de praktijk slechts worden aangeduid met het teken Doxy, zoals ook blijkt uit de website van Nederpelt. Een en ander geldt op gelijke wijze voor de afgebeelde vrouwspersoon. Zoals Nederpelt ter zitting heeft uiteengezet is deze vrouwspersoon, genaamd Doxy, de personificatie van het softwarepakket, waarbij de vrouwspersoon ‘efficiëntie en zin om te werken uitstraalt’. Als dit al door het publiek zou worden onderkend, dan heeft deze afbeelding eveneens in hoge mate een beschrijvend karakter, waaraan geen tot weinig onderscheidende kracht toekomt. De overige (kleur)elementen van het logo (en de vrouwspersoon, indien de beoogde associatie bij het publiek niet optreedt) zijn uitsluitend figuratief van aard en kunnen evenmin afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die het logo bij het publiek achterlaat vanwege de prominente plaats die het teken Doxy in het logo inneemt.

4.8. Ook de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl moeten worden aangemerkt als met het merk DOXIS overeenstemmende tekens. Voor wat betreft doxy.nl volgt dat uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.5 is overwogen. Met betrekking tot de domeinnaam we-love-doxy.nl merkt de voorzieningenrechter nog het volgende op. De toevoeging ‘we love’ is niet meer dan een adhesiebetuiging aan het adres van ‘Doxy’ en zal door het publiek worden begrepen als aanprijzing van het softwarepakket met die naam. Als zodanig is Doxy het dominante bestanddeel en kan de toevoeging ‘we love’ niet verhinderen dat de totaalindruk tussen het merk DOXIS enerzijds en het teken we-love-doxy.nl anderzijds overeenstemmend is.

Proceskosten: 4.16. (…) Gedaagden hebben bestreden dat het door Doxis gevorderde bedrag van € 9.953,12 als redelijk en evenredig valt aan te merken. Zij menen dat de kosten onnodig zijn gemaakt omdat geen oppositie is ingesteld. De rechtbank passeert dat verweer. De omstandigheid Doxis tegen de inschrijving van het teken Doxy als Beneluxmerk geen oppositie heeft ingesteld – naar zij onweersproken heeft gesteld vanwege het feit dat zij pas op de hoogte raakte van de merkinschrijving nadat de oppositietermijn was verlopen – maakt niet dat zij niet langer in kort geding haar merkrechten zou kunnen handhaven en evenmin dat zij niet langer aanspraak zou kunnen maken op haar recht om de daaraan verbonden kosten vergoed te krijgen op de wijze als voorzien in artikel 1019h Rv. De stelling dat de gevorderde kosten te hoog zijn gelet op de aard van het geding treft wel doel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de onderhavige zaak valt aan te merken als een eenvoudig kort geding, zodat gelet op de indicatietarieven een bedrag van € 6.000,- als redelijk en evenredig is te beschouwen. De voorzieningenrechter zal de kosten derhalve tot dat bedrag toewijzen.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 16 december 2008, zaak  T-335/07 Mergel e.a. / OHMI (Patentconsult) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Tsja. Terechte weigering van om het woordmerk "Patentconsult" in te schrijven voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 (Dienstleistungen eines Patentanwaltes).

25. Aus alledem folgt, dass in der Wahrnehmung des betroffenen Verbrauchers zum einen die angemeldete Marke ausschließlich aus Bestandteilen besteht, die die beanspruchten Dienstleistungen beschreiben, und zum anderen die Kombination dieser Bestandteile keinen Eindruck bewirkt, der geeignet ist, über die Summe der Bestandteile hinauszugehen. Daher ist davon auszugehen, dass zwischen der angemeldeten Marke und den Dienstleistungen, für die ihre Eintragung beantragt wird, ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang besteht, so dass die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen hat, als sie die Zurückweisung der angemeldeten Marke nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 bestätigt hat.

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2008, zaak T-259/06, Torres/OHMI - Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure o.g.v. ouder nationaal woordmerk VELASCO tegen aanvraag woordmerk MANSO DE VELASCO (wijn). Oppositie toegewezen. identieke waren, oudere merk is in zijn geheel opgenomen in jongere teken.

“73. En effet, les éléments de similitude concernant les produits désignés par les marques en cause ainsi que les éléments de similitude concernant celles-ci l’emportent sur leurs éléments de dissemblance, d’autant plus que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, il est concevable que, en raison de la présence du terme « velasco » dans les deux marques en conflit, le consommateur concerné perçoive l’adjonction du mot « manso » dans la marque demandée comme une façon de distinguer une gamme de vins provenant de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou, à tout le moins, d’une entreprise liée économiquement à celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Rec. p. II-2665, point 49, et la jurisprudence citée]. »

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2008, zaak T-357/07 Focus Magazin Verlag / OHMI - Editorial Planeta (FOCUS Radio) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van oudere nationale woordmerken "FOCUS MILENIUM", "PLANETA FOCUS" en "PLANETA FOCUS 99" tegen aanvraag woordmerk "FOCUS Radio" voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42. Oppositie toegewezen.

“43. The Board of Appeal upheld the opposition in respect of the identical goods and services, finding that the fact that both signs begin with the distinctive word ‘focus’ may lead the relevant public to believe that there are some economic links between the goods or services covered by the trade marks at issue, and that they therefore come from economically-linked undertakings.

(…) 46. In those circumstances, it follows from all the foregoing, in particular from the fact that the relevant public keeps in mind only an imperfect picture of the marks concerned, so that their shared element, the word ‘focus’, creates a certain similarity between them, and from the interdependence of the various factors to be taken into consideration since the goods concerned are identical, that the Board of Appeal was fully entitled to find that there was a likelihood of confusion.

47. It follows from all the foregoing that the application must be dismissed.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2008, zaak T-86/07 Deichmann-Schuhe / OHMI - Design for Woman (DEI-tex tegen DEITECH) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk - Beroep, ingesteld door de houder van het nationale en internationale beeldmerk "DEI-tex" voor waren van klasse 25, kleding, tegen de beslissing van het OHIM waarbij verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk "DEITECH" voor waren van de klassen 18 en 25 is afgewezen. Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM gedeeltelijk, nu volgens het Gerecht toch bewezen is dat het oudere merk voor schoenen is gebruikt.

 „64. Insgesamt geht aus den von der Klägerin beigebrachten Beweismittel, die sich auf keine der übrigen von den älteren Marken erfassten Waren („Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen“) beziehen, somit hervor, dass die Benutzung der älteren Marken hier in Übereinstimmung mit der angeführten Rechtsprechung (siehe oben, Randnr. 36) nicht nur symbolischen Charakter aufweist und nicht allein das Ziel verfolgt, die durch die Marken begründeten Rechte zu wahren. Somit hat die Klägerin die Ernsthaftigkeit der Benutzung der älteren Marken bezüglich Schuhen rechtlich hinreichend nachgewiesen.

65. Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht entschieden hat, dass der Nachweis dieser ernsthaften Benutzung hinsichtlich Schuhen nicht erbracht sei.

66. Daher greift der erste Klagegrund durch, und die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben, soweit darin entschieden wurde, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marken hinsichtlich Schuhen nicht nachgewiesen worden sei. Unter diesen Umständen besteht keine Veranlassung, den zweiten Klagegrund zu prüfen, mit dem geltend gemacht wird, es liege Verwechslungsgefahr vor, was zu beurteilen Sache des HABM ist.“

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2008, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T309/06, Budjovický Budvar tegen OHIM / Anheuser-Busch.

Gemeenschapsmerkenrecht.  Aanvragen voor gemeenschapswoord- en beeldmerk BUD door Anheuzer-Busch. Oppositie door Angstgegner Budvar op grond van de  beschermde oorsprongsbenaming ‘bud’. Arrest van 36 pagina’s over het gebruik van en de rechten die ontleend kunnen worden aan beschermde oorsprongsbenamingen. Oppositie afgewezen door OHIM. Het Gerecht wijst het beroep van Budvar toe en vernietigt de beslissingen van het OHIM. Een hele korte samenvatting in citaten:

“33. In de vier beslissingen (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de kamer van beroep allereerst opgemerkt dat Budvar zich ter onderbouwing van haar opposities niet meer op het internationale beeldmerk nr. 361 566, maar enkel op de benaming van oorsprong „bud” leek te beroepen.

Oorsprongsbenaming: “97. Gelet op deze elementen moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door te oordelen dat, ten eerste, het krachtens het bilaterale verdrag beschermde ingeroepen oudere recht – volgens de door de kamer van beroep gehanteerde definitie – geen „benaming van oorsprong” was, en, ten tweede, dat de vraag of het teken BUD met name in Oostenrijk als een beschermde benaming van oorsprong werd aangemerkt, „van ondergeschikt belang” was, en door te concluderen dat een oppositie op die basis niet kon slagen.

Gebruik oorsprongsbenaming: (…) 163. De doelstellingen en voorwaarden die verbonden zijn aan het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk verschillen evenwel van die betreffende het gebruik in het economisch verkeer van het teken bedoeld in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, inzonderheid wanneer het, zoals in casu, gaat om een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong of een uit hoofde van het bilaterale verdrag beschermde benaming van oorsprong.

166. (....) kunnen in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 de rechten die uit sommige tekens voortvloeien, niet teloorgaan, ondanks het feit dat deze tekens niet „normaal” zijn gebruikt. In dit verband zij erop gewezen dat een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong niet kan worden geacht een soortnaam te zijn geworden, zolang zij als benaming van oorsprong wordt beschermd in het land van oorsprong. Bovendien blijft de door een benaming van oorsprong verleende bescherming verzekerd, zonder dat tot hernieuwing ervan hoeft te worden overgegaan (artikel 6 en artikel 7, lid 1, van de Overeenkomst van Lissabon). Dit betekent niet dat het mogelijk is een uit hoofde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ingeroepen teken niet te gebruiken. De opposant mag zich evenwel beperken tot het bewijs dat het betrokken teken is gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, zonder daarom in de zin en volgens de voorwaarden van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22 van verordening nr. 2868/95 te hoeven bewijzen dat dit teken normaal is gebruikt. Elke andere uitlegging zou erop neerkomen dat op de tekens bedoeld in artikel 8, lid 4, de voorwaarden worden toegepast die specifiek voor merken en de omvang van hun bescherming gelden. Hieraan moet worden toegevoegd dat de opposant in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, anders dan bij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ook moet aantonen dat het teken in kwestie hem volgens het recht van de betrokken lidstaat het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

(…) 168. Gelet op deze elementen heeft de kamer van beroep blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting door de gemeenschapsrechtelijke bepalingen betreffende het „normale” gebruik van het oudere merk naar analogie toe te passen, inzonderheid teneinde – afzonderlijk voor Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Portugal – uit te maken of de betrokken tekens in het economisch verkeer waren gebruikt. De kamer van beroep had moeten verifiëren of de door Budvar tijdens de administratieve procedure overgelegde elementen erop wezen dat de betrokken tekens waren gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer, ongeacht het grondgebied waar zij werden gebruikt. Toch kan deze methodologische fout van de kamer van beroep enkel tot de vernietiging van de bestreden beslissingen leiden indien Budvar het bewijs had geleverd dat de betrokken tekens in het economisch verkeer werden gebruikt.

169. Dienaangaande moet worden benadrukt dat de oppositie volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 is gebaseerd op een in het economisch verkeer „gebruikt” teken. Anders dan Anheuser-Busch stelt, volgt uit deze bepaling niet dat de opposant moet aantonen dat het betrokken teken is gebruikt vóór de gemeenschapsmerkaanvraag. Zoals voor oudere merken kan hoogstens worden geëist dat, om te vermijden dat het oudere recht enkel wegens een oppositieprocedure wordt gebruikt, het teken in kwestie vóór de publicatie van de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken is gebruikt.

(…) 175. Voorts kan een aanduiding die de geografische herkomst van een product aangeeft, zoals een merk in het economisch verkeer worden gebruikt (zie in die zin arrest Hof van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02). Dit betekent daarom niet, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissingen beweert, dat de betrokken benaming „als een merk” zou zijn gebruikt, en derhalve haar primordiale functie verliest. Deze conclusie staat los van het door de kamer van beroep aangevoerde feit dat Budvar eveneens houdster is van een merk BUD, dat overigens geen deel uitmaakt van het juridische of feitelijke kader van het onderhavige geschil. Voor de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 volstaat de vaststelling dat het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen teken in het economisch verkeer wordt gebruikt. Het feit dat dit teken gelijk is aan een merk, betekent nog niet dat het niet wordt gebruikt in het economisch verkeer. Bovendien moet worden vastgesteld dat het BHIM en Anheuser-Busch niet duidelijk preciseren hoe het teken BUD „als een merk” zou zijn gebruikt. Inzonderheid blijkt uit niets dat de op de betrokken producten aangebrachte vermelding „bud” meer naar de commerciële oorsprong van het product zou verwijzen dan naar de geografische oorsprong ervan, zoals Budvar stelt. Bovendien moet worden opgemerkt dat de etiketten van de betrokken producten, zoals deze uit het dossier van het BHIM blijken en zoals ter terechtzitting is bevestigd, onder de vermelding „bud” ook de naam van de producerende onderneming aangeven, in casu Budjovický Budvar.

(…) 177. Gelet op het voorgaande en rekening houdend met de door Budvar aan het BHIM overgelegde documenten moet worden geoordeeld dat, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, Budvar het bewijs heeft geleverd dat de betrokken tekens in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 in het economisch verkeer zijn gebruikt.

Rechten o.g.v. oorsprongsbenaming: (…) 188. In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositie ook moest worden afgewezen op grond dat Budvar niet had aangetoond dat de betrokken tekens haar het recht verleenden om het gebruik van de term „bud” – als merk – in Oostenrijk of in Frankrijk te verbieden.

(…) 192. In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep enkel naar de in Oostenrijk en in Frankrijk gewezen rechterlijke beslissingen heeft verwezen voor haar conclusie dat Budvar niet had bewezen dat de betrokken tekens haar het recht verleenden om het gebruik van een later merk te verbieden. Ook al zijn de in de betrokken landen gewezen rechterlijke beslissingen, zoals hierboven in herinnering is geroepen, van groot belang, moet toch rekening ermee worden gehouden dat in casu geen enkele in Oostenrijk of in Frankrijk gewezen rechterlijke beslissing gezag van gewijsde heeft verkregen. In die omstandigheden mocht de kamer van beroep zich voor haar conclusie niet uitsluitend op deze beslissingen baseren. De kamer van beroep had eveneens rekening moeten houden met de door Budvar ingeroepen bepalingen van nationaal recht, de Overeenkomst van Lissabon en het bilaterale verdrag daaronder begrepen. In dit verband zij opgemerkt dat Budvar zich met betrekking tot Frankrijk bij het BHIM op verschillende bepalingen van de code rural, van de code de la consommation en van de code de la propriété intellectuelle heeft beroepen. Met betrekking tot Oostenrijk beschikte het BHIM over de tot dan in deze lidstaat gewezen rechterlijke beslissingen en daardoor dus ook, anders dan Anheuser-Busch stelt, over de rechtsgrondslag voor de door Budvar krachtens het ingeroepen nationale recht ingestelde beroepen. Voorts heeft Budvar in de loop van de procedure bij het BHIM verklaard dat zij op grond van artikel 9 van het bilaterale verdrag het recht had, rechtstreeks beroep bij de Oostenrijkse rechterlijke instanties in te stellen. Bovendien heeft Budvar in het kader van haar oppositie de bepalingen van de Oostenrijkse regelgeving inzake merken en oneerlijke mededinging uiteengezet.

(…) 199. Om alle voorgaande redenen moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen rekening te houden met alle relevante elementen, feitelijk en rechtens, teneinde uit te maken of het recht van de betrokken lidstaat in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 Budvar het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

(…) 201. Gelet op alle voorgaande overwegingen moet het tweede onderdeel van het enige middel, en dus het enige middel en het beroep in hun geheel, worden toegewezen.

202. Bijgevolg moeten de bestreden beslissingen worden vernietigd.”

Lees het arrest hier.

Vzr. rechtbank Rotterdam, 12 december 2008, Ex parte beschikking in de zaak Kamer van Koophandel Nederland tegen Kantoor voor Klanten B.V.B.A. & Sandd B.V. (met dank aan Olaf van Haperen, Lawton).

Rotterdamse ex parte. Merkenrecht, Auteursrecht. Handelsnaamrecht. Verzoek toegewezen. Gedaagde Kantoor voor Klanten verstuurt facturen voor ‘Bijdrage KvK handelsregister’ en maakt daarmee inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de (echte) KvK, de Kamer van Koophandel. 

Interessant is dat dit ex parte richt zich mede richt tot postbezorger SANDD, die ook na kennisgeving en sommatie niet vrijwillig wilde meewerken aan het verzoek van de (echte) KvK om de verzendingen, Sandd had nog ongeveer 350.000 facturen liggen, te staken, de facturen  af te geven en de administratie m.b.t. deze verzendopdracht over te leggen.

Lees de beschikking hier. Berichtgeving in de media hier (o.a. over het ontslag van een waarschuwende postbode), persbericht SANDD  (o.a. over het ontslag van een stickerplakkende postbode) hier. Waarschuwing KvK, met afbeelding nepfactuur hier.