DOSSIERS
Alle dossiers

Woord- en of beeldmerk  

IEF 5066

Zaksluitingen

zaksl.gifRechtbank ’s-Gravenhage, 7 november 2007, HA ZA 06-2721, Kwik Lok Corporation tegen Schutte Bagclosures B.V.

Wel gemeld, nog niet samengevat. Een octrooi- en merken zaak over Kwik Lok, een zaksluiting. Het octrooi op de zaksluiting blijft overeind, maar de inbreukvordering wordt afgewezen. De rechter verklaart de vorm- en woordmerken van eiser Kwik Lok grotendeels nietig. Het vormmerk bestaat volgens de rechter uitsluitend uit de vorm van de waar. Het teken Kwik Lok acht de rechter beschrijvend voor “bag closures”. Richtlijn conforme proceskostenveroordeling eiser ongeveer  €17.765,22.

Kwik Lok is houdster van het Europees Octrooi (EP) voor een "strip of closures", zaksluitingen die makkelijk van elkaar los te breken zijn.  Kwiklok heef ook een Gemeenschapsvormmerk voor zaksluitingen (afbeeldingen in het vonnis). Schutte produceert sinds 2000 zaksluitingen die zij onder het teken ‘Schutlok’ op de markt aanbiedt. Kwik Lok vordert -kort weergegeven- een inbreukverbod op haar EP en op haar Gemeenschaps- en Beneluxmerken Kwik Lok. Schutte vordert in reconventie de nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP , van het vormmerk en van de woordmerken.

Onder verwijzing naar het arrest GAT/LuK, acht de rechtbank zich niet bevoegd van de octrooivorderingen kennis te nemen voor zover deze grensoverschrijdend zijn. Ten aanzien van de nietigheidsvorderingen acht zij zich bevoegd.

Schutte heeft erkend dat de materie van EP  nieuw is, maar stelt dat deze niet inventief is, gelet op een US octrooi in combinatie met algemene vakkennis.

Het US octrooi staat volgens de rechter niet aan de inventiviteit van het EP in de weg: “De gedachte dat trekkracht de meest effectieve manier is om de aan elkaar verbonden sluitingen netjes te scheiden is in US 935 niet terug te vinden en niet valt in te zien dat voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt de oplossing daarin te zoeken, zoals door Schutte is aangevoerd. Schutte stelt weliswaar dat bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 1A van US 935 een sluiting door middel van trekken in een richting evenwijdig aan de langshartlijn van de sluitingen wordt afgebroken, maar niets in EP 935 duidt daarop. Het octrooischrift biedt geen aanknopingspunten voor de wijze waarop de zaksluitingen van elkaar worden gescheiden. Het octrooischrift spreekt enkel van 'points of fracture', 'removal of a closure' en van 'seperated'. Er is derhalve geen aanleiding te veronderstellen dat de gemiddelde vakman uit US 935 iets anders zal begrijpen dan dat het scheiden van de sluitingen in US 935 plaatsvindt op de volgens de stand der techniek gangbare wijze, namelijk door het uitoefenen van afschuifkrachten en dus niet door trekkracht.”

“De maatregel met betrekking tot de hoek van de scheidingslijn en het verspringen van de uitsteeksels is reeds niet als voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend aan te merken, omdat de vakman geen reden had zich af te vragen hoe bereikt zou kunnen worden dat de scheidingslijn evenwijdig aan of onder een kleine hoek ten opzichte van de langshartlijn van de strook sluitingen zou liggen.”

Het EP oordeelt de rechter inventief en wijst de reconventionele vordering tot nietigverklaring af.

Dit leidt echter niet tot een verbod. De zakafsluiting van Schutte valt volgens de rechter niet onder de beschermingsomvang van het EP. De zakafsluiting van Schutte kent niet  het kenmerk dat het verbindingsmateriaal zich bevindt langs een lijn parallel aan of onder een kleine hoek tot de langshartlijn van de strook. Van een kleine hoek is volgens de rechtbank geen sprake meer bij een hoek van tussen 27 en 38. Op basis van een  TNO rapport komt de rechtbank tot de conclusie dat er geen sprake is van inbreuk, nu de hoek van de sluitingen van Schutte niet valt onder het begrip kleine hoek.

“Uit het TNO-rapport kan worden afgeleid dat, anders dan Kwik Lok stelt, het toevoegen van de inkeping in de G-sluiting wel degelijk nodig is, nu zonder de inkeping geen schone breuken zonder restmateriaal optreden. De stelling dat dit volgens Kwik Lok gelegen kan zijn in het feit dat het plastic van een slechtere kwaliteit is, passeert de rechtbank, nu deze theoretische stelling in het geheel niet is onderbouwd. Voor zover Kwik Lok stelt dat er ondanks de inkeping nog altijd sprake is van verbindingsmateriaal en om die reden sprake is van inbreuk, gaat zij eraan voorbij dat de breuklijn bij het product van Schutte niet is gelegen in een lijn evenwijdig aan de langshartlijn, of onder een kleine hoek tot de langshartlijn. De hoek tot de langshartlijn, die bij het type G-sluiting van Schutte groter is dan 27º, maakt in combinatie met de inkeping tevens dat van equivalentie geen sprake is. Het door het octrooi beoogde resultaat wordt immers op een andere wijze bereikt, namelijk door een hoek die groter is dan het octrooi voorschrijft in combinatie met een inkeping.”

Het Gemeenschapsvormmerk verklaart de rechtbank nietig. Volgens haar bestaat het merk enkel uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

“Niet betwist is dat voor de door Kwik Lok gedeponeerde basisvorm van een zaksluiting diverse Amerikaanse octrooien zijn verleend en dat de lengte, breedte, omtrek en dikte van de sluitingen hoofdzakelijk worden bepaald door de machine waar de sluitingen in worden geplaatst en door de noodzaak om de opening van een zak te omvatten. Ook de vorm van de toegangsopening en de afgeschuinde hoeken zijn technisch bepaald. De vorm van de opening is noodzakelijk om de verpakking op effectieve wijze te geleiden in de centrale opening. De afgeschuinde hoeken zijn noodzakelijk, omdat scherpe hoeken de kans vergroten dat de sluitingen de zakken beschadigen. Het gat wordt door Kwik Lok niet als te beschermen element geclaimd, terwijl ook daarvoor heeft te gelden dat dit technisch is bepaald, nu het gat de plastic zak moet kunnen vasthouden. In de basisvorm kan bij de handmatige zaksluitingen enige, maar gelet op het gebruik, slechts beperkte variatie worden
aangebracht. De vierkante vorm wijkt voorts niet af van wat gangbaar is voor zaksluitingen.”

Ook acht de rechtbank beide bestanddelen van het woordmerk KWIK LOK beschrijvend voor 'bag closures'. Toepassing van het criterium in Biomild leidt niet tot een ander oordeel.

“Het teken bestaat uit de twee bestanddelen 'KWIK' en 'LOK'. Deze beide bestanddelen zijn een fonetische schrijfwijze voor de Engelstalige woorden 'quick' en 'lock'. Het relevante publiek zal de beide bestanddelen ook als zodanig opvatten. De betekenis van quick is snel en die van (het werkwoord) lock is sluiten of sluiting.”

De rechtbank komt tot de conclusie dat Schutte met het woord Schutlok voor haar zaksluitingen geen inbreuk maakt op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, nu geen sprake is van voldoende
overeenstemming tussen merk en teken.

De kosten begroot de rechtbank  langs de weg van richtlijnconforme interpretatie in conventie op € 17.765,22. 

Lees het vonnis hier.

IEF 5063

Speelgoed

aquaplay.gifRechtbank ‘s-Gravenhage, 12 november 2007, KG ZA 07-1092, Playhold AB tegen Mio Mio B.V.

Inbreuk door merkgebruik in domeinnaam. Inschrijving in het handelsregister is voldoende om aan te nemen dat de handelsnaam wordt gevoerd. Behandeling door twee advocaten leidt i.c. tot matiging proceskosten.

Speelgoedfabrikant en eiser Playhold is rechthebbende op de Benelux- en  Gemeenschapswoord / beeldmerken  Aquaplay (klasse 28, spellen en speelgoed). Gedaagde Mio Mio verkoopt via internet speelgoed van o.a. Playhold. Sinds 2004 is gedaagde houdster van de domeinnaam www.aquaplay.nl, die tot voor kort was gekoppeld aan haar eigen website. Recentelijk heeft Mio Mio eveneens de naam Aquaplay  laten registreren in het handelsregister.

Mio Mio bestrijdt niet dat het gebruik van het teken ‘aquaplay’ in de domeinnaam www.aquaplay.nl als merkgebruik moet worden aangemerkt, maar stelt dat dit geoorloofd is. De voorzieningenrechter oordeelt anders: Het gebruik is niet is beperkt tot de verdere verhandeling van Playhold-speelgoed, gedaagde heeft niets ondernomen om tot een eventuele nietigverklairing van het merk te komen, van eventuele oudere rechten of een impliciete licentie is geen sprake en een geldige reden is i.c. in beginsel niet relevant.

“4.3. Daargelaten de gestelde gelijkheid van teken en merk, bestrijdt Mio Mio in ieder geval niet dat het teken ‘aquaplay’ in de domeinnaam zodanig overeenstemt met het aquaplaymerk dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren en evenmin dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, zodat Playhold zich in beginsel op deze bepaling [Artikel 9 lid 1 onder b GMeVo  - IEF] kan beroepen. De omstandigheid dat Mio Mio op de website ook speelgoed aanbiedt dat door of met toestemming van Playhold onder het aquaplaymerk in de Gemeenschap in het verkeer is gebracht, maakt het gebruik van het teken niet toelaatbaar omdat het niet is beperkt tot de verdere verhandeling van juist dat speelgoed (vergelijk in dit verband HvJ EG 4 november 1997, nr. C-337/95, Dior/Evora).

4.4. Playhold kan zich daarom in beginsel verzetten tegen het gebruik dat Mio Mio van de domeinnaam maakt. Mio Mio heeft opgemerkt dat nog heeft te gelden dat het aquaplaymerk slechts onderscheidend vermogen heeft voor waterspeelgoed door de bijzondere schrijfwijze. Voor zover Mio Mio daarmee de geldigheid van het merk in twijfel heeft willen trekken, stuit dat af op het in artikel 95 GMeVo neergelegde vermoeden van geldigheid van het merk, zolang Playhold niets onderneemt om tot nietigverklaring van het merk te komen.”

“(…) 4.6. Mio Mio voert voorts tegen de vorderingen aan dat zij beschikt over een ouder recht. Zij stelt het navolgende. De domeinnaam is in 2001 geregistreerd door C. Vlaanderen. Vlaanderen gebruikte de domeinnaam voor internetverkoop van speelgoed onder de naam ‘Het Speelgoedhuis’. Mio Mio heeft de domeinnaam op 5 april 2004 van Vlaanderen gekocht en vervolgens gekoppeld aan haar website. Omdat de domeinnaamregistratie ouder is dan de merkregistratie van Playhold, heeft Mio Mio een geldige reden om de domeinnaam te gebruiken.

4.7. Voor zover Mio Mio aansluiting wil zoeken bij artikel 9 lid 1 onder c GMeVo gaat het verweer niet op omdat een geldige reden in beginsel niet relevant is wanneer, zoals in deze procedure, moet worden aangenomen dat gebruik van het teken plaatsvindt dat valt onder de omschrijving van artikel 9 lid 1 onder b GMeVo.

4.8. Playhold heeft daarnaast betwist dat Van Vlaanderen de domeinnaam heeft gebruikt. Mio Mio heeft dat gebruik niet aannemelijk gemaakt. In deze procedure moet er daarom van uit gegaan worden dat de domeinnaam pas in 2004, na registratie van het Gemeenschapsmerk, door Mio Mio in gebruik is genomen. Aan de enkele registratie van de domeinnaam door Vlaanderen kan Mio Mio in ieder geval geen rechten ontlenen, daargelaten de vraag of deze rechten op Mio Mio kunnen overgaan. Het voorgaande alleen al leidt er toe dat de bescherming van oudere rechten als bedoeld in artikel 107 GMeVo evenmin in beeld komt.”

“4.10. Uit de onder 2.8 aangehaalde, door Mio Mio overgelegde, e-mail moet worden afgeleid dat Playhold in ieder geval nog in oktober 2006 in de veronderstelling verkeerde dat de domeinnaam niet actief was en dat Playhold zich op het standpunt stelde dat de domeinnaam zou moeten worden overgedragen. Aan het belang van Mio Mio zou dan tegemoetgekomen worden door op de aan de domeinnaam gekoppelde website van Playhold een link op te nemen naar de webwinkel van Mio Mio. Daarom kan niet worden aangenomen dat Playhold een impliciete licentie heeft gegeven dan wel dat Playhold al zó lang op de hoogte is van het inbreukmakend gebruik, dat om die reden geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen meer kan worden aangenomen. (…) De recente registratie van de handelsnaam in het handelsregister versterkt het spoedeisend belang van Playhold bij de gevraagde voorzieningen.”

“(…) 4.13. De inschrijving in het handelsregister is, anders dan Mio Mio stelt, voldoende om aan te nemen dat Mio Mio de handelsnaam voert. Aannemelijk is dat zij door dit gebruik profiteert van de wervende kracht van het aquaplaymerk, te meer omdat Mio Mio niet bestrijdt dat het een bekend merk betreft en Mio Mio in haar onderneming waren verkoopt die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Van een ouder recht is, zoals hiervoor is overwogen, geen sprake. Playhold kan zich derhalve tegen het gebruik van de handelsnaam verzetten op grond van haar Beneluxmerk en het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE en mogelijk ook op grond van artikel 5a Handelsnaamwet.”

De vorderingen van Playhold worden toegewezen. De domeinnaam dient te worden overgedragen en de handelsnaam dient te worden doorgehaald. De proceskosten worden gematigd:  Meer dan één advocaat was i.c. niet nodig. De kosten voor vertalingen voor de cliënt mogen wel worden opgevoerd.

“4.16. De voorzieningenrechter ziet geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de in de overgelegde urenspecificatie opgegeven uren niet daadwerkelijk aan de zaak zijn besteed. Het aantal gewerkte uren (in totaal circa 100 uur) komt echter zodanig hoog voor dat de kosten daarvan niet als redelijk en evenredig voor rekening van Mio Mio kunnen worden gebracht. In dit verband valt op dat de zaak, ook ter zitting, is behandeld door meer dan één advocaat, wat niet verklaard kan worden door de complexiteit van de zaak. Het gaat hier om een feitelijk en juridisch niet zeer ingewikkelde zaak, die -gelet op hetgeen in vergelijkbare gevallen is gebleken- moet kunnen worden behandeld voor aanzienlijk geringere kosten. Wel wordt ermee rekening gehouden dat partijen min of meer uitvoerig hebben onderhandeld over een regeling van hun geschil, hetgeen kostenverhogend heeft gewerkt. Een en ander afwegend worden de redelijke en evenredige proceskosten (exclusief verschotten) begroot op € 15.000,-.

4.17. Het bezwaar van Mio Mio tegen de gemaakte kosten van vertaling van processtukken wordt verworpen. Het is begrijpelijk dat Playhold, binnen redelijke grenzen, kennis dient te nemen van de gewisselde processtukken om haar advocaat juiste instructies en informatie te geven. Die kosten dient Mio Mio te dragen. “

Lees het vonnis hier.

IEF 5061

In omgekeerde volgorde

farma.JPGVzr. Rechtbank Amsterdam, 8 november 2007, KG ZA 07-1856 OdC/SK, Novum Pharma B.V. & OJG Consumer Care B.V. tegen Farma Novum (met dank aan Hans Jansen, Steinhauser Hoogenraad).

Eiser Novum Pharma gebruikt sinds 2002 de handelsnaam Novum Pharma en is sinds datzelfde jaar eigenaar van het Benelux-beeldmerk Novum Pharma en het Benelux-woordmerk Novum. De merken worden voornamelijk gebruikt voor zelfverzorggeneesmiddelen. Gedaagde is sinds eind 2006 onder de handelsnaam Farma Novum actief als huisartsenbezoekster. De bezwaren van eiser tegen deze handelsnaam worden gedeeld door de voorzieningenrechter. 

“4.4. Anders dan P. heeft aangevoerd vertonen de merken Novum en Novum Pharma met het teken Farma Novum, globaal beoordeeld naar de totaalindruk, auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis, dat alleen al om deze reden verwarring kan ontstaan bij het publiek over de herkomst van de waren en diensten. De omstandigheid dat P. de woorden Farma en Novum in omgekeerde volgorde heeft geplaatst in vergelijking met de woorden Novum en Pharma, terwijl de eerste (twee) letters van Pharma en Farma verschillend worden geschreven, doet daaraan niet af en is van ondergeschikt belang."

"Novum Pharma verhandelt bepaalde zogenaamde OTC-geneesmiddelen en P.  prijst bij artsen bepaalde UR-(uitsluitend recept)geneesmiddelen aan. Daarmee opereren zij beiden in dezelfde branche, de markt van geneesmiddelen. Dit geldt nog meer nu, zo heeft Novum Phanna B.V. onweersproken gesteld, zowel de OTC- als de UR-geneesmiddelen in dezelfde databank van geregistreerde geneesmiddelen staan opgenomen en deze databank door iedereen kan worden geraadpleegd. De geneesmiddelen zijn eveneens opgenomen in de zogenoemde G-standaard en deze databank wordt gebruikt door artsen, apothekers en farmaceuten. Daarnaast is P. met haar bedrijf Farma Novum werkzaam als artsenbezoeker, terwijl Novum Pharma mede gebruik maakt van artsenbezoekers. Verder is van belang dat artsen niet alleen UR-geneesmiddelen voorschrijven, maar ook (steeds meer) OTCmiddelen.

Het merk en het teken worden dan ook gebruikt voor soortgelijke waren en diensten. In verband met de gelijkenis tussen het merk en het teken, gezien de gelijksoortige activiteiten die partijen ontplooien en de gelijke geneesmiddelenbranche waarin Novum Pharma B.V. en P. actief zijn, is er gevaar voor directe en indirecte verwarring voor het relevante publiek (verkopers en voorschrijvers van geneesmiddelen) te duchten tussen het woordmerk Novum en het teken Farma Novum.

(…) 4.8. De handelsnaam Farma Novum wijkt zo weinig af van het merk van Novum Pharma B.V., zoals hierboven al is overwogen, dat hierdoor gevaar voor verwarring te duchten is bij het relevante publiek -leveranciers en afnemers, onder wie ook toekomstige afnemers, zoals daar met name zijn artsen en apothekers- over de herkomst van de waren en diensten, de verkoop en aanprijzing van geneesmiddelen.

Gedaagde wordt verboden om de handelsnaam Farma Novum te voeren en dient de domeinnaam farmanovum.nl binnen 7 dagen na beteking om te eliden naar de webiste van eiser en binnen 21 dagen over te dragen. Gedaagde dient de proceskosten, €9.265,66, en de nakosten van eiser te voldoen.

Lees het vonnis hier.

IEF 5057

Niet verplicht, maar toch

GvEA, 6 november 2007, zaak T -407/05, Société anonyme des eaux minérales d'Évian (SAEME) tegen OHIM / A. Racke GmbH & Co.

Oppositieprocedure, procesrecht. Het overleggen van een vertaling in de proceduretaal van de bewijzen van een (inter-)nationale registratie dient te geschieden bij indiening van het oppositiebezwaarschrift. Wordt de vertaling in een later stadium overgelegd, dan mag de oppositieafdeling de oppositie ongegrond verklaren, tenzij zij, overeenkomstig regel 20 lid 3 van de uitvoeringsverordening, een andere beslissing op de oppositie kan nemen op grond van de stukken waarover zij reeds beschikt.

Opposant SAEME stelt op grond van haar oudere merkinschrijving van Evian oppositie in tegen de aanvraag van het merk REVIAN's. SAEME verzuimt echter om bij het indienen van het oppositiebezwaarschrift een vertaling in de proceduretaal (Duits) in te dienen van de Franse nationale inschrijvingen en Intenationale registratie waarop zij zich beroept. Dit doet zij pas na indiening van de memorie van het OHIM. Te laat, volgens het GvEA.

"36. Tevens vloeit uit de rechtspraak voort dat de opposant weliswaar niet verplicht is om een volledige vertaling van de inschrijvingsbewijzen van de oudere merken over te leggen, maar dat dit niet betekent dat de oppositieafdeling van haar kant bij het onderzoek van de gegrondheid van de oppositie verplicht is rekening te houden met inschrijvingsbewijzen die in een andere taal dan die van de oppositieprocedure zijn overgelegd. Wanneer de vertaling van de inschrijvingsbewijzen in de proceduretaal ontbreekt, mag de oppositieafdeling de oppositie ongegrond verklaren tenzij zij overeenkomstig regel 20, lid 3, van de uitvoeringsverordening een andere beslissing op de oppositie kan nemen op grond van stukken waarover zij eventueel reeds beschikt (reeds aangehaalde arresten Chef, punt 44, en BIOMATE, punt 72)."

"43. De wettelijke eisen inzake met name de bewijzen en de ondersteunende stukken, zoals het bewijs van inschrijving van een ouder merk en de vertaling ervan in de proceduretaal van de oppositie, zijn geen voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie als bedoeld in regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening, maar voorwaarden voor de gegrondheid ervan (arrest Chef, reeds aangehaald, punt 52).

"63 Het Gerecht is aan de hand van de overwegingen in punt 43 van de beslissing van de kamer van beroep niet in staat te toetsen of de kamer daadwerkelijk kennis heeft genomen van het betrokken document om uit te maken of dit op het eerste gezicht daadwerkelijk relevant kon zijn in de oppositieprocedure, noch na te gaan of de omstandigheden van het geval en de fase waarin deze te late indiening plaatsvond, zich ertegen verzetten dat dit document in aanmerking werd genomen.

64 De kamer van beroep heeft derhalve artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 geschonden door de haar bij dit artikel verleende beoordelingsbevoegdheid niet uit te oefenen, althans door niet uit te leggen hoe zij die beoordelingsbevoegdheid heeft uitgeoefend, en door bijgevolg haar beslissing om het bewijs van inschrijving van het internationale merk niet in aanmerking te nemen, rechtens niet afdoende te motiveren.

65 Evenwel dient te worden onderzocht welke gevolgen aan deze schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 moeten worden verbonden. Volgens vaste rechtspraak kan een onregelmatigheid in de procedure immers slechts tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een beslissing leiden, indien vaststaat dat de bestreden beslissing zonder die onregelmatigheid een andere inhoud zou kunnen hebben gehad (arrest LA BARONNIE, reeds aangehaald, punt 69). Tevens blijkt uit artikel 63, lid 2, juncto artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 dat zowel de vernietiging als de herziening van een beslissing van een kamer van beroep slechts mogelijk is, indien deze beslissing door een materiële of formele onwettigheid is aangetast (arrest LA BARONNIE, reeds aangehaald, punt 69).

66 In casu kan niet worden uitgesloten dat het bewijsstuk dat de kamer van beroep niet in aanmerking heeft genomen, naar zijn aard de inhoud van haar beslissing kon wijzigen. Het is echter niet aan het Gerecht om zich in de plaats van het BHIM te stellen wat de beoordeling van de betrokken gegevens betreft.

67 Hieruit volgt dat de beslissing van de kamer van beroep moet worden vernietigd op deze enkele grond, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de in het kader van het eerste middel aangevoerde schending van het beginsel van hoor en wederhoor of over het tweede middel, en zonder dat het Gerecht uitspraak hoeft te doen over de ontvankelijkheid van het beroep tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling."

Lees arrest hier.

 

 

 

IEF 5032

2 strepenScapa inbreuk op 3 strepen Adidas

adidas.gifGerechtshof Amsterdam, 8 november 2007, LJN: BB7456:  "Hoger beroep kort geding. Twee-strepenteken van Scapa op sportkleding is inbreuk op het bekende drie-strepenmerk van Adidas. Specifieke kenmerken van het strepenmerk. Geen louter decoratief gebruik. Significant deel van het onderzochte publiek legt verband tussen merk en teken. Verwatering en afbreuk aan onderscheidend vermogen voldoende aannemelijk. "Freihaltebedürfnis" komt niet in de knel. Vonnis voorzieningenrechter grotendeels bekrachtigd."

Lees hier meer. (Link naar werkt nog niet, PDF hier, met dank aan Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap).

IEF 5031

Onderbroekenmerk Jansen & Tilanus in nieuwe handen

Jansen & Tilanus.bmpRechtbank Almelo, HA ZA 06-369, 31 oktober 2007, Robert Groeneveld tegen L. Ten Cate B.V. (Met dank aan Rutger van Rompaey, Rassers)

De merkhouder van onder andere het merk Route 66, Robert Groeneveld, mag van de rechtbank Almelo het merk JANSEN & TILANUS exploiteren, omdat Ten Cate haar rechten op dit merk heeft verspeeld. Het enkele feit dat Groeneveld de goodwill of merkbekendheid van het merk JANSEN & TILANUS zou verkrijgen, brengt niet met zich mee dat hij daardoor ten opzichte van Ten Cate onrechtmatig handelt. Een beroep van Ten Cate op het auteursrecht op het merk mag niet baten.

De rechtbank stelt vast dat Ten Cate B.V. en haar voorgangster Koala Body-Fashion B.V. gedurende een ononderbroken periode van meer dan vijf jaar zonder geldige reden binnen het gebied van de Benelux geen normaal gebruik heeft gemaakt van het beeld- en woordmerk JANSEN & TILANUS, waardoor de rechten van Ten Cate op het merk zijn vervallen.

Ten Cate heeft zonder succes aangevoerd dat haar merk een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs. Het bestaan van een artikel over het merk JANSEN & TILANUS op de website Wikipedia, een lied van Louis Davids en een column van Youp van ’t Hek, waarin naar het merk wordt verwezen, is volgens de rechtbank niet voldoende om aan te nemen dat het merk bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend is. Een nader bewijsaanbod van Ten Cate met betrekking tot de merkbekendheid is door de rechtbank afgewezen.

De rechtbank volgt evenmin het verweer van Ten Cate dat Groeneveld, nu deze de inschrijving van het woordmerk JANSEN & TILANUS niet heeft doorgezet, geen belanghebbende is en derhalve niet de vervallenverklaring van de merkrechten van Ten Cate kan vorderen. De rechtbank gaat er vanuit dat vaststaat dat Groeneveld het merk JANSEN & TILANUS zelf wil gaan gebruiken. “14. (…) Als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 BVIE dient, in beginsel, in ieder geval te worden aangemerkt degene die het niet-gebruikte merk zelf wil gaan gebruiken. Niet vereist is dat degene die de vervallenverklaring van een niet-gebruikt merk inroept zelf over een geldige gelijkluidende merkinschrijving beschikt.(…).”

Ten Cate beroept zich nog op haar spoedinschrijving in 2006 van het woordmerk. Maar de rechter constateert dat Ten Cate B.V. geen rechten kan ontlenen aan die inschrijving, omdat deze op naam staat van L. ten Cate Enterprises B.V. Bovendien heeft Groeneveld oppositie ingesteld tegen de spoedinschrijving van L. ten Cate Enterprises, zodat volgens de rechter niet vaststaat dat die inschrijving gehandhaafd zal blijven.

De stelling van Ten Cate, dat Groeneveld het merk JANSEN & TILANUS heeft gedeponeerd met het oogmerk zich de daaraan verbonden goodwill toe te eigenen op zichzelf genomen een onrechtmatige daad jegens Ten Cate oplevert, zodat het depot van Groeneveld als een depot te kwader trouw moet worden aangemerkt, wordt door de rechtbank verworpen. “19 (…) Als derden gebruik maken van de mogelijkheid die hen in de artikelen 2.27 lid 1 en 26 lid 2 sub a BVIE wordt geboden en een merk vervolgens zelf gaan gebruiken, dan impliceert dat altijd dat die derden profiteren van de eventuele goodwill of merkbekendheid van dat merk (…) Voorts heeft Ten Cate B.V. het aan haarzelf te wijten dat de door haar gestelde aan het merk JANSEN & TILANUS gekoppelde goodwill voor haar verloren is gegaan. Zij heeft immers, zonder geldige reden, het merk gedurende lange tijd niet gebruikt (…).” De rechtbank is van oordeel dat Groeneveld met de uitoefening van zijn rechten niet onrechtmatig handelt door te profiteren van de goodwill of merkbekendheid van het merk JANSEN & TILANUS. En van een merkdepot te kwader trouw is volgens de rechtbank evenmin sprake; de rechtbank verwijst in dit kader naar het arrest Route 66 (HR 5 maart 1999; NJ 2000, 306).

In reconventie is door Ten Cate nog aangevoerd dat Groeneveld inbreuk maakt op haar auteursrecht op het beeldmerk JANSEN & TILANUS. De rechtbank is van oordeel dat Ten Cate niet met een beroep op het auteursrecht de rechten die Groeneveld aan het merkenrecht kan ontlenen kan doorkruisen. Een ander oordeel zou er volgens de rechtbank veelal toe leiden dat een belanghebbende eerst na een periode van 70 jaar na het overlijden van de maker van het merkteken, dan wel 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het merkteken, het verval van het merkenrecht zou kunnen inroepen, hetgeen mee zou brengen dat artikelen 2.26  lid 2 sub a  en 2.27 lid 1 BVIE een dode letter worden (punt 25).

De rechtbank is van oordeel dat aangenomen moet worden dat de vervallenverklaring van het recht op een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE met zich meebrengt dat een derde, die bezitter is van het auteursrecht op het merk, zich niet tegen een nieuwe houder van dat merk op zijn auteursrechten kan beroepen. De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in het arrest Laservloerplan (HR 20 maart 1992; BIE 1993, 39), waarin is aangenomen dat een ontwerper van een merk zijn auteursrecht niet meer kan uitoefenen na verkoop van het merk. De rechtbank past deze uitspraak analoog toe op de situatie waarin het recht op een merk door non usus is komen te vervallen.

Lees het vonnis hier.

IEF 5028

Eerst even voor jezelf lezen

HvJ EG, 8 november 2007, zaak C-304/06, Conclusie A-G Trstenjak. Eurohypo AG

“49. (...) dat de inschrijving bijgevolg overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, moet worden geweigerd op grond van het feit dat het uit twee beschrijvende termen is samengesteld, de combinatie waarvan geen indruk wekt die voldoende ver verwijderd is van de indruk die deze bestanddelen oproepen, zodat het woord niet meer is dan de som van zijn bestanddelen, terwijl de kwestie van de beschrijvende aard juist in artikel 7, lid 1, sub c, wordt geregeld. (...) moet ook hier worden beslist dat het Gerecht een criterium heeft gebruikt dat niet relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, maar wel in dat van het bepaalde sub c ervan.

(…) 51 In hogere voorziening is het Hof echter enkel bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd.(46) Derhalve dient het bestreden arrest te worden vernietigd, aangezien het Gerecht het recht heeft geschonden bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening door een criterium toe te passen dat relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening.”

Lees de conclusie hier.

GvEA, 8 november 2007, zaak T-169/06, Charlott SARL tegen OHIM / Charlo – Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA.(geen Nederlandse versie beschikbaar).

Oppositieprocedure op grond van ouder nationaal beeldmerk Charlot tegen Gemeenschapsmerkaanvrage beeldmerk Charlott France Entre Luxe et Tradition. Geen normaal gebruik.

“63 S’agissant plus particulièrement de la participation à un salon, comme le constate à juste titre l’OHMI et conformément à ce qui est énoncé dans l’arrêt Hiwatt, précité (point 43), la preuve de la participation à un tel évènement ne constitue pas une preuve d’un usage sérieux dans la mesure où, en substance, une telle participation ne suppose qu’une présence sporadique et occasionnelle sur le marché et non une présence continue sur ledit marché.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 8. November 2007, zaak T-459/05, MPDV Mikrolab GmbH tegen OHIM (geen Nederlandse versie beschikbaar).
Weigering Gemeenschapsmerkaanvrage worodmerk Manufacturing Score Card. “29 Daher hat die Beschwerdekammer keinen Rechtsfehler begangen, als sie zunächst auf die Bedeutung der der angemeldeten Marke ähnlichen Voreintragungen, insbesondere in Bezug auf den gemeinsamen Bestandteil „scorecard“, eingegangen ist und dann festgestellt hat, dass sie durch diese Voreintragungen nicht gebunden sei. Ebenfalls zu Recht hat sie erklärt, dass die Eintragungen in englischer Sprache in Deutschland im Hinblick auf den Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke nur begrenzte Aussagekraft hätten. Das Gleiche gilt, wie sie zu Recht hinzugefügt hat, für die Voreintragungen in anderen Staaten, die englischsprachig, aber nicht Mitglied der Gemeinschaft sind, da die Eintragung in diesen Staaten nach einem System erfolgt, das sich von dem der Gemeinschaft unterscheidet (Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung).”

Lees het vonnis hier.

IEF 5018

Bronvermelding

ursprung.gifGvEA, 6 november 2007, zaak T-28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG, tegen OHIM.

Weigering inschrijving Gemeenschapsmerkaanvraag voor woordmerk "VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN".

Opnieuw sneuvelt een slogan bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Ditmaal VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN, aangevraagd voor dranken in klassen 32 en 33. Deposant RheinfelsQuellen verweert zich tegen de weigering van haar slogan door te stellen dat het een ongebruikelijke woordcombinatie betreft en er voor het woord in kwestie geen vrijhoudingsbehoefte bestaat en de slogan bovendien dubbelzinnig is. Het GvEA gaat hier echter niet in mee.

“De slogan vertolkt duidelijk dat de uitstekende kwaliteit van de waar voortkomt uit de kwaliteit van de oorspronkelijke waar. (…) Uitgaande van het teken zelf, van de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en de wijze waarop het relevante publiek dat teken opvat, heeft de kamer van beroep het beschrijvende karakter van het aangevraagde merk correct beoordeeld. (…) Deze slogan is immers grammaticaal correct en vormt in het Duits geen ongebruikelijke of opvallende combinatie” (24-28).

“De slogan slaat immers duidelijk op de zuiverheid en de perfecte kwaliteit van de ingrediënten van de dranken, met name van het gebruikte water. De zuiverheid en de perfecte kwaliteit van de ingrediënten zijn van groot belang voor waren van de klassen 32 en 33. Bij minerale wateren is de perfecte kwaliteit van het water van de gebruikte bron voor doorslaggevend belang voor de bepaling van de kwaliteit van de drank zowel wat de smaak betreft als wat de gezondheid aangaat. Voor vruchtensappen, bier en andere alcoholhoudende dranken vormt de herkomst van de ingrediënten eveneens een factor die een grote rol speelt bij de bepaling van de kwaliteit van deze waren. (37)

"Dat geen voorbeeld kon worden gevonden van een slogan die lijkt op de twee belangrijkste woorden van het betrokken teken, is zonder invloed op de conclusie van het BHIM betreffende het bestaan van een vrijhoudingsbehoefte. Uit de aangehaalde rechtspraak volgt dat het voldoende is dat deze tekens en aanduidingen voor de beschrijving van de waren of diensten kunnen worden gebruikt." (30)

Het Gerecht is dus van oordeel dat de woorden, afzonderlijk of in hun onderlinge samenhang beschouwd, rechtstreeks en duidelijk verwijzen naar de kenmerken van de betrokken waren en dat verzoekster bijgevolg ten onrechte stelt dat het teken hoogstens verwijst naar een waarneming of een zeer algemeen positief gevoel.” (38).

Lees het arrest hier.

IEF 5017

Reinigend

topix.gifGvEA, 7 november 2007,  zaak T-57/06, NV Marly SA tegen OHIM/Erdal GmbH (alleen beschikbaar in het Frans).

Oppositieprocedure. Oudere internationale registratie woordmerk TOFIX tegen gemeenschapsmerkaanvrage beeldmerk Top iX. OHIM wijst de oppositie toe, de tekens zijn (gedeeltelijk) overeenstemmend en de waren (algemene schoonmaakmiddellen t.o.v. autoreinigingsproducten) zijn soortgelijk. Het Gerecht volgt dit oordeel en verwerpt het beroep tegen het toewijzen van de oppositie.

“72 Ainsi, dès lors que les produits en cause répondent à des utilisations similaires, ils sont, dans une certaine mesure, substituables et entretiennent donc un certain rapport de concurrence entre eux. En effet, nonobstant la spécialisation croissante des produits de nettoyage et d’entretien, ces derniers peuvent être également utilisés aux fins du nettoyage et de l’entretien des voitures. Par ailleurs, de tels produits partagent également, en grande partie, les mêmes circuits de distribution et peuvent donc se trouver dans des rayonnages proches les uns des autres.

73 La circonstance, invoquée par la requérante, d’une absence de similitude des produits en raison de leur composition différente est donc, à supposer même qu’elle soit avérée, inopérante, dès lors que les produits en cause répondent à une utilisation similaire et partagent un certain rapport de concurrence. En tout état de cause, les produits sont de même nature, puisqu’ils sont composés d’agents actifs destinés à nettoyer une surface et comportent donc des matières telles que le savon, l’eau de Javel ou la soude caustique, même si les produits en cause ne contiennent pas les mêmes agents actifs.”

De merken zijn volgens het OHIM en het gerecht visueel in beperkte mate, conceptueel niet en fonetisch sterk overeenstemmend. Het Gerecht concludeert dat de soortgelijkheid van waren in combinatie met de vaak auditieve marketing (mond-op-mond-reclame en radio) voldoende is om verwarringsgevaar aan te nemen.

“95 En l’espèce, il ne saurait être contesté que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, les produits de nettoyage et d’entretien font, objectivement, souvent l’objet d’opérations de promotion par voie de radiodiffusion, ce que la requérante n’a pas été en mesure d’infirmer, et que la publicité télévisée n’exclut pas la publicité radiodiffusée. Par ailleurs, c’est également à juste titre que la chambre de recours a constaté que de tels produits étaient souvent achetés sur les conseils d’un ami. En tout état de cause, outre que la requérante n’a pas démontré que ses produits faisaient actuellement l’objet, ainsi qu’elle le prétend, d’une promotion uniquement par voie de dépliants ou d’affiches, il ne saurait être exclu qu’une promotion par voie de radio lui soit préférée, créant donc un risque de confusion dans l’esprit du public entre ses produits et ceux de l’intervenante, ce que le règlement n° 40/94 a précisément pour objet d’éliminer. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, les modalités spécifiques de commercialisation des produits désignés par la marque demandée, nécessairement limitées dans le temps et dépendantes de la seule stratégie commerciale de cette marque, ne sauraient être prises en considération (voir, en ce sens, arrêt QUANTUM, point 92 supra, point 107).”

Lees het arrest hier.

IEF 5015

Goed plan

lease.bmpRechtbank 's-Hertogenbosch 5 november 2007, KG ZA 07-648, Leaseplan tegen Leasepro (Met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Inbreuk op merkrecht, handelsnaamrecht LeasePlan. Onrechtmatig handelen door opmaak website.

Leaseplan houdt zich sinds 1963 bezig met operationele autoleasing in 28 landen en is in die branche wereldmarktleider. Leaseplan heeft zowel een Beneluxregistratie van het woordmerk 'LeasePlan' als een Europese merkregistratie van het hiernaast afgebeelde logo.

LeasePlan vordert LeasePro, een klein bedrijf in dezelfde branche dat gebruik maakt van het hiernaast afgebeelde logo, het gebruik van het merk, de handelsnaam en de website te verbieden. LeasePro betwist onder meer dat er sprake is van een reëel verwarringsgevaar en dat het merk LeasePlan onderscheidend vermogen heeft en een bekend merk is, waaruit zij onrechtvaardig voordeel trekt.

De rechtbank komt tot het oordeel dat het woordelement 'Lease' weliswaar een beschrijvend karakter heeft, maar dat dientengevolge het woordelement 'Plan' dominerend en onderscheidend naar voren komt. Tussen dit woordelement en het woordelement 'Pro' bestaat auditieve en visuele overeenstemming. "Daardoor stemmen de beide woordmerken 'LEASE PLAN' en 'LEASEPRO' in zekere mate met elkaar overeen." Dit geldt eveneens voor de logo's van partijen. Dat de beeldelementen in het logo van LeasePlan niet, zoals het beeldelement in het logo van LeasePro, het silhouet van een auto oproepen, maar meer wiskundig en abstract van aard zijn, en het woordelement "LeasePro" anders dan het woordelement "LeasePlan" niet tussen beeldelementen staat gecentreerd, doet geen noemenswaardige afbreuk aan de overeenstemmende totaalindruk van beide logo's, aldus de rechtbank. Bovendien heeft het woordmerk als het logo van LeasePlan een groot onderscheidend vermogen gekregen door intensief en langdurig gebruik. De vordering slaagt aldus.

Ook de vorderingen ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam en de website zijn toewijsbaar. De gevorderde proceskosten komen de rechtbank niet als onredelijk voor, en worden derhalve toegewezen.

Lees het vonnis hier.