Woord- en of beeldmerk  

Gem. Hof 5 april 2014, IEF 13759 (Havana Club tegen Sabor Havana)
Uitspraak ingezonden door Rudi Oomen, Oomen & Offringa Advocaten. Eerder is het gevraagde verbod afgewezen [IEF 12399]. Hoewel auditief het bestanddeel Havana in het oog springt en begripsmatig Club en Sabor een overeenstemmende indruk oproept, is de totaalindruk afwijkend. Het woord Havana - hoofdstad van Cuba, een bekend 'rumland' - heeft beperkt onderscheidend vermogen. De vermelding "Aruban Rum" op de fles maken de herkomst van de rum voldoende duidelijk. Het hof bevestigt het vonnis.

4.4. Hoewel auditief het bestanddeel Havana in beide merken in het oog springt en de combinatie van Havana met de bestanddelen Club en Sabor begripsmatig eveneens in zeker mate een overeenstemmende indruk oproept, is de totaalindruk van de merken dermate afwijkend dat naar het oordeel van het Hof geen sprake is van direct verwarringsgevaar. Van belang is daarbij dat de merken visueel weinig overeenstemming. Het Hof verenigt zich op dit punt met het oordeel van het GEA en de overwegingen daartoe (r.o. 4.8 van het bestreden vonnis) en maakt die tot de zijne.
Indirect is naar het oordeel van het Hof evenmin sprake van verwarringsgevaar. Daartoe overweegt het Hof dat het woord Havana (als naam van de hoofdstad van Cuba, een land dat onder meer bekend staat om zijn rum) beperkt onderscheidende kracht heeft.

4.5. Gelet op het voorgaande acht het Hof de kans dat het ingeschreven merk Havana Sabor [red. bedoeld is Sabor Havana] en de flessen rum van merk Havana Sabor [red. = Sabor Havana] in verband gebracht worden met de producten van Havana Club gering. Hierdoor valt het risico dat voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van het merk Havana Club te verwaarlozen. Voor wat betreft de door Havana Club aangevoerde verwarringsgevaar over de herkomst van de rum, overweegt het Hof dat de vermelding "Aruban Rum" op de fles van Havana Sabor [red. = Sabor Havana] en de garantiezegel op de fles van Havana Club, inhoudende dat de rum is geproduceerd op basis van Cubaanse methodes, het in aanmerking komende publiek voldoende duidelijk maken dat de rum een verschillende herkomst heeft. Zulks mede gelet op de verschillende kleuren van bedoelde vermelding en de garantiezegel.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 8 april 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:3045 (De Heeren van Aemstel tegen gedaagde c.s.)
Uitspraak ingezonden door Remco Klöters, Van Kaam. Merkenrecht. Spoedeisend belang. Eiser (HVA) is houdster van Benelux-woordmerk DE HEEREN VAN AEMSTEL. Gedaagde heeft Grand Café De Heren van Amstel in Zeist geopend. De rechtbank oordeelt dat een vordering uit hoofde van merkinbreuk naar zijn aard spoedeisend is. In een dergelijk geval behoeft geen afzonderlijk spoedeisend belang te worden gesteld of te bestaan voor een (resterende) vordering uit hoofde van proceskosten. Wat betreft merkinbreuk bestaat er verwarringsgevaar. Door de publiciteit rond de opening van het Grand Café kan de suggestie zijn gewekt dat enige connectie bestaat met HVA. De vorderingen worden toegewezen.

4.5. [..] Een vordering uit hoofde van inbreuk op een merk is naar zijn aard spoedeisend en naar het oordeel van de voorzieningenrechter behoeft voor een (resterende) vordering uit hoofde van proceskosten in een dergelijk geval geen afzonderlijk spoedeisend belang te worden gesteld of te bestaan.

4.12 [..] Double Dutch wordt dus niet gevolgd in haar ontkenning van verwarringsgevaar bij het publiek. Juist door de publiciteit rond de opening van het café in Zeist kan de suggestie zijn gewekt dat er enige connectie bestaat tussen haar en HVA. Ook de omstandigheid dat inlogcodes voor het café in Zeist door Heineken per email zin toegestuurd aan A maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat er verwarringsgevaar bestaat. [..]

Lees de uitspraak: KG ZA 14/101 (pdf)

Op andere blogs:
DomJur

Beschikking Rechtbank Den Haag 26 maart 2014, KG RK 14-592 (Het IJs van Columbus tegen Sonneveld Group [Brood van Columbus])

2.2. Het primaire verzoek voor zover gegrond op het ingeroepen Beneluxwoord/beeldmerk wordt afgewezen omdat verzoekster niet de rechthebbende op het merk is en een deugdelijke procesvolmacht om zelf een verbod te vorderen naar voorlopig oordeel ontbreekt. Verzoekster heeft weliswaar een licentieovereenkomst met de rechthebbende op dat merk overgelegd op grond waarvan zij “mag optreden tegen namaker, ook bij de rechter” voor het geval “sprake is van namaak e.d. op het merk”, maar naar voorlopig oordeel voldoet de aldus verkregen bevoegdheid niet om in eigen naam een verbod te vorderen. Artikel 2.32 BVIE kent die bevoegdheid niet toe aan een licentienemer en de overgelegde licentieovereenkomst voldoet niet aan de vereisten voor lastgeving van artikel 7:414 BW, omdat er geen sprake is van een verbintenis van verzoekster om de merkrechten te handhaven jegens gerekwestreerde. Ten overvloede wordt opgemerkt dat het verzoek ook niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde merkinbreuk daarop en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak.

2.3. Het primaire verzoek voor zover gegrond op het handelsnaamrecht van verzoekster wordt eveneens afgewezen omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde handelsnaaminbreuk daarop en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak.

2.4. Het subsidiaire verzoek, strekkende tot (een) naar het oordeel van de voorzieningenrechter “passend(e) gebod(-en) of verbod(-en)” op dezelfde gronden die ook voor het primaire verzochte zijn aangedragen, is onvoldoende specifiek om voor toewijzing in aanmerking te komen en zal eveneens worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 april 2014, KG ZA 14-222 (Artex c.s. tegen Zimmer + Rohde)
Uitspraak ingezonden door Marlou van de Braak, Hoyng Monegier. Merkenrecht. Internationaal privaatrecht. Zie eerder IEF 13700. ADO International is houdster geweest van het Gemeenschapsmerk ADO. Volgens eisers dreigt Z+R de Benelux-markt te betreden met gordijnen, stoffen of raamarmatuur onder het ADO-merk. Nu in het eerdere Duitse vonnis niet is ingegaan op de vraag of Z+R c.s. die licentieverlening dient te respecteren, kan de voorzieningenrechter hierover zelfstandig een oordeel vellen. De rechtbank oordeelt dat HD NL (eiser) mogelijk een exclusieve licentie heeft voor het Gemeenschapsmerkgebruik in de Benelux, de ordemaatregelen worden toegewezen. De voorzieningenrechter geeft de overige voorlopige voorzieningen niet, in afwachting van de Definitieve Beslissing.

Het is onvoldoende onderbouwd dat die noodzakelijk zijn om grote en onherstelbare schade bij HD NL c.s. te voorkomen.

4.12. Het vorenstaande in aanmerking nemende leidt de mogelijkheid dat uiteindelijk zal worden geoordeeld dat HD NL een exclusieve licentie heeft voor gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux, in combinatie met een afweging van de belangen van partijen bij het wel of niet geven van de onder I en II gevorderde verboden, de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de vorderingen onder I en II bij wijze van ordemaatregel dienen te worden toegewezen op de wijze als in het dictum vermeld.

4.14. De voorzieningenrechter is van opvatting dat zij, door aldus te beslissen, haar oordelen naar behoren heeft afgestemd op het oordeel van het Duitse vonnis van 8 januari 2014. Ook in dat vonnis wordt immers overwogen dat het mogelijk is dat sprake is van een exclusieve licentieverlening aan HD NL voor de Benelux. Nu in het Duitse vonnis van 8 januari 2014 niet is ingegaan op de vraag of Z+R c.s. die licentieverlening dient te respecteren, staat niets eraan in de weg dat de voorzieningenrechter hierover zelfstandig een oordeel velt.

4.15. De voorzieningenrechter zal de voorlopige voorzieningen die verder zijn gevraagd niet geven, omdat onvoldoende is onderbouwd dat die noodzakelijk zijn om grote en onherstelbare schade bij HD NL c.s. te voorkomen in afwachting van de Definitieve Beslissing.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep SO gedeeltelijk toegewezen [tegen SÔ:UNIC]
B) Beroep FOCUS extreme afgewezen [tegen FOCUS]

Gerecht EU 3 april 2014, T-356/12 (SÔ:UNIC) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de internationale, communautaire en nationale woord- en beeldmerken met het woordelement SO voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk SÔ:UNIC voor waren van klasse 3. Beroep gedeeltelijk toegewezen.

55      First, having regard to the considerations set out in paragraphs 16 to 33 above, from which it follows that the first plea is unfounded, the applicant’s application for annulment must be dismissed in so far as concerns the part of the contested decision which rejected the opposition based on Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. As a result of that dismissal, it is not necessary to establish whether, by the assertions set out in the text of the application, which are not reflected in the form of order sought therein, the applicant is requesting the Court to exercise the power to alter decisions in order to uphold the opposition based on that provision, at least in respect of certain goods.

56      Secondly, in the light of the considerations set out in paragraphs 34 to 54 above, the contested decision must be annulled in so far as the Board of Appeal rejected as inadmissible the opposition based on Article 8(4) of Regulation No 207/2009, as regards the signs relied on by the applicant so far as the United Kingdom and Ireland are concerned, and the action dismissed as to the remainder. Since, in those circumstances, the Board of Appeal will have to examine the merits of the opposition in so far as it concerned those signs, it is not necessary to rule on the applicant’s request, made only in the text of the reply, that the Court alter the contested decision in order to give the applicant the opportunity to resubmit a notice of opposition based on that provision.

Gerecht EU 4 april 2014, T-568/12 (FOCUS extreme) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen FOCUS extreme voor waren van de klassen 5, 16 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "FOCUS" voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.

47      The Board of Appeal held, in essence, that, since the earlier mark had an average distinctive character, the goods were identical and the marks at issue were similar, the likelihood of confusion in the minds of consumers could not be safely excluded.

48      The applicant claims that, since the marks at issue differ from one another and the goods which they cover are unrelated to each other, there is no likelihood of confusion.

49      As is apparent from paragraphs 26 to 30 above, the mark applied for and the earlier mark cover goods in Class 25 in an identical manner.

50      Furthermore, as has been observed in paragraphs 35 to 45 above, the Board of Appeal was fully entitled to take the view that the signs at issue were similar overall.

51      It must therefore be held that the Board of Appeal did not err in finding that there was a likelihood of confusion between the signs at issue in so far as they cover goods in Class 25. The identity of those goods covered by the two marks at issue and the degree of similarity between those marks, considered cumulatively, prove sufficient to make it possible to draw the conclusion that there is a likelihood of confusion, regardless of the degree of distinctive character of the earlier mark. It should, moreover, be noted, in this regard, that the Board of Appeal found that the earlier mark had a normal distinctive character, a finding which the applicant does not challenge.

52      The applicant’s argument that she was entitled to a ‘temporal priority’, on the ground that, unlike the intervener, she had lodged an application for registration of a Community trade mark, must likewise be rejected. As OHIM states, it follows from Article 8(2) of Regulation No 207/2009 that the mark applied for may be refused registration, including upon opposition by the proprietor of an earlier mark registered in a Member State, which is the case here.

53      In those circumstances, the first plea, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, must be rejected.

Beschikking Hof Den Haag 11 februari 2014, IEF 13717, zaaknr. 200.132.799/01, ECLI:NL:GHDHA:2014:1384 (Bit vs. BIT AGENCY)
Merkenrecht. In de oppositieprocedure tegen de registratie van het Beneluxmerk BIT AGENCY voor de klassen 35 en 42 is aangenomen dat sprake is van gevaar voor verwarring met BIT (reclame, telecom, computersoftware). BIT AGENCY wordt enkel ingeschreven voor (reclame)diensten (klasse 35). Het hof oordeelt dat geen sprake is van reëel verwarringsgevaar doordat BIT elk onderscheidend vermogen mist. Het publiek zal veeleer menen te maken te hebben met een bedrijf dat computer-gerelateerde diensten aanbiedt. Niet is onderbouwd dat, ook als het merk beschrijvend is, toch reëel verwarringsgevaar zou zijn. De oppositie wordt alsnog afgewezen.

5. Een merk is beschrijvend en mist (dus) onderscheidend vermogen als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de waren of diensten of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het Bureau heeft overwogen dat het woord “bit” kan worden geassocieerd met de uitdrukking “bit en bites” en een associatie kan opwekken met de computerwereld, maar dat het niet beschrijvend is voor de betrokken diensten. Niet betwist is de stelling van BA dat het woord “bit” een aanduiding is van de kleinste eenheid van informatie (een signaal of symbool dat een van de twee waarden kan aannemen), waarmee wordt gewerkt in informatica/informatieverwerkende systemen, waaronder computertechniek/ computersystemen. Het hof is van oordeel dat het woord “bit” derhalve kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van diensten met betrekking tot informatieverwerkende systemen, zoals, met name, computersystemen en het daarvoor dan ook beschrijvend is. Dat het woord “bit” ook andere betekenissen heeft kan daar niet aan afdoen. Voldoende is dat het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (vergelijk HvJEG 12 februari 2004, NJ 2006, 531 inzake Postkantoor). Nu niet gesteld of gebleken is dat het merk is ingeburgerd, moet ervan worden uitgegaan dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Dat de Board of Appeal van het Office for Harmonisation in the Internal Market daarover in de door [verweerster] overgelegde uitspraak van 28 juni 2013 tussen [verweerster] en een derde een ander oordeel heeft doet daaraan niet af. Dit hof is daaraan niet gebonden. Bovendien gaat de Board of Appeal er in rechtsoverweging 52 (in strijd met rechtsoverweging 11, vijfde streepje) van die beslissing van uit dat “the applicant argues that the earlier mark “bit” has a very limited (vet, hof) distinctive character” (ro. 52).

6. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van voormeld artikel als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarvan is sprake als dat publiek meent dat de diensten aangeboden onder het teken verricht worden door de merkhouder of dat de diensten afkomstig zijn van de op een of andere manier economisch verbonden ondernemingen. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval. In het kader van een oppositie moet daarbij niet worden gekeken naar de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst zullen worden gebruikt, maar moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) voor de in het depot/de inschrijving vermelde diensten zouden kunnen worden gebruikt. Wel dient rekening gehouden te worden met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde diensten in het algemeen worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtsniveau van het relevante publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest). Partijen zijn het erover eens dat het hier gaat om een bovengemiddeld aandachtsniveau.

7. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar. Het hof is van oordeel dat in dit geval de omstandigheid dat het merk elk onderscheidend vermogen mist er toe leidt dat geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Er kan niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek dat wordt geconfronteerd met het teken zal menen met diensten van de merkhouder te maken te hebben of dat er sprake is van economisch verbonden ondernemingen. Het publiek zal veeleer menen te maken te hebben met een bedrijf dat, zoals vele andere die gebruik maken van de het woord “bit”, computer-gerelateerde diensten aanbiedt. [verweerster] heeft ook niet onderbouwd dat er, ook wanneer het merk beschrijvend is, toch reëel verwarringsgevaar zou zijn.

Lees de uitspraak:
zaaknr. 200.132.799/01 (afschrift)
ECLI:NL:GHDHA:2014:1384 (link)

Rechtbank Den Haag 2 april 2014, IEF 13714, ECLI:NL:RBDHA:2014:5261 (Stichting Paperclip tegen NRCV)
Uitspraak ingezonden door Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma. Merkenrecht. Geen inbreuk. Zie eerder: [IEF 10845], [IEF 11795] en [IEF 12365]. De Stichting Paperclip organiseert dance events en clubfeesten, is houdster van Beneluxwoordmerken PAPERCLIP en is licentiehouder van een tweede Beneluxwoordmerk PAPERCLIP. NCRV is houdster van het Benelux-woordmerk PAPERCLIP en gebruikt de naam "NCRV Paperclip" voor haar online magazine. De rechtbank oordeelt dat zeer geringe gelijkheid bestaat tussen de waren van het eerste PAPERCLIP-merk en het teken "NCRV Paperclip", er is geen verwarringsgevaar. Voor het tweede PAPERCLIP-merk geldt dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend, omdat het  NCRV-merk in rangorde voor gaat. Geen toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE. Alle vorderingen worden afgewezen.

Overeenstemming tussen het eerste PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”
4.7. De rechtbank overweegt dat door het in het teken terugkomende element “Paperclip” dat gelijk is aan het PAPERCLIP-merk, sprake is van enige visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. De rechtbank neemt voorts in overweging dat het niet aan het merk ontleende element “NCRV” aan het begin van het teken staat en daarmee meer dan gemiddeld de aandacht naar zich toe trekt en daarmee voor een belangrijk deel het totaalbeeld van het teken bepaalt. Daarnaast is niet bestreden dat juist het element “NCRV” grote bekendheid bij het publiek geniet als een verwijzing naar de desbetreffende omroeporganisatie, zodat dit element ook daarom meer dan gemiddeld de aandacht op zich zal vestigen en de totaalindruk bepaalt. Dat geldt niet voor het element “Paperclip” dat – ook volgens de Stichting – niet meer dan een normaal onderscheidend vermogen bezit. Dit alles leidt ertoe dat er duidelijke verschillen bestaan in de totaalindrukken die merk en teken oproepen. Overeenstemming kan alleen worden beoordeeld op basis van enkel het dominerende bestanddeel wanneer de andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.3 Zoals het hof in het hoger beroep van het kortgedingvonnis (in r.o. 7.) al eerder heeft overwogen, is het dominerende en onderscheidende bestanddeel hier zozeer (meer) bepalend voor het totaalbeeld dat de overige bestanddelen (of het ontbreken daarvan) er niet aan kunnen afdoen dat er een andere totaalindruk ontstaat. Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat er geen relevante, althans slechts zeer geringe overeenstemming (in visueel, auditief en begripsmatig opzicht) is tussen de het eerste PAPERCLIP-merk van de Stichting en het door NCRV gebruikte teken.

De waren/diensten waarvoor het eerste merk is ingeschreven en het teken “NCVR Paperclip wordt gebruikt
4.12. Ook met betrekking tot de bestemming is (soort)gelijkheid geen gegeven. Dat het zowel bij de waren onder het merk als bij het teken erom gaat dat – zoals de Stichting het noemt – een cultuur minnend publiek wordt voorzien van beeld en geluid, mag zo zijn; dat daardoor sprake is van een gelijke bestemming, volgt daarmee nog niet uit de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-is ingeschreven en die waarvoor “Paperclip Magazine” wordt gebruikt. De apparaten en dragers waar de Stichting op doelt, zijn bestemt voor het opslaan en weergeven van geluid en beeld. Welke geluiden en beelden opgenomen, overgedragen of weergegeven worden, is daarbij niet bepaald en niet relevant. Dit volgt uit de inschrijving van het merk. Het online magazine van NCRV is bestemd om een publiek te informeren over NCRV en haar programma’s. Daarmee valt niet in te zien dat de bestemming (soort)gelijk is.

4.13. Gelet op het voorgaande kan evenmin worden geconcludeerd dat sprake is van concurrentie tussen de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven en online magazine van NCRV, zodat daarin ook geen (soort)gelijkheid kan worden gevonden. Omdat voor het bekijken van “NCRV Magazine” een computer of ander apparaat met een internetaansluiting en de mogelijkheid tot het overbrengen en afspelen van beeld en geluid noodzakelijk is, zijn dergelijke apparaten hooguit enigszins complementair te noemen aan de beeld- en geluidopnamen die daarmee worden overgebracht of daarop worden afgespeeld.

Verwarringsgevaar tussen het eerste PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”
4.16. Daarbij komt dat NCRV zich met haar teken op een ander publiek richt dan het publiek van de Stichting. De Stichting richt zich – naar eigen zeggen – op een publiek vanaf 16 jaar maar stelt dat de bezoekers van haar evenementen en website tussen de 30 en 35 jaar zijn. Zoals uit het door de Stichting overgelegde materiaal blijkt, kent haar publiek de Stichting van de feesten en andere evenementen die zij organiseert in en rond Eersel. NCRV richt zich op een doelgroep van dertigers en veertigers maar het publiek van “NCRV Paperclip” – zo is door NCRV aan de hand van overigens onbestreden onderzoeksgegevens onderbouwd – bestaat voor het merendeel (75%) uit abonnees en leden van NRCV van 50 jaar of ouder. Dat beide publieken cultuur minnend zijn en op zoek naar cultureel entertainment – zoals de Stichting aanvoert – mag zo zijn, maar dat wil nog niet zonder meer zeggen dat er zich verwarring voordoet bij het desbetreffende publiek dan wel dat die kans bestaat, althans daarvoor is onvoldoende concrete onderbouwing verschaft. Niet valt daarmee in te zien dat het in aanmerking komende publiek zal denken dat “NCRV Paperclip” afkomstig is van de Stichting of dat er een commerciële band tussen de Stichting en NRCV bestaat. Nu er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan worden vastgesteld is er geen sprake van merkinbreuk als bedoeld in dat artikel.

Het tweede PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”
4.19. Zowel bij NCRV’s merk als bij het tweede PAPERCLIP-merk gaat het om PAPERCLIP, zodat het om een gelijk merk gaat. Dat “elektronische publicatie” en “publiceren en uitgeven van entertainment, het verstrekken van informatie op het gebied van entertainment” waarvoor het tweede PAPERCLIP-merk is gedeponeerd (soort)gelijk zijn aan de eerdere omschrijving die NCRV voor haar merk heeft laten vastleggen in klasse 41 (“Het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoeleinden) van informatieve publicaties betreffende radio- televisie- en online (programma) aanbod.”) staat tussen partijen niet ter discussie, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Daaruit volgt dat NCRV’s merk – dat immers eerder is gedeponeerd dan het tweede PAPERCLIP-merk – in ieder geval voor zover het gaat om “Het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoeleinden) van informatieve publicaties betreffende radio- televisie- en online (programma) aanbod.” in rangorde komt voor het tweede PAPERCLIP-merk en het tweede PAPERCLIP-merk in ieder geval daarvoor nietig kan worden verklaard. Dit tweede PAPERCLIP-merk biedt daarmee geen basis voor een verbod van gebruik van het teken “NCRV’s Paperclip” voor een online magazine. Nu voorts niet is gesteld noch is gebleken dat NCRV’s magazine (soort)gelijk is aan andere waren of diensten waarvoor het tweede PAPERCLIP-merk is gedeponeerd, valt niet in te zien dat NCRV op grond van het tweede PAPERCLIP-merk zou kunnen worden verboden een online magazine uit te brengen. Zoals hiervoor aan de orde is geweest bij het eerste PAPERCLIP-merk, bestaat er hooguit slechts zeer geringe overeenstemming tussen PAPERCLIP en “NCRV Paperclip” en is, zelfs wanneer moet worden aangenomen dat er sprake is van een geringe (soort)gelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor het merk is gedeponeerd en het teken wordt gebruikt, geen sprake van verwarringsgevaar. Nu ten aanzien van het tweede PAPERCLIP-merk geen (soort)gelijkheid kan worden aangenomen, is er nog minder aanleiding verwarringsgevaar te verwachten.

Artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE
4.21. De Stichting heeft artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE niet (voldoende expliciet) aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. Voor zover in haar stellingen elementen schuilen die aan die bepalingen zijn ontleend, overweegt de rechtbank dat ook overigens een beroep op deze bepalingen niet tot toewijzing van de vorderingen van de Stichting zou hebben kunnen leiden omdat niet aan de in die bepalingen genoemde voorwaarden is voldaan. Ook volgens de Stichting kunnen de PAPERCLIP-merken immers niet worden aangemerkt als bekende merken, zodat sub c geen toepassing kan vinden en gesteld noch gebleken is voorts dat NCRV haar teken gebruikt anders dan ter onderscheiding van haar waren en diensten, zodat sub d niet aan de orde is.

Lees de uitspraak:
HA ZA 13-481 (afschrift)
ECLI:NL:RBDHA:2014:5261 (link)

Op andere blogs:
DomJuR

Hof Amsterdam 1 april 2014, IEF 13712; zaaknr. 200.122.036 (X tegen Spar)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Annelot Sitsen, Bingh advocaten. Merkenrecht. Eisers zijn houders van diverse Benelux woordmerken en gemeenschapsaanvrage AMERICOLA. Spar heeft Benelux merkinschrijvingen verricht voor woordmerk / beeldmerk AMERICAN COLA. Eisers hadden, zonder succes, de nietigverklaring van de merkinschrijvingen van SPAR gevorderd [IEF 11962]. Het vonnis waarvan beroep wordt bekrachtigd.

Leestip: 2.6, 2.7 en 2.8.

Lees hier:
HA ZA 11-2693 (pdf)

Rechtbank Den Haag 2 april 2014, IEF 13711, ECLI:NL:RBDHA:2014:5266 (Cresco/Koppert Cress) 

Uitspraak ingezonden door Maarten Rijks en Gino van Roeyen, BANNING.

4.7. Koppert Cress heeft nog aangevoerd dat er synoniemen bestaan voor het door Koppert Cress geleverde product, bijvoorbeeld ‘oesterblad’. Dat doet echter niet af aan het voorgaande. Het algemeen belang dat concurrenten die eenzelfde kruid op de markt brengen vrijelijk de kenmerken van hun product kunnen beschrijven, brengt mee dat het Oyster Leaves merk geen merkbescherming dient te hebben, ongeacht de mogelijkheid voor concurrenten om andere benamingen te gebruiken.

4.8. Cresco heeft onweersproken gesteld dat zij belanghebbende is bij haar vordering tot vernietiging van het Oyster Leaves merk. De vordering daartoe van Cresco is derhalve toewijsbaar.

4.17. Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat Cresco, gelet op het aanzienlijke aantal vermeldingen van generiek gebruik van de benaming ‘shiso’, voldoende heeft onderbouwd dat die benaming in de handel inmiddels een gebruikelijke benaming is geworden in de Benelux voor het kruid Perilla. Dat kruid valt onder alle warenomschrijvingen waarvoor het Shiso merk is ingeschreven. Het betreft immers een tuinbouwproduct, een verse groente en een levende plant.

4.18. Voor vervallenverklaring van het Shiso merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE is echter ook vereist dat de verwording tot soortnaam aan een toedoen of nalaten van Koppert Cress te wijten is. Cresco stelt dat de verwording tot soortnaam te wijten is aan nalaten door Koppert Cress, omdat Koppert Cress het gebruik van de naam ‘shiso’ als soortnaam door derden nooit is tegengegaan. Koppert Cress bestrijdt dat dat het geval is.

Lees de uitspraak:
HA ZA 13-282 (afschrift)
ECLI:NL:RBDHA:2014:5266 (link)

Op andere blogs:
AOMB Woordmerk “SHISO” verworden tot soortnaam
AMS Advocaten

Vzr. Rechtbank van Koophandel 27 maart 2014, A.R. C/14/00030 (Artex c.s. tegen Zimmer + Rohde)
Uitspraak ingezonden door Anne Marie Verschuur, Philippe Péters en Tanguy de Haan, NautaDutilh. Merkenrecht. Proceskostenvergoeding. Zimmer + Rohde is houdster van alle merkinschrijvingen voor het woord-/beeldmerk ADO. De Beneluxrechten zouden uitdrukkelijk en expliciet overgedragen zijn aan het (oude) ADO Duitsland, waarvan eiseressen de merken hebben gekocht. Artikel 2.19 BVIE wordt ingeroepen. Prima facie moet de merkhouder blijken uit de officiële registers, daartoe levert Zimmer&Rhode bewijs dat zij dat is. De vorderingen worden afgewezen.

Een beroep op 2.20 BVIE is voorbehouden aan merkhouders, een vordering uit onrechtmatige daad kan slechts bijkomend worden ingesteld. De zaak is niet dermate complex om van de basisrechtsplegingsvergoeding af te wijken en de gevorderde kosten worden van het gevorderde €11.000 tot enkel nuttig begroot op €1.320.

p. 7 In voorliggende zaak leveren verwerende partijen prima facie het bewijs dat alle "ADO" merken ter wereld, inclusief de Benelux, op naam van Zimmer&Rhode zijn ingeschreven.

De vordering van eiseressen is bijgevolg onontvankelijk op grond van artikel 2.19 BVIE aangezien eiseressen prima facie geen merkhouders zijn.

Eiseressen stellen dat hun vordering in feite geen merkenrechtelijke vordering zou zijn en zij beroepen zich op artikel 2.20 BVIE. (...)
Overigens slaat artikel 2.20 BVIE enkel op de rechten van de merkhouder. Artikel 2.20 BVIE bepaalt immers: "Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht".

De tweede zin voegt eraan toe dat de merkhouder bovenop de in artikel 2.20 BVIE opgesomde merkenrechtelijk vordering, een bijkomende vordering kan instellen op basis van het "gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad".