Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2012, zaaknr. 336687/HA ZA 09-1523 (Cisco c.s. tegen Comtek)

In navolging van IEF 10952 & IEF 8117.

Merkenrecht. Vermeende inbreuk door verhandelen (tweedehands) goederen met merk Cisco. Uitputting. Op 22 februari 2012 is tussenvonnis gewezen waarbij de rechtbank zich in reconventie niet bevoegd achtte en iedere verdere beslissing in reconventie is aangehouden. Deze zaak betreft de verdere beoordeling van het voorgaande, met betrekking tot het leveren van tegenbewijs van Comtek, dat alle producten die onder haar in beslag zijn genomen voorzien zijn van de merken Cisco.

De rechtbank oordeelt dat Comtek er niet in is geslaagd om tegenbewijs te leveren. Daarmee staat vast dat er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de merken van Cisco. Hierbij stelt de rechtbank vast dat er geen sprake is van uitputting met betrekking tot de merkrechten van Cisco c.s.. De rechtbank oordeelt dat sprake is van merkrechtinbreuk op het Gemeenschapsmerk- en Beneluxmerkenrecht van Cisco Technology. Cisco Systems doet geen beroep op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, aldus is er geen grondslag voor haar verbodsvordering en wordt deze door de rechtbank afgewezen. De vordering van Cisco c.s. tot afgifte van producten wordt door de rechtbank afgewezen, daar er geen concrete bewijzen zijn. De gevorderde inzage door een onafhankelijke accountant wordt toegewezen. De rechtbank gaat ervan uit dat Comteks bezwaren tegen de door Cisco c.s. opgevoerde kostenopgave geen betrekking hebben op de hoogte van deze kosten, maar op hetgeen zij tegen deze kosten heeft aangevoerd. De enkele afwezigheid van kwader trouw kan er niet zonder meer toe leiden dat geen recht kan worden gedaan op de vergoeding van volledige proceskosten. Bezwaar hiertegen door Comtek wordt afgewezen.

De rechtbank wijst de vorderingen van Cisco c.s. gedeeltelijk toe en veroordeelt Comtek in de proceskosten.

Leveren tegenbewijs door Comtek 2.5. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat hierin geen toereikende reactie kan worden gevonden die aanleiding biedt voor nadere bewijslevering. Feitelijk berust hetgeen Comtek in dit verband aanvoert op een herhaling van wat door haar al voor het vonnis van 22 februari 2012 in de procedure naar voren is gebracht en dat de rechtbank heeft gebracht tot het als voorshands bewezen aannemen dat de in beslag genomen producten (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) zijn voorzien van de Merken. Ter onderbouwing van haar stellingen op dit punt heeft Comtek reeds eerder het standpunt ingenomen dat tijdens de bewaring niet zorgvuldig is omgegaan met de in beslag genomen producten en zelfs dat daar mee zou zijn gerommeld. Daarbij heeft zij gewezen op de hiervoor genoemde verklaring van mr. Russell waaruit dat zou blijken. Onder 6.15 van het vonnis van 22 februari 2012 heeft de rechtbank overwogen dat het door Comtek op dit punt gestelde niet afdoet aan – onder meer – het voorshands (behoudens tegenbewijs) bewezen geachte gebruik van de Merken op alle (behoudens de tape, de antistatische zakken en de Prolab) in beslag genomen producten. Dat er een chaotische situatie is ontstaan met betrekking tot de in beslag genomen producten nadat de producten in bewaring zijn gegeven, is niet van belang, nu door Comtek niet is betwist dat de in het proces-verbaal door de deurwaarder beschreven producten onder haar in beslag zijn genomen. Het door Comtek te leveren bewijs dient betrekking te hebben op de producten genoemd in het proces-verbaal van 31 oktober 2008 wil sprake zijn van tegenbewijs ten aanzien van het voorshands als bewezen aangenomen gebruik van de Merken op die producten. Ook wanneer Comteks verzoek aan de rechtbank om op een door de rechtbank te bepalen wijze de in beslag genomen producten te bezichtiging en/of Comteks subsidiaire verzoek aan de rechtbank om mr. Russell als getuige op te roepen, op enigerlei wijze worden gehonoreerd of daaraan anderszins door Comtek uitvoering wordt gegeven, zal de uitkomst daarvan betrekking hebben op de producten die nu in bewaring zijn en waarmee al dan niet is gerommeld. Daarmee kan nog geen bewijs worden bijgebracht met betrekking tot het gebruik van de Merken op de producten die onder Comtek in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, althans Comtek heeft in het geheel niet onderbouwd dat (en op welke wijze) de haar kennelijk voor ogen staande opzet zou kunnen leiden tot het bewijs waartoe zij is toegelaten. Nu er feitelijk geen (ter zake doend) tegenbewijs wordt voorgedragen, is de conclusie dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het tegenbewijs waartoe zij is in de gelegenheid is gesteld. Daarmee staat vast dat (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de Merken.

2.7. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat Comtek hiermee feitelijk niet heeft aangegeven dat zij (nader) bewijs wil leveren, laat staan dat zij uiteen heeft gezet op welke wijze zij dit wil doen. Hetgeen door Comtek in dit verband is aangevoerd, moet bovendien worden aangemerkt als een herhaling van hetgeen eerder door haar in de procedure naar voren is gebracht. Bewijs door nader te noemen getuigen te doen horen, is door Comtek niet concreet uitgewerkt noch heeft zij daarvoor getuigen voorgedragen. De rechtbank heeft in hetgeen Comtek in dit verband aanvoert – zo blijkt uit vonnis van 22 februari 2012, zie o.m. onder 6.12 – geen aanleiding gezien te komen tot de vaststelling dat zich onder de in beslag genomen producten producten bevinden die afkomstig zijn van HP c.s. De enkele herhaling van hetgeen reeds eerder naar voren is gebracht, kan de rechtbank niet tot een ander oordeel brengen. De conclusie is dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs. Daarmee staat vast dat er zich geen Cisco-producten afkomstig van HP c.s. onder de in beslag genomen producten bevinden en dat de merkrechten van Cisco c.s. ten aanzien van alle producten genoemd in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008 (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) niet zijn uitgeput.

Verbod 2.11. Met het voorgaande staat vast dat alle in beslag genomen producten, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, genoemd in het procesverbaal van 31 oktober 2008 zijn voorzien van de Merken en dat deze producten niet afkomstig zijn van HP c.s. Nu geen sprake is van uitputting van de merkrechten van Cisco c.s. met betrekking tot deze producten is de conclusie dat Comtek inbreuk heeft gemaakt op de Merken. Op grond van artikel 9 lid 1, sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1, sub a BVIE zal het (onder A) gevorderde verbod om inbreuk te maken op de Merken daarom, als in het dictum verwoord, worden toegewezen jegens de merkhoudster Cisco Technology. De gevorderde “tenzij”-formulering zal daarbij niet worden gevolgd, omdat deze geen aansluiting vindt bij de wijze waarop in het BVIE en de GMVo de uitputting is geformuleerd en omdat door Cisco c.s. onvoldoende onderbouwd is gesteld op grond waarvan de rechtbank reeds nu voor eventuele toekomstige situaties het door Cisco c.s. bedoelde bewijs al bij Comtek zou moeten leggen. Niet valt in te zien waarom het repareren of refubishen als zodanig dient te worden verboden. Cisco c.s. heeft immers verklaard dat het haar niet gaat om het repareren of reviseren als zodanig maar om namaak en door haar buiten de EER in de handel gebrachte producten (het vonnis van 22 februari 2012, onder 6.9). Het verbod zal voorts waar het Gemeenschapsmerken betreft, worden toegewezen voor de Gemeenschap en wat Benelux-merken betreft slechts worden toegewezen voor de Benelux. Omdat Cisco Systems geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, bestaat er geen grondslag voor haar verbodsvordering en zal deze worden afgewezen.

Inzage, opgave, rekening en verantwoording, afgifte 2.16. Gelet op het voorgaande kunnen de overige vorderingen slechts voor toewijzing in aanmerking komen voor zover zij betrekking hebben op de producten genoemd onder 3.5 en

3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab. Niet valt echter in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder C) gevorderde opgave van beslagen producten, nu zij reeds beschikt over het proces-verbaal van beslaglegging waarin deze producten zijn beschreven. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. Evenmin valt in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder E) mede gevorderde opgave van de afnemers van de onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012 bedoelde producten, nu deze producten hetzij door haarzelf zijn afgenomen,\ hetzij onder het door haar onder Comtek gelegde beslag vallen. Deze vordering zal op dit punt dan ook dan ook worden afgewezen. De onder D en E gevorderde rekening en verantwoording en informatie over leveranciers zullen, als in het dictum verwoord, en voor zover het alle Comtek beschikbare en/of bekende informatie betreft, worden toegewezen, waarbij een termijn gerelateerd aan de betekening van het vonnis zal worden bepaald. Daar de door Comtek genoten winst relevant zou kunnen zijn voor de berekening van de omvang van de door Cisco c.s. geleden schade, omdat daarbij volgens artikel 2.21 lid 2, onder a BVIE rekening kan worden gehouden met de door de inbreukmaker genoten winst, hebben zij tevens recht op opgave van gegevens ter bepaling van de door Comtek genoten nettowinst.

Proceskosten 2.23. Naar onweersproken door Cisco c.s. is aangevoerd, is haar wijziging van eis (“haar draai” in de woorden van Comtek) ingegeven door een mededeling van Comtek dat zij ook producten van niet-geautoriseerde dealers heeft betrokken. Dat dit voor Cisco c.s aanleiding was om haar vorderingen aan te passen en zich op het (ruimere) standpunt te stellen dat Comtek handelde in niet met toestemming van Cisco c.s. in de EER in het verkeer gebrachte producten, is niet onbegrijpelijk. Dat dat van invloed is op de kosten, mag zo zijn (door Comtek is overigens niet aangegeven tot welke verhoging dat aanleiding zou hebben gegeven), maar dat kan – zonder meer – nog geen reden zijn die niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dat geldt eens te meer nu de rechtbank inbreuk aanneemt op grond van de gewijzigde eis. Uit de verwijzing van Comtek naar “dezelfde omstandigheden die zij heeft aangevoerd ter afwijzing van de vordering tot winstafdracht” leidt de rechtbank af dat zij bedoelt te stellen dat in verband met het ontbreken van kwade trouw aan haar zijde, de door Cisco c.s. gevorderde proceskosten niet voor integrale vergoeding in aanmerking komen. Welke kosten buiten beschouwing zouden moeten blijven, wordt daarbij niet duidelijk. De rechtbank overweegt dat de enkele afwezigheid van kwade trouw er niet zonder meer toe leidt dat geen recht kan worden gedaan op vergoeding van volledige proceskosten. Nu een nadere duidelijke onderbouwing ter zake ontbreekt, wordt Comteks bezwaar afgewezen.

Rechtbank Amsterdam 18 juli 2012, LJN BX4333 (Bolton Nederland B.V. tegen Duck Global Licensing AG & Duck Global Licensing AG tegen Bolton Nederland B.V.)
Auteursrecht (op slogan). Licentieovereenkomst. Goed licentienemerschap. Vonnis in gevoegde zaken. Duck Global maakt deel uit van de SC Johnson-groep, een internationale groep van ondernemingen die actief is op het gebied van huishoudelijke producten, waaronder de merken Mr. Muscle en WC Eend. Sinds 1983 verhandelt Bolton WC Eend-producten in Nederland. Duck Global is houdster van de merkrechten van WC Eend. Tussen partijen zijn licentieovereenkomsten gesloten. Tot mei 2010 mocht Bolton zonder toestemming van Duck Global nieuwe producten onder het WC Eend-merk op de markt brengen. Na 2010 zijn enkel zogenoemde 'upgrades' op de markt gebracht. Bij brief van 29 maart 2011 heeft Duck Global de overeenkomsten per direct opgezegd vanwege contractbreuk. Er heeft een kort gedingprocedure plaatsgevonden waarin de voorzieningenrechter de vordering van Duck Global om Bolton te veroordelen voor merkrechtinbreuk heeft afgewezen. Volgens Duck Global handelt Bolton ook in strijd met de overeenkomst door bepaalde termen (als naamsaanduiding) op de verpakking te plaatsen.

De rechtbank wijst de verklaring voor recht dat Duck Global de licentieovereenkomsten niet rechtsgeldig heeft beëindigd, toe. Volgens de rechtbank zijn de termen die Bolton gebruikt op de verpakkingen beschrijvend en niet te beschouwen als eigen merken van Bolton. Ook is het gebruik van andere leveranciers geen tekortkoming, omdat het bestendige praktijk was dat Duck Global daarmee instemde zolang de kwaliteit goed bleef.

Met betrekking tot de stelling van Duck Global dat Bolton de overeenkomsten niet juist is nagekomen, doordat zij zonder toestemming de domeinnaam wceend.nl heeft geregistreerd, oordeelt de rechtbank dat dit past binnen een normale exploitatie van de WC Eend-producten door Bolton.

Ten aanzien van de inschrijving van de merken, WC EEND ENERGY POWER GEL en WIJ VAN WC EEND ADVISEREN WC EEND, door Bolton oordeelt de rechtbank dat Duck Global deze inschrijvingen niet hoeft te dulden. Op dit punt is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Om op grond hiervan de overeenkomst te beëindigen gaat echter te ver. De rechtbank oordeelt verder dat Duck Global, als licentiegever, van Bolten mag eisen dat deze de Duck Global Brand Equity Standards (BES) implementeert en dat het mogelijk moet zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken.

De rechtbank concludeert dat Duck Global de overeenkomst niet rechtgeldig heeft beëindigd en dat Bolton jegens Duck Global tekort is geschoten in de nakoming met betrekking tot de merkinschrijvingen.

Beschrijvende termen
4.11. De rechtbank is van oordeel dat de door Bolton gebruikte tekens beschrijvend zijn voor de hier aan de orde zijnde producten en daarom niet zijn te beschouwen als een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten. De omstandigheid dat deze tekens door Bolton in het buitenland in combinatie met haar eigen merk WC NET worden gebruikt en de omstandigheid dat Bolton woordcombinaties van deze tekens met WC NET als merk heeft gedeponeerd, maakt dit niet anders. Op de WC EEND-producten in Nederland staat immers niet het WC NET-merk. Dat Bolton op haar WC EEND-verpakkingen achter de tekens soms tevens het TM-teken heeft geplaatst, kan hieraan niet afdoen, omdat deze aanduiding niet maakt dat de betreffende tekens daarmee een merk worden. Gesteld noch gebleken is dat de overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat onder het begrip “Fabriksmarke” of eigener “Marken” ook het gebruik van een teken is te verstaan dat door het publiek als merk zou kunnen worden opgevat. Bolton handelt dan ook niet in strijd met de overeenkomsten door de bedoelde tekens op haar WC EEND-verpakkingen te gebruiken. Nu geen sprake is van gebruik van een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten, levert de omstandigheid dat de tekens in voorkomende gevallen groter zijn afgebeeld dan het WC EEND-merk, evenmin een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomsten op. Overigens heeft Bolton de tekens inmiddels, na de ingebrekestelling van 13 oktober 2011, kleiner weergegeven dan het WC EEND-merk.

Domeinnaam en inschrijving merken
4.20. Ten aanzien van de registratie van de domeinnaam oordeelt de rechtbank dat dit past binnen een normale exploitatie van de WC EEND-producten door Bolton in Nederland. De domeinnaam is ook alleen op Nederland gericht. Niet valt in te zien dat deze registratie schade toebrengt aan het WC EEND-merk. Van een tekortkoming in de nakoming is dan ook geen sprake.

4.21. Het voorgaande is anders ten aanzien van de inschrijving van de merken door Bolton. Hoewel de overeenkomsten zelf niet voorzien in een verbod op het inschrijven van merken, geldt dat goed licentienemerschap meebrengt dat de licentienemer zich onthoudt van het inschrijven van een merk waarin het merk is opgenomen van zijn licentiegever. Als licentiegever hoeft Duck Global deze inschrijvingen niet te dulden. Door deze inschrijvingen is dan ook sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten. Anders dan Duck Global meent, is deze tekortkoming in de nakoming onvoldoende ernstig om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Daarbij betrekt de rechtbank dat deze tekortkoming eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden door onvoorwaardelijke overdracht door Bolton van de merken aan Duck Global. De gevorderde verklaring voor recht is op dit punt wel toewijsbaar.

Implementeren BES
4.34. De rechtbank stelt vast dat de door Duck Global geschetste redenen, waarom samenwerking niet langer mogelijk zou zijn, voornamelijk hun grondslag vinden in de tussen partijen gevoerde discussie over het al dan niet tekortkomen in de nakoming van de overeenkomsten, in het bijzonder ten aanzien van de implementatie van de BES. Dit laatste hangt sterk samen met de moeite die Duck Global heeft met het feit dat haar merk WC EEND in Nederland er hetzelfde uitziet als het WC NET-merk van Bolton in het buitenland. Aangezien in dit vonnis is geoordeeld, dat Duck Global de eis mag stellen dat Bolton de BES implementeert en de verhoudingen tussen Duck Global en Bolton in zoverre duidelijk zijn geworden, moet het naar het oordeel van de rechtbank mogelijk zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken. De rechtbank is dan ook niet gebleken van een situatie, waarin in redelijkheid van Duck Global niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten, dan wel van een situatie op grond waarvan de overeenkomst met toepassing van de artikelen 6:248 BW of 6:258 BW kan worden beëindigd.

Op andere blogs:
DomJur 2012-883 (Bolton Nederland – Duck Global Licensing)

Rechtbank Arnhem 4 juli 2012, gecorrigeerde versie d.d. 3 augustus 2012, LJN BX4370,  zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195 (Ebo van den Bor Nijkerk B.V. tegen Asiatico B.V.)

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam advocaten.

In navolging van IEF 9374. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Familienamen. Auteursrechtelijk bescherming van beeldmerken. Een eenmanszaak opgericht voor de tweede wereldoorlog is overgedragen aan drie zonen en wordt in 1989 gewijzigd in een Horecagroothandel Ebo van den Bor en Zonen B.V.. In 2007 is er een aanvullende overeenkomst zijnde een non-concurrentiebeding overeengekomen tussen een zoon en drie kleinzonen. In 2010 zijn de woordmerken vastgelegd. In 2010 heeft Asiatico B.V., tot voor kort Horecagroothandel Van den Bor B.V., een groothandel in horecaproducten, algemene voorwaarden gedeponeerd. Gevorderd wordt het staken van de inbreuk op de handelsnaam van Ebo van den Bor BV.

Op basis van artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt Van den Bor BV verboden een handelsnaam te voeren waarin de naam Van den Bor voorkomt. Ook moet zij zich onthouden van het gebruik van het Van den Bor- en Asiatico-logo.

Voor zover verwarring al niet direct is of wordt veroorzaakt, is er wel sprake van indirect verwarringsgevaar omdat de normaal oplettende en onderscheidende (potentiële) afnemers van de oriëntaalse horecaproducten en de leveranciers de indruk zouden kunnen hebben dat er sprake is van gelieerde ondernemingen.

Ondanks artikel 2.23 lid 1 BVIE kan Ebo van den Bor, zich als merkhouder wel degelijk verzetten tegen gebruik van een familienaam indien deze met zijn merkovereenkomt en door een derde wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. Daar van is hier sprake.

Tot slot wordt ook inbreuk op auteursrecht aangenomen. Gelet op de kleurstelling, het lettertype, de naam van de onderneming, de afgemeting en onderlinge verhoudingen van de diverse onderdelen, die nagenoeg identiek zijn, is er sprake van overeenstemmende totaalindrukken van beide logo's.

De proceskosten zijn (in deze gecorrigeerde versie) handmatig bijgeschreven en geparagrafeerd.

Zie hier de grosse, zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195.

Rechtbank 's-Gravenhage 8 augustus 2012, zaaknr. 399511/HA ZA 11-2154 (It's not the same (INTS) tegen Sun Lover's Casual v.o.f.)

Uitspraak ingezonden door Elin Perridon, Baker McKenzie.

Auteursrecht op kleding. Bescherming beperkt tot gemaakte specifieke keuzes en combinaties. Stijl of trend. Bescherming van essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen. Merkenrecht.

Onder de merknaam DESIGUAL wordt kleding ontworpen en door INTS in Nederland gedistribueerd. Sun Lover's verkoopt kleding die (vermoedelijk) exacte kopieën zijn en auteursrechtelijk inbreuk maken omdat de jurken zijn bedruk met de in Spanje ingeschreven auteursrechtelijk beschermde dessins.

De stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering dragen het persoonlijk stempel van de maker. Het auteursrecht is beperkt tot de gemaakte specifieke keuzes en combinaties hiervan. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s..

De bescherming voor, zoals INTS c.s. het noemen, essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen omdat de vordering onvoldoende is gemotiveerd of gepreciseerd om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is.

INTS stelt dat de jurk is verkocht onder vermelding van "regards, Feven Mekonen Desigual Amsterdam", maar het overleggen van een kassabon kan slechts een begin van een bewijs vormen, INTS wordt toegestaan bewijs te leveren.

Het teken "Design all together" dat in de voering van de jas van Sun Lover's is aangebracht stemt verwarringwekkend overeen met het woord/beeldmerk DESIGUAL ALL TOGETHER.

4.6. Indien en voor zover bij de Desigual-Jas en -Jurken slechts sprake zou zijn van een bekende combinatie van gangbare (vormgevings)elementen of het enkele toepassen van een reeds bestaande stijl of trend, komt aan de ontwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toe. Het gaat bij de Desigual-Jas en -Jurken echter om een specifieke combinatie van vormgevingselementen als patronen, dessins, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering. Hoewel het enkele combineren van die elementen als zodanig niet oorspronkelijk kan worden genoemd, kan het resultaat van het combineren dat wel zijn indien daarbij sprake is geweest van scheppende activiteit, derhalve van het maken van creatieve keuzes door de maker. Voor zowel de Desigual-Jas als voor de -Jurken geldt dat de ontwerpen door creatieve keuzes ten aanzien van het gebruik van de stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het gaat daarbij om de specifieke combinatie zoals die in de ontwerpen zijn gemaakt en niet om het combineren als zodanig. In die zin is het auteursrecht ten aanzien van de ontwerpen beperkt tot de in die ontwerpen gemaakte specifieke keuzes en combinaties.

4.8. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s.

Losse onderdelen beschermd?
4.11. Voor zover INTS c.s. naast bescherming van de Desigual-Jas en -Jurken ook auteursrechtelijke bescherming vraag voor, zoals zij noemt, essentiële losse vormgevingsonderdelen van de Desigual-Jas en -Jurken, ligt een dergelijke aanspraak wegens het onvoldoende onderbouwd zijn van de daarop gerichte stellingen, voor afwijzing gereed nu door INTS c.s. onvoldoende gemotiveerd is gesteld om te kunnen bepalen om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is, dat die auteursrechtelijk beschermd zijn, dat INTS c.s. rechthebbende is ten aanzien van die vormgevingsonderdelen en precies welke onderdelen van de Jas en -Jurken van Sun Lover's daarop inbreuk zouden maken.

4.12. (...) De desbtreffende kassabon kan een begin van bewijs vormen, het bewijs is daarmee echter (nog) niet geleverd. Nu het - op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv - aan INTS c.s. is bewijs bij te brengen waaruit kan volgen dat Sun Lover's Jurk 1 van Sun Lover's heeft verhandeld, zal zij - conform haar bewijsaanbod - zoals in het dictum verwoord, het bewijs hiervan opgedragen krijgen.

Merkenrecht: leestip 4.17.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Auteursrecht op kleding)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 augustus 2012, zaaknr. 424081/KG ZA 12-783 (Eiser tegen Kao Kabushiki Kaisha)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten.

In navolging van IEF 11609. Opheffingskortgeding ex 611d Rv, vanwege niet kunnen voldoen aan dwangbevel. Merkenrecht.

Kao is producent op het gebied van persoonlijke verzorging, onder meer van het merk GUHL. Zij heeft geconstateerd dat er in Nederland Guhl-counterfeitproducten op de markt waren en heeft stappen ondernomen. Bij vonnis van de voorzieningenrechter op 23 juli 2012 is X bevolen opgave te doen van namen en adressen van de personen van wie zij de namaak Guhl-producten heeft betrokken.

X vordert in onderhavige zaak opheffing van het vonnis van 23 juli 2012. Er is volgens X sprake van een onmogelijkheid om te voldoen aan het hem opgelegde bevel. Hij maakt voldoende aannemelijk dat hij de namen en adressen van zijn leveranciers niet weet. Anders dan Kao suggereert, heeft de rechter in het bestreden vonnis niet vastgesteld dat X al meer weet over de identiteit van zijn leveranciers. De rechter heeft geoordeeld dat 'getwijfeld kan worden' aan de verklaring van X dat hij de gegevens niet kan verstrekken.

De voorzieningenrechter acht het echter onredelijk om meer inspanning van X te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vaststaat dat vanaf het moment van de veroordeling tevergeefts alle relevante markten zijn afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Het feit dat X ook op andere manieren had kunnen proberen om de identiteit van de leveranciers te achterhalen, leidt niet tot een ander oordeel.

Volgens de voorzieningenrechter staat het naar voorlopig oordeel vast dat het voor X onmogelijk is om te voldoen aan het opgelegde bevel en heft de dwangsomveroordeling op. Kao wordt veroordeeld in de proceskosten.

4.5. Anders dan Kao heeft gesuggereerd, heeft de rechter in het vonnis van 23 juli 2012 niet al vastgesteld dat X meer weet over de identiteit van zijn leveranciers of dat X meer informatie kan achterhalen. De rechter heeft geoordeeld dat 'getwijfeld kan worden' aan de verklaring van X dat hij de gegevens niet kan verstrekken en dat 'voorshands niet is uit te sluiten dat X niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben'. Onder die omstandigheid (dat niet kan worden uitgesloten dat X de informatie wel kan, maar niet wil verstrekken), heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Kao belang had bij een rechterlijk bevel aan X om op straffe van een dwangsom de informatie te verstrekken. Daarbij heeft de rechter er uitdrukkelijk op gewezen dat als X het standpunt zou blijven innemen dat hij onmogelijk aan het bevel kan voldoen, een beroep open staat op artikel 611d Rv en dat in een volgende procedure moet blijken van de gestelde onmogelijkheid. Het onderhavige kort geding is die volgende procedure waar de rechter op doelt. Het is dus in overeenstemming met het vonnis om in het onderhavige kort geding de gestelde onmogelijkheid te beoordelen.

4.6. Ervan uitgaande dat X niet meer van zijn leveranciers weet dan hij zegt te weten, is het naar voorlopig oordeel onredelijk om meer inspanning van X te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging om binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vast staat namelijk dat X vanaf het moment van de veroordeling tevergeefs alle relevante markten heeft afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Dat blijkt uit de getuigenverklaring van X en het door een studentstagiaire van de advocaat van X opgemaakt verslag van het onderzoek (productie7 van X) en is ook niet weersproken door Kao.

Vzr. Rechtbank ´s-Gravenhage 8 augustus 2012, zaaknr. 419214/ KG ZA 12-495 (Converse Inc. tegen Techno Age S.R.O.)

Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal, Maarten Schut en Tessel Peijnenburg, Kennedy Van der Laan.

Merkenrecht. Converse-zaak. De douane heeft een uit Hongkong afkomstige zending van 13.700 paar schoenen voorzien van Converse merken aangetroffen. De douane heeft foto's en informatie over de partijen die bij de zending betrokken waren verstrekt (art. 9 Verordening 1383/2003 Anti-Piraterijverordening) en twee (en later nog eens 26) samples aan Converse ter beschikking gesteld.

Techno Age heeft ter zitting een 'transito-achtig verweer' gevoerd.  Dat verweer is ongegrond omdat uit de e-mail van de douane blijkt dat de zending voor invoer in de EER is aangegeven. Minst genomen levert dit, nu overigens niet in geschil is dat de op waren aangebrachte tekens gelijk zijn aan de Conversemerken en gebruikt worden voor dezelfde waren als waarvoor die merken zijn ingeschreven, een dreiging op.

Het argument van Techno Age dat Converse op oneigenlijke wijze aan de voor het beslag benodigde informatie en de onderzochte samples is gekomen, omdat de aanhouding door de douane en de daarop volgende verstrekking van bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn verricht op grond van de verordening, wordt niet gevolgd.

Dat de douane buiten de hem toekomende bevoegdheden is getreden is niet aannemelijk. Het beslag is op juiste wijze gelegd en het gevorderde verbod wordt toegewezen.

5.5. Techno Age heeft zich niet beroepen op uitputting zodat als onweersproken vaststaat dat er voor invoer van de aangehouden zending in de EER geen toestemming van Converse is verkregen. Reeds hierom is de (dreiging van) inbreuk gegeven.

5.6. Techno Age heeft ten slotte nog aangevoerd dat Converse op oneigenlijke wijze aan de voor het beslag benodigde informatie en de onderzochte samples is gekomen, omdat de aanhouding door de douane en de daarop volgende verstrekking van bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn verricht op grond van de verordening, die niet van toepassing is op ongeoorloofde parallelimport. Omdat Converse haar vordering (deels) op die grond baseert, maakt zij door het doen leggen van beslag misbruik van recht en dient het beslag te worden opgeheven en de verbodsvordering van Converse te worden afgewezen, zo betoogt Techno Age.

5.7. De voorzieningenrechter volgt Techno Age hierin niet.

Vzr. Rechtbank Alkmaar 26 juli 2012, LJN BX3995 (Vereniging van professionele woningbemiddelaars tegen courant International B.V.)

Vordering tot staken inbreuk op merk en handelsnamen toegewezen. Proceskosten gematigd.

Eiseres is bevoegd om het merk en de handelsnamen 'ROTS-VAST GROEP' en 'ROTS-VAST' te handhaven jegens derden. De Rots-Vast Groep hanteert een franchiseformule met franchisenemers in woningbemiddeling. De franchisenemers hebben een exclusieve licentie (gebruiksrecht) op het merk en de handelsnamen binnen een bepaald rayon voor verhuur en beheer van woonruimte. Gedaagde - geen franchisenemer - gebruikt de handelsnaam 'Rots idb Vastgoed' voor activiteiten gericht op tijdelijke verhuur van woonruimte.

De Rots-Vast Groep heeft gedaagde gesommeerd de inbreuk te staken en gestaakt te houden. Op de sommatie is nooit een reactie gekomen, maar de website die gedaagde gebruikte is voor langere tijd offline geweest. De voorzieningenrechter acht het voldoende aannemelijk dat er sprake is van overeenstemming van het merk en het teken en deze tevens ook voor soortgelijke diensten wordt gebruikt.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een dusdanig geringe afwijking in de naam 'Rots idb Vastgoed' ten opzichte van de naam 'Rots-Vast Groep' dat op grond daarvan gevaar bestaat voor verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek. Beide partijen voeren hun handelspraktijk uit in dezelfde regio en via internet mede daarbuiten. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe, maar matigt de proceskosten tot € 3.000.

Merkenrecht
4.5 De voorzieningenrechter overweegt dat zowel het merk van de Rots-Vast Groep als het teken van gedaagde worden gebruikt voor activiteiten in de sfeer van woningverhuurbemiddeling en derhalve voor dezelfde of soortgelijke diensten.

4.6 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden, dat er sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het bij de vergelijking van het merk en teken gaat om de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en dat er meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Kenmerkende overeenstemmende delen zijn het prominente gebruik van het woord 'Rots' als beginwoord en het gebruik van het woord 'Vast' als eerstvolgend volledig uitgeschreven woord. Aldus is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een met het merk van de Rots-Vast Groep overeenstemmend teken, waardoor bij het in aanmerking komende publiek (degene die een woning of een kamer willen huren) verwarring kan ontstaan en het publiek kan denken dat er sprake is van een onderlinge connectie tussen Rots-Vast en Rots idb Vastgoed. Aldus is er sprake van een inbreuk door gedaagde die valt onder het bereik van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Handelsnaam
4.13 De Rots-Vast Groep is rechthebbende op het merk "Rots-Vast Groep" en voert daarnaast de handelsnaam 'Rots-Vast' en kan derhalve op grond van het bepaalde in artikel 5 juncto 5a van de Handelsnaamwet opkomen tegen de inbreuk op haar handelsnaam door gedaagde. Weliswaar is door gedaagde aangevoerd dat er voldoende verschillen zitten tussen de namen van de Rots-Vast Groep en haar eigen handelsnaam, maar zoals reeds hiervoor onder rechtsoverweging 4.6 en 4.7 is overwogen gaat dit betoog niet op. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een dusdanig geringe afwijking in de naam 'Rots idb Vastgoed' ten opzichte van de naam 'Rots-Vast Groep' dat op grond daarvan gevaar bestaat voor verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek. Beide partijen voeren hun handelspraktijk uit in dezelfde regio en via internet mede daarbuiten.

Domeinnaam
4.14 Ook door het gebruik van de domeinnaam www.rotsidbvastgoed.nl voor dezelfde diensten als waarvoor de Rots-Vast Groep haar handelsnamen gebruikt, valt verwarringgevaar bij het publiek te duchten. Weliswaar is een domeinnaam in beginsel niet meer dan een adres van de domeinnaamhouder, maar gedaagde gebruikt haar domeinnaam ook als handelsnaam voor haar kamerverhuuractiviteiten. Door op deze wijze gebruik te maken van haar domeinnaam maakt gedaagde eveneens inbreuk op de handelsnaam van de Rots-Vast Groep. Om die reden is het gedaagde niet toegestaan te handelen onder deze handels- en/domeinnaam voor activiteiten in de sfeer van woningverhuurbemiddeling.

Op andere blogs:
DomJur nummer:2012-875

Rechtbank 's-Gravenhage 25 juli 2012, zaaknr. 405758/HA ZA 11-2589 (Pantofola d'Oro Spa. c.s. tegen Rucanor Europe B.V. c.s.)

Merkenrecht. Contract met forumkeuze. Procesrecht. Connexiteit 220 lid 1 Rv. De Italiaanse onderneming Pantofola d'Oro ontwerpt en verhandelt schoenen, meer specifiek sneakers. Pantofola d'Oro is houdster van een Benelux beeldmerk voor onder meer schoenen. Rucanor is een Nederlandse onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp en verhandeling van sportartikelen en -accessoires, waaronder sneakers. Rucanor heeft oppositie ingesteld tegen de Benelux merkregistratie en het Gemeenschapsmerkdepot op grond van het haar toekomende Gemeenschapsbeeldmerk. Partijen hebben ter beslechting van het geschil een 'Settlement Agreement' gesloten. Eind 2010 Pantofola constateert dat de collectie van Rucanor nieuwe ontwerpen bevat, welke zijn ontleend aan de ontwerpen van Pantofola.

Ten aanzien van de reconventionele vordering tot verklaring voor recht dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden en tot vergoeding van schade, oordeelt de rechtbank dat deze vraag door de rechtbank Amsterdam moet worden beantwoord. In de situatie dat het merkenrechtelijke geschil bij de rechtbank 's-Gravenhage wordt beslecht en geschil met betrekking tot de overeenkomst bij de rechtbank Amsterdam, kan dat tot tegenstrijdige beslissingen leiden.

Aanhouding door rechtbank totdat door rechtbank Amsterdam is beslist, zou betekenen dat deze procedure onredelijke vertraging oploopt. Die consequentie staat op gespannen voet met artikel 6 EVRM, een goede proceseconomie, maar ook niet valt in te zien dat partijen – als zij dit ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onder ogen hadden gezien – die consequentie zouden hebben gewild. Dit geldt eens te meer nu partijen hebben gekozen voor een andere overheidsrechter. In feite betreft het hier een onvoorziene omstandigheid, waarbij een redelijke en praktische uitleg leidt tot beslechting door deze rechtbank, nu deze bij uitsluiting bevoegd is voor een ander, maar in verregaande mate verknocht deel van het geschil.

Zouden de op de overeenkomst gebaseerde vorderingen afzonderlijk aanhangig gemaakt zijn bij de rechtbank Amsterdam, dan zou dat grond zijn voor verwijzing van die vorderingen naar de rechtbank ’s-Gravenhage wegens connexiteit op grond van artikel 220 lid 1 Rv. Aan de vordering tot nietigverklaring van het Benelux merk wordt een Gemeenschapsmerk ten grondslag gelegd, aldus is deze rechtbank exclusief bevoegd om van beide vorderingen kennis te nemen. De rechtbank zal de vorderingen gegrond op de overeenkomst naar analogie daarvan derhalve aan zich houden. (zie uitgebreid r.o. 4.5)

De rechtbank wijst de incidentele vorderingen af, houdt iedere verdere beslissing aan en verwijst de zaak naar de rol voor een comparitie van partijen.

Geschil voortvloeiend uit de overeenkomst
4.5. Verwijzing van de vorderingen die betrekking hebben op de overeenkomst naar de rechtbank Amsterdam conform het forumkeuze beding, zou het ongerijmde gevolg hebben dat als verweersters in reconventie bij wijze van verweer tegen de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen zich op de overeenkomst zouden beroepen en zouden stellen dat zij op grond daarvan toestemming hebben voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk van Rucanor, de rechtbank ’s-Gravenhage geen kennis zou kunnen nemen van dat verweer, omdat de vraag of de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd door de rechtbank Amsterdam beantwoord zou dienen te worden. Daarenboven zou in de situatie dat het merkenrechtelijk geschil bij rechtbank ’s-Gravenhage en het geschil voortvloeiende uit de overeenkomst bij rechtbank Amsterdam zou worden beslecht, het risico bestaan op tegenstrijdige beslissingen. Aanhouding door deze rechtbank totdat door rechtbank Amsterdam is beslist, zou betekenen dat deze procedure onredelijke vertraging oploopt. De procedure bij deze rechtbank zou dan immers pas voort kunnen gaan nadat in de bij rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure definitief – in kracht van gewijsde – is beslist over de rechtsgeldigheid van de overeenkomst. Die consequentie staat niet alleen op gespannen voet met artikel 6 EVRM en een goede proceseconomie, maar ook niet valt in te zien dat partijen – als zij dit ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onder ogen hadden gezien – die consequentie zouden hebben gewild. Dit geldt eens te meer nu partijen hebben gekozen voor een andere overheidsrechter. In feite betreft het hier een onvoorziene omstandigheid, waarbij een redelijke en praktische uitleg leidt tot beslechting door deze rechtbank, nu deze bij uitsluiting bevoegd is voor een ander, maar in verregaande mate verknocht deel van het geschil. Zouden de op de overeenkomst gebaseerde vorderingen afzonderlijk aanhangig gemaakt zijn bij de rechtbank Amsterdam, dan zou dat grond zijn voor verwijzing van die vorderingen naar de rechtbank ’s-Gravenhage wegens connexiteit op grond van artikel 220 lid 1 Rv. De rechtbank zal de vorderingen gegrond op de overeenkomst naar analogie daarvan derhalve aan zich houden.

Beneluxmerk
4.6. De vraag of de forumkeuze in de overeenkomst zich uitstrekt tot de vorderingen die zijn gebaseerd op het Beneluxmerk behoeft geen beantwoording. Wat daarvan zij, deze vorderingen hangen naar het oordeel van de rechtbank zodanig samen met de vorderingen op grond van het – identieke – Gemeenschapsmerk, dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare beslissingen worden gegeven. Ook die vordering zal de rechtbank met analoge toepassing van artikel 220 lid 1 Rv derhalve aan zich houden.

Voorwaardelijke vorderingen
4.7. Voor wat betreft de voorwaardelijke vorderingen tot – kortgezegd – nietigverklaring van het Gemeenschaps- en Beneluxmerk van Pantofola geldt dat deze rechtbank ten aanzien van het Gemeenschapsmerk gelet op artikel 95 lid 1, 96 sub a en artikel 97 lid 5 GMVo jo. artikel 3 Uitvoeringswet exclusief bevoegd is. Aan de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk wordt ook een Gemeenschapsmerk ten grondslag gelegd. Aldus is deze rechtbank exclusief bevoegd om van beide vorderingen kennis te nemen.

Op andere blogs:
Quafi.eu (Forumkeuze, connexiteit en naar analogie bevoegd)

Hof Leeuwarden 7 augustus 2012, LJN BX3728 (Converse & Kesbo tegen Scapino)

Merkrecht. Hoger beroep na IEF 9669. Bewijslastverdeling bij parallel ingevoerde schoenen, ook indien schoenen vermoed worden namaak te zijn. Scapino heeft, door Sporttrading geleverde schoenen met deze merken verhandeld. Converse stelde dat er sprake was van counterfeit en wanneer de schoenen toch authentiek blijken, kan Converse zich verzetten tegen de bodemprijzen. Bewijsaanbod Scapino wordt toegelaten.

In hoger beroep beroept Scapino zich met betrekking tot de in het geding zijnde schoenen aldus op de uitputtingsregel van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Het hof is met Converse c.s. van oordeel dat tegen deze achtergrond, waarbij Scapino zich ten aanzien van alle in het geding zijnde schoenen op uitputting beroept, het in beginsel niet relevant is of die schoenen authentiek danwel namaak zijn.

Scapino heeft, mede in het licht van de door Converse c.s. overgelegde verklaring van Kesbo dat passieve verkopen buiten de Benelux en onderlinge verkopen met officiële wederverkopers niet zijn verboden, onvoldoende concreet onderbouwd op welke wijze de door Converse Inc. gehanteerde exclusieve distributieovereenkomsten beperkingen bevatten waardoor marktafscherming dreigt. Nu door Scapino geen andere feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht met betrekking tot daadwerkelijke afscherming van de markten of van een reëel gevaar daarvoor, blijft de bewijslast van bedoelde toestemming op Scapino rusten.

Scapino dient per exemplaar of een nauwkeurig te bepalen partij schoenen aan te tonen dat het exemplaar of de partij afkomstig is uit een door Converse Inc. voor de EER geautoriseerde bron. Het betoog van Scapino dat Converse c.s. eerst dienen aan te tonen welke schoenen van de door Scapino ingekochte partijen namaak dan wel authentiek zijn, kan niet worden gevolgd nu Scapino zich ten aanzien van de gehele partij schoenen (authentiek en namaak) op uitputting beroept.

Het hof zal Scapino in hoger beroep toelaten tot het bewijs van de stelling dat de door Scapino ingekochte exemplaren Converse schoenen met toestemming van distributeurs van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht.

12.  Uitgangspunt is dat de handelaar die zich op uitputting beroept, het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Scapino stelt zich echter op het standpunt dat deze bewijsregel in de onderhavige situatie moet worden omgekeerd omdat Converse c.s. door het autoriseren van de handel in namaak Converse schoenen, de norm waarvoor zij bescherming zoeken zelf in ernstige mate hebben geschonden (zie pt. 69 e.v. MvA). Scapino doelt dan op vier specifieke partijen namaak Converse schoenen die door [betrokkene] van Converse Inc. in het kader van een “undercover brand protection investigation” aan Brand Search in Engeland zijn geleverd.

13.  Zonder nadere toelichting, die evenwel ontbreekt, kan in de enkele autorisatie van genoemde partijen namaak Converse schoenen door [betrokkene] onvoldoende grond gevonden worden voor de door Scapino verdedigde omkering van de bewijslast, nog daargelaten dat Converse c.s. betwisten dat die vier partijen schoenen van Brand Search via Sporttrading bij Scapino zijn terechtgekomen. Wel speelt de gestelde autorisatie een rol bij de beoordeling of Scapino er in is geslaagd aan te tonen dat de betrokken Converse schoenen met toestemming van Converse Inc. in de EER op de markt zijn gebracht. Hierop zal het hof bij de hierna te bespreken bewijswaardering terugkomen.

17.  Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Een toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel). Aan toestemming verleend door anderen dan de merkhouder zelf, zoals wederverkopers en licentienemers, dient naar het oordeel van het hof dezelfde eis van ondubbelzinnige duidelijkheid gesteld te worden die aan door de merkhouder zelf verleende toestemming wordt gesteld. Uiteindelijk gaat het er om dat vastgesteld wordt dat de eerste verhandeling van het desbetreffende merkproduct in de EER door of met toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden.

18.  Tegen deze achtergrond dient Scapino per exemplaar of een nauwkeurig te bepalen partij schoenen aan te tonen dat het exemplaar of de partij afkomstig is uit een door Converse Inc. voor de EER geautoriseerde bron. Het betoog van Scapino dat Converse c.s. eerst dienen aan te tonen welke schoenen van de door Scapino ingekochte partijen namaak dan wel authentiek zijn (pt. 30 pleitaantekeningen), kan niet worden gevolgd nu Scapino zich ten aanzien van de gehele partij schoenen (authentiek en namaak) op uitputting beroept. Het is mitsdien eerst aan Scapino om gegevens in te brengen inzake de herkomst van de door haar ingekochte exemplaren. Onderzocht moet worden of die gegevens een redelijke mate van zekerheid verschaffen dat de in het geding zijnde schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht, waarna het aan Converse c.s. is om tegenbewijs te leveren.

Hof van Beroep Brussel 19 juni 2012, 2011/AR/956 (La sociéte FASSKA S.A. tegen Sanboy Comercio De Bens Alimentares Servicio E Investimentas LDA.)

Benelux merkenrecht. FASSKA heeft een aanvraag tot inschrijving van het Benelux woordmerk BIAMIL (klassen 5, 29 en 30) ingediend. Sanboy heeft oppositie ingesteld tegen deze inschrijving, gebaseerd op het eerdere Europese merk BLEMIL (klassen 5 en 29). Het BBIE heeft de oppositie toegewezen. Er is volgens het Bureau sprake van verwarringsgevaar, het publiek zou kunnen denken dat de goederen afkomstig zijn van dezelfde onderneming. Onderhavige zaak betreft een beroepsprocedure tegen deze oppositiebeslissing van 22 februari 2011. Deze is ingesteld op 21 april 2011.

Het hof stelt vast dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken. Het hof oordeelt dat het hoger beroep van Fasska (aangetekend op 21 april 2012) ontvankelijk  en gegrond is. Het hof beslist integendeel dat de incidentele vordering van Sanboy (ingediend in de loop van de beroepsprocedure, d.w.z. na 21 april) niet-ontvankelijk vanwege de vertraging bij het indienen van de hogere voorziening. Deze termijn betreft op grond van artikel 2.17 BVIE twee maanden. De incidentele vordering wordt ongegrond verklaard, omdat geen sprake is van verwarringsgevaar. De gestelde termijn van 2 maanden geldt voor alle partijen. Het hof vernietigt de beslissing van het Bureau.

Verwarringsgevaar en niet-ontvankelijkheid
29. De l'ensemble de ces circonstances, il résulte que le public pertinent ne risque pas de croire que les produits portant la marque BIAMIL sont originaires de la même entreprise que les produits portant la marque BLEMIL. Le risque de confusion n'est pas établi.

30. Dès lors, l'opposition est non fondée et la marque BIAMIL déposée par la demanderesse doit être enregistrée pour tous les produits mentionnés dans le dépôt.

31. Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait droit à la demande incidente formulée par la défenderesse, fût-elle recevable. Par ailleurs en vertu de l'article 2.17 de CBPI, le recours contre une décision de l'Office qui statue sur une opposition doit être introduit dans les deux mois. S'agissant d'un délai péremptoire pour toutes les parties concernées, la demande incidente de la défenderesse formée hors délai est de toute facon tardive et dès lors irrecevable.